Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XIV - Número 329 Lima, 9 de marzo de 1998 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 1-AI-97.- Acción de incumplimiento interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena (hoy Secretaría General) contra la República de Venezuela Proceso 4-IP-97.- Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa. Proceso nacional Nº 4022. Actor: Daniel Espinosa Cuellar. Marca: “KATTS” Proceso 25-IP-97.- Interpretación prejudicial del artículo 81 en concordancia con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 81 de la citada Decisión 344 en concordancia con el artículo 128 ibídem; artículos 146 y 147, ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez.

Registro de la Marca: “CAFÉ ORIENTE (MIXTA)” de Gustavo Adolfo Peñaranda Ayala. Expediente Interno N° 3978 Proceso 13-IP-97.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, 102 y 147 de la Decisión 344, presentada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Nº 4127 contra Autoridades Nacionales. Actora: SOCIEDAD FARMACEUTICA COLOMBO BELGA FARCOBELL LTDA. Caso: DERMALEX PROCESO 1-AI-97 Acción de incumplimiento interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena (hoy Secretaría General) contra la República de Venezuela El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 11 días del mes de Diciembre de 1997, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena (hoy Secretaría General) contra la República de Venezuela.

V I S T O S: El escrito J/AJ/C003-97 de 17 de febrero de 1997, recibido el 19 del mismo mes, mediante el cual la Junta del Acuerdo de Cartagena interpone acción de incumplimiento contra la República de Venezuela, por supuesta contravención a la Resolución 430 expedida por la Junta el 11 de septiembre de 1996, de los artículos 41, 42, 43, 45, 46 y 54 del Acuerdo de Carta- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL gena, (hoy 71, 72, 73, 75, 76 y 84), del artículo 5º del tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 13 y 14 de la Decisión 328 de la Comisión sobre Sanidad Agropecuaria Andina.

Las observaciones formuladas por la entonces Junta a dicho País Miembro, que fueron contestadas por la República de Venezuela y consideradas infundadas y el Dictamen motivado de incumplimiento emitido por la misma Junta, Nº 15-96, en el cual estima que la República de Venezuela ha persistido en el incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, al aplicar restricciones a las importaciones de ajo procedentes de Perú. El escrito de contestación a la demanda; el acta de la audiencia pública, celebrada en este Tribunal el día Miércoles 15 de octubre de 1997; las conclusiones de las partes; las pruebas aportadas por la demandante y la demandada y demás actuaciones obrantes en el expediente, entre ellos el auto del Tribunal de fecha 18 de noviembre de 1997 sobre requerimiento de certificaciones, el cual fue respondido por la República de Venezuela y por la Secretaría General el día 3 de Diciembre de 1997.

No se recibió respuesta por parte de la República del Perú. Que todo lo anterior se efectuó de conformidad con las disposiciones procedimentales establecidas por el Tratado de Creación del Tribunal, su Estatuto y su Reglamento Interno. C O N S I D E R A N D O: La competencia del Tribunal para conocer de la acción planteada en virtud de los artículos 23 y 24 del Tratado de Creación del Tribunal, en concordancia con las normas del capitulo I del título segundo del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) y en el Capítulo V del Reglamento Interno del Tribunal, de 19 de junio de 1985.

1. SINTESIS DE LA DEMANDA Fundamentos de Hecho.- La Junta tan pronto tuvo conocimiento por parte del Perú de la prohibición de la República de Venezuela de importar ajos provenientes de aquel país, el 16 de noviembre de 1994 (fax J/DA/1342) requirió 09/03/98 2.48 del Gobierno de Venezuela información sobre la posible expedición de una norma que prohibiera las importaciones de ajos del Perú, ya que en opinión de la Junta no se había dado trámite al registro de una norma de esta naturaleza.

Observa este Tribunal que no figura afirmación de la actora sobre si Venezuela contestó o no la nota antedicha. Ante nuevas solicitudes del Perú para que la Junta interpusiera sus oficios para el levantamiento de las medidas aplicadas por Venezuela (fax 092-96ITINCI/DM de la Ministra de Industrias, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales y fax de 8 de julio de 1991, Nº 259-96, suscrito por el Viceministro de esa cartera) ampliados posteriormente en notas de 5 y 29 de agosto de 1996, la Junta puso tales reclamos en conocimiento del Presidente del instituto de Comercio Exterior de Venezuela (fax J/AJ/405-96 de 18 de julio de 1996) para conocer sus comentarios.

El 23 de julio de 1996 este último funcionario (fax 2223/226 de julio 23 de 1996) comunicó a la Junta que puesto que el ajo procedente del Perú “no forma parte de la zona andina de libre comercio en virtud del régimen especial permitido al Perú el procedimiento establecido en el artículo 43 del Acuerdo de Cartagena no es aplicable”. El 11 de septiembre de 1996 la Junta emitió la Resolución 430, que califica la prohibición de importación de ajos provenientes del Perú aplicada por el Gobierno venezolano, como una restricción al comercio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 al 43 del Acuerdo de Cartagena.

Con fecha 14 de octubre de 1996, por requerimiento de la Junta, el Gobierno de Venezuela le remitió la comunicación 114/107, en la cual manifestó que la prohibición de importaciones de ajo provenientes de Perú obedecía a razones de orden fitosanitario, “por cuanto Venezuela es un área libre de Urocystis Cepulae, plaga cuarentenaria de difícil control y erradicación, que ha sido detectada en cargamentos de ajo procedentes de Perú, y cuya introducción podría ocasionar grandes pérdidas económicas a la agricultura venezolana”.

El 18 de noviembre de 1996 la Junta emitió el Dictamen 15-96, sobre incumplimiento por Venezuela de obligaciones derivadas de normas del ordenamiento jurídico andino, particu- GACETA OFICIAL larmente la Resolución 430 de la Junta, y los artículos 41 al 43 del Acuerdo de Cartagena, 5 del Tratado del Tribunal de Justicia del Acuerdo y 13 y 14 de la Decisión 328 de la Comisión sobre Sanidad Agropecuaria Andina.

La Junta indica además que la “decisión de no expedir Permisos Fiotosanitarios para las importaciones de ajo es contraria a la naturaleza y funciones de este instrumento y tiene por efecto impedir o dificultar las importaciones, por lo que debe eliminarse o corregirse de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 del Acuerdo de Cartagena”.

La acción de incumplimiento.- La actora se remite a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia acerca de su opinión frente al artículo 5º del Tratado de Creación sobre las obligaciones por parte de los Países Miembros de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del ordenamiento jurídico y de abstenerse de adoptar aquellas contrarias al mismo o de aplicar las que de algún modo obstaculicen su aplicación”.

Agrega la actora algunas consideraciones sobre la competencia del Tribunal de Justicia para conocer de la acción por el incumplimiento de un País Miembro contenidas en los artículos 23 y 24 del Tratado que crea a este órgano y se refiere a la aplicación cabal del procedimiento previo mediante la nota de observaciones J/AJ/F 554-96 enviada al Gobierno venezolano el 30 de septiembre de 1996; la respuesta presentada por éste a la Junta el 14 de octubre de 1996, y, finalmente el dictamen 15-96 que la Junta emitió el 18 de noviembre de 1996.

El incumplimiento del Gobierno de Venezuela.- Según la actora desde el 20 de septiembre de 1996, fecha en que se publicó la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 226, entró en vigor la Resolución 430 basada en los artículos 13 y 43 del Acuerdo, que goza de presunción de legalidad; el Gobierno venezolano quedó obligado a cumplirla conforme lo dispone el artículo 5 del Tratado del Tribunal.

Agrega la actora que la República de Venezuela incumple, además de las disposiciones contenidas en el Capítulo V del Acuerdo de Cartagena sobre el programa de Liberación, pues ha mantenido medida que ha sido califi- 09/03/98 3.48 cada por la Junta como restricción, los artículos 45, 46 y 54 del Acuerdo. Explica que si bien es cierto que la Decisión 321 de la Comisión suspende las obligaciones del Perú con respecto al Programa de Liberación y al Arancel Externo Común, esta norma ha sido derogada por decisiones posteriores que propenden a su reincorporación gradual.

Estima que de modo alguno se han anulado o suspendido las obligaciones que para los Países Miembros se derivan de los compromisos en materia de restricciones al comercio, contenidos en el Acuerdo de Cartagena, y agrega que en todo caso la Resolución 430 está plenamente vigente. Argumenta la demandante que el Gobierno venezolano no presentó ante la Junta ningún documento legal que señale la existencia de una norma legal aplicable a los permisos fitosanitarios para la importación de ajo, y que la negativa del Gobierno de Venezuela a otorgarlos obedece únicamente a criterios discrecionales de la administración. Por las razones expuestas solicita se declare el incumplimiento de la República de Venezuela de la Resolución 430 de la Junta; los artículos 41, 42, 43, 45, 46 y 54 del Acuerdo de Cartagena; el artículo 5º del Tratado del Tribunal de Justicia del Acuerdo, y los artículos 13 y 14 de la Decisión 328 de la Comisión, sobre Sanidad Agropecuaria Andina.

Igualmente solicita que se ordene al Gobierno de Venezuela poner fin a la prohibición de importar ajos provenientes de Perú o de cualquier otro País Miembro. 2. CONTESTACION A LA DEMANDA Antecedentes del caso.- Se refiere la República de Venezuela en su contestación a la demanda los antecedentes del caso y afirma que en fecha 18 de mayo de 1988, fue examinado en La Guaira un cargamento de semillas de ajo proveniente del Perú, cuyo análisis reveló la presencia de larvas y pupas de lepidópteros y larvas de coleópteros, todos vivos; hongos de los géneros Aspergillus Penicillium, Fusarium y ésporas del Carbón del ajo de la cebolla (Urocystis Cepulae).

GACETA OFICIAL Añade que en vista de lo anterior, dicho cargamento, por considerarse un riesgo desde el punto de vista fitosanitario fue decomisado y destruido por las autoridades competentes venezolanas y a partir de ese momento, se prohibieron las importaciones de ajo procedentes del Perú, debido a los riesgos fitosanitarios que tal producto conlleva.

Indica que en abril de 1995, la Dirección de Sanidad Vegetal del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria de Venezuela (SASA), remitió un cuestionario a dicha Embajada, para análisis de Riesgos de Plagas, pero que tal cuestionario no cumplió con los requisitos exigidos por el SASA, y las gestiones intentadas para solventar la situación fueron infructuosas.

Después de citar las comunicaciones cruzadas con el Gobierno del Perú y con la Junta sobre el particular, indica la demandada que el 20 de septiembre de 1996 la Junta dictó su Resolución Nº 430 y remitió la comunicación Nº J/AJ/F 554-96, al ciudadano Freddy Rojas Parra, Presidente del Instituto de Comercio Exterior de Venezuela, solicitando aclarar si el Gobierno de Venezuela ha eliminado las restricciones a la importación de ajo procedente del Perú, la cual fue respondida por Venezuela el 14 de octubre de 1996.

Finalmente con fecha 18 de noviembre de 1996 la Junta emitió el Dictamen de Incumplimiento 15-96 considerando que el Gobierno de Venezuela estaba violando normas del ordenamiento jurídico andino. La Situación Jurídica del Perú.- Se refiere la demandada a la Resolución 430 según la cual, se consideró que si bien la Decisión 321 de la Comisión establecía expresamente que Perú suspendería ‘ sus obligaciones con respecto al programa de Liberación y al Arancel Externo Común ’, esta Decisión ha sido derogada por Decisiones posteriores que propenden hacia la reincorporación gradual del Perú en el Programa de Liberación y el Arancel Externo Común” y que su “ámbito de exclusión debe entenderse en forma restringida, privilegiando siempre la aplicación del ordenamiento comunitario andino”.

Entra a analizar el representante de Venezuela la Decisión 321, mediante la cual se acuer- 09/03/98 4.48 da la suspensión temporal del Perú con respecto al programa de Liberación y al Arancel Externo Mínimo Común hasta el 31 de diciembre de 1993 (prorrogada hasta el 30 de abril de 1994 por la Resolución 347) y se establece que el Perú mantendrá una condición equivalente a la de observador.

Se refiere a la Decisión 353 para indicar que si bien el ajo se encuentra dentro de las partidas que debían ser incluidas a futuro en forma progresiva, esto no se hizo nunca realidad, por-que el Perú no cumplió dicho mandato. A juicio de la demandada la Decisión 353 no derogó en su totalidad la Decisión 321 y quedaron en vigor los artículos 3 y 4 sobre facultad al Perú para celebrar acuerdos comerciales con los Países Miembros en el marco del Pacto Andino y sobre posibilidad de que los Países Miembros suspendieran las obligaciones del programa de liberación con aquel.

Se remonta la demandada a la Decisión 377 sobre tentativa de reincorporación del Perú a la zona de libre comercio y al mantenimiento en vigencia de los Acuerdos bilaterales con los Países Miembros. Agrega que la referencia a los Acuerdos Bilaterales, indica claramente la derogatoria parcial y no total de la Decisión 321, subsistiendo ésta en el ámbito jurídico andino en forma parcial.

Se refiere al Acuerdo Bilateral suscrito entre Venezuela y Perú con fundamento en la Decisión 321 y -en cuanto a la cita que allí se hace del artículo 42 del Acuerdo de Cartagena, el cual regula el comercio de diversos productos, entre los cuales se encuentra el ajo sobre excepciones al programa de liberación- indica que dentro de las medidas no consideradas como restricciones al comercio intra-subregional están las destinadas a la protección de la vida y la salud de las personas, los animales y los vegetales.

Anota el representante del la República de Venezuela que el país ha actuado en este caso sometido a la más estricta legalidad con sujeción a las normas del ordenamiento jurídico andino por lo cual resulta imposible considerar que al ejercer medidas de protección fitosanitaria se esté imponiendo restricciones indebi- GACETA OFICIAL das al comercio en la subregión. En vista de las razones alegadas la demandada solicita declarar SIN LUGAR la Acción de Incumplimiento intentada por la Junta en contra del Gobierno de Venezuela en el caso de la prohibición de importación de ajo procedente del Perú.

3. CONCLUSIONES DE LAS PARTES La Junta.- La propia actora resume los alegatos de conclusión en la siguiente forma: “a) El Gobierno demandado no ha disputado la existencia de una prohibición a la importación de ajo proveniente del Perú, sino que por el contrario, la ha admitido expresamente; “b) La prohibición aplicada por el Gobierno de Venezuela para la importación de ajo del Perú constituye una “restricción al comercio” en los términos del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena (antiguo artículo 42), y así fue calificada por la Junta, mediante la Resolución 430 del 11 de septiembre de 1996.

Al expedir su Resolución, la Junta actuó en el marco de las competencias que le asignaba el ordenamiento jurídico comunitario y se basó en consideraciones técnicas y en estudios efectuados por la propia Junta y por otros organismos especializados. Esta resolución está vigente y -hasta donde la Secretaría General conoce- no ha sido impugnada por el Gobierno demandado; y, “c) El hecho de que el Perú estuviera sometido a un régimen especial y de que, en ese contexto, el ajo no formará parte de la zona andina de libre comercio, no exceptuaba al gobierno demandado de la prohibición de imponer restricciones de cualquier orden, contenidas en el Acuerdo de Cartagena”.

Por las razones expuestas, la Secretaría General (que sustituye ahora a la Junta) reitera la solicitud de que el Tribunal de Justicia declare que la aplicación por parte del Gobierno de Venezuela de restricciones a la importación de ajo proveniente del Perú, por una supuesta presencia de la plaga “carbón de la cebolla y el ajo” (Urocystis cepulae), constituye un incumplimiento de obligaciones derivadas de normas 09/03/98 5.48 del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

La República de Venezuela.- Después de breve relación de los hechos y de reiterar que mediante acuerdo de alcance parcial con el Perú se excluyó el ajo de la zona de libre comercio, anota que el Gobierno de Venezuela ha hecho importantes esfuerzos para solventar la situación planteada, tratando de dar cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo Bilateral, sin que haya habido una respuesta adecuada del Perú, ya que una vez remitida la contestación al cuestionario sobre análisis de riesgos citado, el Gobierno del Perú no mostró interés en continuar la búsqueda de una solución satisfactoria para ambas partes, que hubiera evitado llevar las diferencias hasta la Junta.

Cita como ejemplo de la buena disposición de Venezuela para arreglar estos problemas, el Protocolo suscrito con Chile “Para el Establecimiento de Medidas Cuarentenarias contra el carbón de la cebolla”. La demandada hace manifestación expresa del “deseo de alcanzar un acuerdo similar con el Gobierno del Perú, a los fines de dar cumplimiento a los compromisos asumidos dentro de la Comunidad Andina”.

Concluye manifestando: “Finalmente, cabe destacar, que siendo éste, como ya manifestamos, un problema de índole fitosanitaria, que constituye una amenaza inminente para los cultivos de ajo venezolano, el Gobierno de Venezuela ha intentado una acción de nulidad en contra de la Resolución Nº 430 de la Junta, por ante este Honorable Tribunal, por considerar, entre otras cosas, que la Junta no apreció debidamente la situación de facto en que fundamentó su Resolución”. 4.

ANTECEDENTES DE LA ACCION DE INCUMPLIMIENTO Como se ha hecho en otras oportunidades -a manera de análisis preliminar- el Tribunal entra a examinar en el presente caso los pasos dados por la Junta del Acuerdo de Cartagena (hoy Secretaría General) para la emisión del dictamen de incumplimiento, a fin de establecer si ella cumplió con los requisitos exigidos por los artículos 23 y 24 del Tratado de Creación del Tribunal y sí aquel tiene plena eficacia jurídica, y se ajusta a los siguientes criterios determinados por el Tribunal en su fallo 3-AI-96, GACETA OFICIAL cuando señaló la naturaleza jurídica y las características de la acción de incumplimien-to.

Para este Tribunal son tres los pre-requisitos que deben preceder a la acción de incumplimiento: a) El cumplimiento de una fase previa administrativa en la que debe abrirse el diálogo entre el órgano comunitario y el País Miembro para la solución del asunto controvertido en etapa administrativa. b) La oportunidad procesal que debe otorgarse al País Miembro para corregir o enmendar su conducta. c) La correspondencia entre las razones del incumplimiento aducidas en la nota de observaciones y las contenidas en el dictamen de incumplimiento. a) La fase previa.- Como consecuencia de las atribuciones que se confieren a la Junta en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal, ésta mediante notas Nº J/AJ/ F405-96/18 de Julio y J/AJ/F554-96 de 30 de septiembre (folio 33 y 70), puso en conocimiento de la República de Venezuela por conducto del Presidente del Instituto de Comercio Exterior de ese País, las reclamaciones formuladas por el Perú, le dio traslado y le abrió la oportunidad para emitir los comentarios del caso a fin de establecer si la medida adoptada por Venezuela constituía un obstáculo al comercio.

Ante la respuesta del Director General de Integración Económica en el sentido de que el ajo no formaba parte de la zona andina de libre comercio y por tanto no le era aplicable el artículo 43 del Acuerdo de Cartagena, y una vez expedida la Resolución 430 de 11 de septiembre de 1996 que calificó como restricción al comercio las medidas fitosanitarias adoptadas con respecto al ajo por Venezuela, la Junta envió a este país la nota J/AJ/F/554-96 de 30 de septiembre, destinada a aclarar si las restricciones a la importación de ajo habían sido eliminadas.

Advirtió la Junta que de lo contrario podría haber lugar a incumplimiento en los términos del artículo 23 del Tratado del Tribunal. b) La oportunidad Procesal del país Miem- 09/03/98 6.48 bro.- Venezuela tuvo oportunidad de responder en oficio de 14 de octubre de 1996 anotando que la prohibición de dichas importaciones, se debía “a razones de orden fitosanitario por cuanto Venezuela es un País libre de urosystis cepulae o carbón de la cebolla el cual es una enfermedad de difícil control y erradicación”.

Agregó Venezuela que siendo el carbón de la cebolla “una plaga cuarentenaria, capaz de ocasionar importantes pérdidas económicas a la agricultura nacional, el gobierno de Venezuela” se (ha) visto en la necesidad de impedir la entrada de cargamentos de ajo procedentes del Perú.” Opina el Tribunal que se dio así oportunidad procesal de defensa. c) Consistencia entre Observaciones e Incumplimiento.- Mediante dictamen de incumplimiento Nº 15-96 debidamente motivado, la Junta reiteró la calificación de restricciones al comercio para los efectos de los artículos 41 a 43 y 46 del Acuerdo de Cartagena.

Asimismo en el dictamen se alude al incumplimiento de la Decisión 328 y del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal reiterando las notas de observaciones en el dictamen de incumplimiento.

5. LA POSICION DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Al repasar las piezas que figuran en el expediente como prueba de la posición venezolana, el Tribunal denota con preocupación que ellas conllevan el desconocimiento de reglas fundamentales de liberación comercial del Acuerdo Subregional Andino como se demostrará a lo largo de la presente sentencia. Los siguientes documentos sirven de punto de partida para ilustrar dicha aseveración: - Oficio de 29 de septiembre de 1994 dirigido por el Director de Sanidad Vegetal al Primer Secretario de la Embajada del Perú en ese país, manifestando que “se ha tomado como medida preventiva rechazar toda solicitud de permisos fitosanitarios para la importación de ajos provenientes de su país”. - Oficio de 23 de julio de 1996 enviado por el Director General de Integración Económica del ICE al Coordinador de la Junta en res- GACETA OFICIAL puesta a la reclamación del Perú, manifestando que el ajo “no forma parte de la Zona Andina de Libre Comercio en virtud del régimen especial permitido al Perú, por lo que el procedimiento establecido en el artículo 43 del Acuerdo de Cartagena no es aplicable en esta oportunidad”. - Respuesta del Director del Instituto de Comercio Exterior al Coordinador de la Junta del 14 de octubre de 1996, manifestando que la prohibición de importación de ajo del Perú obedece a razones fitosanitarias y expresando la dificultad de comprender “el motivo por el cual esa Junta ha calificado como restricción al comercio, la negativa por parte del Gobierno de Venezuela a conceder permisos fitosanitarios a los cargamentos de este producto procedentes del Perú Por cuanto esta actitud obedece estrictamente a razones de tipo fitosanitario, como lo es el evitar la entrada a nuestro país de una plaga cuarentenaria de difícil control y erradicación”.

6. LA REPUBLICA DEL PERU Y EL PROGRAMA DE LIBERACION Como se desprende del dictamen Nº 15-96 de la Junta del Acuerdo de Cartagena (folio 100) la tacha de incumplimiento a la República de Venezuela se produjo como consecuencia de los oficios 708/94-AGDGSV-SENASA y 620/ 94-AG-DGSV-SENASA del 29 de noviembre y 13 de diciembre de 1994 en los que el Director General de Sanidad Agropecuaria del Perú puso en conocimiento de la Junta las medidas de prohibición de importación de ajos procedentes del Perú, consistente en el rechazo de las solicitudes de permisos fitosanitarios para la importación del producto.

Las diferencias entre los dos países por las importaciones de ajo parecen datar del año de 1988, como consta en los siguientes documentos: en el Informe de 23 de Mayo de 1988 sobre “Inspección de un Lote de semillas de Ajo procedente del Perú” (folios 554 y 555), anexo al oficio DSAVEG/DSV 09.020 de Enero de 1995 enviado por el Director General Sectorial del SASA al representante de la FAO en Caracas; oficio 091248 de 10 de noviembre de 1995, en el oficio enviado por el Director General del SASA de Venezuela al Agregado Comercial de 09/03/98 7.48 la Embajada del Perú en ese país (folios 485 y 486) y en el fax 259-96 de 8 de julio de 1996 suscrito por el Ministro de Turismo, Integración y Negociación Comercial Internacional del Perú (en adelante MITINCI) (folios 484).

Según fax 092-96 MITINCI/DM de 24 de junio de 1996 (folio 492) se dice datar el conflicto desde el año 1984. Sinembargo, tales afirmaciones no están corroboradas con pruebas que presten mérito para que este Tribunal pueda retrotraer su análisis a esos años. El Tribunal parte del año 1994, en razón de que la reclamaciones del Perú y las tachas del dictamen de la Junta citado se refieren, entre otras, a la falta de registro de medidas fitosanitarias, de conformidad con lo establecido en la Decisión 328 de la Comisión y a la afirmación hecha por el Director Encargado de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura y Cría de Venezuela, en carta de 29 de septiembre de 1994 dirigida al primer Secretario de la Embajada del Perú (folio 21), en la que se afirma que “Se ha tomado como medida preventiva rechazar toda solicitud de permiso fitosanitario para la importación de ajo proveniente de su país”.

Durante el período comprendido entre 1994 y la fecha de presentación de la demanda en la presente causa (febrero 19 de 1997) han regido para el Perú las siguiente Decisiones relativas a su status frente a las obligaciones de desgravación arancelaria y a su participación en la zona de libre comercio, cuya cronología conviene establecer para determinar en cada momento si, como sostiene la parte demandada, el Perú estaba o no cubierto por las obligaciones y derechos derivados de la desgravación arancelaria y el programa de liberación. En agosto 27 de 1992 entró a regir la Decisión 321 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Allí se dispuso que el Perú suspendería sus obligaciones con respecto al programa de liberación y al arancel externo mínimo común hasta el 31 de diciembre de 1993; dicha fecha fue prorrogada hasta el 30 de abril de 1994 por la Decisión 347. Dentro del régimen de la Decisión 321, se estableció, entre otras cosas, que el Perú no participaría en la adopción de decisiones relativas al perfeccionamiento de la zona de libre comercio andina, de manera que las decisiones adoptadas en esas materias no serían aplicables al Perú. La norma dispuso además en su artículo 4º inciso 2º que los Países GACETA OFICIAL Miembros podrían suspender las obligaciones del programa de liberación con respecto al Perú dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de la misma Decisión. Uno de los argumentos de la parte demandada es el de que las restricciones aplicadas a las importaciones de ajo del Perú no transgreden la norma comunitaria por estar suspendido ese país del programa de liberación. Si en gracia de discusión la anterior afirmación resultare válida, por programa de liberación debió entenderse según lo establecido en el artículo 41 del Acuerdo de Cartagena (actual artículo 71) la eliminación no sólo de los gravámenes arancelarios sino de “las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro”, sería obvio concluir en principio que por virtud de la Decisión 321 el Perú habría quedado excluido de la eliminación de restricciones, entendiendo por ellas según lo establecido en el inciso 2º del artículo 42 del Acuerdo de Cartagena (actual artículo 72) “cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral”.

La ratio legis sugeriría además que si como consecuencia del régimen de excepción aplicable al Perú, éste quedaba exonerado del cumplimiento de sus obligaciones con respecto al programa de liberación, tampoco le eran aplicables los beneficios correlativos sobre libertad de comercio con los Países Miembros. Si bien las Decisiones 321 y 347 llevan a pensar que el programa de liberación enmarcado en el Acuerdo de Cartagena propiamente dicho, no era exigible, lo cierto es que los dos países decidieron que sus relaciones comerciales se rigieran por el acuerdo comercial bilateral celebrado entre ellos en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 3º de la Decisión 321.

Por virtud del artículo 2º de dicho acuerdo (folio 135), las partes convinieron en otorgarse desgravación total de los productos incluidos en las listas anexas, así como eliminar las restricciones de todo orden para los productos de importación originarios de sus respectivos territorios. Dentro de la citada lista se incluye la partida arancelaria 07032000 correspondiente a los ajos, según consta en el folio 157 del 09/03/98 8.48 expediente (Anexo II del Acuerdo Bilateral).

En cuanto al punto de restricciones el inciso 2º del artículo 3º del Convenio bilateral se acogió a lo dispuesto en el programa de liberación del Acuerdo de Cartagena concretamente al artículo 42 del Tratado (hoy 72) sobre definición de restricciones de todo orden, con las excepciones estipuladas en los literales a) hasta g) del mismo artículo.

Lo inmediatamente dicho significa que los países, de consuno, entendieron que en sus relaciones bilaterales continuaba rigiendo el mecanismo de liberación del flujo de bienes trazado en el Acuerdo de Cartagena para los productos comprendidos en ellos. El hecho de que el acuerdo bilateral entre los dos países hubiere establecido como mecanismo de administración de las obligaciones adquiridas por los dos países, una comisión administrativa binacional a la que se otorgó la función de “velar por el cumplimiento y la correcta aplicación de las disposiciones del presente acuerdo” (artículo 10, literal a), no implicó derogatoria alguna de la jurisdicción del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena con respecto a la vigilancia y control legal de las obligaciones surgidas de la calidad de Países Miembros que tienen las dos repúblicas dentro de la comunidad andina, como lo ordena el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y lo ratifica el artículo 47 del Tratado de la Comunidad Andina.

Como se dijo atrás el régimen de la Decisión 321 se modificó mediante la Decisión 353 en la cual se dispuso que el Perú incorporaría a la zona libre comercio las sub-partidas que al momento de expedirse la Decisión 335 (no publicada en la Gaceta Oficial) se encontraban con niveles arancelarios del 0% y 5%. Si bien de conformidad con certificación solicitada por este Tribunal a la Secretaría General de la Comunidad Andina el ajo no quedó incluido dentro de la lista que finalmente se incorporó a la Decisión 356 publicada en la Gaceta Oficial Nº 153 de 4 de mayo de 1994, las relaciones comerciales entre los dos países continuaron siendo reguladas por el Acuerdo bilateral que, como se anotó atrás, confirmó la aplicación de las reglas del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena.

Posteriormente por Decisión 377 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se dispuso que antes del 31 de enero de 1996 el GACETA OFICIAL Perú decidiría definitivamente sobre su incorporación plena a la zona de libre comercio. Por Resolución 387 sobre perfeccionamiento de la Integración Andina se trazaron directrices para avanzar en el libre comercio mediante la ampliación de acuerdos bilaterales suscritos por el Perú y por los demás países andinos y para tal fin se dispuso emprender negociaciones bilaterales a partir del primer trimestre del 96 con el objeto de incorporar al libre comercio las corrientes actuales de comercio y privilegiar su multilateralización. A juicio de este Tribunal la Decisión 387 tiene simplemente un carácter indicativo y si bien se dirige a la efectiva liberalización de la totalidad del comercio subregional, como obligación de resultado, establece unas obligaciones de medio que no dependen en su cumplimiento de la decisión individual de los países sino de negociaciones bilaterales.

En otras palabras la disposición contenida en el artículo 2º de la Decisión 387 se erige como una norma meramente declarativa sujeta a la libre voluntad de las partes. De todas maneras, a juicio de este Tribunal la disposición en comento en nada varió el status del Perú que venía rigiendo en la Comunidad Andina. Este Tribunal desea destacar como conclusión del análisis de las Decisiones 321, 347, 353 y 387 citadas atrás, cómo ellas muestran el desorden normativo que vivió la subregión andina en momentos en que por circunstancias que no corresponde a este Tribunal juzgar, decidió mantenerse en situación de indefinición el status de uno de sus Países Miembros.

Además el Tribunal anota que los regímenes establecidos en las Decisiones citadas constituían un retroceso en el proceso de multilateralización de las relaciones comerciales entre los Países Miembros. Esta técnica legislativa consistente en volcar en la ley la ausencia de voluntad política para eludir la solución de las incidencias de la integración, se traduce en situaciones de indefinición que desdibujan el carácter mandatorio del ordenamiento jurídico, y resultan contrarias al principio de seguridad jurídica que recomienda contar con reglas claras para el cumplimiento de las obligaciones de los Países Miembros.

Ante esta situación caótica corresponde al Tri- 09/03/98 9.48 bunal dilucidar y precisar el régimen jurídico aplicable en cada caso a las relaciones entre los Países Miembros, como se deja consagrado en esta sentencia. Sólo mediante la expedición de la Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina (publicada en la Gaceta Oficial Nº 283 de 31 de julio de 1997) se empieza a vislumbrar la situación con respecto a la liberación de gravámenes arancelarios, dentro del programa gradual establecido en el artículo 1º de la citada Decisión, pues nada dijo la norma en comento respecto del régimen de eliminación de restricciones.

Se confirma así el entendido y la interpretación que dieron el Perú y Venezuela a la Decisión 321 al suscribir el acuerdo comercial bilateral atrás aludido. Los términos de la parte resolutiva de la Decisión 414 van en apoyo de la tesis que sostiene este Tribunal en el sentido de que el espíritu del manejo de la situación de excepción del Perú fue el de que las obligaciones relativas al programa de liberación se refirieron sólo a la desgravación arancelaria y no afectaran otras normas que forman parte del Capítulo V sobre programa de liberación. Por todo lo anterior el Tribunal no puede aceptar el argumento de la demandada consistente en justificar la medida restrictiva de prohibir la importación de ajo del Perú porque dicho país se hallaba fuera de la zona de libre comercio. 7.

ORIGENES Y DESARROLLO DE LA DECISION 328 La Junta en su demanda y la Secretaría General de la Comunidad Andina en sus conclusiones consideran además violada por Venezuela la Decisión 328 la cual, en su artículo 13, establece que la importación de productos agropecuarios originarios de la subregión por algún País Miembro sólo podrá ser objeto de la aplicación de Normas Sanitarias Registradas (subrayado del Tribunal).

En concordancia con lo anterior el artículo 12 de la misma Decisión establece que las normas sanitarias únicamente pueden ser invocadas frente a otro País Miembro si están inscritas en el registro subregional. Las disposiciones atrás comentadas se basan en el Capítulo VII del Acuerdo de Carta- GACETA OFICIAL gena, particularmente en los artículos 69 y 70 (hoy 99 y 100); el primero de ellos señala los objetivos del programa de desarrollo agroindustrial, y entre estos el del literal e) apunta a la necesidad de lograr la complementación y la especialización subregional de la producción con miras al incremento del intercambio de productos agropecuarios y agroindustriales; el segundo, en su literal f) establece entre las medidas que podrá expedir la Junta, las de normas y programas comunes sobre sanidad vegetal y animal.

La sanidad agropecuaria pues se enmarca dentro de la necesidad de hacer frente a los riesgos de enfermedades y plagas para la agricultura y la ganadería en la subregión con el criterio de agilitar los procedimientos de control. Los objetivos del sistema andino de sanidad agropecuaria señalados en el artículo 2º de la Decisión 328 se orientan además hacia la necesidad de mantener vigilancia frente al riesgo de plagas y enfermedades exóticas para la agricultura y la ganadería a fin de prevenirlas sin que ello “constituya una restricción encubierta al comercio agropecuario intrasubregional”, tal como lo señalan los literales c) y d) de ese artículo.

Dentro de los instrumentos de que se vale el sistema andino de sanidad agropecuaria para su desarrollo está el del registro obligatorio de las normas sanitarias subregionales de aplicación al comercio agropecuario intra-subregional y con terceros países; así lo señala el literal e) del artículo 3º de la Decisión 328; el artículo 10 de la misma Decisión establece que el objetivo del registro es el de contribuir a un manejo seguro y ágil del comercio de productos agropecuarios de la subregión. Tal artículo reitera que el registro busca la prevención de plagas y enfermedades exóticas, evitando a la vez "que las normas sanitarias sean utilizadas como restricciones encubiertas al comercio intrasubregional”.

Las reglas anteriores desembocan en la disposición según la cual la introducción de productos agropecuarios originarios de la subregión a un País Miembro sólo puede ser objeto de aplicación de normas sanitarias registradas como lo señalan varias disposiciones del Capítulo VI, Sección I de la Decisión antes citada. Un repaso de las normas anteriores y de sus antecedentes contenidos en otras Decisiones 09/03/98 10.48 de la Comisión, entre ellas la Nº 92 de 1975 permite advertir que el sistema de sanidad agropecuaria andina está en perfecta armonía con el principio de libre circulación de mercancías y que el registro de las normas sanitarias además de su finalidad propia de atender a la prevención de plagas y enfermedades de especies vegetales se dirige a garantizar que los países no adopten medidas unilaterales arbitrarias no recogidas en el registro de sanidad de la comunidad, que puedan constituir restricciones simuladas o encubiertas al intercambio de mercancías del sector agropecuario.

8. LAS MEDIDAS FITOSANITARIAS Y LA LIBRE CIRCULACION DE MERCANCIAS Puede afirmarse que en materia de medidas fitosanitarias todos los caminos conducen a evi-tar que se menoscabe el principio de libertad de comercio y no lo contrario. Pensar siquiera que el fin perseguido por una medida fitosanitaria desproporcionada justifica cualquier restricción comercial, significaría incurrir en algo similar a lo que Grossio califica como el error de buscar un supuesto beneficio inmediato que lleva a destruir un mayor beneficio como sería eliminar la libertad de comercio.

Considera el Tribunal pertinente la afirmación de la actora (folio 11) cuando sostiene que “El objeto y propósitos del Acuerdo de Cartagena están contenidos en su capítulo I. Tales objeto y propósito se verían frustrados, si es que cualquier país miembro pudiera unilateralmente invocar los supuestos de los literales del artículo 42, sin tener que demostrar la validez de tal invocación” A pesar de que las medidas fitosanitarias estén inspiradas en el programa agropecuario del Acuerdo de Cartagena, ello no quiere decir que sean ajenas al principio general de libre circulación de mercancías, porque este principio se desprende no sólo del capítulo V sobre programa de liberación, sino fundamentalmente de los objetivos esenciales del Acuerdo establecidos en los artículos 1º y 3º del Tratado que propician el establecimiento de un mercado común latinoamericano. Es cierto que el programa de liberación es un instrumento para alcanzar el cumplimiento GACETA OFICIAL de la libre circulación de mercancías, pero no es el único, ni, en gracia de discusión, la suspensión del mismo puede afectar la filosofía “libre-cambista” que constituye pilar fundamental del Acuerdo Andino, cual es la meta de la liberación comercial para llegar al establecimiento de un mercado común. De esta manera han entendido los Países Miembros el sentido de la suspensión del programa de liberación –que ha tenido un desenvolvimiento más acorde con la desgravación arancelaria que con otras restricciones al comercio- cuando, por ejemplo, en el caso de Venezuela y Perú, se ha suscrito un acuerdo bilateral de comercio en el que se invocan precisamente las disposiciones del Acuerdo de Cartagena sobre liberación comercial para comprometerse a su eliminación. Así lo hace por ejemplo el artículo 2o., inciso 2o. del Acuerdo Bilateral mencionado que señala lo siguiente: “Asimismo, los países signatarios se comprometen a eliminar las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios de sus respectivos territorios; con excepción de aquellas a que se refieren los incisos a), b), c), d), e), f), g) del artículo 42 del Acuerdo de Cartagena.” Por ello el Tribunal considera del caso reafirmar en la presente causa, su tesis sentada desde la sentencia proferida en el Proceso 3AI-96 (G.O. 261 de 29 de abril de 1997) con respecto al programa de liberación y al principio de libre circulación de mercancías: “ No tendría sentido desaprovechar oportunidades como las que ofrece el presente caso, dejando de abordar el análisis de los instrumentos previstos en el Acuerdo de Cartagena y en los Tratados y Protocolos complementarios y modificatorios, para alcanzar los propósitos de la liberación comercial. “El artículo 1º del Acuerdo de Cartagena establece la meta primordial del proceso de integración andina como etapa intermedia para lograr gradualmente la formación de un mercado común latinoamericano. A su vez el artículo 3º del mismo instrumento señala como mecanismo para alcanzar los objetivos del Acuerdo, la organización y establecimiento de un programa de liberación de intercambio comercial, más allá de los compromisos derivados de la ALADI 09/03/98 11.48 y el establecimiento de un arancel externo común. No cabe duda de que en virtud de estos instrumentos, la libertad de circulación de mercancías constituye hoy una etapa avanzada en el proceso de integración andina, hasta el punto de que es momento oportuno para que la jurisprudencia comunitaria y la doctrina desarrollen la libertad esencial de circulación de mercancías como parámetro de primer orden para el avance de la integración a nivel andino y latinoamericano. “No puede escapar a los órganos administrativos del Acuerdo y tampoco a la organización judicial andina, la necesidad de poner en ejecución los instrumentos jurídicos del Acuerdo para evitar que con la práctica de conductas que se separen del principio de liberación del comercio de mercancías, pueda éste resquebrajarse.

El programa de liberación del comercio a que se refiere el artículo 41 del Acuerdo de Cartagena contempla la eliminación de las restricciones de todo orden que incidan sobre el comercio de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro, y las define en el artículo 42 como aquellas consisten-tes en medidas de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante las cuales un País Miembro impide o dificulta las importaciones por decisión unilateral contenida en una norma interna de cualquier género. “El artículo 43 a su vez otorga a la Junta del Acuerdo de Cartagena, de oficio o a petición de parte, la competencia para determinar, en los casos que sea necesario, si una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye gravamen o restricción. Por lo que se ha de entender que si la Junta no califica una medida como gravamen o restricción, no tendría para efectos comunitarios esa característica. “Así como en otras normas comunitarias el artículo 42, literal d) del Acuerdo de Cartagena, señala los casos de excepción para el establecimiento de restricciones al comercio justificadas por la necesaria protección de la vida y de la salud de las personas, los animales y los vegetales.

Es decir el artículo 42 consagra un régimen excepcional frente al principio fundamental de la libre circulación de mercancías contempladas en los artículos 41, 45 y siguientes del Acuerdo de Cartagena, que resulta de la aplicación de los programas de liberación del GACETA OFICIAL intercambio comercial. En otras palabras, consagra que cualquier acción que afecte negativamente la libre circulación de mercancías únicamente se justificaría por la necesidad de salvaguardar, en el caso de la producción nacional, a que se refiere la presente causa, la inminencia de que se afecte la salud vegetal de la producción agrícola. “Para que la restricción adquiera la categoría de justificatoria, según la competencia asignada a la Junta, es necesario que el acto interno del País Miembro esté inspirado en el principio de proporcionalidad entre la medida restrictiva y el objeto específico a que ella vaya dirigida, el cual deberá aparecer como causa directa e inmediata para la solución de los problemas fitosanitarios.

Sólo así se garantiza que no haya lugar a duda de que la medida interna pueda amenazar subrepticiamente el propósito esencial de la integración consistente en la libre circulación de mercancías. Para la identificación de la correspondencia entre la medida restrictiva y el objeto específico de protección de la salud vegetal, por ejemplo, el Acuerdo Subregional Andino no contiene norma sustantiva relativa a las medidas de efecto equivalente contenidas en el artículo 30 del Tratado de la Comunidad Económica Europea; sinembargo ésta puede constituir valiosa fuente supletoria del derecho –junto con las normas aplicables al tema de restricciones cuantitativas a nivel de la Organización Mundial de Comercio– para concluir que un obstáculo o impedimento a la importación libre de mercancías que se salga del objeto específico de la medida –en este caso la salud de la producción agrícola– dirigiéndose a imposibilitar injustificadamente la importación de un determinado producto o de hacer la importación más difícil o más costosa, pueda reunir las características de restricción al comercio y más aún, si una medida tiene el carácter discriminatorio.

En igual sentido cabe concluir si el objeto que persigue la “medida interna” podría haberse alcanzado por otros medios que no obstaculizaran el comercio ” La norma del artículo 30 del Tratado de Roma antes citado expresa: “Sin perjuicio de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas entre los Estados Miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente” 09/03/98 12.48 “Es esencial para la buena marcha de la cooperación subregional que los países se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación del intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia e igualdad en las relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración económica, cual es el de aglutinar los diversos mercados de los países integrantes reduciendo o eliminado los obstáculos al intercambio comercial recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región. “El panorama mundial de las relaciones de comercio se ha debatido entre el libre cambio y libre comercio de bienes, por una parte, y los denominados controles cambiarios a las transacciones comerciales y a las transferencias de capital, como instrumentos de protección económica unas veces, como mecanismos de rectificación de desequilibrios comerciales o de balanza de pagos otras veces o como prácticas de competencia comercial en no pocos casos, decididamente condenadas por los acuerdos comerciales.

Tales acontecimientos desembocan hoy día en movimientos generalizados que apuntan definitivamente hacia la liberación del intercambio. Este fenómeno no escapa al proceso de integración andina. “Un recuento histórico sobre la evolución del comercio mundial, destaca cómo con anterioridad al año de 1914 el panorama internacional se caracterizaba por la presencia de tres libertades: la libertad en el movimiento de las personas, la libertad en el movimiento de mercancías y la libertad en el movimiento de capitales, también protegidas hoy en la Unión Europea.

Esas libertades, deterioradas por las consecuencias económicas de la primera conflagración mundial y por los estragos de la depre-sión de los años 30, terminan destruyéndose en vísperas de la segunda guerra mundial con la aparición de progresivas limitaciones al comercio, la presencia cada vez más marcada de prácticas proteccionistas, la formación de tendencias autárquicas y la implantación de áreas económicas cerradas que desembocaron en un franco proceso de “desintegración de la economía mundial”. “Resulta importante mencionar estos acontecimientos para entender el movimiento hacia la GACETA OFICIAL liberación del comercio, que surge en el período de la post-guerra como fórmula para contrarrestar las tendencias predominantes y proceder a la reconstrucción de las economías desvastadas por las conflagraciones mundiales.

Se trata de un movimiento basado en la expansión comercial de los países industrializados como fórmula para asegurar el desarrollo equilibrado del mundo contemporáneo. Surgen así organizaciones financieras, monetarias y comerciales moldeadas dentro del esquema de libre cambio y de apertura del comercio, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, que sobre bases de libertad comercial establecen instrumentos de cooperación internacional para la liberación del intercambio mundial.

A este proceso se involucra el mundo en desarrollo a través de su adhesión a los acuerdos internacionales respectivos y más recientemente por conducto de su incorporación a los procesos de integración económica que, como el área andina, se inspiran en la liberación com e r cial. “Los instrumentos mencionados atrás, que han sido objeto de continua interpretación jurídica por la jurisprudencia y la doctrina internacional, ayudan a comprender el significado de dos conceptos fundamentales que se ventilan en las disposiciones del Acuerdo de Cartagena, de un lado la liberación comercial y del otro las restricciones al comercio contrarias a esa liberación. Asimismo el antecedente histórico referido a la estructura orgánica que sobre la materia contempla el Acuerdo de Cartagena, sirve de instrumento de análisis para comprender e identificar cuándo las restricciones al comercio y sus efectos sobre el sistema de integración andino son contrarias a las disposiciones del Tratado y cuándo están permitidas por el mismo y por las normas comunitarias, o no tienen la capacidad de contrariarlo. “Las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas dictadas unilateralmente por un País Miembro, que tengan por objeto y como resultado imposibilitar o restringir las importaciones, estarían comprendidas bajo las previsiones del Tratado sobre restricciones de todo orden.

Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones. 09/03/98 13.48 Dicho efecto puede consistir en imposibilitar las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional. Las medidas administrativas pueden incluir desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las importaciones.

En sentencia 1-IP-90 este Tribunal decía: “No debe olvidarse finalmente que las normas que limitan la libertad deben ser interpretadas restrictivamente, como excepción que son a la regla general, según un principio de interpretación universalmente aceptado. Tales limitaciones, que obviamente requieren la consagración expresa, han de ser interpretadas restrictivamente, como en este caso lo ha hecho el Tribunal. “Este órgano judicial comunitario al referirse al programa de liberación en el proceso 3-IP93 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 138 de agosto 4 de 1993), lo ha calificado como “uno de los mecanismos que deben utilizar los Países Miembros para alcanzar los objetivos de dicho acuerdo’.

En la misma sentencia se expresaba que “la meta final es el resultado de las directrices acordadas por los Presidente de los Países Miembros en el sentido de acelerar el Programa de Liberación a fin de ‘levantar en forma efectiva e inmediata las medidas de todo orden que impiden el pleno funcionamiento del Programa de Liberación, y abstenerse de aplicar unilateralmente nuevas restricciones’”. “En la sentencia proferida en el Proceso 5-IP-90 el Tribunal ha anotado, sobre la base del Diccionario de Comercio Exterior de Domingo Valentín Budic, que una de las disposiciones fundamentales del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) era la de prohibir las restricciones cuantitativas.

Esta norma del GATT fue establecida en momentos en que la restricciones constituían uno de los mayores obstáculos para el desenvolvimiento del comercio internacional.”. Un instrumento que en sentir del Tribunal constituye fuente adicional importante para entender el punto relacionado con este tipo de medidas y su relación con los principios del GACETA OFICIAL libre comercio, es el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio –conocido como el Acuerdo SPS- aplicable en todos los países andinos. Tales principios, no sólo son preocupación de los instrumentos reguladores del Comercio Mundial de ahora, sino que se han establecido desde 1979 cuando se aprobó el Acuerdo sobre barreras técnicas al comercio.

Efectivamente el Acuerdo primeramente citado se refiere a las medidas para prevenir el contagio de plagas o enfermedades que afecten a los animales y a las plantas, así como a las medidas fitosanitarias que amenazan con convertirse en barreras al comercio. El Acuerdo basado en anteriores reglas del GATT se dirige a restringir el uso de medidas fitosanitarias injustificadas con el propósito de protección comercial o que resulten en barreras innecesarias al comercio internacional.

Los acuerdos de esta naturaleza procuran llegar a estándares internacionales de protección sanitaria, a fin de identificar medidas alternativas para combatir la enfermedad de las plantas, dentro de patrones aceptables de nivel de riesgo que no sean restrictivas del comercio más allá de lo indispensable para cumplir su cometido sanitario. El Acuerdo SPS respalda las medidas de prevención de enfermedades de las plantas sobre la base de que una vez determinado el nivel de riesgo se tomen medidas alternativas adecuadas (tales como tratamiento, cuarentena o mayor grado de inspección) debiendo escoger entre ellas las más adecuadas al logro de protección sanitaria con el mínimo efecto restrictivo para el comercio.

No puede este Tribunal convenir en el argumento de la parte demandada (folio 125) sobre justificación para la adopción de medidas de restricción al comercio, en el sentido de que el Perú se halla “desincorporado de la zona de libre comercio”, porque esta suspensión se montó sobre la base de los programas de desgravación arancelaria, y porque aún si se aceptara la efectividad de la referencia equívoca que la Decisión 321 hizo al programa de liberación, por encima de ésta prevalece el principio general de libre circulación de mercancías que los propios países en conflicto comercial han reconocido dentro del acuerdo bilateral suscrito por ellos.

9. OBLIGATORIEDAD DE LA RESOLUCION 09/03/98 14.48 430 Corresponde a la Secretaría General de la Comunidad Andina en concordancia con los artículos 43 del Acuerdo de Cartagena (hoy 73) de oficio o a petición de parte determinar los casos en que una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye gravamen o restricción. Esta facultad es el resultado de la función de vigilancia y seguimiento del cumplimiento de la obligaciones del Acuerdo asignada a la Junta y a la Secretaría General por el Tratado en su artículo 30 literal a).

Con base en ella, después de conocer la denuncia planteada por el Gobierno del Perú en relación con el problema suscitado con Venezuela respecto a las importaciones de ajo, y una vez solicitadas las explicaciones necesarias a ese país, la Junta expidió la Resolución 430 por la cual se determinó que la prohibición de importaciones de ajo procedente del Perú aplicadas por Venezuela mediante la negativa de conceder permisos fitosanitarios, constituía una restricción al comercio.

Esta declaración de la Jun-ta y sus antecedentes sirvieron de base esencial para emitir el dictamen de incumplimiento del 18 de noviembre de 1996 Nº 15-96 el cual consideraba que con la negativa de conceder permisos fitosanitarios a importaciones de ajos del Perú persiste el incumplimiento de Venezuela a las obligaciones del capítulo V del Acuer-do sobre programa de liberación e incumplimiento de la Decisión 328 en cuanto a que la prohibición no se encuentra respaldada por normas sanitarias registradas.

La finalidad de la declaratoria de restricción de una medida administrativa como la tomada por el Gobierno venezolano, tiene como consecuencia la obligación por parte de dicho Gobierno de levantarlas, de manera que si eso no se logra o no se hace se produce un incumplimiento. No es que mediante la Resolución 430 se esté negando por la Junta del Acuerdo o por la Secretaría General, la posibilidad de tomar medidas destinadas a precaver contagios en la producción vegetal; tanto es así que por Resolución 431 se señalaron las medidas fitosanitarias posibles de tomar para prevenir el riesgo de enfermedades para las plantas.

Precisamente el artículo 10 de la Decisión 328, como lo sostiene la actora, busca, entre otros objetivos, prevenir la introducción de plagas y enfermedades exóticas que puedan ame- GACETA OFICIAL nazar la agricultura de la subregión y a la vez evitar que las normas sanitarias sean utilizadas como restricciones encubiertas al comercio intrasubregional.

La obligatoriedad de la Resolución 430 está dada porque ella constituye, como toda resolución, una parte del ordenamiento jurídico comunitario vigente y goza –como el resto de las normas pertenecientes al ordenamiento jurídico andino, primario o derivado– de la virtud de primacía y de aplicación directa según lo dispuesto en el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal, que impone a los Países Miembros la obligación de adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico andino y los obliga a no emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculicen su aplicación. El Tribunal ha desarrollado las disposiciones del artículo 5º en los siguientes términos: “ Dos principios fundamentales del derecho comunitario están llamados a ser tutelados por el Artículo 5º del Tratado de creación del Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales. “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. “Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5º del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adop-tar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1º; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación. “Por la primera obligación, de hacer los Paí- 09/03/98 15.48 ses Miembros del Acuerdo de Cartagena se vinculan jurídicamente al compromiso de adoptar toda clase de medidas –sean legislativas, judiciales, ejecutivas, administrativas o de cualquier otro orden- que contengan manifestaciones de voluntad del Estado expresadas en leyes, decretos, resoluciones, decisiones, sentencias o en general actos de la administración, destinados a garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario.

Por la segunda obligación, de no hacer, las mismas autoridades deben abstenerse de adoptar toda medida de la misma índole que pueda contrariar u obstaculizar dicho ordenamiento. “Las obligaciones previstas en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1 del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo. “En términos similares se ha pronunciado este Tribunal según sentencia 5-IP-89 (Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 50, de 17 de noviembre de 1989 ”. “ Así como en el orden interno la responsabilidad del Estado se deriva de su régimen constitucional, en el orden comunitario dicha responsabilidad se sustenta además en el compromiso que adquiere cada Estado en virtud del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal.

La obligación de cumplimento se debe tanto a los Estados partes como a los ciudadanos y a las personas jurídicas de dichos Estados, puesto que el ordenamiento jurídico comunitario se incorpora también al derecho interno ”. (Proceso 6-IP-93, G.O. 150 de 25 de marzo de 1994).

10. OBLIGATORIEDAD DE LA RESOLUCION 431 Para un País Miembro la única forma posible de aplicar una medida fitosanitaria sin haberse registrado en la Junta está contemplada en el artículo 14 de la Decisión 328, el cual exige que el país deberá previamente solicitar a la Junta su incorporación en el registro de acuer- GACETA OFICIAL do con el procedimiento establecido en el artículo 30 de esta Decisión. No figura en el expediente prueba alguna de que así lo haya hecho la República de Venezuela.

Más bien la Junta, en cumplimiento de su función de armonización de medidas fitosanitarias, procedió a expedir su Resolución 431. Esta norma, que se sustenta entre otras cosas, en los principios establecidos en el Acuerdo sobre Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio (SPS), señaló para el ajo el permiso fitosanitario y el certificado fitosanitario, la inspección fitosanitaria, la declaración adicional acerca de que el producto esté libre de trogoderma y otros derméstidos de importancia económica y el tratamiento fitosanitario.

En parte alguna de la Resolución comentada se autoriza la adopción de medidas relativas a la prohibición de importación del producto, lo que supone que el permiso fitosanitario deberá otorgarse si se da cumplimiento a los demás requisitos señala-dos en la norma. La Resolución 431 establece en su artículo 1º que los Países Miembros aplicarán los requisitos fitosanitarios establecidos en el anexo 1 de dicha Resolución. En su artículo 4º establece que ningún país exigirá requisitos fitosanitarios distintos a los del anexo citado

11. PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA FITOSANITARIA Independientemente de la exigencia del registro de la medida sanitaria establecida por el artículo 13 de la Decisión 328, el Tribunal hace las siguientes consideraciones inspiradas más en razones de equidad como uno de los fines que debe cumplir este Tribunal en la administración de justicia. Ya se había notado en el proceso 3-AI-96 que si una norma sanitaria puede ser sustituible por otro medio que, a la vez de garantizar la comercialización del producto minimice el efecto sobre la libertad comercial, dejaría de ser indispensable para el comercio y su efecto no estaría amparado por lo establecido en el artículo 42 (hoy 72) del Acuerdo de Cartagena.

Precisó además el Tribunal que son obstáculos o impedimentos a la libre circulación de mercancías aquellas medidas que se salgan del objeto específico de la protección fitosanitaria, dirigiéndose a imposibilitar injustificada- 09/03/98 16.48 mente la importación más difícil o más costosa, con mayor razón si una medida tiene el carácter de discriminatoria.

Ya lo dijo el Tribunal en la ocasión anotada que, para que una restricción de las autorizadas como excepción al libre comercio por el artículo 42 (hoy 72 del Acuerdo), adquiera la categoría de justificativa, es indispensable que el acto interno del País Miembro esté inspirado en el principio de proporcionalidad entre la medida restrictiva y el objeto específico a que ella vaya dirigida, de manera que aparezca como causa directa e inmediata para la solución de los problemas fitosanitarios.

Agregando: “ Sólo así se garantiza que no haya lugar a duda de que la medida interna pueda amenazar subrepticiamente el propósito esencial de la integración consistente en la libre circulación de mercancías. Para la identificación de la correspondencia entre la medida restrictiva y el objeto específico de protección de la salud vegetal, por ejemplo, el Acuerdo Subregional Andino no contiene norma sustantiva relativa a las medidas de efecto equivalente contenidas en el artículo 30 del Tratado de la Comunidad Económica Europea; sinembargo ésta puede constituir valiosa fuente supletoria de derecho -junto con las normas aplicables al tema de restricciones cuantitativas a nivel de la Organización Mundial de Comercio- para concluir que un obstáculo o impedimento a la importación libre de mercancías que se salga del objeto específico de la medida -en este caso la salud de la producción agrícola- dirigiéndose a imposibilitar injustificadamente la importación de un determinado producto o de hacer la importación más difícil o más costosa, pueda reunir las características de restricción al comercio y más aún, si una medida tiene el carácter discriminatorio.

En igual sentido cabe concluir si el objeto que persigue la “medida interna” podría haberse alcanzado por otros medios que no obstaculizaran el comercio”. En esta materia la medida aplicada por Venezuela a las importaciones de ajo del Perú no reúne los requisitos anotados atrás por las siguientes razones: a) Las importaciones de ajo de marras, están destinadas al consumo y no a su utilización como semilla, según queda establecido por las afirmaciones hechas por la parte actora en el folio 8 del documento de conclusio- GACETA OFICIAL nes. b) La prohibición de importar o a la medida adoptada de rechazar la expedición de certificados fitosanitarios, resulta desproporcionada si se considera que existen otros métodos para afrontar el riesgo de contaminación generalmente aceptados como sería la cuarentena a que se refiere el representante de la FAO de Venezuela (folios 551 y 552) o las contenidas en el anexo 1 de la Resolución 431 (permiso fitosanitario, certificado fitosanitario de origen, inspección fitosanitaria, verificación de que debe estar libre de trogoderma SPS y otros derméstidos y tratamiento fitosanitario en caso necesario).

No ve el Tribunal que en la presente causa haya equilibrio entre la acción de la enfermedad y la reacción de la medida fitosanitaria, por cuanto mientras en la propia opinión de los expertos venezolanos y en concepto de los técnicos de organismos internacionales como el representante de la FAO, el carbón de la cebolla y el ajo es una enfermedad cuarentenaria, y en opinión de este Tribunal debe ser objeto de tratamiento y prevención distintos de la prohibición de importaciones o del rechazo de permisos fitosanitarios.

Como resultado de las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 23 y 24 del Tratado de su Creación y luego de haber cumplido el proceso que señala el Estatuto y los Reglamentos. D E C I D E: 1. Declarar el incumplimiento por la República de Venezuela de los artículos 5º del Tratado de Creación del Tribunal y 71, 72, 75 y 84 del Acuerdo de Cartagena, (codificación adoptada por la Decisión 406); de los artículos 13 y 14 de la Decisión 328 de la Comisión y de la Resolución 430 de la Junta. 2.

Declarar que los artículos 73 y 76 del Acuerdo de Cartagena contenidos en la codificación citada no han sido objeto de incumplimiento por la República de Venezuela. 3. Exhortar a la República de Venezuela para 09/03/98 17.48 que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal, adopte las medidas necesarias a los fines de adaptarse en forma inmediata a las normas fitosanitarias para las importaciones de ajo, de acuerdo con las disposiciones comunitarias vigentes, de manera que se restablezca el equilibrio y armonía de la normativa nacional con la andina. 4.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 81 inciso 2º del Reglamento Interno del Tribunal, no hay lugar a condenatoria en costas por haberse declarado la acción parcialmente fundada. Léase la presente sentencia en audiencia pública, previa convocatoria de las partes según lo dispuesto por el artículo 57 del Estatuto del Tribunal. Por secretaría remítase a la Secretaría General copia certificada y sellada de esta sentencia para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Tratado del Tribunal.

Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 09/03/98 18.48 PROCESO 4-IP-97 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa. Proceso nacional Nº 4022. Actor: Daniel Espinosa Cuellar. Marca: “KATTS”. Quito, 20 de enero de 1998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, dentro del proceso de nulidad contra la Resolución Nº 25545 de 24 de junio de 1994, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; la Resolución 21430 de 28 de noviembre de 1995 del Jefe de la misma División y la Resolución 738 de 17 de abril de 1996 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la consulta se origina en el mandato del artículo 29 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del mismo Tribunal, indicándose el nombre del tribunal nacional que formula la solicitud; las normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere, el lugar y dirección en dónde el despacho judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación: “.

HECHOS DE LA DEMANDA “Se alega en la demanda que la sociedad COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A. por conducto de apoderado solicitó a la División de Propiedad Industrial (hoy Divi- sión de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta KATTS y la figura caprichosa de la cabeza de un gato. “Durante el término legal el señor DANIEL ESPINOSA CUELLAR, a través de apoderado, formuló oposición al registro de la marca mixta KATTS con base en la marca LAS GATAS y el diseño caprichoso de dos cabezas de gato, solicitada con anterioridad, para distinguir todos los productos de la clase 25 del artículo 2 del decreto 755 de 1972, oposición que se fundamentó en el artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “El registro de la marca mixta LAS GATAS en la que se fundamentó la oposición, fue concedido mediante resolución 11533 de 28 de diciembre de 1990 a favor del señor DANIEL ESPINOSA CUELLAR, vigente hasta el 28 de diciembre del año 2005.

Para distinguir todos los productos de la clase 25 del artículo 2º del decreto 755 de 1972. “Surtido el trámite legal previsto en el artículo 590 del Código de Comercio colombiano y debidamente acreditada en el proceso la prioridad de la marca base de la oposición, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la resolución 25545 de 24 de junio de 1994 que declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca solicitada. “La oposición presentada por el señor DANIEL ESPINOSA CUELLAR fue declarada infundada por cuanto no puede considerarse confundible con la opositora y que la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL “Mediante la resolución 21430 de 28 de noviembre de 1995, la División de Signos Distintivos consideró que entre las marcas cotejadas existen similitudes puramente tangenciales y que no existe similitud que conlleve a confusión. “5.

FUNDAMENTOS DE DERECHO “En los fundamentos de derecho manifiesta el actor que se violó el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma vigente al expedirse los actos acusados, por falta de aplicación. “La marca mixta KATTS y la marca mixta LAS GATAS, dice el actor, se asemejan en forma que pueden inducir al público a error y distinguen los mismos productos, esto es, todos los comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del decreto 755 de 1972. “El riego de confusión que existe entre las dos marcas, se deriva de las siguientes consideraciones. “a) La doctrina y las legislaciones modernas han establecido que el riesgo de confusión puede darse por aspectos visual, fonético y conceptual. “b) En el caso de marcas denominativas arbitrarias y sugestivas y marcas figurativas, el aspecto conceptual es determinante.

Las marcas cotejadas son mixta y por tanto constituidas por figuras y palabras. En uno y otro caso, el dibujo y la denominación representan un concepto concreto unívoco: GATOS. En la marca cuyo registro se hizo, la figura gato está representada por la palabra KATTS, versión de la palabra inglesa CATS y de la palabra alemana KATZE, que significa gatos; y en la marca opositora, está constituida por la palabra LAS GATAS y la figura de gatos. “Es claro que las dos marcas tienen el mismo significado para el público y evocan un mismo concepto concreto, por tanto son confundibles por razón del aspecto conceptual o ideológico. “c) Las denominaciones KATTS y GATAS son confundibles por razón de su as- 09/03/98 19.48 pecto visual y fonético.

En virtud de su composición ortográfica, producen al primer golpe de vista una misma impresión de conjunto, pues tres de sus letras son comunes y se encuentran dispuestas en un mismo orden (ATS); la letra A se duplica en una de las marcas mientras que la S se duplica en la otra. En el aspecto fonético, dice el apoderado, también existe el riesgo de confusión dada la identidad del único sonido vocálico y la idéntica acentuación ”.

Como lo viene reiterando el Tribunal Andino, las solicitudes del Consejo de Estado de la República de Colombia no sintetizan las argumentaciones presentadas por la demandada, Superintendencia de Industria y Comercio ni, en este caso, las de la parte impugnadora, Sociedad COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A., por lo cual este Tribunal considera del caso hacerlo por razones de economía procesal.

Argumentos de la demandada en el proceso interno La Superintendencia de Industria y Comercio en la contestación de la demanda, argumenta que el proceso administrativo, objeto de la demanda, se ciñó en un todo a la ley comunitaria y que la oposición al registro de la marca KATSS se presentó y fue resuelta oportunamente considerándose que ella se ajustaba a las normas legales vigentes y concediéndose su registro por considerarla novedosa, visible y suficientemente distintiva.

De la comparación conjunta de las dos marcas, se concluyó que ellas son distintas entre si y que dicho cotejo se hizo siguiendo las metodologías recomendadas en jurisprudencia del Consejo de Estado, confrontando las etiquetas con base en su aspecto gráfico y visual y prescindiendo de las palabras o denominaciones. La Superintendencia solicita tener como pruebas, entre otras, la interpretación prejudicial que sobre el asunto rinda el Tribunal Andino de Justicia. Impugnación de la demanda por la Compañía Manufacturera Manisol S.A. La compañía citada ha procedido en el caso judicial interno a impugnar la demanda con la GACETA OFICIAL siguiente argumentación: No comparte la impugnadora los argumentos de confundibilidad de la marca en disputa, pues no se dan las condiciones de identidad o semejanza entre los signos enfrentados, como para provocar error o confusión en el mercado.

Después de citar los criterios trazados por el Tribunal Andino de Justicia para establecer el riesgo de confusión estima la parte impugnadora que el ejercicio de comparación entre dos marcas debe efectuarse en su conjunto, identificando los elementos gráficos ideológicos y fonéticos para determinar el efecto que producirán en el público relevante.

Agrega que las marcas no tienen similitud fonética en sus elementos denominativos, que son los predominantes en las marcas mixtas. Tampoco considera que exista similitud gráfica ya que las marcas no guardan semejanzas reales respecto de sus trazos básicos y diseños especiales, los cuales fueron concebidos de manera independiente, una con trazos modernos (marca KATTS) y otra con trazos de dibujo elemental (marca LAS GATAS).

En cuanto al elemento conceptual o sea la idea que el signo genera en la mente del consumidor, considera no puede limitarse sólo al significado de las palabras que lo integren, ni ello quiere decir que a un determinado titular de una marca se le haya dado la propiedad sobre la idea en el sentido de que pueda evitar el uso de la figura del gato a todos los comerciantes del ramo del vestuario y del calzado.

Para la impugnadora “la protección no se concede” a la “idea” en sí misma considerada, sino “a la forma en que la idea es materializada”. De esta manera en el análisis de la confundibilidad se deberán considerar además del conceptual, todos los demás elementos. Finaliza afirmando que los productos que distinguen las marcas (una ropa interior femenina y la otra calzado) difícilmente pueden generar confusión por todo lo cual estima que no se encuentra debidamente probado por la demandada la confusión marcaria.

CONSIDERANDO: Para este Tribunal resulta del caso interpretar el siguiente artículo de la Decisión 344: 09/03/98 20.48 “ DECISION 344 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a).- Sean idénticos o se asemejan de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Naturaleza de la Interpretación Prejudicial Causa extrañeza a este Tribunal comunitario, que después de haber aclarado repetidamente y con precisión la naturaleza y alcances de la interpretación prejudicial, aún pueda considerarse por la Oficina Nacional competente de un país que esta figura constituye una pieza probatoria. En primer lugar nótese que la función del Tribunal es la de interpretar la ley y no la de probar su existencia: esto último no corresponde ni a la naturaleza de sus atribuciones ni a la del ordenamiento jurídico comunitario cuya existencia no requiere de prueba.

La calidad de prueba que se pretende dar a la interpretación prejudicial es un error de apreciación doctrinal sobre la naturaleza de la acción, por lo cual procede reproducir a continuación la opinión de este Tribunal reiterada en los procesos 10-IP-94 y 1-IP-96, publicados en las Gacetas Oficiales 177 de 20 de abril de 1995 y 257 de 14 de abril de 1997. “ La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los cinco Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación (19 de mayo de 1981). “Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, deben pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma, conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado; artículo que por otra parte establece: GACETA OFICIAL “Si la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento, y solicitará la interpretación del Tribunal, de oficio en todo caso, o a petición de parte si la considera pertinente (artículo 29, 2º parte, del Tratado Constitutivo del Tribunal). “Los siguientes artículos 30 y 31 del mismo Tratado se refieren a los alcances y limitaciones que debe tener la interpretación prejudicial, así como la obligación del juez solicitante de adoptar la interpretación del Tribunal. “Queda en consecuencia claro, que la interpretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación. “Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración. Al respecto cabe recordar la siguiente sentencia dictada por este Tribunal, en el proceso 1-IP-87, (G.O. Nº 8 de 15 de febrero de 1988, en la que decía: “Cabe observar que la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza equivale a una solicitud que hace el juez nacional al Tribunal Comunitario para que éste le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las normas del derecho de integración, puede y debe ser formulada de oficio, lógicamente. sería ilógica y carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar y practicar pruebas.

La consulta prejudicial, en cambio es un requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede asimilarse en ningún caso a una prueba” (el subrayado es nuestro). “De lo cual resulta claro que la interpretación no es ni puede asimilarse a la prueba y sí 09/03/98 21.48 constituye una solemnidad inexcusable que el juez nacional debe observar.

Así se declara ”. Reglas de comparación para el examen de registrabilidad A continuación el Tribunal considera del caso reproducir una vez más su reiterada jurisprudencia con relación a los criterios generales que deberán tenerse en cuenta por la Oficina Nacional Competente para apreciar la similitud de dos signos en la práctica del examen de registrabilidad.

Para este efecto ha de entenderse que se trata de dos marcas mixtas. En el proceso 4-IP-94, en el caso “ARDEN FOR MEN” (Gaceta Oficial Nº 189 de 15 de Septiembre de 1995) el Tribunal expresó: “ Criterios generales de apreciación de la similitud.“La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales para facilitar la comparación y apreciar la similitud: “a) Cotejo de conjunto, o visión en conjunto de las marcas comparables. “Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras o viceversa.

Riñe esta regla también con un “procedimiento matemático” de contabilizar las sílabas o letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad. El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella. La imagen que retiene el público en último momento es “la primera impresión” que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una “ojeada superficial”.

Sobre este punto se remite el Tribunal al fallo pronunciado en el proceso 1-IP-87: “ Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya GACETA OFICIAL que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse, entonces la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”. “b) Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos “El consumidor en la gran generalidad observará las marcas en forma separada, y no simultáneamente, lo que permitirá conocer si la impresión o imagen dejada por la una, recuerda la imagen de la otra. “c) Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos, que aparezcan en ella, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos” (Breuer, cita de Manuel Pachón, “Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial”, Editorial Temis S.A. Bogotá, pág. 69). “d) La posición del juez “El juzgador en definitiva está defendiendo al consumidor y también al titular de la marca ante un posible riesgo de confusión. En su análisis debe suponerse si el público podría confundirse con las dos marcas antes que él personalmente ”.

En la misma sentencia el Tribunal se refirió a las marcas mixtas como aquellas que tienen un elemento denominativo expresado en palabras y un elemento gráfico. En el examen de comparabilidad entre ellas ha estimado el Tribunal que es necesario precisar cuál de los dos elementos tiene más fuerza de penetración en la mente del consumidor a fin de determinar la mayor fuerza identificadora del signo marcario, aun cuando doctrinariamente se sostenga en algunos casos que el elemento denominativo 09/03/98 22.48 de la marca mixta suele ser el más determinante, teniendo en cuenta la expresividad de la palabra.

En otros casos, sinembargo, se reconoce prioridad al elemento gráfico especialmente cuando ese elemento es figurativo o evocador de conceptos. Este puede tener mayor preponderancia sobre el denominativo debiéndose comparar la grafía de la marca ateniéndose al efecto visual de las figuras apreciadas en su conjunto (ver proceso 4-IP-88, marca MERCEDES BENZ, G.O. 39 de 24 de enero de 1989).

A lo anterior debe agregarse ahora que la conceptualidad debe referirse a la asociación entre el producto y la denominación o representación gráfica. Similitud Conceptual Algunos autores (Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984, pág. 227) distinguen las marcas figurativas, de las marcas puramente gráficas en la medida en que la protección de aquellas se extiende tanto a la imagen representada en el signo como a la noción conceptual que dicho signo puede evocar.

En el caso de marcas figurativas, que corresponde al objetivo de la controversia interna, el riesgo de confusión puede darse no solamente por la presencia de identidad o semejanza gráfica de las marcas sino por razón de identidad o semejanza de los conceptos que ellas evocan. (Fernández-Novoa, obra citada). El profesor Carlos Fernández-Novoa, en su misma obra señala al respecto de la comparación de marcas figurativas, lo siguiente: “ La semejanza de las marcas figurativas en el plano gráfico deberá efectuarse de acuerdo con los criterios antes apuntados (88) para comparar las marcas puramente gráficas.

Si la comparación de las marcas figurativas arroja un saldo negativo, no deberá concluirse, sin más, que no existe riesgo de confusión entre las marcas figurativas comparadas. Antes al contrario, en esta hipótesis el riesgo de confusión existirá cuando los signos gráficamente dispares evocan, sinembargo, el mismo concepto concreto. Para el autor “esto significa que el titular de una marca figurativa puede invocar el ius prohibendi -que en nuestra ley comunitaria se concreta GACETA OFICIAL 09/03/98 en el derecho de presentar observaciones a una solicitud de registro de una marca (Decisión 344, arts. 93 y 104)- inherente al derecho de marca cuando un tercero utiliza o pretende utilizar como marca un signo que si bien gráficamente se diferencia del signo más antiguo, evoca, no obstante, el mismo concepto concreto evocado por el signo gráfico más antiguo.

El riesgo de confusión con una marca figurativa puede, además surgir en un supuesto ulterior; a saber: cuando un tercero utiliza o pretende utilizar una marca denominativa que denota el mismo concepto concreto evocado por la marca figurativa ”. Téngase como ejemplo de confusión de tipo conceptual los casos que por vía de ilustración trae Otamendi en su obra “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, Buenos Aires 1995, pág. 171.

GATESA NOVISIMA y y GATUNA SUPERNOVA Mayor será la similitud que pueda darse entre dos marcas si tanto la representación gráfica y figurativa de ellas como la denominativa se asocian y se asemejan entre sí, pues en tal caso los dos elementos de las marcas pueden apuntar a una semejanza entre las mismas. En cuanto a la similitud gráfica de las marcas, la doctrina tiende a dar importancia a la idea o impresión que ellas puedan despertar en el consumidor, más que a la forma particular que ellas puedan tener.

Así, Breuer Moreno en su obra “Tratado de Marcas”, págs. 108 y 109, afirma: “El emblema consiste en la representación gráfica de una idea. Son emblemas, por ejemplo, la figura de una cruz, de un árbol, de un león, de un ancla, etc. Como fatalmente los emblemas despiertan ideas determinadas, la forma particular que se les dé tiene una importancia relativa: la idea y el nombre de la idea serán siempre los mismos, cualquiera que sean esas formas.

De ahí que la marca emblemática proteja no solamente la forma que se haya adoptado en el registro, sino cualquier otra que despierte la misma idea: porque cualquier otra forma sería confundible con el emblema registrado. Cualquiera que sea la forma con que se presente un ancla, ese es el nombre que deberá dársele”. 23.48 “Por su parte Carlos Fernández-Novoa (obra citada, pág. 226), al referirse a las marcas gráficas dice que éstas “hablan un lenguaje universal.

De este modo, la cuestión decisiva consiste en determinar si las marcas comparadas producen o no en el consumidor la misma impresión visual”. Afirma además, que “si a pesar de las variaciones introducidas por el tercero en la figura constitutiva de una marca anterior, se continúa suscitando en la mente de los consumidores la misma impresión visual, deberá concluirse que existe semejanza entre las dos marcas gráficas comparadas”.

Similitud entre una denominación extranjera y otra que la traduce - Marcas en idioma extranjero Autores como Jorge Otamendi (obra citada, pág. 177) consideran que en términos generales el equivalente de una marca en idioma extranjero, no teniendo significado conocido para el público consumidor, constituye marca de fantasía. Sinembargo puede suceder que el idioma extranjero sea conocido entre el público consumidor, caso en el que si las palabras son fácilmente reconocibles por su escritura o por su pronunciamiento, pueden dar lugar a confusión. La legislación comunitaria se refiere a las marcas extranjeras dentro del tópico de las denominaciones descriptivas y genéricas, como no registrables.

Las Decisiones 311, 313 y la actual Decisión 344, nada dicen al respecto, por lo cual corresponde examinar lo que la doctrina señala sobre el particular. El Tribunal ha dicho que “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común. Tal sería el caso de la palabra francesa “Chevalier”, por “caballero” o la denominación italiana “tutto il mondo”, por “todo el mundo”. con igual sentido puede aludirse al vocablo extranjero que por su uso frecuente en los medios de difusión y pu- GACETA OFICIAL blicidad, ha pasado a formar parte del léxico común para la designación de un producto, como sería el caso de las expresiones “sweter” o “pull over” para referirse a “sacos tejidos en lana”. “Por último existen nombres que teniendo origen en un idioma extranjero, han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, G.O. 189 de 15 de septiembre de 1995). Corresponde a la Oficina Nacional Competente, de acuerdo con lo establecido en el capítulo relativo al procedimiento de registro (artículos 87 a 101 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena), proceder al examen de registrabilidad adelantando todas las indagaciones y averiguaciones técnicas y de mercado para determinar si la comparación entre dos marcas, una de origen español y la otra de origen o raíz extranjera, pueden dar lugar a confusión a fin de decidir sobre su registrabilidad en los términos del artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

En cuanto a las palabras extranjeras como bien dice la sentencia citada, hay unas tantas que son “aceptadas por el lenguaje corriente, las mismas que han adquirido carta de ciudadanía”. La palabra KATTS es una expresión asociada a la palabra CATS del idioma inglés cuyo significado es generalmente conocido como GATAS, si bien no por la gran mayoría de habitantes, sí por muchos de ellos.

Por tanto pueden ser llevados a confusión y a error por la coexistencia de ellas. Este solo hecho llevaría a la irregistrabilidad del signo denominativo, así se considere o no que la denominación constituye el elemento predominante del conjunto marcario mixto. Semejanzas entre productos o servicios La norma contenida en el artículo 58, literal f) de la Decisión 85, sólo concebía el riesgo de confusión entre marcas cuando los signos a que ellas accedieran fueran pertenecientes a una misma clasificación del nomenclator; esa disposición fue eliminada por las Decisiones 09/03/98 24.48 comunitarias posteriores sobre la materia y hoy no existe una norma objetiva que permita establecer cuándo dos productos con marcas posiblemente confundibles resultan similares o competitivos.

Algunos autores, entre ellos Manuel Pachón (“Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Bogotá, 1995, pág. 235) sugieren como criterio objetivo para determinar la similitud de productos el de la naturaleza intrínseca del producto. Otros como Fernández-Novoa, obra citada y la jurisprudencia española, se refieren a los canales de comercialización de los productos como una posible pauta adicional determinante de la confundibilidad; otras características como la finalidad de su utilización, la afinidad en su aplicación o el grado de sustituibilidad entre productos, son elementos que enriquecen el criterio del juzgador para establecer la semejanza entre dos bienes o servicios que ostentan marcas similares.

No puede prosperar para este Tribunal la tesis esbozada por la parte impugnadora de la demanda en el proceso interno en el sentido de que por tratarse de productos distintos -en este caso, ropa y calzados- no hay lugar a la confusión. Resulta que la confusión es un fenómeno eventual o de riesgo y como tal puede ocurrir en el futuro. De esta manera dos marcas en disputa destinadas a proteger productos pertenecientes a una misma clase presentan la peculiaridad de amenazar con ser confundibles, como puede darse el caso con la clase 25 vestidos, calzados, sombrerería- que puede dar lugar a confusión en el momento en que los titulares de las marcas las utilicen coincidentemente en un mismo tipo de productos.

Como consecuencia de las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. La competencia conferida al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para interpretar la ley comunitaria por vía prejudicial, emana del Tratado de creación del mismo y de la capacidad que a éste le otorga de declarar el derecho comunitario, no como medio procesal de prueba, sino como intérprete con autoridad para decla- GACETA OFICIAL rar el sentido, contenido y alcances del ordenamiento jurídico andino. La interpretación prejudicial debe ser adoptada obligatoriamente por el Juez nacional que conozca del proceso interno, conforme al artículo 31 del mismo Tratado. 2.

En el examen de registrabilidad de las marcas mixtas, a que se refiere el artículo 96 de la Decisión 344, la autoridad nacional competente deberá determinar cuál de los dos elementos, el denominativo o el gráfico, tiene mayor penetración en la mente del consumidor para establecer la similitud entre marcas. 3. En las marcas figurativas la posibilidad de confusión puede darse no solamente por la semejanza gráfica entre ellas, sino por la similitud conceptual de la figura que representan, de manera que su análisis de comparabilidad deberá efectuarse tomando en consideración ambos aspectos. 4.

La denominación en idioma extranjero que sea equivalente a la de una marca en español puede dar lugar a confusión cuando se trate de vocablos generalmente utilizados y aceptados por la costumbre en el mercado local. Corresponde a la autoridad nacional competente establecer, de acuerdo a sus indagaciones de mercado, si tales circunstancias son relevantes para la aplicación de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344. 09/03/98 25.48 tos ateniéndose no sólo a la clase del nomenclator a que pertenezcan, sino a su naturaleza, su finalidad en la utilización, su grado de sustituibilidad y el mercado en que se ofrecen, entre otros criterios. 7.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. En cumplimiento de los dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia. Remítase asimismo copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO 5. El que existan productos diferentes en una misma clase del nomenclator no es previsión suficiente para considerar que no existe de manera terminante riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca ya registrada, que protege los productos para los que se está solicitando el registro del signo. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- 6.

El examinador de los signos deberá determinar la similitud o semejanza de produc- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 09/03/98 26.48 PROCESO Nº 25-IP-97 Interpretación prejudicial de los artículos 81 en concordancia con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 81 de la citada Decisión 344 en concordancia con el artículo 128 ibídem; artículos 146 y 147, ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez.

Registro de la Marca: “CAFÉ ORIENTE (MIXTA)” de Gustavo Adolfo Peñaranda Ayala. Expediente Interno N° 3978. Quito, enero 30 de 1998 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: La solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 en concordancia con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 81 de la citada Decisión 344, en concordancia con el artículo 128 ibídem; artículos 146 y 147, ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera y remitida por intermedio del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, es requerida dentro del trámite interno en el cual se demanda la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nº 385 de enero 18 de 1995 y 290 de febrero 23 de 1996, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden negó el registro de la marca “CAFÉ ORIENTE (MIXTA)” para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza.

El Consejero Ponente, en el informe sucinto a que se refiere el literal c) del artículo 61 del precitado Estatuto, considera como hechos relevantes para la Interpretación Prejudicial, los siguientes: "a) La parte actora solicitó el 25 de agosto de 1994 el registro de la marca CAFÉ ORIENTE (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional.

"b) Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se formularon observaciones por parte de terceros. No obstante, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 385 de enero 18 de 1995, por medio de la cual se negó el registro de la marca solicitada, con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, bajo la consideración de que “en este caso entre la expresión que se solicita CAFÉ ORIENTE (ETIQUETA) y la marca registrada por un tercero ORIENTE (para la misma clase 30), existe semejanza ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error.

Basta para que un signo sea considerado irregistrable, el que sea idéntico o se asemeje, en forma que pueda inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero ”. “c) Contra el anterior acto se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 290 de 23 de febrero de 1996, en el sentido de confirmarlo. “d) La parte actora considera que los actos acusados violan las siguientes normas comunitarias, por las razones que se sintetizan a continuación: "- El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con el literal a) del artículo 83 ibídem, pues se negó el registro de la marca solicitada, ignorando que es novedoso, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Además, en el año de 1983 la tostadora CAFÉ ORIENTE se inscribió ante la Federa- GACETA OFICIAL ción Nacional de Cafeteros, y en 1983 lo hizo ante la Cámara de Comercio de Cúcuta, lo que prueba el uso continuo de la enseña comercial CAFÉ ORIENTE. "- El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 128 ibídem, pues al expedir el primero de los actos acusados, la Administración se abstuvo de determinar el mejor derecho que tiene la demandante sobre la enseña comercial CAFÉ ORIENTE, inscrita desde 1983 en la Cámara de Comercio de Cúcuta.

"- Los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no interpretaron ni aplicaron correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas.

También se violaron dichas normas, por cuanto la Administración no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo de expedir las resoluciones acusadas”. El Tribunal estima necesario ampliar los conceptos y los hechos contenidos en otras piezas procesales adjuntas al expediente remitido, y que son: I. Resolución 290 de 23 de febrero de 1995, ratificatoria de la anterior La Oficina Nacional Competente, a través del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, previa a su resolución, procede al análisis de los fundamentos del recurso de apelación radicado en esa dependencia el 7 de febrero de 1995, anotando, que según el impugnador, la marca solicitada “está compuesta por dos partes, la primera denominativa, que en su contexto incluye el término CAFÉ, que explica el tipo de producto que pretende distinguir la marca, al lado está el vocablo ORIENTE que es un término de fantasía, creado en forma arbitraria”. “La segunda es la etiqueta, la cual consiste en la expresión CAFÉ ORIENTE, escrito en letras mayúsculas característica y especiales, 09/03/98 27.48 en la parte superior de la etiqueta se observa una figura caprichosa que asemeja un sol y en el se destaca la palabra simplemente explicativa CAFÉ, debajo de todo este conjunto se destaca una taza de humeante café”. “Afirma el recurrente que más que los vocablos en sí, la combinación de palabras y figuras es lo que pretende registrarse”. “Y que no debe pasarse por alto que la marca por la cual se niega el registro corresponde al vocablo ORIENTE”.

Como criterios propios de sus consideraciones el ente administrativo, hace relación a las funciones que cumple la marca como es la de “individualizar en el mercado los productos o servicios de un empresario, de los productos o servicios de otro empresario”, función distintiva que no se cumpliría si coexistieran en el mercado marcas semejantes o idénticas para productos iguales o semejantes.

Asevera en su conclusión final y tomando como antecedente la doctrina jurisprudencial del Tribunal Andino, en el caso 09-IP-94 y las reglas dadas por el tratadista Pedro Breuer Moreno acogidos en dicha interpretación, de que los signos “arroja confusión, pues si bien los signos confrontados no son idénticos también lo es que se encuentra entre ellos una evidente similitud susceptible de inducir a error al público consumidor si coexistieran en el mercado”.

II. Demanda presentada por el apoderado del actor señor Gustavo Adolfo Peñaranda Defiende la registrabilidad del signo propuesto, expresando, en primer término que “la tostadora CAFÉ ORIENTE, se encuentra inscrita ante la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, bajo el certificado de inscripción número 44-710-1” de 1996. Anota que el actor cuenta con un establecimiento de comercio de su propiedad distinguido con la enseña comercial “INDUSTRIAS ORIENTE”, inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta desde el 26 de Diciembre de 1983 bajo el número de matricula 17148, para la actividad “el procesamiento y venta de café”, nombre y enseña comercial que se encuentran protegidas en la Decisión 344 por el artículo 128.

GACETA OFICIAL Aclara que pese a que apenas en 1994 se solicitó el registro de la marca CAFÉ ORIENTE, ésta ha sido usada desde 1963 cuando se inscribió, como se anota anteriormente en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el nombre CAFÉ ORIENTE. En cuanto a la expresión “ORIENTE”, ésta hace relación a la región de Colombia donde se produce por parte del actor CAFÉ, por lo que se concluye “que tal expresión es simplemente explicativa”.

Recurre a criterios jurisprudenciales de este Tribunal para resaltar que es necesario destacar en una marca mixta cuál es el elemento o la dimensión con mayor característica (Proceso 4-IP-94), para llegar a su propio criterio de que en la marca CAFÉ ORIENTE, “es evidente que predomina el elemento, gráfico, sobre el denominativo, máxime si se tiene en cuenta la composición de los colores que la conforman”.

Los fundamentos de derecho de la demanda, se radicalizan en la violación del artículo 81 de la Decisión 344, pues las Resoluciones que niegan el registro ignoran que el signo cumpla con los requisitos exigidos por esta norma: novedoso, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, características que sí cumple, a criterio del actor, el signo propuesto como marca.

Aduce como norma violada el artículo 128 de la Decisión 344 en razón de que la resolución 385, “se abstuvo de determinar el mejor derecho que mi representada tiene sobre la enseña comercial INDUSTRIAS ORIENTE” inscrita en la Cámara de Comercio de Cúcuta, desde el 26 de Diciembre de 1983. Denuncia la violación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 y el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, porque la Oficina Nacional Competente no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas; así como no se adoptaron “las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvieron de expedir las resoluciones denegatorias de la solicitud de registro de la marca”. 09/03/98 28.48 III.

Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio En la contestación la Superintendencia de Industria y Comercio, defiende la competencia de la Oficina Nacional Competente y la legalidad de las Resoluciones 385 de 18 de enero de 1995 y 290 de 23 de febrero de 1996. Ratifica la fundamentación de dichas Resoluciones, por considerar la existencia de confusión entre los signos confrontados al tenor del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, que conduciría al público consumidor a error.

IV. Comparecencia del curador Ad-Litem del señor Jaime Eduardo González Su comparecencia se concreta en defender las Resoluciones cuya nulidad se demanda por estar “fundamentadas en consideraciones legales que estimo valederas y que comparto". El Tribunal por su parte observa que en la solicitud de Registro, se describe la marca, como consta anteriormente y expresa que “destaca la palabra simplemente explicativa CAFɔ, solicitud que se pide para los siguientes productos de la clase 30: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú; sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería; helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias; hielo”.

Con vista en todo lo expuesto anteriormente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasa a examinar el caso de autos CONSIDERANDO: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Que este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional como lo es el caso del alto Órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa, y en tanto aquellos resulten perti- GACETA OFICIAL nentes para la resolución del proceso interno, conforme a lo previsto en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

NORMAS A INTERPRETARSE Procede el Tribunal a la interpretación de las siguientes normas comunitarias: DECISIÓN 344: Artículo 81.- “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 83.- “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: "a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Artículo 128.- “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

Artículo 146.- “Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y moderni- 09/03/98 29.48 zar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica. “Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros.

Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino”. Artículo 147.- “Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión”. TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA Artículo 5.- "Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

"Se comprometen así mismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación". INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 147 Y 5 DEL TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL No es aplicable la interpretación de los artículos por las razones expuestas en la sentencia dictada el 1 de Diciembre de 1997 dentro del Proceso 21-IP-96.

"Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311. Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. GACETA OFICIAL "Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la subregión ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’.

Sinembargo este punto no está siendo objeto de discusión en el presente caso". Tampoco es aplicable el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal que impone a los Países Miembros una obligación de hacer, consistente en la adopción de las medidas necesarias para asegurar "el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena"; y la otra obligación, de no hacer, consistente en "no adoptar y emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación", porque precisamente el hecho de que la oficina nacional competente haya dictado su Resolución en vista de las disposiciones de la Decisión 344, refleja el cumplimiento de la obligación traída en el artículo 5.

Si la Resolución Administrativa se ajusta o no al derecho o se encuentra o no conforme al criterio del reclamante, éste tiene los medios judiciales para que se le reparen los pretendidos derechos violados. Los puntos que abarcará el contenido de esta interpretación son:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MARCAS MIXTAS

3. RIESGO DE CONFUSIÓN

4. NOMBRES COMERCIALES

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE El régimen de comercialización de bienes y servicios que son puestos en el mercado por productores o empresarios, sin un medio material y perceptible que permita su identificación, 09/03/98 30.48 y la del origen empresarial y que pueda distinguir un producto o servicio de una persona de los idénticos o similares de los de otra, como lo es la marca, puede conducir a un perjuicio para el consumidor por la imposibilidad física de saber, conocer e identificar que un bien o producto que adquirió en una primera ocasión con el ánimo posterior de repetir la compra del mismo producto -bien por su calidad o el origen empresarial- estaría imposibilitado de hacerlo con el riesgo de incurrir en error por la falta de identificación. Igualmente se habría causado perjuicio al productor quien al comercializar sus productos sin una individualización e identificación propia, la calidad de aquellos no habrían sido acreditados por el público para ese producto en particular, lo que habría desestimulado la actividad empresarial.

El signo registrado como marca, al recibir la protección legal, permite la identificación de producto o servicio de una persona o empresa con respecto a los de otra, llevando tal signo una distintividad propia e individualizada como elemento diferenciador de carácter externo frente a los demás registrados o utilizados en el mercado y frente a otros productos, protección legal reflejada en el ius prohibendi, generado por el derecho al uso exclusivo que la marca registrada confiere a su titular.

La definición de marca que trae la Decisión 344, se encuentra concretada en el texto del artículo 81 atrás transcrito, definición que recoge ese carácter diferenciador y distintivo de la marca así como el relativo a la identificación de origen. Entre otras definiciones de marcas recogidas por la doctrina se citan las siguientes: La Ley española de 10 de noviembre de 1988, define a la marca como “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

La legislación mexicana sobre Propiedad Industrial e inversiones Extranjeras, en el artículo 88, define a la marca como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. En el Reglamento N° 40/1994 de la Comunidad Económica Europea, en el artículo 4° se GACETA OFICIAL especifica que “podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”.

Para el tratadista Jorge Otamendi la "marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro" ("Derecho de Marcas", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 7). Por su parte el tratadista Hermenegildo Baylos Corroza define a la marca como “un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor.

No identifica un producto o un servicio, considerados en su individualidad; sino en cuanto ejemplares de una serie” (“Tratado de Derecho Industrial”, Editorial Civitas, Madrid 1978, pág. 838). Requisitos que debe reunir un signo para registrarse como marca La norma del artículo 81, exige tres requisitos esenciales para que un signo pueda ser registrado como marca: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

El signo que no reúna estos requisitos no puede ser considerado como marca; así como el signo que tenga condiciones para ser marca, no podrá registrarse si por sus condiciones propias o por los derechos que afecten a terceros se convierte en irregistrable por así prohibirlo los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Si la marca tiene por objeto distinguir una cosa de otra, es obvio que el signo tiene que estar representado por un elemento material capaz de que el consumidor lo perciba, a través de uno de los sentidos y proceda a la comparación, diferenciación y distinción con otros signos y con los productos que lo protegen, perceptibilidad que tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda apreciarse por uno de los sentidos o de la inteligencia. La percepción más común del signo se hace a través del sentido de la vista y los signos más 09/03/98 31.48 comunes están representados por palabras o denominaciones; conjunto de palabras; una figura o gráfico; o un conjunto combinado de palabras y gráficos, así como de colores.

Percibido el signo, es decir, exteriorizado materialmente y recogido sensorialmente, corresponde a éste cumplir con una función esencial dentro del derecho marcario, como es la distintividad, función dirigida hacia dos aspectos: a la distintividad del signo en sus características exteriores frente a otros signos y la distintividad del signo frente a los servicios o productos a proteger, evitando en todo momento, que el signo tenga un acercamiento e identificación con los productos o servicios o con sus cualidades esenciales, porque si el signo persigue identificar y distinguir, no cumpliría esa función si fuera la simple repetición de la denominación genérica, común o usual del producto o reflejara las condiciones o características esenciales del servicio o producto.

El Tribunal ha dicho que “el signo será distintivo cuando por sí sólo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus cualidades esenciales o primordiales” (Procesos 12-IP-96 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 265 de 16 de mayo de 1997, 27-IP-96 G. O. N° 279 de 25 de julio de 1997). De no cumplir con ese objetivo será irresgistrable.

La tercera condición o característica que debe reunir el signo es la de la posibilidad de representación gráfica, que como lo ha dicho el Tribunal reiteradamente, no es una condición propia del signo frente a los productos, sino una necesidad para hacer expedita la publicación y el registro en sí mismo a fin de que los terceros puedan adquirir una idea clara del signo (Ver Proceso 27-IP-96).

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MARCAS MIXTAS En el asunto consultado se plantea la posibilidad de confusión entre una marca denominativa ORIENTE y un signo compuesto de las palabras “CAFÉ ORIENTE” con la adición de formas o gráficos especiales de varios colores, que lo catalogan como mixto. Los criterios jurisprudenciales de este Tribunal y la doctrina han reafirmado la tesis de GACETA OFICIAL que para llegar a una comparación de una marca denominativa con una mixta es necesario determinar cuál es el elemento predominante en ésta última qué le da mayor fuerza distintiva al signo, analizando éste en forma conjunta, sin limitaciones o mutilaciones, recordando que en una marca mixta “suele prevalecer el elemento denominativo sobre el gráfico.

Se parte de la base de que la palabra es la única forma que existe en la práctica para solicitar un determinado producto al paso que el signo gráfico es con frecuencia ambiguo y difícilmente puede ser expresado por el consumidor para señalar el producto” (Proceso 4-IP-91, G. O. Nº 97 de 16 de Diciembre de 1991 ratificado en Proceso 09-IP-94, G. O. Nº 180 de 10 de Mayo de 1995).

La doctrina, se dice en el Proceso 4-IP-88 (G. O. Nº 39 de 24 de Enero de 1989), se inclina a considerar que “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuen-ta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.

En las marcas en disputa, se precisa, en consecuencia llegar a determinar cuál de los elementos de la marca mixta tienen mayor fuerza de penetración y retención en la mente del consumidor, para encontrar "la dimensión más característica de la misma": o las denominaciones “CAFÉ ORIENTE” o el gráfico, y si es lo primero procedería la comparación con la marca denominativa “ORIENTE” y registrada prioritariamente.

(Carlos Fernández-Novoa, "Fundamento de Derecho de Marcas", pág. 240). En cambio, si en la marca solicitada para registro, el gráfico es el aspecto diferenciador del signo, la similitud con la marca denominativa no se daría, y por tanto no habría confusión, abriéndose la posibilidad, en consecuencia, de la coexistencia pacífica en el ámbito comercial (Proceso 09-IP-94).

3. RIESGO DE CONFUSIÓN En el supuesto de que en la marca solicitada “CAFÉ ORIENTE” predomine el elemento denominativo es necesario proceder al análi- 09/03/98 32.48 sis de conjunto de los vocablos a registrarse, y precisar cual de los dos términos tiene la suficiente carga expresiva diferenciadora, partiendo del hecho de que el término “CAFɔ es un término genérico, inapropiable como marca para proteger productos a los que se refiere el signo en sí mismo, y por lo tanto estaría excluido para el análisis comparativo, restando entonces, que en las dos marcas el vocablo “ORIENTE” es motivo de confusión, existiendo no sólo semejanza o igualdad entre los dos términos, sino identidad, por lo que, como así lo ha dicho el Tribunal, la identidad entre los signos releva de cualquier análisis de confusión, porque lo idéntico se confunde por sí mismo, ya que todo signo semejante o igual puede ser susceptible de un riesgo de confusión, pero todo signo idéntico es confundible a priori. “La similitud o semejanza entre signos admite reglas de comparación o de análisis, en tanto que la identidad por ser un hecho objetivo no resiste ningún análisis” por lo que la identidad descarta por sí misma toda regla para establecer una comparación diferenciadora entre dos signos, (Proceso Nº 17-IP-96, G. O. Nº 253 de 17 de marzo de 1997), pues “tratándose de marcas idénticas -tanto en cuanto a signos como a productos- el riesgo de confusión es inevitable y puede establecerse “prima facie” con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto” (Proceso 7-IP-96, G. O Nº 299 de 17 de octubre de 1996).

La exclusión de los componentes genéricos dentro de la comparación de marcas denominativas tiene su razón de ser: tales componentes no son apropiables en exclusiva y nadie puede pretender desplazar con el registro de esos nombres a otros comerciantes interesados en el uso de ese vocablo. Además, si el consumidor va a asociar el término genérico con el producto en si mismo y no con el origen empresarial, ese término no cumple ninguna función marcaria.

En estos casos el examen del signo marcario ha de realizarse prescindiendo de esos términos y analizando en su globalidad el resto del signo, que deberá en todo caso, en su conjunto mantener la fuerza distintiva que requiere un signo para el registro. De esta forma se cumpliría a cabalidad el objetivo que se persigue al examinar una marca, cual es, determinar la impresión general que el signo produce en la mente del consumidor.

(Ver Carlos Fernández - Novoa, "Fundamentos de Derecho de Marca", pág. 201 y 217). GACETA OFICIAL En la propia solicitud de registro se menciona que el término “CAFɔ es sólo explicativo del producto, mayor razón para aseverar que dicho vocablo no es el elemento predominante ni esencial de la marca solicitada, asumiéndose en consecuencia, que el vocablo “ORIENTE” se configura con mayor fuerza diferenciadora del signo y se convertiría en el elemento predominante del signo a registrarse, elemento que percibido por lo visual y auditivo tiene que enfrentarse a la identidad de un signo registrado anteriormente para los mismos productos, por lo que la confusión se daría en los dos campos ya analizados: el signo como expresión imaginativa del titular, y el signo como medio distintivo entre productos de diferentes empresas.

Citando la jurisprudencia española, se transcribe el fallo contenido en la semejanza de las marcas “Johnson Tacto” y la marca “Tacto de Lázaro”, fallo en el cual se expresó: “que en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc., tanto como a las denominaciones, y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores después de una apreciación en la que se puedan destacar los elementos más llamativos, pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del producto común, ha de ser preferentemente contemplado para decidir si la marca discutida puede provocar confusión en el tráfico a costa de la prioritaria que lo había ampliamente difundido. “En el presente caso las marcas mixtas registradas a favor del ahora recurrente, aparte del fonema “Tacto de Lázaro”, se integran por un componente gráfico de carácter abstracto, aunque diferente en cada una de ellas, que por su composición no evocan ningún concepto que, a su vez, pueda expresarse en un nombre, por lo que carecen de toda virtualidad diferenciadora del producto, siendo el elemento denominativo el más llamativo por su forma individualizadora".

("Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor", Editorial Marcial Pons, Tomo XVII, 1996, págs. 432 y 433). 09/03/98 33.48 En el caso de la marca “Tandem” y la denominativa que incluye la misma expresión, la sentencia del Tribunal Supremo Español, al declarar la existencia de la confusión dijo: “Segundo. El apartado 1.º del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial trata de evitar toda confusión en el mercado que pueda ser originada por la identidad, semejanza o parecido de los gráficos o denominaciones incluidas en la marca cuya inscripción se solicita con otras registralmente preexistentes.

Es importante destacar que en el momento de apreciar si existe o no identidad, semejanza o parecido gráfico y fonético entre los distintivos que las marcas enfrentadas en los mismos incluyen, se ha de atender al impacto visual o auditivo que con ellas se puede originar en sus destinatarios, el cual ha de producir una mayor o menor impresión recordatoria de estos últimos. “Si bien los distintivos gráficos y los denominativos, por ser recibidos a través de distintos sentidos humanos pueden ser apreciados separadamente y en muchas ocasiones no puede apreciarse entre las marcas comparadas su parecido o semejanza, esto no ocurre cuando el distintivo de una de ellas es mixto -gráfico/ denominativo-, y, que en su conjunto, por su gráfico, se refuerza su denominación, lo que produce en la comparación una mayor semejanza o parecido entre las marcas enfrentadas. “En el supuesto de actual referencia la marca número 521.923, preexistente en el Registro de la Propiedad Industrial -gráfica/denominativa-, presenta -según admite la solicitante- un rectángulo dentro del cual se incluye la representación de una bicicleta de dos plazas, cuyas máquinas son nombradas con la palabra “TANDEM”, que aunque extranjero es ya admitido por la generalidad de las personas que la emplean; esta evocación que se infiere de dicho gráfico se encuentra más aún reforzada por la denominación “TANDEM” que también dicha marca incluye en dicho gráfico.

Pues bien, si la marca solicitada, número 1.153.463, está constituida por la palabra “TANDEM”, no cabe duda que entre ambas marcas enfrentadas se produce la semejanza o parecido, gráfico o fonético, que ha de ocasionar la confusión en el mercado que trata de evitar la norma jurídica anteriormente citada”. ("Actas ", página 451). GACETA OFICIAL "El distintivo gráfico en caso de identidad de denominaciones no puede evitar el error o confusión por asociación conceptual con la marca ya registrada con el resultado de beneficiarse la marca nueva del crédito adquirido por la prioritaria en el Registro o de perjudicarse el titular de aquélla si los productos amparados por la marca mixta posterior no son de la misma calidad" (Tribunal Supremo Español, caso marca TIFFANY VS TIFFANY, "Sección de Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, dirigida por José Massaguer Fuentes, septiembre 1997, página 11025).

4. NOMBRES COMERCIALES El artículo 83, de la Decisión 344 en su literal b) contiene la prohibición de registrar como marcas los signos que “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error” y conforme al artículo 128 ibídem, “el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. El actor en su demanda acude en defensa de sus derechos a la aplicación de esta norma, en razón de que si bien apenas en el año de 1994 se solicitó el registro de la marca, ésta ha sido utilizada desde el año de 1963 “cuando se inscribió ante la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, la tostadora con el nombre de CAFÉ ORIENTE”.

Según el Sistema Andino, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene exclusivamente con el registro del signo. Es decir solo con el registro nace el derecho, sin que el uso anterior tenga efectos dentro del Sistema Subregional (Ver Procesos 2-IP-95, 12-IP-95, G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996 y 7-IP-95, G. O. N° 189 del 15 de septiembre de 1995).

La protección al nombre comercial se origina a raíz de la Decisión 311, aplicable en los Países Miembros desde su publicación en la 09/03/98 34.48 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 96 de 12 de Diciembre de 1991. La marca ORIENTE cuyo titular es el señor Jaime Eduardo González, se encuentra registrada, según el cuadro de búsqueda de la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo el título Nº 117869, con vigencia desde el 24 de Agosto de 1992 con duración hasta el 24 de Agosto del año 2002.

El titular de un nombre comercial tiene el derecho de presentar observaciones al registro de una marca que pueda prestarse a confusión y error entre los consumidores. Pero una vez inscrita la marca bien porque no se presentaron observaciones o bien porque la Oficina Nacional Competente no pudo definir o detectar la similitud entre el signo usado y la marca por registrarse, al titular del nombre comercial no le cabe otra alternativa que la planteada en el artículo 113 de la Decisión 344, si su derecho estuviere protegido por alguna de las causales o motivos de impugnación previstos en dicha norma, porque una marca anteriormente registrada seguirá vigente en tanto en cuanto no se impugne su validez o legalidad, impugnación precisamente prevista en el citado artículo 113.

En el Proceso 25-IP-95, Caso Bonita, G. O. Nº 241 de 20 de enero de 1997, ratificado en Proceso 28-IP-95, el Tribunal advirtió: “Sinembargo, este Tribunal comunitario considera importante advertir el inconveniente de que al amparo de deficiencias en el planteamiento de una demanda, por indebida aplicación de la ley, puedan quedar sin tutela jurídica los derechos sobre una marca idéntica o similar, notoria y debidamente registrada en terceros países, en los que por imposibilidad técnica no se pudo detectar la identidad de marcas en tiempo oportuno por las oficinas nacionales competentes, con el consiguiente riesgo de confusión en el mercado comunitario.

Desde la expedición de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (artículo 122), el sentido finalista de la ley andina ha sido el de consolidar un sistema de administración comunitaria de la propiedad industrial, mediante el fortalecimiento técnico e intercambio de información entre las oficinas nacionales competentes. Qué importante sería que como culminación de ese proceso de avance, la GACETA OFICIAL 09/03/98 35.48 ley positiva andina pudiera dar el paso hacia una protección comunitaria centralizada de las marcas en el mercado subregional, con miras a amparar el interés de consumidores y empresarios del área andina”. cial de la marca como es la de determinar el origen empresarial.

De todos modos el signo deberá analizarse en su globalidad o totalidad para determinar si mantiene la fuerza distintiva. Mutatis mutandi, si el nombre comercial no fue advertido por la Oficina Nacional Competente como prioritario en su uso, y pese a ello se registró una marca con distintivos idénticos o similares y para los mismos productos que confluyen en una confusión derivada de similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, esa inadvertencia puede ser subsanada recurriendo a las acciones previstas por la propia Decisión 344 pero habiéndose alegando la causal de irregistrabilidad en su debida oportunidad, ésta puede servir de fundamento, en una acción posterior, al tenor de lo previsto en la citada norma del artículo 113. 5.

En las marcas mixtas -compuestas de una denominación y de un gráfico- se determinará previamente, para efectos de determinar si existe confusión, cuál es el elemento predominante en el conjunto distintivo, esto es, la denominación o el gráfico. Con los antecedentes expuestos EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Para que un signo sea registrable debe reunir las condiciones de perceptibilidad, distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, y además, no encontrarse impedido de registro por una de las causales establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2.

En una solicitud de registro marcario posterior a una marca registrada cuyos signos sean iguales o semejantes para los mismos o similares productos, no podría autorizarse el registro, por crear una confusión derivada de similitudes gráfica y visual 3. La concesión previa de una marca para un determinado producto, no obliga a la administración a registrar la misma marca para productos similares o iguales cuando exista riesgo de confusión en el mercado con otras marcas ya registradas. 4.

Para determinar la confundibilidad en un conjunto marcario no se tomarán en consideración los elementos o vocablos genéricos, pues estos no cumplen la función esen- 6. Por regla general en una marca gráfica predomina la palabra o la denominación por ser el medio más común y generalizado de que se vale el consumidor para solicitar el producto protegido por la marca. 7.

Un gráfico que no tuviere una expresión fonética, no podría ser considerado como elemento predominante o con mayor fuerza expresiva dentro del conjunto marcario frente a una marca que si la tenga. 8. De acuerdo con la Decisión 344 un nombre comercial protegido conforme al derecho interno de cada uno de los Países Miembros, podrá constituirse en signo oponente para una marca que se pretenda registrar.

Frente a la marca registrada, al titular del nombre comercial le corresponde ejercitar las acciones que contempla dicha Decisión Comunitaria en defensa de sus derechos. 9. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 3978. 10.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese esta providencia al Organismo Jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada. Remítase copia sellada y certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal.

GACETA OFICIAL 09/03/98 Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. 36.48 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. PROCESO 13-IP-97 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, 102 y 147 de la Decisión 344 presentada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Nº. 4127 contra Autoridades Nacionales. Actora: SOCIEDAD FARMACEUTICA COLOMBO BELGA FARCOBELL LTDA. Caso: DERMALEX. Quito, 6 de Febrero 1998 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: La solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, 102 y 147 de la Decisión 344 presentada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Nº. 4127 contra Autoridades Nacionales. Actora: SOCIEDAD FARMACEUTICA COLOMBO BELGA FARCOBELL LTDA. Caso: DERMALEX. “En el proceso instaurado por la sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA FARCOBELL LTDA., a través de apoderado, se pretende obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: “a) De la resolución núm. 20.597 de 17 de noviembre de 1995, mediante la cual se negó el registro de la marca “DERMALEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª.

Internacional a nombre de la sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA LTDA. “b) De la resolución número 1.610 de 31 de julio de 1996 mediante la cual se resolvió en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la resolución núm. 20.597 de 17 de noviembre de 1995. “c) A título de restablecimiento del derecho solicita se conceda el registro de la marca DERMALEX para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª. del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza”.

HECHOS DE LA DEMANDA Los transcritos por el Consejero Ponente son: “La sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA LTDA., presentó solicitud de registro de la marca DERMALEX para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª. del artículo 2 del Decreto 755 de 1972 o Clasifi- GACETA OFICIAL cación Internacional de Niza, el 27 de enero de 1992.

Solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 382. “Contra la solicitud de registro, la sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA LTDA. S.C.A., presentó demanda de observaciones (oposición), fundamentada en el hecho de ser titular de la marca DERMAX, la cual según ellos, era confundible con la marca DERMALEX. “La División de Signos Distintivos declaró infundada la observación presentada por LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A., en la resolución 20.597 y a la vez negó el registro de la marca DERMALEX, solicitada por la sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA LTDA. “Contra la resolución 20.597 de 17 de noviembre de 1.995, la sociedad solicitante, por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto mediante resolución núm. 1610 de 31 de julio de 1996, mediante la cual desestimó la apelación interpuesta y confirmó la resolución 20.597”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO. Según el Tribunal consultante en los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “a) El artículo 81, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que la marca DERMALEX es un signo perceptible y suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica y por tanto poseía la fuerza distintiva para identificar productos de la clase 5ª. “b) El artículo 83, porque la Superintendencia olvida que las circunstancias que determinan cuándo una marca no puede ser registrada, constituye la excepción, pues la regla general es la registrabilidad y por tanto no se pueden limitar los derechos que tienen los solicitantes al registro, al darle a las causales de irregistrabilidad mayores alcances de los que de acuerdo a una sana interpretación pueden tener. 09/03/98 37.48 “En tratándose de productos que van dirigidos a un sector calificado de la población, debe tenerse en cuenta que es usual que las marcas compartan ciertos radicales (en este caso el radical “derma”), sin que por ello sean susceptibles de confundibilidad. “El prefijo DERMA significa piel y es usado con tal connotación por químicos, farmacéutas, médicos y cosmetólogos, para quienes este es un prefijo de uso común, y no puede ser objeto de apropiación exclusiva y excluyente por parte de un productor o comercializador.

Dicho prefijo no es novedoso, ni arbitrario, razón por la cual es de dominio público, en especial, en tratándose de productos químicos y farmacéuticos comprendidos en las cinco (5) primeras clases de la clasificación internacional Niza. “c) El artículo 102 de la Decisión, en concordancia con el artículo 147 ibídem, por cuanto el mencionado artículo 102 dictamina cómo el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro. “La Superintendencia violó las referidas normas al impedir a un solicitante acceder a un derecho, por tratar de salvaguardar un derecho de exclusividad que, de acuerdo con esta Decisión, todavía no existía”.

OTRAS PIEZAS PROCESALES DEL EXPEDIENTE: · Resolución Nº. 20597. Por la cual se decide una observación y se niega el Registro de una marca. · Resolución Nº. 1610. Por la cual se resuel- ve un recurso de apelación. REF: EXPEDIENTE Nº. 92 354107; · La demanda; · Solicitud de Registro de la Marca · Observaciones a la marca DERMALEX publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 382. · Respuesta a la demanda de oposición (observaciones).

RESOLUCION Nº. 20597 La Resolución al referirse a los argumentos del observante dice: GACETA OFICIAL “Que la marca cuyo registro se solicita es confundible con la marca previamente registrada por el observante, al existir entre ambas identidad o similitud gráfica, fonética y literal; además, considera que la coexistencia de ambas en el mercado induciría al consumidor a error al distinguir productos de igual clase”.

En el numeral tercero de la Resolución expresa: “Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando su fraccionamiento o el examinarlas en sus detalles; sin embargo, sólo se deben considerar las similitudes que ellas puedan contener, pues son éstas las que en un momento dado confunden al consumidor medio.

En opinión de este despacho, entre la expresión que se pretende registrar DERMALEX y la marca en que se basa la observación DERMAX, no existe semejanzas que induzcan al consumidor a error; pero por el contrario, entre aquella y la marca previamente solicitada por un tercero DERMADEX, existen similitudes que inducirán al consumidor a error y, por consiguiente, ambas marcas no pueden coexistir en el mercado pues generarían confusión en el público.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. RESOLUCION Nº. 1610 DICTADA POR EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO Al recurrirse la Resolución Nº. 20597 de 17 de noviembre de 1997, el Superintendente de Industria y Comercio, declaró infundada la observación de la sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A. y negó el registro de la marca DERMALEX por existir semejanzas susceptibles de inducir a error a los consumidores con la marca DERMADEX, solicitada por la sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA LTDA. “Sostiene que las marcas no son esencialmente semejantes, si se tiene en cuenta el análisis comparativo de los signos que pretenden amparar productos farmacéuticos. 09/03/98 38.48 “Afirma, que se deben omitir de la comparación, aquellas partes del signo que correspondan a elementos genéricos, prefijos o sufijos. “DERMA es una expresión genérica de los productos comprendidos en la clase 5ª, y corresponde a un prefijo proveniente del griego y cuyo significado es piel, como en DERMATITIS, DERMATOESQUELETO, DERMATOLOGIA. “Tienen en común los prefijos DERMA Y DERM, términos de los cuales trae definiciones del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua”. “3.

Que para decidir el recurso de apelación interpuesto, es preciso efectuar los siguientes comentarios: “La marca cumple la función de individualizar en el mercado los productos o servicios de un empresario, de los productos o servicios de otro empresario. “Esa función diferenciadora de la marca no se cumpliría si coexistieran en el mercado marcas registradas semejantes o idénticas, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error. “La mencionada confusión puede presentarse de diversas formas.

A este respecto cabe resaltar lo señalado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en interpretación prejudicial proferida en el proceso número 09-IP-94, según la cual “la relación entre la aproximación de los signos y de los productos o servicios, como punto de partida para el examen comparativo de dos marcas, como antecedente en la determinación del riesgo de confusión, ha llevado a los tratadistas a distinguir dos clases de confusión; la directa y la indirecta.

Por la primera se induce al comprador a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. En este caso la identidad se produce en los signos y la naturaleza misma de los productos. “La confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos; el consumi- GACETA OFICIAL dor cree que el producto que adquiere tiene el mismo productor; “o que el producto pertenece a una misma línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó” (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, página 144)”. 09/03/98 39.48 sin tomar en consideración que la mera expectativa de GRUFARMA LTDA. sobre el posible registro de DERMADEX, es posible que nunca devenga registro, es decir que nunca se constituya en derecho de exclusividad, como de hecho, no lo ha constituido hasta hoy”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES SOLICITUD DEL REGISTRO DE MARCA Luego de transcribir las normas violadas y su concepto la actora manifiesta que: Se solicita la marca DERMALEX para los siguientes productos: “Al hacer la confrontación entre los signos se debe omitir de la comparación aquellas partes del signo que correspondan a elementos genéricos, prefijos o radicales.

En consecuencia, dado que el radical “derma” es genérico, la parte objeto de cotejo la constituyen las sílabas LEX y DEX. “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas (apósitos); materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de los animales dañinos; fungicidas, herbicídas”, contenidos en la clase 5ª, de la clasificación de Niza. “La distintividad es indiscutible cuando se trata de sufijos de mínima conformación, como en este caso en el que la diferencia entre las sílabas DEX y LEX está dada por las letras D y L, las que al ser articuladas en dichas sílabas constituyen sonidos muy diferentes.

Esta diferencia es evidente, y está dada por el hecho de que el fonema “L” constituye un sonido de articulación apico-alveolar, lateral, fricativa, mientras que el fonema “D” es un sonido de articulación dental, oclusiva. “Existen signos que estando conformados por una sola sílaba, se distinguen con una sola letra y coexisten en el mercado sin dar lugar a la confundibilidad, como son las marcas REY y REX, o las marcas DOL, DOP y DOS”. “El mencionado artículo 102 dictamina cómo el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro, y no antes, por ello la Superintendencia de Industria y Comercio violó las referidas normas al impedir a un solicitante el acceder a un derecho, por tratar de salvaguardar un derecho de exclusividad que, de acuerdo con esta decisión, todavía no existía. “En otras palabras, la entidad defendiendo un derecho que no existía -el derecho a la exclusividad sobre el signo DERMADEX-, violó el derecho que tenía mi representado a acceder a la titularidad de otro derecho de exclusividad (sobre el signo DERMALEX), Observaciones a la marca DERMALEX publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 382 1.

La sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA LTDA. solicita el día 27 de enero de 1992 el registro de la marca DERMALEX para distinguir productos en la clase 5ª. del Decreto 755. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta 382 del 11 de agosto de 1993, la cual se tramita bajo el Exp. 354.107. 2. Laboratorios Bussie, Bustillo & Cia. S.C.A. (antes Laboratorios Bussié. S.A.) es titular de la marca DERMAX según certificado Nº. 123.568 para distinguir productos en la clase 5ª.

El titular de la marca DERMAX presentó observaciones al registro, las cuales fueron respondidas por la Superintendencia en la Resolución 1610 que las rechazó. El solicitante de la marca DERMALEX respondió a la oposición (observaciones), contradiciendo los argumentos de los mismos. CONTESTACION A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO “Las Resoluciones Nº. 20597 del 17 de noviembre de 1995 y 1610 del 31 de julio de GACETA OFICIAL 1996 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no han incurrido en violación de normas legales de carácter superior como lo sostiene la parte demandante, especialmente de la Constitución Nacional y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “En primer lugar, se tiene que los actos administrativos impugnados ante el Honorable Consejo de Estado fueron expedidos por el Jefe de la División de Signos Distintivos con plena competencia para estudiar y resolver sobre la concesión de marcas, revestido para el efecto de precisas atribuciones legales conferidas por el Decreto Nº. 2153 de 1.992, y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y demás normas legales vigentes. “La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 83 literal a) impide legalmente que una marca solicitada sea registrada cuando sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios.

La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo examen de confundibilidad de la marca “DERMALEX” para productos de la clase 5ª. y de DERMADEX solicitada por la sociedad GRUFARMA LTDA., (Sic) existen similitudes que conllevarían al público consumidor a error. “Cabe señalarse que las causales de irregistrabilidad son normas de orden público de obligatorio cumplimiento a cuyo acatamiento no puede sustraerse la Oficina Nacional Competente. “Si bien publicado el extracto de la solicitud de registro de la marca “DERMALEX” en la Gaceta de Propiedad Industrial, para la clase 5ª. se presentó observación por parte de la SOCIEDAD LABORATORIOS BUSTILLO & CIA. S.C.A., la cual se declaró infundada por los actos administrativos acusados, ello no impedía que la oficina nacional competente examinara otras solicitudes o registros anteriores que fueran confundibles con la solicitada. “Por ello, puede afirmarse inequívocamente que los fundamentos legales tenidos en cuen- 09/03/98 40.48 ta en las Resoluciones Nº. 20597 del 17 de noviembre de 1.995 y 1610 del 31 de julio de 1.996 expedidas por la División de Signos Distintivos y la delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustan a pleno derecho además de que no violentan disposiciones legales superiores ni en materia marcaria”.

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional y las aplique dentro del Proceso Interno como es el caso del Consejo de Estado, alto Organo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo al haber solicitado la interpretación de los artículos 81, 83, 102 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. NORMAS A INTERPRETARSE Las normas a interpretarse son las siguientes: DECISIÓN 344 “ARTICULO 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “ARTICULO 83.

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o GACETA OFICIAL servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; “ARTICULO 102.

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. “ARTICULO 147. Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares de conformidad con la presente Decisión”. 09/03/98 41.48 DERMALEX y la marca en que se basa la observación DERMAX, no existe semejanzas”; pero por el contrario, entre aquella y la marca previamente solicitada por un tercero DERMADEX, existen similitudes que inducirían al consumidor a error y por consiguiente ambas marcas no pueden coexistir; concluyendo en declarar infundada la observación, por tanto negando el registro de la marca DERMALEX.

Sobre el contenido de la anterior resolución parecería haber quedado excluida la marca DERMAX del conflicto entre el que continúan los signos DERMALEX y DERMADEX. III. IDENTIFICACION DE LAS MARCAS EN CONFLICTO IV. LA MARCA Y LOS REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO Habiéndose planteado conflicto entre las marcas DERMALEX, DERMAX Y DERMADEX, para fines de interpretación de las disposiciones legales comunitarias en su aplicación, se hace necesaria su identificación, conforme a los respectivos documentos, producidos dentro del trámite.

En efecto, si bien en la solicitud de interpretación formulada por el Consejo de Estado, se menciona a la sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA LTDA. como solicitante de registro de la marca DERMALEX el 27 de enero de 1992, para distinguir productos de la clase 5ª. del art. 2º del Decreto 755 de 1972; contra dicha solicitud se indica que la sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLOS CÍA. LTDA. S.C.A. presentó demanda de observaciones (oposición) fundamentada en el hecho de ser titular de la marca DERMAX, la que según ellos era confundible con la marca DERMALEX, oposición ésta declarada infundada dando lugar a la resolución 20.597 y a la resolución 1610 que desestimó la apelación confirmando la anterior; sin embargo en la citada resolución que señala a DERMAX para distinguir productos de la clase 5ª, afirma que la marca cuyo registro se solicita (DERMALEX) es confundible con la marca previamente registrada por el observante (DERMAX) “al existir entre ambas identidad o similitud gráfica, fonética y literal”.

Seguidamente en sus “Consideraciones del Despacho”, menciona otro expediente Nº. 92322545, se tramita otra solicitud de registro de marca DERMADEX, para distinguir productos de la clase 5ª. presentada por GRUFARMA LTDA. el 23 de mayo de 1990 y expresa que “En opinión de este despacho, entre la expresión que se pretende registrar El Tribunal dentro del proceso 27-IP-95 expresó: "Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa." (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13). La marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

El signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendrá la capacidad necesaria para ser registrado. Para que un signo pueda ser considerado como marca es necesario que reúna tres requisitos intrínsecos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Cabe advertir que, por el hecho de reunir un signo estos requisitos, no queda asegurado su registro, ya que podría encuadrar en las causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. a) Perceptibilidad.- La marca por ser un signo de realidad intangible requiere de perceptibilidad, es decir, que posea ciertos perfiles GACETA OFICIAL 09/03/98 42.48 definidos que permitan distinguirla o diferenciarla de otra. c) Representación Gráfica.- En el mismo proceso con referencia a este requisito se dice: “El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir” y “percibir” lo describe como el hecho de “recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto y “Percepción”, dice, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos”.

(Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, pág. 1041). “El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos perciba, lo conozca y lo solicite. La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc.

Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. La marca no surge sin los consumidores, de aquí que el signo al ser asociado a determinados productos o servicios pone en movimiento todo un proceso mental en el público consumidor en torno al origen empresarial, calidad y aún respecto de la buena fama de las mercancías a que la mencionada marca hace alusión, tutelando no solo el privativo interés del empresario, sino en general el del consumidor. “El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impide que éstas sean registrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad”. b) Distintividad.- Es la función esencial de la marca; radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

La distintividad implica que el signo sea individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto este signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir unos productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser distintivo y por lo tanto incumple las funciones de marca.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya se ha pronunciado, diciendo: "El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno y lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca.

El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación" (Proceso 27-IP-95). V. SIGNOS IDENTICOS O SIMILARES A OTROS YA REGISTRADOS Ante el juez nacional se ha planteado el conflicto de la denegación de la inscripción de la marca DERMALEX (solicitada) frente a la marca DERMADEX, bajo la consideración de que entre las dos existe semejanza "ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error", criterio administrativo que se fundamenta en la disposición del literal a) del art. 83 de la Decisión 344, que prohibe el registro de signos que: "sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error".

Esta disposición tiene como fin proteger al consumidor, ante la presencia de dos signos que siendo idénticos o semejantes, amparen los mismos productos o servicios y que dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error, al creer el consumidor que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con la marca similar también deviene del mismo origen o fuente empresarial.

El error GACETA OFICIAL en el producto mismo y el error de origen empresarial -no geográfico- del producto, es el que trata de evitar esta norma. Entre los métodos señalados por la doctrina para medir el grado de semejanza entre productos, los autores señalan que ésta debe juzgarse con criterios estrictos, comúnmente reconocidos dentro de la “Regla de la especialidad”.

Para determinar la semejanza entre productos señalan criterios como el de su naturaleza, finalidad, conexión competitiva, lugar en que se ofrecen al público, etc. "La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva". (Proceso 2-IP-94) Para determinar una posible confusión entre dos o más signos, el confrontamiento o análisis de éstos debe realizarse en su totalidad o en su composición global, sin desmembraciones, resquebrajamientos o mutilaciones de palabras o sílabas y sin atribuir a cada sílaba o palabra contenidos propios, que no reflejen el sentido o concepto del signo a registrarse, esto es, sin una descomposición de su unidad gráfica, fonética o conceptual.

Esta ha sido la doctrina jurisprudencial del Tribunal en numerosos casos. VI.- CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCAS: DERMADEX Y DERMALEX La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 83 literal a) consagra que no podrán registrarse como marcas los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan conducir al público a error ”, según la prenotada Decisión, es claro entonces, que se trata el tema de la confundibilidad desde dos tópicos diferentes que, sin embargo, convergen en el mismo fin.

El primero de ellos es la identidad entre signos, es decir, que la denominación a registrar tiene una estructura y contenido exacto a la ya registrada, que genera de plano su irregistrabilidad. En segundo 09/03/98 43.48 término, el que consideramos de mayor importancia y cuidado dada la flexibilidad del concepto, es la similitud entre marcas, toda vez que el legislador comunitario no ha precisado que debe entenderse por similitud o semejanza, y en consecuencia, corresponderá al intérprete de la norma, ya sea el funcionario de la Oficina Nacional Competente o el juez, medir el contenido y alcance de la expresión similitud, que por lo demás, conlleva un ámbito suficientemente amplio, para que puedan involucrarse diversos modos interpretativos, que en algunos casos pueden presentarse antagónicamente.

Con relación a los signos DERMADEX Y DERMALEX, será necesario establecer si puede generar en el público consumidor una confusión o error respecto de los productos o servicios para los cuales se pretende el registro; correspondiendo aclarar que la confundibilidad entre dos marcas es mayor cuando los productos y servicios que ellos protegen son de la misma clase, como en el presente caso.

Para dilucidar si entre una marca y otra hay similitud, se han creado en la doctrina y la jurisprudencia tres criterios, que a continuación se exponen: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica.

Pero la confundibilidad, como ha expresado este Tribunal, para que se constituya en impedimento o en barrera para el registro marcario, basta y es suficiente que lo sea dentro de uno de los parámetros ya enunciados. Aparte, además, que la sola posibilidad de confusión es factor que inclina al juzgador a catalogar a un signo como irregistrable.

GACETA OFICIAL Finalmente, con referencia a la interpretación de las disposiciones seguidamente citadas, nos remitimos al criterio expuesto por el Tribunal en el Proceso 27-IP-96 que dice: “Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro. “Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83.

Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas”.

VII.- REGISTRO DE LA MARCA Para fines de interpretación del art. 102 de la Decisión 344, se deberá tomar en cuenta que el derecho de uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro; en el caso de autos ninguna de las marcas en controversia se halla ya registrada, encontrándose en trámite para dicho objetivo: DERMADEX primeramente solicitada el 23 de mayo de 1990 y DERMALEX posteriormente solicitada, en fecha 27 de enero de 1992, ambas para distinguir productos de la clase 5ª. del art. 2º del Decreto 755 de 1972.

En consecuencia se trata de aplicar las causas de irregistrabidad por confusión entre las marcas solicitadas en el registro a que se refiere al art. 83 a) de la Decisión 344, teniendo en cuenta la prevalencia o precedencia de la solicitud de registro. 09/03/98 44.48 Sobre el particular el Tribunal manifestó: “La Legislación Comunitaria Andina consagra como título para adquirir el derecho sobre una marca el denominado sistema atributivo en virtud del cual sólo gozará de los derechos inherentes a la marca, quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente, a cargo de la Oficina Nacional Competente”. “En consecuencia, es opinión de este Tribunal la de que dentro del régimen comunitario andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la de su inscripción en el registro ante la Oficina Nacional Competente, no siendo del caso la aplicación del principio de prescripción adquisitiva del dominio para gozar del derecho al uso exclusivo de una marca”.

(Proceso 07-IP-95, G.O 189, del 15 de septiembre de 1995). En el Proceso 4-IP-94 (G.O. Nº 189 de 15 de Septiembre de 1995), sobre el mismo tema el Tribunal expresó: “La exclusividad sobre el uso de la marca es un derecho esencial dentro del régimen marcario que requiere una amplia protección jurídica. El Sistema Comunitario Andino garantiza en el artículo 72 de la Decisión 85 (artículo 102 de la Decisión 344), ese derecho al disponer que: “el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente”. “La propiedad marcaria y su exclusividad nacen, según el sistema atributivo consagrado en la subregión, por el “registro” de la marca ante la respectiva oficina nacional competente”.

VIII.- MARCAS FARMACEUTICAS En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

GACETA OFICIAL Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia - España, Octubre - Noviembre 1993, pág. 10389). Estos prefijos o sufijos entre otros son: prosta, cata, vas, cefa, erba, erbi, fosfo, sano, bio, derm, derma, efor.

La doctrina española ha sostenido criterios diferentes respecto al riesgo de confusión entre marcas que protegen productos farmacéuticos. Una parte de la doctrina estima que la posibilidad de confusión es menor, pues la venta o expendio de los productos farmacéuticos lo hacen personas con conocimientos técnicos, a base de recetas extendidas por profesionales.

Otra corriente doctrinal y jurisprudencial es más estricta en cuanto a la convivencia marcaria y estima que debe extremarse el rigor comparativo porque en relación con los medicamentos está en juego o en incidencia la salud pública a la que hay que protegerla y ampararla. Un tercer criterio jurisprudencial es que en las marcas farmacéuticas debe utilizarse los mismos criterios de comparación que en otro tipo de marcas, con independencia de los productos que distinguen, restándole importancia al hecho de que se expendan mediante receta médica pues esta circunstancia no agrava ni reduce la semejanza que podría darse entre las dos marcas enfrentadas.

El Tribunal Supremo en sentencia de mayo de 1986 bajo la influencia de la primera corriente, aceptó el registro de las marcas LAXATIN y LEXICAN, en donde se expresó que: “El eventual riesgo de error o confusión entre los consumidores de estos productos se contrarresta por la cualificación técnica y profesional de quienes lo dispensan y expenden” (Obra citada, pág. 10392).

En el otro lado se declararon incompatibles las marcas SENAFLOR y SANIFLER, HINEX e INEX, NIDEX, ZYPLAST y CIAPLAST, FIAPLAST y DIPLAS con la argumentación de que: 09/03/98 45.48 “La dispensión rápida que pudiera seguirse de una equivocación en su adquisición pudiera entrañar graves consecuencias afectantes a la salud” (Obra citada, pág. 10393).

En sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Tercera, de 1993 el Tribunal Supremo español expresó: “Si bien ambas marcas, así la “Mecloderm” (de cuyo registro se trata), como la “Decoderm” (oponente) tienen en común el sufijo “Derm”, este vocablo es de naturaleza genérica y, por ello, no apropiable como marca, en cuanto procede de la palabra griega “epidermis” (piel) y con esta significación se vulgarizó en el idioma castellano al objeto de designar tanto enfermedades de la piel como productos para su tratamiento; sentado lo precedente, la comparación entre marcas enfrentadas se ha de efectuar, pues, en función de sus respectivos prefijos “Meclo” y “Deco”, cuyas diferencias así fonéticas como gráficas excluyen una razonable posibilidad de error o confusión en el mercado, máxime cuando en el aspecto evocativo, mientras “Deco” se relaciona con adorno, “Meclo” carece de referencia que, al menos en el idioma castellano, recuerde otra significación, mereciendo, por ello, el calificativo de fantasía ” (Revista de Derecho General”, pág. 3945).

Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. IX.

ART. 147 de la DECISIÓN 344 En el Proceso 27-IP-95 al interpretar el alcance de la norma comentada, del artículo 147 el Tribunal dijo: “El espíritu de la disposición concerniente al artículo 147 no puede interpretarse en el GACETA OFICIAL sentido de que si la autoridad administrativa o la oficina nacional competente deniega una solicitud de registro de una marca, ese acto per se”, implicaría un incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino, ya que una decisión o resolución administrativa emitida con un criterio técnico por parte del admi-nistrador y que aparentemente no está de acuerdo con la solicitud del administrado, no significa que viole la disposición comunitaria si se trata de proteger a los administrados de esos riesgos; para eso existen las instan-cias superiores y los recursos procesales que permitan revisar las resoluciones y reparar los errores u omisiones producidos en la etapa administrativa inferior.

Suponer que la norma del citado artículo 147 consagra el principio de la infalibilidad del administrador no responde ni a la realidad ni a la lógica jurídica, ni a los principios de discrecionalidad y discernimiento de que dispone el administrador”. En atención a las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.- Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse comprendido en una de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. 2.- El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en las que se presenten observaciones, como en las que no se presenten. 3.- Si la parte interesada considera que la Administración ha realizado una aplicación indebida de las normas sustantivas o procedimentales podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede.

Sin embargo no debe 09/03/98 46.48 presumirse que toda negativa al registro de una marca constituye indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 4.- Cuando se pretenda registrar una marca que sea confundible con otra a registrar por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, debe ser rechazado el registro, en los términos del Art. 83 literal a) de la Decisión 344.

El juez nacional competente habrá de determinar, al efecto, si existe o no el riesgo de confusión. 5.- Para declarar la irregistrabilidad de un signo solicitado como marca, se analizará la confundibilidad en el campo visual, auditivo e ideológico, comparando siempre el signo con los productos o servicios que las dos marcas van a proteger, siendo irregistrable aquel si los productos son iguales o semejantes o tienen entre sí alguna conexión competitiva que pueda conducir al público a error, sin consideración a la clase del nomenclator a que pertenezcan.

El análisis comparativo será más exigente cuando la naturaleza de los productos frente al público al que van destinados puedan ocasionar daños por efectos de la confusión. 6.- De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 4127.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO GACETA OFICIAL Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO 09/03/98 47.48 Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 09/03/98 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú