PROCESO Nº 25-IP-97 Interpretación prejudicial de los artículos 81 en concordancia con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 81 de la citada Decisión 344 en concordancia con el artículo 128 ibídem; artículos 146 y 147, ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez.
Registro de la Marca: “CAFÉ ORIENTE (MIXTA)” de Gustavo Adolfo Peñaranda Ayala. Expediente Interno N° 3978. Quito, enero 30 de 1998 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: La solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 en concordancia con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 81 de la citada Decisión 344, en concordancia con el artículo 128 ibídem; artículos 146 y 147, ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera y remitida por intermedio del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, es requerida dentro del trámite interno en el cual se demanda la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nº 385 de enero 18 de 1995 y 290 de febrero 23 de 1996, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden negó el registro de la marca “CAFÉ ORIENTE (MIXTA)” para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza.
El Consejero Ponente, en el informe sucinto a que se refiere el literal c) del artículo 61 del precitado Estatuto, considera como hechos relevantes para la Interpretación Prejudicial, los siguientes: "a) La parte actora solicitó el 25 de agosto de 1994 el registro de la marca CAFÉ ORIENTE (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional.
"b) Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se formularon observaciones por parte de terceros. No obstante, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 385 de enero 18 de 1995, por medio de la cual se negó el registro de la marca solicitada, con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, bajo la consideración de que “en este caso entre la expresión que se solicita CAFÉ ORIENTE (ETIQUETA) y la marca registrada por un tercero ORIENTE (para la misma clase 30), existe semejanza ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error.
Basta para que un signo sea considerado irregistrable, el que sea idéntico o se asemeje, en forma que pueda inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero ”. “c) Contra el anterior acto se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 290 de 23 de febrero de 1996, en el sentido de confirmarlo.
“d) La parte actora considera que los actos acusados violan las siguientes normas comunitarias, por las razones que se sintetizan a continuación: "- El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con el literal a) del artículo 83 ibídem, pues se negó el registro de la marca solicitada, ignorando que es novedoso, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.
Además, en el año de 1983 la tostadora CAFÉ ORIENTE se inscribió ante la Federación Nacional de Cafeteros, y en 1983 lo hizo ante la Cámara de Comercio de Cúcuta, lo que prueba el uso continuo de la enseña comercial CAFÉ ORIENTE. "- El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 128 ibídem, pues al expedir el primero de los actos acusados, la Administración se abstuvo de determinar el mejor derecho que tiene la demandante sobre la enseña comercial CAFÉ ORIENTE, inscrita desde 1983 en la Cámara de Comercio de Cúcuta.
"- Los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no interpretaron ni aplicaron correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas.
También se violaron dichas normas, por cuanto la Administración no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo de expedir las resoluciones acusadas”. El Tribunal estima necesario ampliar los conceptos y los hechos contenidos en otras piezas procesales adjuntas al expediente remitido, y que son: I. Resolución 290 de 23 de febrero de 1995, ratificatoria de la anterior La Oficina Nacional Competente, a través del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, previa a su resolución, procede al análisis de los fundamentos del recurso de apelación radicado en esa dependencia el 7 de febrero de 1995, anotando, que según el impugnador, la marca solicitada “está compuesta por dos partes, la primera denominativa, que en su contexto incluye el término CAFÉ, que explica el tipo de producto que pretende distinguir la marca, al lado está el vocablo ORIENTE que es un término de fantasía, creado en forma arbitraria”.
“La segunda es la etiqueta, la cual consiste en la expresión CAFÉ ORIENTE, escrito en letras mayúsculas característica y especiales, en la parte superior de la etiqueta se observa una figura caprichosa que asemeja un sol y en el se destaca la palabra simplemente explicativa CAFÉ, debajo de todo este conjunto se destaca una taza de humeante café”.
“Afirma el recurrente que más que los vocablos en sí, la combinación de palabras y figuras es lo que pretende registrarse”. “Y que no debe pasarse por alto que la marca por la cual se niega el registro corresponde al vocablo ORIENTE”. Como criterios propios de sus consideraciones el ente administrativo, hace relación a las funciones que cumple la marca como es la de “individualizar en el mercado los productos o servicios de un empresario, de los productos o servicios de otro empresario”, función distintiva que no se cumpliría si coexistieran en el mercado marcas semejantes o idénticas para productos iguales o semejantes.
Asevera en su conclusión final y tomando como antecedente la doctrina jurisprudencial del Tribunal Andino, en el caso 09-IP-94 y las reglas dadas por el tratadista Pedro Breuer Moreno acogidos en dicha interpretación, de que los signos “arroja confusión, pues si bien los signos confrontados no son idénticos también lo es que se encuentra entre ellos una evidente similitud susceptible de inducir a error al público consumidor si coexistieran en el mercado”.
II. Demanda presentada por el apoderado del actor señor Gustavo Adolfo Peñaranda Defiende la registrabilidad del signo propuesto, expresando, en primer término que “la tostadora CAFÉ ORIENTE, se encuentra inscrita ante la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, bajo el certificado de inscripción número 44-710-1” de 1996. Anota que el actor cuenta con un establecimiento de comercio de su propiedad distinguido con la enseña comercial “INDUSTRIAS ORIENTE”, inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta desde el 26 de Diciembre de 1983 bajo el número de matricula 17148, para la actividad “el procesamiento y venta de café”, nombre y enseña comercial que se encuentran protegidas en la Decisión 344 por el artículo 128.
Aclara que pese a que apenas en 1994 se solicitó el registro de la marca CAFÉ ORIENTE, ésta ha sido usada desde 1963 cuando se inscribió, como se anota anteriormente en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el nombre CAFÉ ORIENTE. En cuanto a la expresión “ORIENTE”, ésta hace relación a la región de Colombia donde se produce por parte del actor CAFÉ, por lo que se concluye “que tal expresión es simplemente explicativa”.
Recurre a criterios jurisprudenciales de este Tribunal para resaltar que es necesario destacar en una marca mixta cuál es el elemento o la dimensión con mayor característica (Proceso 4-IP-94), para llegar a su propio criterio de que en la marca CAFÉ ORIENTE, “es evidente que predomina el elemento, gráfico, sobre el denominativo, máxime si se tiene en cuenta la composición de los colores que la conforman”.
Los fundamentos de derecho de la demanda, se radicalizan en la violación del artículo 81 de la Decisión 344, pues las Resoluciones que niegan el registro ignoran que el signo cumpla con los requisitos exigidos por esta norma: novedoso, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, características que sí cumple, a criterio del actor, el signo propuesto como marca.
Aduce como norma violada el artículo 128 de la Decisión 344 en razón de que la resolución 385, “se abstuvo de determinar el mejor derecho que mi representada tiene sobre la enseña comercial INDUSTRIAS ORIENTE” inscrita en la Cámara de Comercio de Cúcuta, desde el 26 de Diciembre de 1983. Denuncia la violación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 y el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, porque la Oficina Nacional Competente no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas; así como no se adoptaron “las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvieron de expedir las resoluciones denegatorias de la solicitud de registro de la marca”.
III. Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio En la contestación la Superintendencia de Industria y Comercio, defiende la competencia de la Oficina Nacional Competente y la legalidad de las Resoluciones 385 de 18 de enero de 1995 y 290 de 23 de febrero de 1996. Ratifica la fundamentación de dichas Resoluciones, por considerar la existencia de confusión entre los signos confrontados al tenor del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, que conduciría al público consumidor a error.
IV. Comparecencia del curador Ad-Litem del señor Jaime Eduardo González Su comparecencia se concreta en defender las Resoluciones cuya nulidad se demanda por estar “fundamentadas en consideraciones legales que estimo valederas y que comparto". El Tribunal por su parte observa que en la solicitud de Registro, se describe la marca, como consta anteriormente y expresa que “destaca la palabra simplemente explicativa CAFÉ”, solicitud que se pide para los siguientes productos de la clase 30: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú; sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería; helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias; hielo”.
Con vista en todo lo expuesto anteriormente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasa a examinar el caso de autos CONSIDERANDO: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Que este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional como lo es el caso del alto Órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa, y en tanto aquellos resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, conforme a lo previsto en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
NORMAS A INTERPRETARSE Procede el Tribunal a la interpretación de las siguientes normas comunitarias: DECISIÓN 344: Artículo 81.- “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Artículo 83.- “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: "a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
Artículo 128.- “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.
Artículo 146.- “Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.
“Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino”.
Artículo 147.- “Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión”. TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA Artículo 5.- "Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.
"Se comprometen así mismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación". INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 147 Y 5 DEL TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL No es aplicable la interpretación de los artículos por las razones expuestas en la sentencia dictada el 1 de Diciembre de 1997 dentro del Proceso 21-IP-96.
"Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311. Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. "Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la subregión ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’.
Sinembargo este punto no está siendo objeto de discusión en el presente caso". Tampoco es aplicable el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal que impone a los Países Miembros una obligación de hacer, consistente en la adopción de las medidas necesarias para asegurar "el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena"; y la otra obligación, de no hacer, consistente en "no adoptar y emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación", porque precisamente el hecho de que la oficina nacional competente haya dictado su Resolución en vista de las disposiciones de la Decisión 344, refleja el cumplimiento de la obligación traída en el artículo 5.
Si la Resolución Administrativa se ajusta o no al derecho o se encuentra o no conforme al criterio del reclamante, éste tiene los medios judiciales para que se le reparen los pretendidos derechos violados. Los puntos que abarcará el contenido de esta interpretación son:
1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE
2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MARCAS MIXTAS
3. RIESGO DE CONFUSIÓN
4. NOMBRES COMERCIALES
1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE El régimen de comercialización de bienes y servicios que son puestos en el mercado por productores o empresarios, sin un medio material y perceptible que permita su identificación, y la del origen empresarial y que pueda distinguir un producto o servicio de una persona de los idénticos o similares de los de otra, como lo es la marca, puede conducir a un perjuicio para el consumidor por la imposibilidad física de saber, conocer e identificar que un bien o producto que adquirió en una primera ocasión con el ánimo posterior de repetir la compra del mismo producto -bien por su calidad o el origen empresarial- estaría imposibilitado de hacerlo con el riesgo de incurrir en error por la falta de identificación. Igualmente se habría causado perjuicio al productor quien al comercializar sus productos sin una individualización e identificación propia, la calidad de aquellos no habrían sido acreditados por el público para ese producto en particular, lo que habría desestimulado la actividad empresarial.
El signo registrado como marca, al recibir la protección legal, permite la identificación de producto o servicio de una persona o empresa con respecto a los de otra, llevando tal signo una distintividad propia e individualizada como elemento diferenciador de carácter externo frente a los demás registrados o utilizados en el mercado y frente a otros productos, protección legal reflejada en el ius prohibendi, generado por el derecho al uso exclusivo que la marca registrada confiere a su titular.
La definición de marca que trae la Decisión 344, se encuentra concretada en el texto del artículo 81 atrás transcrito, definición que recoge ese carácter diferenciador y distintivo de la marca así como el relativo a la identificación de origen. Entre otras definiciones de marcas recogidas por la doctrina se citan las siguientes: La Ley española de 10 de noviembre de 1988, define a la marca como “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
La legislación mexicana sobre Propiedad Industrial e inversiones Extranjeras, en el artículo 88, define a la marca como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. En el Reglamento N° 40/1994 de la Comunidad Económica Europea, en el artículo 4° se especifica que “podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”.
Para el tratadista Jorge Otamendi la "marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro" ("Derecho de Marcas", Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 7). Por su parte el tratadista Hermenegildo Baylos Corroza define a la marca como “un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor.
No identifica un producto o un servicio, considerados en su individualidad; sino en cuanto ejemplares de una serie” (“Tratado de Derecho Industrial”, Editorial Civitas, Madrid 1978, pág. 838). Requisitos que debe reunir un signo para registrarse como marca La norma del artículo 81, exige tres requisitos esenciales para que un signo pueda ser registrado como marca: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.
El signo que no reúna estos requisitos no puede ser considerado como marca; así como el signo que tenga condiciones para ser marca, no podrá registrarse si por sus condiciones propias o por los derechos que afecten a terceros se convierte en irregistrable por así prohibirlo los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Si la marca tiene por objeto distinguir una cosa de otra, es obvio que el signo tiene que estar representado por un elemento material capaz de que el consumidor lo perciba, a través de uno de los sentidos y proceda a la comparación, diferenciación y distinción con otros signos y con los productos que lo protegen, perceptibilidad que tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda apreciarse por uno de los sentidos o de la inteligencia. La percepción más común del signo se hace a través del sentido de la vista y los signos más comunes están representados por palabras o denominaciones; conjunto de palabras; una figura o gráfico; o un conjunto combinado de palabras y gráficos, así como de colores.
Percibido el signo, es decir, exteriorizado materialmente y recogido sensorialmente, corresponde a éste cumplir con una función esencial dentro del derecho marcario, como es la distintividad, función dirigida hacia dos aspectos: a la distintividad del signo en sus características exteriores frente a otros signos y la distintividad del signo frente a los servicios o productos a proteger, evitando en todo momento, que el signo tenga un acercamiento e identificación con los productos o servicios o con sus cualidades esenciales, porque si el signo persigue identificar y distinguir, no cumpliría esa función si fuera la simple repetición de la denominación genérica, común o usual del producto o reflejara las condiciones o características esenciales del servicio o producto.
El Tribunal ha dicho que “el signo será distintivo cuando por sí sólo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus cualidades esenciales o primordiales” (Procesos 12-IP-96 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 265 de 16 de mayo de 1997, 27-IP-96 G. O. N° 279 de 25 de julio de 1997). De no cumplir con ese objetivo será irresgistrable.
La tercera condición o característica que debe reunir el signo es la de la posibilidad de representación gráfica, que como lo ha dicho el Tribunal reiteradamente, no es una condición propia del signo frente a los productos, sino una necesidad para hacer expedita la publicación y el registro en sí mismo a fin de que los terceros puedan adquirir una idea clara del signo (Ver Proceso 27-IP-96).
2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MARCAS MIXTAS En el asunto consultado se plantea la posibilidad de confusión entre una marca denominativa ORIENTE y un signo compuesto de las palabras “CAFÉ ORIENTE” con la adición de formas o gráficos especiales de varios colores, que lo catalogan como mixto. Los criterios jurisprudenciales de este Tribunal y la doctrina han reafirmado la tesis de que para llegar a una comparación de una marca denominativa con una mixta es necesario determinar cuál es el elemento predominante en ésta última qué le da mayor fuerza distintiva al signo, analizando éste en forma conjunta, sin limitaciones o mutilaciones, recordando que en una marca mixta “suele prevalecer el elemento denominativo sobre el gráfico.
Se parte de la base de que la palabra es la única forma que existe en la práctica para solicitar un determinado producto al paso que el signo gráfico es con frecuencia ambiguo y difícilmente puede ser expresado por el consumidor para señalar el producto” (Proceso 4-IP-91, G. O. Nº 97 de 16 de Diciembre de 1991 ratificado en Proceso 09-IP-94, G. O. Nº 180 de 10 de Mayo de 1995).
La doctrina, se dice en el Proceso 4-IP-88 (G. O. Nº 39 de 24 de Enero de 1989), se inclina a considerar que “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.
En las marcas en disputa, se precisa, en consecuencia llegar a determinar cuál de los elementos de la marca mixta tienen mayor fuerza de penetración y retención en la mente del consumidor, para encontrar "la dimensión más característica de la misma": o las denominaciones “CAFÉ ORIENTE” o el gráfico, y si es lo primero procedería la comparación con la marca denominativa “ORIENTE” y registrada prioritariamente.
(Carlos Fernández-Novoa, "Fundamento de Derecho de Marcas", pág. 240). En cambio, si en la marca solicitada para registro, el gráfico es el aspecto diferenciador del signo, la similitud con la marca denominativa no se daría, y por tanto no habría confusión, abriéndose la posibilidad, en consecuencia, de la coexistencia pacífica en el ámbito comercial (Proceso 09-IP-94).
3. RIESGO DE CONFUSIÓN En el supuesto de que en la marca solicitada “CAFÉ ORIENTE” predomine el elemento denominativo es necesario proceder al análisis de conjunto de los vocablos a registrarse, y precisar cual de los dos términos tiene la suficiente carga expresiva diferenciadora, partiendo del hecho de que el término “CAFÉ” es un término genérico, inapropiable como marca para proteger productos a los que se refiere el signo en sí mismo, y por lo tanto estaría excluido para el análisis comparativo, restando entonces, que en las dos marcas el vocablo “ORIENTE” es motivo de confusión, existiendo no sólo semejanza o igualdad entre los dos términos, sino identidad, por lo que, como así lo ha dicho el Tribunal, la identidad entre los signos releva de cualquier análisis de confusión, porque lo idéntico se confunde por sí mismo, ya que todo signo semejante o igual puede ser susceptible de un riesgo de confusión, pero todo signo idéntico es confundible a priori.
“La similitud o semejanza entre signos admite reglas de comparación o de análisis, en tanto que la identidad por ser un hecho objetivo no resiste ningún análisis” por lo que la identidad descarta por sí misma toda regla para establecer una comparación diferenciadora entre dos signos, (Proceso Nº 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 17 de marzo de 1997), pues “tratándose de marcas idénticas -tanto en cuanto a signos como a productos- el riesgo de confusión es inevitable y puede establecerse “prima facie” con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto” (Proceso 7-IP- 96, G.O Nº 299 de 17 de octubre de 1996).
La exclusión de los componentes genéricos dentro de la comparación de marcas denominativas tiene su razón de ser: tales componentes no son apropiables en exclusiva y nadie puede pretender desplazar con el registro de esos nombres a otros comerciantes interesados en el uso de ese vocablo. Además, si el consumidor va a asociar el término genérico con el producto en si mismo y no con el origen empresarial, ese término no cumple ninguna función marcaria.
En estos casos el examen del signo marcario ha de realizarse prescindiendo de esos términos y analizando en su globalidad el resto del signo, que deberá en todo caso, en su conjunto mantener la fuerza distintiva que requiere un signo para el registro. De esta forma se cumpliría a cabalidad el objetivo que se persigue al examinar una marca, cual es, determinar la impresión general que el signo produce en la mente del consumidor.
(Ver Carlos Fernández - Novoa, "Fundamentos de Derecho de Marca", pág. 201 y 217). En la propia solicitud de registro se menciona que el término “CAFÉ” es sólo explicativo del producto, mayor razón para aseverar que dicho vocablo no es el elemento predominante ni esencial de la marca solicitada, asumiéndose en consecuencia, que el vocablo “ORIENTE” se configura con mayor fuerza diferenciadora del signo y se convertiría en el elemento predominante del signo a registrarse, elemento que percibido por lo visual y auditivo tiene que enfrentarse a la identidad de un signo registrado anteriormente para los mismos productos, por lo que la confusión se daría en los dos campos ya analizados: el signo como expresión imaginativa del titular, y el signo como medio distintivo entre productos de diferentes empresas.
Citando la jurisprudencia española, se transcribe el fallo contenido en la semejanza de las marcas “Johnson Tacto” y la marca “Tacto de Lázaro”, fallo en el cual se expresó: “que en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc., tanto como a las denominaciones, y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores después de una apreciación en la que se puedan destacar los elementos más llamativos, pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del producto común, ha de ser preferentemente contemplado para decidir si la marca discutida puede provocar confusión en el tráfico a costa de la prioritaria que lo había ampliamente difundido.
“En el presente caso las marcas mixtas registradas a favor del ahora recurrente, aparte del fonema “Tacto de Lázaro”, se integran por un componente gráfico de carácter abstracto, aunque diferente en cada una de ellas, que por su composición no evocan ningún concepto que, a su vez, pueda expresarse en un nombre, por lo que carecen de toda virtualidad diferenciadora del producto, siendo el elemento denominativo el más llamativo por su forma individualizadora".
("Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor", Editorial Marcial Pons, Tomo XVII, 1996, págs. 432 y 433). En el caso de la marca “Tandem” y la denominativa que incluye la misma expresión, la sentencia del Tribunal Supremo Español, al declarar la existencia de la confusión dijo: “Segundo. El apartado 1.º del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial trata de evitar toda confusión en el mercado que pueda ser originada por la identidad, semejanza o parecido de los gráficos o denominaciones incluidas en la marca cuya inscripción se solicita con otras registralmente preexistentes.
Es importante destacar que en el momento de apreciar si existe o no identidad, semejanza o parecido gráfico y fonético entre los distintivos que las marcas enfrentadas en los mismos incluyen, se ha de atender al impacto visual o auditivo que con ellas se puede originar en sus destinatarios, el cual ha de producir una mayor o menor impresión recordatoria de estos últimos.
“Si bien los distintivos gráficos y los denominativos, por ser recibidos a través de distintos sentidos humanos pueden ser apreciados separadamente y en muchas ocasiones no puede apreciarse entre las marcas comparadas su parecido o semejanza, esto no ocurre cuando el distintivo de una de ellas es mixto -gráfico/denominativo-, y, que en su conjunto, por su gráfico, se refuerza su denominación, lo que produce en la comparación una mayor semejanza o parecido entre las marcas enfrentadas.
“En el supuesto de actual referencia la marca número 521.923, preexistente en el Registro de la Propiedad Industrial -gráfica/denominativa-, presenta -según admite la solicitante- un rectángulo dentro del cual se incluye la representación de una bicicleta de dos plazas, cuyas máquinas son nombradas con la palabra “TANDEM”, que aunque extranjero es ya admitido por la generalidad de las personas que la emplean; esta evocación que se infiere de dicho gráfico se encuentra más aún reforzada por la denominación “TANDEM” que también dicha marca incluye en dicho gráfico.
Pues bien, si la marca solicitada, número 1.153.463, está constituida por la palabra “TANDEM”, no cabe duda que entre ambas marcas enfrentadas se produce la semejanza o parecido, gráfico o fonético, que ha de ocasionar la confusión en el mercado que trata de evitar la norma jurídica anteriormente citada”. ("Actas ", página 451). "El distintivo gráfico en caso de identidad de denominaciones no puede evitar el error o confusión por asociación conceptual con la marca ya registrada con el resultado de beneficiarse la marca nueva del crédito adquirido por la prioritaria en el Registro o de perjudicarse el titular de aquélla si los productos amparados por la marca mixta posterior no son de la misma calidad" (Tribunal Supremo Español, caso marca TIFFANY VS TIFFANY, "Sección de Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, dirigida por José Massaguer Fuentes, septiembre 1997, página 11025).
4. NOMBRES COMERCIALES El artículo 83, de la Decisión 344 en su literal b) contiene la prohibición de registrar como marcas los signos que “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error” y conforme al artículo 128 ibídem, “el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.
En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. El actor en su demanda acude en defensa de sus derechos a la aplicación de esta norma, en razón de que si bien apenas en el año de 1994 se solicitó el registro de la marca, ésta ha sido utilizada desde el año de 1963 “cuando se inscribió ante la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, la tostadora con el nombre de CAFÉ ORIENTE”.
Según el Sistema Andino, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene exclusivamente con el registro del signo. Es decir solo con el registro nace el derecho, sin que el uso anterior tenga efectos dentro del Sistema Subregional (Ver Procesos 2-IP-95, 12-IP-95, G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996 y 7-IP-95, G. O. N° 189 del 15 de septiembre de 1995).
La protección al nombre comercial se origina a raíz de la Decisión 311, aplicable en los Países Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 96 de 12 de Diciembre de 1991. La marca ORIENTE cuyo titular es el señor Jaime Eduardo González, se encuentra registrada, según el cuadro de búsqueda de la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo el título Nº 117869, con vigencia desde el 24 de Agosto de 1992 con duración hasta el 24 de Agosto del año 2002.
El titular de un nombre comercial tiene el derecho de presentar observaciones al registro de una marca que pueda prestarse a confusión y error entre los consumidores. Pero una vez inscrita la marca bien porque no se presentaron observaciones o bien porque la Oficina Nacional Competente no pudo definir o detectar la similitud entre el signo usado y la marca por registrarse, al titular del nombre comercial no le cabe otra alternativa que la planteada en el artículo 113 de la Decisión 344, si su derecho estuviere protegido por alguna de las causales o motivos de impugnación previstos en dicha norma, porque una marca anteriormente registrada seguirá vigente en tanto en cuanto no se impugne su validez o legalidad, impugnación precisamente prevista en el citado artículo 113.
En el Proceso 25-IP-95, Caso Bonita, G. O. Nº 241 de 20 de enero de 1997, ratificado en Proceso 28-IP-95, el Tribunal advirtió: “Sinembargo, este Tribunal comunitario considera importante advertir el inconveniente de que al amparo de deficiencias en el planteamiento de una demanda, por indebida aplicación de la ley, puedan quedar sin tutela jurídica los derechos sobre una marca idéntica o similar, notoria y debidamente registrada en terceros países, en los que por imposibilidad técnica no se pudo detectar la identidad de marcas en tiempo oportuno por las oficinas nacionales competentes, con el consiguiente riesgo de confusión en el mercado comunitario.
Desde la expedición de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (artículo 122), el sentido finalista de la ley andina ha sido el de consolidar un sistema de administración comunitaria de la propiedad industrial, mediante el fortalecimiento técnico e intercambio de información entre las oficinas nacionales competentes. Qué importante sería que como culminación de ese proceso de avance, la ley positiva andina pudiera dar el paso hacia una protección comunitaria centralizada de las marcas en el mercado subregional, con miras a amparar el interés de consumidores y empresarios del área andina”.
Mutatis mutandi, si el nombre comercial no fue advertido por la Oficina Nacional Competente como prioritario en su uso, y pese a ello se registró una marca con distintivos idénticos o similares y para los mismos productos que confluyen en una confusión derivada de similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, esa inadvertencia puede ser subsanada recurriendo a las acciones previstas por la propia Decisión 344 pero habiéndose alegando la causal de irregistrabilidad en su debida oportunidad, ésta puede servir de fundamento, en una acción posterior, al tenor de lo previsto en la citada norma del artículo 113.
Con los antecedentes expuestos EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Para que un signo sea registrable debe reunir las condiciones de perceptibilidad, distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, y además, no encontrarse impedido de registro por una de las causales establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2.
En una solicitud de registro marcario posterior a una marca registrada cuyos signos sean iguales o semejantes para los mismos o similares productos, no podría autorizarse el registro, por crear una confusión derivada de similitudes gráfica y visual 3. La concesión previa de una marca para un determinado producto, no obliga a la administración a registrar la misma marca para productos similares o iguales cuando exista riesgo de confusión en el mercado con otras marcas ya registradas. 4.
Para determinar la confundibilidad en un conjunto marcario no se tomarán en consideración los elementos o vocablos genéricos, pues estos no cumplen la función esencial de la marca como es la de determinar el origen empresarial. De todos modos el signo deberá analizarse en su globalidad o totalidad para determinar si mantiene la fuerza distintiva. 5.
En las marcas mixtas -compuestas de una denominación y de un gráfico- se determinará previamente, para efectos de determinar si existe confusión, cuál es el elemento predominante en el conjunto distintivo, esto es, la denominación o el gráfico. 6. Por regla general en una marca gráfica predomina la palabra o la denominación por ser el medio más común y generalizado de que se vale el consumidor para solicitar el producto protegido por la marca. 7.
Un gráfico que no tuviere una expresión fonética, no podría ser considerado como elemento predominante o con mayor fuerza expresiva dentro del conjunto marcario frente a una marca que si la tenga. 8. De acuerdo con la Decisión 344 un nombre comercial protegido conforme al derecho interno de cada uno de los Países Miembros, podrá constituirse en signo oponente para una marca que se pretenda registrar.
Frente a la marca registrada, al titular del nombre comercial le corresponde ejercitar las acciones que contempla dicha Decisión Comunitaria en defensa de sus derechos. 9. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 3978. 10.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese esta providencia al Organismo Jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada. Remítase copia sellada y certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal.
Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.