PROCESO 13-IP-97 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, 102 y 147 de la Decisión 344 presentada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Nº. 4127 contra Autoridades Nacionales. Actora: SOCIEDAD FARMACEUTICA COLOMBO BELGA FARCOBELL LTDA. Caso: DERMALEX.
Quito, 6 de Febrero 1998 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: La solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, 102 y 147 de la Decisión 344 presentada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Expediente Nº. 4127 contra Autoridades Nacionales. Actora: SOCIEDAD FARMACEUTICA COLOMBO BELGA FARCOBELL LTDA. Caso: DERMALEX. “En el proceso instaurado por la sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA FARCOBELL LTDA., a través de apoderado, se pretende obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: “a) De la resolución núm. 20.597 de 17 de noviembre de 1995, mediante la cual se negó el registro de la marca “DERMALEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª.
Internacional a nombre de la sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA LTDA. “b) De la resolución número 1.610 de 31 de julio de 1996 mediante la cual se resolvió en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la resolución núm. 20.597 de 17 de noviembre de 1995. “c) A título de restablecimiento del derecho solicita se conceda el registro de la marca DERMALEX para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª. del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza”.
HECHOS DE LA DEMANDA Los transcritos por el Consejero Ponente son: “La sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA LTDA., presentó solicitud de registro de la marca DERMALEX para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª. del artículo 2 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, el 27 de enero de 1992. Solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 382.
“Contra la solicitud de registro, la sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA LTDA. S.C.A., presentó demanda de observaciones (oposición), fundamentada en el hecho de ser titular de la marca DERMAX, la cual según ellos, era confundible con la marca DERMALEX. “La División de Signos Distintivos declaró infundada la observación presentada por LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A., en la resolución 20.597 y a la vez negó el registro de la marca DERMALEX, solicitada por la sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA LTDA. “Contra la resolución 20.597 de 17 de noviembre de 1.995, la sociedad solicitante, por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto mediante resolución núm. 1610 de 31 de julio de 1996, mediante la cual desestimó la apelación interpuesta y confirmó la resolución 20.597”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO. Según el Tribunal consultante en los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “a) El artículo 81, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que la marca DERMALEX es un signo perceptible y suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica y por tanto poseía la fuerza distintiva para identificar productos de la clase 5ª.
“b) El artículo 83, porque la Superintendencia olvida que las circunstancias que determinan cuándo una marca no puede ser registrada, constituye la excepción, pues la regla general es la registrabilidad y por tanto no se pueden limitar los derechos que tienen los solicitantes al registro, al darle a las causales de irregistrabilidad mayores alcances de los que de acuerdo a una sana interpretación pueden tener.
“En tratándose de productos que van dirigidos a un sector calificado de la población, debe tenerse en cuenta que es usual que las marcas compartan ciertos radicales (en este caso el radical “derma”), sin que por ello sean susceptibles de confundibilidad. “El prefijo DERMA significa piel y es usado con tal connotación por químicos, farmacéutas, médicos y cosmetólogos, para quienes este es un prefijo de uso común, y no puede ser objeto de apropiación exclusiva y excluyente por parte de un productor o comercializador.
Dicho prefijo no es novedoso, ni arbitrario, razón por la cual es de dominio público, en especial, en tratándose de productos químicos y farmacéuticos comprendidos en las cinco (5) primeras clases de la clasificación internacional Niza. “c) El artículo 102 de la Decisión, en concordancia con el artículo 147 ibídem, por cuanto el mencionado artículo 102 dictamina cómo el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro.
“La Superintendencia violó las referidas normas al impedir a un solicitante acceder a un derecho, por tratar de salvaguardar un derecho de exclusividad que, de acuerdo con esta Decisión, todavía no existía”. OTRAS PIEZAS PROCESALES DEL EXPEDIENTE: · Resolución Nº. 20597. Por la cual se decide una observación y se niega el Registro de una marca. · Resolución Nº. 1610.
Por la cual se resuelve un recurso de apelación. REF: EXPEDIENTE Nº. 92 354107; · La demanda; · Solicitud de Registro de la Marca · Observaciones a la marca DERMALEX publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 382. · Respuesta a la demanda de oposición (observaciones). RESOLUCION Nº. 20597 La Resolución al referirse a los argumentos del observante dice: “Que la marca cuyo registro se solicita es confundible con la marca previamente registrada por el observante, al existir entre ambas identidad o similitud gráfica, fonética y literal; además, considera que la coexistencia de ambas en el mercado induciría al consumidor a error al distinguir productos de igual clase”.
En el numeral tercero de la Resolución expresa: “Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando su fraccionamiento o el examinarlas en sus detalles; sin embargo, sólo se deben considerar las similitudes que ellas puedan contener, pues son éstas las que en un momento dado confunden al consumidor medio.
En opinión de este despacho, entre la expresión que se pretende registrar DERMALEX y la marca en que se basa la observación DERMAX, no existe semejanzas que induzcan al consumidor a error; pero por el contrario, entre aquella y la marca previamente solicitada por un tercero DERMADEX, existen similitudes que inducirán al consumidor a error y, por consiguiente, ambas marcas no pueden coexistir en el mercado pues generarían confusión en el público.
En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. RESOLUCION Nº. 1610 DICTADA POR EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO Al recurrirse la Resolución Nº. 20597 de 17 de noviembre de 1997, el Superintendente de Industria y Comercio, declaró infundada la observación de la sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A. y negó el registro de la marca DERMALEX por existir semejanzas susceptibles de inducir a error a los consumidores con la marca DERMADEX, solicitada por la sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA LTDA. “Sostiene que las marcas no son esencialmente semejantes, si se tiene en cuenta el análisis comparativo de los signos que pretenden amparar productos farmacéuticos.
“Afirma, que se deben omitir de la comparación, aquellas partes del signo que correspondan a elementos genéricos, prefijos o sufijos. “DERMA es una expresión genérica de los productos comprendidos en la clase 5ª, y corresponde a un prefijo proveniente del griego y cuyo significado es piel, como en DERMATITIS, DERMATOESQUELETO, DERMATOLOGIA.
“Tienen en común los prefijos DERMA Y DERM, términos de los cuales trae definiciones del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua”. “3. Que para decidir el recurso de apelación interpuesto, es preciso efectuar los siguientes comentarios: “La marca cumple la función de individualizar en el mercado los productos o servicios de un empresario, de los productos o servicios de otro empresario.
“Esa función diferenciadora de la marca no se cumpliría si coexistieran en el mercado marcas registradas semejantes o idénticas, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error. “La mencionada confusión puede presentarse de diversas formas.
A este respecto cabe resaltar lo señalado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en interpretación prejudicial proferida en el proceso número 09-IP-94, según la cual “la relación entre la aproximación de los signos y de los productos o servicios, como punto de partida para el examen comparativo de dos marcas, como antecedente en la determinación del riesgo de confusión, ha llevado a los tratadistas a distinguir dos clases de confusión; la directa y la indirecta.
Por la primera se induce al comprador a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. En este caso la identidad se produce en los signos y la naturaleza misma de los productos. “La confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos; el consumidor cree que el producto que adquiere tiene el mismo productor;
“o que el producto pertenece a una misma línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó” (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, página 144)”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES Luego de transcribir las normas violadas y su concepto la actora manifiesta que: “Al hacer la confrontación entre los signos se debe omitir de la comparación aquellas partes del signo que correspondan a elementos genéricos, prefijos o radicales. En consecuencia, dado que el radical “derma” es genérico, la parte objeto de cotejo la constituyen las sílabas LEX y DEX.
“La distintividad es indiscutible cuando se trata de sufijos de mínima conformación, como en este caso en el que la diferencia entre las sílabas DEX y LEX está dada por las letras D y L, las que al ser articuladas en dichas sílabas constituyen sonidos muy diferentes. Esta diferencia es evidente, y está dada por el hecho de que el fonema “L” constituye un sonido de articulación apico-alveolar, lateral, fricativa, mientras que el fonema “D” es un sonido de articulación dental, oclusiva.
“Existen signos que estando conformados por una sola sílaba, se distinguen con una sola letra y coexisten en el mercado sin dar lugar a la confundibilidad, como son las marcas REY y REX, o las marcas DOL, DOP y DOS”. “El mencionado artículo 102 dictamina cómo el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro, y no antes, por ello la Superintendencia de Industria y Comercio violó las referidas normas al impedir a un solicitante el acceder a un derecho, por tratar de salvaguardar un derecho de exclusividad que, de acuerdo con esta decisión, todavía no existía. “En otras palabras, la entidad defendiendo un derecho que no existía -el derecho a la exclusividad sobre el signo DERMADEX-, violó el derecho que tenía mi representado a acceder a la titularidad de otro derecho de exclusividad (sobre el signo DERMALEX), sin tomar en consideración que la mera expectativa de GRUFARMA LTDA. sobre el posible registro de DERMADEX, es posible que nunca devenga registro, es decir que nunca se constituya en derecho de exclusividad, como de hecho, no lo ha constituido hasta hoy”.
SOLICITUD DEL REGISTRO DE MARCA Se solicita la marca DERMALEX para los siguientes productos: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas (apósitos); materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de los animales dañinos; fungicidas, herbicídas”, contenidos en la clase 5ª, de la clasificación de Niza.
Observaciones a la marca DERMALEX publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 382 1. La sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA LTDA. solicita el día 27 de enero de 1992 el registro de la marca DERMALEX para distinguir productos en la clase 5ª. del Decreto 755. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta 382 del 11 de agosto de 1993, la cual se tramita bajo el Exp. 354.107. 2.
Laboratorios Bussie, Bustillo & Cia. S.C.A. (antes Laboratorios Bussié. S.A.) es titular de la marca DERMAX según certificado Nº. 123.568 para distinguir productos en la clase 5ª. El titular de la marca DERMAX presentó observaciones al registro, las cuales fueron respondidas por la Superintendencia en la Resolución 1610 que las rechazó. El solicitante de la marca DERMALEX respondió a la oposición (observaciones), contradiciendo los argumentos de los mismos.
CONTESTACION A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO “Las Resoluciones Nº. 20597 del 17 de noviembre de 1995 y 1610 del 31 de julio de 1996 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no han incurrido en violación de normas legales de carácter superior como lo sostiene la parte demandante, especialmente de la Constitución Nacional y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
“En primer lugar, se tiene que los actos administrativos impugnados ante el Honorable Consejo de Estado fueron expedidos por el Jefe de la División de Signos Distintivos con plena competencia para estudiar y resolver sobre la concesión de marcas, revestido para el efecto de precisas atribuciones legales conferidas por el Decreto Nº. 2153 de 1.992, y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y demás normas legales vigentes.
“La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 83 literal a) impide legalmente que una marca solicitada sea registrada cuando sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios. La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo examen de confundibilidad de la marca “DERMALEX” para productos de la clase 5ª. y de DERMADEX solicitada por la sociedad GRUFARMA LTDA., (Sic) existen similitudes que conllevarían al público consumidor a error.
“Cabe señalarse que las causales de irregistrabilidad son normas de orden público de obligatorio cumplimiento a cuyo acatamiento no puede sustraerse la Oficina Nacional Competente. “Si bien publicado el extracto de la solicitud de registro de la marca “DERMALEX” en la Gaceta de Propiedad Industrial, para la clase 5ª. se presentó observación por parte de la SOCIEDAD LABORATORIOS BUSTILLO & CIA. S.C.A., la cual se declaró infundada por los actos administrativos acusados, ello no impedía que la oficina nacional competente examinara otras solicitudes o registros anteriores que fueran confundibles con la solicitada.
“Por ello, puede afirmarse inequívocamente que los fundamentos legales tenidos en cuenta en las Resoluciones Nº. 20597 del 17 de noviembre de 1.995 y 1610 del 31 de julio de 1.996 expedidas por la División de Signos Distintivos y la delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustan a pleno derecho además de que no violentan disposiciones legales superiores ni en materia marcaria”.
C O N S I D E R A N D O I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional y las aplique dentro del Proceso Interno como es el caso del Consejo de Estado, alto Organo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo al haber solicitado la interpretación de los artículos 81, 83, 102 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
II. NORMAS A INTERPRETARSE Las normas a interpretarse son las siguientes: DECISIÓN 344 “ARTICULO 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“ARTICULO 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
“ARTICULO 102. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. “ARTICULO 147. Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares de conformidad con la presente Decisión”.
III. IDENTIFICACION DE LAS MARCAS EN CONFLICTO Habiéndose planteado conflicto entre las marcas DERMALEX, DERMAX Y DERMADEX, para fines de interpretación de las disposiciones legales comunitarias en su aplicación, se hace necesaria su identificación, conforme a los respectivos documentos, producidos dentro del trámite. En efecto, si bien en la solicitud de interpretación formulada por el Consejo de Estado, se menciona a la sociedad FARMACEUTICA COLOMBO BELGA LTDA. como solicitante de registro de la marca DERMALEX el 27 de enero de 1992, para distinguir productos de la clase 5ª. del art. 2º del Decreto 755 de 1972; contra dicha solicitud se indica que la sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLOS CÍA. LTDA. S.C.A. presentó demanda de observaciones (oposición) fundamentada en el hecho de ser titular de la marca DERMAX, la que según ellos era confundible con la marca DERMALEX, oposición ésta declarada infundada dando lugar a la resolución 20.597 y a la resolución 1610 que desestimó la apelación confirmando la anterior; sin embargo en la citada resolución que señala a DERMAX para distinguir productos de la clase 5ª, afirma que la marca cuyo registro se solicita (DERMALEX) es confundible con la marca previamente registrada por el observante (DERMAX) “al existir entre ambas identidad o similitud gráfica, fonética y literal”.
Seguidamente en sus “Consideraciones del Despacho”, menciona otro expediente Nº. 92322545, se tramita otra solicitud de registro de marca DERMADEX, para distinguir productos de la clase 5ª. presentada por GRUFARMA LTDA. el 23 de mayo de 1990 y expresa que “En opinión de este despacho, entre la expresión que se pretende registrar DERMALEX y la marca en que se basa la observación DERMAX, no existe semejanzas”; pero por el contrario, entre aquella y la marca previamente solicitada por un tercero DERMADEX, existen similitudes que inducirían al consumidor a error y por consiguiente ambas marcas no pueden coexistir; concluyendo en declarar infundada la observación, por tanto negando el registro de la marca DERMALEX.
Sobre el contenido de la anterior resolución parecería haber quedado excluida la marca DERMAX del conflicto entre el que continúan los signos DERMALEX y DERMADEX. IV. LA MARCA Y LOS REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO El Tribunal dentro del proceso 27-IP-95 expresó: "Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.
Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa." (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13). La marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.
El signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendrá la capacidad necesaria para ser registrado. Para que un signo pueda ser considerado como marca es necesario que reúna tres requisitos intrínsecos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Cabe advertir que, por el hecho de reunir un signo estos requisitos, no queda asegurado su registro, ya que podría encuadrar en las causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. a) Perceptibilidad.- La marca por ser un signo de realidad intangible requiere de perceptibilidad, es decir, que posea ciertos perfiles definidos que permitan distinguirla o diferenciarla de otra.
“El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir” y “percibir” lo describe como el hecho de “recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto y “Percepción”, dice, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos”.
(Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, pág. 1041). La marca no surge sin los consumidores, de aquí que el signo al ser asociado a determinados productos o servicios pone en movimiento todo un proceso mental en el público consumidor en torno al origen empresarial, calidad y aún respecto de la buena fama de las mercancías a que la mencionada marca hace alusión, tutelando no solo el privativo interés del empresario, sino en general el del consumidor. b) Distintividad.- Es la función esencial de la marca; radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.
La distintividad implica que el signo sea individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto este signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir unos productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser distintivo y por lo tanto incumple las funciones de marca.
En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya se ha pronunciado, diciendo: "El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno y lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca.
El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación" (Proceso 27-IP-95). c) Representación Gráfica.- En el mismo proceso con referencia a este requisito se dice: “El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos perciba, lo conozca y lo solicite.
La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. “El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impide que éstas sean registrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad”.
V. SIGNOS IDENTICOS O SIMILARES A OTROS YA REGISTRADOS Ante el juez nacional se ha planteado el conflicto de la denegación de la inscripción de la marca DERMALEX (solicitada) frente a la marca DERMADEX, bajo la consideración de que entre las dos existe semejanza "ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error", criterio administrativo que se fundamenta en la disposición del literal a) del art. 83 de la Decisión 344, que prohibe el registro de signos que: "sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error".
Esta disposición tiene como fin proteger al consumidor, ante la presencia de dos signos que siendo idénticos o semejantes, amparen los mismos productos o servicios y que dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error, al creer el consumidor que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con la marca similar también deviene del mismo origen o fuente empresarial.
El error en el producto mismo y el error de origen empresarial -no geográfico- del producto, es el que trata de evitar esta norma. Entre los métodos señalados por la doctrina para medir el grado de semejanza entre productos, los autores señalan que ésta debe juzgarse con criterios estrictos, comúnmente reconocidos dentro de la “Regla de la especialidad”.
Para determinar la semejanza entre productos señalan criterios como el de su naturaleza, finalidad, conexión competitiva, lugar en que se ofrecen al público, etc. "La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.
De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva". (Proceso 2-IP-94) Para determinar una posible confusión entre dos o más signos, el confrontamiento o análisis de éstos debe realizarse en su totalidad o en su composición global, sin desmembraciones, resquebrajamientos o mutilaciones de palabras o sílabas y sin atribuir a cada sílaba o palabra contenidos propios, que no reflejen el sentido o concepto del signo a registrarse, esto es, sin una descomposición de su unidad gráfica, fonética o conceptual.
Esta ha sido la doctrina jurisprudencial del Tribunal en numerosos casos. VI.- CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCAS: DERMADEX Y DERMALEX La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 83 literal a) consagra que no podrán registrarse como marcas los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan conducir al público a error ”, según la prenotada Decisión, es claro entonces, que se trata el tema de la confundibilidad desde dos tópicos diferentes que, sin embargo, convergen en el mismo fin.
El primero de ellos es la identidad entre signos, es decir, que la denominación a registrar tiene una estructura y contenido exacto a la ya registrada, que genera de plano su irregistrabilidad. En segundo término, el que consideramos de mayor importancia y cuidado dada la flexibilidad del concepto, es la similitud entre marcas, toda vez que el legislador comunitario no ha precisado que debe entenderse por similitud o semejanza, y en consecuencia, corresponderá al intérprete de la norma, ya sea el funcionario de la Oficina Nacional Competente o el juez, medir el contenido y alcance de la expresión similitud, que por lo demás, conlleva un ámbito suficientemente amplio, para que puedan involucrarse diversos modos interpretativos, que en algunos casos pueden presentarse antagónicamente.
Con relación a los signos DERMADEX Y DERMALEX, será necesario establecer si puede generar en el público consumidor una confusión o error respecto de los productos o servicios para los cuales se pretende el registro; correspondiendo aclarar que la confundibilidad entre dos marcas es mayor cuando los productos y servicios que ellos protegen son de la misma clase, como en el presente caso.
Para dilucidar si entre una marca y otra hay similitud, se han creado en la doctrina y la jurisprudencia tres criterios, que a continuación se exponen: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica.
Pero la confundibilidad, como ha expresado este Tribunal, para que se constituya en impedimento o en barrera para el registro marcario, basta y es suficiente que lo sea dentro de uno de los parámetros ya enunciados. Aparte, además, que la sola posibilidad de confusión es factor que inclina al juzgador a catalogar a un signo como irregistrable.
Finalmente, con referencia a la interpretación de las disposiciones seguidamente citadas, nos remitimos al criterio expuesto por el Tribunal en el Proceso 27-IP-96 que dice: “Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.
“Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.
El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas”. VII.- REGISTRO DE LA MARCA Para fines de interpretación del art. 102 de la Decisión 344, se deberá tomar en cuenta que el derecho de uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro; en el caso de autos ninguna de las marcas en controversia se halla ya registrada, encontrándose en trámite para dicho objetivo: DERMADEX primeramente solicitada el 23 de mayo de 1990 y DERMALEX posteriormente solicitada, en fecha 27 de enero de 1992, ambas para distinguir productos de la clase 5ª. del art. 2º del Decreto 755 de 1972.
En consecuencia se trata de aplicar las causas de irregistrabidad por confusión entre las marcas solicitadas en el registro a que se refiere al art. 83 a) de la Decisión 344, teniendo en cuenta la prevalencia o precedencia de la solicitud de registro. Sobre el particular el Tribunal manifestó: “La Legislación Comunitaria Andina consagra como título para adquirir el derecho sobre una marca el denominado sistema atributivo en virtud del cual sólo gozará de los derechos inherentes a la marca, quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente, a cargo de la Oficina Nacional Competente”.
“En consecuencia, es opinión de este Tribunal la de que dentro del régimen comunitario andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la de su inscripción en el registro ante la Oficina Nacional Competente, no siendo del caso la aplicación del principio de prescripción adquisitiva del dominio para gozar del derecho al uso exclusivo de una marca”.
(Proceso 07-IP-95, G.O 189, del 15 de septiembre de 1995). En el Proceso 4-IP-94 (G.O. Nº 189 de 15 de Septiembre de 1995), sobre el mismo tema el Tribunal expresó: “La exclusividad sobre el uso de la marca es un derecho esencial dentro del régimen marcario que requiere una amplia protección jurídica. El Sistema Comunitario Andino garantiza en el artículo 72 de la Decisión 85 (artículo 102 de la Decisión 344), ese derecho al disponer que: “el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente”.
“La propiedad marcaria y su exclusividad nacen, según el sistema atributivo consagrado en la subregión, por el “registro” de la marca ante la respectiva oficina nacional competente”. VIII.- MARCAS FARMACEUTICAS En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia - España, Octubre - Noviembre 1993, pág. 10389). Estos prefijos o sufijos entre otros son: prosta, cata, vas, cefa, erba, erbi, fosfo, sano, bio, derm, derma, efor.
La doctrina española ha sostenido criterios diferentes respecto al riesgo de confusión entre marcas que protegen productos farmacéuticos. Una parte de la doctrina estima que la posibilidad de confusión es menor, pues la venta o expendio de los productos farmacéuticos lo hacen personas con conocimientos técnicos, a base de recetas extendidas por profesionales.
Otra corriente doctrinal y jurisprudencial es más estricta en cuanto a la convivencia marcaria y estima que debe extremarse el rigor comparativo porque en relación con los medicamentos está en juego o en incidencia la salud pública a la que hay que protegerla y ampararla. Un tercer criterio jurisprudencial es que en las marcas farmacéuticas debe utilizarse los mismos criterios de comparación que en otro tipo de marcas, con independencia de los productos que distinguen, restándole importancia al hecho de que se expendan mediante receta médica pues esta circunstancia no agrava ni reduce la semejanza que podría darse entre las dos marcas enfrentadas.
El Tribunal Supremo en sentencia de mayo de 1986 bajo la influencia de la primera corriente, aceptó el registro de las marcas LAXATIN y LEXICAN, en donde se expresó que: “El eventual riesgo de error o confusión entre los consumidores de estos productos se contrarresta por la cualificación técnica y profesional de quienes lo dispensan y expenden” (Obra citada, pág. 10392).
En el otro lado se declararon incompatibles las marcas SENAFLOR y SANIFLER, HINEX e INEX, NIDEX, ZYPLAST y CIAPLAST, FIAPLAST y DIPLAS con la argumentación de que: “La dispensión rápida que pudiera seguirse de una equivocación en su adquisición pudiera entrañar graves consecuencias afectantes a la salud” (Obra citada, pág. 10393). En sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Tercera, de 1993 el Tribunal Supremo español expresó: “Si bien ambas marcas, así la “Mecloderm” (de cuyo registro se trata), como la “Decoderm” (oponente) tienen en común el sufijo “Derm”, este vocablo es de naturaleza genérica y, por ello, no apropiable como marca, en cuan-to procede de la palabra griega “epidermis” (piel) y con esta significación se vulgarizó en el idioma castellano al objeto de designar tanto enfermedades de la piel como productos para su tratamiento; sentado lo precedente, la comparación entre marcas enfrentadas se ha de efectuar, pues, en función de sus respectivos prefijos “Meclo” y “Deco”, cuyas diferencias así fonéticas como gráficas excluyen una razonable posibilidad de error o confusión en el mercado, máxime cuando en el aspecto evocativo, mientras “Deco” se relaciona con adorno, “Meclo” carece de referencia que, al menos en el idioma castellano, recuerde otra significación, mereciendo, por ello, el calificativo de fantasía ” (Revista de Derecho General”, pág. 3945).
Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. IX.
ART. 147 de la DECISIÓN 344 En el Proceso 27-IP-95 al interpretar el alcance de la norma comentada, del artículo 147 el Tribunal dijo: “El espíritu de la disposición concerniente al artículo 147 no puede interpretarse en el sentido de que si la autoridad administrativa o la oficina nacional competente deniega una solicitud de registro de una marca, ese acto per se”, implicaría un incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino, ya que una decisión o resolución administrativa emitida con un criterio técnico por parte del administrador y que aparentemente no está de acuerdo con la solicitud del administrado, no significa que viole la disposición comunitaria si se trata de proteger a los administrados de esos riesgos; para eso existen las instancias superiores y los recursos procesales que permitan revisar las resoluciones y reparar los errores u omisiones producidos en la etapa administrativa inferior.
Suponer que la norma del citado artículo 147 consagra el principio de la infalibilidad del administrador no responde ni a la realidad ni a la lógica jurídica, ni a los principios de discrecionalidad y discernimiento de que dispone el administrador”. En atención a las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.- Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse comprendido en una de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. 2.- El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en las que se presenten observaciones, como en las que no se presenten. 3.- Si la parte interesada considera que la Administración ha realizado una aplicación indebida de las normas sustantivas o procedimentales podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede.
Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca constituye indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 4.- Cuando se pretenda registrar una marca que sea confundible con otra a registrar por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, debe ser rechazado el registro, en los términos del Art. 83 literal a) de la Decisión 344.
El juez nacional competente habrá de determinar, al efecto, si existe o no el riesgo de confusión. 5.- Para declarar la irregistrabilidad de un signo solicitado como marca, se analizará la confundibilidad en el campo visual, auditivo e ideológico, comparando siempre el signo con los productos o servicios que las dos marcas van a proteger, siendo irregistrable aquel si los productos son iguales o semejantes o tienen entre sí alguna conexión competitiva que pueda conducir al público a error, sin consideración a la clase del nomenclator a que pertenezcan.
El análisis comparativo será más exigente cuando la naturaleza de los productos frente al público al que van destinados puedan ocasionar daños por efectos de la confusión. 6.- De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 4127.
Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.