PROCESO 4-IP-97 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa. Proceso nacional Nº 4022.

Actor: Daniel Espinosa Cuellar. Marca: “KATTS” Quito, 20 de enero de 1998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, dentro del proceso de nulidad contra la Resolución Nº 25545 de 24 de junio de 1994, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; la Resolución 21430 de 28 de noviembre de 1995 del Jefe de la misma División y la Resolución 738 de 17 de abril de 1996 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la consulta se origina en el mandato del artículo 29 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del mismo Tribunal, indicándose el nombre del tribunal nacional que formula la solicitud; las normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere, el lugar y dirección en dónde el despacho judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación: “.

HECHOS DE LA DEMANDA “Se alega en la demanda que la sociedad COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A. por conducto de apoderado solicitó a la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta KATTS y la figura caprichosa de la cabeza de un gato.

“Durante el término legal el señor DANIEL ESPINOSA CUELLAR, a través de apoderado, formuló oposición al registro de la marca mixta KATTS con base en la marca LAS GATAS y el diseño caprichoso de dos cabezas de gato, solicitada con anterioridad, para distinguir todos los productos de la clase 25 del artículo 2 del decreto 755 de 1972, oposición que se fundamentó en el artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“El registro de la marca mixta LAS GATAS en la que se fundamentó la oposición, fue concedido mediante resolución 11533 de 28 de diciembre de 1990 a favor del señor DANIEL ESPINOSA CUELLAR, vigente hasta el 28 de diciembre del año 2005. Para distinguir todos los productos de la clase 25 del artículo 2º del decreto 755 de 1972. “Surtido el trámite legal previsto en el artículo 590 del Código de Comercio colombiano y debidamente acreditada en el proceso la prioridad de la marca base de la oposición, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la resolución 25545 de 24 de junio de 1994 que declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca solicitada.

“La oposición presentada por el señor DANIEL ESPINOSA CUELLAR fue declarada infundada por cuanto no puede considerarse confundible con la opositora y que la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Mediante la resolución 21430 de 28 de noviembre de 1995, la División de Signos Distintivos consideró que entre las marcas cotejadas existen similitudes puramente tangenciales y que no existe similitud que conlleve a confusión. “5.

FUNDAMENTOS DE DERECHO “En los fundamentos de derecho manifiesta el actor que se violó el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma vigente al expedirse los actos acusados, por falta de aplicación. “La marca mixta KATTS y la marca mixta LAS GATAS, dice el actor, se asemejan en forma que pueden inducir al público a error y distinguen los mismos productos, esto es, todos los comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del decreto 755 de 1972.

“El riego de confusión que existe entre las dos marcas, se deriva de las siguientes consideraciones. “a) La doctrina y las legislaciones modernas han establecido que el riesgo de confusión puede darse por aspectos visual, fonético y conceptual. “b) En el caso de marcas denominativas arbitrarias y sugestivas y marcas figurativas, el aspecto conceptual es determinante.

Las marcas cotejadas son mixta y por tanto constituidas por figuras y palabras. En uno y otro caso, el dibujo y la denominación representan un concepto concreto unívoco: GATOS. En la marca cuyo registro se hizo, la figura gato está representada por la palabra KATTS, versión de la palabra inglesa CATS y de la palabra alemana KATZE, que significa gatos; y en la marca opositora, está constituida por la palabra LAS GATAS y la figura de gatos.

“Es claro que las dos marcas tienen el mismo significado para el público y evocan un mismo concepto concreto, por tanto son confundibles por razón del aspecto conceptual o ideológico. “c) Las denominaciones KATTS y GATAS son confundibles por razón de su aspecto visual y fonético. En virtud de su composición ortográfica, producen al primer golpe de vista una misma impresión de conjunto, pues tres de sus letras son comunes y se encuentran dispuestas en un mismo orden (ATS); la letra A se duplica en una de las marcas mientras que la S se duplica en la otra.

En el aspecto fonético, dice el apoderado, también existe el riesgo de confusión dada la identidad del único sonido vocálico y la idéntica acentuación ”. Como lo viene reiterando el Tribunal Andino, las solicitudes del Consejo de Estado de la República de Colombia no sintetizan las argumentaciones presentadas por la demandada, Superintendencia de Industria y Comercio ni, en este caso, las de la parte impugnadora, Sociedad COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A., por lo cual este Tribunal considera del caso hacerlo por razones de economía procesal.

Argumentos de la demandada en el proceso interno La Superintendencia de Industria y Comercio en la contestación de la demanda, argumenta que el proceso administrativo, objeto de la demanda, se ciñó en un todo a la ley comunitaria y que la oposición al registro de la marca KATSS se presentó y fue resuelta oportunamente considerándose que ella se ajustaba a las normas legales vigentes y concediéndose su registro por considerarla novedosa, visible y suficientemente distintiva.

De la comparación conjunta de las dos marcas, se concluyó que ellas son distintas entre si y que dicho cotejo se hizo siguiendo las metodologías recomendadas en jurisprudencia del Consejo de Estado, confrontando las etiquetas con base en su aspecto gráfico y visual y prescindiendo de las palabras o denominaciones. La Superintendencia solicita tener como pruebas, entre otras, la interpretación prejudicial que sobre el asunto rinda el Tribunal Andino de Justicia. Impugnación de la demanda por la Compañía Manufacturera Manisol S.A. La compañía citada ha procedido en el caso judicial interno a impugnar la demanda con la siguiente argumentación: No comparte la impugnadora los argumentos de confundibilidad de la marca en disputa, pues no se dan las condiciones de identidad o semejanza entre los signos enfrentados, como para provocar error o confusión en el mercado.

Después de citar los criterios trazados por el Tribunal Andino de Justicia para establecer el riesgo de confusión estima la parte impugnadora que el ejercicio de comparación entre dos marcas debe efectuarse en su conjunto, identificando los elementos gráficos ideológicos y fonéticos para determinar el efecto que producirán en el público relevante.

Agrega que las marcas no tienen similitud fonética en sus elementos denominativos, que son los predominantes en las marcas mixtas. Tampoco considera que exista similitud gráfica ya que las marcas no guardan semejanzas reales respecto de sus trazos básicos y diseños especiales, los cuales fueron concebidos de manera independiente, una con trazos modernos (marca KATTS) y otra con trazos de dibujo elemental (marca LAS GATAS).

En cuanto al elemento conceptual o sea la idea que el signo genera en la mente del consumidor, considera no puede limitarse sólo al significado de las palabras que lo integren, ni ello quiere decir que a un determinado titular de una marca se le haya dado la propiedad sobre la idea en el sentido de que pueda evitar el uso de la figura del gato a todos los comerciantes del ramo del vestuario y del calzado.

Para la impugnadora “la protección no se concede” a la “idea” en sí misma considerada, sino “a la forma en que la idea es materializada”. De esta manera en el análisis de la confundibilidad se deberán considerar además del conceptual, todos los demás elementos. Finaliza afirmando que los productos que distinguen las marcas (una ropa interior femenina y la otra calzado) difícilmente pueden generar confusión por todo lo cual estima que no se encuentra debidamente probado por la demandada la confusión marcaria.

CONSIDERANDO: Para este Tribunal resulta del caso interpretar el siguiente artículo de la Decisión 344: “ DECISION 344 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a).- Sean idénticos o se asemejan de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Naturaleza de la Interpretación Prejudicial Causa extrañeza a este Tribunal comunitario, que después de haber aclarado repetidamente y con precisión la naturaleza y alcances de la interpretación prejudicial, aún pueda considerarse por la Oficina Nacional competente de un país que esta figura constituye una pieza probatoria. En primer lugar nótese que la función del Tribunal es la de interpretar la ley y no la de probar su existencia: esto último no corresponde ni a la naturaleza de sus atribuciones ni a la del ordenamiento jurídico comunitario cuya existencia no requiere de prueba.

La calidad de prueba que se pretende dar a la interpretación prejudicial es un error de apreciación doctrinal sobre la naturaleza de la acción, por lo cual procede reproducir a continuación la opinión de este Tribunal reiterada en los procesos 10-IP-94 y 1-IP-96, publicados en las Gacetas Oficiales 177 de 20 de abril de 1995 y 257 de 14 de abril de 1997.

“ La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los cinco Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación (19 de mayo de 1981). “Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, deben pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma, conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado; artículo que por otra parte establece: “Si la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento, y solicitará la interpretación del Tribunal, de oficio en todo caso, o a petición de parte si la considera pertinente (artículo 29, 2º parte, del Tratado Constitutivo del Tribunal).

“Los siguientes artículos 30 y 31 del mismo Tratado se refieren a los alcances y limitaciones que debe tener la interpretación prejudicial, así como la obligación del juez solicitante de adoptar la interpretación del Tribunal. “Queda en consecuencia claro, que la interpretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación. “Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración. Al respecto cabe recordar la siguiente sentencia dictada por este Tribunal, en el proceso 1-IP-87, (G.O. Nº 8 de 15 de febrero de 1988, en la que decía: “Cabe observar que la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza equivale a una solicitud que hace el juez nacional al Tribunal Comunitario para que éste le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las normas del derecho de integración, puede y debe ser formulada de oficio, lógicamente. sería ilógica y carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar y practicar pruebas.

La consulta prejudicial, en cambio es un requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede asimilarse en ningún caso a una prueba” (el subrayado es nuestro). “De lo cual resulta claro que la interpretación no es ni puede asimilarse a la prueba y sí constituye una solemnidad inexcusable que el juez nacional debe observar.

Así se declara ”. Reglas de comparación para el examen de registrabilidad A continuación el Tribunal considera del caso reproducir una vez más su reiterada jurisprudencia con relación a los criterios generales que deberán tenerse en cuenta por la Oficina Nacional Competente para apreciar la similitud de dos signos en la práctica del examen de registrabilidad.

Para este efecto ha de entenderse que se trata de dos marcas mixtas. En el proceso 4-IP-94, en el caso “ARDEN FOR MEN” (Gaceta Oficial Nº 189 de 15 de Septiembre de 1995) el Tribunal expresó: “ Criterios generales de apreciación de la similitud.- “La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales para facilitar la comparación y apreciar la similitud: “a) Cotejo de conjunto, o visión en conjunto de las marcas comparables.

“Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras o viceversa. Riñe esta regla también con un “procedimiento matemático” de contabilizar las sílabas o letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad.

El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella. La imagen que retiene el público en último momento es “la primera impresión” que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una “ojeada superficial”. Sobre este punto se remite el Tribunal al fallo pronunciado en el proceso 1-IP-87: “ Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse, entonces la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”.

“b) Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos “El consumidor en la gran generalidad observará las marcas en forma separada, y no simultáneamente, lo que permitirá conocer si la impresión o imagen dejada por la una, recuerda la imagen de la otra. “c) Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos, que aparezcan en ella, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos” (Breuer, cita de Manuel Pachón, “Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial”, Editorial Temis S.A. Bogotá, pág. 69).

“d) La posición del juez “El juzgador en definitiva está defendiendo al consumidor y también al titular de la marca ante un posible riesgo de confusión. En su análisis debe suponerse si el público podría confundirse con las dos marcas antes que él personalmente ”. En la misma sentencia el Tribunal se refirió a las marcas mixtas como aquellas que tienen un elemento denominativo expresado en palabras y un elemento gráfico.

En el examen de comparabilidad entre ellas ha estimado el Tribunal que es necesario precisar cuál de los dos elementos tiene más fuerza de penetración en la mente del consumidor a fin de determinar la mayor fuerza identificadora del signo marcario, aun cuando doctrinariamente se sostenga en algunos casos que el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más determinante, teniendo en cuenta la expresividad de la palabra.

En otros casos, sinembargo, se reconoce prioridad al elemento gráfico especialmente cuando ese elemento es figurativo o evocador de conceptos. Este puede tener mayor preponderancia sobre el denominativo debiéndose comparar la grafía de la marca ateniéndose al efecto visual de las figuras apreciadas en su conjunto (ver proceso 4-IP-88, marca MERCEDES BENZ, G.O. 39 de 24 de enero de 1989).

A lo anterior debe agregarse ahora que la conceptualidad debe referirse a la asociación entre el producto y la denominación o representación gráfica. Similitud Conceptual Algunos autores (Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984, pág. 227) distinguen las marcas figurativas, de las marcas puramente gráficas en la medida en que la protección de aquellas se extiende tanto a la imagen representada en el signo como a la noción conceptual que dicho signo puede evocar.

En el caso de marcas figurativas, que corresponde al objetivo de la controversia interna, el riesgo de confusión puede darse no solamente por la presencia de identidad o semejanza gráfica de las marcas sino por razón de identidad o semejanza de los conceptos que ellas evocan. (Fernández- Novoa, obra citada). El profesor Carlos Fernández-Novoa, en su misma obra señala al respecto de la comparación de marcas figurativas, lo siguiente: “ La semejanza de las marcas figurativas en el plano gráfico deberá efectuarse de acuerdo con los criterios antes apuntados (88) para comparar las marcas puramente gráficas.

Si la comparación de las marcas figurativas arroja un saldo negativo, no deberá concluirse, sin más, que no existe riesgo de confusión entre las marcas figurativas comparadas. Antes al contrario, en esta hipótesis el riesgo de confusión existirá cuando los signos gráficamente dispares evocan, sinembargo, el mismo concepto concreto. Para el autor “esto significa que el titular de una marca figurativa puede invocar el ius prohibendi -que en nuestra ley comunitaria se concreta en el derecho de presentar observaciones a una solicitud de registro de una marca (Decisión 344, arts. 93 y 104)- inherente al derecho de marca cuando un tercero utiliza o pretende utilizar como marca un signo que si bien gráficamente se diferencia del signo más antiguo, evoca, no obstante, el mismo concepto concreto evocado por el signo gráfico más antiguo.

El riesgo de confusión con una marca figurativa puede, además surgir en un supuesto ulterior; a saber: cuando un tercero utiliza o pretende utilizar una marca denominativa que denota el mismo concepto concreto evocado por la marca figurativa ”. Téngase como ejemplo de confusión de tipo conceptual los casos que por vía de ilustración trae Otamendi en su obra “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, Buenos Aires 1995, pág. 171.

GATESA y GATUNA NOVISIMA y SUPERNOVA Mayor será la similitud que pueda darse entre dos marcas si tanto la representación gráfica y figurativa de ellas como la denominativa se asocian y se asemejan entre sí, pues en tal caso los dos elementos de las marcas pueden apuntar a una semejanza entre las mismas. En cuanto a la similitud gráfica de las marcas, la doctrina tiende a dar importancia a la idea o impresión que ellas puedan despertar en el consumidor, más que a la forma particular que ellas puedan tener.

Así, Breuer Moreno en su obra “Tratado de Marcas”, págs. 108 y 109, afirma: “El emblema consiste en la representación gráfica de una idea. Son emblemas, por ejemplo, la figura de una cruz, de un árbol, de un león, de un ancla, etc. Como fatalmente los emblemas despiertan ideas determinadas, la forma particular que se les dé tiene una importancia relativa: la idea y el nombre de la idea serán siempre los mismos, cualquiera que sean esas formas.

De ahí que la marca emblemática proteja no solamente la forma que se haya adoptado en el registro, sino cualquier otra que despierte la misma idea: porque cualquier otra forma sería confundible con el emblema registrado. Cualquiera que sea la forma con que se presente un ancla, ese es el nombre que deberá dársele”. “Por su parte Carlos Fernández-Novoa (obra citada, pág. 226), al referirse a las marcas gráficas dice que éstas “hablan un lenguaje universal.

De este modo, la cuestión decisiva consiste en determinar si las marcas comparadas producen o no en el consumidor la misma impresión visual”. Afirma además, que “si a pesar de las variaciones introducidas por el tercero en la figura constitutiva de una marca anterior, se continúa suscitando en la mente de los consumidores la misma impresión visual, deberá concluirse que existe semejanza entre las dos marcas gráficas comparadas”.

Similitud entre una denominación extranjera y otra que la traduce - Marcas en idioma extranjero Autores como Jorge Otamendi (obra citada, pág. 177) consideran que en términos generales el equivalente de una marca en idioma extranjero, no teniendo significado conocido para el público consumidor, constituye marca de fantasía. Sinembargo puede suceder que el idioma extranjero sea conocido entre el público consumidor, caso en el que si las palabras son fácilmente reconocibles por su escritura o por su pronunciamiento, pueden dar lugar a confusión. La legislación comunitaria se refiere a las marcas extranjeras dentro del tópico de las denominaciones descriptivas y genéricas, como no registrables.

Las Decisiones 311, 313 y la actual Decisión 344, nada dicen al respecto, por lo cual corresponde examinar lo que la doctrina señala sobre el particular. El Tribunal ha dicho que “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común. Tal sería el caso de la palabra francesa “Chevalier”, por “caballero” o la denominación italiana “tutto il mondo”, por “todo el mundo”. con igual sentido puede aludirse al vocablo extranjero que por su uso frecuente en los medios de difusión y publicidad, ha pasado a formar parte del léxico común para la designación de un producto, como sería el caso de las expresiones “sweter” o “pull over” para referirse a “sacos tejidos en lana”.

“Por último existen nombres que teniendo origen en un idioma extranjero, han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. (Proceso 3-IP-95, G.O. 189 de 15 de septiembre de 1995).

Corresponde a la Oficina Nacional Competente, de acuerdo con lo establecido en el capítulo relativo al procedimiento de registro (artículos 87 a 101 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena), proceder al examen de registrabilidad adelantando todas las indagaciones y averiguaciones técnicas y de mercado para determinar si la comparación entre dos marcas, una de origen español y la otra de origen o raíz extranjera, pueden dar lugar a confusión a fin de decidir sobre su registrabilidad en los términos del artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

En cuanto a las palabras extranjeras como bien dice la sentencia citada, hay unas tantas que son “aceptadas por el lenguaje corriente, las mismas que han adquirido carta de ciudadanía”. La palabra KATTS es una expresión asociada a la palabra CATS del idioma inglés cuyo significado es generalmente conocido como GATAS, si bien no por la gran mayoría de habitantes, sí por muchos de ellos.

Por tanto pueden ser llevados a confusión y a error por la coexistencia de ellas. Este solo hecho llevaría a la irregistrabilidad del signo denominativo, así se considere o no que la denominación constituye el elemento predominante del conjunto marcario mixto. Semejanzas entre productos o servicios La norma contenida en el artículo 58, literal f) de la Decisión 85, sólo concebía el riesgo de confusión entre marcas cuando los signos a que ellas accedieran fueran pertenecientes a una misma clasificación del nomenclator; esa disposición fue eliminada por las Decisiones comunitarias posteriores sobre la materia y hoy no existe una norma objetiva que permita establecer cuándo dos productos con marcas posiblemente confundibles resultan similares o competitivos.

Algunos autores, entre ellos Manuel Pachón (“Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Bogotá, 1995, pág. 235) sugieren como criterio objetivo para determinar la similitud de productos el de la naturaleza intrínseca del producto. Otros como Fernández- Novoa, obra citada y la jurisprudencia española, se refieren a los canales de comercialización de los productos como una posible pauta adicional determinante de la confundibilidad; otras características como la finalidad de su utilización, la afinidad en su aplicación o el grado de sustituibilidad entre productos, son elementos que enriquecen el criterio del juzgador para establecer la semejanza entre dos bienes o servicios que ostentan marcas similares.

No puede prosperar para este Tribunal la tesis esbozada por la parte impugnadora de la demanda en el proceso interno en el sentido de que por tratarse de productos distintos -en este caso, ropa y calzados- no hay lugar a la confusión. Resulta que la confusión es un fenómeno eventual o de riesgo y como tal puede ocurrir en el futuro. De esta manera dos marcas en disputa destinadas a proteger productos pertenecientes a una misma clase presentan la peculiaridad de amenazar con ser confundibles, como puede darse el caso con la clase 25 -vestidos, calzados, sombrerería- que puede dar lugar a confusión en el momento en que los titulares de las marcas las utilicen coincidentemente en un mismo tipo de productos.

Como consecuencia de las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. La competencia conferida al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para interpretar la ley comunitaria por vía prejudicial, emana del Tratado de creación del mismo y de la capacidad que a éste le otorga de declarar el derecho comunitario, no como medio procesal de prueba, sino como intérprete con autoridad para declarar el sentido, contenido y alcances del ordenamiento jurídico andino. La interpretación prejudicial debe ser adoptada obligatoriamente por el Juez nacional que conozca del proceso interno, conforme al artículo 31 del mismo Tratado. 2.

En el examen de registrabilidad de las marcas mixtas, a que se refiere el artículo 96 de la Decisión 344, la autoridad nacional competente deberá determinar cuál de los dos elementos, el denominativo o el gráfico, tiene mayor penetración en la mente del consumidor para establecer la similitud entre marcas. 3. En las marcas figurativas la posibilidad de confusión puede darse no solamente por la semejanza gráfica entre ellas, sino por la similitud conceptual de la figura que representan, de manera que su análisis de comparabilidad deberá efectuarse tomando en consideración ambos aspectos. 4.

La denominación en idioma extranjero que sea equivalente a la de una marca en español puede dar lugar a confusión cuando se trate de vocablos generalmente utilizados y aceptados por la costumbre en el mercado local. Corresponde a la autoridad nacional competente establecer, de acuerdo a sus indagaciones de mercado, si tales circunstancias son relevantes para la aplicación de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344. 5.

El que existan productos diferentes en una misma clase del nomenclator no es previsión suficiente para considerar que no existe de manera terminante riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca ya registrada, que protege los productos para los que se está solicitando el registro del signo. 6. El examinador de los signos deberá determinar la similitud o semejanza de productos ateniéndose no sólo a la clase del nomenclator a que pertenezcan, sino a su naturaleza, su finalidad en la utilización, su grado de sustituibilidad y el mercado en que se ofrecen, entre otros criterios. 7.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. En cumplimiento de los dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia.

Remítase asimismo copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i