Año XXI - Número 1047 Lima, 31 de marzo de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 49-AI-2002.- Pág. Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República Bolivariana de Venezuela por supuesto incumplimiento del artículo 90 del Acuerdo de Cartagena, de las Decisiones 370 y 466 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal Proceso 5-AI-98.- Levantamiento parcial de sanción Proceso 50-AI-2002.- Archivo de procedimiento sumario Proceso 135-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: FERRERO S.p.A. Marca: “NUTTELINI”. Proceso interno N° 2679-AI Proceso 145-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de las normas previstas en los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad SANOFI SYNTHELABO. Caso: denominación “XAPRILA”. Expediente Interno N° 2002 - 00111 Proceso 147-IP-2003.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 6902. Actor: “ACCOR”. Marca: “IBIS”.. 31 Proceso 49-AI-2002 Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República Bolivariana de Venezuela por supuesto incumplimiento del artículo 90 del Acuerdo de Cartagena, de las Decisiones 370 y 466 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de octubre de dos mil tres. VISTOS La comunicación SG-C/1.8/00649/2002 de 28 de mayo de 2002, recibida en el Tribunal el 3 de junio del mismo año, por medio de la cual la Secretaría General de la Comunidad Andina interpone demanda contra la República Bolivariana de Venezuela por supuesto incumplimiento del artículo 90 del Acuerdo de Cartagena, de las Decisiones 370 y 466 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, por no haber retirado de Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL su lista de excepciones al Arancel Externo Común, a más tardar el 31 de julio de 2000, mediante el traslado al Anexo 1 de la Decisión 370, el grupo residual de subpartidas NANDINA; 31/03/2004 2.36 Externo Común y de esta forma la consolidación de la Unión Aduanera, según el cronograma establecido.

Fundamentos de hecho El auto de 19 de junio de 2002, por el cual la demanda fue admitida a trámite, ordenada su notificación a la República Bolivariana de Venezuela y concedido el plazo de 40 días para que de contestación a la misma; El escrito 000680 de 31 de julio de 2002, recibido en el Tribunal en la misma fecha, por el cual se da contestación a la demanda por parte de la República Bolivariana de Venezuela;

El auto de 14 de agosto de 2002, por el cual el Tribunal decide tener a la demanda como contradicha tanto en los hechos como en el derecho, ya que la contestación a la misma fue presentada fuera de término. Asimismo resuelve tener por presentadas las pruebas aportadas por la actora en su escrito de demanda y convocar a las Partes a Audiencia Pública;

La Acta de la Audiencia Pública celebrada el 19 de septiembre del año 2002; y, Los escritos de conclusiones de las partes. 1. Antecedentes 1.1. Las partes Es parte demandante la Secretaría General de la Comunidad Andina, y demandada la República Bolivariana de Venezuela, en su condición de País Miembro de la Comunidad Andina. 1.2. La demanda Por medio de comunicación SG-C/1.8/00649/ 2002 de 28 de mayo de 2002, recibida en el Tribunal el 3 de junio del mismo año, la Secretaría General de la Comunidad Andina interpone acción de incumplimiento contra la República Bolivariana de Venezuela por supuesto incumplimiento del artículo 90 del Acuerdo de Cartagena, de las Decisiones 370 y 466 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, por no haber materializado la última fase del desmonte de la lista de excepciones temporales al Arancel Nominal, para perfeccionar la aplicación del Arancel La Decisión 370 de la Comisión estableció un plazo dentro del cual el Gobierno de Venezuela se comprometió a reducir anualmente 50 subpartidas de su lista de excepciones relacionas en el Anexo 4 de la citada Decisión, trasladándolas al anexo 1.

El último plazo para el desmonte definitivo fue originalmente establecido para el 31 de enero de 1999; por medio de la Decisión 466, este plazo fue prorrogado para su desmonte en tres etapas, estableciéndose el cumplimiento de la última a más tardar para el 31 de julio de 2000. Debido a las diversas modificaciones a la nomenclatura NANDINA, y a los retiros de subpartidas de las listas de excepciones efectuados por Colombia, Ecuador y Venezuela, la Comisión actualizó los anexos 1, 2, 3 y 4 mediante Decisión 465, de acuerdo a la cual Venezuela debió retirar el total de subpartidas NANDINA faltantes a mas tardar hasta el 31 de julio de 2000, en virtud del compromiso adquirido a través de la Decisión 466.

Con fecha 6 de octubre, la Secretaría General emitió Nota de Observaciones SG/F2.1/2378/ 2000, otorgando al Gobierno de Venezuela un plazo de 10 días para su respuesta. Dicho Gobierno, al dar respuesta a la nota, argumentó “que en virtud de la presunción de veracidad y legalidad a la que se encuentran sujetos los actos administrativos, las afirmaciones contenidas en la nota de observaciones carecen de veracidad al afirmarse que se estaba en presencia de un incumplimiento flagrante, por lo que la citada nota sería absolutamente nula por basarse en falsos supuestos”.

Con fecha 29 de noviembre de 2000, la Secretaría General expidió la Resolución 456 que contiene el Dictamen de Incumplimiento 37-2000, mediante el cual “se determinó el incumplimiento por parte del Gobierno de Venezuela, en la reducción de la lista de excepciones al Arancel Externo Común establecida en la Decisión 466 de la Comisión”. GACETA OFICIAL Fundamentos de derecho El incumplimiento del artículo 90 del Acuerdo de Cartagena La Secretaría General sostiene que “uno de los mecanismos fundamentales previstos en el Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena, de gran importancia para el logro de los objetivos de la integración andina y la conformación de un mercado común, es la aplicación del Arancel Externo Común”.

Que de acuerdo al artículo 90 del Acuerdo de Cartagena los Países Miembros adquieren el compromiso de poner en aplicación el Arancel Externo Común en los plazos y modalidades que establezca la Comisión, artículo que se complementa con el 96 del mismo Acuerdo, al disponer que sólo le corresponde a la Comisión modificar los niveles arancelarios adoptados, y que conforme al artículo 98 de dicha normativa comunitaria, los Países Miembros se comprometen a no alterar unilateralmente los gravámenes que se establezcan en las diversas etapas del Arancel Externo Común. Asimismo indica que “el incumplimiento de Venezuela del artículo 90 del Acuerdo de Cartagena radica en el hecho de no haber cumplido con la última fase del desmonte de la lista de excepciones temporales del Arancel Externo Común de conformidad con el artículo 9º de la Decisión 370 y su prórroga estipulada en la Decisión 466 de la Comisión ”.

Incumplimiento de las Decisiones 370 y 466 de la Comisión La Secretaría General sostiene que la Decisión 370 fijó un cronograma de desmonte para que las subpartidas NANDINA del Anexo 4 fueran gradualmente incorporadas a las listas del Anexo 1. A medida que estas etapas se fueron cumpliendo, las listas del Anexo 4 se fueron limitando a las subpartidas pendientes de desmonte.

Indica que “de acuerdo al cronograma, Venezuela, así como los demás Países Miembros, debían reducir gradualmente la lista de excepciones temporales del Anexo 4 de la Decisión 370 y sus actualizaciones con miras a la consolidación de la Unión Aduanera, debiendo trasladar aquellas subpartidas arancelarias al Anexo 1, siempre que cubriera el porcentaje mínimo de 31/03/2004 3.36 subpartidas a desmontar establecido en la Decisión 370 y sus modificaciones”.

La Decisión 466 de la Comisión, prorrogó los plazos establecidos en la Decisión 370, de manera que el traslado de la lista de excepciones temporales del Arancel nominal (Anexo 4) al Anexo 1 se hiciera en tres etapas: “(i) 20 por ciento de subpartidas NANDINA para el 31 de julio de 1999; (ii) cuarenta por ciento para el 31 de enero de 2000 y;

(iii) a más tardar el 31 de julio de 2000 el desmonte del residuo faltante. En este sentido, Venezuela cumplió con las dos primeras etapas de desmonte establecidas, no cumpliendo con la última de vital importancia para consolidar la Unión Aduanera de la Comunidad Andina”. Sostiene que la conducta de la República Bolivariana de Venezuela encuadra dentro de la definición de “incumplimiento objetivo”, el que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal “corresponde a los casos en los cuales la infracción se aprecia por la simple lectura y análisis de los hechos inculpados de incumplimiento y el derecho violado”.

También indica que en el presente caso, “la República Bolivariana de Venezuela ha incurrido en un incumplimiento del Arancel Externo Común, pues hasta la fecha no ha cumplido con el desmonte definitivo de la lista de excepciones del Arancel Externo Común establecida en el Anexo 4 de la Decisión 370 (modificada por la Decisión 465) de acuerdo a los plazos estipulados en el artículo 3º de la Decisión 466”.

Incumplimiento del artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Sostiene que la República Bolivariana de Venezuela estaría contraviniendo lo dispuesto en el artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal, citando al efecto la sentencia proferida en el Proceso 3-AI-98 en sentido que “en el presente caso, la demanda hace referencia a la falta de cumplimiento, por parte del Gobierno de Venezuela, de compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Cartagena al no desmontar las partidas NANDINA restantes de la lista de excepciones temporales del Arancel Externo Común y/o no comunicar tal desmonta (sic) a la Secretaría General, tal como lo ordenan los artículos 3º y 5º de la Decisión 466 de la Comi- GACETA OFICIAL sión”.

Por lo que “el incumplimiento de estas obligaciones de hacer constituye a su turno una infracción directa de lo dispuesto en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”. Finalmente solicita del Tribunal “su pronunciamiento respecto a la omisión por parte del Gobierno de Venezuela en el desmonte de las subpartidas NANDINA restantes que figuran en el Anexo 4 de la Decisión 465 y/o la comunicación de tal acción a la Secretaría General.

Dicha conducta califica como un incumplimiento objetivo del artículo 90º del Acuerdo de Cartagena, las Decisiones 370 y 466 de la Comisión y el artículo 4 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En consecuencia solicita que “se ordene al Gobierno de Venezuela que adopte las medidas necesarias a fin de que se ponga fin al señalado incumplimiento, y proceda a la devolución de los derechos indebidamente cobrados, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 4 y 27 del mismo Tratado, con expresa condena en costas a la demandada”. 1.3.

Contestación a la demanda Por medio de escrito Nº 000680 de 31 de julio de 2002, la República Bolivariana de Venezuela, de forma extemporánea, da contestación a la demanda de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina, razón por la cual este Tribunal, en cumplimiento del artículo 60 de su Estatuto, la tuvo por contradicha tanto en los hechos como en el derecho. 1.4.

La Audiencia Pública Por auto de 14 de agosto de 2002, el Tribunal convocó a las partes a la Audiencia Pública a celebrarse el 19 de septiembre de 2002. En esta fecha se llevó a cabo la Audiencia Pública con la asistencia de Representantes de ambas partes, cuyas personerías fueron debidamente reconocidas, quienes presentaron las fundamentaciones que se recogen en el acta correspondiente y, en los respectivos escritos de conclusiones. 1.5.

Conclusiones de la República Bolivariana de Venezuela El 27 de septiembre de 2002 la República Bolivariana de Venezuela presentó sus conclusiones en los siguientes términos: 31/03/2004 4.36 Falta de agotamiento de la vía administrativa comunitaria La República de Venezuela considera que “la Secretaría General no cumplió con el requisito fundamental para poder acceder a la vía judicial, como es el agotamiento del proceso administrativo previo”, y que dicho procedimiento no sólo debe cumplirse desde el punto de vista formal, sino que estos actos deben garantizar al país afectado los legítimos principios del derecho a la defensa y al debido proceso.

Alega que “el 05 de junio de 2000, la Secretaría General emite Dictamen de Incumplimiento 30-2000 (sic), por falta de desmonte del segundo tramo, es decir del 40% de las subpartidas. La República Bolivariana de Venezuela notifica que se efectuó dicho trámite, y la Secretaría General emite el Dictamen de Cumplimiento 30-2000, el día 13 de septiembre de 2000.

Luego el 06 de octubre (nótese la extrema cercanía de las fechas del Dictamen de Incumplimiento y de la nueva Nota de Observaciones), la Secretaría General formula una Nota de Observaciones (anexo E de la demanda) en la que nuevamente se refiere de manera sumamente imprecisa y vaga, al incumplimiento de las Decisiones relativas al Arancel Externo Común ”.

Argumenta que la Secretaría General “originó una grave confusión entre el caso anterior y el presente, al enviar una Nota de Observaciones con errores tanto en la persona a la que iba dirigida, como a las imprecisiones en torno al objeto de la misma”; arguye también, que la República de Venezuela “no pudo ejercer debidamente sus alegatos, ya que se le hizo incurrir en error, al remitírsele una Nota de Observaciones plagada de confusiones, y que nos hizo pensar que o se trataba de un error de la Secretaría (¿estaría dicha nota dirigida a Colombia o a Venezuela?) o estaba referida a una problemática que ya estaba subsanada (desmonte del 40% de las subpartidas)”.

Solicita que el Tribunal analice la Nota de Observaciones como la respuesta dada por Venezuela, y en consecuencia declare inadmisible o sin lugar la presente acción de incumplimiento por el procedimiento administrativo viciado y nulo. GACETA OFICIAL Incumplimiento de los deberes establecidos para la Secretaría General de la Comunidad Andina en el ordenamiento jurídico comunitario Sostiene que tanto Venezuela como los demás Países Miembros han solicitado a la Secretaría General reuniones a objeto de modificar los términos en que se encuentra el Arancel Externo Común, solicitud que no ha sido tomada en cuenta por la Secretaría General “quien parece más interesada en demandar a todos los Países Miembros de la Comunidad Andina, para hacerlos cumplir forzosamente unas normas con las que ninguno está de acuerdo ”.

Finalmente, solicita al Tribunal que se declare sin lugar la acción de incumplimiento intentada por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República Bolivariana de Venezuela. 1.6. Conclusiones de la Secretaría General de la Comunidad Andina Mediante comunicación SG-C/1.8/1452/2002 de 26 de septiembre de 2002, recibida en este Tribunal el 27 de los mismos mes y año, la Secretaría General de la Comunidad Andina presentó las conclusiones de los argumentos expuestos en la audiencia pública celebrada el 19 de septiembre de 2002.

Objeto de Incumplimiento La Secretaría General se ratifica en el “contenido de su demanda de fecha 3 de mayo del 2002” (sic) para que el Tribunal declare el incumplimiento por parte de la República de Venezuela del artículo 90 del Acuerdo de Cartagena, del artículo 4 de su Tratado de Creación y de las Decisiones 370 y 466 de la Comisión; de igual manera confirma la pretensión de que se instruya al Gobierno de Venezuela de dar cumplimiento al ordenamiento jurídico andino, mediante el desmonte de la lista faltante de subpartidas NANDINA exceptuadas temporalmente de la aplicación del AEC.

Alegatos sostenidos por la Demandada Manifiesta que la República de Venezuela, durante la audiencia pública, sostuvo que en el proceso habría vicios adjetivos y sustantivos que harían mérito para que dicha acción no fuese admitida, a lo que la Secretaría General dice: 31/03/2004 5.36 1. Acerca de la falta de congruencia y el posible vicio de falso supuesto La República Bolivariana de Venezuela sostiene que en el procedimiento seguido por la Secretaría General no existió congruencia entre la nota de observaciones y el dictamen de incumplimiento, alegó que en su nota de observaciones la Secretaría General hizo referencia al desmonte de las fases anteriores al grupo residual, conducta que ya había sido objeto del Dictamen 202000 que luego fue corregido por el Dictamen 30-2000, y que la nota de observaciones SG/ 2.1/2378/2000 del 6 de octubre de 2000 así como el Dictamen 37-2000 de 29 de noviembre se basaron en un falso supuesto, ya que la conducta observada fue subsanada y así habría sido declarado por la Secretaría General.

Al respecto la Secretaría General indica que ha demostrado haber cumplido correctamente con el procedimiento prejudicial de incumplimiento, toda vez que existe congruencia tal como se demostró con los documentos anexos a la demanda. Que la nota de observaciones que fue objeto del Dictamen 20-2000 y que luego fue corregida por el Dictamen 30-2000, se refiere a un tema vinculado, pero diferente al de la presente acción, por lo que en opinión de la Secretaría General no resulta procedente el argumento de la República Bolivariana de Venezuela. 2.

Acerca de la supuesta actuación de la Secretaría General, en contra de intereses de los Países Miembros La Secretaría General indica que la República Bolivariana de Venezuela alegó ser el País Miembro que ha cumplido con más fases del desmonte de las subpartidas exceptuadas de la aplicación del Arancel Externo Común, concluyendo “que la Secretaría General, al no tomar en cuenta las razones por las cuales los Países Miembros incumplían tales compromisos, sino, por el contrario, demandar el incumplimiento, estaría actuando en contra de los intereses de los Países Miembros ”.

Al respecto la Secretaría General argumenta que “los propios Países Miembros le han atribuido dentro de sus funciones enumeradas en el artículo 30 del Acuerdo de Cartagena, la de velar por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina ”. GACETA OFICIAL Sostiene que los argumentos de la República Bolivariana de Venezuela “admiten implícitamente la veracidad de la conducta señalada, con lo cual el incumplimiento además de ser ‘objetivo’, resulta también ‘no discutido’ de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ”.

Conclusión La Secretaría General ratifica su pretensión para que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina declare el incumplimiento objetivo por parte de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista en lo anterior, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONSIDERANDO

Que el Tribunal es competente para conocer de la presente controversia en virtud de las previsiones de los artículos 23 y 24 de su Tratado de Creación, concordantes con las normas del capítulo I, Título II de su Estatuto y del Título II de su Reglamento Interno, en las que se regula lo relativo a la Acción de Incumplimiento; Que se han observado las formalidades inherentes a la Acción de Incumplimiento, sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado; y Que el estado de la causa es el de dictar sentencia, para lo cual el Tribunal estima necesario referirse a los siguientes aspectos: 1.

Naturaleza jurídica de la Acción de Incumplimiento La acción de incumplimiento es uno de los mecanismos jurisdiccionales que posibilita el control del cumplimiento por parte de los Países Miembros de las obligaciones y compromisos que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se encuentra regulada en los artículos 23 a 27 del Tratado de Creación del Tribunal y en los artículos 107 a 120 de su Estatuto, en virtud de cuya normativa corresponde al Tribunal conocer de las acciones de incumplimiento que sean interpuestas por la Secretaría General de la Comunidad Andina, los Países Miembros, o las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País Miembro. 31/03/2004 6.36 En reiteradas sentencias, este Tribunal Comunitario se ha referido a la naturaleza de la acción de incumplimiento, habiendo sostenido que, a través de ella se persigue garantizar la observancia de los objetivos del proceso de integración dentro de la Comunidad Andina, mediante la verificación del cumplimiento de los compromisos que han asumido los Países Miembros desde la firma del Acuerdo de Cartagena.

Este Tribunal asegura la obediencia de la normativa jurídica andina así como el control de la legalidad del sistema, de acuerdo con lo previsto en su Tratado de Creación, que lo consagra como Órgano Jurisdiccional de la Comunidad, con competencias para declarar e interpretar uniformemente el derecho comunitario y dirimir las controversias que surjan del mismo.

Los artículos 23, 24 y 25 del Tratado de Creación del Tribunal establecen las etapas que necesariamente tienen que agotarse ante el Órgano Ejecutivo de la Comunidad, indicando que, la Secretaría General, un País Miembro o un particular afectado, podrán iniciar la investigación por un posible incumplimiento de un País Miembro de sus obligaciones asumidas a nivel comunitario, debiendo en cualquier caso la Secretaría General formular las observaciones por escrito a dicho País, a través de la nota correspondiente en la que se expresen los motivos que hacen presumir que la conducta cuestionada no se adecúa al ordenamiento jurídico comunitario, indicando las normas comunitarias supuestamente infringidas.

Por su parte, el País Miembro deberá, en el plazo establecido, dar respuesta a la nota de observaciones, vencido el cual, habiendo o no respuesta del País Miembro afectado, la Secretaría General emitirá un dictamen motivado sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones acusadas. Según lo previsto en los artículos citados del Tratado, y 107 y 108 del Estatuto, podrán iniciar la acción judicial de incumplimiento ante este Tribunal, la Secretaría General, los Países Miembros y las personas naturales o jurídicas legitimadas, exigiéndose para ello que: (i) haya sido emitido el dictamen de incumplimiento, ante lo cual la propia Secretaría General podrá interponer la acción en el plazo establecido, o si no lo hace dentro de dicho plazo, el País Miembro reclamante o el particular afectado, podrán interponerla directamente; o, (ii) en caso de no haberse emitido dictamen motivado alguno dentro del lapso señalado, o si el dictamen emitido no GACETA OFICIAL ha sido de incumplimiento, el País Miembro o el particular afectado podrán acudir al Tribunal en acción de incumplimiento.

Adicionalmente, es necesario que entre la nota de observaciones, el dictamen de incumplimiento y la demanda judicial exista congruencia suficiente, de tal forma que las conductas objeto de la acusación de incumplimiento sean las mismas en los tres momentos antes referidos, de modo que las pretensiones de la demanda resulten acordes con las conductas de acción o de omisión que fueron consideradas en el dictamen y en la nota de observaciones.

En reiterada jurisprudencia el Tribunal ha sostenido que entre la nota de observaciones, el dictamen de incumplimiento y la demanda judicial debe existir “suficiente congruencia para que así se esté asegurando la unidad del objeto de la acción y garantizando el derecho de defensa del país vinculado como sujeto pasivo de la controversia” (Sentencia emitida dentro del Proceso 01-AI-96, publicada en la G.O.A.C. Nº 234 de 21 de abril de 1997.

Caso: pipeline). Finalmente, cabe reiterar lo que el Tribunal ha manifestado respecto del dictamen de incumplimiento que debe emitir la Secretaría General, en el sentido de que “ha de ser el resultado congruente de las actuaciones desplegadas a lo largo del procedimiento, en particular de la nota de observaciones”; declarando además que “los motivos que contenga el «dictamen» también deben mantener suficiente congruencia con los fundamentos de la demanda”.

También precisó que con la contestación de la demanda “quedarán fijados los términos concretos de la controversia”, puntualizando que el objeto de la audiencia oral, “no es el de presentar nuevos argumentos –salvo que hayan acaecido con posterioridad a la demanda o a la contestación–, ni de ampliar las cuestiones litigiosas concretadas en las referidas piezas procesales, ni tampoco de ofrecer nuevas pruebas ”.

(Sentencia emitida en el Proceso 43-AI-99, publicada en la G.O.A.C. Nº 620 de 23 de noviembre de 2000. Caso: restricciones a la importación de azúcar originaria de Colombia). 2. Las pruebas Obran en autos, adjuntados a la demanda en calidad de prueba, los siguientes documentos: (i) copia de la Decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 26 de noviembre de 31/03/2004 7.36 1994, publicada en la G.O.A.C. Nº 166 de 2 de diciembre de 1994, sobre Arancel Externo Común (folios 11 a 14, Anexo B);

(ii) copia de la Decisión 466 de la Comisión de la Comunidad Andina de 25 de mayo de 1999, publicada en la G.O.A.C. Nº 446 de 4 de junio de 1999 referente a la prórroga de los plazos establecidos en la Decisión 370 para la última etapa de desmonte de la lista de excepciones al Arancel Externo Común (folios 15 y 16, anexo C); (iii) copia de la Decisión 465 de la Comisión de la Comunidad Andina de 25 de mayo de 1999, publicada en la G.O.A.C. Nº 445 de 2 de junio de 1999 sobre la modificación y actualización de los Anexos 1,2,3 y 4 de la Decisión 370, correspondiente al Arancel Externo Común (folio 17, anexo D);

(iv) copia de la Nota de Observaciones S.G./2.1/2378/ 2000 del 6 de octubre de 2000 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (folios 19 y 20, anexo E); (v) copia de la respuesta de Venezuela a la referida Nota de Observaciones de fecha 23 de octubre de 2000 (folio 21, anexo F); (vi) copia de la Resolución 456 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de 29 de noviembre de 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 622 de 30 de noviembre de 2000, que contiene el Dictamen de Incumplimiento 37-2000 (folios 23 a 24, anexo G);

(vii) copia de la Resolución 428 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de 13 de septiembre de 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 599 de 15 de septiembre de 2000 que contiene el Dictamen de Cumplimiento 30-2000 (folio 27, anexo H). Como anexo se encuentra, además: (i) copia de la Decisión 408 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de 25 de junio de 1997, publicada en la G.O.A.C. Nº 273 de 4 de julio de 1997 que contiene la elección del Secretario General de la Comunidad Andina (folio 10).

En lo que se refiere a la falta de contestación oportuna de la demanda, el Tribunal reitera que, dado el caso, se tendrá ésta por contradicha, es decir, que se presumirá que el País Miembro demandado la niega en todos sus términos y pretende su desestimación, sin que ello signifique que los hechos sostenidos en su escrito de conclusiones presentado con motivo de la Audiencia Pública y los documentos acompañados como prueba se tengan como sustitutivos de los que pudo hacer valer oportunamente.

Sin embargo, los argumentos que estuvieren respaldados en pruebas que hayan sido legalmente presentadas por la parte contraria, y que sean GACETA OFICIAL pertinentes, serán estimados. Al respecto conforme a lo señalado por el Tribunal con base en el artículo 74 de su Estatuto, se estima pertinente reiterar que: “…las pruebas deben ofrecerse, decretarse, practicarse e incorporarse al proceso en la forma, oportunidades y términos señalados en el citado instrumento.

Y en la doctrina se ha precisado que un documento tendrá validez como prueba si cumple ciertos requisitos que ‘pueden radicar en el documento o en el procedimiento para su aportación al proceso’, señalando como una de tales exigencias el que los documentos ‘hayan sido llevados y admitidos al proceso en oportunidad y con los requisitos legales, porque si bien su incumplimiento no vicia de nulidad el documento en sí mismo, sí invalida su aportación y le quita su valor como prueba’ (DEVIS ECHANDIA, HERNANDO.

“Compendio de Derecho Procesal”, tomo II, Pruebas Judiciales; séptima edición; páginas 411 y 417)” (Sentencia emitida en el Proceso 34-AI-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002. Caso: patente de segundo uso). En el caso de autos, la contestación a la demanda fue presentada de forma extemporánea por lo que se la tuvo por contradicha y en consecuencia sólo se tendrán en cuenta las pruebas aportadas por la parte actora, que serán apreciadas por este Tribunal con el mérito que corresponda. 3.

Objeto del Incumplimiento En el caso subiudice, la Secretaría General ha interpuesto su demanda “De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina” (folio 1), por lo que el objeto del incumplimiento respecto del cual el Tribunal deberá pronunciarse, “se encuentra circunscrito en definitiva a ‘la conducta que ha sido objeto de observaciones’, en los términos del segundo párrafo del artículo 23…” (Sentencia emitida en el Proceso 91-AI-2000, publicada en G.O.A.C. Nº 721 del 17 de septiembre de 2001.

Caso: Arancel Externo Común, Ecuador). En efecto, el 6 de octubre de 2000 la Secretaría General emitió la Nota de Observaciones SG/ F2.1/2378/2000 en la cual estableció que “el Gobierno de Venezuela, al no haber retirado el 31 de julio de 2000 el grupo residual de las subpartidas de su lista de excepciones del Arancel Externo común, y no haberlo comunicado a la Secretaría General, estaría incurriendo en un incumplimiento flagrante de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordena- 31/03/2004 8.36 miento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado y de la Decisión 466 ”.

El 13 de octubre de 2000, por oficio Nº 000717 el Gobierno de Venezuela dio respuesta a la Nota de Observaciones, e hizo valer la Resolución N° 428 de la propia Secretaría General, que contiene el “Dictamen de Cumplimiento 30-2000 por parte de la República Bolivariana de Venezuela en la aplicación del Arancel Externo Común”, de fecha 13 de septiembre de 2000, mediante el cual la Secretaría determinó que, en el citado País Miembro, a través del Decreto 523 del 3 de agosto de 2000, “se han adoptado los aranceles nacionales… de conformidad con las Decisiones 370 y 465 para el grupo de subpartidas mencionadas en el primer considerando de la presente Resolución”.

Las subpartidas mencionadas en el primer considerando de la Resolución son “… las subpartidas NANDINA que informó haber retirado de la lista de excepciones al Arancel Externo Común vigente al 31 de julio de 1999 (20% de subpartidas) y al 31 de enero de 2000 (40% de subpartidas)…”. El 30 de noviembre de 2000 fue publicada, en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 622, la Resolución N° 456, contentiva del “Dictamen 37-2000 de Incumplimiento por parte del Gobierno de Venezuela al no retirar de su lista de excepciones al Arancel Externo Común, el grupo residual de subpartidas NANDINA pertenecientes al Anexo 4 de la Decisión 370, reemplazado mediante la Decisión 465”, por el cual se imputó al Gobierno de Venezuela haber incurrido “en incumplimiento flagrante del ordenamiento jurídico andino, y en particular de la Decisión 466 de la Comisión y del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

Finalmente, el 3 de junio de 2002, la Secretaría General ejerció la acción de incumplimiento contra la República Bolivariana de Venezuela y solicitó el pronunciamiento del Tribunal “con respecto a la omisión por parte del Gobierno de Venezuela en el desmonte de las subpartidas NANDINA restantes que figuran en el Anexo 4 de la Decisión 465 que debió materializarse antes del 31 de julio de 2000 y/o la comunicación de tal acción a la Secretaría General.

Dicha conducta califica como un incumplimiento objetivo del artículo 90° del Acuerdo de Cartagena, las Decisiones 370 y 466 de la Comisión y el artículo 4° Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. GACETA OFICIAL De lo expuesto se desprende que el procedimiento administrativo previo se desarrolló en debida forma y que, en lo que concierne al hecho constitutivo del incumplimiento del País Miembro demandado, se guardó la congruencia necesaria entre la Nota de Observaciones, el Dictamen de Incumplimiento y la demanda ejercida por la Secretaría General de la Comunidad, por lo que el Tribunal considera que se ha dado a la República Bolivariana de Venezuela oportunidad para que argumente sobre la conducta observada, garantizándole su derecho de contradicción y defensa.

En consecuencia, una vez comprobada la existencia de la debida congruencia que mantiene la demanda judicial referente al dictamen de incumplimiento y a la respectiva nota de observaciones, considera el Tribunal que el objeto del incumplimiento denunciado se circunscribe a la conducta atribuida a la República Bolivariana de Venezuela de no haber efectuado el “desmonte de las subpartidas NANDINA restantes que figuran en el Anexo 4 de la Decisión 465 que debió materializarse antes del 31 de julio de 2000 y/o la comunicación de tal acción a la Secretaría General”.

Se ha señalado que la República Bolivariana de Venezuela debía haber dado cumplimiento al traslado del grupo residual de subpartidas correspondientes a la lista de excepciones establecida en el Anexo 4 de la Decisión 370, modificada por la Decisión 465, dentro del plazo fijado en el artículo 3 de la Decisión 466, ya que si bien a través de la Decisión 370 por la que se adoptó el Arancel Externo Común, correspondía a Venezuela reducir gradualmente de su lista de excepciones fijada como anexo 4, mediante su traslado al Anexo 1, con la finalidad de consolidar la unión aduanera en determinada fecha, la propia Comisión amplió posteriormente el plazo de desmonte mediante la Decisión 466, en tres etapas: hasta el 31 de julio de 1999 (20% de la lista), hasta el 31 de enero de 2000 (40% de la lista), y hasta el 31 de julio de 2000 (el grupo residual).

Por lo tanto, el objeto del incumplimiento demandado radica en que Venezuela no ha cumplido con trasladar el grupo residual de subpartidas del Anexo 4 al Anexo 1, conforme a lo establecido por la Decisión 466 en su artículo 3, lo que constituiría una falta de aplicación del Arancel Externo Común (artículo 90 del Acuerdo de 31/03/2004 9.36 Cartagena), y de la normativa andina establecida en las Decisiones 370, modificada parcialmente por la 465 y la 466, ambas de la Comisión de la Comunidad Andina, así como del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal. 4.

Consideraciones sobre el supuesto incumplimiento del artículo 90 del Acuerdo de Cartagena, de las Decisiones 370 y 466 de la Comisión y del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal Como mecanismo fundamental para lograr los objetivos del sistema de integración andina se encuentra la aplicación del Arancel Externo Común que según el cual, conforme al artículo 90 del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal ha indicado que “Los Países Miembros se comprometen a poner en aplicación un Arancel Externo Común en los plazos y modalidades que establezca la Comisión”.

Sobre este compromiso, el Tribunal ha establecido que “… cuando se trata de construir una unión aduanera que abarque el territorio de varios países, lo esencial para que ello suceda es que cada uno de los territorios comprometidos se unifique con los otros para conformar, por una parte, un solo territorio dentro del cual las mercancías se muevan libremente sin sujeción al pago de aranceles aduaneros y por otra, un bloque unificado que en sus relaciones comerciales frente a terceros exija el pago de aranceles uniformes o comunes.

Esto último, significa que, como acontece con otras medidas que deben armonizarse o integrarse, los Países Miembros renuncian a legislar soberanamente en materia de aranceles, pues tal facultad queda deferida, o si se quiere, delegada a los órganos competentes de la respectiva comunidad… el Arancel Externo Común representa en la formación de la unión económica andina uno de los mecanismos decisivos para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Sin él no puede hablarse de mercado común y, por supuesto, sin el estricto respeto por parte de los Países Miembros a las normas que lo conciben en el Tratado y que lo desarrollan y ponen en vigencia mediante Decisiones de la Comisión, poco o nada serio y efectivo podría considerarse dicho proceso. Constituye con el programa de liberación, el ámbito indispensable para la construcción del mercado ampliado.

Es en otras palabras parte sustancial de la existencia del mercado andino…” (Sentencia emitida en el Proceso 07-AI-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 490 de 4 de octubre de 1999. Caso: arance- GACETA OFICIAL les nacionales distintos al Arancel Externo Común, Ecuador). Respecto de las Decisiones relacionadas con el supuesto incumplimiento, cabe indicar que, a través de la Decisión 370 de la Comisión, los Países Miembros aprobaron la estructura del Arancel Externo Común, a cuyo efecto especificaron los niveles arancelarios para cada subpartida en el Anexo 1 de la misma, y autorizaron a Colombia, Ecuador y Venezuela para presentar, a la entonces Junta, hasta el 15 de diciembre de 1994, una lista de subpartidas NANDINA a objeto de exceptuarlas de la aplicación del Arancel Externo Común, subpartidas que se constituyeron en el Anexo 4 de la citada Decisión. Venezuela, al igual que Colombia y Ecuador, se comprometió a reducir anualmente 50 subpartidas de su lista de excepciones, mediante su traslado del Anexo 4 al Anexo 1, durante un período de tres años, y a eliminar en el cuarto año el grupo residual.

Posteriormente, mediante la Decisión 465 la Comisión dispuso reemplazar los Anexos 1, 2, 3 y 4 de la Decisión 370 por los Anexos que figuran en aquella Decisión. Por último, a través de la Decisión 466, la Comisión decidió prorrogar los plazos establecidos en la Decisión 370 y dispuso que “A más tardar el 31 de julio del 2000, Colombia, Ecuador y Venezuela retirarán de sus listas de excepciones al Arancel Externo Común, mediante el traslado al Anexo 1 de la Decisión 370… el grupo residual de subpartidas NANDINA”.

En el caso de autos, demandado el incumplimiento por parte del Gobierno de Venezuela, al no desmontar las subpartidas NANDINA restantes que figuran en el Anexo 4 de la Decisión 465, desmonte que debió materializarse hasta el 31 de julio de 2000, se observa que el citado País Miembro no controvirtió el hecho constitutivo del incumplimiento, ni consta que haya dado cumplimiento al compromiso de retirar de su lista de excepciones al Arancel Externo Común, al 31 de julio del 2000, el grupo residual de subpartidas NANDINA, por lo que se trata de un incumplimiento objetivo y no discutido, en los términos ya declarados por la jurisprudencia del Tribunal: “la infracción de la que se acusa a la República del Ecuador constituye lo que la jurisprudencia de este Tribunal (por todas, véase la sentencia del 22 de marzo del 2000 emitida dentro del proceso 16-AI-99; caso Secretaría General/Venezuela por infracción al Arancel Externo Común) y la del Europeo conciben como 31/03/2004 10.36 un «incumplimiento objetivo» y, además, «no discutido».

Es «objetivo» en razón de que se determina por la simple confrontación de las normas comunitarias vulneradas y la acción u omisión del país contraventor. Es, por otra parte «no discutido», en virtud de que no hubo contradicción por la demandada de los hechos alegados por la Secretaría General en lo relativo al no acatamiento de los plazos previstos en la Decisión 466” (Sentencia emitida en el Proceso 91AI-2000, ya citada).

Finalmente, sobre el incumplimiento de las obligaciones que se desprenden del artículo 4 del Tratado del Tribunal, se ha señalado que a través de dicha norma, los Países Miembros han adquirido “ doble obligación: una de carácter positivo, de ‘hacer’; y otra de orden negativo, de ‘no hacer’. Por la primera, los Países Miembros deben adoptar toda clase de medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa andina, es decir, de las obligaciones y compromisos adquiridos en virtud del derecho originario y de las que corresponda por mandato de las normas secundarias o derivadas.

Por otra parte, en virtud de la segunda obligación, el País Miembro debe abstenerse de toda medida así sea legislativa, judicial, ejecutiva o administrativa del orden central o descentralizado geográficamente o por servicios, llámese leyes, reglas, procedimientos, requisitos, decisiones, decretos, resoluciones, acuerdos, dictámenes, sentencias o providencias que puedan obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino ” (Sentencia emitida en el Proceso 16-AI-99, publicada en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000.

Caso: aranceles nacionales distintos al Arancel Externo Común, Venezuela). En consecuencia, la República Bolivariana de Venezuela, al no haber retirado de su lista de Excepciones al Arancel Externo Común al 31 de julio del 2000, el grupo residual de subpartidas NANDINA, ha incurrido en incumplimiento objetivo y no discutido de la normativa andina, en especial del artículo 90 del Acuerdo de Cartagena, del artículo 3 de la Decisión 466 de la Comisión, y del artículo 4 del Tratado de Creación de este Tribunal. 5.

Consideraciones sobre la Decisión 535 En fecha 14 de octubre de 2002, la Comisión, considerando “las Directrices números 11, 12, 13, 14, 15 y 16, mediante las cuales se apro- GACETA OFICIAL baron los lineamientos para la adopción de un arancel externo común para ser aplicado por los Países Miembros a más tardar el 31 de diciembre de 2003, el mismo que deberá sustituir el Arancel Externo Común vigente a la fecha”, resolvió, a través de la Decisión 535, aprobar el Arancel Externo Común que figura en el Anexo 1 de la Decisión citada, en la cual también consta que la estructura arancelaria y el mecanismo de medidas correctivas allí previstos entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 2004, por lo que, en virtud del principio de irretroactividad del ordenamiento jurídico comunitario, no hay duda de la vigencia de las Decisiones 370 y 466 de la Comisión, así como de la validez y eficacia de las obligaciones allí establecidas y cuyo incumplimiento ha sido denunciado, máxime si durante la vigencia de las Decisiones 370 y 466 se han podido producir situaciones jurídicas concretas, de las que emergen derechos, susceptibles de ser violados, lo que apareja responsabilidades que no pueden ser ignoradas ni desconocidas por la nueva normativa.

Con fundamento en las consideraciones anteriores: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en ejercicio de la competencia que le asigna la Sección Segunda, del Capítulo III, de su Tratado de Creación DECIDE PRIMERO: Declarar el incumplimiento por parte de la República Bolivariana de Venezuela del artículo 90 del Acuerdo de Cartagena, del artículo 4° del Tratado de Creación del Tribunal, y del artículo 3 de la Decisión 466 de la Comisión, al no haber trasladado dentro del plazo previsto, esto es, hasta el 31 de julio de 2000, del Anexo 4 al Anexo 1 de la Decisión 370, actualizados mediante Decisión 465, el grupo residual de subpartidas NANDINA incluidas en su lista de excepciones al Arancel Externo Común. 31/03/2004 11.36 SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal, la República Bolivariana de Venezuela deberá adoptar las medidas necesarias a fin de hacer cesar el incumplimiento de las normas comunitarias señaladas.

TERCERO: Condenar a la demandada al pago de las costas causadas con ocasión de la presente acción de incumplimiento, de conformidad con el artículo 81 de su Reglamento Interno, y con vista de la respectiva solicitud formulada en el escrito de demanda. Notifíquese la presente sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 98 del Estatuto del Tribunal, y remítase copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 31/03/2004 12.36 PROCESO N° 05-AI-98 SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- San Francisco de Quito, veintiuno de enero del año dos mil cuatro.

VISTOS: El auto del 22 de agosto de 2001, mediante el cual el Tribunal autorizó a los Gobiernos de los Países Miembros de la Comunidad Andina “para que procedan a la imposición temporal de un gravamen adicional del 5%, a las importaciones que realicen a sus territorios, procedentes y originarias del Ecuador, de cinco productos a su elección”, como consecuencia del desacato de la sentencia de incumplimiento dictada en el Proceso 05-AI-98;

El auto del 29 de octubre de 2003, mediante el cual el Tribunal solicitó opinión, a los demás Países Miembros y a la Secretaría General de la Comunidad Andina, acerca del contenido del oficio remitido por el Director de Patrocinio del Estado y Delegado del Procurador General de Ecuador, a través del cual solicita que “… se dicte el Auto correspondiente con el que se deje sin efecto las sanciones impuestas, y se ordene el archivo definitivo del proceso”;

La comunicación SG-C/0.5/1991/2003, recibida vía fax en este Tribunal el 4 de noviembre de 2003, en la cual la Secretaría General de la Comunidad Andina manifiesta que “la solicitud de levantamiento de sanciones presentada por el Gobierno del Ecuador resulta procedente, salvo mejor opinión del Tribunal”; La comunicación DIE/LFF/MB/454 del 10 de noviembre de 2003, recibida por este Tribunal vía fax en la misma fecha, mediante la cual el Director de Integración Económica, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, opina que el Gobierno del Ecuador “ajustó los niveles arancelarios a lo previsto en el Convenio de Complementación del Sector Automotor, para las subpartidas correspondientes a Camiones hormigoneras y para sondeo y perforación, entre otros, no conocemos la norma que hace lo propio con los vehículos automóviles destinados al servicio público (taxis), vehículos para el trasporte masivo urbano Chasises (sic) que se encontraban en niveles arancelarios diferentes a los previstos en el anotado Convenio”, por lo que solicita que “de existir la norma correspondiente nos la haga llegar, de lo contrario, consideraríamos que el Gobierno de Ecuador cumplió parcialmente con la sentencia …”;

El auto del 12 de noviembre de 2003, a través del cual el Tribunal decidió “Requerir al Gobierno ecuatoriano, para que en el término de cinco días, cumpla con remitir a este Tribunal, copias de la Regulación Nº 037-99 de 28 de julio de 1999, mediante la cual se derogó la Regulación de la Junta Monetaria 974-96 y de la parte pertinente del anexo integrante del Decreto 2429 mediante el cual se derogó el Decreto Ejecutivo 2486”;

El escrito remitido por el Director de Patrocinio del Estado y Delegado del Procurador General de Ecuador, recibido por el Tribunal en fecha 17 de noviembre de 2003, a través del cual informa que “en la actualidad se han eliminado las distorsiones en el Régimen Arancelario relativo a las importaciones de vehículos, material CKD, chasises y otros componentes para vehículos, dando así cumplimiento al Convenio de Complementación Industrial del Sector Automotor.

En este sentido se reitera la necesidad de que se revea la decisión de la sanción adoptada mediante Auto expedido con fecha 22 de agosto de 2001”; adjunta, entre otros documentos, dos copias simples de la primera página del Registro Oficial Suplemento Nº 547 del 3 de abril de 2002, contentivo del Decreto 2429, relativo al “Arancel Nacional de Importaciones” (folios 290 y 292), copia simple de las páginas 2 y 304 de dicho Registro Oficial Suplemento Nº 547 (folios 291 y 293), y copia simple de las páginas 30 y 31 del Registro Oficial Nº 252, del 11 de agosto de 1999, contentivo de la Regulación Nº 037-99 del Directorio del Banco Central del Ecuador (folios 294 y 295);

El escrito presentado por el Director de Patrocinio del Estado y Delegado del Procurador General de Ecuador, recibido en el Tribunal el 18 de noviembre de 2003, a través del cual manifiesta, a propósito de los instrumentos internos requeridos por el Tribunal mediante auto del 12 de no- GACETA OFICIAL viembre de 2003, “como alcance y aclaración al escrito presentado con fecha 17 de noviembre del presente año”, que “La tabla del Arancel Nacional de Importaciones actualmente vigente, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2429 … señalaba un porcentaje diverso al establecido en el Convenio de Complementación Automotriz dentro de la categoría 87.05 … Sin embargo este error ha sido subsanado mediante promulgación del Decreto Ejecutivo No. 876, publicado en el Registro Oficial No. 182 del 2 de octubre de 2003”, cuya copia simple adjunta como anexo 1 (folios 299 a 302); que “Sin embargo, por error mecanográfico involuntario, se hace constar a la subpartida ‘Coches barredera’ con el código ‘8705901100’ cuando lo correcto sería el código ‘8705901000’.

Este error fue corregido en la fe de erratas publicada en el Registro Oficial No. 211 del viernes 14 de noviembre de 2003”, cuya copia simple remite como anexo 2 (folio 303); y que la Regulación de la Junta Monetaria No. 974-96 que “contenía incompatibilidades con el Convenio de Complementación Automotriz fue subsanada con la elaboración de la regulación No. 037-99 de 28 de julio de 1999”, cuya copia simple vuelve a adjuntar como anexo 3 (folios 306 a 307); y, La comunicación SG-C/0.5/2104/2003, recibida vía fax en este Tribunal el 19 de noviembre de 2003, a través de la cual el Director General encargado de la Secretaría General de la Comunidad Andina, “como alcance a la comunicación SG-C/0.5/1991/2003 de fecha 4 de noviembre de 2003…”, considera que “en el expediente no existen pruebas o indicios que permitan al Tribunal declarar que la República del Ecuador continúa en incumplimiento, más aún cuando la parte actora en el proceso que dio lugar a la sentencia considera que sus pretensiones han quedado satisfechas con la adopción de las medidas adoptadas por la República del Ecuador dirigidas a dar cumplimiento a las normas del Convenio Automotor”, por lo que “reitera al Tribunal su opinión de que la solicitud de levantamiento de sanciones presentada por el Gobierno del Ecuador resulta procedente”.

CONSIDERANDO

Que el Tribunal, en la sentencia dictada el 1º de septiembre de 1999 en el Proceso 05-AI-98, declaró que la República del Ecuador había incurrido “en contravención del artículo 5º del Tra- 31/03/2004 13.36 tado de Creación del Tribunal (actual artículo 4º), el artículo 98 del Acuerdo de Cartagena, así como en violación de los compromisos adquiridos en el Convenio de Complementación en el Sector Automotor suscrito entre Colombia, Ecuador y Venezuela, el 13 de septiembre de 1993 y de los artículos 2 de la Decisión 282 y 7 de la Decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al expedir los Decretos Ejecutivos 2486, publicado en el Registro Oficial de 31 de enero de 1995; 3380, 3381 y 3388, publicados en enero de 1996, así como al emitir la Regulación de la Junta Monetaria Nº 974-96, de 26 de marzo de 1996 y, dictar la Ley Interna Nº 84, publicada en el Registro Oficial 323 de 22 de mayo de 1998”, y exhortó a la República del Ecuador a “eliminar las distorsiones en el Régimen Arancelario relativo a las importaciones de vehículos, material CKD, chasises y otros componentes para vehículos, de modo que se conformen a los compromisos asumidos en la materia, en aplicación del Ordenamiento Jurídico Andino”;

Que, si bien el Tribunal ha podido constatar, en la parte pertinente del anexo del Decreto 2429, relativo al “Arancel Nacional de Importaciones”, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nº 547 de 3 de abril de 2002, que la casi totalidad de sus partidas arancelarias guarda concordancia con las del Convenio de Complementación en el Sector Automotor, del 13 de septiembre de 1993, también ha podido observar que el arancel fijado en el Decreto 2429 en referencia aún no coincide con el previsto en el citado Convenio en lo que concierne a la subpartida NANDINA 87049000, cuya descripción es: “Demás vehículos para el transporte de mercancías, excepto con motor de émbolo o pistón de encendido por compresión (diesel o semidiesel), o de encendido por chispa”;

Que de autos se desprende que, si bien no ha finalizado el desacato de la sentencia dictada por este Tribunal en fecha 1° de septiembre de 1999, en el Proceso 05-AI-98, el Gobierno de la República del Ecuador ha ido ajustando su régimen arancelario a la norma comunitaria establecida en el Convenio de Complementación en el Sector Automotor; y, El artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal, así como los artículos 35, 119 y 120 de su Estatuto.

GACETA OFICIAL 31/03/2004 14.36 demás Países Miembros. PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. DECIDE: Primero: Levantar parcialmente la sanción impuesta por auto del 22 de agosto de 2001, modificándola en el sentido de mantener sobre un (1) solo producto, procedente y originario del Ecuador, a elección de los demás Países Miembros, la imposición temporal de un gravamen adicional del cinco por ciento (5%) sobre las importaciones que de dicho producto realicen aquellos Países, hasta tanto la República del Ecuador demuestre fehacientemente ante el Tribunal que ha adoptado las medidas necesarias para dar ejecución plena a la sentencia de incumplimiento dictada en su contra el 1º de septiembre de 1999.

Segundo: Autorizar a los Gobiernos de los demás Países Miembros para que hagan efectiva la sanción modificada en este auto, a partir de su notificación. Los mencionados Gobiernos deberán informar a este Tribunal acerca del producto sobre el cual aplicarán el referido gravamen adicional. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

NOTIFÍQUESE este auto a la Secretaría General de la Comunidad Andina y a la República del Ecuador.

COMUNÍQUESE a la Comisión y a los Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO SUMARIO 50-AI-2002 SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, a los once días del mes de febrero del año dos mil cuatro. El Decreto Supremo Nº 038-2003-AG, publicado en el Diario Oficial El Peruano del 7 de diciembre de 2003.

VISTOS: El auto de 21 de enero del 2004 mediante el cual se decidió poner en conocimiento de los demás Países Miembros y de la Secretaría General el memorial presentado por la República del Perú, el día 9 de diciembre del 2003, con el objeto de que dentro del término de 5 días emitan sus opiniones. El escrito de 9 de diciembre del año 2003 en el que la República del Perú manifiesta que se ha expedido el Decreto Supremo Nº 038-2003-AG, publicado en el Diario Oficial El Peruano del 7 de diciembre de 2003, mediante el cual se derogan los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo 029-99-AG del 13 de agosto de 1999, así como el Decreto Supremo Nº 002-2001-AG del 17 de enero del 2001; el comunicado explica que a través de la expedición del mencionado Decreto Supremo se ha dado pleno cumplimiento a la sentencia emitida dentro del proceso 50-AI-2002.

Que los demás Países Miembros no opinaron sobre el traslado. El oficio No SG-C/05/194/2004 de 29 de enero del 2004, suscrito por el Secretario General de la Comunidad Andina en el que se afirma. GACETA OFICIAL 31/03/2004 15.36 “Me dirijo a usted con relación a su comunicación de fecha 26 de enero del 2004, mediante la cual hace de conocimiento de esta Secretaría General la publicación del Decreto Supremo No. 038-2003-AG, de fecha 7 de diciembre del 2003, emitida por la República del Perú. Al respecto, cumplo con informarle que en opinión de esta Secretaría, con la publicación del referido Decreto Supremo, la República del Perú ha dado cabal cumplimiento a la sentencia emitida en el proceso 50-AI-02.”

CONSIDERANDO

Que la sentencia cuyo acatamiento se investiga por el Tribunal declaró que la República del Perú incurrió en incumplimiento de las Normas Andinas contenidas en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, la Decisión 515 de la Comisión, así como de la Resolución 431 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, e impuso a dicho país la obligación de adoptar las medidas necesarias a fin de hacer cesar el incumplimiento de las normas comunitarias, especialmente eliminando de su ordenamiento jurídico las normas que, dentro del Decreto Supremo 029-99AG, se han señalado como contrarias al ordenamiento comunitario. del Decreto Supremo Nº 029-99-AG del 13 de agosto de 1999, así como el Decreto Supremo Nº 002-2001-AG del 17 de enero del 2001, se ha dado pleno cumplimiento a la sentencia emitida dentro del proceso 50-AI-2002, por lo que se hace necesario, en aplicación de las previsiones contenidas en el artículo 116 del Estatuto, disponer la cesación del procedimiento sumario y el archivo de los autos.

DECIDE Disponer la cesación del procedimiento sumario iniciado mediante auto de 10 de septiembre del 2003 con miras a determinar el cumplimiento de la sentencia proferida el 14 de mayo del 2003 dentro del proceso 50-AI-2002. Archívese el expediente.

NOTIFIQUESE,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Que al expedirse el Decreto Supremo Nº 0382003-AG, por medio del cual, en su artículo 1º se dispone dejar sin efecto los artículos 2º y 3º Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 135-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: FERRERO S.p.A. Marca: “NUTTELINI”. Proceso interno N° 2679-AI. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los once días del mes de febrero del año dos mil cuatro. de su Presidente, doctor Víctor Terán Martínez. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio Que la solicitud recibida por este Tribunal el 24 de noviembre del año 2003, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del VISTOS: GACETA OFICIAL Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de cuatro de febrero del año 2004. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad FERRERO S. p. A., siendo demandado el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, representada por su Director Nacional encargado. Se constituye en tercero interesado a la sociedad COLOMBINA S.A. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad FERRERO S.p.A., solicita que sea declarada la nulidad de la Resolución Nº 0947523, de 26 de diciembre de 1995, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial (e), del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, mediante la cual declaró infundada la observación presentada por la sociedad actora, formulada con base en las marcas “NUTELLA” y NUTELLA FERRERO y dibujo”, que amparan productos de la Clase 30 y, concedió el registro como marca para la denominación “NUTTELINI”, solicitada por la sociedad COLOMBINA S.A., para distinguir también productos de la Clase Internacional 30. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 23 de noviembre de 1994, la sociedad COLOMBINA S.A. presentó solicitud para obtener registro como marca, respecto de la denominación “NUTELLINI”, destinada a amparar productos de la clase Nº 30 de la Clasificación Internacional de Niza.1 1 Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. 31/03/2004 16.36 - El 26 de abril de 1995, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 358. - El 5 de junio del mismo año, la sociedad FERRERO S.p.A. presentó observaciones a la solicitud, con fundamento, según ha sido sostenido, en las marcas “NUTELLA” y “NUTELLA FERRERO y dibujo”, que amparan productos también de la Clase 30. - El 26 de diciembre de 1995, el Director Nacional de Propiedad Industrial (encargado) emitió la Resolución Nº 0947523, por medio de la cual declaró infundada la observación interpuesta y, concedió el registro como marca para la denominación “NUTELLINI”. b) Escrito de demanda La sociedad FERRERO S.p.A, mediante apoderado, manifiesta que la sociedad COLOMBINA S.A. presentó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, solicitud para el registro de la denominación “NUTTELINI”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 30, respecto de la cual formuló demanda de observación en virtud de ser propietaria de las marcas “NUTELLA” y “NUTELLA FERRERO”, que amparan productos de la misma clase internacional.

Sostiene que la mencionada Dependencia, en sus actuaciones, ha violado el artículo 81 de la Decisión 344, pues considera que “el signo que se pretende inscribir no tiene el carácter de distintividad que exige las normas jurídicas invocadas en la observación y que continúan vigentes.”. Argumenta la violación, además, de los artículos 82 y 83 de la referida Decisión, al expresar que el Director Nacional de Propiedad Industrial no ha aplicado las reglas que consagra la doctrina para el efecto y que, por el contrario, se ha apartado de éllas al examinar las marcas en controversia.

Considera la violación también del artículo 83, al afirmar que entre las marcas en conflicto “existen características gráfico-visuales y fonéticoauditivas muy semejantes que de coexistir causarían confusión y competencia desleal, contra el bien ganado prestigio y aceptación de las marcas de mi poderdante”. Continúa expresando, GACETA OFICIAL que “el propósito de la solicitante del nuevo registro, es aprovecharse del prestigio ganado por las marcas famosas y notorias de mi mandante, lo que produciría confusión en los medios comerciales y en el público consumidor, con las consecuencias de perjuicio para mi representada.” c) Contestaciones a la demanda La Procuraduría General del Estado, en la contestación que ha dado a la demanda, por intermedio de su delegado invoca la improcedencia de la demanda y la caducidad del derecho del actor; simultáneamente argumenta “falta de citación al demandado e ilegitimidad de personería pasiva”.

Finalmente, luego de las excepciones opuestas, solicita se rechace la demanda. El Director Nacional de Propiedad Industrial presenta las siguientes excepciones: “a) Niego pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”. “b) Legalidad y validez de la resolución impugnada…“ La sociedad COLOMBINA S.A., en su calidad de tercero interesado en torno a la demanda interpuesta, da contestación a la misma por medio de apoderado, manifestando que se opone a las pretensiones de nulidad de la demandante.

Expresa que no se ha violado ninguna de las normas establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, ya que según su criterio “las marcas en conflicto tienen diferencias legal, fonética y auditiva que las hacen diferentes una de otra y que ese elemento diferenciador hace imposible su confusión”. Sostiene que “en el presente proceso el actor en esta causa no ha demostrado que su marca sea famosa peor aún conocida en nuestro medio, por lo que mal puede afirmar que su marca ha tenido aceptación en el mercado”.

Finaliza determinando que “la resolución del Director de Propiedad Industrial es debidamente motivada, incluso hace referencia a lo que dis- 31/03/2004 17.36 pone la doctrina marcaria, no sólo en relación a las diferencias que existen entre las marcas, también lo hace a la forma de realizar el cotejo, de ahí que de este cotejo resulta que las marcas en conflicto son diferentes y pueden convivir en el mercado”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 33, inciso segundo, de la Decisión 472 que Codifica el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. No obstante no haber sido referida la disposición del Estatuto del Organismo, aplicable al caso, el Tribunal estima que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas en el artículo 125 de dicho Estatuto, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues en efecto se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se aluden sucintamente los hechos que pueden ser considerados como relevantes para la interpretación; se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha solicitado, por medio de oficio Nº 1005-TCD-DQ-1S, de 17 de noviembre del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Tribunal Comunitario procede a atender el requerimiento formulado.

GACETA OFICIAL 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en 31/03/2004 18.36 aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;”

4. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

GACETA OFICIAL 31/03/2004 19.36 Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. 3 c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

5. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. Las MARCAS MIXTAS, son aquellas que están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes)2; es pues una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales.

En este tipo de marca -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los acústicos. En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico, como ha sido sostenido por la doctrina, cuando por ejemplo se manifiesta que ésta: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina la denominación verbal, debe procederse al cotejo de signos aplicando las reglas para este propósito enunciadas; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

6. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Falta de requisitos sustanciales del signo para ser considerado como marca El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el cita3 2 Proceso 4-IP-91, G.O.A.C. Nº 97, de 16 de diciembre de 1991. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL do artículo 81 y, verificar, si en este caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad, contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 y en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 83 de la misma Decisión.

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000;

G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000; marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 31/03/2004 20.36 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 5. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. 5 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 6 La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica.

La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de “difusión” y de “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes 6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000;

G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000; marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 31/03/2004 21.36 o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Si bien este literal establece tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que debe ser probado.

Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 7 Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

La interpretación prejudicial solicitada surge por el conflicto presentado entre dos signos que van a distinguir los mismos productos y servicios pertenecientes a la clase 30 internacional, por lo que el juez consultante debe poner especial cuidado en determinar sus similitudes tomando en cuenta que la confusión puede presentarse en los tres campos: el gráfico o visual, el fonético o auditivo y el ideológico o conceptual, ya referidos anteriormente. 7 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;

G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL

8. LA COOPERACION ENTRE LAS INSTANCIAS COMPETENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende, que es parte de las competencias de este órgano jurisdiccional supranacional, la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la mencionada Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas al conocimiento y decisión de las Instancias o de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a esos Estamentos en cada uno de dichos Países.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se basa en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria por parte de cada uno de los Socios Andinos. Por ello, al admitir la consulta que formule una instancia nacional, a este Organo Comunitario le corresponde pronunciarse a su respecto, mediante providencia que se limitará a precisar el contenido y el alcance de la norma comunitaria aplicable o involucrada, más no aquellos propios de las disposiciones nacionales, relativas o vinculada al caso concreto.

De este modo, el Organismo contribuye con la jurisdicción nacional, para la configuración de la sentencia que le corresponderá dictar en la causa sometida a su resolución, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y notificada al órgano nacional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, por corresponder a una obligación prevista en el Tratado de Creación de este Tribunal, instrumento que es parte del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 31/03/2004 22.36 C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para solicitar el producto o el servicio deseados, exigiéndose en tales casos, que no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición ineludible para la legal coexistencia de los signos en el mercado. 3.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, recalcando con esta oportunidad, que la notoriedad debe ser necesariamente probada por parte de quien la alega.

GACETA OFICIAL 31/03/2004 23.36 La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2679-AI, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE PROCESO Nº 145-IP-2003 Interpretación prejudicial de las normas previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad SANOFI SYNTHELABO. Caso: denominación “XAPRILA”. Expediente Interno N° 2002 - 00111. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, dieciocho de febrero del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos “81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (sic)”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 15 de diciembre de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho De la demanda se desprende que “En mayo 22 de 2000, la sociedad Sanofi-Synthelabo, solicitó registro para la marca XAPRILA para identificar productos farmacéuticos, especialmente para la prevención o tratamiento de las molestias y desarreglos del sistema nervioso central, productos de la clase 5 internacional de Niza”; y que “La sociedad Parke, Davis & Company presentó observación contra el registro de la mencionada marca.

La observación se fundamentó en la existencia del certificado de registro 218.026, correspondiente a la marca SAPREE, registra- GACETA OFICIAL da para identificar preparaciones y productos medicinales y farmacéuticos, incluyendo aquellos para el tratamiento de desórdenes en la disposición del ánimo, de la epilepsia y del dolor, productos comprendidos en la clase 5 internacional de Niza”.

El consultante informa que “La sociedad observante estimó que el registro para XAPRILA debía ser negado por encontrarse dicha marca incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; que “La sociedad Sanofi dio respuesta a la observación; los argumentos de la contestación se fundamentaron que entre las marcas XAPRILA y SAPREE no existe riesgo de confusión ya que las semejanzas que presentan las marcas enfrentadas son meramente tangenciales”; que “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 28223 de 31 de octubre de 2000, mediante la cual declaró fundada la observación presentada por Parke Davis y negó el registro para la marca XAPRILLA (sic) en la clase 5 Internacional de Niza”; que “La sociedad Sanofi-Synthelabo presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión contenida en la Resolución 28223”; que “El recurso de reposición interpuesto fue resuelto mediante Resolución 4349 de 20 de febrero de 2001 confirmando la decisión contenida en la resolución 28223”; y que “Mediante Resolución 28405 de 30 de agosto de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución 28223”. 1.2.

Cuestión de derecho Según se desprende de la demanda, el actor denuncia la violación del “artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual corresponde al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (sic), así como las demás normas concordantes y complementarias de las Decisiones 344 y 486 La solicitud de registro para el signo XAPRILA fue presentada bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y dos de los actos acusados fueron expedidos bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. 31/03/2004 24.36 El consultante señala por su parte que, según el actor, “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio violó directamente la ley por aplicación indebida del Artículo 83 literal a) de la Decisión 344, norma que prohíbe el registro de signos incursos en la siguiente causal de irregistrabilidad ‘sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error’”; que “Al comparar las marcas XAPRILA y SAPREE se evidencia que … no se asemejan de forma que puedan inducir al público a error por cuanto las diferencias entre las marcas enfrentadas las hacen inconfundibles”; que “Las marcas XAPRILA y SAPREE no solamente presentan evidentes diferencias visuales sino que su pronunciación es completamente distinta ya que XAPRILA - la expresión empieza con un (sic) X, que se pronuncia KS - la marca es pronunciada correctamente KSAPRILA, mientras que la expresión SAPREE - empieza con una S que se pronuncia S, la marca es pronunciada correctamente, SAPRE”; y que “En conclusión, las marcas XAPRILA y SAPREE presentan diferencias visuales, gramaticales, fonéticas y ortográficas, lo cual resulta que no existen (sic) similitud entre las marcas enfrentadas”.

Por otro lado, el actor manifiesta en su demanda que “Mientras que la marca X A P R I L A se compone de siete (7) letras, la marca S A P R E E está conformada por seis (6) letras. Se trata de dos expresiones escritas y pronunciadas de manera completamente distinta entre sí, por lo cual no cabe deducir semejanza alguna capaz de crear riesgo de confusión entre las marcas bajo estudio”; que “… resulta que en el expediente No. 00.037.305, Sanofi-Synthelabo solicitó registro para la marca XEPRILA en clase 5 internacional de Niza.

En el mencionado trámite, la sociedad Parke Davis & Company presentó observación también con fundamento en la marca previamente registrada SAPREE, y la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 28230 de octubre 31 de 2000, declaró la observación infundada, concediendo el registro de la marca XEPRILA en clase 5 internacional de Niza”; y que también se violó la ley “Por falta de aplicación del Artículo 134 de la Decisión 486, norma que establece los requisitos para que un signo sea considerado como marca … es claro que la marca XAPRILA no se encuentra incursa en causal de irregistrabilidad alguna”.

GACETA OFICIAL 2. Contestación a la demanda Según el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, “Si bien para juzgar la legalidad del acto impugnado la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver los recursos, no obstante, la norma aplicable puede ser también aquella que se encontraba vigente al momento de expedir el acto administrativo impugnado, para el caso en cuestión la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre y cuando los principios generales de ésta hayan pasado a formar parte del derecho vigente, también comunitario ”; que “Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial era aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa”; que “… la marca ‘XAPRILA’ para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente no tiene la capacidad de identificar un producto que le permita distinguirse dentro de la generalidad de productos que pretende identificar, toda vez que presenta semejanzas ortográficas, fonéticas y gramaticales que impiden su coexistencia en el mercado, habida cuenta que, la función primordial de una marca es la de identificar un producto determinado, permitiendo diferenciarlo dentro del mercado, de los demás productos iguales o similares, pertenecientes a diferentes empresarios, por lo que no reúne las condiciones requeridas para ser registrado como marca conforme a lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344, ahora Decisión 486”.

También argumenta la Superintendencia demandada que “El estudio de registrabilidad efectuado bajo la vigencia de la Decisión 344 de la comunidad (sic) se ciñó al análisis del cumplimiento de los requisitos dispuestos por el legislador comunitario para la concesión de un registro marcario, es decir, a verificar si el signo sometido a estudio gozaba de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, que le permitiera ser considerado como marca”; que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘XAPRILA’ (solicitada), frente a la marca ‘SAPREE’ (registrada), para los productos de la clase 5, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo 31/03/2004 25.36 la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”; que “Si se aprecian las marcas ‘XAPRILA’, y ‘SAPREE’ en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, que inducen al consumidor a error, más aún si tiene en cuenta que los productos que se pretendían amparar corresponden a la misma clase 5”; que “… las pruebas solicitadas por la parte demandante sobre registros de otras marcas, son irrelevantes dentro del presente proceso, habida cuenta que se trata de otras actuaciones administrativas distintas a la que es objeto de debate”; y que “En consecuencia, la marca ‘XAPRILA’ para distinguir productos de la clase 5 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la norma comunitaria pues no es suficientemente distintiva”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos “81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (sic)”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 212 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, GACETA OFICIAL Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente dar aplicación a la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y, en consecuencia, por ser las normas aplicables al caso, realizar la interpretación de las disposiciones que, pertenecientes a la Decisión 344, han sido citadas por el consultante, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior. 31/03/2004 26.36 El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta), 344 (Disposición Transitoria Primera), y 486 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

En el caso de autos, de la solicitud de interpretación prejudicial, así como de sus anexos, se desprende que la solicitud de registro como marca del signo “XAPRILA” fue introducida en fecha 22 de mayo de 2000, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 142, de 29 de octubre de 1993, aplicable desde el 1º de enero de 1994, de conformidad con su Disposición Transitoria Segunda).

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos. GACETA OFICIAL II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. 31/03/2004 27.36 Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.

Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. III. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca.

Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, GACETA OFICIAL caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos visual, fonético y conceptual, teniendo en cuenta los que fueren distintivos y dominantes. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un 31/03/2004 28.36 conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV. De las marcas farmacéuticas La comparación entre un signo que pretenda amparar productos farmacéuticos y una marca destinada a proteger ese mismo tipo de productos, con miras a establecer la existencia o no del riesgo de confusión, impone un examen más riguroso, vista la repercusión de aquéllos en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga GACETA OFICIAL una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expe- 31/03/2004 29.36 diente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”).

Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”).

V. De la cooperación entre los Tribunales de los Estados Miembros y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. GACETA OFICIAL 31/03/2004 30.36 Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro. conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 5º La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y otro ya registrado, dirigido a individualizar ese mismo tipo de productos, con miras a establecer la existencia o no de riesgo de confusión entre los signos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión de aquéllos en la salud de los consumidores.

Sin embargo, el Tribunal reitera que, si el signo ha sido confeccionado con elementos de uso general, la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que forme parte de aquél y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 4º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos visual, fonético y conceptual, pero A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 31/03/2004 31.36 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO 147-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 6902. Actor: “ACCOR”. Marca: “IBIS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de su Consejero Ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1. Antecedentes: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.

Las partes: Es demandante la sociedad ACCOR, con sede en Evry (Francia) y demandada la Superintendencia de Industria y Comercio. 1.2. Objeto y fundamento de la demanda: La actora manifiesta que es nula la Resolución 15806 del 12 de agosto de 1999, mediante la cual se negó el registro de la marca IBIS (nomi- nativa) para servicios comprendidos en la clase 42 internacional.

Se opone también a las Resoluciones 10803 de 29 de mayo del 2000 y 21715 del 31 de agosto del 2000, confirmatorias de la Resolución 15806. Se niega el registro del signo IBIS por la existencia previa de la marca AVIS de propiedad de WIZARD C. INC, por lo que se interpuso recurso de reposición y apelación, argumentando que las marcas en conflicto no tienen la capacidad de inducir al público a error; que la comparación entre las marcas se ha dado de forma simultánea y no sucesiva; que la marca AVIS es de origen inglés y que la pronunciación de la misma es diferente de la que se le daría en español, siendo esta última la forma como es conocida en Colombia: “eivis”; y que la idea generalizada que tiene el público de la marca AVIS permite al primero asimilarla con los servicios de alquiler de autos y no con servicios de hotelería. El demandante indica que la administración ha violado los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 y explica que IBIS reúne todos los requisitos establecidos por la norma comunitaria para ser registrado como marca, y que no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a).

Además señala que no existe similitud ortográfica entre los signos IBIS y AVIS, pues no comparten idéntica terminación “BIS” y “VIS”, llevando el uno el signo “B” y el otro “V”, hecho que conlleva cambios sustanciales en la escritura de las mismas; las vocales iniciales son diferentes, “I” GACETA OFICIAL y “A”, lo que los hace ortográfica y fonéticamente diferentes. 31/03/2004 32.36 Decisión 344 Artículo 81 Explica que la marca IBIS, ha sido registrada por su titular no sólo en los Países del Pacto Andino que tienen un común régimen de propiedad industrial sino en varios países del mundo, y que las marcas IBIS y AVIS han coexistido en el mercado internacional sin generar confusión alguna entre los consumidores. 1.3.

Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio reitera que su actuación se ajustó al trámite administrativo previsto en materia marcaria. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 83 Dice que al comparar los signos IBIS y AVIS se evidencia que existe semejanza, existiendo confundibilidad en los aspectos ortográfico y fonético y que de coexistir en el mercado las marcas pudiesen inducir a error al público consumidor. Al realizar una visión de conjunto de la totalidad de los elementos que conforman los signos, se observa que poseen mayor significación las semejanzas que las diferencias, y que la confusión se generaría por encontrarse las dos en los servicios relativos a servicio hotelero, de turismo y afines, por lo que se concluye que la marca IBIS es irregistrable, pues no reúne los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 por no tener la suficiente distintividad. 2.

Competencia del Tribunal: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error; 4.

Aspectos a ser tratados en la ponencia: La ponencia se referirá de manera principal a los siguientes temas: Requisitos para el registro de marcas; la irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud; examen de registrabilidad y reglas para la comparación entre signos. 4.1. Requisitos para el Registro de Marcas: De conformidad con la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Consejo de Estado, corresponde interpretar los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca según el artículo 81 de la Decisión 344, determinan que éste sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. A más de cumplir los mencionados requisitos, para que se acepte como marca, es necesario que el signo no incurra en ninguna de las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Respecto de tales requisitos para el registro de marcas el Tribunal ha señalado que: 3. Normas a ser interpretadas: GACETA OFICIAL “El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. 1 La Distintividad.

La distintividad, es considerada la función principal de la marca, posibilita la distinción o identificación de productos o servicios y facilita que el público realice la elección de los bienes que desea adquirir. Sobre el tema la doctrina aporta lo siguiente: “Los signos distintivos constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y suponen, asimismo un importante mecanismo para la protección de los consumidores”. 2 “El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la esencia del sistema marcario.

Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada.” 3 La Perceptibilidad. La marca es un bien inmaterial, por ello, es necesaria su materialización a través del empleo de elementos que transformen lo abstracto en 1 2 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “LEGISLACIÓN. JURISPRUDENCIA COMUNITARIA”. Marcial Pons. Madrid, 2001. Pág. 15. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Editorial Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. 31/03/2004 33.36 perceptible, a través de todo signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente: “Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, requisito necesario para poder ser registrado como marca ” 4 El signo cumple con la función de marca cuando tiene la posibilidad de ser perceptible para los consumidores de modo que pueda ser apreciado a través de gráficos, imágenes, impresiones, palabras, etc.

La Susceptibilidad de Representación Gráfica. La descripción material del signo, permite que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad; la representación gráfica de la marca posibilita la apreciación visual del signo, permite realizar la publicación y el archivo de la denominación solicitada y sirve al examinador para formarse “ una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. 5 4.2.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud: La prohibición contenida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, está destinada a salvaguardar el derecho de previos solicitantes o titulares de un registro marcario, señalando claramente que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquellos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; la norma enunciada no 4 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 25 de octubre del 2000. Proceso Nº 71IP-00. Caso: “FUENTE CLARA”. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 631 del 10 de enero de 2001. ALEMAN, Marco Matías, "MARCAS". Top Management, Bogotá, pág.

77. GACETA OFICIAL exige que el signo efectivamente provoque el error en los consumidores o usuarios, sino que basta con la sola existencia de este riesgo. La confusión puede ser producto de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual del signo y la similitud de los productos o servicios que denominan las marcas confrontadas; por eso de permitirse el registro de un signo carente de distintividad, se atentaría contra el interés del titular de un signo solicitado o registrado anteriormente, y se afectaría a los consumidores creando confusión. Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado: “La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad.” 6 Es de competencia del examinador observar y determinar, la existencia de identidad o semejanza entre el signo que se pretende registrar y el que obtuvo el registro previamente, para deducir y señalar si las identidades o semejanzas encontradas son de tal magnitud que se estimen capaces de generar confusión. La confusión se produce cuando al apreciar la marca el consumidor estima que se trata de la misma a la que está habituado para adquirir determinados bienes o servicios y si bien se percata de la existencia de ciertas diferencias entre ellas, por su similitud cree que tienen el mismo origen empresarial.

La confusión producida por las marcas puede ser directa o indirecta. Aquella se da cuando el consumidor adquiere un producto y asume que está comprando otro; al paso que ésta se produce cuando el consumidor cree que el bien adquirido tiene un origen empresarial distinto al que en realidad posee. 31/03/2004 34.36 4.3. Examen de registrabilidad y Reglas para la comparación entre signos: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la materia, ha mencionado las reglas que deben ser consideradas para determinar la existencia del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

(“Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.) 7 Acatando el principio doctrinario enunciado, el cotejo de todo tipo de marcas, debe realizarse en conjunto, sin desmembrar o descomponer los elementos integrantes de los signos en conflicto para establecer similitud, pues lo fundamental es tener una visión global de todos los factores integrantes de la marca con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica; es decir que la visión de conjunto se da por la impresión que el consumidor tiene sobre la marca.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo; no es procedente el análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace por separado o en forma individualizada. En cuanto a la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos distintos, sino los elementos semejantes existentes entre ellas; se debe enfatizar en señalar cuales son 7 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 22 de mayo del 2002. Proceso Nº 02-IP2002. Marca: “PACIOLO”. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 804 del 11 de junio del 2002. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA. Sentencia del 10 de abril del 2002. Proceso Nº 01-IP2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 633 de 17 de enero de 2001.

GACETA OFICIAL las semejanzas entre los signos, puesto que es allí donde mayormente se percibe el riesgo de confusión. 4.4. Colaboración entre los Tribunales de los Estados Miembros y el Tribunal de Justicia de la Comunidad para la aplicación uniforme del derecho comunitario andino 31/03/2004 35.36 co fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Por las consideraciones expuestas, Con el propósito de arrojar claridad acerca de las relaciones de colaboración entre el Tribunal Comunitario Andino y el Juez Nacional en el proceso de aplicación del Ordenamiento Comunitario, se hace necesario advertir que de las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia del órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponde a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídi- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

Para que un signo pueda acceder al registro se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse, así mismo, que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

De las prohibiciones de registro determinadas en el artículo 83 de la Decisión 344, y propiamente de la consignada en el literal a), se desprende que la condición de “semejanza” predicable de un signo con respecto a una marca anteriormente solicitada, constituye una causal para rechazar la segunda solicitud siempre y cuando que tenga suficiente entidad para producir confusión en los consumidores. 3.

Para determinar la identidad o semejanza entre dos signos marcarios en el examen de registrabilidad se debe analizar el signo en su conjunto y si de este análisis resulta una semejanza ortográfica, ideológica o fonética que pueda inducir a error al consumidor, la oficina nacional competente debe denegar la solicitud de registro. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia correspondiente al expediente interno Nº 6902, según lo dispone el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal.

Así mismo deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto. GACETA OFICIAL En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal Nacional, mediante copia sellada y certificada. Remítase así mismo copia de aquella a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE 31/03/2004 36.36 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO (a.i.) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú