PROCESO 147-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 6902. Actor: “ACCOR”. Marca: “IBIS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de su Consejero Ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade.
VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1. Antecedentes: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.
Las partes: Es demandante la sociedad ACCOR, con sede en Evry (Francia) y demandada la Superintendencia de Industria y Comercio. 1.2. Objeto y fundamento de la demanda: La actora manifiesta que es nula la Resolución 15806 del 12 de agosto de 1999, mediante la cual se negó el registro de la marca IBIS (nominativa) para servicios comprendidos en la clase 42 internacional.
Se opone también a las Resoluciones 10803 de 29 de mayo del 2000 y 21715 del 31 de agosto del 2000, confirmatorias de la Resolución 15806. Se niega el registro del signo IBIS por la existencia previa de la marca AVIS de propiedad de WIZARD C. INC, por lo que se interpuso recurso de reposición y apelación, argumentando que las marcas en conflicto no tienen la capacidad de inducir al público a error; que la comparación entre las marcas se ha dado de forma simultánea y no sucesiva; que la marca AVIS es de origen inglés y que la pronunciación de la misma es diferente de la que se le daría en español, siendo esta última la forma como es conocida en Colombia: “eivis”; y que la idea generalizada que tiene el público de la marca AVIS permite al primero asimilarla con los servicios de alquiler de autos y no con servicios de hotelería. El demandante indica que la administración ha violado los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 y explica que IBIS reúne todos los requisitos establecidos por la norma comunitaria para ser registrado como marca, y que no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a).
Además señala que no existe similitud ortográfica entre los signos IBIS y AVIS, pues no comparten idéntica terminación “BIS” y “VIS”, llevando el uno el signo “B” y el otro “V”, hecho que conlleva cambios sustanciales en la escritura de las mismas; las vocales iniciales son diferentes, “I” y “A”, lo que los hace ortográfica y fonéticamente diferentes.
Explica que la marca IBIS, ha sido registrada por su titular no sólo en los Países del Pacto Andino que tienen un común régimen de propiedad industrial sino en varios países del mundo, y que las marcas IBIS y AVIS han coexistido en el mercado internacional sin generar confusión alguna entre los consumidores. 1.3. Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio reitera que su actuación se ajustó al trámite administrativo previsto en materia marcaria.
Dice que al comparar los signos IBIS y AVIS se evidencia que existe semejanza, existiendo confundibilidad en los aspectos ortográfico y fonético y que de coexistir en el mercado las marcas pudiesen inducir a error al público consumidor. Al realizar una visión de conjunto de la totalidad de los elementos que conforman los signos, se observa que poseen mayor significación las semejanzas que las diferencias, y que la confusión se generaría por encontrarse las dos en los servicios relativos a servicio hotelero, de turismo y afines, por lo que se concluye que la marca IBIS es irregistrable, pues no reúne los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 por no tener la suficiente distintividad. 2.
Competencia del Tribunal: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado. 3.
Normas a ser interpretadas: De conformidad con la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Consejo de Estado, corresponde interpretar los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 344 Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error; 4.
Aspectos a ser tratados en la ponencia: La ponencia se referirá de manera principal a los siguientes temas: Requisitos para el registro de marcas; la irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud; examen de registrabilidad y reglas para la comparación entre signos. 4.1. Requisitos para el Registro de Marcas: Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca según el artículo 81 de la Decisión 344, determinan que éste sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.
A más de cumplir los mencionados requisitos, para que se acepte como marca, es necesario que el signo no incurra en ninguna de las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal. Respecto de tales requisitos para el registro de marcas el Tribunal ha señalado que: “El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.
Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. [1] La Distintividad.
La distintividad, es considerada la función principal de la marca, posibilita la distinción o identificación de productos o servicios y facilita que el público realice la elección de los bienes que desea adquirir. Sobre el tema la doctrina aporta lo siguiente: “Los signos distintivos constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y suponen, asimismo un importante mecanismo para la protección de los consumidores”. [2] “El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la esencia del sistema marcario.
Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada.” [3] La Perceptibilidad. La marca es un bien inmaterial, por ello, es necesaria su materialización a través del empleo de elementos que transformen lo abstracto en perceptible, a través de todo signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos.
Sobre la perceptibilidad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente: “Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, requisito necesario para poder ser registrado como marca ” [4] El signo cumple con la función de marca cuando tiene la posibilidad de ser perceptible para los consumidores de modo que pueda ser apreciado a través de gráficos, imágenes, impresiones, palabras, etc.
La Susceptibilidad de Representación Gráfica. La descripción material del signo, permite que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad; la representación gráfica de la marca posibilita la apreciación visual del signo, permite realizar la publicación y el archivo de la denominación solicitada y sirve al examinador para formarse “ una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados". [5] 4.2.
La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud: La prohibición contenida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, está destinada a salvaguardar el derecho de previos solicitantes o titulares de un registro marcario, señalando claramente que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquellos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; la norma enunciada no exige que el signo efectivamente provoque el error en los consumidores o usuarios, sino que basta con la sola existencia de este riesgo.
La confusión puede ser producto de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual del signo y la similitud de los productos o servicios que denominan las marcas confrontadas; por eso de permitirse el registro de un signo carente de distintividad, se atentaría contra el interés del titular de un signo solicitado o registrado anteriormente, y se afectaría a los consumidores creando confusión. Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado: “La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad.” [6] Es de competencia del examinador observar y determinar, la existencia de identidad o semejanza entre el signo que se pretende registrar y el que obtuvo el registro previamente, para deducir y señalar si las identidades o semejanzas encontradas son de tal magnitud que se estimen capaces de generar confusión. La confusión se produce cuando al apreciar la marca el consumidor estima que se trata de la misma a la que está habituado para adquirir determinados bienes o servicios y si bien se percata de la existencia de ciertas diferencias entre ellas, por su similitud cree que tienen el mismo origen empresarial.
La confusión producida por las marcas puede ser directa o indirecta. Aquella se da cuando el consumidor adquiere un producto y asume que está comprando otro; al paso que ésta se produce cuando el consumidor cree que el bien adquirido tiene un origen empresarial distinto al que en realidad posee. 4.3. Examen de registrabilidad y Reglas para la comparación entre signos: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la materia, ha mencionado las reglas que deben ser consideradas para determinar la existencia del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que: “1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.
(“Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.) [7] Acatando el principio doctrinario enunciado, el cotejo de todo tipo de marcas, debe realizarse en conjunto, sin desmembrar o descomponer los elementos integrantes de los signos en conflicto para establecer similitud, pues lo fundamental es tener una visión global de todos los factores integrantes de la marca con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica; es decir que la visión de conjunto se da por la impresión que el consumidor tiene sobre la marca.
En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo; no es procedente el análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace por separado o en forma individualizada. En cuanto a la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos distintos, sino los elementos semejantes existentes entre ellas; se debe enfatizar en señalar cuales son las semejanzas entre los signos, puesto que es allí donde mayormente se percibe el riesgo de confusión. 4.4.
Colaboración entre los Tribunales de los Estados Miembros y el Tribunal de Justicia de la Comunidad para la aplicación uniforme del derecho comunitario andino Con el propósito de arrojar claridad acerca de las relaciones de colaboración entre el Tribunal Comunitario Andino y el Juez Nacional en el proceso de aplicación del Ordenamiento Comunitario, se hace necesario advertir que de las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia del órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponde a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.
La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.
De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.
Por las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Para que un signo pueda acceder al registro se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse, así mismo, que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
De las prohibiciones de registro determinadas en el artículo 83 de la Decisión 344, y propiamente de la consignada en el literal a), se desprende que la condición de “semejanza” predicable de un signo con respecto a una marca anteriormente solicitada, constituye una causal para rechazar la segunda solicitud siempre y cuando que tenga suficiente entidad para producir confusión en los consumidores. 3.
Para determinar la identidad o semejanza entre dos signos marcarios en el examen de registrabilidad se debe analizar el signo en su conjunto y si de este análisis resulta una semejanza ortográfica, ideológica o fonética que pueda inducir a error al consumidor, la oficina nacional competente debe denegar la solicitud de registro. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia correspondiente al expediente interno Nº 6902, según lo dispone el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal.
Así mismo deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal Nacional, mediante copia sellada y certificada. Remítase así mismo copia de aquella a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.
Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO (a.i.) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP-2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. [2] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “LEGISLACIÓN. JURISPRUDENCIA COMUNITARIA”. Marcial Pons. Madrid, 2001. Pág. 15. [3] OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Editorial Lexis Nexis. Abeledo Perrot.
Buenos Aires 2002. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 25 de octubre del 2000. Proceso Nº 71-IP-00. Caso: “FUENTE CLARA”. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 631 del 10 de enero de 2001. [5] ALEMAN, Marco Matías, "MARCAS". Top Management, Bogotá, pág. 77. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 22 de mayo del 2002.
Proceso Nº 02-IP-2002. Marca: “PACIOLO”. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 804 del 11 de junio del 2002. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA. Sentencia del 10 de abril del 2002. Proceso Nº 01-IP-2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 633 de 17 de enero de 2001.