Año XXIV - Número 1455 Lima, 17 de enero de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 97-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 93 de la misma Decisión 344.

Signo: TUDOR (mixto). Actor: MAC S.A. Proceso interno Nº 2096-2003 Proceso 111-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 135 literal e) de la misma Decisión. Caso signo “ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGUIRO Y SAZON” (nominativa).

Actor: INVERSIONES LA LLANERITA LTDA. Proceso interno Nº 2003-00374 Proceso 124-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión, con base a lo solicitado por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 2 del Distrito de Guayaquil, República del Ecuador, en el Proceso Interno Nº 154-02-3.

Actor: GELATI CIA. LTDA. Marca: BALONCITO (nominativa) Proceso 147-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: Sociedad NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Marca: “VENARTON”.

Expediente Interno N° 1535-2005 Proceso 127-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena conforme a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 56 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Signo: RADIANT. Actor: sociedad HELÉNICA S.A. Proceso interno Nº 2003000446 Para nosotros la Patria es América 38 GACETA OFICIAL 17/01/2007 2.48 PROCESO 97-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 93 de la misma Decisión 344. signo: TUDOR (mixto).

Actor: MAC S.A. Proceso interno Nº 2096-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de octubre del año dos mil seis. rador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú. Tercero interesado: TUDOR AB.

VISTOS: b) Hechos La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa al artículo 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2096-2003.

El 10 de septiembre de 1998, MAC S.A. solicitó el registro como marca del signo TUDOR+GRÁFICA (TUDOR dentro de un rectángulo y a su costado la figura estilizada de dos rayos y todo el conjunto sobre un cuadrilátero conformado por líneas que se entrecruzan, semejando una malla, y en la parte inferior izquierda la frase ‘LA BATERÍA POR EXCELENCIA’), para distinguir “baterias eléctricas, baterías de encendido, baterías de ánodos, sus partes y accesorios, aparatos eléctricos y demás productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.

El 9 de noviembre de 1998, TUDOR AB (Suecia) formuló observación con base en la titularidad de su marca TUDOR para distinguir también productos de la clase 9 y del uso del término TUDOR como nombre comercial o razón social. El auto de 18 de agosto de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto y que, además, le otorgó a la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú un término de diez (10) días hábiles para que remita a este Tribunal copia de las Resoluciones impugnadas;

El Oficio Nº 314-2006-SCS-CS de 28 de agosto de 2006 en el que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, adjunto al cual se remite copia de las Resoluciones solicitadas, y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1762006-CSC-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: MAC S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Procu- MAC S.A. al resolver la observación manifestó que la marca TUDOR (mixta) había sido cancelada por falta de uso mediante Resolución Nº 7929-1998/OSD-INDECOPI de 3 de julio de 1998, confirmada por Resolución 730-1999/TPIINDECOPI de 14 de junio de 1999. Por Resolución Nº 10519-1999/OSD-INDECOPI de 29 de septiembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró improcedente la observación de TUDOR AB, y otorgó el registro de la marca TUDOR (mixta) solicitada por MAC S.A. Contra dicha Resolución TUDOR AB interpuso recurso de apelación el que fue resuelto por Resolución Nº 1400-2000/TPIINDECOPI de 16 de noviembre de 2000, por medio de la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, revoca la Resolución Nº 10519-1999/ GACETA OFICIAL OSD-INDECOPI, declaró fundada la observación presentada y, en consecuencia, negó el registro del signo TUDOR (mixto) a favor de MAC S.A. MAC S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú a fin de obtener la nulidad de la Resolución Nº 1400-2000/TPI-INDECOPI.

Por sentencia de 2 de junio de 2003, la mencionada Sala Civil Transitoria declara “INFUNDADA la demanda contencioso-administrativa (…) interpuesta por MAC Sociedad Anónima (…)”. Contra dicha Sentencia la sociedad MAC S.A. presentó recurso de apelación. Finalmente, por providencia de 20 de diciembre de 2005, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, decidió: “(…) suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic), respecto a la correcta interpretación de los artículos 83 inciso b) y 128 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión Nº 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora en su demanda hace un recuento de los hechos y manifiesta que cuando contestó la demanda de observaciones interpuesta por TUDOR AB argumentó que “(…) mediante Resolución Nº 7929-1998/OSD-INDECOPI ha sido cancelada por falta de uso la marca TUDOR inscrita bajo Certificado Nº 80708 de TUDOR AB, la misma que si bien ha sido apelada por TUDOR AB es probable que sea confirmada por la Segunda Instancia, deviniendo en improcedente la observación formulada (…) que TUDOR AB carece de legítimo interés para formular observación”.

Indica que en el procedimiento administrativo también sostuvo que: “(…) las pruebas presentadas por TUDOR AB no logran acreditar el uso suficiente de la denominación TUDOR como nombre comercial (…)”, también indicó que por Resolución Nº 730-1999/TPI-INDECOPI se confirmó la cancelación por falta de uso de la marca TUDOR “(…) razón por la cual la observación debe ser declarada improcedente”. 17/01/2007 3.48 Manifiesta que por Resolución Nº 10519-1999OSD/INDECOPI de 29 de septiembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró “(…) IMPROCEDENTE la observación de TUDOR AB, y otorgó el registro de la marca TUDOR (mixta)”.

La actora sostiene que esta Resolución se basó en que TUDOR AB (…) carece de legítimo interés por cuanto su marca TUDOR (…) ha sido cancelada por falta de uso (…). Que (…) no ha presentado medio probatorio alguno que acredite que la denominación TUDOR o similar sea conocida o identificada en el Perú para sus actividades economicas (sic)”.

Dentro de la demanda contencioso administrativa, indica que “TUDOR AB carece de derechos sobre la marca TUDOR en la Clase 09” por la cancelación de su marca (…) TUDOR AB no ha acreditado el uso del nombre comercial TUDOR en la Clase 09, sino que en el mejor de los casos ha acreditado, en ESPAÑA, el uso de la razón social S.E. DEL ACUMULADOR TUDOR S.A.”.

También indica que “(…) el uso de la razón social S.E. DEL ACUMULADOR TUDOR S.A. no implica el uso del nombre comercial TUDOR (…) una cosa es la razón social S.E. DEL ACUMULADOR TUDOR S.A. y otra muy distinta es el nombre comercial TUDOR”. Sobre el mismo tema sostiene que: “Las pruebas presentadas por TUDOR AB carecen de mérito probatorio suficiente para acreditar el uso del nombre comercial TUDOR en la clase 9 (…).

El Tribunal de Indecopi ha resuelto CONTRARIO A DERECHO, excediendose (sic) de sus facultades, y ha sacado conclusiones INEXACTAS de documentos que NO TIENEN MERITO PROBATORIO SUFICIENTE sino que en el mejor de los casos constituyen pruebas INDICIARIAS pero que para crear CERTEZA en el juzgado requieren de documentos contundentes tales como FACTURAS, COMPROBANTES DE PAGOS, ETC, y no así que todas las pruebas presentadas por TUDOR AB se apoyan esencialmente en CARTAS Y DOCUMENTOS PRIVADOS cursados en una sóla (sic) empresa peruana: Telefónica del Perú S.S.”.

Dice que: “Las ‘pruebas de uso’ presentadas por TUDOR AB en el expediente administrativo (…) son a todas luces INSUFICIENTES para acreditar el uso y/o conocimiento en el Perú del nombre comercial ‘TUDOR’”. Concluye indicando que “(…) TUDOR AB carece de derechos válidamente reconocidos en el Perú sobre el signo TUDOR ya sea como marca de producto o como nombre comercial NO EXISTE GACETA OFICIAL ningún impedimento para el registro en el Perú de la marca TUDOR (mixta) (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”.

Sobre el argumento de la demandante de que TUDOR AB carece de derecho sobre la marca TUDOR por la declaración de cancelación por falta de uso de dicha marca, dice: “(…) que este argumento (…) resulta totalmente irrelevante en este caso, dado que el Tribunal de INDECOPI no ha denegado el registro de la marca solicitada por ser confundible con dicha marca, sino porque resulta confundible con el nombre comercial ‘TUDOR’ (…).

Prueba de lo expuesto es que el Tribunal de INDECOPI ha invocado como fundamento legal de su resolución la prohibición contenida en el inciso b) del artículo 83 de la Decisión Nº 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) es decir la prohibición referida al conflicto entre un nombre comercial y una marca y no el inciso a) (…) al momento de presentar su observación (…) la empresa Tudor AB era titular de la marca ‘TUDOR’ (…) la cual aún no había sido cancelada, por lo que tenía legítimo interés para interponer la misma”.

Respecto al argumento de que las pruebas presentadas sobre el uso del nombre comercial TUDOR no acreditaban el uso de dicho nombre comercial, dice: “En el Perú el carácter del registro del nombre comercial no es constitutivo, sino que declara un derecho existente, el mismo que se encuentra supeditado al uso del nombre comercial (…) la protección que se otorga al nombre comercial está condicionado a su uso real y efectivo con respecto al establecimiento y/o actividad económica que distingue”.

Indica que en el proceso administrativo “(…) se ha acreditado que la empresa S.E. del Acumulador Tudor S.A. (…) desde el 16 de setiembre de 1996 (…) viene exportando al Perú baterías, bancos de baterías para sistemas fotovoltaicos, bancos de baterías estacionarias y sus elementos a la empresa Powermatic S.A. y en mayor medida a la empresa Cime Comercial S.A. (representante de Exide Europe en el Perú) empresa encargada de comercializar baterías para la 17/01/2007 4.48 aplicación en telecomunicaciones, plantas solares, minas montacargas, etc.

(…). Esto demuestra que el nombre comercial ‘TUDOR’ se viene utilizando y es conocido en diversas zonas del Perú con anterioridad a la fecha de solicitud de registro de la empresa demandante (…)”. También dice sobre el tema: “(…) Consecuentemente, al haberse demostrado el uso del nombre comercial ‘TUDOR’ en diversas zonas del país corresponde analizar el riesgo de confusión existente entre el mismo nombre comercial y el signo solicitado a registro por la empresa demandante”.

También dice que: “(…) se advierte que tanto el signo solicitado ‘TUDOR’ y figura como el nombre comercial ‘TUDOR’ son idénticos en cuanto a su denominación por lo que desde el punto de vista fonético resultan idénticos. A pesar de que no pueda decirse lo mismo desde el punto de vista gráfico pues allí sí se aprecian diferencia, el término ‘TUDOR’ resulta completamente arbitrario en relación con la comercialización de baterías, por lo que posee gran fuerza distintiva (…) en consecuencia, atendiendo a la identidad fonética de los signos en cuestión, a la conexión entre los productos y las actividades a que se refieren los mismos, sumadas a la fuerza distintiva del nombre comercial ‘TUDOR’, el Tribunal de INDECOPI consideró que su coexistencia en el mercado con el signo solicitado ‘TUDOR’ y figura puede producir riesgo de confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial de los productos (…) es por ello que el Tribunal de INDECOPI concluyó que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 83 inciso b) de la Decisión Nº 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) no siendo procedente acceder a su registro”.

AKTIEBOLAGET TUDOR (TUDOR AB), al contestar la demanda dice que la niega y contradice en todos sus extremos. Indica que el Indecopi en la Resolución 1400-2000/TPI-INDECOPI manifestó que: “(…) la observación formulada por TUDOR AB fue revisada al tiempo en que aun (sic) era la titular de la marca TUDOR en la clase 09 de la N.O. (…). Que TUDOR AB acredito (sic) el uso de su nombre comercial y razón social que identifica a la empresa TUDOR AB, dicho nombre igualmente ha sido utilizado en Perú (…) que ha quedado acreditado (…) en el Perú se tiene un conocimiento del uso real y efectivo del nombre comercial TUDOR, en la GACETA OFICIAL actividad económica de comercialización de baterías, por ventas efectuadas en volúmenes importantes (…).

Que realizado el examen comparativo entre los signos de (sic) litigio (marca mixta solicitada por MAC S.A. en la clase 09 de la N.O. y el nombre comercial TUDOR de TUDOR AB) resulta que son confundibles entre sí”. Sobre su legítimo interés para observar el signo solicitado sostiene que: “TUDOR AB tenía –en su condición de titular de la marca en la que se sustentaba su observación- el legítimo interés para interponer la misma, contando con el elemento sustancial para intervenir en el proceso, por lo que le correspondía obtener de INDECOPI un pronunciamiento de fondo sobre su observación, aún cuando en el transcurso del procedimiento hubiese perdido este derecho (…) en consecuencia TUDOR AB tuvo el legítimo interés y derecho de plantear la observación formulada a la pretendida solicitud de MAC S.A. de Colombia respecto a la marca TUDOR”.

Respecto al uso del nombre comercial TUDOR dice que en base a las pruebas presentadas en el proceso administrativo el: “(…) INDECOPI en la resolución materia de la presente impugnación (…) concluyen (sic) que se ha acreditado, sin la menor duda, que en el país se tiene conocimiento de un uso real y efectivo del nombre comercial TUDOR en la actividad económica de comercialización de baterías a ser aplicadas en telecomunicaciones, plantas solares, minas montacargas y en otras actividades donde se utilicen, bancos de baterías estacionarias y otros, por ventas efectuadas en volúmenes importantes”. 17/01/2007 5.48 tre los signos en cuestión, la conexión entre los productos y las actividades a que se refieren los mismos y la fuerza distintiva del nombre comercial TUDOR determina que su coexistencia en el mercado con la marca TUDOR y figura puede producir riesgo de confusión en el público sobre el origen empresarial de los productos, por lo que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición prevista en el Art. Nº 83 Inciso b) de la Decisión Nº 344 (…)”.

Finalmente hace hincapié en que “(…) TUDOR AB ha acreditado, en demasía, el uso del nombre comercial por la comercialización de el nombre TUDOR habiendo presentado documentos, facturas y otros relacionados con la comercialización y venta de productos TUDOR a nivel nacional en Perú (…)”. El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta la demanda y dice: “(…) la niego y contradigo en todos sus extremos (…)”.

Manifiesta que la instancia judicial “(…) tiene por objeto únicamente dilucidar cuestiones de orden formal acaecidas dentro de procesos administrativos previos, que atañe estrictamente al cumplimiento de los requisitos de validez del acto administrativo que la resolución contiene (…)”. En cuanto a los fundamentos de derecho menciona los mismos argumentos que el INDECOPI.

CONSIDERANDO: Al referirse al riesgo de confusión entre el nombre comercial y la marca, dice que en el presente caso “(…) se debe advertir que existe identidad entre uno de los productos que principalmente pretende distinguir el signo solicitado (baterías eléctricas de la clase Nº 9 de la N.O.) y los productos que se comercializan en el país bajo el nombre comercial TUDOR (baterías principalmente de aplicación en telecomunicaciones, plantas solares de la clase Nº 9 de la N.O.). en tal sentido, la identidad de los productos y el objeto de la actividad económica de mi representada TUDOR AB incrementa el riesgo de confusión entre los signos”.

Indica que “(…) respecto al signo mixto solicitado ‘lo más relevante es la denominación TUDOR’ por lo que se concluye que la identidad fonética existente en- Que las normas contenidas en el artículo 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comu- GACETA OFICIAL nitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo TUDOR (mixto) fue el 10 de septiembre de 1998, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar de oficio los artículos 81 y 93 de la misma Decisión 344; y, Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 17/01/2007 6.48 Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(…) Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

(…) Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

(…) (…)”. “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son: I. La marca y los requisitos para su registro Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

( ) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

GACETA OFICIAL La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo 17/01/2007 7.48 tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Sentencia del Proceso 19-IP2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, caso: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías.

“Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”. Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo TUDOR (mixto) cumple con los requisitos del artículo 81 de al Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. II.

Marcas mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. GACETA OFICIAL Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si en ambos prevalece el elemento gráfico la comparación deberá realizarse con 17/01/2007 8.48 base a los rasgos, dibujos, imágenes y al concepto que cada uno de ellos evoque.

En el supuesto de que sea el elemento denominativo el que prevalezca en ambos el cotejo tendrá que realizarse tomando en cuenta las reglas de comparación que rigen para los signos denominativos. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. III.

El nombre comercial, su protección y su prueba La Decisión 344 en su artículo 128, en concordancia con el artículo 83 literal b) de la misma Decisión, protege, aunque no define, al nombre comercial. No obstante, se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Con base en este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.

(Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “( ) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro ( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y GACETA OFICIAL efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…) Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.

(Proceso 45-IP-98, ya citado). Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso Nº 3-IP-98; caso “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998). IV. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud con un nombre comercial protegido.

Riesgo de confusión. Similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas. Reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal b) de dicho artículo prohíbe que se registren como 17/01/2007 9.48 marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error.

No es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial o industrial por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo “una de las prohibiciones para otorgar el registro (…) la existencia de similitud o semejanza con el nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error”.

(Proceso Nº 45-IP98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). En consecuencia se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el registro a un nombre comercial sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con una marca o un nombre comercial anteriormente registrados o solicitados para registro.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada o solicitada para registro y un nombre comercial protegido será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la GACETA OFICIAL actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial en relación con una marca “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.

Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Proceso 3-IP-98, ya citado).

La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en 17/01/2007 10.48 base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que cada uno distingue y la actividad económica que el nombre comercial ampara.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la GACETA OFICIAL expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 17/01/2007 11.48 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse el signo solicitado TUDOR (mixto) y el nombre comercial TUDOR AB. V. Legitimación para presentar observaciones. Derecho preferente en caso de cancelación por falta de uso de una marca De conformidad con el procedimiento previsto en el Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, se ha considerado que, también, tendrá interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario.

Igualmente tendrá legítimo interés el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros y el titular de una marca notoriamente conocida en el País Miembro, en el comercio Subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la GACETA OFICIAL petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

En el caso de autos, la sociedad MAC S.A. Colombia solicitó el registro del signo TUDOR (mixto) el 10 de septiembre de 1998 y TUDOR AB formuló observación con base en la titularidad de su marca TUDOR el 9 de noviembre de 1998. Se observa que por Resolución Nº 79291998/OSD-INDECOPI de 3 de julio de 1998 la marca TUDOR perteneciente a la observante fue cancelada por falta de uso.

Es decir, la observación fue presentada cuando ya existía acto administrativo de cancelación de la marca. La Resolución de cancelación fue ratificada por Resolución Nº 730-1999/TPI-INDECOPI de 14 de junio de 1999, por lo que la Resolución 79291998/OSD-INDECOPI quedó en firme el 3 de julio de 1998 que, como se dijo, fue anterior a la presentación de la observación. Por lo tanto, TUDOR AB no tenía legítimo interés para presentar observación con base en la marca cancelada TUDOR.

Por lo expuesto, el Juez consultante deberá examinar la registrabilidad del signo solicitado TUDOR (mixto) con base en el nombre comercial aducido por la parte observante y no con base en la marca ya cancelada. Sin embargo, al realizar el examen de registrabilidad con el nombre comercial, deberá tomar en cuenta los criterios sentados por la jurisprudencia y por la presente interpretación prejudicial respecto al uso real y efectivo en el Perú del nombre comercial TUDOR.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 17/01/2007 12.48 SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo mixto y un nombre comercial denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

TERCERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna de los Países Miembros contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la GACETA OFICIAL 17/01/2007 13.48 semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre el signo y el nombre comercial.

SEXTO: Tendrán interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial. También tendrán interés legítimo para presentar observaciones desde los demás Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros y el titular de una marca notoriamente conocida en el País Miembro, en el comercio Subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

El Juez consultante deberá examinar la registrabilidad del signo solicitado TUDOR (mixto) con base en el nombre comercial aducido por la parte observante y no con base en la marca ya cancelada. Sin embargo, al realizar el examen de registrabilidad con el nombre comercial, deberá tomar en cuenta los criterios sentados por la jurisprudencia y por la presente interpretación prejudicial respecto al uso real y efectivo en el Perú del nombre comercial TUDOR. cial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2096-2003 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú deberá adoptar la presente interpretación prejudi- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 111-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 135 literal e) de la misma Decisión. Caso signo “ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGUIRO Y SAZON” (nominativa).

Actor: INVERSIONES LA LLANERITA LTDA. Proceso interno Nº 2003-00374. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de octubre del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la GACETA OFICIAL República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Camilo Arcinegas Andrade, relativa a los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00374.

El auto del 2 de agosto de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 0660, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es INVERSIONES LA LLANERITA LTDA. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. b) Hechos El 31 de agosto de 2001 José Antonio Rodríguez presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo “ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGUIRO Y SAZON” (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 508 de 25 de septiembre de 2001. INVERSIONES LA LLANERITA LTDA. en ese entonces INVERSIONES MARTÍNEZ SUÁREZ LTDA. presentó oposición al registro por similitud con su marca “LA LLANERITA” (mixta) también para distinguir servicios de la clase 42. Por Resolución Nº 11246 de 19 de abril de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por Inversiones Martínez Suárez Ltda. y negó el registro de la marca “ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGUIRO Y SAZON” (nominativa) solicitada por José Antonio Rodríguez por considerar que existe confundibilidad entre los signos “ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGUIRO 17/01/2007 14.48 Y SAZON” (nominativa) y “LA LLANERITA” (mixta).

Contra dicha Resolución José Antonio Rodríguez interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 1790 de 30 de enero de 2003, confirmó la Resolución Nº 11246 y concedió recurso de apelación. Este recurso fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 8914 de 31 de marzo de 2003, revocó parcialmente la Resolución impugnada, confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº 11246 en cuanto niega el registro solicitado y revocando la decisión contenida en la misma Resolución Nº 11246 en cuanto declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Inversiones Martínez Suárez Ltda., por considerar que el signo “ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGUIRO Y SAZON” (nominativa) no es confundible con su marca “LA LLANERITA” (mixta) sino más bien porque se la considera descriptiva.

La sociedad INVERSIONES LA LLANERITA LTDA. presentó recurso contencioso administrativo ante el Consejo de Estado de la República de Colombia solicitando la nulidad parcial de la Resolución Nº 8914 y, en consecuencia, que se declare fundada la demanda de oposición formulada. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora, INVERSIONES LA LLANERITA LTDA., sostiene que se violaron los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486, “(…) al declarar infundada la oposición presentada contra el registro de la marca comercial ASADEROS (sic) DE CARNES A LA LLANERITA CHIGUIRO Y SAZON clase 42, toda vez que dicho signo carece de la capacidad intrínseca y extrínseca para poder ser considerada como marca, teniendo en cuenta que esta reproduce totalmente una marca previamente registrada”.

Indica que: “(…) a pesar de ser un signo que se percibe por los sentidos, no es distintiva ya que no tiene la capacidad de diferenciarse de cualquier otro signo y por lo tanto no puede ser objeto de un GACETA OFICIAL derecho privativo. En esta medida la División de Signos Distintivos violó los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 (…)”.

La actora manifiesta que “(…) las marcas a comparar serían CARNES A LA LLANERITA, CHIGUIRO Y SAZON, (sic) teniendo en cuenta que elemento (sic) predominante en dicha expresión es LA LLANERITA vs. LA LLANERITA los cuales son confundiblemente semejantes (…) la marca registrada es similarmente confundible con la marca previamente registrada por mi cliente, en razón de su similitud fonética, gráfica y de permitirse su utilización en el mercado, inducirá sin lugar a dudas al público consumidor a error, vulnerando no solo los derechos de mi cliente sino de los del público consumidor (…) las marcas objeto de comparación están compuestas por la expresión LA LLANERITA (…)”. 17/01/2007 15.48 Dice que de acuerdo con el estudio de registrabilidad adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio: “(…) de la solicitud de registro del signo ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGUIRO Y SAZON (nominativa), concluyó que, en efecto, ‘carece de la suficiente fuerza distintiva para ser registrada como marca’ por cuanto ‘esta (sic) compuesto por una serie de expresiones que hacen referencia directa al servicio que se identificaría con él, y el consumidor al entrar en contacto con el (sic), capta de manera inmediata que se trata de un asadero de carnes a la llanera y que venden chiguiro’, de este modo, ‘no logra referir el origen empresarial de los servicios solicitados, no consigue identificar los servicios solicitados, en tanto que se confunde con él o con sus características y por ende no es apto para estar en el mercado”.

En cuanto a la similitud ortográfica dice que: “(…) la marca registrada por mi cliente esta (sic) compuesta por once letras, las cuales están reproducidas en su totalidad en la marca solicitada a registro con posterioridad, lo que nos permite concluir que dicha expresión no posee la suficiente distintividad para hacerla registrable como marca, y su negación debió obedecer además al registro previo de mi cliente”.

Sobre la similitud fonética sostiene que: “(…) las denominaciones en conflicto son pronunciadas en forma casi idéntica, para lo cual han de tomarse en cuenta los elementos que conforman parte de la marca consistente en la expresión LA LLANERITA, que comparada con el signo CARNES A LA LLANERITA CHIGUIRO Y SAZON no resulta suficientemente distintiva, presentándose similitud fonética”.

En este sentido manifiesta la demandada que la marca objeto de solicitud “(…) esta comprendida en las causales de irregistrabilidad en (sic) los artículos 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) en este sentido, se descarta la violación de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda Finalmente argumenta que los signos “(…) no presentan confusión y por ende el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del articulo 136 literal a) de la Decisión 486 (…)”.

La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…)”. Sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y validamente las Resolución Nº 08914 “(…) negando el registro de la marca ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGUIRO Y SAZON (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 42 de nomenclatura vigente, solicitada por José Antonio Rodríguez”.

La demandada también sostiene que entre los signos en cuestión se estableció que “(…) la expresión A LA LLANERITA se utiliza simplemente a modo explicativo, de una forma de preparación de la carne en nuestro país; así se infiere de una visión de conjunto de la marca, donde el consumidor sabe que la marca no es A LA LLANERITA, puesto que esta solo (sic) indica una característica de los productos objeto del servicio (…)”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

GACETA OFICIAL 17/01/2007 16.48 Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo “ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGUIRO Y SAZON” (nominativa) se presentó el 31 de agosto de 2001, es decir en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) y de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio se interpretará el artículo 135 literal e) de la mencionada Decisión 486.

(…) Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación GACETA OFICIAL prejudicial más concreta. En consecuencia, ésta se referirá a dos cuestiones fundamentales, la primera una aplicación jurisprudencial de casos similares al caso en estudio y la segunda una aplicación de la normativa comunitaria al caso concreto: I. Aplicación jurisprudencial I.I. La marca y sus elementos constitutivos.

Requisitos de un signo para ser registrado como marca. Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, del 19 de julio de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna Nº 200300119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo “ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGUIRO Y SAZON” (nominativo) cuya solicitud de registro fue presentada el 31 de agosto de 2001, cumple con los requisitos del artículo 134 de al Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 ibidem.

I.II. Clases de marcas: mixtas y denominativas compuestas 17/01/2007 17.48 tado por este Tribunal en la interpretación prejudicial 90-IP-2006, antes citada. Como conclusión y al realizar el correspondiente examen de registrabilidad, el Juez Consultante, cuando se solicite el registro como marca de una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial” (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Además, en el caso de que exista conflicto entre una marca previamente registrada o solicitada a registro con el signo compuesto cuya registrabilidad se examina, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Proceso Nº 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, del 22 de diciembre del mismo año, caso “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”).

Por tanto, la denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrada por uno o más vocablos que la doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. II. Aplicación al caso concreto En lo relativo a las marcas mixtas, este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, Proceso 2-IP-2006, del 8 de marzo de 2006, marca: CHANCE ESTRELLA (mixta), emitida para la causa interna 2002-00146, que también fue solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Sobre las marcas denominativas compuestas, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, aplicará al caso concreto lo sen- El registro del signo “ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGUIRO Y SAZON” (nominativo) inicialmente fue negado por Resolución Nº 11246 de 19 de abril de 2002, por considerarse que era confundible con la marca ya registrada “LA LLANERITA” (mixta), de conformidad a la oposición presentada por el titular del registro de dicha marca INVERSIONES MARTÍNEZ SUÁREZ LTDA. Dicha Resolución fue confirmada por Resolución Nº 1790 de 30 de enero de 2003.

Sin embargo, por Resolución Nº 8914 de 31 de marzo de 2003 se revocó parcialmente la Resolución Nº 11246 en sentido que se rechaza la oposición y se niega el registro del signo solicitado, pero no por considerarlo confundible GACETA OFICIAL con la marca opositora sino por considerarlo descriptivo. Por lo tanto, la controversia suscitada ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, a demanda de INVERSIONES MARTÍNEZ SUÁREZ LTDA. para que se acepte su oposición versa sobre la determinación de si la negativa de registro es por identidad o similitud de los signos en conflicto o porque el signo solicitado es descriptivo.

En consecuencia, este Tribunal considera pertinente referirse a los signos descriptivos y evocativos. II.I. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP2006, marca: F.C.C. + GRÁFICA, del 28 de junio de 2006, emitida para la causa interna Nº 200300369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos “ASADERO DE CARNES A LA LLANERITA CHIGUIRO Y SAZON” (nominativa) y la marca registrada “LA LLANERITA” (mixta).

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión discrecional del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 17/01/2007 18.48 II.II.

Signos descriptivos La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTIFRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). GACETA OFICIAL Signos evocativos Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de entendimiento, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Proceso 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: No son registrables como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con estos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEGUNDO: La denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrada por uno o más vocablos que la doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el 17/01/2007 19.48 caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.

CUARTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

QUINTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado, transmitiendo a la mente del consumidor o usuario una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de entendimiento, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y, en consecuencia, son registrables.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-00374, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO GACETA OFICIAL 17/01/2007 20.48 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO Nº 124-IP-2006 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión, con base a lo solicitado por el Tribunal Distrital de lo Contenciosos Administrativo N°2 del Distrito de Guayaquil, República del Ecuador en el Proceso Interno Nº 154-02-3.

Actor: GELATI CIA. LTDA. Marca: BALONCITO (nominativa). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los once días del mes de octubre del año dos mil seis. 2. Determinación de los hechos relevantes. VISTOS: Con fecha 9 de noviembre de 1998, HELADOSA S.A. solicitó el registro del signo denominativo BALONCITO, destinado a proteger productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos; especias; hielo), la misma que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 413, de junio de 1999.

El Oficio Nº 498-TDCA-06, de 11 de julio de 2006, mediante el cual el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 2 del Distrito de Guayaquil, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 con motivo del proceso interno Nº 154-02-3. Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 6 de setiembre de 2006. 1.

Las partes. La parte actora es GELATI CIA. LTDA. Se demanda al Director Nacional de Propiedad Industrial y al Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Actúa como tercero interesado, HELADOSA S.A. 2.1. Hechos. Contra la mencionada solicitud, la empresa GELATI CIA. LTDA., presentó observación en base al registro de la marca BALON-GELATO inscrita en la República del Perú, y solicitada con anterioridad en Colombia y Ecuador, también para proteger productos de la clase 30.

Dicha observación fue declarada infundada mediante Resolución Nº 976328, de 23 de febrero de 2000, concediendo el registro de la marca solicitada. La actora presentó recurso de reposición, el mismo que fue declarado infundado mediante Resolución Nº 977707 de 2 de mayo de 2000, confirmando la resolución de primera instancia, GACETA OFICIAL y ordenando inscribir la marca solicitada en propiedad de HELADOSA S.A. Con fecha 24 de noviembre de 2000, GELATI CIA. LTDA., presentó recuso de Plena Jurisdicción o Subjetivo, en contra del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 977707. 17/01/2007 21.48 2.3.2 Contestación de HELADOSA S.A. HELADOSA S.A. niega pura y simplemente todos y cada uno de los argumentos de derecho planteados por la demandante, asimismo, considera improcedente la demanda por carecer de elementos jurídicos relevantes a la luz de la legislación vigente y de la jurisprudencia. 2.2 Fundamentos de la Demanda.

La demandante GELATI CIA. LTDA. señala que del cotejo marcario entre los signos sub materia, se desprende que existe innegable semejanza capaz de crear confusión en la medida que la marca solicitada es la expresión diminutiva de la palabra sustancia componente de la marca registrada por GELATI CIA. LTDA. (BALONCITO vs. BALON-GELATO). Que dicho cotejo marcario, efectuado considerando la impresión general o vista en conjunto de la marca, tanto como la semejanza gráficovisual, fonético-auditiva y de orden conceptual de los signos, determina que la marca solicitada por HELADOSA S.A., no reúne las características y condiciones propias que ameriten su inscripción como tal, pues se trata de una clara imitación de una marca anteriormente inscrita y solicitada para productos de la misma naturaleza. 2.3 Contestación a la Demanda. 2.3.1 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).

El Presidente del IEPI, Ab. Nelson Velasco, con fecha 26 de enero de 2001, presenta escrito por medio del cual niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, ratificándose en la Resolución Nº 977707, ya que a su criterio, guarda conformidad con la legislación andina y nacional. El Dr. Mauricio Sánchez Ponce, Director Nacional de Propiedad Industrial (Encargado), mediante escrito de fecha 21 de febrero de 2001, presenta sus descargos basados en la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

Agrega que entre los signos sub materia se advierte una disparidad, porque si bien poseen coincidencias parciales, cada marca tiene claros elementos provistos de una significativa carga diferencial que resultan decisivos para su convivencia pacífica. Señala que ha venido utilizando durante 3 años la marca solicitada y esto demuestra la distintividad adquirida del signo, es decir, el cumplimiento del artículo 81 de la Decisión 344.

Respecto de la comparación conceptual, señala que “BALONCITO, tiene un significado simple y conocido por el consumidor final y además no forza (sic) al consumidor a pensar en una nueva palabra, como es el caso de la marca de la compañía actora, BALON-GELATO (…)”. En cuanto a la comparación fonética, señala que éste dependerá del análisis en conjunto de la marca y de la utilización de los signos individualmente considerados, es decir, un cotejo sucesivo y no simultáneo.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 2 del Distrito de Guayaquil, República del Ecuador, procede la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y conforme al artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal procedería a interpretar de oficio, el artículo 81 de la Decisión 344.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: GACETA OFICIAL DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. 17/01/2007 22.48 registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de letras, palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica Concepto de marca y elementos constitutivos. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de letras, palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite.

GACETA OFICIAL La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO.

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según lo previsto en el artículo 83, literal a), no podrán registrarse los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto que la marca, de conformidad con el artículo 83 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 17/01/2007 23.48 En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto”. (Proceso Nº 18-IP-98, caso “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, del 13 de mayo de 1998). Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una pers- GACETA OFICIAL pectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso Nº 13-IP97, caso “DERMALEX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, del 9 de marzo de 1998). En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

(STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso: “Lloyd”, BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. 17/01/2007 24.48 Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. III. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA. La Decisión 344 a diferencia del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, no posee ninguna disposición que consagre el fenómeno jurídico de la “distintividad adquirida”.

Sin embargo, ello no obsta para que la figura de la “distintividad adquirida” pueda hacerse su análisis en los registros marcarios otorgados al amparo de la Decisión 344. Como se advirtió anteriormente, uno de los requisitos para el registro de un signo como marca bajo el régimen de la Decisión 344 es la distintividad. En ese sentido, si un signo que ab initio no era distintivo, tal como sucedería con un signo genérico o descriptivo, puede resultar que, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, se hubiera convertido en un signo con aptitud distintiva, sí así lo demuestra el titular del registro.

En este sentido, la distintividad que exige el artículo 81, puede ser una distintividad propia del signo, o haber sido adquirida por el uso en el mercado. El Tribunal de Justicia ha abordado el tema teniendo en cuenta la operancia de dicha figura antes de la solicitud de registro y bajo la pers- GACETA OFICIAL pectiva de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, igual ha ilustrado sobre las características básicas de la figura estudiada.

En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP2004, reiterada en la Interpretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha dicho lo siguiente: “Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca’.

(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471)”. (Proceso 92-IP-2004. Caso: denominación “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1121, de 28 de setiembre de 2004). En el contexto anteriormente anotado, se desprenden las siguientes características para que opere la figura de la distintividad adquirida 1: 1 A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

En este caso, el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la “distintividad sobrevenida”, a saber: (…) “Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los 17/01/2007 25.48 1.

Que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. Si bien el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, limita la excepción a los literales e), f) g) y h), es decir, a los signos genéricos, descriptivos, comunes o usuales, o a un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica, la Decisión 344, no contiene dicho límite.

La Decisión 344 exige en su artículo 81 el requisito de la distintividad para el registro de una marca, sin embargo no indica si se refiere a una distintividad propia o a una distintividad sobrevenida. En este sentido, bajo el amparo de la Decisión 344 la figura de la distintividad sobrevenida o adquirida se da sobre cualquier signo que en un principio no sea distintivo, sin limitar sus alcances a los impedimentos de registro por signos genéricos, descriptivos, comunes o usuales, o colores aislados delimitados por formas específicas. 2.

Que por efecto del uso constante en un País Miembro, el signo hubiere adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple. El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999.

Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97). GACETA OFICIAL registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigido a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante. Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante.

Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho marcario, el uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 344 en el artículo 110, en la Decisión 313 en el artículo 99, y en la Decisión 486 en el artículo 166.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrentan al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercializa- 17/01/2007 26.48 ción son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial N° 199, de 26 de enero de 1996). Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.

Como ya se ha expresado, la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar el juzgador es si el uso constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los produc- GACETA OFICIAL tos o servicios designados con dicha marca, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial.

Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial. En este sentido, al adquirir un signo distintividad por su uso constante en el mercado, sólo sustrae el requisito de distintividad que la ley propone, pero no por dicho motivo supera las prohibiciones relativas de registro, es decir, en función a derechos válidos de terceros. 17/01/2007 27.48 ces.

En ocasiones será indubitable el carácter descriptivo de un determinado signo (p. ej. una denominación geográfica), sin embargo otros casos serán más dudosos (signos sugestivos, signos que combinan diversos elementos descriptivos o genéricos, signos que hayan adquirido distintividad sobrevenida (…)”. 2 Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Cuando una marca adquiere aptitud distintiva por su uso en el mercado, supera el requisito de distintividad, y las prohibiciones de genericidad, descriptividad, o de ser un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, sin embargo no por aquel motivo, deberán considerarse superados los requisitos relativos de registro, es decir, de encontrar algún mejor derecho de tercero, el signo deberá ser denegado, por ser confundible con este, según lo establecido por el artículo 83 de la Decisión 344.

El Juez o la Oficina de Registro, en su caso, deben hacer un análisis complejo que involucre, por ejemplo, si pese al grado de descriptividad y genericidad de una marca en relación con determinados productos, la marca que ha adquirido distintividad es notoria, caso en el cual prevalecería la protección de la marca notoria debido a su protección especial y al principio de amparo a la actividad empresarial.

La doctrina, al tratar temas como Descriptividad vs. Distintividad, deja esbozado lo complejo del asunto. Así lo entiende parte de la doctrina en España al analizar estos problemas en su legislación: “La limitación referida a indicaciones descriptivas supondría un mecanismo adicional del sistema de marcas para prevenir la monopolización de términos privados de distintividad.

Por lo tanto, en el debate en torno a la limitación del art. 37.b) subyace la compleja delimitación entre descriptividad (y genericidad) y distintividad, no exenta de grados y mati- Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Segundo: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que la marca solicitada para registro, efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 2 MIRALLES MIRAVET, Sergio.

“NOTAS EN TORNO A LAS LIMITACIONES DEL DERECHO DE MARCA”. Publicado en la Revista Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia N° 41. Instituto de Derecho y Ética industrial, Madrid, España, Pág.

33. GACETA OFICIAL Tercero: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos y los signos descriptivos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico o descriptivo para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía. La figura de la “distintividad sobrevenida” opera bajo el régimen de la Decisión 344, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de la presente interpretación. Dicha figura debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si dicha distintividad la adquirió después de la solicitud de registro; y no es anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

El Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación. Para determinar si el titular del signo que ha adquirido distintividad puede oponerse con éxito al registro de otro signo, el Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, en su caso, 17/01/2007 28.48 deberán realizar un análisis complejo tomando en cuenta aspectos como el grado de genericidad o distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, si el signo que ha adquirido distintividad es igualmente notorio, o si el signo que ha adquirido distintividad, entre otros factores.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 17/01/2007 29.48 PROCESO 147-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: Sociedad NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Marca: “VENARTON”.

Expediente Interno N° 1535-2005. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los doce días del mes de octubre del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 4 de octubre de 2006. 1.2. Acto demandado La firma NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº 189-2001/TPI-INDECOPI, de 16 de marzo de 2001, que confirmó la Resolución Nº 9228-2000/OSD-INDECOPI, de 7 de agosto de 2000, la cual declaró infundada la observación formulada por NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. y, en consecuencia, otorgó el registro del signo “VENARTON” a favor de Química Aristón Uruguay S.A., para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.

ANTECEDENTES a) Los hechos El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: 1.1. Las partes La parte demandante es: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú; el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales.

El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: QUÍMICA ARISTÓN URUGUAY S.A. 1. El 23 de diciembre de 1999, la firma Química Aristón Uruguay S.A. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro del signo “VENARTON”, en la Clase 05 de la Nomenclatura Oficial. Dicha solicitud se tramitó mediante el expediente administrativo Nº 97832. 2.

El 15 de febrero de 2000, la firma NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. formuló observación contra la solicitud de la marca “VENARTON”, al considerar que resulta similar y confundible gráfica y fonéticamente con la marca “VENORUTON” registrada a su nombre en la misma clase de la Nomenclatura Oficial. GACETA OFICIAL 17/01/2007 30.48 3. La firma Química Aristón Uruguay S.A. no contestó la observación interpuesta por NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. motivada, y no sustenta adecuadamente las razones por las cuales adoptó el mencionado fallo. 4.

El 7 de agosto de 2000, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 9228-2000/OSD-INDECOPI, la cual declaró infundada la observación formulada y otorgó el registro solicitado. 10. El 20 de abril de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “(…) la correcta interpretación de los artículos 81 y 83 inciso a) de la Decisión que regula los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión 344 (…)”. 5.

El 21 de agosto de 2000, NOVARTIS HEALTH S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución citada. Señaló que las marcas “VENARTON” y “VENORUTON” son confundibles por cuanto ambos signos tienen idénticos encabezados y desinencias, es decir, comienzan y terminan con las mismas grafías, lo cual determina que el público consumidor pueda verse confundido, porque podría solicitar un producto creyendo que se trata de otro, más aún si ambos signos distinguen productos farmacéuticos de la misma clase 05 de la Nomenclatura Oficial. 6.

El 10 de octubre de 2001, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución No. 189-2001/ TPI-INDECOPI, la cual confirmó la Resolución 9228-2000/OSD-INDECOPI, de la Oficina de Signos Distintivos y declaró infundada la observación interpuesta por la firma NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. y otorgó el registro del signo solicitado. 7. La firma NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas. 8.

El 31 de enero de 2005, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia AV. 197-2001 y declaró fundada la demanda incoada por NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.; y, en consecuencia, nula la resolución No. 189-2001/TPI-INDECOPI que confirma la resolución No. 9228-2000/OSDINDECOPI. 9. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual interpuso recurso de apelación contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 31 de enero de 2005, por considerar que la misma no se encuentra debidamente b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La firma NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, principalmente, los siguientes argumentos: “La Resolución No. 189-2001/TPI-INDECOPI emitida por el Tribunal del INDECOPI es inválida porque ha otorgado indebidamente el registro de la marca solicitada ‘VENARTON’, pese a que resulta muy similar y confundible con la marca registrada ‘VENORUTON’”.

Manifiesta que si se realiza “el examen comparativo de las marcas ‘VENARTON’ y ‘VENORUTON’ (…), apreciando a los signos desde su aspecto de conjunto y desde el grado de percepción del consumidor medio, se advierte que los signos ‘VENARTON’ y ‘VENORUTON’, tienen idéntico encabezamiento (conformado por las letras VEN-) y terminan con idéntica sílaba (-TON), es decir, los signos comienzan y terminan con idénticas letras”.

Advierte, sobre este mismo tema, que “la marca ‘VENARTON’ (…) no puede acceder al registro, al estar incursa en la prohibición de registro señalado por el Artículo 130 inciso a) del D. Leg. 823 citado, dado que es similar y confundible con la marca registrada ‘VENORUTON’, mas aún si se tiene en cuenta que ambos signos distinguen productos farmacéuticos de la clase 05 de la N.O., que se expenden en los mismos establecimientos comerciales (farmacias, boti- GACETA OFICIAL cas) y se dirigen al mismo público consumidor, con lo cual las posibilidades de confusión son mayores, lo cual es muy grave, pues tratándose de productos farmacéuticos, cualquier error puede producir graves consecuencias a la vida y salud de los consumidores”.

Añade, finalmente, que no están de acuerdo con el examen comparativo efectuado por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI “por cuanto no ha analizado a los signos desde una perspectiva de conjunto ni desde la percepción del consumidor medio, sino que ha comparado a los signos analizando aisladamente letra por letra (…)”. c) Contestaciones a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, de la República del Perú, da contestación a la demanda. • En su primer escrito deduce la excepción de representación insuficiente del demandante, indica que “al no encontrarse conferida expresamente la facultad de poder acudir a los órganos jurisdiccionales vía interposición de demanda, resulta sumamente claro que la persona que demanda en el presente proceso en representación de NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.,, no tiene suficientes facultades para hacerlo, motivo por el cual este proceso debe ser suspendido hasta que se subsane la insuficiencia en la representación del demandante dentro del plazo que esta Sala señale, caso contrario deberá declararse la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del mismo”. • En su segundo escrito, manifiesta “procedemos a contestar la demanda (…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio en ella contenido”.

Señala que la demanda es inconsistente y por tanto debe ser desestimada por improcedente; al respecto advierte que “el extremo de la demanda mediante el cual se pretende obtener la nulidad de la Resolución No. 9228-2000/OSDINDECOPI, deviene en manifiestamente IMPROCEDENTE, toda vez que esta resolución, al no causar estado, no es susceptible de ser cues- 17/01/2007 31.48 tionada mediante la interposición de una demanda contenciosa administrativa”.

Afirma que “El registro otorgado por el INDECOPI a la marca VENARTON se ajusta totalmente a derecho, puesto que dicho signo no es en forma alguna similar ni confundible con la marca VENORUTON registrada a favor de Novartis”, toda vez que “el INDECOPI, de manera previa al otorgamiento del registro a la marca VENARTON, realizó un minucioso examen de confundibilidad entre dicha marca y la registrada a favor de Novartis, VENORUTON”.

Señala que “se constató que la marca registrada a favor de Novartis, VENORUTON, y el signo solicitado VENARTON, guardaban entre sí notables diferencias desde los planos fonético y gráfico”, y que “el hecho que dos signos compartan algunas sílabas o letras no determina per se que sean confundibles, vistos en conjunto, generan una distinta impresión (…)”.

Observa que “es sumamente claro que el riesgo de confundibilidad entre dos signos debe analizarse a partir de la impresión conjunta que éstos generan en el consumidor promedio (…) si dicha impresión es distinta, aún en el caso que dichos signos compartan algunas letras o sílabas, es perfectamente viable su coexistencia en el mercado”. Advierte que “[p]or las razones expuestas, resulta meridianamente claro que los signos VENORUTON y VENARTON guardan suficientes diferencias desde los planos fonético y gráfico, las cuales generan que desde una perspectiva de conjunto los mismos sean perfectamente diferenciables, descartándose riesgo alguno de confusión entre ellos (…)”.

Finalmente, sobre este mismo tema, indica “el INDECOPI en todo momento ha efectuado el examen comparativo de los signos respetando la impresión que ellos generan integralmente y frente a los ojos de los consumidores”. El Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú, da contestación a la demanda.

Manifiesta “Cumpliendo con absolver el traslado de la demanda, la niego y contradigo en todos GACETA OFICIAL sus extremos, solicitando a la Sala que oportunamente la declare INFUNDADA, (…)”. Señala que “el riesgo de confusión debe verificarse considerando la interrelación de los elementos: productos, servicios, signos, fuerza distintiva.

Elementos que son independientes entre sí, de tal modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, la similitud de los signos y su distintividad no tiene importancia”. Advierte que “realizado el examen comparativo en este caso, quedó determinado desde el punto de vista fonético que aún cuando los signos presentan identidad en la primera y última sílaba, tienen distinto número de sílabas y diferente secuencia de vocales, todo lo cual determina que en conjunto tengan diferente pronunciación”.

Indica que “De igual modo desde el punto de vista gráfico quedó establecido que aún cuando los signos compartan las letras iniciales y finales, la diferente extensión de los signos y la presencia de la letra A en el signo solicitado y de las letras O y U en la marca registrada, hacen que ambos tengan impresión visual diferente”. Observa que “aún cuando se evidenció la existencia de identidad entre algunos productos que distinguen los signos en conflicto, las diferencias gráficas y fonéticas que presentaron determinaron la inexistencia de riesgo de confusión. Por ello Indecopi actuando acorde a derecho concedió la marca solicitada, ya que la misma además de reunir los requisitos para su registro, no se encontraba comprendida en la prohibición contenida en el Art. 136° inc. a) de la Decisión 486 para acceder a registro”. d) Tercero interesado QUÍMICA ARISTÓN URUGUAY S.A., considerada tercero interesado en este proceso, no dio contestación a la demanda.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 17/01/2007 32.48 Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de octubre de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Este Tribunal procede a realizar la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “VENARTON” ha sido presentada el 23 de diciembre de 1999, esto es, en vigencia de la Decisión 344. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: GACETA OFICIAL a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: ( ) a) Perceptibilidad 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: la marca denominativa, comparación entre marcas denominativas; impedimentos para el registro marcario: la identidad y la semejanza, reglas para realizar el cotejo marcario; y, marcas farmacéuticas:

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 1 17/01/2007 33.48 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS.

Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

GACETA OFICIAL 17/01/2007 34.48 El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. pecial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

3.2. CLASES DE MARCAS “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder a la clase de los signos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de es- “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 2 El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece 2 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 3 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponien3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 17/01/2007 35.48 do la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 4 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 5 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones co- 4 5 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL 17/01/2007 36.48 tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. munes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. “Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. 6 “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 3.4.

MARCAS FARMACÉUTICAS. “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. 7 6 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 17/01/2007 37.48 El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar, precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”). error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZNOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266). Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud humana.

Con base en estos fundamentos, CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. Podrán ser consideradas semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado GACETA OFICIAL 17/01/2007 38.48 habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. emitir el fallo en el proceso interno Nº 15352005, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO 5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 6.

El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 127-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena conforme a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 56 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Signo: RADIANT. Actor: sociedad HELÉNICA S.A. Proceso interno Nº 2003-000446. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Presidente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la GACETA OFICIAL Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 58 literal f) y 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 80, 81, 83 literal b) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2003-000446;

El auto de 18 de agosto de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.

Partes en el proceso interno Demandante: sociedad HELLENICA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Hechos El 16 de diciembre de 1981, la sociedad MERCANTIL DE BELLEZA C.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo RADIANT para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicha sociedad transfirió los derechos de la solicitud a favor de la sociedad HELLENICA S.A. De acuerdo a la demandante, junto con el escrito de transferencia de derechos, el 18 de febrero de 1983, se presentó un documento por el cual “(…) la sociedad UNILEVER PLC, titular del registro de la marca RADIANT en la Clase 3, otorga su consentimiento para el registro de la marca RADIANT a nombre de Hellenica S.A. para identificar ‘cosméticos, ninguno de naturaleza saponácea o detergente’ (…)”.

Dice que mediante auto de 17 de abril de 1984, “(…) la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (…) manifiesta que sin perjuicio del consentimiento otorgado por la sociedad Unilever PLC, la marca solicitada es irregistrable y ordena a Hellenica S.A. sustentar la solicitud”. En respuesta a dicho auto Hellenica S.A. insiste en la concesión del registro.

Mediante Resolución Nº 6857 de 30 de junio de 1993, la División de Signos Distintivos 17/01/2007 39.48 de la Superintendencia de Industria y Comercio rechaza la solicitud de registro de la marca RADIANT para distinguir los productos comprendidos en la Clase 3 (…)”. Contra dicha Resolución, HELLENICA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Posteriormente la División de Signos Distintivos “(…) ordena la publicación de la mencionada solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial”.

En efecto, el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 393 de 28 de diciembre de 1993. REVLON (Suisse) S.A. interpuso observaciones con base en su marca REVLON PURE RADIANCE para la Clase 3, posteriormente REVLON (Suisse) desistió de la observación presentada; JOHNSON & JOHNSON también interpuso observaciones con base en su marca RADIANCE también para la Clase 3.

La actora indica que la marca REVLON PURE RADIANCE de REVLON (Suisse) fue solicitada el 4 de noviembre de 1987 y que la marca RADIANCE de JOHNSON & JOHNSON fue solicitada el 8 de septiembre de 1988. Por Resolución Nº 10474 de 22 de marzo de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió: “Aceptar el desistimiento de la oposición presentado (sic) por la sociedad Revlon (Suisse) S.A. (…).

Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Johnson & Johnson (…). Negar el registro de la marca RADIANT nominativo (sic) solicitada por la sociedad Hellenica S.A.”. La División de Signos Distintivos, negó de oficio el registro del signo RADIANT, por considerar que es confundible con el signo RADIANTE de UNILEVER N.V. La sociedad HELLENICA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Por su parte la sociedad Johnson & Johnson también interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación solicitando la nulidad parcial de la Resolución Nº 10474, en sentido de que se declare fundada su observación. El recurso de reposición fue resuelto mediante Resolución Nº 5886 de 27 de febrero de 2003, en la que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió: “Aclarar el artículo segundo del resuelve de la resolución 10474 del 22 de marzo de 2002 y que en adelante quedará así: Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad JOHN- GACETA OFICIAL SON & JOHNSON (…).

Confirmar la decisión contenida en la resolución 10474 (…)”. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 11627 de 23 de abril de 2003 confirmó “la decisión contenida en la resolución 10474, en cuanto niega el registro solicitado”. La sociedad HELLENICA S.A. presentó demanda contencioso administrativa ante el Consejo de Estado de la República de Colombia solicitando la nulidad de las Resoluciones citadas y en consecuencia que se conceda el registro de la marca RADIANT. 3.

Fundamentos jurídicos de la demanda La actora manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio, al proferir las Resoluciones impugnadas “(…) no tuvo en cuenta que la solicitud de registro de la marca RADIANT de mi representada, para distinguir ‘cosméticos, ninguno de naturaleza saponáceo o detergente’, es anterior a las solicitudes de registro de las marcas con base en las cuales se niega su registro.

Tal proceder es ilegal, por cuanto según el sistema atributivo que se adopta en nuestra legislación, tiene un derecho prioritario para obtener el registro de una marca quien primero lo solicita”. Indica que al emitir las Resoluciones impugnadas se violó “(…) el artículo 134 de la Decisión 486, que corresponde a los artículos 56 de la Decisión 85 y 71 de la Decisión 313” y “(…) artículos 58 literal f) y 65 de la Decisión 85, 73 literal a), 80, 81, 83 literal b) de la Decisión 313 y el artículo 136 literal a) de la Decisión 486”.

Sostiene que presentó un documento de “(…) coexistencia con Unilever PLC. Titular del registro 108.514 de la marca RADIANT que distinguía única y exclusivamente preparaciones para blanquear, coexistencia procedente no obstante la similitud entre las marcas dado que amparaban productos disímiles: cosméticos vs. detergentes (…). Sin embargo la marca RADIANT señalada inicialmente como obstáculo del registro de la solicitud de mi representada, caducó por declaración expresa de la Superintendencia de fecha 30 de septiembre de 1996”.

Respecto a las observaciones presentadas dice que: “La solicitud de mi representada es priori- 17/01/2007 40.48 taria respecto de las dos marcas que han sido citadas como obstáculos para la obtención del registro de la marca RADIANT, razón por la cual no pueden impedir la concreción del mejor derecho que le asiste a Hellenica S.A.”. Continúa diciendo que la Superintendencia “(…) concedió el registro de las marcas RADIANCE Y RADIANTE, que como se dijo fueron solicitados con posterioridad a la solicitud de registro de la marca RADIANT de mi poderdante, debe entenderse que consideró que las marcas RADIANCE y RADIANTE no eran confundibles con la marca prioritaria RADIANT, pues en caso contrario ha debido proceder a negar las solicitudes posteriores.

Lo que resulta abiertamente contradictorio es que niegue el registro de la marca prioritaria RADIANT bajo la consideración de que es confundible con las marcas posteriores”. Finalmente dice que: “En consecuencia, procede declarar la nulidad del acto administrativo acusado y conceder el registro de la marca RADIANT (…) en virtud del mejor derecho que le asiste por ser su solicitud prioritaria a la de las marcas citadas como obstáculo para negar el registro en mención. Además respecto de la marca RADIANTE, cuyo titular es Unilever N.V., ampara productos disímiles, razón por la cual no existe riesgo de confusión”. 4.

Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) (…)”. Sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y validamente la Resolución Nº 10474 “(…) aceptando el desistimiento de la observación presentada por la Sociedad Johnson & Johnson y negando el registro de la marca ‘RADIANT’ para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la nomenclatura vigente, solicitada por la Sociedad Hellenica S.A. por no ajustarse a los requisitos legales establecidos en la normatividad marcaria vigente”.

También sostiene que: “(…) la marca ‘RADIANT’ (solicitada), clase 3 presenta semejanzas de orden ortográfico y fonético con la marca ‘RADIANTE’ clase 3 registrada bajo certificado Nº 230448, existiendo alto riesgo de confusión para GACETA OFICIAL los consumidores, pues además de que reproduce la marca previamente registrada, distinguen productos de la misma clase 3 y de otra parte agregar en la parte final la letra ‘E’ no le otorga distintividad, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor (…).

En consecuencia el signo solicitado (…) no cumple con la función esencial de la marca en razón a que no logra referir el origen empresarial de los productos solicitados no siendo apto para distinguir productos en el mercado (…)”. Dice que: “En las marcas en debate en las cuales predomina el elemento denominativo, se tiene que la marca solicitada ‘RADIANT’ comprende los mismos productos de la clase 3 amparados por la marca ‘RADIANTE’, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización (…).

Así las cosas, el consumidor se ve expuesto a confusión tanto directo (sic) como indirecta en tanto que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, lo que efectivamente no sucede”. Asimismo dice que: “En consecuencia, los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (…) no es nulo (sic), se ajusta (sic) a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta (sic) normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 58 literal f) y 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 80, 81, 83 literal b) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 17/01/2007 41.48 Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo RADIANT se presentó el 16 de diciembre de 1981, es decir en vigencia de la Decisión 85, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretará el artículo 58 literal f) de la Decisión 85, y de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio se interpretará el artículo 56 de la misma Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 por ser aplicables al caso concreto y no se interpretará el artículo 65 de la Decisión 85 sobre el cuál, sin embargo, se hará una referencia general.

Que las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación. Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente GACETA OFICIAL con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

( )”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta. En consecuencia, ésta se referirá a dos cuestiones fundamentales, la primera una aplicación jurisprudencial de casos similares al caso en estudio y la segunda la aplicación de la normativa comunitaria al caso concreto: I. Aplicación jurisprudencial I.I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, 17/01/2007 42.48 se exhorta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 75-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1400 de 19 de septiembre de 2006, marca: NORITEX S.A. emitida para la causa interna Nº 548-2004, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, en principio, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes”. En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo RADIANT se presentó el 16 de diciembre de 1981, durante la vigencia de la Decisión 85. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al caso concreto.

Si bien la publicación de la solicitud del registro en la Gaceta Oficial y las observaciones fueron presentadas en vigencia de la Decisión 313 y las Resoluciones correspondientes fueron proferidas en vigencia de la Decisión 486, sin embargo, la norma aplicable, en lo que respecta al procedimiento será la norma vigente al momento de resolverse la controversia, es decir la Decisión 486 pero siempre observando la norma sustancial vigente al momento de la solicitud del signo RADIANT, es decir la Decisión 85.

I.II. De la marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencio- GACETA OFICIAL so Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 153-IP-2005, de 9 de noviembre de 2005, publicada en la G.O.A.C. Nº 1284 de 13 de enero de 2006, marca: HALITOS, emitida para la causa interna Nº 1998-05215, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo “RADIANT”, cumple con los requisitos sustantivos al momento de presentarse la solicitud de registro, esto es de novedad, visibilidad y distintividad, previstos en el artículo 56 de la Decisión 85 y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la misma Decisión. I.III.

De la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes, reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, ya citada, correspondiente al Proceso 153-IP-2005.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre RADIANT y RADIANCE, RADIANTE.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión discrecional del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 17/01/2007 43.48 II.

Aplicación al caso concreto II.I. De la prioridad de una solicitud Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de observaciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que se traduce en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure).

En el caso de la controversia deberá aplicarse la normativa sustantiva al momento de la presentación de la solicitud del signo RADIANT, es decir, la Decisión 85. Así, quien presente una solicitud posterior de registro de un signo como marca, que sea idéntica o similar a aquella solicitada con anterioridad, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante.

Cuando la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen de forma correspondiente, encuentre irregularidades y ordene subsanarlas, el peticionario contará con 60 días para realizar las correcciones a que hubiese lugar o presente los documentos faltantes, sin que esto perjudique la prioridad adquirida por el primer solicitante. Para efectos de la aplicación del principio “primero en el tiempo mejor en el derecho”, en el caso de autos, el registro del signo RADIANT fue solicitado el 16 de diciembre de 1981, la observación de REVLON fue presentada con base en la solicitud de la marca REVLON PURE RADIANCE de 4 de noviembre de 1987 y la observación de JOHNSON & JOHNSON con base en la solicitud de registro del signo RADIANCE de 8 de septiembre de 1988, es decir con posterioridad a la fecha de la solicitud del signo RADIANT.

REVLON desistió de su observación. Si bien, la publicación de la solicitud se realizó el 28 de diciembre de 1993, sin embargo la oficina nacional competente debía analizar si las observaciones presentadas, en particular la de JOHNSON & JOHNSON eran legítimas o no basándose en el principio antes mencionado. Por lo tanto, ahora corresponde al Juez consul- GACETA OFICIAL tante determinar si las observaciones presentadas con base en solicitudes de fechas posteriores a la de la primera solicitud, pueden ser consideradas legítimas y si en efecto se puede negar un registro marcario con base en solicitudes posteriores.

III. De las observaciones: legitimación y procedimiento Como se tiene dicho, en el caso concreto la solicitud de registro del signo RADIANT fue presentado el 16 de diciembre de 1981 en vigencia de la Decisión 85, las observaciones, tanto la desistida como la que persistió, fueron presentadas en vigencia de la Decisión 313 con base en solicitudes posteriores a la del signo RADIANT y tanto las observaciones como la negativa de registro del signo fueron resueltas en vigencia de la Decisión 486.

Por lo tanto corresponde analizar la norma sustancial vigente (Decisión 85) para la solicitud del registro y en consecuencia vigente para establecer los requisitos sustanciales para la presentación de observaciones, la norma vigente al momento de la presentación de las observaciones (Decisión 313) y la norma procedimental vigente al momento de resolver dichas observaciones (Decisión 486).

La Decisión 85 contemplaba un procedimiento de observaciones realizado por la misma oficina nacional competente, en el que dicha oficina al momento de la presentación de la solicitud si consideraba que no se habían cumplido con los requisitos exigidos por la misma Decisión 85 o no se habían acompañado los documentos previstos, podía solicitar al peticionario que, en el término de 60 días hábiles, realice las correcciones pertinentes, sin que esto perjudique la prioridad adquirida.

Si la solicitud no fue observada por la oficina nacional competente o fue debidamente complementada se procedía a su publicación. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación cualquier persona podría oponerse al registro de marca. En el caso de presentarse dichas oposiciones la oficina nacional competente las tramitaría con base en la legislación interna del respectivo País Miembro; en el caso de que no se presentaren dichas oposiciones se debía expedir el certificado correspondiente.

En la Decisión 313 el procedimiento es muy similar, la oficina nacional competente, dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud, estudiaba si ésta cumplía con los 17/01/2007 44.48 requisitos formales. Si no cumplía concedía al peticionario un plazo de 30 días hábiles prorrogables por una sola vez para que subsane las irregularidades, sin perjuicio de que no se pierda la prioridad.

Si las irregularidades no eran subsanadas la solicitud era rechazada. Una vez que la solicitud cumplía con los requisitos formales era publicada en la Gaceta Oficial, a partir de dicho momento se computaban 30 días para que las personas que tenían un interés legítimo puedan presentar observaciones. En su artículo 83 literal b) específicamente se señala que se rechazará la observación “Qué se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa”.

Finalmente, en la Decisión 486, la oficina nacional competente examina dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud si esta cumple con los requisitos formales exigidos por la misma Decisión. Si la solicitud no cumple con los requisitos la oficina nacional competente otorga al solicitante 60 días hábiles para su regularización, si no fuese regularizada la solicitud será considerada abandonada y perderá su prelación. Si la publicación cumple con los requisitos o los regulariza la oficina nacional competente ordenará su publicación en la Gaceta Oficial.

Una vez realizada la publicación quien tenga interés legítimo podrá presentar oposiciones. Presentadas o no las oposiciones la oficina nacional competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o denegar el registro solicitado. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 56 y 58 de la Decisión 85.

La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

Con estos antecedentes, el Juez consultante debe tener presente que las observaciones se GACETA OFICIAL 17/01/2007 45.48 presentaron en vigencia de la Decisión 313 y se resolvieron en vigencia de la Decisión 486. Sin embargo para determinar la legitimación de las observantes deberá retrotraerse al momento de la presentación de la primera solicitud, Decisión 85, y determinar la prioridad que ésta tenía respecto a las observaciones presentadas con base en solicitudes posteriores.

Sobre el momento de la presentación de las observaciones presentadas en vigencia de la 313, con base a la publicación del extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial también realizada en vigencia de la Decisión 313, se entiende que éstas también debían haber respetado la norma sustancia vigente al momento de la solicitud del primer registro.

Lo mismo sucede con los actos administrativos que resolvieron las observaciones, pues si bien en lo que se refiere a materia procedimental se deberá aplicar la Decisión 486, esta aplicación siempre será basándose en la norma sustancial. En virtud de lo anteriormente expuesto, IV. Convenios de coexistencia marcaria SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión. Con relación al tema existen dos clases de coexistencia marcaria: una de ellas llamada de derecho y la otra de hecho.

La Decisión 85, vigente al momento de otorgarse el documento de consentimiento otorgado por la sociedad UNILEVER PLC, a favor de la demandante, no contemplaba el tema de la coexistencia marcaria de derecho. Sobre la coexistencia de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, el Tribunal ha manifestado: “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, en principio, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución, es decir al momento de la presentación de la solicitud del registro marcario.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

TERCERO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

QUINTO: El derecho de prioridad del titular de la marca previamente registrada, o solicitada con GACETA OFICIAL anterioridad, se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo observado. Para efectos de la aplicación del principio “primero en el tiempo mejor en el derecho”, en el caso de autos, el registro del signo RADIANT fue solicitado el 16 de diciembre de 1981, la observación de REVLON fue presentada con base a la solicitud de la marca REVLON PURE RADIANCE de 4 de noviembre de 1987 y la observación de JOHNSON & JOHNSON con base en la solicitud de registro del signo RADIANCE de 8 de septiembre de 1988, es decir con posterioridad a la fecha de la solicitud del signo RADIANT.

REVLON desistió de su observación. Si bien, la publicación de la solicitud se realizó el 28 de diciembre de 1993, sin embargo la oficina nacional competente debía analizar si las observaciones presentadas, en particular la de JOHNSON & JOHNSON eran legítimas o no basándose en el principio antes mencionado. Por lo tanto, ahora corresponde al Juez consultante determinar si las observaciones presentadas con base en solicitudes de fechas posteriores a la de la primera solicitud, pueden ser consideradas legítimas y si en efecto se puede negar un registro marcario con base en solicitudes posteriores.

SEXTO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

La oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motiva- 17/01/2007 46.48 da, de conformidad con lo alegado y probado en autos.

SÉPTIMO: La coexistencia de hecho surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado. La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-000446, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 17/01/2007 47.48 GACETA OFICIAL 17/01/2007 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú