PROCESO 97-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 93 de la misma Decisión 344. signo: TUDOR (mixto).
Actor: MAC S.A. Proceso interno Nº 2096-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de octubre del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa al artículo 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2096-2003.
El auto de 18 de agosto de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto y que, además, le otorgó a la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú un término de diez (10) días hábiles para que remita a este Tribunal copia de las Resoluciones impugnadas;
El Oficio Nº 314-2006-SCS-CS de 28 de agosto de 2006 en el que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, adjunto al cual se remite copia de las Resoluciones solicitadas, y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 176-2006-CSC-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: MAC S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.
Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú. Tercero interesado: TUDOR AB. b) Hechos El 10 de septiembre de 1998, MAC S.A. solicitó el registro como marca del signo TUDOR+GRÁFICA (TUDOR dentro de un rectángulo y a su costado la figura estilizada de dos rayos y todo el conjunto sobre un cuadrilátero conformado por líneas que se entrecruzan, semejando una malla, y en la parte inferior izquierda la frase ‘LA BATERÍA POR EXCELENCIA’), para distinguir “baterias eléctricas, baterías de encendido, baterías de ánodos, sus partes y accesorios, aparatos eléctricos y demás productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
El 9 de noviembre de 1998, TUDOR AB (Suecia) formuló observación con base en la titularidad de su marca TUDOR para distinguir también productos de la clase 9 y del uso del término TUDOR como nombre comercial o razón social. MAC S.A. al resolver la observación manifestó que la marca TUDOR (mixta) había sido cancelada por falta de uso mediante Resolución Nº 7929-1998/OSD- INDECOPI de 3 de julio de 1998, confirmada por Resolución 730-1999/TPI- INDECOPI de 14 de junio de 1999.
Por Resolución Nº 10519-1999/OSD-INDECOPI de 29 de septiembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró improcedente la observación de TUDOR AB, y otorgó el registro de la marca TUDOR (mixta) solicitada por MAC S.A. Contra dicha Resolución TUDOR AB interpuso recurso de apelación el que fue resuelto por Resolución Nº 1400-2000/TPI-INDECOPI de 16 de noviembre de 2000, por medio de la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, revoca la Resolución Nº 10519-1999/OSD-INDECOPI, declaró fundada la observación presentada y, en consecuencia, negó el registro del signo TUDOR (mixto) a favor de MAC S.A. MAC S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú a fin de obtener la nulidad de la Resolución Nº 1400-2000/TPI-INDECOPI.
Por sentencia de 2 de junio de 2003, la mencionada Sala Civil Transitoria declara “INFUNDADA la demanda contencioso-administrativa (…) interpuesta por MAC Sociedad Anónima (…)”. Contra dicha Sentencia la sociedad MAC S.A. presentó recurso de apelación. Finalmente, por providencia de 20 de diciembre de 2005, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, decidió: “(…) suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic), respecto a la correcta interpretación de los artículos 83 inciso b) y 128 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión Nº 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora en su demanda hace un recuento de los hechos y manifiesta que cuando contestó la demanda de observaciones interpuesta por TUDOR AB argumentó que “(…) mediante Resolución Nº 7929-1998/OSD-INDECOPI ha sido cancelada por falta de uso la marca TUDOR inscrita bajo Certificado Nº 80708 de TUDOR AB, la misma que si bien ha sido apelada por TUDOR AB es probable que sea confirmada por la Segunda Instancia, deviniendo en improcedente la observación formulada (…) que TUDOR AB carece de legítimo interés para formular observación”.
Indica que en el procedimiento administrativo también sostuvo que: “(…) las pruebas presentadas por TUDOR AB no logran acreditar el uso suficiente de la denominación TUDOR como nombre comercial (…)”, también indicó que por Resolución Nº 730-1999/TPI- INDECOPI se confirmó la cancelación por falta de uso de la marca TUDOR “(…) razón por la cual la observación debe ser declarada improcedente”.
Manifiesta que por Resolución Nº 10519-1999-OSD/INDECOPI de 29 de septiembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró “(…) IMPROCEDENTE la observación de TUDOR AB, y otorgó el registro de la marca TUDOR (mixta)”. La actora sostiene que esta Resolución se basó en que TUDOR AB (…) carece de legítimo interés por cuanto su marca TUDOR (…) ha sido cancelada por falta de uso (…).
Que (…) no ha presentado medio probatorio alguno que acredite que la denominación TUDOR o similar sea conocida o identificada en el Perú para sus actividades economicas (sic)”. Dentro de la demanda contencioso administrativa, indica que “TUDOR AB carece de derechos sobre la marca TUDOR en la Clase 09” por la cancelación de su marca (…) TUDOR AB no ha acreditado el uso del nombre comercial TUDOR en la Clase 09, sino que en el mejor de los casos ha acreditado, en ESPAÑA, el uso de la razón social S.E. DEL ACUMULADOR TUDOR S.A.”.
También indica que “(…) el uso de la razón social S.E. DEL ACUMULADOR TUDOR S.A. no implica el uso del nombre comercial TUDOR (…) una cosa es la razón social S.E. DEL ACUMULADOR TUDOR S.A. y otra muy distinta es el nombre comercial TUDOR”. Sobre el mismo tema sostiene que: “Las pruebas presentadas por TUDOR AB carecen de mérito probatorio suficiente para acreditar el uso del nombre comercial TUDOR en la clase 9 (…).
El Tribunal de Indecopi ha resuelto CONTRARIO A DERECHO, excediendose (sic) de sus facultades, y ha sacado conclusiones INEXACTAS de documentos que NO TIENEN MERITO PROBATORIO SUFICIENTE sino que en el mejor de los casos constituyen pruebas INDICIARIAS pero que para crear CERTEZA en el juzgado requieren de documentos contundentes tales como FACTURAS, COMPROBANTES DE PAGOS, ETC, y no así que todas las pruebas presentadas por TUDOR AB se apoyan esencialmente en CARTAS Y DOCUMENTOS PRIVADOS cursados en una sóla (sic) empresa peruana: Telefónica del Perú S.S.”.
Dice que: “Las ‘pruebas de uso’ presentadas por TUDOR AB en el expediente administrativo (…) son a todas luces INSUFICIENTES para acreditar el uso y/o conocimiento en el Perú del nombre comercial ‘TUDOR’”. Concluye indicando que “(…) TUDOR AB carece de derechos válidamente reconocidos en el Perú sobre el signo TUDOR ya sea como marca de producto o como nombre comercial NO EXISTE ningún impedimento para el registro en el Perú de la marca TUDOR (mixta) (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”.
Sobre el argumento de la demandante de que TUDOR AB carece de derecho sobre la marca TUDOR por la declaración de cancelación por falta de uso de dicha marca, dice: “(…) que este argumento (…) resulta totalmente irrelevante en este caso, dado que el Tribunal de INDECOPI no ha denegado el registro de la marca solicitada por ser confundible con dicha marca, sino porque resulta confundible con el nombre comercial ‘TUDOR’ (…).
Prueba de lo expuesto es que el Tribunal de INDECOPI ha invocado como fundamento legal de su resolución la prohibición contenida en el inciso b) del artículo 83 de la Decisión Nº 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) es decir la prohibición referida al conflicto entre un nombre comercial y una marca y no el inciso a) (…) al momento de presentar su observación (…) la empresa Tudor AB era titular de la marca ‘TUDOR’ (…) la cual aún no había sido cancelada, por lo que tenía legítimo interés para interponer la misma”.
Respecto al argumento de que las pruebas presentadas sobre el uso del nombre comercial TUDOR no acreditaban el uso de dicho nombre comercial, dice: “En el Perú el carácter del registro del nombre comercial no es constitutivo, sino que declara un derecho existente, el mismo que se encuentra supeditado al uso del nombre comercial (…) la protección que se otorga al nombre comercial está condicionado a su uso real y efectivo con respecto al establecimiento y/o actividad económica que distingue”.
Indica que en el proceso administrativo “(…) se ha acreditado que la empresa S.E. del Acumulador Tudor S.A. (…) desde el 16 de setiembre de 1996 (…) viene exportando al Perú baterías, bancos de baterías para sistemas fotovoltaicos, bancos de baterías estacionarias y sus elementos a la empresa Powermatic S.A. y en mayor medida a la empresa Cime Comercial S.A. (representante de Exide Europe en el Perú) empresa encargada de comercializar baterías para la aplicación en telecomunicaciones, plantas solares, minas montacargas, etc.
(…). Esto demuestra que el nombre comercial ‘TUDOR’ se viene utilizando y es conocido en diversas zonas del Perú con anterioridad a la fecha de solicitud de registro de la empresa demandante (…)”. También dice sobre el tema: “(…) Consecuentemente, al haberse demostrado el uso del nombre comercial ‘TUDOR’ en diversas zonas del país corresponde analizar el riesgo de confusión existente entre el mismo nombre comercial y el signo solicitado a registro por la empresa demandante”.
También dice que: “(…) se advierte que tanto el signo solicitado ‘TUDOR’ y figura como el nombre comercial ‘TUDOR’ son idénticos en cuanto a su denominación por lo que desde el punto de vista fonético resultan idénticos. A pesar de que no pueda decirse lo mismo desde el punto de vista gráfico pues allí sí se aprecian diferencia, el término ‘TUDOR’ resulta completamente arbitrario en relación con la comercialización de baterías, por lo que posee gran fuerza distintiva (…) en consecuencia, atendiendo a la identidad fonética de los signos en cuestión, a la conexión entre los productos y las actividades a que se refieren los mismos, sumadas a la fuerza distintiva del nombre comercial ‘TUDOR’, el Tribunal de INDECOPI consideró que su coexistencia en el mercado con el signo solicitado ‘TUDOR’ y figura puede producir riesgo de confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial de los productos (…) es por ello que el Tribunal de INDECOPI concluyó que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 83 inciso b) de la Decisión Nº 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) no siendo procedente acceder a su registro”.
AKTIEBOLAGET TUDOR (TUDOR AB), al contestar la demanda dice que la niega y contradice en todos sus extremos. Indica que el Indecopi en la Resolución 1400-2000/TPI-INDECOPI manifestó que: “(…) la observación formulada por TUDOR AB fue revisada al tiempo en que aun (sic) era la titular de la marca TUDOR en la clase 09 de la N.O. (…). Que TUDOR AB acredito (sic) el uso de su nombre comercial y razón social que identifica a la empresa TUDOR AB, dicho nombre igualmente ha sido utilizado en Perú (…) que ha quedado acreditado (…) en el Perú se tiene un conocimiento del uso real y efectivo del nombre comercial TUDOR, en la actividad económica de comercialización de baterías, por ventas efectuadas en volúmenes importantes (…).
Que realizado el examen comparativo entre los signos de (sic) litigio (marca mixta solicitada por MAC S.A. en la clase 09 de la N.O. y el nombre comercial TUDOR de TUDOR AB) resulta que son confundibles entre sí”. Sobre su legítimo interés para observar el signo solicitado sostiene que: “TUDOR AB tenía –en su condición de titular de la marca en la que se sustentaba su observación- el legítimo interés para interponer la misma, contando con el elemento sustancial para intervenir en el proceso, por lo que le correspondía obtener de INDECOPI un pronunciamiento de fondo sobre su observación, aún cuando en el transcurso del procedimiento hubiese perdido este derecho (…) en consecuencia TUDOR AB tuvo el legítimo interés y derecho de plantear la observación formulada a la pretendida solicitud de MAC S.A. de Colombia respecto a la marca TUDOR”.
Respecto al uso del nombre comercial TUDOR dice que en base a las pruebas presentadas en el proceso administrativo el: “(…) INDECOPI en la resolución materia de la presente impugnación (…) concluyen (sic) que se ha acreditado, sin la menor duda, que en el país se tiene conocimiento de un uso real y efectivo del nombre comercial TUDOR en la actividad económica de comercialización de baterías a ser aplicadas en telecomunicaciones, plantas solares, minas montacargas y en otras actividades donde se utilicen, bancos de baterías estacionarias y otros, por ventas efectuadas en volúmenes importantes”.
Al referirse al riesgo de confusión entre el nombre comercial y la marca, dice que en el presente caso “(…) se debe advertir que existe identidad entre uno de los productos que principalmente pretende distinguir el signo solicitado (baterías eléctricas de la clase Nº 9 de la N.O.) y los productos que se comercializan en el país bajo el nombre comercial TUDOR (baterías principalmente de aplicación en telecomunicaciones, plantas solares de la clase Nº 9 de la N.O.). en tal sentido, la identidad de los productos y el objeto de la actividad económica de mi representada TUDOR AB incrementa el riesgo de confusión entre los signos”.
Indica que “(…) respecto al signo mixto solicitado ‘lo más relevante es la denominación TUDOR’ por lo que se concluye que la identidad fonética existente entre los signos en cuestión, la conexión entre los productos y las actividades a que se refieren los mismos y la fuerza distintiva del nombre comercial TUDOR determina que su coexistencia en el mercado con la marca TUDOR y figura puede producir riesgo de confusión en el público sobre el origen empresarial de los productos, por lo que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición prevista en el Art. Nº 83 Inciso b) de la Decisión Nº 344 (…)”.
Finalmente hace hincapié en que “(…) TUDOR AB ha acreditado, en demasía, el uso del nombre comercial por la comercialización de el nombre TUDOR habiendo presentado documentos, facturas y otros relacionados con la comercialización y venta de productos TUDOR a nivel nacional en Perú (…)”. El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta la demanda y dice: “(…) la niego y contradigo en todos sus extremos (…)”.
Manifiesta que la instancia judicial “(…) tiene por objeto únicamente dilucidar cuestiones de orden formal acaecidas dentro de procesos administrativos previos, que atañe estrictamente al cumplimiento de los requisitos de validez del acto administrativo que la resolución contiene (…)”. En cuanto a los fundamentos de derecho menciona los mismos argumentos que el INDECOPI.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en el artículo 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo TUDOR (mixto) fue el 10 de septiembre de 1998, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar de oficio los artículos 81 y 93 de la misma Decisión 344; y, Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. ( ) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
(…) Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
(…) Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.
(…)”. En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son: I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).
Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.
(Sentencia del Proceso 19-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, caso: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías.
“Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”. Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo TUDOR (mixto) cumple con los requisitos del artículo 81 de al Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. II.
Marcas mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.
Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.
(Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si en ambos prevalece el elemento gráfico la comparación deberá realizarse con base a los rasgos, dibujos, imágenes y al concepto que cada uno de ellos evoque.
En el supuesto de que sea el elemento denominativo el que prevalezca en ambos el cotejo tendrá que realizarse tomando en cuenta las reglas de comparación que rigen para los signos denominativos. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. III.
El nombre comercial, su protección y su prueba La Decisión 344 en su artículo 128, en concordancia con el artículo 83 literal b) de la misma Decisión, protege, aunque no define, al nombre comercial. No obstante, se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
Con base en este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.
(Proceso 45- IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “( ) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro ( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…) Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.
(Proceso 45-IP-98, ya citado). Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.
Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.
La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso Nº 3-IP-98; caso “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998). IV. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud con un nombre comercial protegido.
Riesgo de confusión. Similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas. Reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal b) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error.
No es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial o industrial por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo “una de las prohibiciones para otorgar el registro (…) la existencia de similitud o semejanza con el nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error”.
(Proceso Nº 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). En consecuencia se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el registro a un nombre comercial sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con una marca o un nombre comercial anteriormente registrados o solicitados para registro.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada o solicitada para registro y un nombre comercial protegido será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).
Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial en relación con una marca “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.
Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Proceso 3-IP-98, ya citado).
La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.
(Proceso 48-IP- 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que cada uno distingue y la actividad económica que el nombre comercial ampara.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.
Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.
Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse el signo solicitado TUDOR (mixto) y el nombre comercial TUDOR AB. V. Legitimación para presentar observaciones. Derecho preferente en caso de cancelación por falta de uso de una marca De conformidad con el procedimiento previsto en el Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, se ha considerado que, también, tendrá interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario.
Igualmente tendrá legítimo interés el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros y el titular de una marca notoriamente conocida en el País Miembro, en el comercio Subregional o internacional sujeto a reciprocidad.
La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.
En el caso de autos, la sociedad MAC S.A. Colombia solicitó el registro del signo TUDOR (mixto) el 10 de septiembre de 1998 y TUDOR AB formuló observación con base en la titularidad de su marca TUDOR el 9 de noviembre de 1998. Se observa que por Resolución Nº 7929-1998/OSD-INDECOPI de 3 de julio de 1998 la marca TUDOR perteneciente a la observante fue cancelada por falta de uso.
Es decir, la observación fue presentada cuando ya existía acto administrativo de cancelación de la marca. La Resolución de cancelación fue ratificada por Resolución Nº 730-1999/TPI-INDECOPI de 14 de junio de 1999, por lo que la Resolución 7929-1998/OSD-INDECOPI quedó en firme el 3 de julio de 1998 que, como se dijo, fue anterior a la presentación de la observación. Por lo tanto, TUDOR AB no tenía legítimo interés para presentar observación con base en la marca cancelada TUDOR.
Por lo expuesto, el Juez consultante deberá examinar la registrabilidad del signo solicitado TUDOR (mixto) con base en el nombre comercial aducido por la parte observante y no con base en la marca ya cancelada. Sin embargo, al realizar el examen de registrabilidad con el nombre comercial, deberá tomar en cuenta los criterios sentados por la jurisprudencia y por la presente interpretación prejudicial respecto al uso real y efectivo en el Perú del nombre comercial TUDOR.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo mixto y un nombre comercial denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.
TERCERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna de los Países Miembros contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.
CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre el signo y el nombre comercial.
SEXTO: Tendrán interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial. También tendrán interés legítimo para presentar observaciones desde los demás Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros y el titular de una marca notoriamente conocida en el País Miembro, en el comercio Subregional o internacional sujeto a reciprocidad.
El Juez consultante deberá examinar la registrabilidad del signo solicitado TUDOR (mixto) con base en el nombre comercial aducido por la parte observante y no con base en la marca ya cancelada. Sin embargo, al realizar el examen de registrabilidad con el nombre comercial, deberá tomar en cuenta los criterios sentados por la jurisprudencia y por la presente interpretación prejudicial respecto al uso real y efectivo en el Perú del nombre comercial TUDOR.
La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2096-2003 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA