PROCESO 127-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena conforme a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 56 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Signo: RADIANT. Actor: sociedad HELÉNICA S.A. Proceso interno Nº 2003-000446. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Presidente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 58 literal f) y 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 80, 81, 83 literal b) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2003-000446;

El auto de 18 de agosto de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.

Partes en el proceso interno Demandante: sociedad HELLENICA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Hechos El 16 de diciembre de 1981, la sociedad MERCANTIL DE BELLEZA C.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo RADIANT para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicha sociedad transfirió los derechos de la solicitud a favor de la sociedad HELLENICA S.A. De acuerdo a la demandante, junto con el escrito de transferencia de derechos, el 18 de febrero de 1983, se presentó un documento por el cual “(…) la sociedad UNILEVER PLC, titular del registro de la marca RADIANT en la Clase 3, otorga su consentimiento para el registro de la marca RADIANT a nombre de Hellenica S.A. para identificar ‘cosméticos, ninguno de naturaleza saponácea o detergente’ (…)”.

Dice que mediante auto de 17 de abril de 1984, “(…) la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (…) manifiesta que sin perjuicio del consentimiento otorgado por la sociedad Unilever PLC, la marca solicitada es irregistrable y ordena a Hellenica S.A. sustentar la solicitud”. En respuesta a dicho auto Hellenica S.A. insiste en la concesión del registro.

Mediante Resolución Nº 6857 de 30 de junio de 1993, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio rechaza la solicitud de registro de la marca RADIANT para distinguir los productos comprendidos en la Clase 3 (…)”. Contra dicha Resolución, HELLENICA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Posteriormente la División de Signos Distintivos “(…) ordena la publicación de la mencionada solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial”.

En efecto, el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 393 de 28 de diciembre de 1993. REVLON (Suisse) S.A. interpuso observaciones con base en su marca REVLON PURE RADIANCE para la Clase 3, posteriormente REVLON (Suisse) desistió de la observación presentada; JOHNSON & JOHNSON también interpuso observaciones con base en su marca RADIANCE también para la Clase 3.

La actora indica que la marca REVLON PURE RADIANCE de REVLON (Suisse) fue solicitada el 4 de noviembre de 1987 y que la marca RADIANCE de JOHNSON & JOHNSON fue solicitada el 8 de septiembre de 1988. Por Resolución Nº 10474 de 22 de marzo de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió: “Aceptar el desistimiento de la oposición presentado (sic) por la sociedad Revlon (Suisse) S.A. (…).

Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Johnson & Johnson (…). Negar el registro de la marca RADIANT nominativo (sic) solicitada por la sociedad Hellenica S.A.”. La División de Signos Distintivos, negó de oficio el registro del signo RADIANT, por considerar que es confundible con el signo RADIANTE de UNILEVER N.V. La sociedad HELLENICA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Por su parte la sociedad Johnson & Johnson también interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación solicitando la nulidad parcial de la Resolución Nº 10474, en sentido de que se declare fundada su observación. El recurso de reposición fue resuelto mediante Resolución Nº 5886 de 27 de febrero de 2003, en la que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió: “Aclarar el artículo segundo del resuelve de la resolución 10474 del 22 de marzo de 2002 y que en adelante quedará así: Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad JOHNSON & JOHNSON (…).

Confirmar la decisión contenida en la resolución 10474 (…)”. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 11627 de 23 de abril de 2003 confirmó “la decisión contenida en la resolución 10474, en cuanto niega el registro solicitado”. La sociedad HELLENICA S.A. presentó demanda contencioso administrativa ante el Consejo de Estado de la República de Colombia solicitando la nulidad de las Resoluciones citadas y en consecuencia que se conceda el registro de la marca RADIANT. 3.

Fundamentos jurídicos de la demanda La actora manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio, al proferir las Resoluciones impugnadas “(…) no tuvo en cuenta que la solicitud de registro de la marca RADIANT de mi representada, para distinguir ‘cosméticos, ninguno de naturaleza saponáceo o detergente’, es anterior a las solicitudes de registro de las marcas con base en las cuales se niega su registro.

Tal proceder es ilegal, por cuanto según el sistema atributivo que se adopta en nuestra legislación, tiene un derecho prioritario para obtener el registro de una marca quien primero lo solicita”. Indica que al emitir las Resoluciones impugnadas se violó “(…) el artículo 134 de la Decisión 486, que corresponde a los artículos 56 de la Decisión 85 y 71 de la Decisión 313” y “(…) artículos 58 literal f) y 65 de la Decisión 85, 73 literal a), 80, 81, 83 literal b) de la Decisión 313 y el artículo 136 literal a) de la Decisión 486”.

Sostiene que presentó un documento de “(…) coexistencia con Unilever PLC. Titular del registro 108.514 de la marca RADIANT que distinguía única y exclusivamente preparaciones para blanquear, coexistencia procedente no obstante la similitud entre las marcas dado que amparaban productos disímiles: cosméticos vs. detergentes (…). Sin embargo la marca RADIANT señalada inicialmente como obstáculo del registro de la solicitud de mi representada, caducó por declaración expresa de la Superintendencia de fecha 30 de septiembre de 1996”.

Respecto a las observaciones presentadas dice que: “La solicitud de mi representada es prioritaria respecto de las dos marcas que han sido citadas como obstáculos para la obtención del registro de la marca RADIANT, razón por la cual no pueden impedir la concreción del mejor derecho que le asiste a Hellenica S.A.”. Continúa diciendo que la Superintendencia “(…) concedió el registro de las marcas RADIANCE Y RADIANTE, que como se dijo fueron solicitados con posterioridad a la solicitud de registro de la marca RADIANT de mi poderdante, debe entenderse que consideró que las marcas RADIANCE y RADIANTE no eran confundibles con la marca prioritaria RADIANT, pues en caso contrario ha debido proceder a negar las solicitudes posteriores.

Lo que resulta abiertamente contradictorio es que niegue el registro de la marca prioritaria RADIANT bajo la consideración de que es confundible con las marcas posteriores”. Finalmente dice que: “En consecuencia, procede declarar la nulidad del acto administrativo acusado y conceder el registro de la marca RADIANT (…) en virtud del mejor derecho que le asiste por ser su solicitud prioritaria a la de las marcas citadas como obstáculo para negar el registro en mención. Además respecto de la marca RADIANTE, cuyo titular es Unilever N.V., ampara productos disímiles, razón por la cual no existe riesgo de confusión”. 4.

Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) (…)”. Sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y validamente la Resolución Nº 10474 “(…) aceptando el desistimiento de la observación presentada por la Sociedad Johnson & Johnson y negando el registro de la marca ‘RADIANT’ para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la nomenclatura vigente, solicitada por la Sociedad Hellenica S.A. por no ajustarse a los requisitos legales establecidos en la normatividad marcaria vigente”.

También sostiene que: “(…) la marca ‘RADIANT’ (solicitada), clase 3 presenta semejanzas de orden ortográfico y fonético con la marca ‘RADIANTE’ clase 3 registrada bajo certificado Nº 230448, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, pues además de que reproduce la marca previamente registrada, distinguen productos de la misma clase 3 y de otra parte agregar en la parte final la letra ‘E’ no le otorga distintividad, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor (…).

En consecuencia el signo solicitado (…) no cumple con la función esencial de la marca en razón a que no logra referir el origen empresarial de los productos solicitados no siendo apto para distinguir productos en el mercado (…)”. Dice que: “En las marcas en debate en las cuales predomina el elemento denominativo, se tiene que la marca solicitada ‘RADIANT’ comprende los mismos productos de la clase 3 amparados por la marca ‘RADIANTE’, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización (…).

Así las cosas, el consumidor se ve expuesto a confusión tanto directo (sic) como indirecta en tanto que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, lo que efectivamente no sucede”. Asimismo dice que: “En consecuencia, los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (…) no es nulo (sic), se ajusta (sic) a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta (sic) normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 58 literal f) y 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 80, 81, 83 literal b) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo RADIANT se presentó el 16 de diciembre de 1981, es decir en vigencia de la Decisión 85, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretará el artículo 58 literal f) de la Decisión 85, y de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio se interpretará el artículo 56 de la misma Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 por ser aplicables al caso concreto y no se interpretará el artículo 65 de la Decisión 85 sobre el cuál, sin embargo, se hará una referencia general.

Que las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación. Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

( )”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta. En consecuencia, ésta se referirá a dos cuestiones fundamentales, la primera una aplicación jurisprudencial de casos similares al caso en estudio y la segunda la aplicación de la normativa comunitaria al caso concreto: I. Aplicación jurisprudencial I.I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 75-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1400 de 19 de septiembre de 2006, marca: NORITEX S.A. emitida para la causa interna Nº 548-2004, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, en principio, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes”. En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo RADIANT se presentó el 16 de diciembre de 1981, durante la vigencia de la Decisión 85. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al caso concreto.

Si bien la publicación de la solicitud del registro en la Gaceta Oficial y las observaciones fueron presentadas en vigencia de la Decisión 313 y las Resoluciones correspondientes fueron proferidas en vigencia de la Decisión 486, sin embargo, la norma aplicable, en lo que respecta al procedimiento será la norma vigente al momento de resolverse la controversia, es decir la Decisión 486 pero siempre observando la norma sustancial vigente al momento de la solicitud del signo RADIANT, es decir la Decisión 85.

I.II. De la marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 153-IP-2005, de 9 de noviembre de 2005, publicada en la G.O.A.C. Nº 1284 de 13 de enero de 2006, marca: HALITOS, emitida para la causa interna Nº 1998-05215, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo “RADIANT”, cumple con los requisitos sustantivos al momento de presentarse la solicitud de registro, esto es de novedad, visibilidad y distintividad, previstos en el artículo 56 de la Decisión 85 y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la misma Decisión. I.III.

De la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes, reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, ya citada, correspondiente al Proceso 153-IP- 2005.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre RADIANT y RADIANCE, RADIANTE.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión discrecional del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

II. Aplicación al caso concreto II.I. De la prioridad de una solicitud Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de observaciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que se traduce en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure).

En el caso de la controversia deberá aplicarse la normativa sustantiva al momento de la presentación de la solicitud del signo RADIANT, es decir, la Decisión 85. Así, quien presente una solicitud posterior de registro de un signo como marca, que sea idéntica o similar a aquella solicitada con anterioridad, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante.

Cuando la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen de forma correspondiente, encuentre irregularidades y ordene subsanarlas, el peticionario contará con 60 días para realizar las correcciones a que hubiese lugar o presente los documentos faltantes, sin que esto perjudique la prioridad adquirida por el primer solicitante. Para efectos de la aplicación del principio “primero en el tiempo mejor en el derecho”, en el caso de autos, el registro del signo RADIANT fue solicitado el 16 de diciembre de 1981, la observación de REVLON fue presentada con base en la solicitud de la marca REVLON PURE RADIANCE de 4 de noviembre de 1987 y la observación de JOHNSON & JOHNSON con base en la solicitud de registro del signo RADIANCE de 8 de septiembre de 1988, es decir con posterioridad a la fecha de la solicitud del signo RADIANT.

REVLON desistió de su observación. Si bien, la publicación de la solicitud se realizó el 28 de diciembre de 1993, sin embargo la oficina nacional competente debía analizar si las observaciones presentadas, en particular la de JOHNSON & JOHNSON eran legítimas o no basándose en el principio antes mencionado. Por lo tanto, ahora corresponde al Juez consultante determinar si las observaciones presentadas con base en solicitudes de fechas posteriores a la de la primera solicitud, pueden ser consideradas legítimas y si en efecto se puede negar un registro marcario con base en solicitudes posteriores.

III. De las observaciones: legitimación y procedimiento Como se tiene dicho, en el caso concreto la solicitud de registro del signo RADIANT fue presentado el 16 de diciembre de 1981 en vigencia de la Decisión 85, las observaciones, tanto la desistida como la que persistió, fueron presentadas en vigencia de la Decisión 313 con base en solicitudes posteriores a la del signo RADIANT y tanto las observaciones como la negativa de registro del signo fueron resueltas en vigencia de la Decisión 486.

Por lo tanto corresponde analizar la norma sustancial vigente (Decisión 85) para la solicitud del registro y en consecuencia vigente para establecer los requisitos sustanciales para la presentación de observaciones, la norma vigente al momento de la presentación de las observaciones (Decisión 313) y la norma procedimental vigente al momento de resolver dichas observaciones (Decisión 486).

La Decisión 85 contemplaba un procedimiento de observaciones realizado por la misma oficina nacional competente, en el que dicha oficina al momento de la presentación de la solicitud si consideraba que no se habían cumplido con los requisitos exigidos por la misma Decisión 85 o no se habían acompañado los documentos previstos, podía solicitar al peticionario que, en el término de 60 días hábiles, realice las correcciones pertinentes, sin que esto perjudique la prioridad adquirida.

Si la solicitud no fue observada por la oficina nacional competente o fue debidamente complementada se procedía a su publicación. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación cualquier persona podría oponerse al registro de marca. En el caso de presentarse dichas oposiciones la oficina nacional competente las tramitaría con base en la legislación interna del respectivo País Miembro; en el caso de que no se presentaren dichas oposiciones se debía expedir el certificado correspondiente.

En la Decisión 313 el procedimiento es muy similar, la oficina nacional competente, dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud, estudiaba si ésta cumplía con los requisitos formales. Si no cumplía concedía al peticionario un plazo de 30 días hábiles prorrogables por una sola vez para que subsane las irregularidades, sin perjuicio de que no se pierda la prioridad.

Si las irregularidades no eran subsanadas la solicitud era rechazada. Una vez que la solicitud cumplía con los requisitos formales era publicada en la Gaceta Oficial, a partir de dicho momento se computaban 30 días para que las personas que tenían un interés legítimo puedan presentar observaciones. En su artículo 83 literal b) específicamente se señala que se rechazará la observación “Qué se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa”.

Finalmente, en la Decisión 486, la oficina nacional competente examina dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud si esta cumple con los requisitos formales exigidos por la misma Decisión. Si la solicitud no cumple con los requisitos la oficina nacional competente otorga al solicitante 60 días hábiles para su regularización, si no fuese regularizada la solicitud será considerada abandonada y perderá su prelación. Si la publicación cumple con los requisitos o los regulariza la oficina nacional competente ordenará su publicación en la Gaceta Oficial.

Una vez realizada la publicación quien tenga interés legítimo podrá presentar oposiciones. Presentadas o no las oposiciones la oficina nacional competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o denegar el registro solicitado. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 56 y 58 de la Decisión 85.

La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

Con estos antecedentes, el Juez consultante debe tener presente que las observaciones se presentaron en vigencia de la Decisión 313 y se resolvieron en vigencia de la Decisión 486. Sin embargo para determinar la legitimación de las observantes deberá retrotraerse al momento de la presentación de la primera solicitud, Decisión 85, y determinar la prioridad que ésta tenía respecto a las observaciones presentadas con base en solicitudes posteriores.

Sobre el momento de la presentación de las observaciones presentadas en vigencia de la 313, con base a la publicación del extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial también realizada en vigencia de la Decisión 313, se entiende que éstas también debían haber respetado la norma sustancia vigente al momento de la solicitud del primer registro.

Lo mismo sucede con los actos administrativos que resolvieron las observaciones, pues si bien en lo que se refiere a materia procedimental se deberá aplicar la Decisión 486, esta aplicación siempre será basándose en la norma sustancial. IV. Convenios de coexistencia marcaria Con relación al tema existen dos clases de coexistencia marcaria: una de ellas llamada de derecho y la otra de hecho.

La Decisión 85, vigente al momento de otorgarse el documento de consentimiento otorgado por la sociedad UNILEVER PLC, a favor de la demandante, no contemplaba el tema de la coexistencia marcaria de derecho. Sobre la coexistencia de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, el Tribunal ha manifestado: “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, en principio, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución, es decir al momento de la presentación de la solicitud del registro marcario.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

QUINTO: El derecho de prioridad del titular de la marca previamente registrada, o solicitada con anterioridad, se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo observado. Para efectos de la aplicación del principio “primero en el tiempo mejor en el derecho”, en el caso de autos, el registro del signo RADIANT fue solicitado el 16 de diciembre de 1981, la observación de REVLON fue presentada con base a la solicitud de la marca REVLON PURE RADIANCE de 4 de noviembre de 1987 y la observación de JOHNSON & JOHNSON con base en la solicitud de registro del signo RADIANCE de 8 de septiembre de 1988, es decir con posterioridad a la fecha de la solicitud del signo RADIANT.

REVLON desistió de su observación. Si bien, la publicación de la solicitud se realizó el 28 de diciembre de 1993, sin embargo la oficina nacional competente debía analizar si las observaciones presentadas, en particular la de JOHNSON & JOHNSON eran legítimas o no basándose en el principio antes mencionado. Por lo tanto, ahora corresponde al Juez consultante determinar si las observaciones presentadas con base en solicitudes de fechas posteriores a la de la primera solicitud, pueden ser consideradas legítimas y si en efecto se puede negar un registro marcario con base en solicitudes posteriores.

SEXTO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

La oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos.

SÉPTIMO: La coexistencia de hecho surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado. La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003- 000446, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA