PROCESO 147-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: Sociedad NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. Marca: “VENARTON”. Expediente Interno N° 1535-2005.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los doce días del mes de octubre del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 4 de octubre de 2006. 1. Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.
Las partes La parte demandante es: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú; el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales.
El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: QUÍMICA ARISTÓN URUGUAY S.A. 2. Acto demandado La firma NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº 189-2001/TPI-INDECOPI, de 16 de marzo de 2001, que confirmó la Resolución Nº 9228-2000/OSD-INDECOPI, de 7 de agosto de 2000, la cual declaró infundada la observación formulada por NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. y, en consecuencia, otorgó el registro del signo “VENARTON” a favor de Química Aristón Uruguay S.A., para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: 1. El 23 de diciembre de 1999, la firma Química Aristón Uruguay S.A. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro del signo “VENARTON”, en la Clase 05 de la Nomenclatura Oficial.
Dicha solicitud se tramitó mediante el expediente administrativo Nº 97832. 2. El 15 de febrero de 2000, la firma NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. formuló observación contra la solicitud de la marca “VENARTON”, al considerar que resulta similar y confundible gráfica y fonéticamente con la marca “VENORUTON” registrada a su nombre en la misma clase de la Nomenclatura Oficial. 3.
La firma Química Aristón Uruguay S.A. no contestó la observación interpuesta por NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. 4. El 7 de agosto de 2000, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 9228-2000/OSD-INDECOPI, la cual declaró infundada la observación formulada y otorgó el registro solicitado. 5. El 21 de agosto de 2000, NOVARTIS HEALTH S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución citada.
Señaló que las marcas “VENARTON” y “VENORUTON” son confundibles por cuanto ambos signos tienen idénticos encabezados y desinencias, es decir, comienzan y terminan con las mismas grafías, lo cual determina que el público consumidor pueda verse confundido, porque podría solicitar un producto creyendo que se trata de otro, más aún si ambos signos distinguen productos farmacéuticos de la misma clase 05 de la Nomenclatura Oficial. 6.
El 10 de octubre de 2001, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución No. 189-2001/TPI-INDECOPI, la cual confirmó la Resolución 9228-2000/OSD- INDECOPI, de la Oficina de Signos Distintivos y declaró infundada la observación interpuesta por la firma NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. y otorgó el registro del signo solicitado. 7. La firma NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas. 8.
El 31 de enero de 2005, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia AV. 197-2001 y declaró fundada la demanda incoada por NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.; y, en consecuencia, nula la resolución No. 189-2001/TPI-INDECOPI que confirma la resolución No. 9228-2000/OSD-INDECOPI. 9. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual interpuso recurso de apelación contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 31 de enero de 2005, por considerar que la misma no se encuentra debidamente motivada, y no sustenta adecuadamente las razones por las cuales adoptó el mencionado fallo. 10.
El 20 de abril de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “(…) la correcta interpretación de los artículos 81 y 83 inciso a) de la Decisión que regula los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión 344 (…)”. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La firma NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, principalmente, los siguientes argumentos: “La Resolución No. 189-2001/TPI-INDECOPI emitida por el Tribunal del INDECOPI es inválida porque ha otorgado indebidamente el registro de la marca solicitada ‘VENARTON’, pese a que resulta muy similar y confundible con la marca registrada ‘VENORUTON’”.
Manifiesta que si se realiza “el examen comparativo de las marcas ‘VENARTON’ y ‘VENORUTON’ (…), apreciando a los signos desde su aspecto de conjunto y desde el grado de percepción del consumidor medio, se advierte que los signos ‘VENARTON’ y ‘VENORUTON’, tienen idéntico encabezamiento (conformado por las letras VEN-) y terminan con idéntica sílaba (-TON), es decir, los signos comienzan y terminan con idénticas letras”.
Advierte, sobre este mismo tema, que “la marca ‘VENARTON’ (…) no puede acceder al registro, al estar incursa en la prohibición de registro señalado por el Artículo 130 inciso a) del D. Leg. 823 citado, dado que es similar y confundible con la marca registrada ‘VENORUTON’, mas aún si se tiene en cuenta que ambos signos distinguen productos farmacéuticos de la clase 05 de la N.O., que se expenden en los mismos establecimientos comerciales (farmacias, boticas) y se dirigen al mismo público consumidor, con lo cual las posibilidades de confusión son mayores, lo cual es muy grave, pues tratándose de productos farmacéuticos, cualquier error puede producir graves consecuencias a la vida y salud de los consumidores”.
Añade, finalmente, que no están de acuerdo con el examen comparativo efectuado por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI “por cuanto no ha analizado a los signos desde una perspectiva de conjunto ni desde la percepción del consumidor medio, sino que ha comparado a los signos analizando aisladamente letra por letra (…)”. c) Contestaciones a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, de la República del Perú, da contestación a la demanda. • En su primer escrito deduce la excepción de representación insuficiente del demandante, indica que “al no encontrarse conferida expresamente la facultad de poder acudir a los órganos jurisdiccionales vía interposición de demanda, resulta sumamente claro que la persona que demanda en el presente proceso en representación de NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.,, no tiene suficientes facultades para hacerlo, motivo por el cual este proceso debe ser suspendido hasta que se subsane la insuficiencia en la representación del demandante dentro del plazo que esta Sala señale, caso contrario deberá declararse la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del mismo”. • En su segundo escrito, manifiesta “procedemos a contestar la demanda (…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio en ella contenido”.
Señala que la demanda es inconsistente y por tanto debe ser desestimada por improcedente; al respecto advierte que “el extremo de la demanda mediante el cual se pretende obtener la nulidad de la Resolución No. 9228-2000/OSD- INDECOPI, deviene en manifiestamente IMPROCEDENTE, toda vez que esta resolución, al no causar estado, no es susceptible de ser cuestionada mediante la interposición de una demanda contenciosa administrativa”.
Afirma que “El registro otorgado por el INDECOPI a la marca VENARTON se ajusta totalmente a derecho, puesto que dicho signo no es en forma alguna similar ni confundible con la marca VENORUTON registrada a favor de Novartis”, toda vez que “el INDECOPI, de manera previa al otorgamiento del registro a la marca VENARTON, realizó un minucioso examen de confundibilidad entre dicha marca y la registrada a favor de Novartis, VENORUTON”.
Señala que “se constató que la marca registrada a favor de Novartis, VENORUTON, y el signo solicitado VENARTON, guardaban entre sí notables diferencias desde los planos fonético y gráfico”, y que “el hecho que dos signos compartan algunas sílabas o letras no determina per se que sean confundibles, vistos en conjunto, generan una distinta impresión (…)”.
Observa que “es sumamente claro que el riesgo de confundibilidad entre dos signos debe analizarse a partir de la impresión conjunta que éstos generan en el consumidor promedio (…) si dicha impresión es distinta, aún en el caso que dichos signos compartan algunas letras o sílabas, es perfectamente viable su coexistencia en el mercado”. Advierte que “[p]or las razones expuestas, resulta meridianamente claro que los signos VENORUTON y VENARTON guardan suficientes diferencias desde los planos fonético y gráfico, las cuales generan que desde una perspectiva de conjunto los mismos sean perfectamente diferenciables, descartándose riesgo alguno de confusión entre ellos (…)”.
Finalmente, sobre este mismo tema, indica “el INDECOPI en todo momento ha efectuado el examen comparativo de los signos respetando la impresión que ellos generan integralmente y frente a los ojos de los consumidores”. El Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú, da contestación a la demanda.
Manifiesta “Cumpliendo con absolver el traslado de la demanda, la niego y contradigo en todos sus extremos, solicitando a la Sala que oportunamente la declare INFUNDADA, (…)”. Señala que “el riesgo de confusión debe verificarse considerando la interrelación de los elementos: productos, servicios, signos, fuerza distintiva. Elementos que son independientes entre sí, de tal modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, la similitud de los signos y su distintividad no tiene importancia”.
Advierte que “realizado el examen comparativo en este caso, quedó determinado desde el punto de vista fonético que aún cuando los signos presentan identidad en la primera y última sílaba, tienen distinto número de sílabas y diferente secuencia de vocales, todo lo cual determina que en conjunto tengan diferente pronunciación”. Indica que “De igual modo desde el punto de vista gráfico quedó establecido que aún cuando los signos compartan las letras iniciales y finales, la diferente extensión de los signos y la presencia de la letra A en el signo solicitado y de las letras O y U en la marca registrada, hacen que ambos tengan impresión visual diferente”.
Observa que “aún cuando se evidenció la existencia de identidad entre algunos productos que distinguen los signos en conflicto, las diferencias gráficas y fonéticas que presentaron determinaron la inexistencia de riesgo de confusión. Por ello Indecopi actuando acorde a derecho concedió la marca solicitada, ya que la misma además de reunir los requisitos para su registro, no se encontraba comprendida en la prohibición contenida en el Art. 136° inc. a) de la Decisión 486 para acceder a registro”. d) Tercero interesado QUÍMICA ARISTÓN URUGUAY S.A., considerada tercero interesado en este proceso, no dio contestación a la demanda.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de octubre de 2006. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Este Tribunal procede a realizar la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “VENARTON” ha sido presentada el 23 de diciembre de 1999, esto es, en vigencia de la Decisión 344. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;
( ) 3. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: la marca denominativa, comparación entre marcas denominativas; impedimentos para el registro marcario: la identidad y la semejanza, reglas para realizar el cotejo marcario; y, marcas farmacéuticas:
3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[1] Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
3.2. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder a la clase de los signos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [2] El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.
Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[3] Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.
(Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. [4] El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[5] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. "Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
"Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos". [6] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [7] 3.4.
MARCAS FARMACÉUTICAS. La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar, precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
(Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”). Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP- 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).
El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266). Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.
Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50- IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud humana.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.
Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. Podrán ser consideradas semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. 3.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 6. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 1535-2005, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.
DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. [2] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. [3] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot.
Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [6] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [7] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.