Año XXIV - Número 1483 Lima, 29 de marzo de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 196-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 146 y, de oficio, el 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, en el Proceso Interno N° 2004-0263.

Actor: GASEOSAS LUX S.A. Marca: PLUS COLA Proceso 150-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 4, 13 y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala de Conjueces del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; y, de oficio, de los artículos 18, 52 y 55 de la misma Decisión. Caso: Derechos de autor.

Proceso interno Nº 5399-98LYM Proceso 155-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador; e interpretación, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e), 84, 102, 104 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión 486.

Actor: UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE CHILE. Marca: Universidad Santo Tomás. Proceso interno Nº 8856-ML Proceso 162-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 114, 144 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno N° 2003-0417. Actor: WHYTE & MACKAY DISTILLERS LTD. Marca denominativa: “FRASER’S” Proceso 172-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: GOLDERM (nominativa). Actor: sociedad GALDERMA S.A. Proceso interno Nº 1704-2005 Para nosotros la Patria es América 34 GACETA OFICIAL 29/03/2007 2.40 Proceso 196-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 146 y de oficio, el 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a los solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, en el Proceso Interno N. 20040263.

Actor: GASEOSAS LUX S.A. Marca: PLUS COLA. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis. tracto de la solicitud en la Gaceta Oficial, GASEOSAS LUX S.A. presenta oposición en base a su solicitud de registro de la marca PLUS KOLA en la clase 32. VISTOS Cabe indicar que la solicitud de INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. fue presentada para acreditar el interés en el mercado colombiano, ya que se presentaron como opositores en el expediente de solicitud de la marca PLUS KOLA en clase 32 de GASEOSAS LUX S.A., presentada con fecha 12 de junio de 2001.

El Oficio Nº 1739, de 17 de octubre de 2006, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2004-0263.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 30 de noviembre de 2006. 1. Las partes.

La parte actora es GASEOSAS LUX S.A. Se demanda a la Nación colombiana, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Interviene como tercero interesado la SOCIEDAD INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos. Con fecha 12 de septiembre de 2001, la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., presentó solicitud de registro del signo PLUS COLA, para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Publicado el ex- El 31 de julio de 2002, mediante Resolución Nº 24656, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada por GASEOSAS LUX S.A. y como consecuencia, denegó el registro del signos PLUS COLA a favor de la sociedad INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; quien interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Mediante Resolución Nº 35465 del 31 de octubre de 2002, se decidió el recurso de reposición, con el cual se confirmó la resolución impugnada en todas sus partes.

Por medio de la Resolución Nº 847 del 28 de enero de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación, en donde revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 24656 de 2002 y declaró infundada la oposición formulada y como consecuencia, concedió el registro de la marca PLUS COLA en clase 32.

Cabe resaltar que paralelamente a la solicitud de registro de INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A., ésta presentó oposición contra la solicitud de registro de GASEOSAS LUX S.A., la cual fue declarada infundada en primera instancia administrativa (Resolución Nº 7598), sin embargo, esta GACETA OFICIAL resolución fue revocada mediante Resolución Nº 36752, declarando fundada la oposición y denegando el registro de GASEOSAS LUX S.A. 2.2 Fundamentos de la Demanda.

GASEOSAS LUX S.A., alega la ilegalidad de la Resolución Nº 847 ya que a su criterio viola directamente el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por ser su solicitud de registro PLUS KOLA, anterior a la solicitud colombiana de INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. 29/03/2007 3.40 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, procederemos a interpretar el artículo 147 de la misma Decisión. El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Agrega que viene tramitando la nulidad de la resolución que denegó la marca PLUS KOLA, y que la consecuencia de dicha nulidad traerá consigo la nulidad de la Resolución Nº 847.

De otro lado, señala que la oposición no se sujetó al trámite legal, ya que INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. sólo presentó copia simple del registro peruano y no pagó la prórroga para presentar copia certificada. 2.3 Contestación a la Demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda, alegando la legalidad del acto administrativo impugnado.

Señala que el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad que la norma establece, ya que el signo sobre el cual se había presentado la oposición, había sido denegado, y por lo tanto, ha desaparecido la causal de irregistrabilidad. Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o GACETA OFICIAL 29/03/2007 4.40 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; sión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.

En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente. (…) (…)” Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. I. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspen- Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. 1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. II. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA POR RIESGO DE CONFUSIÓN (DIRECTA/INDIRECTA) O ASOCIACIÓN CON UNA MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO.

Impedimentos para el registro de una marca. La identidad y la semejanza El artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina expresa 29/03/2007 5.40 que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión o asociación con otras marcas debidamente registrados que gozan de la protección legal concedida a través del mismo y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo GACETA OFICIAL o de no distintivo que merezca el signo examinado y, además del análisis de prohibiciones del registro, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “( ) es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes.

( ) se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” 2 29/03/2007 6.40 palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

Reglas para realizar el cotejo marcario Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. La similitud entre dos marcas puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso Nº 161IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 3 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 3 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 4 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 29/03/2007 7.40 III. DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO EN CASO DE OPOSICIÓN ANDINA La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de formular oposición fundamentada y no temeraria a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos (artículo 146).

De haber oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas (artículo 148). La oposición no será admitida a trámite si se presenta en forma extemporánea, o sin la indicación de los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud de registro, o si, de existir, no se han pagado las tasas correspondientes a su tramitación (artículo 149).

El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición. De haberse formulado oposición, y de haber sido admitida, la oficina nacional competente, una vez vencidos los plazos previstos en el artículo 148, se pronunciará a su respecto y, tras el correspondiente examen de registrabilidad, decidirá acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo (artículo 150).

En salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisión deberá ser motivada, es decir, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la oficina nacional a pronunciarse en uno u otro sentido. El Tribunal ha dicho a este propósito que “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, GACETA OFICIAL 29/03/2007 8.40 erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, Caso CONTRACHAPADOS, del 17 de agosto de 1998, publicada en la Gaceta Oficial Nº 373, del 21 de septiembre de 1998,).

Miembros, y de cumplirse las circunstancias de irregistrabilidad normadas por el artículo 136 literal a), la Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado. De no haber oposición, la oficina nacional también deberá llevar a cabo el correspondiente examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por ser éste de carácter obligatorio, y pronunciarse, por medio de una Resolución motivada, acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo como marca.

CONCLUYE: Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, ya sean originarias de diferentes Países Miembros, en principio, se deberá conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho (Prior tempore, potior iure). Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar error en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

Tal como lo establece el artículo 147, de presentarse una oposición con base en una solicitud de registro presentada en cualquiera de los Países Miembros, la Oficina Nacional deberá ordenar la suspensión del trámite, hasta la finalización del procedimiento administrativo de registro en el País Miembro donde el opositor presentó su solicitud prioritaria.

Si este último procedimiento acarrea la concesión del registro, y se dan las circunstancias de irregistrabilidad que establece el artículo 136 literal a), la Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado; de lo contrario, declarará infundada la demanda y continuará el trámite de registro. De presentarse una oposición con base en un registro marcario de cualquiera de los Países Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 1.

Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica.

El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de perceptibilidad se encuentra incluido en el requisito de distintividad. 2.

Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre el signo pendiente de registro como marca y la marca ya registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y el riesgo de confusión, así como considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

Así, el Juez Nacional competente debe establecer dicho riesgo, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación. 3. De presentarse una oposición con base en un registro marcario de cualquiera de los Países Miembros o de una solicitud anterior, y de cumplirse las circunstancias de irregistrabilidad normadas por el artículo 136 literal a), la GACETA OFICIAL 29/03/2007 9.40 Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 150-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 4, 13 y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala de Conjueces del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; y, de oficio, de los artículos 18, 52 y 55 de la misma Decisión Caso: Derechos de autor.

Proceso interno Nº 5399-98-LYM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil seis. Los hechos señalados por el consultante complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala de Conjueces del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador por intermedio de su presidente Doctor Vinicio García Landázuri, relativa a los artículos 4, 13 y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 5399-98-LYM.

El auto de 27 de octubre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Demandante: Presidente Ejecutivo de la Corporación de Estudios y Publicaciones.

Demandados: David Figueroa Caicedo y Julio Isaac Núñez Maiguashca. b) Fundamentos jurídicos de la demanda La demandante informa que mediante acuerdo publicado en el Registro Oficial No. 158 de 29 de junio de 1967, la Asamblea General de la Corporación de Estudios y Publicaciones le autorizó “la compilación y publicación de los Códigos y Leyes del Ecuador (…).

La Corporación de Estudios y Publicaciones ha creado y publicado la obra ‘Codificación de la Constitución Política de la República del Ecuador, definiciones, concordancias, índice analítico: Leyes, Orgá- GACETA OFICIAL nica de la Defensoría del Pueblo, Control Constitucional’, la misma que constituye una compilación de todos estos cuerpos legales (…).

La metodología y las normas de digitación utilizadas para presentar el texto legal, así como las definiciones, el índice analítico, las concordancias y abreviaturas, han sido creadas por mi representada y constituyen una obra del ingenio”. Indica que esta publicación actualmente goza de un gran prestigio entre profesionales del derecho, empresarios, organismos internacionales y otros sectores y, que además, se inscribió la obra en el Registro Nacional de Derechos de Autor y el I.S.B.N. La actora manifiesta que: “Los demandados se encuentran vendiendo en el mercado nacional, tanto a librerías como a personas particulares, un folleto dentro de una carpeta plástica con el título ‘Codificación de la Constitución Política de la República del Ecuador’ (…).

El referido folleto vendido por los demandados es una reproducción de la parte correspondiente a la Constitución Política de la República que consta en la obra cuyo titular derivado de derechos de autor es la Corporación de Estudios y Publicaciones”. Indica también que: “las normas de digitación empleadas por mi representada en el levantamiento del texto legal, han sido también utilizadas en el folleto vendido por los demandados (…).

Por ello, a un mero examen visual, resulta inequívoco que el folleto distribuido por los demandados es una reproducción de la obra cuyo titular derivado de derechos de autor es mi representada con distinta presentación”. Y que “El hecho de que se haya reproducido y se esté comercializando un folleto que es una reproducción (…) constituyen actos desleales e ilícitos que atentan contra sus derechos de autor, los cuales le han causado gravísimos perjuicios, puesto que los demandados han competido y compiten en forma desleal con mi representada”.

Menciona como violado el artículo 4 del Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicita lo siguiente: “a) Cesación de los actos violatorios, b) El comiso definitivo de las obras que se están comercializando. c) El comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción. d) El comiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar copias. e) LA indemnización de da- 29/03/2007 10.40 ños y perjuicios. f) La reparación de los efectos generados por la violación del derecho. g) El valor total de las costas procesales entre las que incluirán los honorarios de mi defensor”. c) Contestación a la demanda y audiencia de conciliación En la audiencia de conciliación llevada a cabo el día 8 de septiembre de 1999, el representante del señor Julio Isaac Núñez dio contestación a la demanda y propuso las siguientes excepciones: “PRIMERO: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta en mi contra (…)”.

Sobre las impugnaciones de la demanda dice: “SEGUNDO: (…) mi ocupación es la de comerciante de libros jurídicos de autores ecuatorianos y extranjeros, entregados al compareciente en consignación para con el producto de la venta cancelar el importe del libro y su remanente en beneficio propio. En consecuencia, no soy propietario de ninguna imprenta, ni medio de reproducción para una obra del ingenio; y, tampoco he realizado el comercio de la obra a la que se refiere la demanda (…) y por ende alego ilegitimidad de personería del demandado (…). 5.

(sic) Incapacidad o indebida representación del demandante (…) el presunto representante de la Corporación de Estudios y Publicaciones no tiene capacidad para representar a dicha Corporación. 6. (sic) Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales y por falta de requisitos formales en la demanda o por indeida (sic) acumulación de pretensiones. 7.

(sic) Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que legalmente le corresponde. 8. (sic) Alego improcedencia de la acción. 9. Sunsidiaramente (sic) (…) la acción propuesta en mi contra tiene en su contenido plus petitium. 10. (sic) Alego nulidad de todo lo actuado por falta de capacidad, actitud legal e insuficiencia de poder del actor (…).

Excepciones que me comprometo probarlas (…)”. Posteriormente, en la misma audiencia pública, se concedió la palabra al representante de la Corporación de Estudios y Publicaciones, quien manifiesta: “(…) me afirmo y me ratifico en todos los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda presentada, especialmente en el hecho de que los demandados comercializaron en el Ecuador ejemplares ilícitos de la obra ‘Codificación de la Constitución Política del Ecuador’, lo que ha motivado inclusive que se practi- GACETA OFICIAL que una diligencia preventiva, en virtud de la cual varios de los ejemplares ilícitos se encuentran actualmente en depósito (…) solicito abrir la causa a prueba.

Acuso la rebeldía en que ha incurrido el demandado David Figuero (sic) Caicero (…)”. Finalmente, “El Ministro de Sustanciación al no haber ningún acuerdo ni arreglo al respecto, procede a abrir la causa a prueba (…)”. d) Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República del Ecuador, Sala de lo Contencioso Administrativo El órgano judicial antes mencionado, en sentencia de 19 de junio de 2006, al resolver el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la Corporación de Estudios y Publicaciones dice que en “la sentencia expedida, el 18 de julio del 2003, por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 1, que rechaza la demanda planteada por la mencionada Corporación contra el señor David Figueroa Caicedo (…)”.

Indica que la demanda se presentó inicialmente también contra Julio Isaac Núñez Maiguashca; pero el actor desistió de seguir la acción contra él (…)”. Indica que al estar la causa en estado de resolver la “Sala de lo Contencioso Administrativo (…) avoca conocimiento del caso, y para resolverlo considera (…).

TERCERO: (…) que la sentencia objeto del recurso habría incurrido en falta de aplicación del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…) Estima que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo número 1 debió solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones (sic) en relación con el alcance de los artículos 4, 13 y 57 de la Decisión número 351 de dicha Comunidad, que configura el Régimen Común sobre derechos de autor y derechos conexos (…).

QUINTO: El artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal (…) permite a los jueces nacionales de los Países Miembros solicitar con carácter facultativo, la interpretación de dicho Tribunal, cuando la sentencia sea susceptible de recurso en derecho interno; en cambio, es obligatorio hacerlo cuando la sentencia no fuere susceptible de esos recursos (…) por lo tanto (…) el juez debe suspender el procedimiento y solicitar directamente la interpretación del Tribunal (Andino).SEXTO: En Ecuador había la duda sobre el alcance de esta norma y muchos pensaban que 29/03/2007 11.40 no era obligatorio para los Tribunales de lo Contencioso Administrativo requerir tal información.Sin embargo, mediante Resolución número 171 de la Secretaría General de la Comisión Andina (sic), ésta adoptó la tesis de que era imperativo para tales Tribunales solicitar el dictamen del Tribunal Andino de Justicia, y suspender el despacho de la causa hasta que tal Tribunal no haya emitido la resolución correspondiente.- El Tribunal Andino (sic) mantuvo esa tesis, no obstante el pedido de recurso de reconsideración planteado por el Gobierno del Ecuador (…)”.

Por lo que “se declara la nulidad procesal del juicio seguido por Emmanuel Martínez Palacios, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Corporación de Estudios y Publicaciones (…)”. e) Providencia del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala El 23 de agosto de 2006 el Tribunal citado, ordena la suspensión del procedimiento y dispone “solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los arts. 4, 13 y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 4, 13 y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

GACETA OFICIAL Que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 4 literal a) y ll), 13 y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 29/03/2007 12.40 Artículo 18.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la duración de la protección de los derechos reconocidos en la presente Decisión, no será inferior a la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.

Cuando la titularidad de los derechos corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección no será inferior a cincuenta años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el caso. “(…) (…) Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales; ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.

(…) Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

(…) Artículo 52.- La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión. (…) Artículo 55.- Los procedimientos que se sigan ante las autoridades nacionales competentes, observarán el debido y adecuado proceso, según los principios de economía procesal, celeridad, igualdad de las partes ante la ley, eficacia e imparcialidad.

Asimismo, permitirán que las partes conozcan de todas las actuaciones procesales, salvo disposición especial en contrario. (…) Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho;

GACETA OFICIAL d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud. (…)”. 1. Del objeto de la protección de los derechos de autor El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o pueden ser accesibles a la percepción sensorial y pueden ser objeto de reproducción por cualquier medio apto a tal finalidad.

Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y también, por los comunitarios, como acontece en el ordenamiento comunitario andino donde este derecho se regula por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En palabras de CHARRIA GARCÍA tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. “Derechos de Autor en Colombia”.

Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Página 21). Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor es importante mencionar lo que se entiende por “obra” en la legislación andina, la cual a voces del artículo 3 de la Decisión 351, la define como “toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.” Sobre el tema, el Tribunal ha sostenido “También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: “una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación (…).

Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos ( ) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, 29/03/2007 13.40 resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral.

(EMERY, Miguel Ángel. “PROPIEDAD INTELECTUAL”. Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pág. 11)”. (Proceso Nº 139-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1057, de 21 de abril de 2004) La doctrina menciona así mismo, algunas características de la “obra” como objeto del Derecho de Autor, entre las que se destaca: “1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario artístico o científico. 2.

Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión mérito o destino. 3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”. (Antequera Parilli, Ricardo. “El Nuevo Regimen del Derecho de Autor en Venezuela” Autoralex. Venezuela. 1994. Pág. 32).

En similar sentido, BAYLOS CORROZA enfatiza sobre el elemento o característica de originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de autor al exponer que: “la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro. Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva”.

(Baylos Corroza Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. 2ª edición. 1993). La normativa sobre derechos de autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios y hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas, mencionando GACETA OFICIAL en el literal a) las obras expresadas por escrito, aunque omite dar el concepto de ellas.

Sin embargo, se puede decir que éstas son creaciones que se materializan a través del empleo de signos gráficos que permiten su lectura y comprensión. Es decir, el artículo 4 establece que la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Se entiende por reproducción la fijación de la obra, es decir, la incorporación de sus signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella, y por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14).

La obra protegida debe ser original con características propias que la hagan diferente; cabe mencionar, que las ideas son universales y pueden divulgarse sin restricción alguna; la doctrina señala que “Una simple idea, cualquiera sea su valor, no está protegida, lo cual permite decir que la ley tiene en consideración la forma del derecho de autor y no el fondo”.

(Pachón Muñoz, Manuel. “Manual De Derechos De Autor”. Editorial Temis. Colombia. 1998. Pág. 12); esto significa que se protege la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas. Sobre el tema se agrega que: “Con reconocer al autor el derecho de propiedad, no se le declara propietario de las ideas en si mismas, sino de la forma enteramente original e individual que les ha dado, cosa suya y de que debe disponer, en atención a la propiedad que sobre ella tiene y al servicio que, poniéndola en circulación presta”.

(Mascareñas, Carlos. “Nueva Enciclopedia Jurídica” Tomo III. Editado por Francisco Seix. Barcelona. 1951. Pág. 137). Ahora bien, el objeto específico y exclusivo de protección no son directamente las ideas del autor, sino la forma a través de la cual tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra literaria, artística o científica (artículo 7).

El Tribunal, también ha dicho “De los textos citados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su 29/03/2007 14.40 destino (Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”.

Ediciones Unesco-CerlalcZavalia, 1993, p. 61), ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla (Antequera Parilli, Ricardo: “Derecho de Autor”. Tomo 1, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1999, p.127), sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso”.

(Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195, de 11 de mayo de 2005). 2. Derechos exclusivos de los autores o sus derechohabientes Dentro de los derechos de autor se encuentran los derechos morales y los patrimoniales. El Capítulo V de la Decisión 351 se refiere a los derechos patrimoniales y el artículo 13 establece el derecho al uso exclusivo que confiere ese derecho.

Esta exclusividad en favor del autor, también, está consagrada en el artículo 11 bis numeral 1) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas Es así que los derechos patrimoniales se refieren al beneficio o utilidad económica que se obtendrá por la publicación y difusión de la obra; tienen la particularidad de ser transferibles, renunciables y temporales.

De conformidad con el artículo citado, el autor o sus causahabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento, alquiler o cualquier otro contrato; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

Para aclarar, se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento. En el caso de autos, es pertinente anotar que una cosa es el uso público de las normas legales que conforman el Ordenamiento Jurídico de GACETA OFICIAL un País y otra el trabajo de codificación, sistematización, recopilación, concordatos y otros que se puedan realizar sobre dicho Ordenamiento, de los que puede derivar los derechos autónomos de autor protegidos cuando se cumplen con las disposiciones legales dictadas al efecto.

En consecuencia, nadie puede monopolizar ni apropiarse de las normas jurídicas que son de carácter público y sólo puede utilizarlas para realizar trabajos originales y creativas sobre ellas de las que pueden generar derechos de autor. Por su parte el artículo 18 de la Decisión 351, reconoce que la protección de los derechos reconocidos en la norma andina sobre derechos de autor, no será inferior a la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.

Cuando la titularidad le corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección no será inferior a cincuenta años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, dependiendo del caso. 3. La protección del derecho de autor sin necesidad de formalidad alguna Los derechos de autor abarcan el conjunto de potestades que al autor se le concede sobre su obra intelectual; la tutela de sus derechos nace con la creación expresada con originalidad y puesta en conocimiento del público.

Es decir, que la ley protege la obra desde que existe y deja de ser inédita. Al respecto se precisa que: “La protección legal nace en principio, de la creación, sean cuales fueren el mérito y el destino de la obra creada. Si hay creación en el dominio literario, científico o didáctico, hay obra intelectual”. (Ledesma, Guillermo. “Derecho Penal Intelectual” Editorial Universidad.

Primera Edición 1992. Argentina. Pág. 78). El Convenio de Berna en su artículo 15 señala que para que se reconozca al autor como tal y para que goce de los derechos que le confiere la ley es suficiente con que su nombre aparezca en la obra “de la forma usual”. El registro de los Derechos de Autor en la ley comunitaria andina es un instrumento que cumple únicamente fines declarativos y de naturaleza probatoria, según se desprende de los artículos 52 y 53 de la Decisión 351; el artículo 52 en su parte final señala que “la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.” 29/03/2007 15.40 La protección que se otorga a los derechos de autor no está sujeta al cumplimiento de la formalidad del registro, es decir, que se tutelan los intereses del autor sin esa modalidad; el registro no representa un elemento constitutivo de derechos y con registro o sin él, el autor de la obra está facultado para ejercer los derechos que le otorga la Ley.

Sobre el tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por parte de la autoridad pública. Es claro, por lo demás, que en las normas interpretadas se deja a criterio del autor registrar o no su creación. Empero, si opta por no hacerlo, ello no puede constituirse en impedimento para el ejercicio de los derechos que de tal condición, la de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de protegérselos en los términos de la ley y, menos aún, que condicionen o subordinen la protección y garantía a cualesquiera formalidades, y entre ellas, especialmente, a la del registro.

En resumen, la ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro por ejemplo. De esta manera, siendo el registro meramente declarativo, tal como se define por el artículo 53 interpretado, su utilización o no por el autor constituye una opción de éste que, por supuesto, no puede ser desconocida por la administración ni aún con el pretexto de brindarle una mayor o más efectiva protección de sus derechos”.

(Proceso 64-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 602, de 21 de septiembre del 2000, marca: “CAVELIER”. 4. Facultades de la autoridad nacional competente en caso de infracción a los derechos de autor Conforme al artículo 55, de incurrirse en infracción de los derechos de autor, el ilícito y su reparación deberán demandarse ante el órgano administrativo o jurisdiccional competente de- GACETA OFICIAL signado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.

La admisión de la demanda dará lugar a la apertura del procedimiento establecido por la legislación del País Miembro, en el cual deberán observarse, entre otros, los principios del debido proceso y, en particular, los de igualdad de las partes, imparcialidad del órgano competente, eficacia, economía procesal y celeridad. Los procedimientos, se sujetarán a las normas del derecho nacional, en aplicación del principio de ‘complementariedad’ entre el derecho comunitario y el derecho nacional, ya que la norma comunitaria se hace efectiva a través de la legislación interna del País Miembro de que se trate.

Todo proceso llevado a cabo por la autoridad nacional, se reitera, deberá además observar los principios referidos. Frente al ilícito citado, la tutela resarcitoria persigue la compensación económica de la víctima de la lesión patrimonial, a través de la restitución del objeto y, en su defecto, de la reparación o de la indemnización. El daño es pues el presupuesto de la tutela, ésta consiste en su resarcimiento, y éste se encuentra gobernado por el principio de la reparación integral, según el cual, la víctima del daño no debe recibir ni más ni menos que la pérdida que, susceptible de valoración económica, haya efectivamente sufrido.

En este contexto, el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, constituye el objeto de la decisión de mérito y, por tanto, de la tutela definitiva del derecho de autor. Sobre el proceso ante la autoridad nacional, el Tribunal ha sostenido “Ahora bien, en el proceso ante la jurisdicción es inevitable la distantia temporis entre el momento de la lesión del derecho y el momento de su resarcimiento, lo que hace posible el riesgo de que, en el intervalo, se materialice o se consolide el daño. Hay pues la necesidad de la prevención de este riesgo, a través de la tutela cautelar, sin perjuicio del principio del contradictorio y del derecho a la defensa.

Se trata de una tutela instrumental y provisional cuyo otorgamiento viene a ser el resultado de la valoración, en términos de probabilidad, del derecho invocado y de su lesión (…). La tutela en referencia debe apoyarse en el cumplimiento de los requisitos del fumus boni iuris, el cual implica un juicio favorable de probabilidad sobre el derecho cuya lesión se quiere 29/03/2007 16.40 prevenir, y del periculum in mora, es decir, del riesgo de que, en el curso del proceso y mientras se dicta la decisión definitiva, se produzca la materialización o la consolidación de la lesión, o de que se vea impedida la efectividad de la tutela de mérito”.

(Proceso 165-IP-2004, ya citado). La norma comunitaria atribuye potestad cautelar a la autoridad nacional competente para ordenar el cese inmediato de la actividad ilícita, el embargo o el secuestro preventivo de los ejemplares de la obra producidos ilícitamente y de los aparatos o medios utilizados para ello, así como su incautación o decomiso (artículo 56 de la indicada Decisión 351).

El cese de la actividad ilícita puede alcanzarse a través de medidas particulares como la suspensión de la producción o el retiro del comercio de los ejemplares ilícitos. Sin embargo, el Tribunal ha aclarado que “la autoridad nacional competente está facultada para adoptar las medidas respectivas cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, con la salvedad de que éstas no podrán recaer respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para exclusivo uso de un solo individuo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de la misma Decisión. La buena fe en el uso de los programas de ordenador comprende los llamados usos honrados y el uso personal que tal como los describe el artículo 3, in fine de la Decisión 351 son los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicios irrazonables a los intereses legítimos del autor o se trata de una forma de utilización de la obra exclusivamente para uso propio y en casos como de investigación y esparcimiento personal” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, de 20 de mayo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 428, del 16 de abril de 1999).

En el caso de la tutela de mérito, cuyo objeto, como se indicó, es el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, la norma comunitaria atribuye potestad a la autoridad nacional competente para disponer el pago de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos, así como el pago por el infractor de las costas del proceso y el retiro definitivo del comercio de los ejemplares ilícitos.

GACETA OFICIAL En cuanto a los particulares no disciplinados por la norma comunitaria, el Tribunal ratifica la aplicabilidad del régimen procesal establecido en la legislación nacional correspondiente, por virtud de la regla del complemento indispensable. La Decisión 351, en su artículo 57, establece las medidas que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los Países Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, al disponer: Ante la infracción comprobada de los derechos de autor, la autoridad nacional competente podrá ordenar: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud”. 29/03/2007 17.40 fuerzo y trabajo creativo, obteniendo como resultado una obra individual y original de la que es titular.

La normativa sobre derechos de autor también contempla una presunción de autoría y se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, u otro signo que la identifica, aparezca indicado en la obra.

TERCERO: El autor o sus causahabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento, alquiler o cualquier otro contrato; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

Para aclarar, se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento. El artículo 18 de la Decisión 351, reconoce que la protección de los derechos reconocidos en la norma andina sobre derechos de autor, no será inferior a la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.

Cuando la titularidad le corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección no será inferior a cincuenta años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, dependiendo del caso. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CUARTO: La protección que se otorga a los derechos de autor no está sujeta al cumplimiento de la formalidad del registro, es decir, que se tutelan los intereses del autor sin esa modalidad.

CONCLUYE:

PRIMERO: La normativa sobre derechos de autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual; la existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. La obra protegida debe ser original, con características propias que la hagan diferente; lo que se protege es la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas.

SEGUNDO: El autor es la persona natural o física que ha generado la obra a través de su es- QUINTO: La admisión de la demanda dará lugar a la apertura del procedimiento establecido por la legislación del País Miembro, en el cual deberán observarse, entre otros, los principios del debido proceso y, en particular, los de igualdad de las partes, imparcialidad del órgano competente, eficacia, economía procesal y celeridad.

SEXTO: La Decisión 351, en su artículo 57, establece las medidas que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los Países Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley. GACETA OFICIAL 29/03/2007 18.40 Entre estas medidas se encuentran previstas: el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; el retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; o, las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.

La Segunda Sala de Conjueces del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 5399-98-LYM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 155-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador; e interpretación, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e), 84, 102, 104 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera la misma Decisión 486.

Actor: UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE CHILE. Marca: Universidad Santo Tomás. Proceso interno Nº 8856-ML. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil seis. VISTOS: Víctor Terán Martínez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 154, 155 literales d) y f), 226, 243 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº 8856-ML.

El Oficio Nº 679-TDCA-1S-8856-ML, sin fecha, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 28 de septiembre de 2006, por el que la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito Nº 1 de Quito, República del Ecuador, a través de su presidente Doctor El auto de 17 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, GACETA OFICIAL Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 679-TDCA-1S-8856-ML, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: Universidad Santo Tomás de Chile.

Demandados: Corporación de Estudios Académicos CEA y el Ing. Edwin Marchán Carrasco. Los demandados presentaron reconvención en contra de la actora. b) Fundamentos jurídicos de la demanda Indica la actora que “el 31 de marzo de 1998 la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS (de Chile) solicitó al señor Director Nacional de Propiedad Industrial, el registro de la marca de servicios ‘UNIVERSIDAD SANTO TOMAS’ (…) este registro se otorgó el 1 de febrero del 2000 con el número 009-00, y conforme al Art. 216 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, en armonía con el Art. 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el registro de una marca confiere a su titular el derecho al uso exclusivo.

En este caso, UNIVERSIDAD SANTO TOMAS (de Chile) adquirió en Ecuador el derecho de propiedad y uso exclusivo sobre la denominación ‘UNIVERSIDAD SANTO TOMAS’, con la cual se identifica plenamente a la prestigiosa Universidad de Chile (…)”. Indica también que esta marca distingue servicios relacionados con la educación en universidades; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, comprendidas en la clase internacional Nº 41.

Al referirse a la infracción a los derechos de propiedad intelectual, informa que “actualmente y desde mas (sic) o menos dos años, a través de una auto denominada (sic) ‘universidad’ se ofrece carreras universitarias, usando ilegalmente la marca registrada ‘UNIVERSIDAD SANTO TOMAS’. Con el agravante de que esa ‘universidad’, no cuenta con la aprobación legal para su funcionamiento por lo que se presentó la denuncia correspondiente ante el Consejo Nacional de Educación Superior” y que dicha universidad, denominada por la demandante como Universidad Santo Tomás de Quito, representada por Edwin Marchán Carrasco y por la Corporación de Estudios Académicos CEA “quienes con pleno conocimiento de que se encuentra registrada la marca UNIVERSIDAD SANTO TOMAS (…) vie- 29/03/2007 19.40 nen usando idéntico signo para distinguir el mismo servicio”.

Sobre el supuesto uso del signo Universidad Santo Tomás de Quito, dice: “El inicio del uso de la denominación UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, por parte de los demandados, fue aparentemente a partir de algún mes de 1999. Pero lo que los demandados no quieren reconocer es que, nuestra representada la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE CHILE, solicitó el registro de la denominación UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, en marzo 1998; es decir, mucho antes que los infractores empiecen a usarla, esto implica a favor de nuestra mandante un derecho de prioridad en la obtención del registro de la marca (…).

De lo que se desprende que, la prueba del uso de supuesto nombre comercial le corresponderá en esta causa, a los demandados (…)”. Alega además que la marca UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE CHILE es notoriamente conocida en Chile y en otros países del mundo, por lo que “los demandados han realizado un uso ilegal e ilegítimo de una marca notoria, actuación que la siguen practicando hasta la actualidad”.

Al referirse al artículo 155 de la Decisión 486, dice que los demandados se circunscriben a dicho artículo, alegando: “a) USO ILEGAL EN EL COMERCIO DE UN SIGNO IDÉNTICO A UNA MARCA REGISTRADA (…) b) EL USO ILEGAL DE LA DENOMINACIÓN UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, CAUSA COMFUSIÓN AL (sic) LOS CONSUMIDORES (…) c) USO ILEGAL DE UN SIGNO IDENTICO (sic) PARA SERVICIOS IDÉNTICOS (…) d) USO ILEGAL DE UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y APROVECHAMIENTO INJUSTO DEL PRESTIGIO DE LA MARCA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS”.

Agrega que “La Decisión 486, al igual que la anterior Decisión 344, protege los signos notoriamente conocidos del uso ilegítimo (…). En este sentido el artículo 226 de la Decisión 486, ha determinado que se entiende por uso ilegítimo (…). También hace referencia a la dilución de la fuerza distintiva de la marca UNIVERSIDAD SANTO TOMAS y dice: “se produce por los actos realizados por los demandados, puesto que, si hasta el momento la actividad académica realizada por la orden dominica tiene gran prestigio, es precisamente porque ha sido realizada con celo y gran rigurosidad científica y ética, situación que no se puede asegurar en manos de personas ajenas a la filosofía tomista y que ninguna GACETA OFICIAL relación tienen con ella”.

Manifiesta también que los actos realizados por los demandados constituyen actos de competencia desleal. Finalmente solicita que “se disponga el cese definitivo de los actos violatorios al derecho de propiedad industrial de la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE CHILE (…) Que se disponga que los demandados paguen a nuestra mandante, la suma de US$. 150.000 dólares americanos, en concepto de indemnización de daños y perjuicios (…)”. c) Audiencia pública de conciliación En la Audiencia pública de conciliación, llevada a cabo el 31 de agosto de 2005, se tiene: Contestación a la demanda El representante del Ing.

Edwin Marchán Carrasco, indica que no conciliará y da contestación a la demanda diciendo: “Niego los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada (…) alego las siguientes excepciones: 1. Ilegitimidad de personería activa de la Universidad Santo Tomas (sic) de Chile (…). 2. ilegitimidad de personería del Procurador Judicial (…). 3.

El titulo (sic) que sustenta la presente demanda la marca de servicios 09/2000DNPI, protege la educación universitaria contrariando los artículos 74 y 75 de la Constitución y artículo 4 de la Ley Superior establece que las Universidades son instituciones privadas sin fines de lucro, y tal particular lo declaró el Tribunal Constitucional dicha Resolución se publicó en el Registro Oficial por lo que constituye Ley de la República, la Resolución es la No. 2002-RA y el Registro Oficial es el No. 18 del 10 de febrero del 2003. 4. inadmisibilidad de la tutela No. 091-2001 y litispendencia sobre el trámite. 5.

Los fundamentos de derecho son inaplicables, la ley protege marcas de servicio, marcas de producto, nombres comerciales, patentes de invención y obtenciones vegetales que sean armónicas con la ley, esto es sobre registros legítimamente emitidos y que no hayan sido declarados inconstitucionales por el Tribunal. 7. alego cualquier documento, titulo (sic) o registro que sea contrario a la ley, es inaplicable (…).

Rechaza la demanda y plantea reconvención. Al referirse a los hechos, primero hace un recuento histórico de las Universidades, también 29/03/2007 20.40 argumenta que “La Corporación de Estudios Académicos entidad sin fines de lucro consideró adecuado crear una universidad y para lo cual presentaron a la Secretaría General de la Propiedad Industrial (…) la solicitud y certificación de que si se hallan o no registradas las denominaciones Universidad Santo Tomás y Universidad Real, como marcas de servicios o nombres comerciales (…) el Secretario General de la Propiedad Industrial (…) certificó que desde el año 1973 hasta el año 1998 no se encuentran registradas las denominaciones ‘Universidad Santo Tomás y Universidad Real’”.

Indica que “presentó al (…) Presidente del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas el proyecto de creación de la Universidad Santo Tomás” y que “Sorpresivamente en el año 2001 esto es después de dos años de promoción pública” recibieron “a funcionarios del IEPI y a empleados del Estudio Jurídico (…) JULIO C. GUERRERO B.S.A. quienes pretendian (sic) actuar una tutela administrativa completamente ilegítimo (sic) argumentaban que representaban a la Universidad Santo Tomás de Chile, entidad que recién obtuvo su autonomía y acreditación en el año 2003 (…)”.

Indica que en protección de sus derechos interpuso un amparo constitucional, el que fue resuelto por el Tribunal Constitucional por Resolución Nº 376-2002-RA que “deja sin efecto la resolución del IEPI de 21 de septiembre de 1999 que equivocadamente otorgó la denominación ‘Universidad Santo Tomás’ (…) el amparo constitucional le faculta a la Corporación de Estudios Académicos la continuación de trámite de creación de la Universidad Santo Tomás de Quito, además establece que inconstitucional e ilegalmente se ha dado el registro a la Universidad de (sic) Santo Tomás de Chile (…).

Manifiesta que “La Corporación de Estudios Académicos continúa el trámite de creación y cumple los requisitos” y que el CONESUP “ha emitido el dictamen favorable de creación de la universidad mediante Resolución RCP.S02 No. 113.05 de 29 de abril del 2005”. Solicita: “Que la Universidad Santo Tomás de Chile pague el daño emergente y lucro cesante (…).

Que se ordene el archivo de la tutela administrativo (sic) 91-2001 (…). Que se ordene el pago de los honorarios profesionales de mi abogado defensor (…). Que se deseche la demanda propuesta (…)”. GACETA OFICIAL Contestación a la reconvención por parte de la demandante En la misma Audiencia Pública de Conciliación, la Universidad Santo Tomás de Chile afirmó los argumentos emitidos en su demanda y dio contestación a la reconvención indicando la “absoluta improcedencia” de la misma. d) Escrito presentado por el Ing.

Edwin Marchán Carrasco 29/03/2007 21.40 En consecuencia, por cuanto la petición bajo examen no proviene del órgano jurisdiccional competente sino del representante del demandado, no puede constituir objeto del procedimiento en curso, cual es la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Víctor Terán Martínez, por tanto, no corresponde al Tribunal admitir a trámite la referida petición.

CONSIDERANDO: El 30 de noviembre de 2006, el representante legal del Ing. Edwin Marchán Carrasco presentó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, escrito para que los Magistrados “tengan conocimiento de los elementos legales que podrían ser tomados en consideración salvo su mejor criterio, por lo que me permito enviar este informe en derecho de la manera más sucinta y expuesto de conformidad con la nota informativa del Tribunal Andino (…)”.

Visto el escrito que antecede, de conformidad con la jurisprudencia sentada por este Tribunal y con los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 122 y 123 de su Estatuto, la solicitud dirigida a este órgano jurisdiccional, con el objeto de obtener la interpretación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, es competencia exclusiva de los jueces nacionales que conozcan de una causa en que deba aplicarse o se controvierta aquél, de ninguna manera es atribución de los particulares acudir directamente al Tribunal y menos aún solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

El Tribunal, al respecto dijo que: “Una vez recibida y admitida tal solicitud, el trámite a seguir, de conformidad con el artículo 126 del citado Estatuto, es el del pronunciamiento de la sentencia dentro de los treinta días siguientes al de la admisión de aquélla. En su providencia, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas integrantes del ordenamiento jurídico de la Comunidad que fueren pertinentes, por lo que, según su relación con el caso concreto, podrá establecer si interpreta la totalidad o parte de las normas consultadas, o si agrega la interpretación de otras”.

(Proceso 37-IP-2003 de 18 de junio de 2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 960, de 1 de agosto de 2003, caso: “Registros sanitarios del producto VINTIX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS). Que, las normas contenidas en los artículos 154, 155 literales d) y f), 226, 243 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, se presentó el 31 de marzo de 1998, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, corresponde interpretar, de oficio, los artículos 83 literales d) y e), 84, 102, 104 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de GACETA OFICIAL Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

No se interpretarán los demás artículos solicitados de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso concreto. Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 29/03/2007 22.40 a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

“(…) (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. ( ) (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma;

(…)”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, te- GACETA OFICIAL niendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

(…) Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. En consecuencia, los temas que serán interpretados son los siguientes: 1.

Aplicación de la normativa comunitaria en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la reso- 29/03/2007 23.40 lución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Asimismo, apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica”. (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). GACETA OFICIAL 2. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. 29/03/2007 24.40 La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre GACETA OFICIAL 29/03/2007 25.40 Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77). 4.

Signos notoriamente conocidos, su protección y su prueba En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente. 3.

Derechos que confiere el registro de una marca. Derecho al uso exclusivo de una marca. En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz del registro del signo en la oficina nacional competente.

El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien la registra en la oficina correspondiente. En este sentido, el Tribunal reitera “en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344”.

(Proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE). Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”.

(Proceso 09-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 481, de 13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX). La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada.

En este caso el Tribunal ha sostenido “a tenor de la disposición prevista (…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor GACETA OFICIAL parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Asimismo, con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 961, de 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8IP95, ya citado). 29/03/2007 26.40 5.

Infracción de derechos marcarios e indemnización En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación el demandante solicita “la indemnización de daños y perjuicios” la misma que se calculará interpretando el artículo 243 de la Decisión 486. Dicho artículo enuncia, de manera no exhaustiva, algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios probados por el actor.

Al referirse a estos criterios el Tribunal ha señalado “El primer criterio es el del daño emergente y el lucro cesante. Por daño emergente se entiende el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del infractor. De conformidad con ello se deberán indemnizar, por ejemplo, los gastos de publicidad y difusión en que incurrió el afectado para hacer frente a la competencia desleal (…).

Por lucro cesante se entiende las ganancias que el afectado dejó de percibir debido a la competencia desleal, de no haberse presentado ésta. Las ganancias se determinan en el periodo de tiempo que se encuentra comprendido entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización”. (Proceso 11-IP2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1354, de 8 de junio de 2006, marca: VELAS IMPERIALES).

La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemmizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

“En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº ). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la GACETA OFICIAL norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiera, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO. - El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

TERCERO. - De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

CUARTO. - Para calcular la indemnización de daños y perjuicios, se tomará en cuenta, entre otros, el daño emergente y el lucro cesante, el mondo de los beneficios obtenidos por el infrac- 29/03/2007 27.40 tor como resultado de los actos de infracción o el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual. Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 8856-ML de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 29/03/2007 28.40 PROCESO 162-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 114, 144 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno N° 2003-0417. Actor: WHYTE & MACKAY DISTILLERS LTD. Marca denominativa: “FRASER’S”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de octubre de 2006. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: WHYTE & MACKAY DISTILLERS LTD. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. a. La sociedad WHYTE & MACKAY DISTILLER’S LTD., solicitó el 10 de abril de 1989, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro del signo denominativo FRASER´S para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 92300797. b. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 50908, de 28 de diciembre de 1994, concedió el registro del signo denominativo FRASER´S. c. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 41516, de 23 de diciembre de 2002, declaró la caducidad del título correspondiente al registro de la marca FRASER´S, por no haberse acreditado el pago de las tasas vigentes al momento de la solicitud de la entrega del título. d. Contra el anterior acto administrativo la sociedad WHYTE & MACKAY DISTILLER’S LTD. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 1 Hechos: e. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 006180, de 28 de febrero de 2003, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución N° 41516, de 23 de diciembre de 2002, y concedió el recurso de apelación. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 11654, de 29 de abril de 2003, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución N° 41516, de 23 de diciembre de 2002.

B. DATOS RELEVANTES. GACETA OFICIAL g. La sociedad WHYTE & MACKAY DISTILLER´S LTD., ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los anteriores actos administrativos. 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad WHYTE & MACKAY DISTILLER´S LTD. sustenta su demanda en los siguientes argumentos: a. El derecho a que se expida el certificado de registro no está supeditado al cobro de sumas adicionales; mucho menos es legal que se declare la caducidad por falta de pago oportuno de las mismas.

No existe norma comunitaria alguna que así lo contemple. Por lo tanto, se contravino lo dispuesto en los artículos 96 y 102 de la Decisión 344. b. Se violó el artículo 114 de la Decisión 344, ya que en dicha norma sólo se previó la caducidad por falta de renovación y no por falta de pago de derechos para retirar el título de registro de una marca. c. Igualmente se violó el artículo 144, ya que el Gobierno, so pretexto de reglamentar parcialmente la Decisión 344, expidió el Decreto 117 de 1994, en cuyo artículo 25 supeditó el derecho de uso de la marca a un pago no autorizado por las normas comunitarias. 29/03/2007 29.40 sos contra ellas.

También se encontraba vigente el Decreto 2591, de 13 de diciembre de 2000, que en su artículo 25, estableció que la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular, otorgados a partir de la fecha de publicación del Decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante dicha Entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo. • El artículo 174, inciso 2, de la Decisión 486 dispone textualmente lo siguiente: “Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro”. • De conformidad con las normas anteriormente mencionadas, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene facultades para declarar la caducidad de los títulos marcarios por falta de acreditación de sus pagos dentro del plazo en que era oportuno hacerlo. • A pesar que el solicitante efectuó el pago de la tasa correspondiente para el registro del título, lo hizo de manera extemporánea, es decir el 20 de abril de 1999, siendo que el plazo venció el 3 de mayo de 1995. d. No se puede desconocer, que existe un derecho reconocido a un particular, cual es el registro del signo como marca FRASER´S concedido mediante la Resolución No. 50908 de 28 de diciembre de 1994. • La Resolución N° 41516, de 23 de diciembre de 2002, se profirió dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2591 de 2000, concordante con el Decreto 117 de 1994.

Además, la caducidad como pérdida del derecho al registro marcario, tiene su fuente tanto en la Decisión 486, como en el Decreto 2591 de 2000. 3. La contestación a la demanda. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • La Decisión 486 se debe aplicar al caso bajo estudio, ya que dicha normativa se encontraba vigente al momento de proferirse las resoluciones acusadas e interponerse los recur- III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son los artícu- GACETA OFICIAL los 114, 144 y la Disposición Transitoria Primera de Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se generó el derecho del pago de las tasas, es decir, al momento en que quedó ejecutoriada la Resolución N° 50908, de 28 de diciembre de 1994, mediante la cual se concedió el registro del signo denominativo FRASER’S. No se interpretarán los artículos 96, 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ya que no son pertinentes en relación con el caso en concreto.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 (…) Artículo 114 “El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”.

(…) Artículo 144 “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. (…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” (…) 29/03/2007 30.40 IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

B. Caducidad del Registro de la marca en el Régimen de la Decisión 344. C. El Principio de complemento indispensable en relación con el régimen de propiedad industrial. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Inter- GACETA OFICIAL pretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solici- 29/03/2007 31.40 tud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ‘( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, (…) (Proceso 28-IP-95, caso ‘CANALI’, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)’”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transito- GACETA OFICIAL ria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la obligación de pago de las tasas respectivas se generó en 29/03/2007 32.40 vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la Resolución N° 50908, de 28 de diciembre de 1994, mediante la cual se concedió el registro del signo denominativo FRASER’S, quedó ejecutoriada en vigencia de dicha normativa, la cual contenía las normas que regulaban la caducidad del registro, y que remite a la Legislación Nacional la facultad de establecer tasas, que en el caso de la República de Colombia se hizo en la expedición del Decreto 117, de 14 de enero de 1994.

B. LA CADUCIDAD DEL REGISTRO DE MARCA EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344. SU NATURALEZA. La caducidad es un modo de extinción del derecho al uso de la marca. Esta posición ha sido reiterada por el Tribunal, entre otras, en las interpretaciones prejudiciales 4-IP-98, de 17 de agosto de 1998 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 375, de 7 de octubre de 1998 y, 107-IP-2005, de 28 de septiembre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1262, de 15 de noviembre de 2005.

El artículo 114 de la Decisión 344 consagra dos causales de caducidad del registro marcario, a saber: 1. Cuando el titular no solicite la renovación del registro dentro del término legal, incluido el período de gracia. 2. La falta de pago de las tasas, en los términos establecidos en la legislación nacional del País Miembro. La caducidad opera de pleno de derecho, es decir, de manera automática.

Con relación a las tasas, el País Miembro puede señalar los plazos y forma para el pago, fijar los montos, procedimiento para su cobro, prescripción del derecho de cobro, etc. Por tal motivo, el Juez Consultante para establecer y calificar la operancia de dicha causal debe remitirse a lo que disponga la legislación interna. En este sentido es que el artículo 145 de la Decisión 344, dispone que “Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión”.

GACETA OFICIAL 29/03/2007 33.40 En relación con la caducidad por falta de pago de las tasas, el Tribunal interpretando la disposición análoga de la Decisión 313, se ha manifestado de la siguiente manera: nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995).

“En lo que concierne a la causal de caducidad por falta de pago de las tasas, cabe precisar que se trata de las destinadas a retribuir el servicio prestado por el Estado, a través de la oficina nacional competente. A propósito de esta causal, el Tribunal manifiesta que: (…) procede interpretar que la remisión que el artículo 103, segundo párrafo, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente.

(Proceso 183-IP-2004, Doc. Cit.). Bajo este principio es que se dispone en el artículo 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo siguiente: El Tribunal ha señalado sobre este particular que ‘la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos (…).

Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país (…)’. (Proceso 109-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 660, de 10 de abril de 2001, marca: LA BELLA)”. (Proceso 107-IP-2005. Doc. Cit.). C. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Respecto del Ordenamiento Jurídico Comunitario se puede presentar, en relación con el papel del derecho interno de los Países Miembros frente al derecho comunitario, la pregunta: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas “Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos sobre Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas”.

Lo anterior quiere decir que para que las normas de derecho interno puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre propiedad industrial, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: La caducidad es un modo de extinción del derecho al uso de la marca. La caducidad por no solicitar la renovación del registro dentro del término legal, incluido el periodo de gracia, opera de pleno derecho. GACETA OFICIAL 29/03/2007 34.40 En relación con la caducidad por falta de pago de las tasas, el Juez Consultante para establecer y calificar la operancia de dicha causal debe remitirse a lo que disponga la legislación interna. las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Para que las normas de derecho interno, de conformidad con el principio del complemento indispensable, puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre propiedad intelectual, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. No obstante lo anterior, no se autoriza a los Países Miembros para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la citada Decisión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 2003-0417 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 172-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión y de la disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: GOLDERM (nominativa). Actor: sociedad GALDERMA S.A. Proceso interno Nº 1704-2005. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil seis. VISTOS: termedio de su Presidenta doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 1704-2005.

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por in- El auto de 30 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los GACETA OFICIAL artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio Nº 3392006-SCS-CS, de 22 de septiembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad GALDERMA S.A. Suiza.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú. Tercero interesado: sociedad UNILEVER N.V. b) Hechos El 5 de mayo de 2000, la sociedad UNILEVER N.V. solicitó el registro como marca del signo GOLDERM (nominativo) para distinguir “jabones; jabón líquido; preparaciones para el baño en tina y en ducha, que incluyen espuma para el baño en tina y gel para el baño en ducha; preparaciones para afeitarse y para antes de afeitarse; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; productos para perfumar la ropa; preparaciones para el cabello; preparaciones para el cuidado de la piel; desodorantes; antitranspirantes; lociones cosméticas para las manos; detergentes que no sean para uso en operaciones de fabricación ni para propósitos médicos; preparaciones para blanquear y otras sustancias, todas para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar y demás productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional”.

El 15 de febrero de 2001, se notificó a la empresa solicitante para que excluyera la frase “y demás de la clase”. El 20 de febrero de 2001, la empresa solicitante excluyó la frase “y demás de la clase”. Publicada la solicitud el 8 de abril de 2000, la sociedad GALDERMA S.A. de Suiza, el 21 de junio de 2000, formuló observación manifestando ser titular de la marca GALDERMA para distinguir también productos de la clase 3.

Por Resolución Nº 7564-2001/OSD-INDECOPI, de 16 de julio de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió: “Declarar INFUNDADA la oposición de GALDERMA S.A. de Suiza y, en consecuencia, INSCRIBIR en el Re- 29/03/2007 35.40 gistro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de UNILEVER N.V. del Reino de los Países Bajos, la marca de producto constituida por la denominación GOLDERM, para distinguir productos de la clase 03 (…)”.

Contra dicha Resolución, la sociedad GALDERMA S.A. de Suiza interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 1547-2001/TPI-INDECOPI, de 12 de noviembre de 2001, decidió: “CONFIRMAR la Resolución Nº 7564-2001/OSD-INDECOPI, de 16 de julio de 2001 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto GOLDERM solicitado por Unilever N.V (…)”.

La sociedad GALDERMA S.A. de Suiza interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones mencionadas. El 19 de mayo de 2005, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, emitió providencia en la que declaró: “FUNDADA la demanda (…), en consecuencia, NULA la Resolución (…); ORDENANDO que la autoridad administrativa emita nuevo pronunciamiento (…)”.

Contra dicha providencia, el INDECOPI interpuso recurso de apelación, el cual se encuentra en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que manifestó que “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos 83 inciso a) de la Decisión 344 y 136 inciso a) de la Decisión 486 (…), y; cuál es la debida aplicación al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia, razones por las que SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso hasta que el citado Organismo emita el correspondiente informe (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora manifiesta que al expedirse la Resolución cuya invalidez solicita no se ha considerado: “Que la marca registrada a favor de UNILEVER N.V. que consta de la denominación GOLDERM, no reúne los requisitos señalados en el artículo 134 de la Decisión 486 (…) y por tanto está incursa en la prohibición al registro de una marca, que se encuentra precisada en el artículo 136 inciso a) de la referida Decisión 486”.

Sostiene también que “la marca GOLDERM (…) a simple GACETA OFICIAL vista resulta ser gráfica y fonéticamente similar y por tanto sumamente confundible con la marca registrada GALDERMA (…)”, indica que ambas marcas “están formadas por similar número de letras, consecuentemente tienen casi la misma extensión (…) de las siete letras que forman la marca GOLDERM, seis -G-L-D-E-R-M-, vale decir la mayoría, son idénticas y además, están ubicadas en el mismo orden que las que forman la marca GALDERMA (…).

Indica también que “al realizar el examen comparativo entre las marcas GOLDERM y GALDERMA, en su integridad, esto es tal como están registradas (…) se advierte que las mismas presentan un impacto visual semejante debido a la presencia de elementos gráficos comunes distribuidos en similar posición” y que “ambas clases en conflicto protegen los mismos productos (…) que se venden en los mismos establecimientos, en las mismas secciones, satisfacen las mismas necesidades, son productos competitivos y que tienen los mismos canales de comercialización y distribución”.

Argumenta también que en casos idénticos en Ecuador y en Colombia, las respectivas oficinas nacionales competentes han declarado fundada la observación de la marca GALDERMA y han denegado el registro del signo GOLDERM. Sostiene también que no se ha tomado en cuenta que entre los signos en conflicto “las semejanzas son mayores que la pequeña diferencia; que la pequeña diferencia (…) no logra darle distintividad a la marca registrada con posterioridad GOLDERM (…) si se realiza un cotejo de conjunto y en forma sucesiva de los signos en litigio, se aprecia que dejan la misma impresión en la mente del consumidor, que impiden su concurrencia pacífica en el mercado”.

Finalmente, cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre fallos de signos similares. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Ministerio de Industria, turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta la demanda diciendo “la niego y contradigo en todos sus extremos (…)”. Sobre la aplicación de la ley en el tiempo dice que “la norma aplicable para la tramitación del registro de la marca GOLDERM es la norma vigente, es decir, la Decisión 486”.

Manifiesta 29/03/2007 36.40 que realizado el examen comparativo “existe identidad entre los productos que pretende distinguir el signo GOLDERM (perteneciente a Unilever N.V.) con respecto al signo GALDERMA (perteneciente a Galderma S.A.)” y que “desde el punto de vista fonético existen diferencias (…) desde el punto de vista gráfico, se advirtió que ambos signos generan una impresión visual en conjunto distinta (…).

De tal modo en la Resolución materia de impugnación se concluye razonablemente que no existe similitud entre ambas puesto que su pronunciación en conjunto es diferente, lo cual las hace inconfundibles ante el público consumidor, siendo posible su coexistencia”. Finalmente dice, que los actos administrativos impugnados “son correctos y se encuentran arreglados a derecho (…)”.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”. Manifiesta que se debe tomar en cuenta “que la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico y en muchos casos el primero de ellos (aspecto fonético) será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente”.

Sobre las partículas DERM o DERMA dice que “dichas partículas no serán determinantes para establecer la semejanza de los signos, por lo que en ese sentido pierden relevancia a efectos de realizar el examen comparativo”. También manifiesta que realizado el análisis de los signos en conflicto “tenemos que en el plano fonético los signos difieren en la secuencia de sus vocales (…) asimismo difieren en el número y conformación de sus sílabas (…) lo cual determina que las marcas en cuestión tengan una pronunciación distinta (…)” sobre el aspecto gráfico dice que “los signos presentan una impresión visual de conjunto distinta, fundamentalmente por el hecho que sus sílabas iniciales (…) y finales (…) son claramente diferenciables”.

Por lo que el INDECOPI consideró que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Sobre los actos administrativos expedidos en Ecuador y Perú en casos similares sostiene GACETA OFICIAL que “el registro de denegatoria de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina no obliga a la autoridad administrativa del Perú, debido a que cada solicitud de registro es analizada para determinar si cumple o no con los requisitos que permiten su registro” Respecto a la jurisprudencia alegada por la actora indica que “las resoluciones invocadas por la empresa demandante y ofrecidas como medios probatorios se refieren a conflictos de marcas totalmente distintas a las que son materia de este proceso judicial (…) la referencia a dichas resoluciones resulta absolutamente impertinente en este proceso y en nada contribuye a sustentar la posición de la empresa demandante”.

La sociedad UNILEVER N.V., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda haciendo un recuento de las cuestiones de hecho, de los argumentos de la actora y de los argumentos del INDECOPI al emitir las resoluciones impugnadas, los cuales se solicita sean tomados en cuenta. Manifiesta que “el término DERM es comúnmente usado en la conformación de marcas que distinguen productos de la clase 03 de la Nomenclatura Oficial” y que la palabra DERMA es usada para referirse a la piel por lo que muchos signos que distinguen productos relacionados con la piel se conforman “en base a la palabra DERMA combinada con algún elemento distintivo”, por lo que estos términos no pueden ser de uso exclusivo.

Sostiene que “Gráficamente las marcas en litigio son completamente disímiles por cuanto presentan diverso número de letras y distinto número de sílabas (…). Fonéticamente las marcas en cuestión si (sic) diferencian aún más, ello no sólo por estar constituidas por diversos golpes de voz o sílabas sino también por presentar distintas vocales distribuidas en diferentes ubicaciones (…).

Sobre las Resoluciones emitidas en Ecuador y Colombia dice que “Cada autoridad nacional es libre para decidir de acuerdo con sus criterios si una marca cumple o no, con los requisitos para ser registrada como tal o si es o no, confundible con la marca previamente registrada de un tercero”. Sostiene que el INDECOPI “realizó un exhaustivo análisis de la materia controvertida, examen en base al cual puede afirmar, sin temor a equivocarse, que no existe confusión entre las marcas en cuestión”.

De igual manera, desvirtúa la jurisprudencia citada por la actora. 29/03/2007 37.40 Finalmente indica que “la marca solicitada cumple con los requisitos para ser registrada como tal” y que “las marcas en litigio no son similares entre sí y menos aún confundibles, por lo que la marca Galderma S.A. no constituye impedimento para el registro de la marca GOLDERM de Unilever N.V.”. e) Apelación En el recurso de apelación interpuesto por el INDECOPI y por la sociedad UNILEVER N.V. ambos reafirman los argumentos de hecho y de derecho planteados en la contestación a la demanda contencioso administrativa interpuesta por GALDERMA S.A. Suiza.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo como marca GOLDERM (nominativo) fue el 5 de mayo de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de conformidad con lo solicitado por el consultante se Interpretará el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y, de acuerdo a lo dispuesto en el GACETA OFICIAL artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar de oficio el artículo 81 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

No se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso concreto; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. 29/03/2007 38.40 ciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más específica. En consecuencia, ésta se referirá la aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares al caso concreto: 1. La aplicación de la normativa jurídica comunitaria en el tiempo (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

Respecto a la interpretación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 75-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: NORITEX, emitida para la causa interna Nº 548-2004, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

(…)”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposi- De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competen- GACETA OFICIAL 29/03/2007 39.40 te sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas GOLDERM (nominativa) y GALDERMA (nominativa). 2.

La marca y los requisitos para su registro En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O. A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). Este Tribunal exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso de autos lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 97-IP-2006, de 11 de octubre de 2006, emitida para la causa interna Nº 2096-2003, que fue solicitada por la misma Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que ahora hace la consulta, cuya copia se adjunta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo GOLDERM (nominativo), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo marcario La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 29-IP2006, de 19 de abril de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1348, de 30 de mayo de 2006, marca: CHIKI (mixta) emitida dentro del proceso interno Nº 1592-2003.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar 4. Partículas de uso común y marcas débiles Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos GACETA OFICIAL que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiera, lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relació n con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para 29/03/2007 40.40 registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1704-2005, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú