PROCESO 162-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 114, 144 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno N° 2003-0417.

Actor: WHYTE & MACKAY DISTILLERS LTD. Marca denominativa: “FRASER’S”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de octubre de 2006. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes.

Demandante: WHYTE & MACKAY DISTILLERS LTD. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. B. datos RELEVANTES. 1 Hechos: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad WHYTE & MACKAY DISTILLER´S LTD., solicitó el 10 de abril de 1989, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro del signo denominativo FRASER´S para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 92300797. b. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 50908, de 28 de diciembre de 1994, concedió el registro del signo denominativo FRASER´S. c. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 41516, de 23 de diciembre de 2002, declaró la caducidad del título correspondiente al registro de la marca FRASER´S, por no haberse acreditado el pago de las tasas vigentes al momento de la solicitud de la entrega del título. d. Contra el anterior acto administrativo la sociedad WHYTE & MACKAY DISTILLER´S LTD. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. e. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 006180, de 28 de febrero de 2003, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución N° 41516, de 23 de diciembre de 2002, y concedió el recurso de apelación. f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 11654, de 29 de abril de 2003, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución N° 41516, de 23 de diciembre de 2002. g. La sociedad WHYTE & MACKAY DISTILLER´S LTD., ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los anteriores actos administrativos. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad WHYTE & MACKAY DISTILLER´S LTD. sustenta su demanda en los siguientes argumentos: a. El derecho a que se expida el certificado de registro no está supeditado al cobro de sumas adicionales; mucho menos es legal que se declare la caducidad por falta de pago oportuno de las mismas.

No existe norma comunitaria alguna que así lo contemple. Por lo tanto, se contravino lo dispuesto en los artículos 96 y 102 de la Decisión 344. b. Se violó el artículo 114 de la Decisión 344, ya que en dicha norma sólo se previó la caducidad por falta de renovación y no por falta de pago de derechos para retirar el título de registro de una marca. c. Igualmente se violó el artículo 144, ya que el Gobierno, so pretexto de reglamentar parcialmente la Decisión 344, expidió el Decreto 117 de 1994, en cuyo artículo 25 supeditó el derecho de uso de la marca a un pago no autorizado por las normas comunitarias. d. No se puede desconocer, que existe un derecho reconocido a un particular, cual es el registro del signo como marca FRASER´S concedido mediante la Resolución No. 50908 de 28 de diciembre de 1994. 3.

La contestación a la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • La Decisión 486 se debe aplicar al caso bajo estudio, ya que dicha normativa se encontraba vigente al momento de proferirse las resoluciones acusadas e interponerse los recursos contra ellas.

También se encontraba vigente el Decreto 2591, de 13 de diciembre de 2000, que en su artículo 25, estableció que la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular, otorgados a partir de la fecha de publicación del Decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante dicha Entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo. • El artículo 174, inciso 2, de la Decisión 486 dispone textualmente lo siguiente: “Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro”. • De conformidad con las normas anteriormente mencionadas, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene facultades para declarar la caducidad de los títulos marcarios por falta de acreditación de sus pagos dentro del plazo en que era oportuno hacerlo. • A pesar que el solicitante efectuó el pago de la tasa correspondiente para el registro del título, lo hizo de manera extemporánea, es decir el 20 de abril de 1999, siendo que el plazo venció el 3 de mayo de 1995. • La Resolución N° 41516, de 23 de diciembre de 2002, se profirió dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2591 de 2000, concordante con el Decreto 117 de 1994.

Además, la caducidad como pérdida del derecho al registro marcario, tiene su fuente tanto en la Decisión 486, como en el Decreto 2591 de 2000. II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas. Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son los artículos 114, 144 y la Disposición Transitoria Primera de Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se generó el derecho del pago de las tasas, es decir, al momento en que quedó ejecutoriada la Resolución N° 50908, de 28 de diciembre de 1994, mediante la cual se concedió el registro del signo denominativo FRASER’S. No se interpretarán los artículos 96, 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ya que no son pertinentes en relación con el caso en concreto.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 (…) Artículo 114 “El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”.

(…) Artículo 144 “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. (…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” (…) IV. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

B. Caducidad del Registro de la marca en el Régimen de la Decisión 344. C. El Principio de complemento indispensable en relación con el régimen de propiedad industrial. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ‘( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, (…) (Proceso 28-IP-95, caso ‘CANALI’, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)’”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la obligación de pago de las tasas respectivas se generó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la Resolución N° 50908, de 28 de diciembre de 1994, mediante la cual se concedió el registro del signo denominativo FRASER’S, quedó ejecutoriada en vigencia de dicha normativa, la cual contenía las normas que regulaban la caducidad del registro, y que remite a la Legislación Nacional la facultad de establecer tasas, que en el caso de la República de Colombia se hizo en la expedición del Decreto 117, de 14 de enero de 1994. b. LA CADUCIDAD DEL REGISTRO DE MARCA EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344.

SU NATURALEZA. La caducidad es un modo de extinción del derecho al uso de la marca. Esta posición ha sido reiterada por el Tribunal, entre otras, en las interpretaciones prejudiciales 4-IP-98, de 17 de agosto de 1998 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 375, de 7 de octubre de 1998 y, 107-IP-2005, de 28 de septiembre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1262, de 15 de noviembre de 2005.

El artículo 114 de la Decisión 344 consagra dos causales de caducidad del registro marcario, a saber: 1. Cuando el titular no solicite la renovación del registro dentro del término legal, incluido el período de gracia. 2. La falta de pago de las tasas, en los términos establecidos en la legislación nacional del País Miembro. La caducidad opera de pleno de derecho, es decir, de manera automática.

Con relación a las tasas, el País Miembro puede señalar los plazos y forma para el pago, fijar los montos, procedimiento para su cobro, prescripción del derecho de cobro, etc. Por tal motivo, el Juez Consultante para establecer y calificar la operancia de dicha causal debe remitirse a lo que disponga la legislación interna. En este sentido es que el artículo 145 de la Decisión 344, dispone que “Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión”.

En relación con la caducidad por falta de pago de las tasas, el Tribunal interpretando la disposición análoga de la Decisión 313, se ha manifestado de la siguiente manera: “En lo que concierne a la causal de caducidad por falta de pago de las tasas, cabe precisar que se trata de las destinadas a retribuir el servicio prestado por el Estado, a través de la oficina nacional competente.

A propósito de esta causal, el Tribunal manifiesta que: (…) procede interpretar que la remisión que el artículo 103, segundo párrafo, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente.

(Proceso 183-IP-2004, Doc. Cit.). El Tribunal ha señalado sobre este particular que ‘la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos (…). Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país (…)’.

(Proceso 109-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 660, de 10 de abril de 2001, marca: LA BELLA)”. (Proceso 107-IP-2005. Doc. Cit.). C. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Respecto del Ordenamiento Jurídico Comunitario se puede presentar, en relación con el papel del derecho interno de los Países Miembros frente al derecho comunitario, la pregunta: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995). Bajo este principio es que se dispone en el artículo 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo siguiente: “Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos sobre Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas”.

Lo anterior quiere decir que para que las normas de derecho interno puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre propiedad industrial, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: La caducidad es un modo de extinción del derecho al uso de la marca. La caducidad por no solicitar la renovación del registro dentro del término legal, incluido el periodo de gracia, opera de pleno derecho. En relación con la caducidad por falta de pago de las tasas, el Juez Consultante para establecer y calificar la operancia de dicha causal debe remitirse a lo que disponga la legislación interna.

TERCERO: Para que las normas de derecho interno, de conformidad con el principio del complemento indispensable, puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre propiedad intelectual, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. No obstante lo anterior, no se autoriza a los Países Miembros para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la citada Decisión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 2003-0417 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA