PROCESO 155-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador; e interpretación, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e), 84, 102, 104 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera la misma Decisión 486.

Actor: UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE CHILE. Marca: Universidad Santo Tomás. Proceso interno Nº 8856-ML. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 679-TDCA-1S-8856-ML, sin fecha, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 28 de septiembre de 2006, por el que la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito Nº 1 de Quito, República del Ecuador, a través de su presidente Doctor Víctor Terán Martínez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 154, 155 literales d) y f), 226, 243 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº 8856-ML.

El auto de 17 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 679-TDCA-1S-8856-ML, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: Universidad Santo Tomás de Chile.

Demandados: Corporación de Estudios Académicos CEA y el Ing. Edwin Marchán Carrasco. Los demandados presentaron reconvención en contra de la actora. b) Fundamentos jurídicos de la demanda Indica la actora que “el 31 de marzo de 1998 la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS (de Chile) solicitó al señor Director Nacional de Propiedad Industrial, el registro de la marca de servicios ‘UNIVERSIDAD SANTO TOMAS’ (…) este registro se otorgó el 1 de febrero del 2000 con el número 009-00, y conforme al Art. 216 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, en armonía con el Art. 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el registro de una marca confiere a su titular el derecho al uso exclusivo.

En este caso, UNIVERSIDAD SANTO TOMAS (de Chile) adquirió en Ecuador el derecho de propiedad y uso exclusivo sobre la denominación ‘UNIVERSIDAD SANTO TOMAS’, con la cual se identifica plenamente a la prestigiosa Universidad de Chile (…)”. Indica también que esta marca distingue servicios relacionados con la educación en universidades; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, comprendidas en la clase internacional Nº 41.

Al referirse a la infracción a los derechos de propiedad intelectual, informa que “actualmente y desde mas (sic) o menos dos años, a través de una auto denominada (sic) ‘universidad’ se ofrece carreras universitarias, usando ilegalmente la marca registrada ‘UNIVERSIDAD SANTO TOMAS’. Con el agravante de que esa ‘universidad’, no cuenta con la aprobación legal para su funcionamiento por lo que se presentó la denuncia correspondiente ante el Consejo Nacional de Educación Superior” y que dicha universidad, denominada por la demandante como Universidad Santo Tomás de Quito, representada por Edwin Marchán Carrasco y por la Corporación de Estudios Académicos CEA “quienes con pleno conocimiento de que se encuentra registrada la marca UNIVERSIDAD SANTO TOMAS (…) vienen usando idéntico signo para distinguir el mismo servicio”.

Sobre el supuesto uso del signo Universidad Santo Tomás de Quito, dice: “El inicio del uso de la denominación UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, por parte de los demandados, fue aparentemente a partir de algún mes de 1999. Pero lo que los demandados no quieren reconocer es que, nuestra representada la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE CHILE, solicitó el registro de la denominación UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, en marzo 1998; es decir, mucho antes que los infractores empiecen a usarla, esto implica a favor de nuestra mandante un derecho de prioridad en la obtención del registro de la marca (…).

De lo que se desprende que, la prueba del uso de supuesto nombre comercial le corresponderá en esta causa, a los demandados (…)”. Alega además que la marca UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE CHILE es notoriamente conocida en Chile y en otros países del mundo, por lo que “los demandados han realizado un uso ilegal e ilegítimo de una marca notoria, actuación que la siguen practicando hasta la actualidad”.

Al referirse al artículo 155 de la Decisión 486, dice que los demandados se circunscriben a dicho artículo, alegando: “a) USO ILEGAL EN EL COMERCIO DE UN SIGNO IDÉNTICO A UNA MARCA REGISTRADA (…) b) EL USO ILEGAL DE LA DENOMINACIÓN UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, CAUSA COMFUSIÓN AL (sic) LOS CONSUMIDORES (…) c) USO ILEGAL DE UN SIGNO IDENTICO (sic) PARA SERVICIOS IDÉNTICOS (…) d) USO ILEGAL DE UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y APROVECHAMIENTO INJUSTO DEL PRESTIGIO DE LA MARCA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS”.

Agrega que “La Decisión 486, al igual que la anterior Decisión 344, protege los signos notoriamente conocidos del uso ilegítimo (…). En este sentido el artículo 226 de la Decisión 486, ha determinado que se entiende por uso ilegítimo (…). También hace referencia a la dilución de la fuerza distintiva de la marca UNIVERSIDAD SANTO TOMAS y dice: “se produce por los actos realizados por los demandados, puesto que, si hasta el momento la actividad académica realizada por la orden dominica tiene gran prestigio, es precisamente porque ha sido realizada con celo y gran rigurosidad científica y ética, situación que no se puede asegurar en manos de personas ajenas a la filosofía tomista y que ninguna relación tienen con ella”.

Manifiesta también que los actos realizados por los demandados constituyen actos de competencia desleal. Finalmente solicita que “se disponga el cese definitivo de los actos violatorios al derecho de propiedad industrial de la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE CHILE (…) Que se disponga que los demandados paguen a nuestra mandante, la suma de US$. 150.000 dólares americanos, en concepto de indemnización de daños y perjuicios (…)”. c) Audiencia pública de conciliación En la Audiencia pública de conciliación, llevada a cabo el 31 de agosto de 2005, se tiene: Contestación a la demanda El representante del Ing.

Edwin Marchán Carrasco, indica que no conciliará y da contestación a la demanda diciendo: “Niego los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada (…) alego las siguientes excepciones: 1. Ilegitimidad de personería activa de la Universidad Santo Tomas (sic) de Chile (…). 2. ilegitimidad de personería del Procurador Judicial (…). 3.

El titulo (sic) que sustenta la presente demanda la marca de servicios 09/2000DNPI, protege la educación universitaria contrariando los artículos 74 y 75 de la Constitución y artículo 4 de la Ley Superior establece que las Universidades son instituciones privadas sin fines de lucro, y tal particular lo declaró el Tribunal Constitucional dicha Resolución se publicó en el Registro Oficial por lo que constituye Ley de la República, la Resolución es la No. 2002-RA y el Registro Oficial es el No. 18 del 10 de febrero del 2003. 4. inadmisibilidad de la tutela No. 091-2001 y litispendencia sobre el trámite. 5.

Los fundamentos de derecho son inaplicables, la ley protege marcas de servicio, marcas de producto, nombres comerciales, patentes de invención y obtenciones vegetales que sean armónicas con la ley, esto es sobre registros legítimamente emitidos y que no hayan sido declarados inconstitucionales por el Tribunal. 7. alego cualquier documento, titulo (sic) o registro que sea contrario a la ley, es inaplicable (…).

Rechaza la demanda y plantea reconvención. Al referirse a los hechos, primero hace un recuento histórico de las Universidades, también argumenta que “La Corporación de Estudios Académicos entidad sin fines de lucro consideró adecuado crear una universidad y para lo cual presentaron a la Secretaría General de la Propiedad Industrial (…) la solicitud y certificación de que si se hallan o no registradas las denominaciones Universidad Santo Tomás y Universidad Real, como marcas de servicios o nombres comerciales (…) el Secretario General de la Propiedad Industrial (…) certificó que desde el año 1973 hasta el año 1998 no se encuentran registradas las denominaciones ‘Universidad Santo Tomás y Universidad Real’”.

Indica que “presentó al (…) Presidente del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas el proyecto de creación de la Universidad Santo Tomás” y que “Sorpresivamente en el año 2001 esto es después de dos años de promoción pública” recibieron “a funcionarios del IEPI y a empleados del Estudio Jurídico (…) JULIO C. GUERRERO B.S.A. quienes pretendian (sic) actuar una tutela administrativa completamente ilegítimo (sic) argumentaban que representaban a la Universidad Santo Tomás de Chile, entidad que recién obtuvo su autonomía y acreditación en el año 2003 (…)”.

Indica que en protección de sus derechos interpuso un amparo constitucional, el que fue resuelto por el Tribunal Constitucional por Resolución Nº 376-2002-RA que “deja sin efecto la resolución del IEPI de 21 de septiembre de 1999 que equivocadamente otorgó la denominación ‘Universidad Santo Tomás’ (…) el amparo constitucional le faculta a la Corporación de Estudios Académicos la continuación de trámite de creación de la Universidad Santo Tomás de Quito, además establece que inconstitucional e ilegalmente se ha dado el registro a la Universidad de (sic) Santo Tomás de Chile (…).

Manifiesta que “La Corporación de Estudios Académicos continúa el trámite de creación y cumple los requisitos” y que el CONESUP “ha emitido el dictamen favorable de creación de la universidad mediante Resolución RCP.S02 No. 113.05 de 29 de abril del 2005”. Solicita: “Que la Universidad Santo Tomás de Chile pague el daño emergente y lucro cesante (…).

Que se ordene el archivo de la tutela administrativo (sic) 91-2001 (…). Que se ordene el pago de los honorarios profesionales de mi abogado defensor (…). Que se deseche la demanda propuesta (…)”. Contestación a la reconvención por parte de la demandante En la misma Audiencia Pública de Conciliación, la Universidad Santo Tomás de Chile afirmó los argumentos emitidos en su demanda y dio contestación a la reconvención indicando la “absoluta improcedencia” de la misma. d) Escrito presentado por el Ing.

Edwin Marchán Carrasco El 30 de noviembre de 2006, el representante legal del Ing. Edwin Marchán Carrasco presentó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, escrito para que los Magistrados “tengan conocimiento de los elementos legales que podrían ser tomados en consideración salvo su mejor criterio, por lo que me permito enviar este informe en derecho de la manera más sucinta y expuesto de conformidad con la nota informativa del Tribunal Andino (…)”.

Visto el escrito que antecede, de conformidad con la jurisprudencia sentada por este Tribunal y con los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 122 y 123 de su Estatuto, la solicitud dirigida a este órgano jurisdiccional, con el objeto de obtener la interpretación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, es competencia exclusiva de los jueces nacionales que conozcan de una causa en que deba aplicarse o se controvierta aquél, de ninguna manera es atribución de los particulares acudir directamente al Tribunal y menos aún solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

El Tribunal, al respecto dijo que: “Una vez recibida y admitida tal solicitud, el trámite a seguir, de conformidad con el artículo 126 del citado Estatuto, es el del pronunciamiento de la sentencia dentro de los treinta días siguientes al de la admisión de aquélla. En su providencia, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas integrantes del ordenamiento jurídico de la Comunidad que fueren pertinentes, por lo que, según su relación con el caso concreto, podrá establecer si interpreta la totalidad o parte de las normas consultadas, o si agrega la interpretación de otras”.

(Proceso 37-IP-2003 de 18 de junio de 2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 960, de 1 de agosto de 2003, caso: “Registros sanitarios del producto VINTIX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS). En consecuencia, por cuanto la petición bajo examen no proviene del órgano jurisdiccional competente sino del representante del demandado, no puede constituir objeto del procedimiento en curso, cual es la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Víctor Terán Martínez, por tanto, no corresponde al Tribunal admitir a trámite la referida petición.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 154, 155 literales d) y f), 226, 243 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, se presentó el 31 de marzo de 1998, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, corresponde interpretar, de oficio, los artículos 83 literales d) y e), 84, 102, 104 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

No se interpretarán los demás artículos solicitados de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso concreto. Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…) Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma;

(…)”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

(…) Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. En consecuencia, los temas que serán interpretados son los siguientes: 1.

Aplicación de la normativa comunitaria en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Asimismo, apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica”. (Pérez Luño, Antonio- Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). 2. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3. Derechos que confiere el registro de una marca.

Derecho al uso exclusivo de una marca. En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz del registro del signo en la oficina nacional competente.

El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien la registra en la oficina correspondiente. En este sentido, el Tribunal reitera “en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344”.

(Proceso 10-IP- 2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE). Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”.

(Proceso 09-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 481, de 13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX). 4. Signos notoriamente conocidos, su protección y su prueba La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada.

En este caso el Tribunal ha sostenido “a tenor de la disposición prevista (…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Asimismo, con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 961, de 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP95, ya citado). 5.

Infracción de derechos marcarios e indemnización En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación el demandante solicita “la indemnización de daños y perjuicios” la misma que se calculará interpretando el artículo 243 de la Decisión 486. Dicho artículo enuncia, de manera no exhaustiva, algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios probados por el actor.

Al referirse a estos criterios el Tribunal ha señalado “El primer criterio es el del daño emergente y el lucro cesante. Por daño emergente se entiende el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del infractor. De conformidad con ello se deberán indemnizar, por ejemplo, los gastos de publicidad y difusión en que incurrió el afectado para hacer frente a la competencia desleal (…).

Por lucro cesante se entiende las ganancias que el afectado dejó de percibir debido a la competencia desleal, de no haberse presentado ésta. Las ganancias se determinan en el periodo de tiempo que se encuentra comprendido entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización”. (Proceso 11-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1354, de 8 de junio de 2006, marca: VELAS IMPERIALES).

La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemmizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

“En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº ). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiera, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO. - El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

TERCERO. - De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

CUARTO. - Para calcular la indemnización de daños y perjuicios, se tomará en cuenta, entre otros, el daño emergente y el lucro cesante, el mondo de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción o el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual. Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 8856-ML de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA