Año XXVI - Número 1764 Lima, 16 de octubre de 2009 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 11-IP-2009.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 81 de de la misma Decisión. Marca: NESPO.

Actor: AMGEN INC. Proceso interno Nº 7096-LE Proceso 28-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: DOMINO (ETIQUETA). Actor: señora Leonor Carreño de Lozano. Proceso interno Nº 2000-6252 Proceso 38-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134, 135 literal f), 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: PESCANOVA (mixto). Actor: sociedad PESCANOVA S.A. Proceso interno Nº 2003-0017 Proceso 40-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: Z-NUR (nominativo). Actor: sociedad ALDRISTON FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA. Proceso interno Nº 2004-0384 Proceso 41-IP-2009.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión. Marca: MISANTOJITOS QUALA (nominativo).

Actor: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Proceso interno Nº 2004-0027 Proceso 42-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literal b), 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: MELENDEZ. Actor: sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. Proceso interno Nº 2002-0152 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 16/10/2009 2.52 PROCESO 011-IP-2009 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 81 de de la misma Decisión. Marca: NESPO.

Actor: AMGEN INC. Proceso interno Nº 7096-LE. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, relativa al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 7096-LE; 2.

La sociedad SANOFI SYNTHELABO presentó observación sobre la base de su marca NO-SPA registrada para la Clase 5. 3. Por Resolución Nº 976720 de 20 de marzo de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió “Aceptar la observación presentada y denegar el registro de la denominación solicitada por contravenir lo dispuesto en el Art. 83 lit. A) de la Decisión 344 (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora manifiesta en su demanda que: El auto de 11 de febrero de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.

AMGEN INC. “es una compañía que goza internacionalmente de gran fama y prestigio, distinguiéndose por la calidad de sus productos (…)”. 2. “La marca ‘NESPO’ es absolutamente distintiva (…) es una marca famosa y notoriamente conocida (…) constituye un signo perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica, siendo una marca de fantasía suficientemente distintiva (…)”. a) Partes en el proceso interno b) Hechos relevantes 3.

Existe diferencia entre los signos en controversia “El término SPA en que se pretende encontrar la supuesta similaridad de las marcas, es un término descriptivo que constituye el nombre de un paraje frecuentado por razón de sus aguas termales, en tanto que la marca de mi representada es un término de fantasía, además mi representada no incluye como parte integrante de su marca el término SPA sino SPO que es diferente”. 1.

El 21 de junio de 1999, AMGEN INC. solicitó el registro como marca del signo NESPO, para identificar productos comprendidos en la Clase 5. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 413 de junio de 1999. 4. “se puede determinar que gráfica, fonética y auditivamente NESPO no es igual, ni similar a NO-SPA, por el contrario son signos absolutamente diferentes, por ende su coexistencia no puede causar confusión alguna en el público consumidor”.

Demandante: AMGEN INC. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado. Tercero interesado: SANOFI SYNTHELABO. GACETA OFICIAL d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contestó la demanda diciendo: “Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda (…).

Me ratifico en la resolución No. 976720 (…) pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional (…)”. 16/10/2009 3.52 que las marcas en cuestión (…) pueden crear confusión o asociación en el público consumidor (…)”. 4. “Si se concediese el registro de la marca NESPO (…) se estaría diluyendo el prestigio y el esfuerzo realizado por mi representado durante muchos años y se estaría tutelando un acto de competencia desleal (…)”.

CONSIDERANDO: El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda, diciendo: “A.- Negativa pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. B. Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia.

C. Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretenciones de la parte actora. D. Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción (…). E. Falta de derecho del actor (…)”. El Director de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda diciendo que acude al proceso “Con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa (…)”.

La sociedad SANOFI SYNTHELABO, tercero interesado en el proceso, después de plantear excepciones, contesta la demanda y manifiesta que: 1. Es propietaria de la marca No-SPA registrada para la Clase 5. 2. Existe semejanza entre los signos en conflicto y que “La semejanza gráfica (…) es clara, pues la mayoría de las letras que las conforman coinciden, especialmente las consonantes que son idénticas y se encuentran dispuestas en un mismo orden (…).

La similitud fonética es muy importante, pues la pronunciación de las denominaciones en pugna es extremadamente similar (…) existen elementos auditivos tan parecidos que sin duda generarían confusión en el público consumidor (…)”. 3. “(…) los productos que amparan las denominaciones en conflicto pertenecer a la clase internacional No. 5 (…) resultando evidente Que la norma contenida en los artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo NESPO se presentó el 21 de junio de 1999, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretará el artículo 83 literal a) de la Decisión 344; y, de oficio, se interpretará el artículo 81 de la misma Decisión; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) GACETA OFICIAL Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro Sobre la base del concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, ga- 16/10/2009 4.52 rantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “Signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). GACETA OFICIAL La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo NESPO cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Comparación de signos denominativos simples y compuestos En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 16/10/2009 5.52 El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que es el caso de la marca opositora, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto y que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”.

(Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso GACETA OFICIAL 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

El juez consultante deberá tomar en cuenta que en el caso concreto el signo opositor es denominativo compuesto y por lo tanto deberá aplicar la jurisprudencia transcrita en lo que sea aplicable al caso, es decir, deberá analizar si el elemento compuesto del signo opositor le da suficiente distintividad frente al signo solicitado y por lo tanto no producir confusión entre el público consumidor. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 16/10/2009 6.52 El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que GACETA OFICIAL en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Pro- 16/10/2009 7.52 ceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. GACETA OFICIAL 4.

Signos distintivos notoriamente conocidos La actora manifiesta que el signo solicitado para registro NESPO es notoriamente conocido y goza de una protección especial, por lo tanto el Tribunal considera necesario referirse a este tema. El examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al de los signos ordinarios.

Lo anterior no quiere decir que las marcas notorias tengan indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de las notorias, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad realizado por la oficina nacional competente. El Tribunal ha manifestado “Lo que se está afirmando, es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo.

Es decir, debe tener en cuenta que la marca notoria ya es distintiva en el comercio subregional o en un país sujeto a reciprocidad y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido por el gran prestigio que ha sido adquirido por la marca notoriamente conocida y, por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, los factores de la misma, y la clase de productos que se pretende registrar 1, etc”.

(Proceso Nº 125-IP2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1706, de 17 de marzo de 2009, marca: S SECURITY SYSTEMS (mixta) Así las cosas, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente; es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 1 No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas. 16/10/2009 8.52 Ahora bien, la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, mediante prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Por lo tanto, se aclara nuevamente, que todo signo que pretende ser registrado como marca, inclusive si es notorio, debe cumplir con los requisitos exigidos y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la norma comunitaria. 5. Riesgo de dilución En vista de que en el procedimiento interno que dio origen a la presente interpretación prejudicial, el demandado manifestó que el registro del signo solicitado podría causar la dilución de la fuerza distintiva de su marca, el Tribunal considera que se debe hacer un breve análisis de lo que es la dilución. La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y por tanto, de su valor comercial.

El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia.” (MONTEAGUDO, MONTIANO, “La Protección de la Marca Renombrada”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. pág. 283). A pesar de que el riesgo de dilución ha sido aparejado con la protección de signos notoriamente conocidos, este riesgo se ha ido extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Ha- GACETA OFICIAL 16/10/2009 9.52 ciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada. 7.

Análisis de registrabilidad con signos compuestos por palabras genéricas, de uso común y descriptivas Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar. Sobre los signos conformados por palabras genéricas, el Tribunal, al referirse a este tipo de signo ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.

La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”. (Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 917, de 10 de abril de 2006, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). 6. Marcas farmacéuticas En el caso concreto, el signo que se solicita NESPO es para distinguir todos los productos de la Clase 5, por lo que resulta conveniente abordar el tema de las marcas farmacéuticas.

Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº 48-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). En el caso de autos el signo sobre la base del cual se presenta la oposición es NO-SPA; por lo que el Tribunal considera pertinente analizar el tema de los signos conformados por palabras genéricas, de uso común y descriptivas. La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP2003, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Respecto a los signos conformados por palabras de uso común, el Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o GACETA OFICIAL terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O. A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). Respeto a los signos conformados por elementos descriptivos, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a 16/10/2009 10.52 dichos signos, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el signo conformado por elementos descriptivos no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.

De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo o está compuesto por elementos descriptivos, es formularse la pregunta “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTIFRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995) GACETA OFICIAL Por lo expuesto, en el caso concreto, el consultante deberá analizar que el signo opositor está conformado por elementos genéricos, de uso común y descriptivos y proceder en consecuencia en el momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 16/10/2009 11.52 CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y por tanto, de su valor comercial. CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo NESPO cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. El juez consultante deberá tomar en cuenta que en el caso concreto el signo opositor es denominativo compuesto y por lo tanto deberá aplicar la jurisprudencia transcrita en lo que sea aplicable al caso, es decir, deberá analizar si el elemento compuesto del signo opositor le da suficiente distintividad frente al signo solicitado, lo que, en un principio, puede evitar la confusión con el signo solicitado.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

SEXTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SÉPTIMO: El consultante deberá analizar que el signo opositor está conformado por elementos genéricos, de uso común y descriptivos y proceder en consecuencia en el momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad. La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 7096-LE, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

GACETA OFICIAL 16/10/2009 12.52

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 028-IP-2009 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: DOMINO (ETIQUETA). Actor: señora Leonor Carreño de Lozano. Proceso interno Nº 2000-6252. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2000-6252;

El auto de 22 de abril de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: Leonor Carreño de Lozano Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: señor Juan Pablo Ordóñez y Desarrollo Roma Ltda. Tercero coadyuvante: sociedad DOMINO’S PIZZA INC. b) Hechos 1. El 11 de junio de 1985, el señor Alberto Fontecilla Moreno, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo DOMINO (etiqueta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Después de algunos requerimientos atendidos, el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 409 de 21 de octubre de 1994, al que no se presentó oposición alguna. GACETA OFICIAL 3. En 1994 se informó sobre la conciliación celebrada con la sociedad DOMINO’S PIZZA INC. 4. Por Resolución Nº 1021, de 30 de enero de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo DOMINO (etiqueta) solicitado, por considerar que es confundible con la marca registrada DOMINO (nominativa) cuyo titular es DOMINO’S PIZZA INC. 5.

En 1997 el señor Alberto Fontecilla Moreno, cedió sus derechos a la señora Leonor Carreño de Lozano. 6. La actora interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 26960, de 13 de diciembre de 1999 confirmó la Resolución impugnada. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La señora Leonor Carreño de Lozano en su escrito de demanda manifiesta: 1.

Que se violaron los artículos 56 y 59 del Código Contencioso Administrativo, los artículos 29 y 116 de la Constitución Política del Estado, el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil. La actora manifiesta que no se respetó el debido proceso ya que no se decretaron ni practicaron la totalidad de las pruebas solicitadas, por el demandante, en el recurso de apelación, ya que con dichas pruebas se pretendía “demostrar la coexistencia real de los signos en conflicto (…)” y el uso de la enseña y nombre comercial DOMINO por parte de la demandante. 2.

Haber celebrado, con el tercero interesado, DOMINO’S PIZZA un acuerdo de conciliación “para que sus signos distintivos coexistan en el mercado”. Este acuerdo fue celebrado ante “Juez de la República (…) por vía de conciliación, lo cual implica que el acta que contiene el acuerdo tiene efectos de sentencia (…)”. 3. Que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, ya que de conformidad con el acuerdo firmado “el examinador debió contraer su análisis, al aspecto de uso que permite la coexistencia de los signos, es decir, al hecho de que la marca DOMINO’S PIZZA se especializó en un producto alimenticio, 16/10/2009 13.52 PIZZA vendido para consumir fuera de establecimientos tales como restaurantes afines, mientras que la marca DOMINO (ETIQUETA) circunscribe su utilización a un establecimiento abierto al público y con venta de productos alimenticios diferentes a las pizzas”. 4.

Que, la actividad que realiza DOMINO’S PIZZA “requiere un alto grado de especialidad en los servicios domiciliarios” mientras que en la actividad que realiza la demandante “el consumidor necesariamente debe comparecer a adquirir los productos y los servicios a su punto de venta, lo cual hace que el tipo de consumidor y las actividades mercantiles sean diametralmente opuestas”. 5.

Que por lo expuesto “el tema de la identidad o similitud entre los signos no tiene ninguna relevancia en el presente asunto y el estudio debe centrarse única y exclusivamente en las actividades de servicios de la clase 42 que ejerce cada uno de los titulares de las marcas dentro del contexto de tiempo, modo y lugar (…)”. 6. Finalmente que la violación al debido proceso “constituyen una expresa y manifiesta violación a la ley interna colombiana, motivo por el cual solicito al Despacho que la nulidad sobre este aspecto sea declarada sin necesidad de que el Tribunal Andino de Justicia produzca interpretación prejudicial sobre este punto, por tanto la interpretación solo debe producirse sobre la posibilidad de que la conciliación ante un juez de la República de Colombia, dentro del proceso de protección de derechos de propiedad industrial pueda atenuar o limitar la aplicación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. 2. Entre los signos en conflicto “existen similitudes ortográficas y fonéticas, que imposibili- GACETA OFICIAL tan su diferenciación por parte del adquiriente o consumidor induciéndolo a confusión, y que el signo DOMINO (mixto) no es registrable en virtud de lo establecido por el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486”. 3.

“(…) el signo DOMINO, analizado con su complemento figurativo y la marca DOMINO, son semejantes entre sí, presentando similitud ortográfica y fonética, y el signo que se pretende registrar reproduce en su integridad la marca registrada, por lo tanto no son suficientemente diferentes como para que el público consumidor las individualice y no exista ningún riesgo e (sic) confusión, ya que el consumidor no podrá establecer con claridad la distintividad al momento de elegir”. 4.

La Superintendecia “se abstuvo de decretar las pruebas por que estas eran inconducentes, debido a que el signo a registrar es idéntico a una marca ya registrada, y además se pretendía registrar para los mismos servicios, razón por la cual la Entidad aplicó con absoluta claridad lo estipulado (sic) por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, declarando la irregistrabilidad del signo DOMINO”.

El señor Juan Pablo Ordóñez, por medio de Curador Ad Litem y como tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo: 1. Que tiene interés para intervenir en el proceso “toda vez que la ejecutoria de los actos administrativos implica entre otros, un desconocimiento del acta de conciliación firmada en el juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá (…) donde se llegó a un acuerdo sobre la coexistencia de marcas.

Existe diferencia a simple vista, entre las marcas DOMINO (ETIQUETA), enseña comercial de la cual es propietaria la parte actora y DOMINO’S Pizza, de propiedad de Desarrollo Roma Ltda., JUAN PABLO ORDOÑEZ, DOMINO PIZZA INC”. Y que “la conciliación es un acto jurídico complejo, donde se celebra un acuerdo, por medio del cual se crea, modifica o termina una determinada situación”. 2.

Que “se presenta una violación directa a las normas, en el actuar de la administración, es como si las normas no existieran y la conciliación realizada, no se hubiera realizado, al no tenerla en cuenta”. 16/10/2009 14.52 La sociedad DOMINO’S PIZZA INC., por medio de apoderado, interviene como coadyuvante de la parte actora y dice: 1. Que es propietaria de los registros marcarios DOMINO Clase 42, DOMINO’S PIZZA Clase 42 y DOMINO’S PIZZA Clase 30. 2.

Que el acuerdo conciliatorio “es vinculante para mi representada por cuanto en él participó la sociedad Desarrollo Roma Ltda. en su calidad de Licenciataria de Domino’s Pizza, Inc, para el uso de las marcas enunciadas”. 3. Que “Dentro de los derechos derivados del mencionado acuerdo Domino’s Pizza, Inc. quedó facultada para utilizar el signo DOMINO’S PIZZA (…).

Igualmente, la señora Leonor Carreño quedó facultada para utilizar el signo DOMINO’S (…). 4. Que en el acuerdo conciliatorio, Domino’s Pizza, Inc. adquirió las siguientes obligaciones: “(…) DESARROLLO ROMA LTDA., JUAN PABLO ORDOÑEZ, DOMINO’S PIZZA, INC. y/o las personas o entidades que se autoricen para usar el signo DOMINO’S PIZZA se comprometen a no controvertir el uso del signo DOMINO por parte DE LEONOR CARREÑO, ALBERTO FONTECILLA y/o las personas que ellos autoricen, siempre y cuando dicho uso se realice en la forma atrás descrita”. 5.

Por tanto, las Resoluciones demandadas “pugnan con el acuerdo y en consecuencia, Domino’s Pizza interviene en el presente proceso con el fin de coadyuvar las pretensiones de la demandante”.

CONSIDERANDO

Que, la norma contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la so- GACETA OFICIAL licitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo DOMINO (etiqueta) se presentó el 11 de junio de 1985, es decir, en vigencia de la Decisión 85 y el Acuerdo de Coexistencia Marcaria se celebró en vigencia de la Decisión 344 por lo que de acuerdo a los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se deberá interpretar los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85, el artículo 107 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. 16/10/2009 15.52 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 107.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

(…)”. Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

(…)”. (…) GACETA OFICIAL Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; 16/10/2009 16.52 ble para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

La solicitud de registro del signo DOMINO (etiqueta) fue el 11 de junio de 1985, en vigencia de la Decisión 85, por lo tanto, esta es la norma aplicable en todo lo referente al cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. 2. La marca y los requisitos para su registro ( )”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso se realizará una interpretación prejudicial más específica.

En consecuencia, ésta se referirá a la aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares al caso concreto: 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como, el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 127-IP-2006, de 17 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, signo: RADIANT, emitida para la causa interna Nº 2003-000446, que también cursa ante el Consejo de Estado que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplica- Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 153-IP-2005, de 9 de noviembre de 2005, publicada en la G.O.A.C. Nº 1284 de 13 de enero de 2006, marca: HALITOS, emitida para la causa interna N° 1998-05215, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca DOMINO (etiqueta), cumple con los requisitos sustantivos al momento de presentarse la solicitud de registro, esto es de novedad, visibilidad y distintividad, previstos en el artículo 56 de la Decisión 85 y, si además, no se encuentra incursa en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la misma Decisión. 3.

Comparación entre marcas mixtas y denominativas En vista de que el signo solicitado para registro es DOMINO (etiqueta) y la marca sobre la cual se negó el registro es DOMINO (nominativa), corresponde realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, para lo cual, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 195-IP-2006, de 6 de febrero de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1495, de 10 de mayo de 2007, signo: UBS (nominativo), emitida para la causa interna Nº 20040196, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

GACETA OFICIAL Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo mixto y uno denominativo, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. 4.

De la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes gráfica e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, ya citada, correspondiente al Proceso 153-IP-2005.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes gráfica e ideológica, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre dichos signos. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su 16/10/2009 17.52 caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 5.

Derechos conferidos por el nombre comercial Dentro del proceso interno, la sociedad actora argumentó que tiene derechos adquiridos sobre el signo DOMINO “derivados de la existencia previa del nombre comercial y enseña comercial DOMINO (…)”, por lo tanto el Tribunal considera necesario referirse a este tema. El Tribunal reitera: “(…) que el titular de un nombre comercial, depositado o no, no tiene un derecho inexorable en relación con el registro del mismo signo como marca.

Lo anterior, por cuanto de todas maneras la autoridad nacional, debe realizar un análisis complejo para estudiar factores como los requisitos de registrabilidad y el riesgo de confusión o asociación con marcas registradas, dado que, como se advirtió, quien utilice un signo como nombre comercial y quiera registrar el mismo signo como marca debe formular una solicitud que implica el examen de registrabilidad”.

(Proceso 183-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1283, de 11 de enero de 2006, marca: FRUTTI (nominativa). 6. Acuerdos de Coexistencia Marcaria en el marco del Acta de Conciliación El Tribunal considera necesario interpretar este tema, en virtud de que las partes alegan que han suscrito un Acta de Conciliación, que contiene un Acuerdo de Coexistencia Marcaria entre dichas partes, el cual debe ser reconocido.

Al respecto, el Tribunal aclara que la norma comunitaria sólo hace referencia a los Acuerdos de Coexistencia Marcaria sin hacer ningún tipo de particularidad respecto a los tipos de instrumentos en los que se encuentren plasmados dichos Acuerdos, por lo tanto, el Tribunal, considera que las Actas de Conciliación suscritas entre las partes deben ser analizadas dentro de la norma comunitaria como Acuerdos de Coexistencia, es decir, deben cumplir todos los requisitos que la norma exige para la suscripción de este tipo de Acuerdos, esto en virtud de que la norma comunitaria siempre protege el derecho de los consumidores.

GACETA OFICIAL La coexistencia de derecho se encuentra prevista en el artículo 107 de la Decisión 344 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y, que distingan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.

Sin embargo, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.

Al respecto, el Tribunal dice que los “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.

(Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1015, de 27 de noviembre de 2003, marca: BSCH mixta). El Tribunal ha señalado sobre el tema que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el 16/10/2009 18.52 bien común sobre el interés particular”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739, de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). De lo expuesto, queda claro que sobre la base de la normativa comunitaria, para el Tribunal, el Acta de Conciliación que contiene un Acuerdo de Coexistencia Marcaria debe cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria, en este caso con el artículo 107 de la Decisión 344.

Y como se tiene dicho en las referencias jurisprudenciales antes transcritas, la Autoridad Nacional Competente, es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscrito entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor.

Por lo tanto, en tal medida y sobre la base de estos argumentos será o no aceptada el Acta de Conciliación celebrada por las partes. 7. Conexión competitiva Este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 24-IP-2008, de 24 de abril de 2008, publicada en la G.O.A.C. Nº 1635, de 24 de julio de 2008, signo: CNH, emitida para la causa interna N°. 2003-00015, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. GACETA OFICIAL En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en la Decisión 85, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad 16/10/2009 19.52 de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

CUARTO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

SEXTO: Quien utilice un nombre comercial, depositado o no, no tiene un derecho inexorable en relación con el registro del mismo signo como marca. Lo anterior, por cuanto la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deben realizar un análisis complejo donde se analizan factores como los requisitos de registrabilidad de un signo como marca y el riesgo de confusión con otras marcas registradas.

SÉPTIMO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;

(iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente. El Acta de Conciliación que contiene un Acuerdo de Coexistencia Marcaria debe cumplir con los requisitos arriba mencionados. GACETA OFICIAL 16/10/2009 20.52 La Autoridad Nacional Competente, es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes –sea cual sea el instrumento en el que se plasmen- y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor.

Por lo tanto, en tal medida y sobre la base de estos argumentos será o no aceptada el Acta de Conciliación celebrada por las partes. del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO OCTAVO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2000-6252, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 038-IP-2009 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 135 literal f), 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: PESCANOVA (mixto). Actor: sociedad PESCANOVA S.A. Proceso interno Nº 2003-0017. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2003-0017;

El auto de 22 de abril de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; GACETA OFICIAL Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno 16/10/2009 21.52 6.

El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 25283, de 31 de julio de 2002, también, confirmó la Resolución Nº 11455, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. Demandante: PESCANOVA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad LLOREDA GRASAS S.A. b) Hechos 1. El 23 de agosto de 2001, la sociedad PESCANOVA S.A, solicitó, ante la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PESCANOVA (mixto) formada por un diseño muy especial en el que sobresale la P alargada contrapuesta por un pescado en tipo especial de letra, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 508, de 25 de septiembre de 2001, al que no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3. Por Resolución Nº 11455, de 22 de abril de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo PESCANOVA (mixto) por considerar que es confundible con la marca NOVA (nominativa) registrada a favor de la sociedad LLOREDA GRASAS S.A. para distinguir productos de la Clase 29.

Contra dicha Resolución la sociedad PESCANOVA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. El 16 de mayo de 2002, la sociedad PESCANOVA S.A. modificó el registro marcario y restringió los productos única y exclusivamente a “Alimentos congelados a base de carne, pescado, aves y caza, no incluidos en otras clases“. 5.

El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 16615, de 29 de mayo de 2002, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad PESCANOVA S.A. en su escrito de demanda manifiesta que: 1. La Superintendencia de Industria y Comercio con la emisión de las Resoluciones impugnadas violó los artículos 134, 136 literal a), 143 y 150 de la Decisión 486. 2.

El signo solicitado PESCANOVA (mixto) es un “diseño indivisible formado por un todo, que es novedoso y se ha constituido en una marca con fuerza distintiva suficiente, respecto de otros signos o productos con los que pudiera confundirse (…) el cual no se encuentra afectado por la existencia previa de la marca nominativa NOVA” y que la Superintendencia limita y fracciona el signo a NOVA omitiendo elementos esenciales. 3.

“(…) la marca PESCANOVA esta (sic) compuesta por NUEVE (9) letras frente a cuatro (4) letras, que componen a la marca base de la negativa NOVA, es decir que la marca de mi representada tiene más del doble de las letras del signo que sirvió de fundamento para el rechazo. A lo anterior debemos agregar el diseño de la marca de mi representada (…)” razones por las cuales no existe similitud desde el punto de vista visual, fonético, conceptual y ortográfico y no existe confusión. 4.

La violación del artículo 143 de la Decisión 486 se debió a que la demandante cumplió con todos los requisitos exigidos para modificar su solicitud a fin de disminuir los productos a distinguir, lo cual no fue tomado en cuenta por la Superintendencia. 5. Se violó el artículo 150 de la Decisión 486 ya que la Superintendencia “erró al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo PESCANOVA (mixto), en tipo especial de letra, pues la citada marca (sic) no está incursa en causal de irregistrabilidad alguna (…)”.

GACETA OFICIAL d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que: 1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. 2. La expresión PESCANOVA (mixta) “si bien es susceptible de representación gráfica (…) carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto del signo registrado ‘NOVA’ (Mixta) (sic) resulta indudable que presentan similitudes graficas (sic), fonéticas y visuales que claramente no le otorgan distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”. 3.

El signo solicitado PESCANOVA (mixto) está compuesto de “dos vocablos como son PESCA y NOVA, resultando por un lado la denominación ‘PESCA’ como genérica de alguno de los productos que pretende distinguir, y por el otro la denominación ‘NOVA’ es la reproducción idéntica de la marca registrada ‘NOVA’ (…)”. 4. Al estar al frente de un signo mixto y uno denominativo “evidentemente predomina el elemento denominativo de las expresiones verbales ‘PESCANOVA’ y ‘NOVA’ cuyo término básico es nova, y sobre el cual la sociedad actora le antepuso la expresión ‘PESCA’ que a su vez es un elemento genérico de los productos de la clase 29 (…) que de ninguna manera le permite adquirir distintividad (…) como tampoco su elemento gráfico (…)”. 5.

Los productos distinguidos por los signos en conflicto son los mismos, clase 29. 16/10/2009 22.52 1. Que la restricción de productos presentada por la actora para distinguir exclusivamente “’alimentos congelados a base de carne, pescados, aves y casa no incluidos en otras clases’ no elimina la confusión que generaría su presencia en el mercado frente a un signo tan similar como lo es NOVA y para identificar productos que están comprendidos en la misma clase”. 2.

Que la Superintendencia dio una correcta aplicación a los artículos 134, 136 literal a), 143 y 150 de la Decisión 486, tomando en cuenta que el signo PESCANOVA si bien puede cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 134, sin embargo que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que el signo PESCANOVA “es irregistrable por cuanto reproduce la totalidad de elementos de una marca registrada”. 3.

Que entre los signos en conflicto “existen semejanzas de orden visual, fonético y gramatical que generan riesgo de confusión en el público consumidor (…)” y que “A simple vista las dos marcas resulta similares, puesto que el gráfico que acompaña a la expresión PESCANOVA, precisamente resalta el elemento denominativo, agregando únicamente a la letra P una figura adicional que no constituye la parte sustancial de la marca, pues en todo caso, aparece destacada la palabra PESCANOVA”. 4.

Que la totalidad de letras de la marca NOVA aparecen en la marca PESCANOVA y “la expresión PESCA (…) hacer referencia a la actividad de pesca o al pescado. Se trata de un prefijo genérico que no aporta distintividad al signo PESCANOVA”.

CONSIDERANDO: 6. Por lo tanto, la Superintendencia actuó bien al “negar el registro como marca del signo ‘PESCANOVA’ (Mixta) (sic), por ser similarmente confundible con la marca registrada ‘NOVA’ (Nominativa) que distingue productos de la clase 29 (…)”. Que, las normas a las que hace referencia la demandante, contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

La sociedad LLOREDA GRASAS S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo: Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin GACETA OFICIAL de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo PESCANOVA (mixto) fue el 23 de agosto de 2001, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, se interpretarán los artículos 134, 135 literal f), 136 literal a) y 143 de la Decisión 486.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 16/10/2009 23.52 g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Articulo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación. (…)”. GACETA OFICIAL Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1.

La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N°. 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo PESCANOVA (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. Clases de marcas.

Comparación entre un signo mixto y uno denominativo En vista de que el signo solicitado para registro es PESCANOVA (mixto) y la marca sobre la cual se negó el registro es NOVA (nominativa), corresponde realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, para lo cual, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 195-IP-2006, de 6 de febrero de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1495, de 10 de mayo de 2007, signo: UBS (nominativo), emitida para la causa interna Nº 20040196, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo mixto y uno 16/10/2009 24.52 denominativo, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y/o de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica y reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 78-IP2006, de 5 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitido en la causa interna Nº 2002-00270.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo solicitado PESCANOVA (mixto) y la marca registrada NOVA (denominativa).

GACETA OFICIAL 16/10/2009 25.52 4. Palabras genéricas en la conformación de signos marcarios 5. La modificación de la solicitud de un registro marcario Tomando en cuenta que en el caso de autos el signo solicitado para registro PESCANOVA (mixto) está conformado por un elemento genérico, como es PESCA, el Tribunal considera necesario referirse a los signos genéricos y específicamente a los signos que están conformados por un elemento genérico como es el caso que nos ocupa.

El artículo 143, primer párrafo, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concede al solicitante del registro de un signo como marca la facultad de pedir a la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite, que se modifique su solicitud. Mientras que el tercer párrafo le prohíbe el cambio de aspectos sustantivos del signo, o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Por tanto, la modificación podrá abarcar, desde los términos formales de la solicitud, a fin de corregir cualquier error material en ella o en el signo, hasta la disminución de los productos o servicios allí especificados. El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.

En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si la marca PESCANOVA (mixta), apreciada en su conjunto, resultaría genérica o no con relación a los productos que distingue. En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios.

Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase. De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro.

Los segundos, en el contexto del artículo 143 de la Decisión 486, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar.

En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. Al respecto, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solici- GACETA OFICIAL tud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ( )”.

(Proceso 41-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195, de 11 de mayo de 2005, marca: DISEÑO). El citado artículo 143, en su segundo párrafo determina que la Oficina Nacional Competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, sugerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo determinado en el artículo 144 de la Decisión 486.

Finalmente, el cuarto párrafo de la disposición citada remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones. Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que “las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril del 1995).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo PESCANOVA (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevale- 16/10/2009 26.52 ce y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo PESCANOVA (mixto) es similar a la marca registrada NOVA (denominativa) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

QUINTO: Si bien, los signos genéricos no son registrables, sin embargo en el caso de un signo que contenga un elemento genérico en su composición, en momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad de dicho signo éste no puede ser fraccionado y debe ser apreciado en su conjunto, por lo tanto un signo que contenga un elemento genérico, pero que en su conjunto esté formado por otros elementos que le dan la suficiente distintivad, es registrable.

SEXTO: La modificación de la solicitud de registro de una marca, de acuerdo al artículo 143 de la Decisión 486, podrá darse únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, a la eliminación o restricción de productos o servicios prin- GACETA OFICIAL 16/10/2009 27.52 cipalmente especificados.

La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-0017, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 040-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: Z-NUR (nominativo). Actor: sociedad ALDRISTON FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA. Proceso interno Nº 2004-0384. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil nueve. Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno VISTOS: Demandante: ALIMENTOS ZENÚ S.A. La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2004-0384;

El auto de 4 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad ALDRISTON FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA. b) Hechos 1. El 27 de marzo de 2003, la sociedad ALDRISTON FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA. solicitó, ante la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo nomina- GACETA OFICIAL tivo Z-NUR para distinguir “Alimento a base de leche descremada rico en proteínas, vitaminas y minerales” productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 528, de 30 de mayo de 2003, al que presentó oposición la sociedad de ALIMENTOS ZENÚ S.A. sobre la base de sus marcas ZENÚ (nominativa) Clases 29 y 30 y ZENÚ (mixta) Clases 29 y 30. 3. Por Resolución Nº 30438, de 29 de octubre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca Z-NUR.

Contra dicha Resolución la sociedad ALIMENTOS ZENÚ S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 03012, de 23 de febrero de 2004, decidió revocar la Resolución Nº 30438 y negó el registro de la marca Z-NUR. La sociedad ALDRISTON FARMACÉUTICOS DE COLOMBIA LTDA. interpuso recurso de apelación. 5.

Este recurso fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 9675, de 30 de abril de 2004, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 03012 y confirmó la Resolución 30438. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 16/10/2009 28.52 (…)” y que “son confundibles ortográfica y fonéticamente (…).

Después de hacer un análisis de los signos concluye que “El simple hecho de que el solicitante de la marca ZNUR haya eliminado la letra ‘e’, reemplazándola por un guión, y haya añadido la letra final ‘r’, no otorga distintividad a dicha marca, máxime si se toma en consideración que la letra Z tienen como segunda vocal justamente la letra ‘e’, lo cual llevará al consumidor a reemplazar mental y automáticamente el guión por una ‘e’”.

Respecto a la similitud fonética dice que “sí presentan semejanzas auditivas”. 3. “(…) la coexistencia de las marcas ZENU y Z-NUR en la Clase 30 causa tanto un riesgo de confusión, como un riesgo de asociación”. Respecto a los productos identificados por cada signo dice que “La marca ZENU se encuentra registrada y vigente para amparar todos los productos comprendidos en la Clase 30 (…).

A su vez, la marca Z-NUR fue solicitada y concedida para distinguir ‘un alimento a base de leche descremada rico en proteínas, vitaminas y minerales’, productos también comprendidos en la Clase 30”. 4. “Frente a las marcas confundiblemente similares, como lo son ZENU y Z-NUR, el consumidor incurrirá en confusión indirecta, al atribuirle a los productos marcados Z-NUR un mismo origen empresarial que los productos ZENU”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que: c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad ALIMENTOS ZENÚ S.A. en su escrito de demanda manifiesta que: 1.

La Superintendencia de Industria y Comercio con la emisión de las Resoluciones impugnadas violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que la sociedad ALIMENTOS ZENÚ S.A. “es titular de la marca ZENU en las Clases 3, 5, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 y 42”. 2. En el caso de autos, entre los signos en conflicto “no hay identidad, sino semejanza 1.

Con la expedición de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 2. El signo Z-NUR “(…) tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘ZNUR’ vs ‘ZENU’, se tiene que, ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”.

GACETA OFICIAL 3. Entre los signos en conflicto “no existen semejanzas entre sí, existen elementos ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario solicitado, frente al registrado se hace suficientemente distintivo ante los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”. 4. “(…) en el aspecto fonético se tiene que la pronunciación entre las mismas es diferente, de una parte la marca (sic) solicitada se pronuncia ZETANUR y la marca registrada se pronuncia ‘ZENU’, sin que exista riesgo de confusión, además que la sílaba tónica es diferente y n (sic) su conjunto no son confundibles por lo que inducen al público a error”. 5.

Por lo tanto el signo Z-NUR es registrable. La sociedad ALDRISTON FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que: 1. “(…) al cotejar las marcas en discusión encontramos que visual, fonéticamente, auditivamente y conceptualmente son diferentes” ya que “son totalmente disímiles pues generan un impacto visual que las hace diferenciarse la una de la otra (…).

En cuanto a la similitud fonética observamos, que al pronunciarlas sucesiva y alternativamente las marcas en conflicto se escuchan diferentes, por lo tanto no originan confusión auditiva (…)”. 2. El signo Z-NUR “se constituye como una denominación caprichosa o de fantasía dado que carece de significado alguno, y que las consonantes con la única vocal que la conforman están dispuestas caprichosamente de acuerdo a la imaginación de la sociedad titular Aldriston Farmacéutica de Colombia Ltda. (…)”. 3.

La comparación de los signos en conflicto debe basarse “en la identidad o semejanza de la sílaba tónica, pues es sobre la sílaba en la cual recae la diferencia fonética. En el caso que nos atañe, la sílaba tónica coincide con la primera sílaba de cada marca (…) Z (ZETA) y ZE (…). De donde se desprende que, la sílaba tónica en ambas marcas es totalmente diferente lo cual conlleva a que las marcas en cuestión sean totalmente distinti- 16/10/2009 29.52 vas y no se cause confusión en el público consumidor”. 4.

Se debe tomar en cuenta el principio de especialidad ya que la marca registrada ampara todos los productos de las Clases 29 y 30, mientras que el signo solicitado ha limitado y restringido los productos de la Clase 30 por lo que se concluye que “se trata de un producto multivitaminico (sic) ofrecido en polvo, siendo este un producto que además de estar limitado no se encuentra en ninguna forma relacionado con los productos que ofrece la sociedad demandante (…).

Más aún si tenemos en cuenta que dicha marca es conocida por producir y comercializar toda clase de carnes y embutidos”. 5. Como se ha demostrado los signos en conflicto “son suficientemente distintivos (…)”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo Z-NUR fue el 27 de marzo de 2003, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresa- GACETA OFICIAL mente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. 16/10/2009 30.52 Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N° 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo Z-NUR (nominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. Clases de marcas.

Comparación entre signos denominativos En vista de que el signo solicitado es denominativo y los signos sobre la base de los cuales se realiza la oposición son uno denominativo y uno mixto, el Tribunal determina los criterios para el análisis de estos tipos de signos, en consecuencia: En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: GACETA OFICIAL 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Comparación entre un signo mixto y uno denominativo En el caso de la comparación de un signo denominativo y uno mixto, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 195-IP-2006, de 6 de febrero de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1495, de 10 de mayo de 2007, signo: UBS (nominativo), emitida para la 16/10/2009 31.52 causa interna Nº 2004-0196, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo mixto y uno denominativo, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y/o de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica y reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 20-IP2009, de 1 de abril de 2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1730, de 9 de julio de 2009, marca: COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN, emitido en la causa interna Nº 2005-0154.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes ortográfica, fonética e ideológica, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los GACETA OFICIAL diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo solicitado Z-NUR (nominativo) y las marcas registrada ZENÚ (mixta) y ZENÚ (nominativa). 16/10/2009 32.52 amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, 4.

Conexión competitiva En vista de que el signo Z-NUR fue solicitado para distinguir productos de la Clase 29 y que las marcas sobre la base de la cual se presentaron oposiciones fueron ZENÚ (mixta) y ZENÚ (nominativa) registradas para distinguir productos de las Clases 29 y 30 corresponde analizar el tema de la conexión competitiva. Este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 24-IP-2008, de 24 de abril de 2008, publicada en la G.O.A.C. Nº 1635, de 24 de julio de 2008, signo: CNH, emitida para la causa interna N°. 2003-00015, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo Z-NUR (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad de un signo mixto con un signo denominativo compuesto, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión y/o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo Z-NUR (nominativo) es similar a las marcas registradas ZENÚ (mixta) y ZENÚ GACETA OFICIAL 16/10/2009 33.52 (nominativa) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión y/o de asociación al público consumidor.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara. del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO QUINTO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-0384, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 041-IP-2009 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión. Marca: MISANTOJITOS QUALA (nominativo).

Actor: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Proceso interno Nº 2004-0027. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2004-0027;

El auto de 7 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los ar- GACETA OFICIAL tículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. 16/10/2009 34.52 tenida en la Resolución Nº 11695.

De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. en su escrito de demanda manifiesta que: a) Partes en el proceso interno Demandante: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad QUALA S.A. b) Hechos 1.

El 7 de octubre de 2002, la sociedad QUALA S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo nominativo MISANTOJITOS QUALA para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 523, de 27 de diciembre de 2002, al que presentó oposición la COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. sobre la base de su marca ANTOJOS (mixta) registrada para distinguir productos de la Clase 30. 3.

Por Resolución Nº 11695, de 29 de abril de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca nominativa MISANTOJITOS QUALA. Contra dicha Resolución la COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4.

El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 018222, de 27 de junio de 2003, decidió confirmar la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 21947, de 31 de julio de 2003, confirmó la decisión con- 1.

La Superintendencia de Industria y Comercio con la emisión de las Resoluciones impugnadas violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que entre los signos en conflicto “no hay identidad, sino semejanza (…)” y que “entre ellas existe una clara similitud ideológica” ya que ambas marcas “evocan la idea de ‘ANTOJO’, o, lo que es lo mismo, ‘deseo vivo y pasajero de alguna cosa’”. 2.

“La expresión MISANTOJITOS va a ser leída por el consumidor como ‘Mis antojitos’, es decir, como el diminutivo de ANTOJOS, marca de propiedad de mi representada y la representación mental que va a hacer de una y otra es exactamente igual puesto que el concepto evocado es idéntico (…). Para el ama de casa, para los niños, para los tenderos, ‘antojos’ o ‘antojitos’ son exactamente lo mismo”. 3.

“(…) el hecho de que la marca solicitada esté acompañada de la indicación QUALA, no le otorga ninguna distintividad (…) no da al término ‘Antojitos’ o ‘Mis Antojitos’ (sic) ninguna connotación diferente a la ya expresada (…)”. 4. En el conjunto marcario solicitado “la expresión predominante es ‘Mis antojitos’ (sic) (…) denominación ya conocida por los consumidores, que pertenece al lenguaje común, su significado penetra con mayor fuerza en la mente y es recordado más fácilmente que una expresión de fantasía (Quala), donde el consumidor tiene que aprender una nueva palabra y enlazarla con los correspondientes productos”.

Manifiesta que esto en la doctrina se llama Relieve del factor tópico. 5. En conclusión “existe absoluta similitud ideológica entre las marcas ANTOJOS y MISANTOJITOS QUALA, lo cual configura el segundo presupuesto de aplicación de la causal de irregistrabilidad”. 6. Ambos signos en conflicto distinguen productos de la Clase 30 por lo que existe “iden- GACETA OFICIAL tidad entre los productos amparados por una y otra, configurándose así el tercer presupuesto para la aplicación de la causal de irregistrabilidad”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que: 1.

“(…) efectuado el examen de conjunto de los signos cotejados ‘MISANTOJITOS QUALA’ y ‘ANTOJOS’ concluyó que éstos no arrojan confusión y pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico, fonético y auditivo suficientemente distintivos”. 2.

Entre los signos en conflicto “existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”. 3. El signo solicitado MISANTOJITOS QUALA “consta de dos expresiones y la marca registrada de una sola expresión. Adicionalmente a ello, la marca opositora, goza de un componente figurativo propio y distinto, lo que descarta aún más el riesgo de confundibilidad” y que “la expresión QUALA que acompaña a la expresión MIS ANATOJITOS, denota claramente la procedencia empresarial del producto y este argumento, constituye otra razón adicional para descartar la presunta confundibilidad alegada por la actora”. 4.

“(…) teniendo en cuenta también las diferencias fonéticas, gráficas, ortográficas y visuales ya explicadas entre las marcas ‘MISANTOJITOS QUALA’ y ‘ANTOJOS’, es claro que, estas dos marcas pueden coexistir en forma pacífica en el mercado”.. 5. Por lo tanto, el signo MISANTOJITOS QUALA es registrable. La sociedad QUALA S.A. tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que: 16/10/2009 35.52 1.

“(…) el signo a registrar consiste en dos fonogramas MISANTOJITOS y QUALA expresión que considerara por si sola y en su conjunto constituye una expresión novedosa, diferenciable y plenamente distintiva para identificar productos de la clase 30 (…)” y por lo tanto el estudio se debe concentrar sobre el conjunto marcario el cual le otorga “suficiente distintividad al signo a registrar”. 2.

“(…) el hecho que un signo registrado incluya termine o inicie en la expresión ‘ANTOJOS’ no le da derecho para impedir el registro de otros signos diferentes, que casualmente utilicen el signo en ‘ANTOJITOS’; por lo tanto el registro de ‘MISANTOJITOSQUALA’ (sic), es perfectamente conducente porque cumple con todas las exigencias de orden legal, contenidas en la Decisión 486 (…)”.

CONSIDERANDO

Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo MISANTOJITOS QUALA fue el 7 de octubre de 2002, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán el artículo 136 literal a) de la GACETA OFICIAL Decisión 486 y, de acuerdo a la norma comunitaria, de oficio, se interpretará el artículo 134 y no se interpretarán los artículos 154 y 172 por no ser aplicables al caso concreto.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: 16/10/2009 36.52 Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1.

La marca y los requisitos para su registro Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. Este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N° 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo MISANTOJITOS QUALA (nominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.

Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas compuestas y la comparación de este tipo de marcas con las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que es el caso de la marca solicitada, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en GACETA OFICIAL el presente, que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”.

(Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

También, deberá tomarse en cuenta que al realizarse el cotejo entre un signo denominativo compuesto solicitado y un signo mixto se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en 16/10/2009 37.52 un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá analizar si la marca MISANTOJITOS QUALA al ser un signo denominativo compuesto es distintivo y si es confundible con el signo ANTOJOS (mixta). 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y/o de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica y reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 20-IP2009, de 1 de abril de 2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1730, de 9 de julio de 2009, marca: COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN (denominativa), emitido en la causa interna Nº 20050154.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes ortográfica, fonética e ideológica, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo solicitado MISANTOJITOS QUALA (nominativo) y la marca registrada ANTOJOS (mixta). 4.

Signos Evocativos En vista de que la demandante argumenta que ambas marcas “evocan la idea de ‘ANTOJO’, o, lo que es lo mismo, ‘deseo vivo y pasajero de alguna cosa’”, el Tribunal considera necesario referirse al tema de los signos evocativos. Los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y GACETA OFICIAL del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 46-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: CAMPO VERDE). Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo MISANTOJITOS QUALA (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En un signo denominativo compuesto, de existir un nuevo vocablo que pueda claramente identificar al signo y diferenciarlo de los demás, sería suficientemente distintivo para ser registrado. 16/10/2009 38.52 En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente, que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el producto y su origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error.

Además, al cotejarse un signo denominativo compuesto y uno mixto se debe identificar cuál de estos elementos, si el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y determinar la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo va a suscitar en los consumidores.

Estos criterios deberán ser analizados por el Juez Consultante para determinar si la marca MISANTOJITOS QUALA es suficientemente distintiva.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión y/o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo MISANTOJITOS (nominativo) es similar a la marca registrada ANTOJOS (mixta) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión y/o de asociación al público consumidor. GACETA OFICIAL 16/10/2009 39.52 CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara. miento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE QUINTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-0027, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumpli- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 042-IP-2009 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literal b), 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: MELENDEZ. Actor: sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. Proceso interno Nº 2002-0152. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al ar- tículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2002-0152;

El auto de 14 de mayo de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, GACETA OFICIAL 16/10/2009 40.52 Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. 4.

Contra dicha Resolución la sociedad MELÉNDEZ ALARCÓN S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. a) Partes en el proceso interno 5. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 9483, de 29 de marzo de 2001, confirmó la Resolución impugnada. Demandante: sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad MELÉNDEZ ALARCÓN S.A. b) Hechos 1. El 21 de julio de 1995, la sociedad MELÉNDEZ ALARCÓN S.A. (hoy en liquidación) solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo MELENDEZ (mixto) para distinguir productos amparados en la Clase 16 y servicios comprendidos en las Clases 36, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud presentó observación la sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. sobre la base de su nombre comercial MELÉNDEZ S.A. 3. El consultante en su informe de los hechos manifiesta que “Las oposiciones presentadas todavía no han sido resueltas para las Clases 16, 36 y 37, mientras que para la Clase 42 a través de la Resolución núm. 25382 de 26 de noviembre de 1996 proferida por la División de Signos Distintivos, se declaró fundada la oposición (sic) y se negó el registro de la marca”.

Sin embargo de acuerdo a los antecedentes del proceso, se observa que las oposiciones no resueltas a las que hace referencia el consultante son las que realizó el tercero interesado respecto a la solicitud de un signo de la sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. por lo tanto no corresponden al caso. Por el contrario, de los antecedentes que obran en autos se evidencia que las observaciones para las Clases 16, 36 y 37 fueron resueltas de manea satisfactoria para la actora, mientras que, tal como lo señala el consultante, la observación para la Clase 42 efectivamente fue resuelta por Resolución Nº 25382, de 26 de noviembre de 1996 en sentido de declarar fundada la observación y negar el registro del signo solicitado. 6.

El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 29650, de 18 de septiembre de 2001, revocó la decisión contenida en la Resolución 25382 de 26 de noviembre de 1996, declaró infundada la observación formulada por la sociedad MELÉNDEZ S.A., y concedió el registro de la marca mixta MELÉNDEZ a favor de MELENDEZ ALARCÓN S.A. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. en su escrito de demanda manifiesta que: 1.

El 11 de diciembre de 1995 solicitó el registro como marca del signo MELÉNDEZ (mixto) para identificar productos de la clase 20 y servicios de las clases 36, 37 y 42, asimismo, solicitó el depósito de su nombre comercial MELÉNDEZ dentro de las Clases 11, 19, 20, 36, 37 y 42. 2. La Superintendencia de Industria y Comercio con la emisión de la Resolución impugnada violó el artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 ya que “del estudio del Expediente No. 95-32415, bajo el cual se tramitó la solicitud de registro de la marca mixta MELENDEZ en clase 42, así como la observación formulada por mi representada, ésta jamás argumentó que el uso dado a su nombre comercial MELENDEZ hubiera sido efectuado mediante establecimientos de comercio virtuales.

Por el contrario, aportó pruebas reales que fueron valoradas y decretadas como plenas durante toda la actuación previa a la apelación”. 3. “(…) la resolución atacada en ningún momento analizó los argumentos expuestos por el recurrente en el sentido de que el nombre comercial de mi representada tenía una jurisdicción local, restringida al departamento del Valle del Cauca”.

GACETA OFICIAL 4. La Superintendencia no tuvo en cuenta “que ni siquiera el único apelante dentro del trámite, estaba controvirtiendo la veracidad de las pruebas de uso aportadas. Este siempre pretendió probar que los signos distintivos que se comparaban no eran confundibles, más no que el nombre comercial de mi representada no hubiera sido usado con anterioridad “. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que: 1.

Con la expedición de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. 2. La expresión MELÉNDEZ “y la gráfica especial que acompaña a la misma, que constituyen el signo en conjunto cuya concesión es objeto de este debate (…) cumple con los requisitos dispuestos en la Decisión 486 (…)” y que “efectuado el examen de registrabilidad de la marca mixta MELÉNDEZ, no arroja confusión con otra marca registrada previamente, por consiguiente, se descarta la violación del literal a) del artículo 136 (…)”. 3.

En relación al literal b) del mismo artículo 136 “considerando que si bien se estableció que la marca solicitada y el nombre comercial que fundamentó la observación son semejantes, el observante no probó el uso de dicho nombre comercial (…)”. Y respecto al establecimiento de comercio virtual que alega la Superintendencia en la Resolución impugnada y que el demandante afirma que no existe comercio virtual sino real dice “sin perjuicio de que el uso de un nombre comercial se efectúe mediante establecimientos de comercio o no, éste debe probarse y, de conformidad con lo establecido en el acto acusado, dicho uso no se probó por cuanto las pruebas aducidas con ese fin no permiten concluir que el observante haya utilizado real y efectivamente en el comercio, como nombre comercial, esto es como signo para identificar su empresa, la expresión MELÉNDEZ (…)”.

La sociedad MELÉNDEZ ALARCÓN S.A. tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que: 16/10/2009 41.52 1. Al ser las marcas en conflicto mixtas “se determina claramente que los elementos denominativos y gráficos que conforman el conjunto marcario no dan lugar a equívocos para que el público consumidor distinga la una de la otra”. 2.

“(…) teniendo en cuenta que el uso del nombre (apellido MELÉNDEZ) por parte de mi representada data de año 1976 tal como se desprende del certificado de la Cámara de comercio (sic) de esta sociedad, obrante en el expediente, siendo anterior al uso de la actora que data de 1986, tal como se desprende del certificado dela (sic) Cámara de Comercio de Cali, obrante en el expediente, le da derecho exclusivo sobre ese nombre comercial por su primer uso en el comercio, amén de lo normado en el artículo 157 de la decisión (sic) 486 (…)”. 3.

La demandante no se opuso al registro de la marca mixta solicitada “MELÉNDEZ ALARCÓN S.A. (…)”. 4. Con la Resolución impugnada la Superintendencia “no ha incurrido en violación de normas legales (…)” y que “la parte demandante no logra desvirtuar en manera alguna la ilegalidad del registro de la marca mixta MELENDEZ ALARCÓN S.A. (sic) (…)”.

CONSIDERANDO

Que, la norma contenida en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), GACETA OFICIAL en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo MELÉNDEZ (mixto) fue el 21 de julio de 1995, es decir, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a la normativa comunitaria y sobre la base de lo solicitado por el consultante se interpretarán, de oficio, los artículos 81, 83 literal b), 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, 16/10/2009 42.52 cientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

“(…) (…) Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi- Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…) Artículo128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro. (…)”. 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable GACETA OFICIAL a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172, párrafo cuarto de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Apoyándose en la doctrina, el Tribunal también ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad 16/10/2009 43.52 Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995, de 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). 2. La marca y los requisitos para su registro Sobre la base del concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. GACETA OFICIAL Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “Signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). 16/10/2009 44.52 La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca MELENDEZ (mixta) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

Comparación entre una marca mixta y un nombre comercial nominativo Revisados los documentos que acompañan a la solicitud de interpretación prejudicial, se verifica que, a pesar de que existen otros expedientes que corresponden a las mismas partes y donde se controvierten semejantes signos, en el caso de autos la controversia versa únicamente sobre el registro del signo MELENDEZ (mixto) y la observación presentada sobre la base del nombre comercial MELENDEZ S.A. Por lo tanto corresponde realizar la comparación entre el signo mixto solicitado y el nombre comercial nominativo sobre la base del cual se realiza la observación. Marcas mixtas Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor GACETA OFICIAL una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Signos denominativos (nombre comercial) Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca o por el nombre comercial; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar o la actividad económica que va a realizar, en el caso del nombre comercial.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Comparación entre signos mixtos y denominativos Sobre la base de la doctrina, el Tribunal ha manifestado que: “La doctrina se ha inclinado a 16/10/2009 45.52 considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. 4.

El nombre comercial, su protección y su prueba La Decisión 344 en su artículo 128, en concordancia con el artículo 83 literal b) de la misma Decisión, protege, aunque no define, al nombre comercial. No obstante, se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Con base en este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.

(Pro- GACETA OFICIAL ceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “( ) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro ( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nom-bre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…)”.

(Proceso 45-IP-98, ya citado). Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva exclusivamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER). 16/10/2009 46.52 Ámbito territorial del nombre comercial En vista de que la actora manifestó que la Resolución objeto de la impugnación “(…) en ningún momento analizó los argumentos expuestos por el recurrente en el sentido de que el nombre comercial de mi representada tenía una jurisdicción local, restringida al departamento del Valle del Cauca”, el Tribunal considera necesario referirse al tema.

Como se señaló, la protección del nombre comercial se deriva de su uso real y efectivo en el mercado, asimismo le serán aplicables, en lo que corresponda, las normas relativas a las marcas. Sobre el tema, el Tribunal ha manifestado: “En consecuencia de lo anterior, cabe derivar que la protección y efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son reconocidos, de modo que el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene alcance en todo el territorio del País Miembro donde se adquiere y no solamente en parte de éste”.

(Proceso 114-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1724 de 19 de junio de 2009, marca: CASTOR). En este sentido, toda disposición interna que se contraponga a la comunitaria o que implique una restricción al derecho descrito anteriormente, será inaplicable. Este Tribunal Jurisdiccional se ha pronunciado, al respecto, manifestando que ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior o posterior a la norma integracionista’”.

(Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA). Y que, por el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, “(…) en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable”.

GACETA OFICIAL 5. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud con un nombre comercial protegidos. Riesgo de confusión. Reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal b) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error.

No es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial o industrial por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo “una de las prohibiciones para otorgar el registro (…) la existencia de similitud o semejanza con el nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error”.

(Proceso 45-IP-98, ya citado). En consecuencia se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el registro a un signo como marca sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con un nombre comercial protegido. Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada o solicitada para registro y un nombre comercial protegido será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos 16/10/2009 47.52 tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

Además, el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial en relación con una marca “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.

Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”. (Proceso 3-IP98, ya citado).

La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las GACETA OFICIAL 16/10/2009 48.52 partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca US TOP). confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el signo distingue y la actividad económica que el nombre comercial ampara.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin GACETA OFICIAL descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse la marca MELÉNDEZ (mixta) y el nombre comercial MÉLENDEZ S.A. 6.

Derecho al uso exclusivo de un signo 16/10/2009 49.52 de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344”.

(Proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O. A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE). Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”.

(Proceso 09-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 481, de 13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX). 7. Conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos y servicios que distinguen dichos signos, en el caso de autos de una marca solicitada para distinguir productos de la Clase 16 y servicios de las Clases 36, 37 y 42 y un nombre comercial que realiza actividades comerciales en similares Clases, a efecto de establecer la posible conexión competitiva, y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz del registro del signo en la oficina nacional competente. El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse la marca; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien la registra en la oficina correspondiente.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios. En este sentido, el Tribunal reitera “en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo Esos criterios se refieren, fundamentalmente, a que “En primer lugar… los servicios y productos GACETA OFICIAL posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los servicios y productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de usuario o consumidor y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar los servicios y productos” (Proceso 226-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1330, del 21 de abril de 2006, caso “NAVEGALIA”). La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literales a) y b) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a un nombre comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio semejante a la actividad económica realizada por el nombre comercial, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 16/10/2009 50.52 CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. Sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiera, lo previsto en el artículo 172, párrafo cuarto de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo MELÉNDEZ (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un nombre comercial denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

CUARTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado. De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna del País Miembro contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas así como la reglamentación que al efecto establezca dicho País Miembro.

GACETA OFICIAL QUINTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEXTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y servicios a distinguir SÉPTIMO: El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca.

Este derecho le otorga la posibilidad de obrar en dichos Países contra terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

OCTAVO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios amparados por una marca y la actividad económica que realiza un nombre comercial. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión 16/10/2009 51.52 competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-0152, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 16/10/2009 52.52 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú