PROCESO 041-IP-2009 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión. Marca: MISANTOJITOS QUALA (nominativo).

Actor: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Proceso interno Nº 2004-0027. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2004-0027;

El auto de 7 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad QUALA S.A. b) Hechos 1. El 7 de octubre de 2002, la sociedad QUALA S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo nominativo MISANTOJITOS QUALA para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 523, de 27 de diciembre de 2002, al que presentó oposición la COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. sobre la base de su marca ANTOJOS (mixta) registrada para distinguir productos de la Clase 30. 3. Por Resolución Nº 11695, de 29 de abril de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca nominativa MISANTOJITOS QUALA.

Contra dicha Resolución la COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 018222, de 27 de junio de 2003, decidió confirmar la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 21947, de 31 de julio de 2003, confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 11695.

De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. en su escrito de demanda manifiesta que: 1. La Superintendencia de Industria y Comercio con la emisión de las Resoluciones impugnadas violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que entre los signos en conflicto “no hay identidad, sino semejanza (…)” y que “entre ellas existe una clara similitud ideológica” ya que ambas marcas “evocan la idea de ‘ANTOJO’, o, lo que es lo mismo, ‘deseo vivo y pasajero de alguna cosa’”. 2.

“La expresión MISANTOJITOS va a ser leída por el consumidor como ‘Mis antojitos’, es decir, como el diminutivo de ANTOJOS, marca de propiedad de mi representada y la representación mental que va a hacer de una y otra es exactamente igual puesto que el concepto evocado es idéntico (…). Para el ama de casa, para los niños, para los tenderos, ‘antojos’ o ‘antojitos’ son exactamente lo mismo”. 3.

“(…) el hecho de que la marca solicitada esté acompañada de la indicación QUALA, no le otorga ninguna distintividad (…) no da al término ‘Antojitos’ o ‘Mis Antojitos’ (sic) ninguna connotación diferente a la ya expresada (…)”. 4. En el conjunto marcario solicitado “la expresión predominante es ‘Mis antojitos’ (sic) (…) denominación ya conocida por los consumidores, que pertenece al lenguaje común, su significado penetra con mayor fuerza en la mente y es recordado más fácilmente que una expresión de fantasía (Quala), donde el consumidor tiene que aprender una nueva palabra y enlazarla con los correspondientes productos”.

Manifiesta que esto en la doctrina se llama Relieve del factor tópico. 5. En conclusión “existe absoluta similitud ideológica entre las marcas ANTOJOS y MISANTOJITOS QUALA, lo cual configura el segundo presupuesto de aplicación de la causal de irregistrabilidad”. 6. Ambos signos en conflicto distinguen productos de la Clase 30 por lo que existe “identidad entre los productos amparados por una y otra, configurándose así el tercer presupuesto para la aplicación de la causal de irregistrabilidad”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que: 1.

“(…) efectuado el examen de conjunto de los signos cotejados ‘MISANTOJITOS QUALA’ y ‘ANTOJOS’ concluyó que éstos no arrojan confusión y pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico, fonético y auditivo suficientemente distintivos”. 2.

Entre los signos en conflicto “existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”. 3. El signo solicitado MISANTOJITOS QUALA “consta de dos expresiones y la marca registrada de una sola expresión. Adicionalmente a ello, la marca opositora, goza de un componente figurativo propio y distinto, lo que descarta aún más el riesgo de confundibilidad” y que “la expresión QUALA que acompaña a la expresión MIS ANATOJITOS, denota claramente la procedencia empresarial del producto y este argumento, constituye otra razón adicional para descartar la presunta confundibilidad alegada por la actora”. 4.

“(…) teniendo en cuenta también las diferencias fonéticas, gráficas, ortográficas y visuales ya explicadas entre las marcas ‘MISANTOJITOS QUALA’ y ‘ANTOJOS’, es claro que, estas dos marcas pueden coexistir en forma pacífica en el mercado”.. 5. Por lo tanto, el signo MISANTOJITOS QUALA es registrable. La sociedad QUALA S.A. tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que: 1.

“(…) el signo a registrar consiste en dos fonogramas MISANTOJITOS y QUALA expresión que considerara por si sola y en su conjunto constituye una expresión novedosa, diferenciable y plenamente distintiva para identificar productos de la clase 30 (…)” y por lo tanto el estudio se debe concentrar sobre el conjunto marcario el cual le otorga “suficiente distintividad al signo a registrar”. 2.

“(…) el hecho que un signo registrado incluya termine o inicie en la expresión ‘ANTOJOS’ no le da derecho para impedir el registro de otros signos diferentes, que casualmente utilicen el signo en ‘ANTOJITOS’; por lo tanto el registro de ‘MISANTOJITOSQUALA’ (sic), es perfectamente conducente porque cumple con todas las exigencias de orden legal, contenidas en la Decisión 486 (…)”.

CONSIDERANDO

Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo MISANTOJITOS QUALA fue el 7 de octubre de 2002, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y, de acuerdo a la norma comunitaria, de oficio, se interpretará el artículo 134 y no se interpretarán los artículos 154 y 172 por no ser aplicables al caso concreto.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N°. 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo MISANTOJITOS QUALA (nominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.

Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas compuestas y la comparación de este tipo de marcas con las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que es el caso de la marca solicitada, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13- IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente, que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”.

(Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

También, deberá tomarse en cuenta que al realizarse el cotejo entre un signo denominativo compuesto solicitado y un signo mixto se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá analizar si la marca MISANTOJITOS QUALA al ser un signo denominativo compuesto es distintivo y si es confundible con el signo ANTOJOS (mixta). 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y/o de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica y reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 20-IP-2009, de 1 de abril de 2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1730, de 9 de julio de 2009, marca: COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN (denominativa), emitido en la causa interna Nº 2005-0154.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes ortográfica, fonética e ideológica, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo solicitado MISANTOJITOS QUALA (nominativo) y la marca registrada ANTOJOS (mixta). 4.

Signos Evocativos En vista de que la demandante argumenta que ambas marcas “evocan la idea de ‘ANTOJO’, o, lo que es lo mismo, ‘deseo vivo y pasajero de alguna cosa’”, el Tribunal considera necesario referirse al tema de los signos evocativos. Los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 46-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: CAMPO VERDE). Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo MISANTOJITOS QUALA (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En un signo denominativo compuesto, de existir un nuevo vocablo que pueda claramente identificar al signo y diferenciarlo de los demás, sería suficientemente distintivo para ser registrado. En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente, que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el producto y su origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error.

Además, al cotejarse un signo denominativo compuesto y uno mixto se debe identificar cuál de estos elementos, si el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y determinar la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo va a suscitar en los consumidores.

Estos criterios deberán ser analizados por el Juez Consultante para determinar si la marca MISANTOJITOS QUALA es suficientemente distintiva.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión y/o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo MISANTOJITOS (nominativo) es similar a la marca registrada ANTOJOS (mixta) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión y/o de asociación al público consumidor.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

QUINTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-0027, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA