PROCESO 040-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Signo: Z-NUR (nominativo). Actor: sociedad ALDRISTON FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA. Proceso interno Nº 2004-0384.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2004-0384;

El auto de 4 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: ALIMENTOS ZENÚ S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad ALDRISTON FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA. b) Hechos 1. El 27 de marzo de 2003, la sociedad ALDRISTON FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA. solicitó, ante la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo nominativo Z-NUR para distinguir “Alimento a base de leche descremada rico en proteínas, vitaminas y minerales” productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 528, de 30 de mayo de 2003, al que presentó oposición la sociedad de ALIMENTOS ZENÚ S.A. sobre la base de sus marcas ZENÚ (nominativa) Clases 29 y 30 y ZENÚ (mixta) Clases 29 y 30. 3. Por Resolución Nº 30438, de 29 de octubre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca Z-NUR.

Contra dicha Resolución la sociedad ALIMENTOS ZENÚ S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 03012, de 23 de febrero de 2004, decidió revocar la Resolución Nº 30438 y negó el registro de la marca Z-NUR. La sociedad ALDRISTON FARMACÉUTICOS DE COLOMBIA LTDA. interpuso recurso de apelación. 5.

Este recurso fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 9675, de 30 de abril de 2004, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 03012 y confirmó la Resolución 30438. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad ALIMENTOS ZENÚ S.A. en su escrito de demanda manifiesta que: 1.

La Superintendencia de Industria y Comercio con la emisión de las Resoluciones impugnadas violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que la sociedad ALIMENTOS ZENÚ S.A. “es titular de la marca ZENU en las Clases 3, 5, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 y 42”. 2. En el caso de autos, entre los signos en conflicto “no hay identidad, sino semejanza (…)” y que “son confundibles ortográfica y fonéticamente (…).

Después de hacer un análisis de los signos concluye que “El simple hecho de que el solicitante de la marca Z-NUR haya eliminado la letra ‘e’, reemplazándola por un guión, y haya añadido la letra final ‘r’, no otorga distintividad a dicha marca, máxime si se toma en consideración que la letra Z tienen como segunda vocal justamente la letra ‘e’, lo cual llevará al consumidor a reemplazar mental y automáticamente el guión por una ‘e’”.

Respecto a la similitud fonética dice que “sí presentan semejanzas auditivas”. 3. “(…) la coexistencia de las marcas ZENU y Z-NUR en la Clase 30 causa tanto un riesgo de confusión, como un riesgo de asociación”. Respecto a los productos identificados por cada signo dice que “La marca ZENU se encuentra registrada y vigente para amparar todos los productos comprendidos en la Clase 30 (…).

A su vez, la marca Z-NUR fue solicitada y concedida para distinguir ‘un alimento a base de leche descremada rico en proteínas, vitaminas y minerales’, productos también comprendidos en la Clase 30”. 4. “Frente a las marcas confundiblemente similares, como lo son ZENU y Z- NUR, el consumidor incurrirá en confusión indirecta, al atribuirle a los productos marcados Z-NUR un mismo origen empresarial que los productos ZENU”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que: 1.

Con la expedición de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 2. El signo Z-NUR “(…) tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘Z-NUR’ vs ‘ZENU’, se tiene que, ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”. 3.

Entre los signos en conflicto “no existen semejanzas entre sí, existen elementos ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario solicitado, frente al registrado se hace suficientemente distintivo ante los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”. 4. “(…) en el aspecto fonético se tiene que la pronunciación entre las mismas es diferente, de una parte la marca (sic) solicitada se pronuncia ZETANUR y la marca registrada se pronuncia ‘ZENU’, sin que exista riesgo de confusión, además que la sílaba tónica es diferente y n (sic) su conjunto no son confundibles por lo que inducen al público a error”. 5.

Por lo tanto el signo Z-NUR es registrable. La sociedad ALDRISTON FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que: 1. “(…) al cotejar las marcas en discusión encontramos que visual, fonéticamente, auditivamente y conceptualmente son diferentes” ya que “son totalmente disímiles pues generan un impacto visual que las hace diferenciarse la una de la otra (…).

En cuanto a la similitud fonética observamos, que al pronunciarlas sucesiva y alternativamente las marcas en conflicto se escuchan diferentes, por lo tanto no originan confusión auditiva (…)”. 2. El signo Z-NUR “se constituye como una denominación caprichosa o de fantasía dado que carece de significado alguno, y que las consonantes con la única vocal que la conforman están dispuestas caprichosamente de acuerdo a la imaginación de la sociedad titular Aldriston Farmacéutica de Colombia Ltda. (…)”. 3.

La comparación de los signos en conflicto debe basarse “en la identidad o semejanza de la sílaba tónica, pues es sobre la sílaba en la cual recae la diferencia fonética. En el caso que nos atañe, la sílaba tónica coincide con la primera sílaba de cada marca (…) Z (ZETA) y ZE (…). De donde se desprende que, la sílaba tónica en ambas marcas es totalmente diferente lo cual conlleva a que las marcas en cuestión sean totalmente distintivas y no se cause confusión en el público consumidor”. 4.

Se debe tomar en cuenta el principio de especialidad ya que la marca registrada ampara todos los productos de las Clases 29 y 30, mientras que el signo solicitado ha limitado y restringido los productos de la Clase 30 por lo que se concluye que “se trata de un producto multivitaminico (sic) ofrecido en polvo, siendo este un producto que además de estar limitado no se encuentra en ninguna forma relacionado con los productos que ofrece la sociedad demandante (…).

Más aún si tenemos en cuenta que dicha marca es conocida por producir y comercializar toda clase de carnes y embutidos”. 5. Como se ha demostrado los signos en conflicto “son suficientemente distintivos (…)”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo Z-NUR fue el 27 de marzo de 2003, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N°. 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo Z-NUR (nominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. Clases de marcas.

Comparación entre signos denominativos En vista de que el signo solicitado es denominativo y los signos sobre la base de los cuales se realiza la oposición son uno denominativo y uno mixto, el Tribunal determina los criterios para el análisis de estos tipos de signos, en consecuencia: En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Comparación entre un signo mixto y uno denominativo En el caso de la comparación de un signo denominativo y uno mixto, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 195-IP-2006, de 6 de febrero de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1495, de 10 de mayo de 2007, signo: UBS (nominativo), emitida para la causa interna Nº 2004-0196, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo mixto y uno denominativo, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y/o de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica y reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 20-IP-2009, de 1 de abril de 2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1730, de 9 de julio de 2009, marca: COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN, emitido en la causa interna Nº 2005- 0154.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes ortográfica, fonética e ideológica, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo solicitado Z-NUR (nominativo) y las marcas registrada ZENÚ (mixta) y ZENÚ (nominativa). 4.

Conexión competitiva En vista de que el signo Z-NUR fue solicitado para distinguir productos de la Clase 29 y que las marcas sobre la base de la cual se presentaron oposiciones fueron ZENÚ (mixta) y ZENÚ (nominativa) registradas para distinguir productos de las Clases 29 y 30 corresponde analizar el tema de la conexión competitiva. Este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 24-IP-2008, de 24 de abril de 2008, publicada en la G.O.A.C. Nº 1635, de 24 de julio de 2008, signo: CNH, emitida para la causa interna N°. 2003-00015, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo Z-NUR (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad de un signo mixto con un signo denominativo compuesto, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión y/o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo Z-NUR (nominativo) es similar a las marcas registradas ZENÚ (mixta) y ZENÚ (nominativa) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión y/o de asociación al público consumidor.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

QUINTO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-0384, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA