PROCESO 028-IP-2009 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: DOMINO (ETIQUETA). Actor: señora Leonor Carreño de Lozano. Proceso interno Nº 2000-6252. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2000-6252;
El auto de 22 de abril de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: Leonor Carreño de Lozano Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: señor Juan Pablo Ordóñez y Desarrollo Roma Ltda. Tercero coadyuvante: sociedad DOMINO’S PIZZA INC. b) Hechos 1. El 11 de junio de 1985, el señor Alberto Fontecilla Moreno, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo DOMINO (etiqueta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
Después de algunos requerimientos atendidos, el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 409 de 21 de octubre de 1994, al que no se presentó oposición alguna. 3. En 1994 se informó sobre la conciliación celebrada con la sociedad DOMINO’S PIZZA INC. 4. Por Resolución Nº 1021, de 30 de enero de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo DOMINO (etiqueta) solicitado, por considerar que es confundible con la marca registrada DOMINO (nominativa) cuyo titular es DOMINO’S PIZZA INC. 5.
En 1997 el señor Alberto Fontecilla Moreno, cedió sus derechos a la señora Leonor Carreño de Lozano. 6. La actora interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 26960, de 13 de diciembre de 1999 confirmó la Resolución impugnada. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La señora Leonor Carreño de Lozano en su escrito de demanda manifiesta: 1.
Que se violaron los artículos 56 y 59 del Código Contencioso Administrativo, los artículos 29 y 116 de la Constitución Política del Estado, el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil. La actora manifiesta que no se respetó el debido proceso ya que no se decretaron ni practicaron la totalidad de las pruebas solicitadas, por el demandante, en el recurso de apelación, ya que con dichas pruebas se pretendía “demostrar la coexistencia real de los signos en conflicto (…)” y el uso de la enseña y nombre comercial DOMINO por parte de la demandante. 2.
Haber celebrado, con el tercero interesado, DOMINO’S PIZZA un acuerdo de conciliación “para que sus signos distintivos coexistan en el mercado”. Este acuerdo fue celebrado ante “Juez de la República (…) por vía de conciliación, lo cual implica que el acta que contiene el acuerdo tiene efectos de sentencia (…)”. 3. Que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, ya que de conformidad con el acuerdo firmado “el examinador debió contraer su análisis, al aspecto de uso que permite la coexistencia de los signos, es decir, al hecho de que la marca DOMINO’S PIZZA se especializó en un producto alimenticio, PIZZA vendido para consumir fuera de establecimientos tales como restaurantes afines, mientras que la marca DOMINO (ETIQUETA) circunscribe su utilización a un establecimiento abierto al público y con venta de productos alimenticios diferentes a las pizzas”. 4.
Que, la actividad que realiza DOMINO’S PIZZA “requiere un alto grado de especialidad en los servicios domiciliarios” mientras que en la actividad que realiza la demandante “el consumidor necesariamente debe comparecer a adquirir los productos y los servicios a su punto de venta, lo cual hace que el tipo de consumidor y las actividades mercantiles sean diametralmente opuestas”. 5.
Que por lo expuesto “el tema de la identidad o similitud entre los signos no tiene ninguna relevancia en el presente asunto y el estudio debe centrarse única y exclusivamente en las actividades de servicios de la clase 42 que ejerce cada uno de los titulares de las marcas dentro del contexto de tiempo, modo y lugar (…)”. 6. Finalmente que la violación al debido proceso “constituyen una expresa y manifiesta violación a la ley interna colombiana, motivo por el cual solicito al Despacho que la nulidad sobre este aspecto sea declarada sin necesidad de que el Tribunal Andino de Justicia produzca interpretación prejudicial sobre este punto, por tanto la interpretación solo debe producirse sobre la posibilidad de que la conciliación ante un juez de la República de Colombia, dentro del proceso de protección de derechos de propiedad industrial pueda atenuar o limitar la aplicación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que: 1.
Con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. 2. Entre los signos en conflicto “existen similitudes ortográficas y fonéticas, que imposibilitan su diferenciación por parte del adquiriente o consumidor induciéndolo a confusión, y que el signo DOMINO (mixto) no es registrable en virtud de lo establecido por el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486”. 3.
“(…) el signo DOMINO, analizado con su complemento figurativo y la marca DOMINO, son semejantes entre sí, presentando similitud ortográfica y fonética, y el signo que se pretende registrar reproduce en su integridad la marca registrada, por lo tanto no son suficientemente diferentes como para que el público consumidor las individualice y no exista ningún riesgo e (sic) confusión, ya que el consumidor no podrá establecer con claridad la distintividad al momento de elegir”. 4.
La Superintendecia “se abstuvo de decretar las pruebas por que estas eran inconducentes, debido a que el signo a registrar es idéntico a una marca ya registrada, y además se pretendía registrar para los mismos servicios, razón por la cual la Entidad aplicó con absoluta claridad lo estipulado (sic) por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, declarando la irregistrabilidad del signo DOMINO”.
El señor Juan Pablo Ordóñez, por medio de Curador Ad Litem y como tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo: 1. Que tiene interés para intervenir en el proceso “toda vez que la ejecutoria de los actos administrativos implica entre otros, un desconocimiento del acta de conciliación firmada en el juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá (…) donde se llegó a un acuerdo sobre la coexistencia de marcas.
Existe diferencia a simple vista, entre las marcas DOMINO (ETIQUETA), enseña comercial de la cual es propietaria la parte actora y DOMINO’S Pizza, de propiedad de Desarrollo Roma Ltda., JUAN PABLO ORDOÑEZ, DOMINO PIZZA INC”. Y que “la conciliación es un acto jurídico complejo, donde se celebra un acuerdo, por medio del cual se crea, modifica o termina una determinada situación”. 2.
Que “se presenta una violación directa a las normas, en el actuar de la administración, es como si las normas no existieran y la conciliación realizada, no se hubiera realizado, al no tenerla en cuenta”. La sociedad DOMINO’S PIZZA INC., por medio de apoderado, interviene como coadyuvante de la parte actora y dice: 1. Que es propietaria de los registros marcarios DOMINO Clase 42, DOMINO’S PIZZA Clase 42 y DOMINO’S PIZZA Clase 30. 2.
Que el acuerdo conciliatorio “es vinculante para mi representada por cuanto en él participó la sociedad Desarrollo Roma Ltda. en su calidad de Licenciataria de Domino’s Pizza, Inc, para el uso de las marcas enunciadas”. 3. Que “Dentro de los derechos derivados del mencionado acuerdo Domino’s Pizza, Inc. quedó facultada para utilizar el signo DOMINO’S PIZZA (…).
Igualmente, la señora Leonor Carreño quedó facultada para utilizar el signo DOMINO’S (…). 4. Que en el acuerdo conciliatorio, Domino’s Pizza, Inc. adquirió las siguientes obligaciones: “(…) DESARROLLO ROMA LTDA., JUAN PABLO ORDOÑEZ, DOMINO’S PIZZA, INC. y/o las personas o entidades que se autoricen para usar el signo DOMINO’S PIZZA se comprometen a no controvertir el uso del signo DOMINO por parte DE LEONOR CARREÑO, ALBERTO FONTECILLA y/o las personas que ellos autoricen, siempre y cuando dicho uso se realice en la forma atrás descrita”. 5.
Por tanto, las Resoluciones demandadas “pugnan con el acuerdo y en consecuencia, Domino’s Pizza interviene en el presente proceso con el fin de coadyuvar las pretensiones de la demandante”.
CONSIDERANDO
Que, la norma contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);
Que, la solicitud de registro como marca del signo DOMINO (etiqueta) se presentó el 11 de junio de 1985, es decir, en vigencia de la Decisión 85 y el Acuerdo de Coexistencia Marcaria se celebró en vigencia de la Decisión 344 por lo que de acuerdo a los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se deberá interpretar los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85, el artículo 107 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.
Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 107.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.
Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.
(…)”. Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. (…) Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;
( )”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso se realizará una interpretación prejudicial más específica. En consecuencia, ésta se referirá a la aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares al caso concreto: 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como, el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 127-IP-2006, de 17 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, signo: RADIANT, emitida para la causa interna Nº 2003-000446, que también cursa ante el Consejo de Estado que ahora hace la presente consulta.
De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.
La solicitud de registro del signo DOMINO (etiqueta) fue el 11 de junio de 1985, en vigencia de la Decisión 85, por lo tanto, esta es la norma aplicable en todo lo referente al cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. 2. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 153-IP-2005, de 9 de noviembre de 2005, publicada en la G.O.A.C. Nº 1284 de 13 de enero de 2006, marca: HALITOS, emitida para la causa interna N°. 1998-05215, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca DOMINO (etiqueta), cumple con los requisitos sustantivos al momento de presentarse la solicitud de registro, esto es de novedad, visibilidad y distintividad, previstos en el artículo 56 de la Decisión 85 y, si además, no se encuentra incursa en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la misma Decisión. 3.
Comparación entre marcas mixtas y denominativas En vista de que el signo solicitado para registro es DOMINO (etiqueta) y la marca sobre la cual se negó el registro es DOMINO (nominativa), corresponde realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, para lo cual, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 195-IP-2006, de 6 de febrero de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1495, de 10 de mayo de 2007, signo: UBS (nominativo), emitida para la causa interna Nº 2004-0196, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo mixto y uno denominativo, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. 4.
De la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes gráfica e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, ya citada, correspondiente al Proceso 153-IP- 2005.
Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes gráfica e ideológica, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre dichos signos. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 5.
Derechos conferidos por el nombre comercial Dentro del proceso interno, la sociedad actora argumentó que tiene derechos adquiridos sobre el signo DOMINO “derivados de la existencia previa del nombre comercial y enseña comercial DOMINO (…)”, por lo tanto el Tribunal considera necesario referirse a este tema. El Tribunal reitera: “(…) que el titular de un nombre comercial, depositado o no, no tiene un derecho inexorable en relación con el registro del mismo signo como marca.
Lo anterior, por cuanto de todas maneras la autoridad nacional, debe realizar un análisis complejo para estudiar factores como los requisitos de registrabilidad y el riesgo de confusión o asociación con marcas registradas, dado que, como se advirtió, quien utilice un signo como nombre comercial y quiera registrar el mismo signo como marca debe formular una solicitud que implica el examen de registrabilidad”.
(Proceso 183-IP- 2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1283, de 11 de enero de 2006, marca: FRUTTI (nominativa). 6. Acuerdos de Coexistencia Marcaria en el marco del Acta de Conciliación El Tribunal considera necesario interpretar este tema, en virtud de que las partes alegan que han suscrito un Acta de Conciliación, que contiene un Acuerdo de Coexistencia Marcaria entre dichas partes, el cual debe ser reconocido.
Al respecto, el Tribunal aclara que la norma comunitaria sólo hace referencia a los Acuerdos de Coexistencia Marcaria sin hacer ningún tipo de particularidad respecto a los tipos de instrumentos en los que se encuentren plasmados dichos Acuerdos, por lo tanto, el Tribunal, considera que las Actas de Conciliación suscritas entre las partes deben ser analizadas dentro de la norma comunitaria como Acuerdos de Coexistencia, es decir, deben cumplir todos los requisitos que la norma exige para la suscripción de este tipo de Acuerdos, esto en virtud de que la norma comunitaria siempre protege el derecho de los consumidores.
La coexistencia de derecho se encuentra prevista en el artículo 107 de la Decisión 344 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y, que distingan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.
Sin embargo, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;
(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.
Al respecto, el Tribunal dice que los “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.
(Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1015, de 27 de noviembre de 2003, marca: BSCH mixta). El Tribunal ha señalado sobre el tema que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”.
(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739, de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). De lo expuesto, queda claro que sobre la base de la normativa comunitaria, para el Tribunal, el Acta de Conciliación que contiene un Acuerdo de Coexistencia Marcaria debe cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria, en este caso con el artículo 107 de la Decisión 344.
Y como se tiene dicho en las referencias jurisprudenciales antes transcritas, la Autoridad Nacional Competente, es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscrito entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor.
Por lo tanto, en tal medida y sobre la base de estos argumentos será o no aceptada el Acta de Conciliación celebrada por las partes. 7. Conexión competitiva Este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 24-IP-2008, de 24 de abril de 2008, publicada en la G.O.A.C. Nº 1635, de 24 de julio de 2008, signo: CNH, emitida para la causa interna N°. 2003-00015, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;
(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en la Decisión 85, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.
La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro.
SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.
TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.
CUARTO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.
QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.
SEXTO: Quien utilice un nombre comercial, depositado o no, no tiene un derecho inexorable en relación con el registro del mismo signo como marca. Lo anterior, por cuanto la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deben realizar un análisis complejo donde se analizan factores como los requisitos de registrabilidad de un signo como marca y el riesgo de confusión con otras marcas registradas.
SÉPTIMO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;
(iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente. El Acta de Conciliación que contiene un Acuerdo de Coexistencia Marcaria debe cumplir con los requisitos arriba mencionados. La Autoridad Nacional Competente, es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes –sea cual sea el instrumento en el que se plasmen- y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor.
Por lo tanto, en tal medida y sobre la base de estos argumentos será o no aceptada el Acta de Conciliación celebrada por las partes.
OCTAVO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2000-6252, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA