Año XVI - Número 539 Lima, 28 de febrero del 2000 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 38-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.- Expediente Interno No. 5082.- Actora THE H.D. LEE COMPANY, INC. (MARCA LEO) Proceso 55-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 párrafo a), 102 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Actor sociedad CALZADO DARLING y Cía. Ltda. Marca: “FARLIN (mixta)”. Proceso interno correspondiente al expediente N° 4153 Proceso 44-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82 literales g), h) y j); 83 literales a), b), c), d) y e); y 84 literales a), b), c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital Nº 3 de lo Contencioso Administrativo de Cuenca, República del Ecuador.

Expediente Interno No. 117-98. Marca: “RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON” Proceso 8-IP-2000.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del Proceso Interno Nº 5393, promovido por la Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: FITNES Proceso 1-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, literal a), 89, 93, 104, 105, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 3924. Actor: Cervecería BACKUS & JOHNSTON S.A., marca: CRISTAL ORO Proceso 6-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 (de oficio) y 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 5288. Actor: LABORATORIOS BUSSIE BUSTILLO Y CIA. S.C.A. Marca NUTRISAL Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 28/02/2000 2.48 PROCESO 38-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.- Expediente Interno No. 5082.Actora THE H.D. LEE COMPANY, INC. (MARCA LEO) MAGISTRADO PONENTE: Dr. Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, trativo, Sección Primera, dentro de las consideraciones para esta interpretación manifiesta: En la ciudad de San Francisco de Quito a los veintiséis días del mes de enero del dos mil. 1.- "La sociedad J. URREA Y CIA. CONFECCIONES LEONISA S.C., domiciliada en la ciudad de Medellín, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro de la marca, LEO (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la clase 25a del artículo 2 del Decreto 755 de 1972 y, publicado como fue el extracto de tal solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dentro del termino legal, la sociedad THE H.D. LEE COMPANY, INC. formuló oposición contra dicha solicitud argumentando que en Colombia es titular de la marca LEE, para distinguir productos pertenecientes a la indicada clase; que la marca cuyo registro se peticionó es confundible con esta última, previamente registrada, y que entre las dos existe similitud gráfica, fonética y literal; además de que la coexistencia de ambas en el mercado induciría a error al consumidor, al tratarse de productos de la misma clase." V I S T O S: Que, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), y, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que, se plantea la solicitud de interpretación, dentro del procedimiento en el que, el actor pretende obtener "la declaratoria de nulidad de la Resolución número 34426, de 23 de agosto de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición formulada por The H.D. LEE COMPANY, INC en contra de la solicitud de registro de la marca LEO (MIXTA) y, se concedió el registro de dicha marca por el termino de diez (10) años, "para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 25a del artículo 2 del Decreto 755 de 1972"; así como de la Resolución número 11427 de 16 de abril de 1995, expedida por la misma Dependencia, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la primera de las anotadas resoluciones, se dispuso confirmarla; y, de la número 352 de 18 de febrero proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución Núm. 34426 de 1994, en el sentido de confirmarla".

Que, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Adminis- 2.- "Mediante el primero de los actos acusados, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada " 3.- "La sociedad opositora interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación contra el anterior acto " 4.- "La mencionada dependencia oficial, mediante la Resolución número 11427 de 16 de abril de 1995, resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución número 34426 de 23 de agosto de 1994, en sentido de confirmarla y, además, ordenó la anulación de la inscripción del Certificado número 165.244 en el Registro de la Propiedad Industrial y concedió el recurso de ape- GACETA OFICIAL lación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial." 5.- "El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución número 352 de 18 de febrero de 1998 resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución número 34426 de 23 de agosto de 1994, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos, declarando de esta manera agotada la vía gubernativa, con fundamento en las consideraciones que, dada su extensión, se omite transcribir en esta solicitud, pero que este Despacho muy respetuosamente solicita a esa Alta Corporación, sean tenidas en cuenta al momento de pronunciarse, con base en el texto que de dichos actos se anexa a la presente." 6.- "La parte actora aduce en sustento de sus pretensiones la violación, entre otras normas, de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues sostiene que las mismas resultan vulneradas con base en los argumentos expuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de estudiar y decidir sobre la procedencia de la oposición formulada por ella, habida cuenta de que conforme a su contenido, si le asiste el derecho de solicitar la irregistrabilidad de la marca LEO (MIXTA) para proteger así la marca LEE, registrada por ella con anterioridad." 7.- "La Entidad demandada sostiene que los actos acusados no desconocen ninguna de las normas invocadas en sustento de las pretensiones anulatorias, y que la Administración se ajustó a las disposiciones vigentes en su momento en materia de propiedad industrial, por las razones que aparecen en el escrito de contestación de la demanda, cuya transcripción también se omite en esta solicitud, habida cuenta de que con ella se acompañará copia del mismo.

Concluye que " La parte demandante no logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo acusado"." CONTESTACION DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Superintendencia de Industrias y Comercio contesta la demanda de la referencia y manifiesta lo siguiente: 28/02/2000 3.48 1.- "LAS PRETENSIONES.- Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de LA NACION-SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen. 2.- "RAZONES DE LA DEFENSA.- Con el debido respeto manifiesto al Honorable Magistrado Ponente y a la Honorable Corporación, que me opongo a las pretensiones de la demanda, a la vez que solicito se denieguen las mismas.

"Se tiene que los actos administrativos impugnados ante el Honorable Consejo de Estado fueron expedidos por la División de Signos Distintivos con plena competencia para conceder y negar los registros de las marcas solicitadas y decidir sobre las observaciones planteadas, según lo dispuesto en las normas vigentes en materia marcaria, en especial la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente al momento en que se adoptó la decisión administrativa (Véase interpretación prejudicial del 23 de febrero de 1995, proceso 5-IP-94); asimismo, es de reiterar que el registro de las marcas comerciales ante la Oficina Nacional Competente se rige por lo dispuesto en las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

"Del contenido de la normatividad vigente en materia de marcas y de los argumentos esbozados en la demanda se concluye sin mayor esfuerzo que la parte demandante no logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo acusado. "Como consta en los documentos obrantes en el expediente No. 92203005 de la División de Signos Distintivos, la SOCIEDAD J URREA Y CIA., CONFECCIONES LEONISA S.C. hoy CONFECCIONES LEONISA S.A. LEONISA S.A., a través de su apoderado, solicitó el 3 de julio de 1981 ante la oficina nacional competente, el registro de la marca "LEO" (MIXTA) para distinguir los productos comprendidos en la clase 25a de la nomenclatura vigente.

"Es de agregar que la SOCIEDAD DE H.D. LEE COMPANY, INC con domicilio en Wilmington, Estado de Delaware, Estados Unidos de América, no demostró ante la oficina nacional com- GACETA OFICIAL petente y en la oportunidad legal pertinente dentro de la vía gubernativa, tener un mejor derecho o prioridad sobre el registro de la marca "LEO" (MIXTA) para la clase 25a; además no presentó recursos dentro de la vía gubernativa.

"Puede concluirse entonces que el estudio de confundibilidad efectuado por la oficina nacional competente concluyó acertadamente que entre la marca solicitada y registrada "LEO" (MIXTA) y la marca fundamento de la observación "LEE", no existen semejanzas que induzcan al público consumidor a error, por lo que no está comprendida dentro de la causal de irregistrabilidad comprendida dentro de la causal prevista en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.- "Resulta de mucha importancia destacar algunos apartes de la Sentencia proferida el 5 de junio de 1992 por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del Proceso No. 53, actor: ETABLISSEMENT MARQUINT GRANDES MARQUES INTERNACIONALES, en donde se expresa que en lo relacionado con el cotejo de las etiquetas y a efecto de examinar su confundibilidad, “ es claro que el examen y la confrontación deberá hacerse sobre las etiquetas atendiendo al contenido específico de las mismas como tales, o sea en su aspecto puramente gráfico y visual, prescindiendo de las palabras o denominaciones ”.

En este caso, no cabe duda que LEO (MIXTA) y LEE (nominativa) no son confundibles. "Por los anteriores argumentos solicito al Honorable Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera, no tengan en cuenta las declaraciones y peticiones esbozadas por la SOCIEDAD THE H.D. LEE COMPANY, INC., con domicilio en Wilmington, Estado de Delaware, Estados Unidos de América., como demandante a través de su apoderado y contra la NACION-SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO." TERCERIA COADYUVANTE POR PARTE DE LA SOCIEDAD CONFECCIONES LEONISA S.A. "Por su parte, el apoderado judicial de la sociedad J. URREA Y CIA. CONFECCIONES LEONISA S.A., manifiesta que entre las dos 28/02/2000 4.48 expresiones no existe similitud conceptual, fonética o gráfica alguna, por lo cual no se estructuran los presupuestos para que se configure la mencionada irregistrabilidad de la marca LEO (MIXTA).

En sustento de ello trae a colación el criterio expuesto en la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia 09-IP-94 (G.O. núm. 180 de mayo 10 de 1995), la cual, en su concepto, cobra gran relevancia en el caso sub examine, toda vez que permitiría concluir claramente en el presente caso, que las marcas en conflicto pertenecen a grupos " suficientemente diferentes, como quiera que su diferencia tiene el mismo origen en la diversa naturaleza del producto que una y otra marca distinguen.

Basta simplemente señalar que la marca nominativa LEE (fonéticamente LI) distingue pantalones conocidos como blue jeans apetecidos por un público especializado. Muchachos y muchachas adolescentes y jóvenes, en tanto que la marca figurativa LEO (MIXTA) está destinada a distinguir ropa interior, pantaloncillos o calzoncillos, producto inconfundible con los blue jeans antes descritos." C O N S I D E R A N D O: I COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso la jurisdicción colombiana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, actuales artículos 32 y 33 de la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina, que codifica el referido Tratado.

II NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal considera que las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: Decisión 344 "Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los GACETA OFICIAL 28/02/2000 5.48 productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca" (Proceso 27-IP-95 G.O. No. 257 de 14 de abril de 1997) "Artículo 82.- No. podrán registrarse como marcas los signos que: La marca, por otro lado, es todo signo perceptible; tal como lo define Jorge Otamendi, al decir que "marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro".

(Proceso 20-IP-96 G.O. No. 291 de 31 de septiembre de 1997) a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

"Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

III REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala las características fundamentales de la marca como son, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, estableciendo que la función principal de la marca es la de distinguirse entre las existentes en el mercado.

La marca, en consecuencia, debe ser capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra, constituyéndose el signo como una función de identificación respecto a otro producto o servicio. Las siguientes definiciones determinan las características esenciales de marca: La Ley Española de 10 de noviembre de 1988, define la marca como: "todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona" (Proceso 11-IP-98 G.O. No. 359 de 4 de agosto de 1998) Para la legislación mexicana sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras, marca es "todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado" (Proceso 11-IP-98 G.O. No. 359 de 4 de agosto de 1998) De lo mencionado puede concluirse con claridad, que la marca debe tener las siguientes características: PERCEPTIBILIDAD CONCEPTO DE MARCA El Tribunal a este respecto ha dicho: "La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una La perceptibilidad supone la diferencia entre el mundo de lo intangible y lo tangible por lo que nace la concepción del objeto de la marca, que es el de distinguirse entre otros signos pudiendo traducirse en algo perceptible como palabras, emblemas, etiquetas, gráficos, colores, dibujos, etc.; es decir, lo que es apreciable por nuestros sentidos.

GACETA OFICIAL El diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo "perceptible" como aquello que "se puede comprender o percibir"; y describe “percibir" como el hecho de recibir "por uno de los sentidos, las imágenes, impresiones o sensaciones externas"; "Percepción", dice, es la "sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos" (Proceso 24-IP-97 G.O. No. 343 de 26 de mayo de 1998) 28/02/2000 6.48 sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto" ("Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pág. 165).

REPRESENTACIÓN GRAFICA El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina ha reemplazado el término "visibilidad" por "perceptibilidad", lo que constituye una protección marcaría mucho más amplia a los signos, en el aspecto que no sólo pueden ser percibidos por el sentido de la vista, sino también por los demás sentidos. DISTINTIVIDAD El signo debe tener la característica de distintividad, es decir, la que asigna a los servicios y productos un distintivo que permite diferenciarlos en el mercado.

"Un signo que no tenga esa capacidad distintiva frente a productos y ante otros signos, carecería del requisito esencial que la marca debe cumplir en el campo comercial cual es, el de distinguir unos productos de otros." (Proceso 20-lP-96 G.O. No. 291 de 31 de septiembre de 1997) El signo distinto es aquel que permite en forma inconfundible distinguir, identificar, singularizar y separar a los productos o servicios en el mercado frente a otros, evitando la posibilidad de confusión entre los signos registrados como marcas.

La marca es una de las señales susceptibles que emite en el comprador un mecanismo psicológico asociado con los sentidos, para poder distinguir, es decir, son los únicos que permiten diferenciar entre un signo y otro. El autor Víctor Bentata en este contexto opina: "En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los La marca para constituirse como tal, es necesario que su descripción sea mediante palabras, gráficos, signos mixtos, colores etc., para que pueda identificarse frente al público y, a su vez en el mercado de productos.

"La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. "El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impide que estas sean registrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad.

"La representación gráfica del signo es una "descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" (Marco Matías Alemán, "Marcas" Top Managment, Bogotá, pág 77), por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo".

(Proceso 27-IP-95 G.O. 257 de 14 de abril 1997) IV EXCEPCIONES AL REGISTRO COMO MARCAS El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 los requisitos esenciales para que GACETA OFICIAL pueda constituirse un signo como marca y, a su vez, éste pueda ser registrado. "De donde se colige que aunque el cumplimiento de los requisitos prevenidos en el artículo 81 interpretado es esencial para que proceda el registro, no es el único requerimiento para que éste se produzca en forma automática, puesto que el legislador andino ha previsto en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 algunas causales o razones de irregistrabilidad, que de presentarse, aún en el evento de que la solicitud cumpliera los requisitos del artículo 81, conducirían a que se frustre el registro solicitado o se cancele o anule el que haya sido otorgado." (Proceso 32-IP-98 G.O. No. 452 de 24 de junio de 1999) La disposición legal de la irregistrabilidad de un signo, expresamente contemplada en las causales previstas por el legislador, determina los impedimentos para que un signo pueda ser considerado como marca.

V ENGAÑO A LOS MEDIOS COMERCIALES O AL PÚBLICO Dentro de las prohibiciones que menciona el artículo 82 de la Decisión 344, el literal h) se refiere al engaño a los medios comerciales o al público en general en cuanto a la procedencia, la naturaleza, entre otros; es decir, relieva las características o cualidades del producto o servicio que será presentado en el mercado.

En este sentido Jorge Otamendi señala: "Se ha dicho que el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en si mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir. El Principio es el correcto aún cuando hayan palabras que tengan un significado de una aplicación más universal tales como ETERNA, INMEJORABLE O IRROMPIBLE" (Proceso 35-IP-98 G.O. No. 422 de 30 de marzo de 1999) Al respecto, este Tribunal ha sostenido que "el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la 28/02/2000 7.48 aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor." (Procesos 35-IP-98 G.O. No. 422 de 30 de marzo de 1999) Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos y servicios protegidos.

VI RIESGO DE CONFUSIÓN Lo que pretende el legislador es oponerse al registro de una marca que cause perjuicio al consumidor, por coexistir en el mercado una marca idéntica o similar. El artículo 83 literal a) de la Decisión 344 establece el derecho exclusivo que tiene el titular de la marca. Para precisar el cotejo marcario, es necesario analizar si existe una similitud confusionista entre las marcas LEE Y LEO, puede ser en el campo fonético, ortográfico, semántico, conceptual o gráfico, que pueda determinar el riesgo de confusión, de manera que los signos marcarios sean analizados en conjunto, como una sola unidad.

Ha manifestado el Tribunal que la acción de "confundir", es el tomar una cosa por otra, lo que significa que los afectados directos son los consumidores. Cabe destacar que se debe tomar en cuenta al consumidor medio para tratar de establecer el riesgo de confusión entre dos signos iguales; para ello se debe examinar mediante un análisis pormenorizado de los criterios generales o reglas para la comparación de marcas.

REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO La Comunidad Andina en la doctrina y jurisprudencia ha señalado criterios generales para el cotejo marcario: “a) Cotejo de conjunto, o visión en conjunto de las marcas comparables.- Estableciendo GACETA OFICIAL que el signo no debe ser analizado en forma fragmentada, sin disgregar sus factores, sin dispersar sus elementos que lo componen.

El Tribunal se remite sobre este punto en el fallo siguiente: " Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca." (Proceso 1-IP-87 G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988) b) Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos.- Al referirse la doctrina a este punto, considera que debe mirarse a los signos sucesivamente, en forma separada.

Para ello es necesario precisar si al observar la segunda marca es recordada la imagen de la primera; si da como resultado la presencia de confusión, resulta imposible que las dos marcas coexistan en el mercado. c) Relevancia de las semejanzas más que las diferencias.- Se da importancia a los elementos análogos y no a sus disimilitudes. d) La posición del juez.- Debe tomarse especialmente el criterio del consumidor medio para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, es decir el consumidor común y corriente el cual determina la confundibilidad.

Para analizar a las marcas objeto de la presente interpretación prejudicial, es menester señalar que los dos signos se encuentran amparados en las misma clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, pero constituyen marcas de distinta naturaleza puesto que la una es mixta y la otra denominativa. 28/02/2000 8.48 Se ha analizado los elementos integrantes, que hacen de la marca una unidad fonética y gráfica.

Pero existen a más de estos elementos, otros como la naturaleza o la estructura y, la finalidad de los productos que determinan si un signo puede o no ser registrable. COMPARACIÓN DE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS La marca mixta es aquella que está compuesta por dos elementos que son el denominativo y el gráfico. En las marcas mixtas prima el elemento denominativo sobre el gráfico, el cual juega un papel importantísimo en el aspecto fonético.

En cambio las marcas denominativas son las que están formadas por una sola palabra o un conjunto de palabras, razón por la cual las marcas denominativas utilizan un lenguaje común y corriente que permite al consumidor relacionarse con las mismas palabras a las que ha estado acostumbrado. En la consideración que se lleve a cabo de estas clases de marcas, deberá necesariamente tomarse en cuenta el elemento predominante, esto es, el que cause en el consumidor la primera impresión. Para el efecto será preciso concluir, que en el signo mixto lo que generalmente predomina es el elemento denominativo.

"Dentro de ésta subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas subjetivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto." (Proceso 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995) Con los antecedentes expuestos: El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1.

De conformidad a lo dispuesto en la norma comunitaria andina, es menester que un signo, para ser registrado como marca, reúna los requisitos establecidos en el ar- GACETA OFICIAL tículo 81 de la Decisión 344 que son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. La marca a más de tener los requisitos anteriormente mencionados, no debe caer en ninguna de la causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Se considera engaño cuando un signo provoca una distorsión de la realidad; es decir, en las características, naturaleza, procedencia, fabricación, etc., del producto o servicio, induciendo al público a error. 3. El análisis comparativo de las marcas, debe realizarse de acuerdo a las reglas generales para el cotejo marcario, como son: visión en conjunto de las marcas comparables, el coteo sucesivo y no simultáneo de los signos, la relevancia de las semejanzas más que las diferencias, etc., las cuales ayudarán al juez a determinar el riesgo de confusión. 4.

En cuanto a la similitud de las marcas, los signos pueden incluso llegar a ser idénticos en su naturaleza, lo que no constituye impedimento para ser registrados. Lo que se exige es que la finalidad del producto amparado por la marca sea distinta. 5. Al realizar el cotejo entre los signos denominativo y mixto, se debe actuar primeramente sobre el elemento que predomina, es decir, el que causa en la mente del consumidor la primera impresión, tomando en cuenta que en el signo mixto lo que predomina por lo general es el elemento denominativo; sólo por excepción puede el ele- 28/02/2000 9.48 mento gráfico tener influencia por su preponderancia y magnitud.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso No. 5082. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese con esta sentencia al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada.

Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 28/02/2000 10.48 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 55-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 párrafo a), 102 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Actor sociedad CALZADO DARLING y Cía. Ltda. Marca: “FARLIN (mixta)”. Proceso interno correspondiente al expediente N° 4153. Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 26 de enero del 2000 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Honorable Consejero Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, ha requerido la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 párrafo a), 102 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la respectiva solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -que en el caso lo es la alta jurisdicción consultante-, pero en tanto esas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, y conforme la solicitud con las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto;

Que se plantea la interpretación en razón de que la sociedad CALZADO DARLING y Cía. Ltda., por intermedio de apoderado demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de la resolución número 8391, de fecha 21 de marzo de 1996, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que decide una observación y concede un registro así como “del acto administrativo presunto mediante el cual se resolvió en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la referida resolución”;

Con vista de todo lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, tal como han sido planteados por éste al Tribunal: a) Los hechos 1. El 28 de enero de 1993, la sociedad Farling Industrial Co. Ltda., solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “FARLIN (mixta)” para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 25 (vestidos, calzados, sombrería).

Publicado como fue el extracto de la referida solicitud, y dentro del término legal, la sociedad Calzado Darling y Cía Ltda. presentó observaciones a la misma, argumentando, en lo principal, que es titular en Colombia del registro de la marca “DARLING”, registrada así mismo para distinguir productos comprendidos en la clase 25 y también los de la 18 y 35; 2.

Mediante resolución número 8391, del 21 de marzo de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de la marca, con base en el argumento de que las marcas, la registrada y la solicitada, “no presentan semejanzas susceptibles de inducir al público a error”; 3.

La sociedad opositora interpuso recurso de apelación contra la referida resolución. Al respecto, el Superintendente Delegado de la GACETA OFICIAL Propiedad Industrial guardó silencio, por lo cual -asevera el consultante- debe entenderse que la decisión es “negativa para el recurrente, es decir, confirmatoria de la resolución No. 8391, cuya declaratoria de nulidad” se intenta posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. b) El escrito de demanda Se denuncia la violación, por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de normas del ordenamiento jurídico andino, concretamente las contenidas en la Decisión 344, fundamentando su demanda en los supuestos que de seguidas se resumen: 1.

Infracción del artículo 81, por cuanto el signo “FARLIN” carece “de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 25 Internacional”, siendo “totalmente confundible con el signo ‘DARLING’, razón por la cual aquel no es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 25 Internacional, fabricados y comercializados por la sociedad FARLING INDUSTRIAL CO. LTDA., de los productos y servicios idénticos o similares fabricados y comercializados por la sociedad CALZADO DARLING Y CIA. LTDA. distinguidos con el signo DARLING”.

Afirma que en la marca “FARLING” existe, respecto de la previamente registrada “DARLING”, coincidencia de las letras “A”, “R”, “L”, “I”, “N”, ocupando ellas el mismo orden y posición, de modo que fonéticamente son esencialmente semejantes, pues su pronunciación únicamente difiere en la primera y última letras, lo que no le da a la marca posteriormente solicitada y ahora registrada, el grado de distintividad suficiente respecto de la previamente registrada.

Además, el riesgo de confusión es mayor cuando como en el caso planteado se trata de distinguir productos de la misma clase y naturaleza; 2. Infracción también del párrafo a) del artículo 83, por cuanto al efectuarse el examen de fondo respecto del signo “FARLIN” solicitado en registro se determinó “en forma indebida, que la marca solicitada cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, vale decir, que no incurría en ninguna de las causales de irregistrabilidad, y por ende que no era confundible con las marcas DARLING (NOMINATIVA) y DARLING (MIXTA), registradas 28/02/2000 11.48 con anterioridad para distinguir la misma clase de productos”.

Adicionalmente, considera que en el signo “FARLIN” solicitado en registro, la confusión es visual, ortográfica, auditiva y gráficamente similar a la marca registrada “DARLIN”, siendo dicha “identidad más patente si consideramos que en el signo FARLIN predomina el carácter denominativo, ya que está constituido por letras sin ningún tipo de representación abstracta o figurativa que acompañe al texto en letras, razón por la cual la semejanza es incuestionable”; 3.

Finalmente, considera que también se ha incurrido en violación del artículo 102, en virtud de que la resolución acusada “no garantiza los mejores derechos de mi mandante (en especial el derecho al uso exclusivo) adquiridos con arreglo a las leyes preexistentes ”, y por cuanto la División de Signos Distintivos ignoró “los principios de igualdad de las personas ante al ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas, al conceder el registro de la marca FARLIN ”. c) Contestación de la Demanda Es presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en ella se defiende la legalidad de los actos administrativos impugnados, argumentando que en la emisión de los mismos, la facultad legal de la Oficina Nacional Competente se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Reitera el criterio emitido por la División de Signos Distintivos en el sentido de que la marca “‘FARLIN’ (registrada) para distinguir productos comprendidos en la clase 25a de la nomenclatura vigente no se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 ”, e insiste en que: “Es de precisar que entre las marcas registradas ‘DARLING’ y ‘FARLIN’ no se presentan semejanzas susceptibles de inducir al público a error.” Finalmente, considera que del “contenido de la normatividad vigente en materia de marcas y de los argumentos esbozados en la demanda, se concluye sin mayor esfuerzo en que la parte demandante no logró desvirtuar la legalidad de los actos administrativos acusados.” GACETA OFICIAL Por su parte, estima el Tribunal Andino que resulta conveniente realizar de igual manera un resumen de los fundamentos que sustentan la resolución impugnada. d) La resolución impugnada Como se ha dicho, emana de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y mediante ella considera la administración recurrida haber encontrado “que la marca registrada (DARLING) y la marca solicitada bajo el expediente de la referencia (FARLIN) no presentan semejanzas susceptibles de inducir al público a error”, y, por tanto,

RESUELVE

“Declarar infundada la observación de que se da cuenta en la parte considerativa”, de dicha resolución. Y, con vista de todo lo anteriormente expuesto, pasa el Tribunal Andino a CONSIDERAR: I. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE INTERPRETACIÓN El texto de las que fueran señaladas por el consultante a tales fines, es el siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 81.-Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mimos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ).” 28/02/2000 12.48 “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” “Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión.” Pero por otra parte, y entre las transcritas, considera el Tribunal que no es del caso proceder a la interpretación de la última, por cuanto -tal como lo ha sentado en pacífica, por reiterada, jurisprudencia- los allí señalados sólo “constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales, sino a los Estados entre sí: “Los compromisos sobre los que versan los ya mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los Países cuyo cumplimiento estima este Tribunal que deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la Subregión ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’”.

(Interpretación prejudicial Nº 26-IP-96, correspondiente al caso “SEFRITA” publicada en la G.O.A.C. Nº 308, del 28 de noviembre de 1997). Confirma también el Tribunal en esta ocasión, respecto del caso concreto, el criterio contenido en la precedente transcripción y, con fundamento en él, se abstiene de interpretar la norma últimamente señalada.

Considera asimismo que, con base en los puntos en definitiva controvertidos en el proceso interno, los temas que suscitan las normas cuya interpretación procede de seguidas a realizar, son los siguientes: II. EL CONCEPTO DE MARCA De la constante jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal, inspirada en calificada doctrina, se desprende cómo la marca es un GACETA OFICIAL bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado aquel por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. De lo anterior se colige también que para que pueda ser inscrito en el registro marcario, el signo debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Con la advertencia de que no por el solo hecho de que cumpla con tales requisitos, quede necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar aún dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la Decisión 344 establece en sus artículos 82 y 83. Así lo ha sentado constantemente, y reiterado también últimamente el Tribunal Andino en el procedimiento de interpretación prejudicial Nº 40-IP-99 (marca “LAUREL”), mediante sentencia emitida el 26 de noviembre de 1999.

Al respecto, y más en concreto: III. LA DISTINTIVIDAD Considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser admitido a registro como marca, aquella lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será distintivo entonces el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de dichos productos o servicios. Además, el que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, en adición al de la novedad y la especialidad.

La distintividad exige, por tanto, que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de dife- 28/02/2000 13.48 renciar esos productos o servicios, de otros semejantes, fabricados o, respectivamente, prestados por diferentes empresarios, no puede ser registrado como marca.

Es decir, estaríamos frente a lo que la doctrina suele denominar “riesgo de confundibilidad marcaria”. Por lo expuesto, en el presente caso el juez nacional, al momento de decidir, deberá tomar muy en cuenta la Clase Internacional a la cual están destinadas las marcas confrontadas, es decir, la previamente registrada “DARLING” y la que lo fue posteriormente, “FARLIN”, lo que dió origen a la presente controversia, a los fines de que el consultante se encuentre en capacidad de determinar la incidencia que tiene la coincidencia de los productos protegidos por ambas marcas, respecto del grado de distintividad que pueda presentar la segunda respecto de la primeramente registrada.

Esa distintividad será deducida con base en reglas destinadas a determinar la confundibilidad marcaria, reglas que el Tribunal pasa más adelante a desarrollar con fundamento en su reiterada jurisprudencia sobre la materia. IV. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA El signo que se confunda con otro u otros, no puede tener acceso al registro, se insiste, tanto porque carece de la fuerza distintiva requerida, condición sine qua non para ser considerado como marca, como porque, de permitirse el registro, se violentaría el interés del titular de un signo solicitado o registrado, y así mismo el del público consumidor.

La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración, revisable por el juzgador. En efecto, alejándose de toda arbitrariedad, el funcionario, y el juez a su turno, han de determinar si se ha incurrido en ella, echando mano, para averiguarlo, de reglas y principios que la doctrina y la jurisprudencia han elaborado a los efectos de precisar el grado de la misma, que va del extremo de la identidad al de la semejanza, siendo por tanto la confundibilidad un “‘concepto jurídico indeterminado’ en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, [a partir de] los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura preva- GACETA OFICIAL lezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.

(“Sección de Derecho de la Propiedad Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, Nº 648, Valencia - España, 1998. Criterio recogido en la sentencia que puso fin a la interpretación prejudicial 43-IP-98, del 19 de marzo de 1999, marca: “FAIRBANKS (mixta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 490 del 04 de octubre de 1999). El tema de la confundibilidad marcaria surge en el presente caso por cuanto la parte actora solicita judicialmente la declaratoria de nulidad de la resolución que concede el registro como marca del signo “FARLIN”, fundamentando su demanda -y tal como lo había alegado también, pero sin éxito, con ocasión del procedimiento administrativo previo al contencioso- en la insuficiente distintividad, según su parecer, de dicha marca frente a la previamente registrada “DARLING”.

Al respecto, la autoridad nacional competente -en el caso el juez consultantedeberá decidir si, tal como concluyera la administración autora del acto impugnado, entre las denominaciones no existe en efecto similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, con el propósito de determinar el “riesgo de confusión” entre ellas, de todo lo cual podrá desprender la alta jurisdicción consultante, si la Administración aplicó correctamente la norma supranacional contenida en el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344.

En consecuencia, y necesariamente, deberá acudir a los siguientes criterios generales que esta jurisdicción comunitaria se ha esmerado en definir, a los fines de que el examinador o el juez, al momento de resolver, puedan orientarse certeramente en la solución del caso concreto: 1. Reglas para el cotejo marcario Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; 28/02/2000 14.48 - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En relación con dichos criterios, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, ésto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1987. marca “VOLVO”; y, 40-IP-99, marca “LAUREL”).

Todo lo anterior, necesariamente se complementa con el análisis específico que el juez consultante realice de la naturaleza intrínseca de las marcas. V. LAS MARCAS EN CONFLICTO El Tribunal observa que en el presente caso ellas corresponden a diferentes tipos -denominativas y mixtas-, lo cual sin duda influye en el cotejo marcario que ha de efectuar el examinador a la luz de esos dos diferentes tipos: GACETA OFICIAL a) Marcas denominativas Son las que utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que representan un conjunto pronunciable, que puede o no tener un significado conceptual.

También se las conoce como marcas nominales o verbales. Estas marcas se sub-agrupan en, por un lado, las marcas sugestivas, con una connotación conceptual que hace referencia a las cualidades o funciones del producto designado por la marca; y, por el otro, se encuentran las marcas arbitrarias que no manifiestan ninguna conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que van a identificar.

(Véase sentencia producida con motivo del caso 09-IP-94, de fecha 24 de marzo de 1995, marca “DIDA”. Publicada en G.O.A.C. Nº 180, del 10 de mayo de 1995, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, página 90). b) Marcas mixtas 28/02/2000 15.48 las denominativas- corresponden las confrontadas, por cuanto ello sin duda ayudará a determinar con mayor precisión la naturaleza de las mismas y, por tanto, si se presenta o no confusión. En concreto, el juez nacional tendrá que identificar si de las confrontadas -tanto la denominativa y mixta propiedad del actor, como la mixta ya concedida en registro- se desprende confusión en el público consumidor, tomando muy en cuenta los productos que están destinadas a proteger; y si, en consecuencia, efectivamente estarían siendo afectados los derechos conferidos por el registro de las marcas cuyo titular había adquirido previamente mediante ese registro.

Si bien el examen judicial propugnado en los precedentes párrafos deberá realizarlo el juez consultante guardando el debido respeto a la discrecionalidad del funcionario administrativo para la adopción de las resoluciones impugnadas, también ha de tener en cuenta las limitaciones que el mismo lleva aparejadas, tal como se pasa a examinar.

Están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). VI. LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS LIMITES Para la identificación de esta clase de signos distintivos es necesario en el caso concreto llegar a precisar cuál de los dos elementos que lo conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder determinar cual de ellos resulta de mayor relevancia dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.

En efecto, la jurisprudencia del Tribunal, constante y reiterada en el sentido de diferenciar entre la “discrecionalidad” administrativa -concepto que surge de la propia normativa comunitaria, tal como se desprende de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344- y la “arbitrariedad”, se ha pronunciado especialmente sobre el tema cuando le ha tocado referirse al insoslayable deber de revisión, que le viene impuesto al funcionario por la normativa comunitaria, de proceder al examen de registrabilidad antes de otorgar o denegar la solicitud: La jurisprudencia del Tribunal Andino ha puesto de relieve cómo el elemento denominativo “de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento pueden ser definitivos.” (Interpretación prejudicial 10-IP-98, del 19 de agosto de 1998, marca “GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta)”.

Publicado en G.O.A.C. Nº 394, de fecha 15 de diciembre de 1998). De todo lo anterior habrá que precisar en el presente caso, a cual sub-clase de marca -entre “Al disponer que se proceda al examen de registrabilidad de la marca solicitada, explícitamente la norma comunitaria está consignando una obligación para la autoridad nacional competente en el sentido de proceder al análisis y examen a los fines de establecer si hay o no causas o causales de irregistrabilidad que imposibiliten o hagan inviable la solicitud.

“Esta obligación de la autoridad nacional competente es insoslayable y no puede estar sujeta a su libre criterio o arbitrio, pues los artículos 72 y 73 [Decisión 313] son claros y GACETA OFICIAL terminantes y no dejan lugar a interpretaciones caprichosas. Se establecen, para que no puedan registrarse como marcas las que incurran en las diferentes causales, dejando claro que este examen responsable y serio, es el que determina la decisión de otorgar o de negar el registro.

La decisión en consecuencia debe ser motivada, pues es el único medio de que revista el carácter de decisión administrativa legal y no decisión arbitraria. Corresponde entonces que la autoridad administrativa, a tiempo de decidir el rechazo o la aceptación, deje constancia de haber cumplido con la obligación de examinar la registrabilidad, como corresponde de acuerdo al artículo 85 de la citada Decisión.” (Sentencia del 04-XI-96 que puso fin a la interpretación prejudicial 21-IP-95, caso “AFLOX”, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1994-1995, tomo IV, pág. 353.

Resaltados de la presente sentencia). Y posteriormente el Tribunal ha concluido en los siguientes términos: “La responsabilidad del estudio del signo para ser registrado recae en la autoridad administrativa de la oficina nacional competente, y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca. El Tribunal ha insistido en que el funcionario al examinar los signos, si bien utiliza un criterio ‘discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta.’ (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tomo I, pág. 116, interpretación prejudicial 01-IP-87)”.

Véase también fallo del 03-IX-97, recaído en el procedimiento 20-IP-96, caso “EXPOVIVIENDA”, publicado en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1997, Tomo VI, pág. 285. (Resaltados de la presente sentencia). Así nuestra jurisprudencia ha puesto de relieve cómo en la normativa andina se recoge el tradicional concepto de discrecionalidad administrativa, tanto más relevante cuanto que nuestras Decisiones comunitarias en materia de propiedad industrial confieren a la legislación interna la posibilidad de que actividades, incluso jurisdiccionales, puedan ser confiadas a órga- 28/02/2000 16.48 nos administrativos, aunque siempre con arreglo a lo que dispongan las legislaciones de los Países Miembros; tal el caso de la 344, DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.

(Véase al respecto reciente sentencia de fecha 12.XI.99, pronunciada en el proceso 07-AI-99, Secretaría General v.s. República del Perú.) Conforme a ese concepto -elaborado en el campo del Derecho administrativo- el funcionario dispone de una cierta libertad para decidir, conservada dentro de los límites superior e inferior previstos en la norma cuya ejecución le corresponda, límites que se constituyen en topes de su actuación. Pero corresponde a su vez al juez, ya en la vía contencioso-administrativa, revisar si la actuación del funcionario se mantuvo apegada a los límites fijados por la norma; y, aunque le está vedado pronunciarse sobre la oportunidad o conveniencia de la actuación, puede sí detectar cuándo esa oportunidad o conveniencia descansan sobre supuestos de hecho falsos, pues siempre le está permitida al órgano judicial la posibilidad de decidir acerca de la exactitud o inexactitud de éstos, manteniendo su competencia para anular -incluso con efectos retroactivos- la decisión administrativa adoptada, cuando ésta derivare de hechos erróneos, falsos, o simplemente incongruentes en la propia lógica de los mismos.

Por otra parte, normalmente -y así lo ha determinado la jurisprudencia del Tribunal Andino, concordante en el punto con la doctrina- los elementos del acto administrativo proclives a que el funcionario pueda falsear los hechos, o mostrar incongruencia en la lógica de ellos, son aquellos en los cuales la ley le reconoce una mayor discrecionalidad en su actuación, a saber, el objeto y la causa; lo cual explica asimismo que, a los fines de morigerar cualquier arbitrariedad en la emisión de los actos administrativos, la normativa legal, y concretamente la comunitaria, impongan al Estado, tal como sucede en el caso, la obligación de expresar en el texto de su propia actuación los motivos que condujeron a emitirla.

(Ver las sentencias pronunciadas en interpretaciones prejudiciales: 10-IP-97, de fecha 24 de septiembre de 1997, marca “COLSUBSIDIO”, G.O.A.C. Nº 308 del 28 de noviembre de 1997; 28-IP-95 de fecha 13 de febrero de 1998, marca “CANALI”, en G.O.A.C. Nº 332 del 30 de marzo de 1998; GACETA OFICIAL y, Proceso 04-AN-97, de fecha 17 de agosto de 1998, caso “CONTRACHAPADOS ECUADOR”, publicado en G.O.A.C. Nº 373 del 21 de septiembre de 1998).

Todo lo anterior, se encuentra desarrollado con base en la reciente sentencia producida en el caso 40-IP-99, marca “LAUREL”, de fecha 29 de noviembre de 1999. De todo lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N C L U Y E: 1. De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional consultante, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder también a precisar cuáles son en definitiva las normas cuya interpretación considere pertinentes a los fines de la solución del caso concreto que se debata ante la jurisdicción nacional. 2.

La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de, o comercializados por, una persona, y en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretenda identificar tales bienes, en razón de lo cual el que resultare insuficientemente distintivo no es registrable. 3.

De ahí que la distintividad sea requisito indispensable para la acreditación de dicho signo como marca. Cuando el signo es incapaz de diferenciar de otros, productos o servicios de la misma clase, de otra respecto de la cual pueda también desprenderse confusión -servicios o productos fabricados, producidos o prestados por diferentes empresarios-, no puede reconocérsele a dicho signo la calidad de marca. 4.

Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, 28/02/2000 17.48 modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. 5.

La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas, es atribución primigenia del funcionario administrativo (Oficina Nacional Competente), el que dispone de cierta libertad para decidir, conservada dentro de los límites superior e inferior previstos en la norma cuya ejecución le corresponda, límites que se constituyen en topes de su actuación. Pero corresponde a su vez al juez, ya en la vía contencioso-administrativa, revisar si la actuación del funcionario se mantuvo apegada a los límites fijados por la norma; y, aunque le está vedado pronunciarse sobre la oportunidad o conveniencia de la actuación, puede sí detectar cuándo esa oportunidad o conveniencia descansan sobre supuestos de hecho falsos, pues siempre le está permitida al órgano judicial la posibilidad de decidir acerca de la exactitud o inexactitud de éstos, manteniendo su competencia para anular -incluso con efecto retroactivo- la decisión administrativa adoptada, si ésta derivare de hechos erróneos, falsos, o simplemente incongruentes en la propia lógica de los mismos.

Por su parte el juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, de las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario Andino, sentencia que habrá de notificársele mediante copia certificada y sellada de la misma. Remítase también copia de ella a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

El Presidente, Luis Henrique Farías Mata Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO GACETA OFICIAL 28/02/2000 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO 18.48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 44-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82 literales g), h), y j); 83 literales a), b), c), d) y e); y 84 literales a), b), c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital Nº 3 de lo Contencioso Administrativo de Cuenca, República del Ecuador.

Expediente Interno No. 117-98 Marca: “RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON”. MAGISTRADO PONENTE: Dr. Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, 2 de febrero del 2000 VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial planteada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Cuenca-Ecuador, por medio de su Ministro Juez, Doctor Hernán Monsalve Vintimilla, de los artículos 81, 82 literales g), h) y j); 83 literales a), b), c) d) y e); y 84 literales a), b), c) y d) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Que este Tribunal es competente para conocer dicha solicitud y el juez nacional de Ecuador para requerirla, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que la solicitud enviada al Tribunal cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de las restantes piezas procesales determinadas por el Juez Nacional, este Tribunal considera como relevantes los siguientes hechos: Nacional de Propiedad Industrial, del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, por la cual se rechaza la oposición a la solicitud de registro Nº 29494-94 correspondiente a la denominación RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON como marca de fábrica, presentada por PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA, por existir una solicitud prioritaria No. 16376 de 5 de julio de 1989 y por falta de distintividad de la marca solicitada, en relación con la marca del actor.

Con relación a la distintividad, sostiene la parte actora que no se cumple con este requisito por confundirse RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON, con la Marca solicitada RON SAN MIGUEL EL VERDADERO SABOR DEL RON, llevando además un lema comercial que coincidentemente ya fue solicitado con anterioridad por DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. Así mismo, indica que se trata de productos comprendidos en la misma clase internacional Nº 33, pudiendo causar confusión en el público consumidor.

En consecuencia, solicita la revocatoria de la providencia No. 964997 y que se rechace el registro de la marca RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON. A) DEMANDA: Se pretende en vía contencioso administrativa, obtener la revocatoria de la Providencia Nº 964997, dictada el 8 de mayo de 1998, por la Dirección B) CONTESTACION DE LA DEMANDA: Da contestación a la Demanda la Dra. Carmen Robayo de Hidalgo, en su condición de manda- GACETA OFICIAL taria de la firma BACARDI & COMPANY LIMITED, que dentro del trámite se ha demostrado que a esa fecha es la titular por cesiones sucesivas y fusiones de los derechos sobre la marca registrada “RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON”.

Dicha persona jurídica, en lo principal, niega los fundamentos de la demanda, acusa su improcedencia, arguye prescripción, falta de registro en el Ecuador, y en algún país del Pacto Andino; así como que dicha denominación no es famosa ni notoria. Así mismo, niega que Desarrollo Agropecuario C.A., tenga derecho alguno sobre el slogan “EL VERDADERO SABOR DEL RON”, parte integrante de la marca RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON, por cuanto este slogan empezó a ser utilizado con el RON CASTILLO desde 1984, mucho antes de que Desarrollo Agropecuario C.A. presente la solicitud de registro No. 16376 en el año de 1989, y después de que PROVEEDORA ECUATORIANA S.A., PROESA había realizado gran campaña publicitaria por los medios de comunicación masivos, con la Marca RON CASTILLLO EL VERDADERO SABOR DEL RON, convirtiéndola en notoria dentro del país. Igualmente, expresa que la Resolución No. 0964997 de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, no ha violado disposición legal alguna, por lo que pide que el Tribunal Distrital consultante rechace la demanda propuesta.

Debe aclarase que esta contestación se hace en calidad de tercero interesado en los resultados del juicio, involucrado en este por pedido expreso del propio actor; que la Procuraduría General del Estado igualmente citada con la demanda comparece por intermedio del Director Nacional de Patrocinio, para dirigirse al Delegado de esa Procuraduría en la Provincia del Azuay, por oficio Nº 00722, del 08 de octubre de 1998, en el cual solamente aclara que el IEPI es el Órgano Nacional Competente en la materia controvertida y, su presidente el llamado a comparecer en el juicio en defensa de los intereses de la Institución demandada, por lo que le solicita al mencionado Delegado Provincial, que comparezca en dicho causa únicamente con el fin de vigilar el trámite procesal; instrucción que la concreta con escrito depositado el 14 de octubre de 1998 ante el Tribunal Distrital Nº 3.

El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, en calidad de principal deman- 28/02/2000 19.48 dado en esta causa, no ha comparecido a contestar la demanda, sin embargo, en los cuerpos II y III del proceso remitido a este Tribunal, se constata una acumulación de causas en las cuales comparecen ex titulares del anterior Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, en principio contestando una acción que no es la que origina la interpretación prejudicial solicitada y luego, pidiendo se cuente con otro de ellos para fines del proceso.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, el Tribunal, C O N S I D E R A N D O: I. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El Tribunal ha dejado sentado en reiteradas ocasiones que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 del Tratado de Creación, es el Juez Nacional quien esta facultado autónomamente para solicitar la interpretación prejudicial de las normas que considere necesario interpretar.

No obstante, ha venido sosteniendo igualmente que para cumplir con la finalidad de la interpretación, puede el Tribunal determinar cuales son las normas necesarias para la interpretación requerida. (Interpretación prejudicial 01IP-94 del 11 de octubre de 1994, caso “MAC POLLO” G.O.A.C. Nº 164 del 02 de noviembre de 1994. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992, pág. 115).

De acuerdo con ese criterio, este Tribunal estima innecesaria la interpretación del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, en sus literales g), h) y j), por considerar que sus respectivas disposiciones no son aplicables al caso motivo de la controversia. Las normas objeto de esta interpretación son en consecuencia las siguientes: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: Artículo 81.- “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

GACETA OFICIAL “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.“ Artículo 83.- “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“( ) “c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 28/02/2000 20.48 Artículo 84.-“Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad promoción de la marca; “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” II. CONCEPTO DE MARCA La marca pertenece a la categoría de los bienes inmateriales y a su vez está comprendida dentro de los signos distintivos susceptibles de ser protegidos por la Propiedad Industrial.

Este signo o símbolo es una realidad intangible (corpus misticum) que necesita materializarse (corpus mechanichum) para ser percibido por los sentidos. El concepto de marca ha sido ampliamente desarrollado por la doctrina y por la jurisprudencia. En tal sentido, se pueden citar algunas definiciones aportadas por los tratadistas en esta materia como las siguientes: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Editorial AbeledoPerrot, Buenos aires, 1989, pág. 7) “El signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos, de su industria, comercio o explotación”.

(Breuer Moreno, citado por Cabanellas Guillermo: “Derecho de marcas designaciones y nombres comerciales” Tomo I, Editorial Helías S.R.L., Buenos Aires, 1989, pág. 14) “Es el signo que un empresario usa para distinguir un producto que fabrica o comercializa o un servicio que presta, de otros productos o servicios existentes o que puedan existir en el mercado”.

(Giraldo Montoy, Julian: “El régimen marcario y su procedimiento”, Ediciones Librería del Profesional, Primera Edición, Bogotá, 1998, pág. 7) GACETA OFICIAL Por su parte la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 81, inciso segundo, define la marca en los siguientes términos: “ Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos, o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Las definiciones anteriormente citadas coinciden en algunos aspectos que la caracterizan, de los cuales se pueden relievar que, al ser definida como un “signo” se le da a su noción una amplitud que permite abarcar o comprender dentro de ésta no sólo a las marcas denominativas, más frecuentemente utilizadas en el comercio, sino también a las gráficas, mixtas y a las formas tridimensionales, es decir, a todos los tipos de marcas que de acuerdo a su estructura han sido señalados por la doctrina.

Por otra parte, todas las definiciones citadas hacen alusión a la principal función de la marca, cual es, ser distintiva. 28/02/2000 21.48 vamente a diferenciar los productos o servicios de una empresa con los de otra (indicación de la procedencia empresarial). La función distintiva de la marca va más allá de eso”. III. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA QUE SEA REGISTRABLE Estos se encuentran especificados en el primer párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, el cual establece: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.” Sobre este punto el Tribunal, en varias sentencias ha reconocido que para que una marca pueda ser registrada como tal debe reunir los requisitos de la norma comentada.

(Ver entre otras interpretaciones prejudiciales las Nos. 27IP-95 G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997; 12IP-96; 22-IP-96 G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997 y 15-IP-97 G.O. Nº 314 de 18 de diciembre de 1997). a) La Perceptibilidad.- Es la capacidad o características que tiene el signo para ser apreciado por medio de los sentidos. Al respecto, este Tribunal ha señalado: “La norma comunitaria coincide con las múltiples definiciones que la doctrina, la jurisprudencia y los acuerdos multilaterales como el Convenio de París y la UNCTAD proporcionan sobre las marcas de productos o servicios.

La coincidencia se da básicamente en el elemento funcional que pertenece a la esencia de la marca como es el de su capacidad de distinguir una de otra, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo”. (interpretación Prejudicial 10-IP-94 de 17 de marzo de 1995, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-1995, págs. 68 y 69).

Reiterando lo anterior, en la Interpretación prejudicial 26-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 308 de 28 de noviembre de 1997, este Tribunal recalcó: “ La marca tiene como función primordial la de identificar productos o servicios. En este sentido, la marca no está destinada exclusi- Según lo ha dicho el Tribunal, la perceptibilidad dice relación con todo elemento, signo o indicación que pueda ser apreciado por los sentidos para que pueda ser aprehendido por el público.

El diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo perceptible como aquello que “se puede comprender o percibir”; y describe percibir como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”; Percepción dice “es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos”.

(Vigésimo Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114) b) La Distintividad.- Es la característica esencial de la marca, teniendo como función diferenciar productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra, logrando de esta manera que el consumidor, destinatario final del producto al que la marca se refiere, los diferencie.

GACETA OFICIAL “La racionalidad de la ley marcaria en su función protectora del derecho que otorga el registro marcario a su titular, se deriva precisamente del carácter distintivo de la marca. La distintividad importa tanto al empresario quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad.

La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor.

“El Derecho reconoce la procedencia presunta o real de un producto nominado por una marca determinada garantizando que esa marca no será engañosa, ni defraudará la convicción acerca del origen y procedencia por parte de los consumidores. De ahí la relación estrecha que existe entre el poder identificatorio de una marca o función distintiva y la protección jurídica que la respalda.

“El principio general de protección jurídica de la marca basado en su distintividad que consagra el artículo 81 de la Decisión 344, se desarrolla por los artículos 82 y 83 de esa Decisión en todos sus literales relativos a las causales de irregistrabilidad de las marcas, unas veces por su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, entre otras.” (Proceso 01-IP-98.

Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13 de julio de 1998). “La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista, intrínseca y extrínseca.- Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en si mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca).

Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad.” (Proceso 31- IP -98. Publicado en G.O.A.C. Nº 450 de 21 de junio de 1999). 28/02/2000 22.48 c) La Representación Gráfica.- Es un requisito formal, que permite la publicación y archivo de las marcas solicitadas en las respectiva oficina de propiedad industrial.

Esta característica del signo permite transmitir en forma material el contenido y las dimensiones de este, lo cual permitirá más tarde, con el requisito de publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado, o ya solicitado y poder impugnarlos si fuera el caso a través del incidente de observaciones previsto en la norma andina.

Sobre este punto comenta Marco Matías Alemán: “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág. 77) Este Tribunal se ha pronunciado al respecto en la sentencia sobre interpretación prejudicial 05-IP-97 de 23 de mayo de 1997, al señalar que: “Este requisito se ha considerado sin atención a las funciones mismas de la marca, sino más bien como una necesidad natural o formal para el registro y que éste pueda a través de la representación gráfica, dar a conocer al público los aspectos o características del signo a registrarse.

Este requisito favorece a la descripción de la marca que debe contener la solicitud de la que habla el artículo 87 literal b) de la Decisión 344. (Caso “RENTAR”. G.O.A.C. Nº 279 del 25 de julio de 1997). Así mismo ha dicho este Tribunal: “A diferencia de los requisitos a los que ya se hizo referencia, en los que evidentemente se persigue por medio de los mismos garantizar la idoneidad del signo con miras a su función diferenciadora, la condición de susceptibilidad de representación gráfica obedece a razones de orden práctico vinculadas con el procedimiento de registro, toda vez que si fuere imposible representarlo gráficamente por algún medio, mal podrían cumplirse los extremos expresamente exigidos GACETA OFICIAL en el mencionado artículo 87 de la Decisión 344, relativo a los requisitos de la solicitud de registro.

“Vistos estos requisitos, resta precisar que un signo que no reúna tales condiciones mal podrá ser protegido por medio del derecho marcario, la que se deriva de la simple interpretación contrario sensu del inciso primero del artículo 81 de la Decisión 344.” (Proceso 31-IP-98. Publicado en G.O.A.C. Nº 450 de 21 de junio de 1999). IV. CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS Se debe señalar que vinculado a la distintividad extrínseca que debe tener un signo para ser considerado marca, a la que ya se hizo mención, se encuentra el riesgo de confusión. El artículo 83 literal a) de la Decisión 344, se refiere al impedimento de registro como marca de aquellos signos que puedan confundir al público induciéndolo a error debido a la similitud o semejanza de los signos con una marca anteriormente solicitada o, registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, respecto a los cuales el uso pueda inducir a error.

Sobre la confundibilidad de las marcas el Tribunal Comunitario ha expresado en el Proceso 03-IP-91 G.O.A.C. Nº 93, de 11 de noviembre de 1991 que: “La finalidad de una marca no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trata, evitan ser confundidos o engañados.

“La unión entre signos distintivos y la clase de productos o servicios, es sólo el aspecto objetivo de la marca. A él debe agregarse el elemento psicológico que se presenta cuando los consumidores potenciales aprehenden o captan esa unión entre signo y producto. “Conviene puntualizar que la labor de cotejar las marcas con el propósito de determinar si son confundibles o no, es de la exclusiva 28/02/2000 23.48 competencia del juez nacional por tratarse de ‘un hecho materia del proceso’, cuya calificación escapa a la competencia del juez comunitario según el artículo 30 del Tratado que creo el Tribunal Andino, teniendo en cuenta, en todo caso, los principios sustentados por el juez comunitario al interpretar la correspondiente norma”.

Continua la referida jurisprudencia expresando que, “La Confusión presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular de utilizarla en forma exclusiva”.

(Interpretación Prejudicial 02-IP-94 de 04 de julio de 1994, caso “NOEL”. G.O.A.C. Nº 160 de 21 de julio de 1994; jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992-94, pág. 145). Igualmente, el Tribunal en sentencia del 11 de marzo de 1998 ha manifestado que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 “ampara a una marca del riesgo de confusión o de la ´similitud confusionista` frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase o a los mismos o similares productos aun de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error.

De tal manera que es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

(Interpretación Prejudicial 14-IP-96, caso “PROMOFERIAS”). Conviene precisar que en materia de confusión la doctrina y la jurisprudencia han distinguido a su vez dos aspectos: confusiones directa e indirecta. Al respecto, este Tribunal ha puesto de relieve que: “ para efectos de comprender aun mejor el alcance de esta prohibición legal comunita- GACETA OFICIAL ria en el procedimiento de registro de una marca, se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.- Por la primera se induce al consumidor desprevenido a que adquiera un producto determinado, arguyendo que está comprando otro.

Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicios que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado”. (Interpretación Prejudicial 07-IP-98 de 07 de abril de 1998, caso “Palma Frit”. G.O.A.C. Nº 349 de 19 de junio de 1998).

V. REGLAS O CRITERIOS PARA LA COMPARACION DE SIGNOS DENOMINATIVOS El criterio del funcionario o del juzgador es en definitiva el que decide si entre dos signos marcarios existe riesgo de confusión, y para llegar a tal decisión debe seguir ciertas reglas que la doctrina ha estructurado para la apreciación y comparación de signos, las mismas que el Tribunal las ha tomado muy en cuenta en su jurisprudencia; criterios que se concretan de la siguiente manera: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. La primera de estas reglas persigue impedir la descomposición de los signos en sus diversos elementos al momento de cotejarlos.

Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras y viceversa. El Tribunal ha manifestado en este sentido, que: 28/02/2000 24.48 “Riñe esta regla también con un procedimiento matemático de contabilizar las sílabas o las letras sean estas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad.

El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que le consumidor realiza frente a ella. “La imagen que retiene el público en último momento es la primera impresión que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una ojeada superficial”. (Interpretación Prejudicial 04-IP-94 de 07 de agosto de 1995, caso “EDEN FOR MAN etiqueta”.

G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 125). En cuanto al cotejo sucesivo de los signos este Tribunal ha reiterado: “ en la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada ”.

(Citada Interpretación prejudicial 07-IP-98, caso “PALMA FRIT”) (G.O.A.C. Nº 349 de 19 de junio de 1998). “Respecto a la cuarta regla, el tratadista Breuer ha expresado que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellos, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

(Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87 G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1987, marca “VOLVO”; 04-IP-94 G.O. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; Y, 09-IP-94 G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, MARCA “DIDA”). Finalmente, cabe destacar que este Tribunal en la sentencia sobre interpretación prejudicial 01-IP-87 de 03 de diciembre de 1987, se refirió a las reglas generales para la comparación de marcas denominativas en el sentido siguiente: “Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes GACETA OFICIAL aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma ” (Caso “VOLVO” G.O.A.C. Nº 28 de 15 de febrero de 1988. jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1984-88, pág. 99). VI. PRIORIDAD O PRELACION DE LA SOLICITUD Este Tribunal se ha pronunciado sobre este tópico en varias de las sentencias.

En el Proceso 26-IP-95, correspondiente a la marca ESCADA, Publicada en la G.O. Nº 344 de 28 de mayo de 1998, por ejemplo, ha dicho respecto del concepto de prelación: “En nuestra doctrina comunitaria el tratadista Manuel Pachón, para quien el derecho de prioridad es un caso de prelación, observa: “Si por prelación entendemos ‘antelación o preferencia con que una cosa debe ser atendida respecto a otra con la cual se compara’ (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 19ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1970, pág. 1059), no vemos inconvenientes en emplear esta palabra para referirnos a la regulación jurídica del fenómeno consistente en la presentación en un mismo país, por dos personas distintas, de solicitudes de registro para la misma marca y poder determinar quien tiene preferencia para que se le conceda el derecho sobre la marca; si bien verdaderamente, el derecho de prioridad seria un caso de prelación. “La prelación así considerada supone dos solicitudes de registro presentadas en el mismo país, para la misma marca y destinada a distinguir artículos de la misma clase del nomenclator.

“La prelación otorga a quien la pueda invocar, el derecho de oponerse a una solicitud posterior y de solicitar la nulidad del registro de marca que se hubiere concedido, ‘con violación de la preferencia a que se es acreedor por haber presentado con anterioridad la 28/02/2000 25.48 solicitud’ (“Las preferencias en las solicitudes de los registros marcarios” Editorial Temis 1983".

(Resaltado de la presente sentencia.) Dentro del mismo orden de ideas, tal y como lo recoge María Moliner en su Diccionario de uso del Español, prioridad es “la anterioridad de una cosa respecto de otra, en el tiempo o en el espacio”; o, como se expresa en materia jurídica propiamente, respecto del término preferencia, ésta “es uno de los medios de solución que el Derecho tiene para resolver los problemas de la concurrencia o colisión de derechos sobre una misma cosa.

Normalmente, cuando diversos derechos inciden sobre un mismo bien, el problema se resuelve mediante unas normas especiales, donde a los diferentes derechos se les otorga un determinado rango preferencial que supone una prioridad frente a los que le siguen”. (Diccionario Jurídico Espasa. Bastardillas del texto; negrillas de la presente sentencia) “ la primera solicitud, como tal, otorga al peticionario ciertos derechos autónomos, totalmente deslindables de la concesión por parte de la administración del derecho exclusivo al que aspira.

Lo es, por ejemplo, el que se evacue definitivamente el procedimiento administrativo que a ella concierne, con antelación a cualquier otro trámite que con posterioridad sobre el mismo signo se adelante ante esa Oficina, así en ese segundo tramite se esté ventilando una reivindicación valida sobre el signo ya solicitado; a menos que lo que se reivindique sea una solicitud andina formulada dentro de los seis meses anteriores -se reitera-, por cuanto sin lugar a dudas la inicial seria entonces ésta, es decir, la primera presentada en el área andina, pero siempre y cuando hubiere sido antepuesta dentro del término de seis meses a que se refiere la norma comunitaria, se insiste aún. “Al establecer la anterior diferencia, queda claro que la administración esta obligada inexorablemente a pronunciarse, -obviamente en la forma que estime pertinente-, pero en primer término sobre la solicitud que inicialmente fue interpuesta.

“En estricto sentido podríamos decir que el derecho que se adquiere con la presenta- GACETA OFICIAL ción de la primera solicitud va íntimamente ligado no a la forzosa concesión del signo, ya que ésta dependerá de un sinnúmero de factores de orden legal, sino a que el órgano competente evacue las solicitudes cronológicamente, es decir, según el orden en que fueron introducidas.

“De consiguiente, si ante la correspondiente Oficina Nacional Competente se solicita el registro de una marca, y posteriormente sobre ese mismo signo se presenta una nueva solicitud que ataña a ese signo, el administrador deberá poner fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud inicial, antes de pronunciarse en este otro trámite independiente pero que versa sobre la reivindicación formulada posteriormente, dado que existen -en salvaguarda del derecho exclusivo sobre las marcas- mecanismos especiales consagrados para proteger de una eventual usurpación a quien ostente el mejor derecho de prioridad.

“Planteamiento contrario conduciría al absurdo de dejar sin efecto la figura de la oposición u observación, toda vez que bastaría con presentar posteriormente a ésta una solicitud de concesión de marca sobre idéntico o similar signo, para que la primera ya en trámite, quede paralizada, garantizándose de esta manera el nuevo solicitante un posible mejor derecho con menoscabo del examen y pronunciamiento previo sobre la expectativa inmersa en una primera solicitud, que por ser precursora en el reconocimiento de un derecho real, imposibilita al ente administrativo para efectuar pronunciamientos frente a signos idénticos cuyo amparo haya sido solicitado con posterioridad, hasta tanto no quede definitivamente concluida la respectiva actuación previa, con lo cual ab initio se deja a buen cubierto el correlativo derecho de defensa.” VII.

AMBITO DE PROTECCION DEL LEMA COMERCIAL El artículo 83 literal c) de la Decisión 344 establece la forma como un lema comercial puede obstaculizar el registro de una marca. En tal sentido son dos los aspectos previstos por la norma: que el lema este registrado y, que de acuerdo con las circunstancias que deberá apreciar la autoridad nacional, el público pueda ser 28/02/2000 26.48 inducido a error, debido a la identidad o semejanza entre aquellos.

El Profesor Víctor Bentata opina a este respecto: “Los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones y prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realizar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un ‘clima’ o ‘atmósfera’ de valoración ”.

(omissis). Específicamente, su múltiple función consiste en: “a) Acompañar la marca con su poder sugestivo; sin embargo, tribunales de los EUA han afirmado que los lemas largos son también susceptibles de registro independiente como marca; “b) Incrementar la capacidad mnemonítica de la marca; “c) Arrancarla de una visibilidad baja en que colocan a la marca las marcas competidoras” (Bentata Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, pág. 230).

Por su parte la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 118, inciso segundo define el lema en los siguientes términos: ”Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.” En este sentido comenta el Dr. Bentata: “ El lema es una cuasi marca, sin llegar jamás a ser propiamente marca.

“Por ello su titularidad no es transferible sino es con la marca misma. Ello es obvio porque en la medida de la publicidad efectuada, el lema acaba no solo por sugerir, sino que puede llegar incluso a identificar en cierta forma al producto mismo. Su publicidad acoplada a la marca, contrariamente a la creencia cómoda de que refuerza puramente la marca, acaba por distinguirla de la misma, dándole una cierta autonomía. GACETA OFICIAL “En la medida en que el lema es efectivo, podemos nosotros mismos hacer experimentos dejando flotar al lema solo sin la marca.

“De tal manera que el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema. “Por eso se requiere un mínimo de distintividad, y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de su función ” (Bentata Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, pág. 234). En el caso sub judice la Compañía BACARDI & COMPANY (Actual titular del derecho de la marca concedida a través de la resolución impugnada) “niega que Desarrollo Agropecuario C.A., tenga derecho alguno sobre el slogan “EL VERDADERO SABOR DEL RON”, parte integrante de la marca RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON, por cuanto este slogan empezó a ser utilizado por RON CASTILLO desde 1984 es decir, muchos años antes de que Desarrollo Agropecuario C.A., presente la solicitud de registro No. 16376 en el año de 1989, es decir, después de que por más de 5 años PROESA había realizado gran campaña publicitaria por los medios de comunicación masivos con la marca RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON, por lo que PROESA fue quien creó en 1984 el slogan “EL VERDADERO SABOR DEL RON”, para usarlo junto a la marca RON CASTILLO y lo uso desde tal fecha en forma amplia, de modo que el mismo fue conocido por todos.” Considera pertinente el Tribunal hacer referencia al comentario que el Dr. Bentata hace sobre el punto en estudio, en los siguientes términos: “Es importante distinguir el lema como tal y su registro.

El lema puede existir, por así decirlo, al estado natural, es decir sin registro. Pero en ningún caso puede ser registrado sino está previamente registrada la marca que acompaña”. (Bentata Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, pág. 232). En tal sentido corresponderá al Tribunal consultante mediante las pruebas que aportaron las partes en conflicto y los comentarios supra mencionados determinar a quien corresponde la titularidad del derecho sobre el slogan “EL VERDADERO SABOR DEL RON”. 28/02/2000 27.48 VIII.

LA MARCA NOTORIA La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que esto implica “un status de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen” (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, pág. 327). En el proceso 1-IP-87; publicado en la G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988, ha considerado este Tribunal: “ La marca notoria es la que goza de difusión o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicio de que se trate.

Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores ( )” “La notoriedad se predica de la marca utilizando no sólo a nivel nacional sino en el ámbito de la Subregión y el internacional.” (Proceso 2-IP-94 G.O. Nº 160 de 21 de julio de 1994).

Como antecedentes de la marca notoria se tiene que “el uso de la marca por el titular, debido al prestigio de sus productos en el mercado y la divulgación de la misma tanto por el titular como por los propios consumidores, podrían constituir elementos esenciales a los caminos necesarios para el ascenso de una marca a la categoría de notoria” (Interpretación Prejudicial 20IP-97 de 13 de febrero de 1998, caso “Manolita”).

Este Tribunal se ha referido a este tema en varias de sus sentencias emitidas en acciones de interpretación prejudicial. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD El artículo 84 de la Decisión 344, determina la forma de establecer si una marca es notoriamente conocida, dotando al examinador o juzgador de varios criterios para obtener un juicio adecuado y no arbitrario que permita proteger a la marca o signo que goce de esta característica.

“Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: GACETA OFICIAL 1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3.

La antigüedad de la marca y su uso constante 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. “Este Tribunal considera que nada impide que los anteriores criterios sean aplicables también a la situación contemplada en el literal d) del artículo 83 de la Decisión citada, respecto de otros signos notoriamente conocidos ”.

(Proceso 20-IP-98. Publicada en G.O.A.C. Nº 393 de 14 diciembre de 1998). “Igualmente el Tribunal en varios fallos ha insistido que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca pues esta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.

“La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporte las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” (Proceso 28-IP-96.

Publicado en G.O. Nº 318 de 26 de enero de 1998). La labor del examinador o del juez, para determinar cuando un signo o marca es notoriamente conocido es difícil y, en esta no debe confundirse la notoriedad marcaria con la figura del hecho notorio, definido este último por Calamandrei como: “aquellos que entran naturalmente 28/02/2000 28.48 en el conocimiento, en la cultura o en la información normal de los individuos, con relación a un lugar o a un circulo social y a un momento determinado, en el momento en que ocurre la decisión” (citado por Couture “Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Tercera Edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires, pág. 235).

En varios fallos de este Tribunal, se ha puesto de relieve este tema afirmándose que “ el hecho notorio se distingue de la marca notoria en que aquel se constituye en un hecho conocido de manera generalizada por todos; tal es el caso del conocimiento que tenga una comunidad en particular acerca de datos geográficos, históricos o culturales, cuya prueba no es necesaria; mientras tanto la marca notoria requiere que tal calificación sea probada, por lo que deberán demostrarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.” (Proceso 20-IP-98 Publicado en G.O. Nº 339 de 14 de diciembre de 1998).

Con los antecedentes expuestos: El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.- El señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional, ni la condición para proceder a la interpretación de las que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto sometido a la resolución de dicho juez nacional; pudiendo el Tribunal adicionar o dejar de interpretar normas comunitarias con respecto a las incluidas en la solicitud formulada por aquel. 2.- Para que un signo pueda ser registrable se requiere que sea además de perceptible y susceptible de representación gráfica, suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro.

Así como, que ese signo no se encuentre comprometido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.- Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, el literal a) del articulo 83 de la Decisión 344, trata de evitar GACETA OFICIAL el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto de los usuarios del producto o del servicio respectivos, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de esos productos o servicios. 4.- La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el administrador o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los campos en que pueda producirse tal confusión; criterios expuestos y ampliamente desarrollados en ésta y en precedentes sentencias del Tribunal. 5.- La primera solicitud presentada ante la Oficina Nacional Competente confiere al solicitante el derecho de “prioridad”, para oponerse a la solicitud de un registro posterior de un signo idéntico o semejante destinado a proteger los mismos productos o servicios. 6.- La Decisión 344 consagra la protección comunitaria de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y lema comercial, a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. 7.- El lema puede existir sin ser registrado, pero en ningún caso puede ser registrado sino está previamente registrada la marca a la cual acompaña. 8.- Tampoco puede registrarse como marca un signo que constituya reproducción total o parcial de un signo notoriamente conocido.

Corresponde al Juez nacional apreciar la alegada notoriedad, de acuerdo a las reglas pertinentes en materia probatoria. 9.- La Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca o del signo, correspondiéndole la carga de aquella a quien la alega. La prueba deberá ser evaluada por el examinador o por el juez, considerando para el efecto, además de los principios y normas en materia de notoriedad, las excepciones al registro determinadas en los lite- 28/02/2000 29.48 rales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344. 10.-El examen de registro marcario es una obligación ineludible que corresponde cumplir a la Oficina Nacional Competente, sin que pueda eludirse la práctica del mismo o arguirse en defensa de un registro marcario ilegalmente otorgado, la ausencia de observaciones durante su tramitación. Para dicho examen deberá tenerse en cuenta los parámetros doctrinales y jurisprudenciales esbozados en esta sentencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Tribunal Distrital Nº 3 de lo Contencioso Administrativo de Cuenca, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al resolver el caso correspondiente al expediente interno 11798.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente sentencia al Tribunal Distrital Nº 3 de lo Contencioso Administrativo de Cuenca-Ecuador, mediante copia sellada y certificada. Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 28/02/2000 30.48 PROCESO 08-IP-2000 Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del Proceso Interno Nº 5393, promovido por la Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: FITNES.

Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil. VISTOS: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Tribunal, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, la interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la solicitud se plantea en razón de que la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. pretende ante el Consejo de Estado obtener la nulidad de las resoluciones 27386 de 28 de octubre de 1997 y 3462 del 14 de septiembre de 1998, proferidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, respectivamente.

Que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro de las consideraciones expuestas en su solicitud menciona los hechos de la demanda como sigue: “La SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., por conducto de apoderado, solicitó ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta FITNES, solicitud que fue presentada el 4 de septiembre de 1989 y radicada bajo el expediente 309.447, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial número 363 de 28 de junio de 1991.

“Dentro del término legal, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a través de apoderado, formuló oposición al registro de la marca solicitada FITNES (Mixta) con base en la marca FINESSE registrada con anterioridad bajo el número 121.366 de 25 de agosto de 1987 y vigente hasta el 25 de agosto del año 2002, para distinguir productos de la clase 29 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, oposición fundamentada en los artículos 58, 65, 66, 72 y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Mediante la resolución 20090 de 23 de julio de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca solicitada. “La SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. con fecha 12 de septiembre de 1997, interpuso los recursos de reposición y subsidiario de apelación contra la citada resolución y solicitó que se declarara infundada la observación y se concediera el registro de la marca.

“La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución 27386 de 28 de octubre de 1997, revocó la resolución impugnada y declaró infundada la observación presentada por ALPINA y concedió el registro de la marca FITNES (mixta), para distinguir productos de la clase 29 del decreto 755 de 1972, a favor de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., por un periodo de 10 años.

“Contra la anterior decisión la sociedad ALPINA interpuso el recurso de apelación, el que fue resuelto mediante la resolución 3462 de 14 de septiembre de 1998, confirmando la resolución 27386 de 28 de octubre de 1997. GACETA OFICIAL Menciona que en los fundamentos de derecho la actora manifiesta que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por las siguientes razones: “Las marcas FINESSE y FITNES (Mixta) son confundibles, dado que la marca objeto del proceso reproduce parcialmente la marca prioritaria FINESSE y que una y otra amparan idénticos productos.

Confusión que se deriva de las siguientes circunstancias: "a) La denominación FITNES, según se aprecia a simple vista, es el elemento predominante de la marca objeto de la demanda, apreciación que resulta evidente si se tiene en cuenta que la parte figurativa de la marca corresponde al tipo de la letra con el que se escribe la palabra, lo que de por sí la hace un elemento accesorio, que no puede independizarse de la palabra misma y de una línea horizontal que se desprende en el extremo superior de la letra “N” y se prolonga hacia el lado derecho, elemento de una simplicidad tan elemental, que por sí sólo carecería de fuerza distintiva.

“b) Las denominaciones FITNES y FINESSE son confundibles por su aspecto visual y fonético. Visual en virtud de su semejante composición ortográfica, que se deriva de las mismas letras que componen la marca prioritaria y de su idéntica disposición, circunstancias que les imprime una misma visión de conjunto al primer golpe de vista, que no permite su diferenciación por el consumidor promedio del producto.

Fonéticamente por cuanto la marca prioritaria FINESSE se pronuncia FINÉS, tanto por su etimología como por el conocimiento que se tiene de la misma en el sector de los consumidores del producto en Colombia, adquirido en virtud de la intensa promoción y publicidad de los productos distinguidos con dicha marca. “Entre FINESSE y FITNES, es evidente que existe una acentuada similitud fonética, pues mientras que el fonema de la primera está caracterizado por la F y la vocal I, el segundo es idéntico NES. 28/02/2000 31.48 “c) El argumento que sustentó el solicitante y acogió la Administración al declarar infundada la oposición y conceder el registro de la marca solicitada, según el cual la partícula NES denota el origen empresarial de los productos (NESTLE), es contrario a los criterios básicos para el cotejo de marca.

“Tampoco resulta procedente invocar el previo registro de la marca NES, para sustentar la nueva solicitud de FITNES, ya que cada una de ellas tiene su propia individualidad e identidad. “d) De otro lado, debe tenerse en cuenta el consumidor potencial de los productos distinguidos con las marcas enfrentadas y el precio de los mismos, por tratarse de productos de consumo popular y bajo precio, en cuya selección no se presta un alto grado de atención. “e) De acuerdo con el principio del “in dubio pro signo priori”, establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aplicable al presente asunto, por cuanto además de encontrarse registrada y de existir un derecho consolidado sobre la misma, goza de una amplia notoriedad.

“Por lo anterior, se concluye que al darse los supuestos de irregistrabilidad previstos en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, la Administración estaba en la obligación de aplicar dicha norma y en consecuencia, denegar el registro de la marca mixta FITNES”. Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado judicial contesta la demanda pidiendo no se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y que en la expedición de las resoluciones 27386 de 28 de octubre de 1997 y 3462 del 14 de septiembre de 1998, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, respectivamente, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sostiene que efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas FITNES (mixta) y GACETA OFICIAL 28/02/2000 32.48 FINESSE en debate, se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre si y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al publico consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa ni indirecta entre los mismos.

FINESSE, por constar de tres sílabas tiene una pronunciación mucho más prolongada y que por sus consonantes N y SS su sonido es mucho mas suave y sonoro. Que en consecuencia, la marca FITNES para la clase 29 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos acusados, refiriéndose a la expresión FITNES (mixta), la que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues, es suficientemente distintiva.

Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional como lo es en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Tercería coadyuvante de SOCIETE DES PRODUIT NESTLE S.A.

CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL II. NORMA A SER INTERPRETADA Se solicita la interpretación de la norma siguiente: DECISIÓN 344 La apoderada de la SOCIETE DES PRODUIT NESTLE S.A. contestando a la demanda de acción de nulidad presentada por la Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., sobre el análisis comparativo de las marcas en conflicto señala que “La forma caprichosa y característica como se encuentra escrita la marca fitNes (mixta) constituye un elemento predominante dentro de la marca solicitada, por cuanto la letra utilizada es idéntica a la letra utilizada para la marca notoriamente conocida en el mercado colombiano NESTLE, de propiedad de su representada, que además forma parte de su nombre comercial SOCIETE DES PRODUIT NESTLE S.A..

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

III. EL RIESGO DE CONFUSIÓN Niega que la marca solicitada FITNES sea similarmente confundible con la marca FINESSE ya que el elemento figurativo de la marca solicitada le otorga suficiente distintividad frente a la marca opuesta desde el punto de vista visual, permitiendo al consumidor distinguir las marcas entre si. Respecto a la confundibilidad desde el punto de vista fonético sostiene que la marca fitNes, tiene una pronunciación más fuerte y corta, y que la presencia de la consonante T en el sufijo, obliga al pronunciarse a hacer una pausa en la mitad de la pronunciación. Y que la marca El artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se refiere a los distintos impedimentos o causas de irregistrabilidad como marca de los signos. El inciso a) se refiere específicamente a la confundibilidad que podría resultar de la identidad o semejanza entre una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

GACETA OFICIAL La confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos de los productos que ellos protegen, lo que puede llevar a los consumidores a error o confusión al adquirir esos productos o servicios sin caer en cuenta que provienen de empresas diferentes. 28/02/2000 Sobre este particular el Tribunal ha dicho recientemente: “La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración, revisable por el juzgador.

En efecto, alejándose de toda arbitrariedad, el funcionario, y el juez a su turno, han de determinar si se ha incurrido en ella, echando mano, para averiguarlo, de reglas y principios que la doctrina y la jurisprudencia han elaborado a los efectos de precisar el grado de la misma, que va del extremo de la identidad al de la semejanza, siendo por tanto la confundibilidad un “‘concepto jurídico indeterminado’ en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, [a partir de] los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en un perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.

(“Sección de Derecho de la Propiedad Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, Nº 648, Valencia-España, 1998. Criterio recogido en la sentencia que puso fin a la interpretación prejudicial 43-IP-98, del 19 de marzo de 1999, marca: FAIRBANKS (mixta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 490 del 04 de octubre de 1999). 2 Respecto al riesgo de confusión este Tribunal ha dicho: “ La confundibilidad de la marca a que se refería el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85”, es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento.

La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro ” 1 En el presente caso se sostiene que la marca FITNES cuyo registro ha concedido la administración es confundible con la marca FINESSE anteriormente registrada y este es el motivo por el cual se pretende obtener la nulidad del registro de la marca FITNES.

IV. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA Un signo confundible con otro no puede convertirse en marca porque carecería de la distintividad necesaria que es condición sine qua non para poder considerarlo como marca. 1 Ver Proceso 21-IP-96, G.O. Nº 318 de 26 de enero de 1998. 33.48 V. LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS El cotejo o comparación entre dos marcas opuestas, para determinar si existe riesgo de confusión o similitud confusionista debe iniciarse con la identificación de la clase de marca.

En el presente caso la marca FITNES tiene cierta característica de marca mixta, por tener intercalada una N mayúscula cuyo extremo derecho se prolonga horizontalmente sobre las letras e y s de la forma característica de la conocida marca NESTLE. En las marcas mixtas se debe examinar cuál de los dos elementos es el predominante siendo por lo general la parte denominativa la que tiene importancia. 2 Ver Interpretación Prejudicial 55-IP-99 de 26 de enero del 2000. marca: FARLIN (mixta).

Por publicarse. GACETA OFICIAL VI. EL ANÁLISIS FONÉTICO En el presente caso la Administración ha determinado que entre la marca FITNES concedida y la opositora FINESSE no existe confundibilidad fonética, aserto refrendado por la beneficiaria quien sostiene que su marca es de pronunciación más corta, en dos sílabas y con mayor fuerza por la letra t que la diferencia suficientemente de la pronunciación, mas suave y prolongada de la palabra FINESSE.

Con todo, el Tribunal debe recordar que para el análisis en el plano fonéticos se deben observar las siguientes reglas: “a) Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.

“b) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). “c) Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es mas relevante.

Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor”. Por las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el inciso a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, trata de evitar el riesgo 28/02/2000 34.48 de confusión que pudiera producirse por la identidad o semejanza de los signos capaces de inducir al público a error. 2.

La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas es atribución de la Oficina Nacional Competente a la que le corresponde realizar el cotejo entre las marcas confundibles y pronunciarse. Sinembargo, esta decisión está sometida, según el caso, a una nueva revisión por parte del Juez que sea competente conforme a la Legislación Nacional interna.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el Proceso Interno Nº 5393. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Organismo Comunitario, notifíquese la sentencia al Tribunal consultante, mediante copia sellada y certificada.

Remítase asimismo, copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 28/02/2000 35.48 PROCESO 1-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literal a), 89, 93, 104, 105, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 3924. Actor: Cervecería BACKUS & JOHNSTON S.A., marca: CRISTAL ORO. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los nueve días del mes de febrero del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Libardo Rodríguez Rodríguez, en oficio 1777 de 11 de noviembre de 1999.

V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, razón por la cual previamente fue admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Son partes en el proceso interno, en calidad de demandante, la Sociedad Cervecería Backus & Johnston S.A. y la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad demandada por el otorgamiento a favor de Gaseosas Posada Tobón S.A. del registro de la marca CRISTAL ORO para distinguir productos comprendidos en la clase 32 internacional. 1.2.

Actos demandados en el proceso interno. Se trata de la Resolución Nº 24.932 del 27 de diciembre de 1995 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la demanda de observaciones establecida por la Sociedad Cervecería Backus & Johnston S.A. y se concedió el registro de la marca CRISTAL ORO (nominativa) solicitada por la Sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional de Niza y de la actuación por la cual se presume resuelta de manera negativa, por efectos del silencio administrativo, el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución citada. 1.3.

La demanda. La demandante fundamenta sus pretensiones en el hecho de que presentó observaciones a la solicitud de registro de la marca CRISTAL ORO en la clase 32 con base en la solicitud prioritaria en Colombia del registro de la marca CRISTAL y en el registro en la República del Perú de las marcas CRISTAL Y CERVEZA CRISTAL para distinguir productos comprendidos en la misma clase.

Que no obstante se declaró infundada la observación y se otorgó el registro a la marca CRISTAL ORO (nominativa). Expresa el demandante que el procedimiento administrativo es violatorio de normas internas colombianas así como de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio supuso que el derecho que tenía la Sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. sobre el registro de la marca CRISTAL comprendía todos los productos de la clase 32 cuando en realidad sólo estaba destinada a distinguir parcialmente productos de dicha clase. 1.4.

Contestación de la demanda. Tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como la Sociedad beneficiaria del registro cuya nulidad se solicita dan contestación al escrito de demanda en sendos memoriales dedicados a defender la legalidad de los actos acusados y el derecho que tenía ésta de obtener el registro en cuestión, alegando entre otras razones la condición de marca notoria que la GACETA OFICIAL 28/02/2000 36.48 expresión CRISTAL tiene en Colombia desde 1938 cuando se le otorgó registro para distinguir productos de la clase 23 de la clasificación del Decreto 1707 de 1931 vigente entonces. hasta tanto no sea suspendido o anulado por la autoridad judicial, que es precisamente lo que se persigue en el juicio interno que se cumple ante el Consejo de Estado.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. En consecuencia la interpretación deberá referirse a los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 y 93 de la citada Decisión (los literales d) y e) del art. 83 y el art. 84 interpretados de oficio), los cuales se copian a renglón seguido. Este Tribunal es competente por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Se pide interpretar los artículos 31, 34, 45 y 48 de la ley 31 de 1925 en concordancia con la Disposición Primera Transitoria; artículos 81, 83 literal a), 89, 93, 104, 105, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el artículo 5º del Tratado que crea El Tribunal de Justicia. De las normas que se citan en la solicitud deben excluirse, en primer lugar, las disposiciones internas colombianas sobre las que este Tribunal comunitario carece de jurisdicción. En segundo lugar no deben considerarse, por no ser pertinentes al caso, a juicio del Tribunal, los artículos 89, 146 y 147 y la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 344 y el artículo 5º (hoy 4º) del Tratado de Creación del Tribunal 1.

Tampoco se hará pronunciamiento alguno respecto de la interpretación solicitada de los artículos 104 y 105, por considerar que tales disposiciones no son aplicables al caso concreto, en la medida en que del análisis de los hechos relevantes y del propio texto de la demanda se encuentra que el uso que está haciendo el titular de la marca objeto de la impugnación, se encuentra amparado por un acto administrativo que le confiere tal derecho; acto jurídico revestido de la presunción de legalidad y aplicable 1 Para una exposición detallada de las razones por las que se considera impertinente la interpretación de estas normas se pueden consultar, entre muchas, las sentencias del Tribunal proferidas en el Proceso 26 IP 96.

Marca SEFRITA. Publicada en G.O.A.C. No. 308 de 28-XI-97 y en el Proceso 43 IP 98. Marca FAIRBANKS. Publicada en G.O.A.C. No. 490 de 4-X-99. 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2.

Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

GACETA OFICIAL “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 3.3.

Artículo 84. “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca” 3.4. Articulo 93. “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”. 28/02/2000 37.48 a los requisitos para el registro de las marcas; el riesgo de confusión; las observaciones a la solicitud de registro; la prioridad en la solicitud del registro y la notoriedad de la marca. 4.1.

Los requisitos para el registro de marca. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito, se refiere a las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. La distintividad es la característica que permite diferenciar (distinguir) en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares de otra.

El ordenamiento comunitario vigente (art. 81 de la Decisión 344) al definir el concepto de marca hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Un signo es registrable como marca, entonces, cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 interpretado. Pero ello sólo no basta; además, el signo solicitado no debe estar incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Por ello, el juez nacional al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá analizar en el presente caso, en primer lugar, si el signo “CRISTAL ORO” cuyo registro se impugna, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, en segundo lugar, determinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en el literal a) del artículo 83. 4.

CONSIDERACIONES. 4.2. Acerca de la Similitud de las Marcas y del Riesgo de Confusión. El Tribunal realizará la interpretación prejudicial solicitada, analizando los aspectos referentes Como la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante GACETA OFICIAL 28/02/2000 o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, el titular de la marca debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo. Esto es, que debe poseer el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

La existencia en el mercado, en cabeza de dos o más personas, de marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, genera el denominado “riesgo de confusión”; situación esta que se presenta entre los consumidores al quedar incapacitados para distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Lógicamente tal incapacidad es contraria al libre albedrío con el que deben ellos realizar la elección o escogencia. Para evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a)). El Tribunal ha enfatizado en sus pronunciamientos sobre el cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. En los demás casos de comparación, en cambio, este análisis exige un mayor esfuerzo del juez quien deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados “el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pe- 38.48 sar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia 2”. 4.3.

Prioridad en la solicitud de registro y derecho a presentar observaciones. El artículo 93 de la Decisión 344 establece que cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca que haya sido solicitado señalando de seguido que tienen también legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

De lo anterior se desprende, en principio, que la admisión de la solicitud confiere al solicitante el derecho de “prioridad” frente a una solicitud posterior, dirigida a registrar idéntico o igual signo para los mismos productos o servicios. La institución de la “prioridad” o “prelación”, como también se le llama, concede prevalencia a la solicitud que primero se presentó y es una aplicación del aforismo que expresa que “quien es primero en el tiempo es primero en el derecho”.

Tal prioridad deriva de lo que dispone también el artículo 83, literal b), en el sentido de que no se pueden registrar marcas idénticas o similares “ a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero ”. De ello se sigue que quien presente una solicitud posterior de registro de esa marca idéntica o similar para los mismos productos o para 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. GACETA OFICIAL productos que puedan causar error en el público consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la primera solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.3 Sin embargo, para que nazca el derecho de prioridad y pueda ser reconocido, la presunta prioritaria solicitud debe, en primer lugar, según lo que dispone el inciso final del artículo 87 de la Decisión 344, haber sido admitida; esto es, que se hace necesario que la Oficina Nacional Competente admita la solicitud, y se le asigne fecha de presentación, circunstancias que no se producirán con aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos formales de la mencionada norma comunitaria.

En segundo lugar, el signo solicitado debe ostentar la calidad de registrable, pues si está incurso en alguna causal de irregistrabilidad ningún derecho de preferencia podría conferirle al solicitante. Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquéllas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes. 28/02/2000 39.48 tenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad en la adopción de su criterio, puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para el efecto.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Ello se desprende de lo prevenido en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que “ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. 4.4.

Notoriedad de la marca. A voces del artículo 95 de la Decisión 344, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el artículo 94 ibídem, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos. Vencido este plazo, la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su con- 3 Véanse al respecto las Sentencias del 31-X-96.

Proceso 28-IP-96, Marca CIEL. En G.O.A.C. Nº 318 de 2601-98. y del 8-X-99. Proceso 42-IP-99. Marca OLD PARR. En G.O.A.C. No. 504 del 9-XI-99. Las normas contenidas en el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad.

La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.

GACETA OFICIAL La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc..

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.4 Corresponde, entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro. 28/02/2000 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: 4 Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV98.

Proceso 23-IP-96. Marca VODKA BALALAIKA. Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13 de julio de 1998. 5 En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentencia de 8-X-99. Dentro del Proceso 36-IP-99. Marca FRISKIES. Publicado en G.O.A.C. Nº 504 de 9-XI-99. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y teniendo en cuenta que el riesgo de confusión puede darse, según lo que ha expresado El Tribunal, por similitudes gráficas, determinadas por la apreciación visual; fonéticas, derivadas de la percepción auditiva y conceptuales, esto es, producidas por la diferente apreciación ideológica.

Tercero: Cualquier persona, que tenga legítimo interés, puede presentar observaciones al registro de la marca solicitada. Tienen legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro del signo correspondiente.

Cuarto: El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en su artículo 81 y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Debe producirse en todos los casos, aún en aqué- De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de “especialidad” y de “territorialidad” generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.5 Con fundamento en las consideraciones anteriores, 40.48 GACETA OFICIAL 28/02/2000 llos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro.

Quinto. La protección a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no poseen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que han dado lugar a la presencia de esa característica especial. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de una nueva marca, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto.

Téngase en cuenta que la protección que confiere la marca notoria, de acuerdo a lo establecido en las normas andinas interpretadas es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 3924, de conformidad con el artículo 41.48 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 6-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81 (de oficio) y 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 5288. Actor: LABORATORIOS BUSSIE BUSTILLO Y CIA. S.C.A. Marca NUTRISAL. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los nueve días del mes de febrero del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Magistrada Olga Inés Navarrete Barrero, en oficio 1708 de 26 de octubre de 1999, recibido en El Tribunal el 21 de enero del 2000.

V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite. GACETA OFICIAL 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Es demandante LABORATORIOS BUSSIE BUSTILLO CIA. S.C.A. frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que es demandada por haberle negado registro a su solicitud para la marca NUTRISAL destinada a distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza. 1.2. Actos demandados en el proceso interno. Lo son, las Resoluciones Nº 34.174 de 18 de agosto de 1994, 20.379 de 18 de septiembre de 1996 y 2.991 de 20 de agosto de 1998 mediante las cuales la entidad demandada negó la solicitud de registro, resolvió el recurso de reposición y denegó el recurso de apelación, respectivamente. 1.3.

La demanda. Estima la demandante que la Superintendencia dio una aplicación equivocada al artículo 82 literal d) de la Decisión 344 al considerar que la expresión NUTRISAL no es apropiable como marca al encajar en las previsiones de dicha norma que prohibe el registro como tal de expresiones que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

Argumenta que existen en las diferentes clases de la clasificación internacional de Niza signos registrados que evocan alguna característica de su contenido o función con la expresión destinada a distinguir el producto, tales como AIRET, que evoca AIRE; ALEGEX, que evoca ALERGICO o ANTIALERGICO; AMIDOL que evoca AMINORA EL DOLOR; BATIHELADO que evoca HELADO BATIDO, COMAPAN, que evoca CONSUMA PAN, DEL MAIZ, que evoca DE MAIZ, etc.

Estima la actora que aunque la expresión NUTRISAL efectivamente evoca la sal, es totalmente nueva en el lenguaje comercial ya 28/02/2000 42.48 que nunca antes nadie la había utilizado y por lo tanto, reúne el principal requisito para su registro, esto es, el de ser novedosa y que el análisis de la Superintendencia parte de la base de fraccionar la marca olvidando que las expresiones solicitadas deben ser analizadas en conjunto como un todo y no como lo hace aquélla, dividiendo la expresión en dos palabras NUTRI y SAL. 1.4.

Contestación de la demanda. Contesta la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio en memorial dedicado a defender la legalidad de los actos acusados aduciendo que, efectuado el examen de la marca NUTRISAL se concluyó que está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 y por lo tanto es irregistrable pues carece de distintividad.

Dice que de registrarse generaría confusión y engaño en el público consumidor acerca de las características, calidad y otras propiedades del producto, impidiendo su diferenciación de otros productos iguales o similares.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal considera que a más de la norma cuya interpretación se solicita, el literal d) del artículo 82, debe previamente interpretar el artículo 81 de la Decisión 344. Se transcriben a continuación. 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comer- GACETA OFICIAL cializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” 4.

CONSIDERACIONES. Son aspectos a los cuales se referirá El Tribunal en esta interpretación los que dicen relación con los requisitos para el registro de las marcas y la registrabilidad o no de signos evocativos. 4.1. Los requisitos para el registro de marca. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, antes transcrito, señala las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca.

Ellas son la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. 28/02/2000 es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. La definición legal mencionada deja ver que la marca se caracteriza por ser un bien inmaterial, destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, representada por un signo, que por ser intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo, esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

En consecuencia de lo anterior, un signo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 interpretado, y además, no está incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 4.2. Signos genéricos, descriptivos y evocativos.

Cuando el artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos comprende, entre otros, los que designan la calidad, la especie, la cantidad o características usuales del signo que describen. El Tribunal a este respecto ha señalado: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto.

De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes”. 2 Respecto de la distintividad ha dicho el Tribunal en reciente sentencia: “No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra.” 1 El segundo inciso del artículo 81 ibídem define el concepto de marca poniendo el acento en el aspecto de la distintividad al señalar que marca 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. 43.48 Se ha dicho por la doctrina y por la jurisprudencia que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no ten2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VIII-95. Proceso Nº 7-IP-95. Caso “COMODISIMOS”.

En G.O.A.C. Nº 189 de 15-IX-95. GACETA OFICIAL 28/02/2000 44.48 gan una estrecha relación con los bienes o servicios que pretenden designar. De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que -por ser factibles de utilizarse en diversos productos- afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquéllos. proceder el registro.

De todas formas no debe olvidar el juez consultante que entre las reglas para la comparación de marcas tiene singular importancia la que establece que los signos deben apreciarse y analizarse en conjunto, lo cual significa que está vedado dividir las palabras para o fraccionarlas para hacer análisis parciales. A diferencia de los signos descriptivos, los evocativos cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrables.

Empero como no existe un criterio exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos debe ser, por tanto, la autoridad nacional competente la que en cada caso establezca, al realizar el examen para el registro, si el signo corresponde a una u otra categoría. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo.

El Tribunal, en la sentencia anteriormente referenciada dice respecto de los signos evocativos: “Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.

(Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”. 3 Lo anterior da base para señalar que el juez nacional consultante, a fin de resolver la controversia que se le plantea deberá analizar si el signo cuestionado como descriptivo, lo es en verdad, caso en el cual no podría ser registrable o si, como alega la demandante, se trata de un signo evocativo, evento en el cual podría 3 Ibídem.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5288, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. GACETA OFICIAL Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO 28/02/2000 45.48 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 28/02/2000 46.48 GACETA OFICIAL 28/02/2000 47.48 GACETA OFICIAL 28/02/2000 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú