PROCESO 38-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.- Expediente Interno No. 5082.- Actora THE H.D. LEE COMPANY, INC. (MARCA LEO) MAGISTRADO PONENTE: Dr. Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En la ciudad de San Francisco de Quito a los veintiséis días del mes de enero del dos mil.

V I S T O S: Que, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), y, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Que, se plantea la solicitud de interpretación, dentro del procedimiento en el que, el actor pretende obtener "la declaratoria de nulidad de la Resolución número 34426, de 23 de agosto de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición formulada por The H.D. LEE COMPANY, INC en contra de la solicitud de registro de la marca LEO (MIXTA) y, se concedió el registro de dicha marca por el termino de diez (10) años, "para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 25a del artículo 2 del Decreto 755 de 1972"; así como de la Resolución número 11427 de 16 de abril de 1995, expedida por la misma Dependencia, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la primera de las anotadas resoluciones, se dispuso confirmarla; y, de la número 352 de 18 de febrero proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución Núm. 34426 de 1994, en el sentido de confirmarla".

Que, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro de las consideraciones para esta interpretación manifiesta: 1.- "La sociedad J. URREA Y CIA. CONFECCIONES LEONISA S.C., domiciliada en la ciudad de Medellín, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro de la marca, LEO (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la clase 25a del artículo 2 del Decreto 755 de 1972 y, publicado como fue el extracto de tal solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dentro del termino legal, la sociedad THE H.D. LEE COMPANY, INC. formuló oposición contra dicha solicitud argumentando que en Colombia es titular de la marca LEE, para distinguir productos pertenecientes a la indicada clase; que la marca cuyo registro se peticionó es confundible con esta última, previamente registrada, y que entre las dos existe similitud gráfica, fonética y literal; además de que la coexistencia de ambas en el mercado induciría a error al consumidor, al tratarse de productos de la misma clase." 2.- "Mediante el primero de los actos acusados, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada " 3.- "La sociedad opositora interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación contra el anterior acto " 4.- "La mencionada dependencia oficial, mediante la Resolución número 11427 de 16 de abril de 1995, resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución número 34426 de 23 de agosto de 1994, en sentido de confirmarla y, además, ordenó la anulación de la inscripción del Certificado número 165.244 en el Registro de la Propiedad Industrial y concedió el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial." 5.- "El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución número 352 de 18 de febrero de 1998 resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución número 34426 de 23 de agosto de 1994, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos, declarando de esta manera agotada la vía gubernativa, con fundamento en las consideraciones que, dada su extensión, se omite transcribir en esta solicitud, pero que este Despacho muy respetuosamente solicita a esa Alta Corporación, sean tenidas en cuenta al momento de pronunciarse, con base en el texto que de dichos actos se anexa a la presente." 6.- "La parte actora aduce en sustento de sus pretensiones la violación, entre otras normas, de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues sostiene que las mismas resultan vulneradas con base en los argumentos expuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de estudiar y decidir sobre la procedencia de la oposición formulada por ella, habida cuenta de que conforme a su contenido, si le asiste el derecho de solicitar la irregistrabilidad de la marca LEO (MIXTA) para proteger así la marca LEE, registrada por ella con anterioridad." 7.- "La Entidad demandada sostiene que los actos acusados no desconocen ninguna de las normas invocadas en sustento de las pretensiones anulatorias, y que la Administración se ajustó a las disposiciones vigentes en su momento en materia de propiedad industrial, por las razones que aparecen en el escrito de contestación de la demanda, cuya transcripción también se omite en esta solicitud, habida cuenta de que con ella se acompañará copia del mismo.

Concluye que " La parte demandante no logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo acusado"." CONTESTACION DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Superintendencia de Industrias y Comercio contesta la demanda de la referencia y manifiesta lo siguiente: 1.- "LAS PRETENSIONES.- Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de LA NACION-SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen. 2.- "RAZONES DE LA DEFENSA.- Con el debido respeto manifiesto al Honorable Magistrado Ponente y a la Honorable Corporación, que me opongo a las pretensiones de la demanda, a la vez que solicito se denieguen las mismas.

"Se tiene que los actos administrativos impugnados ante el Honorable Consejo de Estado fueron expedidos por la División de Signos Distintivos con plena competencia para conceder y negar los registros de las marcas solicitadas y decidir sobre las observaciones planteadas, según lo dispuesto en las normas vigentes en materia marcaria, en especial la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente al momento en que se adoptó la decisión administrativa (Véase interpretación prejudicial del 23 de febrero de 1995, proceso 5-IP-94); asimismo, es de reiterar que el registro de las marcas comerciales ante la Oficina Nacional Competente se rige por lo dispuesto en las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

"Del contenido de la normatividad vigente en materia de marcas y de los argumentos esbozados en la demanda se concluye sin mayor esfuerzo que la parte demandante no logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo acusado. "Como consta en los documentos obrantes en el expediente No. 92203005 de la División de Signos Distintivos, la SOCIEDAD J URREA Y CIA., CONFECCIONES LEONISA S.C. hoy CONFECCIONES LEONISA S.A. LEONISA S.A., a través de su apoderado, solicitó el 3 de julio de 1981 ante la oficina nacional competente, el registro de la marca "LEO" (MIXTA) para distinguir los productos comprendidos en la clase 25a de la nomenclatura vigente.

"Es de agregar que la SOCIEDAD DE H.D. LEE COMPANY, INC con domicilio en Wilmington, Estado de Delaware, Estados Unidos de América, no demostró ante la oficina nacional competente y en la oportunidad legal pertinente dentro de la vía gubernativa, tener un mejor derecho o prioridad sobre el registro de la marca "LEO" (MIXTA) para la clase 25a; además no presentó recursos dentro de la vía gubernativa.

"Puede concluirse entonces que el estudio de confundibilidad efectuado por la oficina nacional competente concluyó acertadamente que entre la marca solicitada y registrada "LEO" (MIXTA) y la marca fundamento de la observación "LEE", no existen semejanzas que induzcan al público consumidor a error, por lo que no está comprendida dentro de la causal de irregistrabilidad comprendida dentro de la causal prevista en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.- "Resulta de mucha importancia destacar algunos apartes de la Sentencia proferida el 5 de junio de 1992 por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del Proceso No. 53, actor: ETABLISSEMENT MARQUINT GRANDES MARQUES INTERNACIONALES, en donde se expresa que en lo relacionado con el cotejo de las etiquetas y a efecto de examinar su confundibilidad, “ es claro que el examen y la confrontación deberá hacerse sobre las etiquetas atendiendo al contenido específico de las mismas como tales, o sea en su aspecto puramente gráfico y visual, prescindiendo de las palabras o denominaciones ”.

En este caso, no cabe duda que LEO (MIXTA) y LEE (nominativa) no son confundibles. "Por los anteriores argumentos solicito al Honorable Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera, no tengan en cuenta las declaraciones y peticiones esbozadas por la SOCIEDAD THE H.D. LEE COMPANY, INC., con domicilio en Wilmington, Estado de Delaware, Estados Unidos de América., como demandante a través de su apoderado y contra la NACION- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO." TERCERIA COADYUVANTE POR PARTE DE LA SOCIEDAD CONFECCIONES LEONISA S.A. "Por su parte, el apoderado judicial de la sociedad J. URREA Y CIA. CONFECCIONES LEONISA S.A., manifiesta que entre las dos expresiones no existe similitud conceptual, fonética o gráfica alguna, por lo cual no se estructuran los presupuestos para que se configure la mencionada irregistrabilidad de la marca LEO (MIXTA).

En sustento de ello trae a colación el criterio expuesto en la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia 09-IP-94 (G.O. núm. 180 de mayo 10 de 1995), la cual, en su concepto, cobra gran relevancia en el caso sub examine, toda vez que permitiría concluir claramente en el presente caso, que las marcas en conflicto pertenecen a grupos " suficientemente diferentes, como quiera que su diferencia tiene el mismo origen en la diversa naturaleza del producto que una y otra marca distinguen.

Basta simplemente señalar que la marca nominativa LEE (fonéticamente LI) distingue pantalones conocidos como blue jeans apetecidos por un público especializado. Muchachos y muchachas adolescentes y jóvenes, en tanto que la marca figurativa LEO (MIXTA) está destinada a distinguir ropa interior, pantaloncillos o calzoncillos, producto inconfundible con los blue jeans antes descritos." C O N S I D E R A N D O: I COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso la jurisdicción colombiana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, actuales artículos 32 y 33 de la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina, que codifica el referido Tratado.

II NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal considera que las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: Decisión 344 "Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

"Artículo 82.- No. podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

"Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

III REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala las características fundamentales de la marca como son, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, estableciendo que la función principal de la marca es la de distinguirse entre las existentes en el mercado.

CONCEPTO DE MARCA El Tribunal a este respecto ha dicho: "La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca" (Proceso 27-IP-95 G.O. No. 257 de 14 de abril de 1997) La marca, por otro lado, es todo signo perceptible; tal como lo define Jorge Otamendi, al decir que "marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro".

(Proceso 20-IP-96 G.O. No. 291 de 31 de septiembre de 1997) La marca, en consecuencia, debe ser capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra, constituyéndose el signo como una función de identificación respecto a otro producto o servicio. Las siguientes definiciones determinan las características esenciales de marca: La Ley Española de 10 de noviembre de 1988, define la marca como: "todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona" (Proceso 11-IP-98 G.O. No. 359 de 4 de agosto de 1998) Para la legislación mexicana sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras, marca es "todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado" (Proceso 11-IP-98 G.O. No. 359 de 4 de agosto de 1998) De lo mencionado puede concluirse con claridad, que la marca debe tener las siguientes características: PERCEPTIBILIDAD La perceptibilidad supone la diferencia entre el mundo de lo intangible y lo tangible por lo que nace la concepción del objeto de la marca, que es el de distinguirse entre otros signos pudiendo traducirse en algo perceptible como palabras, emblemas, etiquetas, gráficos, colores, dibujos, etc.; es decir, lo que es apreciable por nuestros sentidos.

El diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo "perceptible" como aquello que "se puede comprender o percibir"; y describe “percibir" como el hecho de recibir "por uno de los sentidos, las imágenes, impresiones o sensaciones externas"; "Percepción", dice, es la "sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos" (Proceso 24-IP-97 G.O. No. 343 de 26 de mayo de 1998) El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina ha reemplazado el término "visibilidad" por "perceptibilidad", lo que constituye una protección marcaría mucho más amplia a los signos, en el aspecto que no sólo pueden ser percibidos por el sentido de la vista, sino también por los demás sentidos.

DISTINTIVIDAD El signo debe tener la característica de distintividad, es decir, la que asigna a los servicios y productos un distintivo que permite diferenciarlos en el mercado. "Un signo que no tenga esa capacidad distintiva frente a productos y ante otros signos, carecería del requisito esencial que la marca debe cumplir en el campo comercial cual es, el de distinguir unos productos de otros." (Proceso 20-lP-96 G.O. No. 291 de 31 de septiembre de 1997) El signo distinto es aquel que permite en forma inconfundible distinguir, identificar, singularizar y separar a los productos o servicios en el mercado frente a otros, evitando la posibilidad de confusión entre los signos registrados como marcas.

La marca es una de las señales susceptibles que emite en el comprador un mecanismo psicológico asociado con los sentidos, para poder distinguir, es decir, son los únicos que permiten diferenciar entre un signo y otro. El autor Víctor Bentata en este contexto opina: "En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto" ("Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pág. 165)." REPRESENTACIÓN GRAFICA La marca para constituirse como tal, es necesario que su descripción sea mediante palabras, gráficos, signos mixtos, colores etc., para que pueda identificarse frente al público y, a su vez en el mercado de productos.

"La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. "El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impide que estas sean registrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad.

"La representación gráfica del signo es una "descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" (Marco Matías Alemán, "Marcas" Top Managment, Bogotá, pág 77), por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo".

(Proceso 27-IP- 95 G.O. 257 de 14 de abril 1997) IV EXCEPCIONES AL REGISTRO COMO MARCAS El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 los requisitos esenciales para que pueda constituirse un signo como marca y, a su vez, éste pueda ser registrado. "De donde se colige que aunque el cumplimiento de los requisitos prevenidos en el artículo 81 interpretado es esencial para que proceda el registro, no es el único requerimiento para que éste se produzca en forma automática, puesto que el legislador andino ha previsto en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 algunas causales o razones de irregistrabilidad, que de presentarse, aún en el evento de que la solicitud cumpliera los requisitos del artículo 81, conducirían a que se frustre el registro solicitado o se cancele o anule el que haya sido otorgado." (Proceso 32-IP-98 G.O. No. 452 de 24 de junio de 1999) La disposición legal de la irregistrabilidad de un signo, expresamente contemplada en las causales previstas por el legislador, determina los impedimentos para que un signo pueda ser considerado como marca.

V ENGAÑO A LOS MEDIOS COMERCIALES O AL PÚBLICO Dentro de las prohibiciones que menciona el artículo 82 de la Decisión 344, el literal h) se refiere al engaño a los medios comerciales o al público en general en cuanto a la procedencia, la naturaleza, entre otros; es decir, relieva las características o cualidades del producto o servicio que será presentado en el mercado.

En este sentido Jorge Otamendi señala: "Se ha dicho que el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en si mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir. El Principio es el correcto aún cuando hayan palabras que tengan un significado de una aplicación más universal tales como ETERNA, INMEJORABLE O IRROMPIBLE" (Proceso 35-IP-98 G.O. No. 422 de 30 de marzo de 1999) Al respecto, este Tribunal ha sostenido que "el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor." (Procesos 35-IP-98 G.O. No. 422 de 30 de marzo de 1999) Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos y servicios protegidos.

VI RIESGO DE CONFUSIÓN Lo que pretende el legislador es oponerse al registro de una marca que cause perjuicio al consumidor, por coexistir en el mercado una marca idéntica o similar. El artículo 83 literal a) de la Decisión 344 establece el derecho exclusivo que tiene el titular de la marca. Para precisar el cotejo marcario, es necesario analizar si existe una similitud confusionista entre las marcas LEE Y LEO, puede ser en el campo fonético, ortográfico, semántico, conceptual o gráfico, que pueda determinar el riesgo de confusión, de manera que los signos marcarios sean analizados en conjunto, como una sola unidad.

Ha manifestado el Tribunal que la acción de "confundir", es el tomar una cosa por otra, lo que significa que los afectados directos son los consumidores. Cabe destacar que se debe tomar en cuenta al consumidor medio para tratar de establecer el riesgo de confusión entre dos signos iguales; para ello se debe examinar mediante un análisis pormenorizado de los criterios generales o reglas para la comparación de marcas.

REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO La Comunidad Andina en la doctrina y jurisprudencia ha señalado criterios generales para el cotejo marcario: “a) Cotejo de conjunto, o visión en conjunto de las marcas comparables.- Estableciendo que el signo no debe ser analizado en forma fragmentada, sin disgregar sus factores, sin dispersar sus elementos que lo componen.

El Tribunal se remite sobre este punto en el fallo siguiente: " Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca." (Proceso 1-IP-87 G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988) b) Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos.- Al referirse la doctrina a este punto, considera que debe mirarse a los signos sucesivamente, en forma separada.

Para ello es necesario precisar si al observar la segunda marca es recordada la imagen de la primera; si da como resultado la presencia de confusión, resulta imposible que las dos marcas coexistan en el mercado. c) Relevancia de las semejanzas más que las diferencias.- Se da importancia a los elementos análogos y no a sus disimilitudes. d) La posición del juez.- Debe tomarse especialmente el criterio del consumidor medio para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, es decir el consumidor común y corriente el cual determina la confundibilidad.

Para analizar a las marcas objeto de la presente interpretación prejudicial, es menester señalar que los dos signos se encuentran amparados en las misma clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, pero constituyen marcas de distinta naturaleza puesto que la una es mixta y la otra denominativa. Se ha analizado los elementos integrantes, que hacen de la marca una unidad fonética y gráfica.

Pero existen a más de estos elementos, otros como la naturaleza o la estructura y, la finalidad de los productos que determinan si un signo puede o no ser registrable. COMPARACIÓN DE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS La marca mixta es aquella que está compuesta por dos elementos que son el denominativo y el gráfico. En las marcas mixtas prima el elemento denominativo sobre el gráfico, el cual juega un papel importantísimo en el aspecto fonético.

En cambio las marcas denominativas son las que están formadas por una sola palabra o un conjunto de palabras, razón por la cual las marcas denominativas utilizan un lenguaje común y corriente que permite al consumidor relacionarse con las mismas palabras a las que ha estado acostumbrado. En la consideración que se lleve a cabo de estas clases de marcas, deberá necesariamente tomarse en cuenta el elemento predominante, esto es, el que cause en el consumidor la primera impresión. Para el efecto será preciso concluir, que en el signo mixto lo que generalmente predomina es el elemento denominativo.

"Dentro de ésta subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas subjetivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto." (Proceso 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995) Con los antecedentes expuestos: El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1.

De conformidad a lo dispuesto en la norma comunitaria andina, es menester que un signo, para ser registrado como marca, reúna los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 que son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. La marca a más de tener los requisitos anteriormente mencionados, no debe caer en ninguna de la causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Se considera engaño cuando un signo provoca una distorsión de la realidad; es decir, en las características, naturaleza, procedencia, fabricación, etc., del producto o servicio, induciendo al público a error. 3. El análisis comparativo de las marcas, debe realizarse de acuerdo a las reglas generales para el cotejo marcario, como son: visión en conjunto de las marcas comparables, el coteo sucesivo y no simultáneo de los signos, la relevancia de las semejanzas más que las diferencias, etc., las cuales ayudarán al juez a determinar el riesgo de confusión. 4.

En cuanto a la similitud de las marcas, los signos pueden incluso llegar a ser idénticos en su naturaleza, lo que no constituye impedimento para ser registrados. Lo que se exige es que la finalidad del producto amparado por la marca sea distinta. 5. Al realizar el cotejo entre los signos denominativo y mixto, se debe actuar primeramente sobre el elemento que predomina, es decir, el que causa en la mente del consumidor la primera impresión, tomando en cuenta que en el signo mixto lo que predomina por lo general es el elemento denominativo; sólo por excepción puede el elemento gráfico tener influencia por su preponderancia y magnitud.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso No. 5082. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese con esta sentencia al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada.

Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO