PROCESO 08-IP-2000 Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del Proceso Interno Nº 5393, promovido por la Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: FITNES.
Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil. VISTOS: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Tribunal, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, la interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Que la solicitud se plantea en razón de que la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. pretende ante el Consejo de Estado obtener la nulidad de las resoluciones 27386 de 28 de octubre de 1997 y 3462 del 14 de septiembre de 1998, proferidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, respectivamente.
Que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro de las consideraciones expuestas en su solicitud menciona los hechos de la demanda como sigue: “La SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., por conducto de apoderado, solicitó ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta FITNES, solicitud que fue presentada el 4 de septiembre de 1989 y radicada bajo el expediente 309.447, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial número 363 de 28 de junio de 1991.
“Dentro del término legal, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a través de apoderado, formuló oposición al registro de la marca solicitada FITNES (Mixta) con base en la marca FINESSE registrada con anterioridad bajo el número 121.366 de 25 de agosto de 1987 y vigente hasta el 25 de agosto del año 2002, para distinguir productos de la clase 29 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, oposición fundamentada en los artículos 58, 65, 66, 72 y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
“Mediante la resolución 20090 de 23 de julio de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca solicitada. “La SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. con fecha 12 de septiembre de 1997, interpuso los recursos de reposición y subsidiario de apelación contra la citada resolución y solicitó que se declarara infundada la observación y se concediera el registro de la marca.
“La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución 27386 de 28 de octubre de 1997, revocó la resolución impugnada y declaró infundada la observación presentada por ALPINA y concedió el registro de la marca FITNES (mixta), para distinguir productos de la clase 29 del decreto 755 de 1972, a favor de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., por un periodo de 10 años.
“Contra la anterior decisión la sociedad ALPINA interpuso el recurso de apelación, el que fue resuelto mediante la resolución 3462 de 14 de septiembre de 1998, confirmando la resolución 27386 de 28 de octubre de 1997. Menciona que en los fundamentos de derecho la actora manifiesta que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por las siguientes razones: “Las marcas FINESSE y FITNES (Mixta) son confundibles, dado que la marca objeto del proceso reproduce parcialmente la marca prioritaria FINESSE y que una y otra amparan idénticos productos.
Confusión que se deriva de las siguientes circunstancias: “a) La denominación FITNES, según se aprecia a simple vista, es el elemento predominante de la marca objeto de la demanda, apreciación que resulta evidente si se tiene en cuenta que la parte figurativa de la marca corresponde al tipo de la letra con el que se escribe la palabra, lo que de por sí la hace un elemento accesorio, que no puede independizarse de la palabra misma y de una línea horizontal que se desprende en el extremo superior de la letra “N” y se prolonga hacia el lado derecho, elemento de una simplicidad tan elemental, que por sí sólo carecería de fuerza distintiva.
“b) Las denominaciones FITNES y FINESSE son confundibles por su aspecto visual y fonético. Visual en virtud de su semejante composición ortográfica, que se deriva de las mismas letras que componen la marca prioritaria y de su idéntica disposición, circunstancias que les imprime una misma visión de conjunto al primer golpe de vista, que no permite su diferenciación por el consumidor promedio del producto.
Fonéticamente por cuanto la marca prioritaria FINESSE se pronuncia FINÉS, tanto por su etimología como por el conocimiento que se tiene de la misma en el sector de los consumidores del producto en Colombia, adquirido en virtud de la intensa promoción y publicidad de los productos distinguidos con dicha marca. “Entre FINESSE y FITNES, es evidente que existe una acentuada similitud fonética, pues mientras que el fonema de la primera está caracterizado por la F y la vocal I, el segundo es idéntico NES.
“c) El argumento que sustentó el solicitante y acogió la Administración al declarar infundada la oposición y conceder el registro de la marca solicitada, según el cual la partícula NES denota el origen empresarial de los productos (NESTLE), es contrario a los criterios básicos para el cotejo de marca. “Tampoco resulta procedente invocar el previo registro de la marca NES, para sustentar la nueva solicitud de FITNES, ya que cada una de ellas tiene su propia individualidad e identidad.
“d) De otro lado, debe tenerse en cuenta el consumidor potencial de los productos distinguidos con las marcas enfrentadas y el precio de los mismos, por tratarse de productos de consumo popular y bajo precio, en cuya selección no se presta un alto grado de atención. “e) De acuerdo con el principio del “in dubio pro signo priori”, establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aplicable al presente asunto, por cuanto además de encontrarse registrada y de existir un derecho consolidado sobre la misma, goza de una amplia notoriedad.
“Por lo anterior, se concluye que al darse los supuestos de irregistrabilidad previstos en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, la Administración estaba en la obligación de aplicar dicha norma y en consecuencia, denegar el registro de la marca mixta FITNES”. Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado judicial contesta la demanda pidiendo no se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y que en la expedición de las resoluciones 27386 de 28 de octubre de 1997 y 3462 del 14 de septiembre de 1998, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, respectivamente, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Sostiene que efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas FITNES (mixta) y FINESSE en debate, se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre si y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al publico consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa ni indirecta entre los mismos.
Que en consecuencia, la marca FITNES para la clase 29 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos acusados, refiriéndose a la expresión FITNES (mixta), la que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues, es suficientemente distintiva.
Tercería coadyuvante de SOCIETE DES PRODUIT NESTLE S.A. La apoderada de la SOCIETE DES PRODUIT NESTLE S.A. contestando a la demanda de acción de nulidad presentada por la Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., sobre el análisis comparativo de las marcas en conflicto señala que “La forma caprichosa y característica como se encuentra escrita la marca fitNes (mixta) constituye un elemento predominante dentro de la marca solicitada, por cuanto la letra utilizada es idéntica a la letra utilizada para la marca notoriamente conocida en el mercado colombiano NESTLE, de propiedad de su representada, que además forma parte de su nombre comercial SOCIETE DES PRODUIT NESTLE S.A..
Niega que la marca solicitada FITNES sea similarmente confundible con la marca FINESSE ya que el elemento figurativo de la marca solicitada le otorga suficiente distintividad frente a la marca opuesta desde el punto de vista visual, permitiendo al consumidor distinguir las marcas entre si. Respecto a la confundibilidad desde el punto de vista fonético sostiene que la marca fitNes, tiene una pronunciación más fuerte y corta, y que la presencia de la consonante T en el sufijo, obliga al pronunciarse a hacer una pausa en la mitad de la pronunciación. Y que la marca FINESSE, por constar de tres sílabas tiene una pronunciación mucho más prolongada y que por sus consonantes N y SS su sonido es mucho mas suave y sonoro.
CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional como lo es en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
II. NORMA A SER INTERPRETADA Se solicita la interpretación de la norma siguiente: DECISIÓN 344 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
III. EL RIESGO DE CONFUSIÓN El artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se refiere a los distintos impedimentos o causas de irregistrabilidad como marca de los signos. El inciso a) se refiere específicamente a la confundibilidad que podría resultar de la identidad o semejanza entre una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
La confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos de los productos que ellos protegen, lo que puede llevar a los consumidores a error o confusión al adquirir esos productos o servicios sin caer en cuenta que provienen de empresas diferentes. Respecto al riesgo de confusión este Tribunal ha dicho: “ La confundibilidad de la marca a que se refería el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85”, es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento.
La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro ” 1 En el presente caso se sostiene que la marca FITNES cuyo registro ha concedido la administración es confundible con la marca FINESSE anteriormente registrada y este es el motivo por el cual se pretende obtener la nulidad del registro de la marca FITNES.
IV. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA Un signo confundible con otro no puede convertirse en marca porque carecería de la distintividad necesaria que es condición sine qua non para poder considerarlo como marca. Sobre este particular el Tribunal ha dicho recientemente: “La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración, revisable por el juzgador.
En efecto, alejándose de toda arbitrariedad, el funcionario, y el juez a su turno, han de determinar si se ha incurrido en ella, echando mano, para averiguarlo, de reglas y principios que la doctrina y la jurisprudencia han elaborado a los efectos de precisar el grado de la misma, que va del extremo de la identidad al de la semejanza, siendo por tanto la confundibilidad un “‘concepto jurídico indeterminado’ en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, [a partir de] los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en un perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.
(“Sección de Derecho de la Propiedad Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, Nº 648, Valencia- España, 1998. Criterio recogido en la sentencia que puso fin a la interpretación prejudicial 43-IP-98, del 19 de marzo de 1999, marca: FAIRBANKS (mixta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 490 del 04 de octubre de 1999).2 V. LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS El cotejo o comparación entre dos marcas opuestas, para determinar si existe riesgo de confusión o similitud confusionista debe iniciarse con la identificación de la clase de marca.
En el presente caso la marca FITNES tiene cierta característica de marca mixta, por tener intercalada una N mayúscula cuyo extremo derecho se prolonga horizontalmente sobre las letras e y s de la forma característica de la conocida marca NESTLE. En las marcas mixtas se debe examinar cuál de los dos elementos es el predominante siendo por lo general la parte denominativa la que tiene importancia. VI.
EL ANÁLISIS FONÉTICO En el presente caso la Administración ha determinado que entre la marca FITNES concedida y la opositora FINESSE no existe confundibilidad fonética, aserto refrendado por la beneficiaria quien sostiene que su marca es de pronunciación más corta, en dos sílabas y con mayor fuerza por la letra t que la diferencia suficientemente de la pronunciación, mas suave y prolongada de la palabra FINESSE.
Con todo, el Tribunal debe recordar que para el análisis en el plano fonéticos se deben observar las siguientes reglas: “a) Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.
“b) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). “c) Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es mas relevante.
Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor”. Por las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el inciso a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, trata de evitar el riesgo de confusión que pudiera producirse por la identidad o semejanza de los signos capaces de inducir al público a error. 2.
La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas es atribución de la Oficina Nacional Competente a la que le corresponde realizar el cotejo entre las marcas confundibles y pronunciarse. Sinembargo, esta decisión está sometida, según el caso, a una nueva revisión por parte del Juez que sea competente conforme a la Legislación Nacional interna.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el Proceso Interno Nº 5393. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Organismo Comunitario, notifíquese la sentencia al Tribunal consultante, mediante copia sellada y certificada.
Remítase asimismo, copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO 1 Ver Proceso 21-IP-96, G.O. Nº 318 de 26 de enero de 1998. 2 Ver Interpretación Prejudicial 55-IP-99 de 26 de enero del 2000. marca: FARLIN (mixta).
Por publicarse.