INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 55-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 párrafo a), 102 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo. Actor sociedad CALZADO DARLING y Cía. Ltda. Marca: “FARLIN (mixta)”.
Proceso interno correspondiente al expediente N° 4153. Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 26 de enero del 2000 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Honorable Consejero Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, ha requerido la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 párrafo a), 102 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la respectiva solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -que en el caso lo es la alta jurisdicción consultante-, pero en tanto esas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, y conforme la solicitud con las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto;
Que se plantea la interpretación en razón de que la sociedad CALZADO DARLING y Cía. Ltda., por intermedio de apoderado demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de la resolución número 8391, de fecha 21 de marzo de 1996, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que decide una observación y concede un registro así como “del acto administrativo presunto mediante el cual se resolvió en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la referida resolución”;
Con vista de todo lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, tal como han sido planteados por éste al Tribunal: a) Los hechos 1. El 28 de enero de 1993, la sociedad Farling Industrial Co. Ltda., solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “FARLIN (mixta)” para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 25 (vestidos, calzados, sombrería).
Publicado como fue el extracto de la referida solicitud, y dentro del término legal, la sociedad Calzado Darling y Cía Ltda. presentó observaciones a la misma, argumentando, en lo principal, que es titular en Colombia del registro de la marca “DARLING”, registrada así mismo para distinguir productos comprendidos en la clase 25 y también los de la 18 y 35; 2.
Mediante resolución número 8391, del 21 de marzo de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de la marca, con base en el argumento de que las marcas, la registrada y la solicitada, “no presentan semejanzas susceptibles de inducir al público a error”; 3.
La sociedad opositora interpuso recurso de apelación contra la referida resolución. Al respecto, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial guardó silencio, por lo cual -asevera el consultante- debe entenderse que la decisión es “negativa para el recurrente, es decir, confirmatoria de la resolución No. 8391, cuya declaratoria de nulidad” se intenta posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. b) El escrito de demanda Se denuncia la violación, por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de normas del ordenamiento jurídico andino, concretamente las contenidas en la Decisión 344, fundamentando su demanda en los supuestos que de seguidas se resumen: 1.
Infracción del artículo 81, por cuanto el signo “FARLIN” carece “de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 25 Internacional”, siendo “totalmente confundible con el signo ‘DARLING’, razón por la cual aquel no es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 25 Internacional, fabricados y comercializados por la sociedad FARLING INDUSTRIAL CO. LTDA., de los productos y servicios idénticos o similares fabricados y comercializados por la sociedad CALZADO DARLING Y CIA. LTDA. distinguidos con el signo DARLING”.
Afirma que en la marca “FARLING” existe, respecto de la previamente registrada “DARLING”, coincidencia de las letras “A”, “R”, “L”, “I”, “N”, ocupando ellas el mismo orden y posición, de modo que fonéticamente son esencialmente semejantes, pues su pronunciación únicamente difiere en la primera y última letras, lo que no le da a la marca posteriormente solicitada y ahora registrada, el grado de distintividad suficiente respecto de la previamente registrada.
Además, el riesgo de confusión es mayor cuando como en el caso planteado se trata de distinguir productos de la misma clase y naturaleza; 2. Infracción también del párrafo a) del artículo 83, por cuanto al efectuarse el examen de fondo respecto del signo “FARLIN” solicitado en registro se determinó “en forma indebida, que la marca solicitada cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, vale decir, que no incurría en ninguna de las causales de irregistrabilidad, y por ende que no era confundible con las marcas DARLING (NOMINATIVA) y DARLING (MIXTA), registradas con anterioridad para distinguir la misma clase de productos”.
Adicionalmente, considera que en el signo “FARLIN” solicitado en registro, la confusión es visual, ortográfica, auditiva y gráficamente similar a la marca registrada “DARLIN”, siendo dicha “identidad más patente si consideramos que en el signo FARLIN predomina el carácter denominativo, ya que está constituido por letras sin ningún tipo de representación abstracta o figurativa que acompañe al texto en letras, razón por la cual la semejanza es incuestionable”; 3.
Finalmente, considera que también se ha incurrido en violación del artículo 102, en virtud de que la resolución acusada “no garantiza los mejores derechos de mi mandante (en especial el derecho al uso exclusivo) adquiridos con arreglo a las leyes preexistentes ”, y por cuanto la División de Signos Distintivos ignoró “los principios de igualdad de las personas ante al ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas, al conceder el registro de la marca FARLIN ”. c) Contestación de la Demanda Es presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en ella se defiende la legalidad de los actos administrativos impugnados, argumentando que en la emisión de los mismos, la facultad legal de la Oficina Nacional Competente se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Reitera el criterio emitido por la División de Signos Distintivos en el sentido de que la marca “‘FARLIN’ (registrada) para distinguir productos comprendidos en la clase 25a de la nomenclatura vigente no se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 ”, e insiste en que: “Es de precisar que entre las marcas registradas ‘DARLING’ y ‘FARLIN’ no se presentan semejanzas susceptibles de inducir al público a error.” Finalmente, considera que del “contenido de la normatividad vigente en materia de marcas y de los argumentos esbozados en la demanda, se concluye sin mayor esfuerzo en que la parte demandante no logró desvirtuar la legalidad de los actos administrativos acusados.” Por su parte, estima el Tribunal Andino que resulta conveniente realizar de igual manera un resumen de los fundamentos que sustentan la resolución impugnada. d) La resolución impugnada Como se ha dicho, emana de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y mediante ella considera la administración recurrida haber encontrado “que la marca registrada (DARLING) y la marca solicitada bajo el expediente de la referencia (FARLIN) no presentan semejanzas susceptibles de inducir al público a error”, y, por tanto,
RESUELVE
“Declarar infundada la observación de que se da cuenta en la parte considerativa”, de dicha resolución. Y, con vista de todo lo anteriormente expuesto, pasa el Tribunal Andino a CONSIDERAR: I. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE INTERPRETACIÓN El texto de las que fueran señaladas por el consultante a tales fines, es el siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mimos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( ).” “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” “Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión.” Pero por otra parte, y entre las transcritas, considera el Tribunal que no es del caso proceder a la interpretación de la última, por cuanto -tal como lo ha sentado en pacífica, por reiterada, jurisprudencia- los allí señalados sólo “constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.
Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales, sino a los Estados entre sí: “Los compromisos sobre los que versan los ya mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los Países cuyo cumplimiento estima este Tribunal que deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la Subregión ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’”.
(Interpretación prejudicial Nº 26-IP-96, correspondiente al caso “SEFRITA” publicada en la G.O.A.C. Nº 308, del 28 de noviembre de 1997). Confirma también el Tribunal en esta ocasión, respecto del caso concreto, el criterio contenido en la precedente transcripción y, con fundamento en él, se abstiene de interpretar la norma últimamente señalada.
Considera asimismo que, con base en los puntos en definitiva controvertidos en el proceso interno, los temas que suscitan las normas cuya interpretación procede de seguidas a realizar, son los siguientes: II. EL CONCEPTO DE MARCA De la constante jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal, inspirada en calificada doctrina, se desprende cómo la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado aquel por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.
Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. De lo anterior se colige también que para que pueda ser inscrito en el registro marcario, el signo debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.
Con la advertencia de que no por el solo hecho de que cumpla con tales requisitos, quede necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar aún dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la Decisión 344 establece en sus artículos 82 y 83. Así lo ha sentado constantemente, y reiterado también últimamente el Tribunal Andino en el procedimiento de interpretación prejudicial Nº 40-IP- 99 (marca “LAUREL”), mediante sentencia emitida el 26 de noviembre de 1999.
Al respecto, y más en concreto: III. LA DISTINTIVIDAD Considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser admitido a registro como marca, aquella lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será distintivo entonces el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de dichos productos o servicios. Además, el que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, en adición al de la novedad y la especialidad.
La distintividad exige, por tanto, que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar esos productos o servicios, de otros semejantes, fabricados o, respectivamente, prestados por diferentes empresarios, no puede ser registrado como marca.
Es decir, estaríamos frente a lo que la doctrina suele denominar “riesgo de confundibilidad marcaria”. Por lo expuesto, en el presente caso el juez nacional, al momento de decidir, deberá tomar muy en cuenta la Clase Internacional a la cual están destinadas las marcas confrontadas, es decir, la previamente registrada “DARLING” y la que lo fue posteriormente, “FARLIN”, lo que dió origen a la presente controversia, a los fines de que el consultante se encuentre en capacidad de determinar la incidencia que tiene la coincidencia de los productos protegidos por ambas marcas, respecto del grado de distintividad que pueda presentar la segunda respecto de la primeramente registrada.
Esa distintividad será deducida con base en reglas destinadas a determinar la confundibilidad marcaria, reglas que el Tribunal pasa más adelante a desarrollar con fundamento en su reiterada jurisprudencia sobre la materia. IV. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA El signo que se confunda con otro u otros, no puede tener acceso al registro, se insiste, tanto porque carece de la fuerza distintiva requerida, condición sine qua non para ser considerado como marca, como porque, de permitirse el registro, se violentaría el interés del titular de un signo solicitado o registrado, y así mismo el del público consumidor.
La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración, revisable por el juzgador. En efecto, alejándose de toda arbitrariedad, el funcionario, y el juez a su turno, han de determinar si se ha incurrido en ella, echando mano, para averiguarlo, de reglas y principios que la doctrina y la jurisprudencia han elaborado a los efectos de precisar el grado de la misma, que va del extremo de la identidad al de la semejanza, siendo por tanto la confundibilidad un “‘concepto jurídico indeterminado’ en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, (a partir de( los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.
(“Sección de Derecho de la Propiedad Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, Nº 648, Valencia - España, 1998. Criterio recogido en la sentencia que puso fin a la interpretación prejudicial 43-IP- 98, del 19 de marzo de 1999, marca: “FAIRBANKS (mixta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 490 del 04 de octubre de 1999). El tema de la confundibilidad marcaria surge en el presente caso por cuanto la parte actora solicita judicialmente la declaratoria de nulidad de la resolución que concede el registro como marca del signo “FARLIN”, fundamentando su demanda -y tal como lo había alegado también, pero sin éxito, con ocasión del procedimiento administrativo previo al contencioso- en la insuficiente distintividad, según su parecer, de dicha marca frente a la previamente registrada “DARLING”.
Al respecto, la autoridad nacional competente -en el caso el juez consultante- deberá decidir si, tal como concluyera la administración autora del acto impugnado, entre las denominaciones no existe en efecto similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, con el propósito de determinar el “riesgo de confusión” entre ellas, de todo lo cual podrá desprender la alta jurisdicción consultante, si la Administración aplicó correctamente la norma supranacional contenida en el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344.
En consecuencia, y necesariamente, deberá acudir a los siguientes criterios generales que esta jurisdicción comunitaria se ha esmerado en definir, a los fines de que el examinador o el juez, al momento de resolver, puedan orientarse certeramente en la solución del caso concreto: 1. Reglas para el cotejo marcario Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.
Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
En relación con dichos criterios, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, ésto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1987. marca “VOLVO”; y, 40-IP-99, marca “LAUREL”).
Todo lo anterior, necesariamente se complementa con el análisis específico que el juez consultante realice de la naturaleza intrínseca de las marcas. V. LAS MARCAS EN CONFLICTO El Tribunal observa que en el presente caso ellas corresponden a diferentes tipos -denominativas y mixtas-, lo cual sin duda influye en el cotejo marcario que ha de efectuar el examinador a la luz de esos dos diferentes tipos: a) Marcas denominativas Son las que utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que representan un conjunto pronunciable, que puede o no tener un significado conceptual.
También se las conoce como marcas nominales o verbales. Estas marcas se sub-agrupan en, por un lado, las marcas sugestivas, con una connotación conceptual que hace referencia a las cualidades o funciones del producto designado por la marca; y, por el otro, se encuentran las marcas arbitrarias que no manifiestan ninguna conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que van a identificar.
(Véase sentencia producida con motivo del caso 09-IP- 94, de fecha 24 de marzo de 1995, marca “DIDA”. Publicada en G.O.A.C. Nº 180, del 10 de mayo de 1995, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, página 90). b) Marcas mixtas Están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Para la identificación de esta clase de signos distintivos es necesario en el caso concreto llegar a precisar cuál de los dos elementos que lo conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder determinar cual de ellos resulta de mayor relevancia dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.
La jurisprudencia del Tribunal Andino ha puesto de relieve cómo el elemento denominativo “de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento pueden ser definitivos.” (Interpretación prejudicial 10-IP-98, del 19 de agosto de 1998, marca “GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta)”.
Publicado en G.O.A.C. Nº 394, de fecha 15 de diciembre de 1998). De todo lo anterior habrá que precisar en el presente caso, a cual sub- clase de marca -entre las denominativas- corresponden las confrontadas, por cuanto ello sin duda ayudará a determinar con mayor precisión la naturaleza de las mismas y, por tanto, si se presenta o no confusión. En concreto, el juez nacional tendrá que identificar si de las confrontadas -tanto la denominativa y mixta propiedad del actor, como la mixta ya concedida en registro- se desprende confusión en el público consumidor, tomando muy en cuenta los productos que están destinadas a proteger; y si, en consecuencia, efectivamente estarían siendo afectados los derechos conferidos por el registro de las marcas cuyo titular había adquirido previamente mediante ese registro.
Si bien el examen judicial propugnado en los precedentes párrafos deberá realizarlo el juez consultante guardando el debido respeto a la discrecionalidad del funcionario administrativo para la adopción de las resoluciones impugnadas, también ha de tener en cuenta las limitaciones que el mismo lleva aparejadas, tal como se pasa a examinar.
VI. LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS LIMITES En efecto, la jurisprudencia del Tribunal, constante y reiterada en el sentido de diferenciar entre la “discrecionalidad” administrativa -concepto que surge de la propia normativa comunitaria, tal como se desprende de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344- y la “arbitrariedad”, se ha pronunciado especialmente sobre el tema cuando le ha tocado referirse al insoslayable deber de revisión, que le viene impuesto al funcionario por la normativa comunitaria, de proceder al examen de registrabilidad antes de otorgar o denegar la solicitud: “Al disponer que se proceda al examen de registrabilidad de la marca solicitada, explícitamente la norma comunitaria está consignando una obligación para la autoridad nacional competente en el sentido de proceder al análisis y examen a los fines de establecer si hay o no causas o causales de irregistrabilidad que imposibiliten o hagan inviable la solicitud.
“Esta obligación de la autoridad nacional competente es insoslayable y no puede estar sujeta a su libre criterio o arbitrio, pues los artículos 72 y 73 [Decisión 313] son claros y terminantes y no dejan lugar a interpretaciones caprichosas. Se establecen, para que no puedan registrarse como marcas las que incurran en las diferentes causales, dejando claro que este examen responsable y serio, es el que determina la decisión de otorgar o de negar el registro.
La decisión en consecuencia debe ser motivada, pues es el único medio de que revista el carácter de decisión administrativa legal y no decisión arbitraria. Corresponde entonces que la autoridad administrativa, a tiempo de decidir el rechazo o la aceptación, deje constancia de haber cumplido con la obligación de examinar la registrabilidad, como corresponde de acuerdo al artículo 85 de la citada Decisión.” (Sentencia del 04-XI- 96 que puso fin a la interpretación prejudicial 21-IP-95, caso “AFLOX”, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1994-1995, tomo IV, pág. 353.
Resaltados de la presente sentencia). Y posteriormente el Tribunal ha concluido en los siguientes términos: “La responsabilidad del estudio del signo para ser registrado recae en la autoridad administrativa de la oficina nacional competente, y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca. El Tribunal ha insistido en que el funcionario al examinar los signos, si bien utiliza un criterio ‘discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta.’ (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tomo I, pág. 116, interpretación prejudicial 01-IP-87)”.
Véase también fallo del 03-IX- 97, recaído en el procedimiento 20-IP-96, caso “EXPOVIVIENDA”, publicado en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1997, Tomo VI, pág. 285. (Resaltados de la presente sentencia). Así nuestra jurisprudencia ha puesto de relieve cómo en la normativa andina se recoge el tradicional concepto de discrecionalidad administrativa, tanto más relevante cuanto que nuestras Decisiones comunitarias en materia de propiedad industrial confieren a la legislación interna la posibilidad de que actividades, incluso jurisdiccionales, puedan ser confiadas a órganos administrativos, aunque siempre con arreglo a lo que dispongan las legislaciones de los Países Miembros; tal el caso de la 344, DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.
(Véase al respecto reciente sentencia de fecha 12.XI.99, pronunciada en el proceso 07-AI-99, Secretaría General v.s. República del Perú.) Conforme a ese concepto -elaborado en el campo del Derecho administrativo- el funcionario dispone de una cierta libertad para decidir, conservada dentro de los límites superior e inferior previstos en la norma cuya ejecución le corresponda, límites que se constituyen en topes de su actuación. Pero corresponde a su vez al juez, ya en la vía contencioso-administrativa, revisar si la actuación del funcionario se mantuvo apegada a los límites fijados por la norma; y, aunque le está vedado pronunciarse sobre la oportunidad o conveniencia de la actuación, puede sí detectar cuándo esa oportunidad o conveniencia descansan sobre supuestos de hecho falsos, pues siempre le está permitida al órgano judicial la posibilidad de decidir acerca de la exactitud o inexactitud de éstos, manteniendo su competencia para anular -incluso con efectos retroactivos- la decisión administrativa adoptada, cuando ésta derivare de hechos erróneos, falsos, o simplemente incongruentes en la propia lógica de los mismos.
Por otra parte, normalmente -y así lo ha determinado la jurisprudencia del Tribunal Andino, concordante en el punto con la doctrina- los elementos del acto administrativo proclives a que el funcionario pueda falsear los hechos, o mostrar incongruencia en la lógica de ellos, son aquellos en los cuales la ley le reconoce una mayor discrecionalidad en su actuación, a saber, el objeto y la causa; lo cual explica asimismo que, a los fines de morigerar cualquier arbitrariedad en la emisión de los actos administrativos, la normativa legal, y concretamente la comunitaria, impongan al Estado, tal como sucede en el caso, la obligación de expresar en el texto de su propia actuación los motivos que condujeron a emitirla.
(Ver las sentencias pronunciadas en interpretaciones prejudiciales: 10-IP- 97, de fecha 24 de septiembre de 1997, marca “COLSUBSIDIO”, G.O.A.C. Nº 308 del 28 de noviembre de 1997; 28-IP-95 de fecha 13 de febrero de 1998, marca “CANALI”, en G.O.A.C. Nº 332 del 30 de marzo de 1998; y, Proceso 04-AN-97, de fecha 17 de agosto de 1998, caso “CONTRACHAPADOS ECUADOR”, publicado en G.O.A.C. Nº 373 del 21 de septiembre de 1998).
Todo lo anterior, se encuentra desarrollado con base en la reciente sentencia producida en el caso 40-IP-99, marca “LAUREL”, de fecha 29 de noviembre de 1999. De todo lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N C L U Y E: 1. De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional consultante, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder también a precisar cuáles son en definitiva las normas cuya interpretación considere pertinentes a los fines de la solución del caso concreto que se debata ante la jurisdicción nacional. 2.
La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de, o comercializados por, una persona, y en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretenda identificar tales bienes, en razón de lo cual el que resultare insuficientemente distintivo no es registrable. 3.
De ahí que la distintividad sea requisito indispensable para la acreditación de dicho signo como marca. Cuando el signo es incapaz de diferenciar de otros, productos o servicios de la misma clase, de otra respecto de la cual pueda también desprenderse confusión -servicios o productos fabricados, producidos o prestados por diferentes empresarios-, no puede reconocérsele a dicho signo la calidad de marca. 4.
Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. 5.
La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas, es atribución primigenia del funcionario administrativo (Oficina Nacional Competente), el que dispone de cierta libertad para decidir, conservada dentro de los límites superior e inferior previstos en la norma cuya ejecución le corresponda, límites que se constituyen en topes de su actuación. Pero corresponde a su vez al juez, ya en la vía contencioso- administrativa, revisar si la actuación del funcionario se mantuvo apegada a los límites fijados por la norma; y, aunque le está vedado pronunciarse sobre la oportunidad o conveniencia de la actuación, puede sí detectar cuándo esa oportunidad o conveniencia descansan sobre supuestos de hecho falsos, pues siempre le está permitida al órgano judicial la posibilidad de decidir acerca de la exactitud o inexactitud de éstos, manteniendo su competencia para anular -incluso con efecto retroactivo- la decisión administrativa adoptada, si ésta derivare de hechos erróneos, falsos, o simplemente incongruentes en la propia lógica de los mismos.
Por su parte el juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, de las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario Andino, sentencia que habrá de notificársele mediante copia certificada y sellada de la misma. Remítase también copia de ella a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
El Presidente, Luis Henrique Farías Mata Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO