PROCESO 1-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literal a), 89, 93, 104, 105, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Proceso Interno No. 3924. Actor: Cervecería BACKUS & JOHNSTON S.A., marca: CRISTAL ORO. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los nueve días del mes de febrero del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Libardo Rodríguez Rodríguez, en oficio 1777 de 11 de noviembre de 1999.
V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, razón por la cual previamente fue admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Son partes en el proceso interno, en calidad de demandante, la Sociedad Cervecería Backus & Johnston S.A. y la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad demandada por el otorgamiento a favor de Gaseosas Posada Tobón S.A. del registro de la marca CRISTAL ORO para distinguir productos comprendidos en la clase 32 internacional. 1.2.
Actos demandados en el proceso interno. Se trata de la Resolución Nº 24.932 del 27 de diciembre de 1995 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la demanda de observaciones establecida por la Sociedad Cervecería Backus & Johnston S.A. y se concedió el registro de la marca CRISTAL ORO (nominativa) solicitada por la Sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional de Niza y de la actuación por la cual se presume resuelta de manera negativa, por efectos del silencio administrativo, el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución citada. 1.3.
La demanda. La demandante fundamenta sus pretensiones en el hecho de que presentó observaciones a la solicitud de registro de la marca CRISTAL ORO en la clase 32 con base en la solicitud prioritaria en Colombia del registro de la marca CRISTAL y en el registro en la República del Perú de las marcas CRISTAL Y CERVEZA CRISTAL para distinguir productos comprendidos en la misma clase.
Que no obstante se declaró infundada la observación y se otorgó el registro a la marca CRISTAL ORO (nominativa). Expresa el demandante que el procedimiento administrativo es violatorio de normas internas colombianas así como de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio supuso que el derecho que tenía la Sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. sobre el registro de la marca CRISTAL comprendía todos los productos de la clase 32 cuando en realidad sólo estaba destinada a distinguir parcialmente productos de dicha clase. 1.4.
Contestación de la demanda. Tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como la Sociedad beneficiaria del registro cuya nulidad se solicita dan contestación al escrito de demanda en sendos memoriales dedicados a defender la legalidad de los actos acusados y el derecho que tenía ésta de obtener el registro en cuestión, alegando entre otras razones la condición de marca notoria que la expresión CRISTAL tiene en Colombia desde 1938 cuando se le otorgó registro para distinguir productos de la clase 23 de la clasificación del Decreto 1707 de 1931 vigente entonces.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Este Tribunal es competente por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Se pide interpretar los artículos 31, 34, 45 y 48 de la ley 31 de 1925 en concordancia con la Disposición Primera Transitoria; artículos 81, 83 literal a), 89, 93, 104, 105, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el artículo 5º del Tratado que crea El Tribunal de Justicia. De las normas que se citan en la solicitud deben excluirse, en primer lugar, las disposiciones internas colombianas sobre las que este Tribunal comunitario carece de jurisdicción. En segundo lugar no deben considerarse, por no ser pertinentes al caso, a juicio del Tribunal, los artículos 89, 146 y 147 y la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 344 y el artículo 5º (hoy 4º) del Tratado de Creación del Tribunal [1].
Tampoco se hará pronunciamiento alguno respecto de la interpretación solicitada de los artículos 104 y 105, por considerar que tales disposiciones no son aplicables al caso concreto, en la medida en que del análisis de los hechos relevantes y del propio texto de la demanda se encuentra que el uso que está haciendo el titular de la marca objeto de la impugnación, se encuentra amparado por un acto administrativo que le confiere tal derecho; acto jurídico revestido de la presunción de legalidad y aplicable hasta tanto no sea suspendido o anulado por la autoridad judicial, que es precisamente lo que se persigue en el juicio interno que se cumple ante el Consejo de Estado.
En consecuencia la interpretación deberá referirse a los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 y 93 de la citada Decisión (los literales d) y e) del art. 83 y el art. 84 interpretados de oficio), los cuales se copian a renglón seguido. 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.
( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 3.3.
Artículo 84. “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca” 3.4. Articulo 93. “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”. 4.
CONSIDERACIONES. El Tribunal realizará la interpretación prejudicial solicitada, analizando los aspectos referentes a los requisitos para el registro de las marcas; el riesgo de confusión; las observaciones a la solicitud de registro; la prioridad en la solicitud del registro y la notoriedad de la marca. 4.1. Los requisitos para el registro de marca.
El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito, se refiere a las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. La distintividad es la característica que permite diferenciar (distinguir) en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares de otra.
El ordenamiento comunitario vigente (art. 81 de la Decisión 344) al definir el concepto de marca hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Un signo es registrable como marca, entonces, cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 interpretado. Pero ello sólo no basta; además, el signo solicitado no debe estar incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Por ello, el juez nacional al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá analizar en el presente caso, en primer lugar, si el signo “CRISTAL ORO” cuyo registro se impugna, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, en segundo lugar, determinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en el literal a) del artículo 83. 4.2.
Acerca de la Similitud de las Marcas y del Riesgo de Confusión. Como la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, el titular de la marca debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo. Esto es, que debe poseer el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.
La existencia en el mercado, en cabeza de dos o más personas, de marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, genera el denominado “riesgo de confusión”; situación esta que se presenta entre los consumidores al quedar incapacitados para distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.
Lógicamente tal incapacidad es contraria al libre albedrío con el que deben ellos realizar la elección o escogencia. Para evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
(artículo 83, literal a)). El Tribunal ha enfatizado en sus pronunciamientos sobre el cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. En los demás casos de comparación, en cambio, este análisis exige un mayor esfuerzo del juez quien deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados “el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia[2]”. 4.3.
Prioridad en la solicitud de registro y derecho a presentar observaciones. El artículo 93 de la Decisión 344 establece que cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca que haya sido solicitado señalando de seguido que tienen también legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
De lo anterior se desprende, en principio, que la admisión de la solicitud confiere al solicitante el derecho de “prioridad” frente a una solicitud posterior, dirigida a registrar idéntico o igual signo para los mismos productos o servicios. La institución de la “prioridad” o “prelación”, como también se le llama, concede prevalencia a la solicitud que primero se presentó y es una aplicación del aforismo que expresa que “quien es primero en el tiempo es primero en el derecho”.
Tal prioridad deriva de lo que dispone también el artículo 83, literal b), en el sentido de que no se pueden registrar marcas idénticas o similares “ a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero ”. De ello se sigue que quien presente una solicitud posterior de registro de esa marca idéntica o similar para los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la primera solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.[3] Sin embargo, para que nazca el derecho de prioridad y pueda ser reconocido, la presunta prioritaria solicitud debe, en primer lugar, según lo que dispone el inciso final del artículo 87 de la Decisión 344, haber sido admitida; esto es, que se hace necesario que la Oficina Nacional Competente admita la solicitud, y se le asigne fecha de presentación, circunstancias que no se producirán con aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos formales de la mencionada norma comunitaria.
En segundo lugar, el signo solicitado debe ostentar la calidad de registrable, pues si está incurso en alguna causal de irregistrabilidad ningún derecho de preferencia podría conferirle al solicitante. Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquéllas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.
A voces del artículo 95 de la Decisión 344, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el artículo 94 ibídem, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos. Vencido este plazo, la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.
El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad en la adopción de su criterio, puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para el efecto.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Ello se desprende de lo prevenido en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que “ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. 4.4.
Notoriedad de la marca. Las normas contenidas en el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica.
La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc..
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.[4] Corresponde, entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.
Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.
De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de "especialidad" y de "territorialidad" generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.[5] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y teniendo en cuenta que el riesgo de confusión puede darse, según lo que ha expresado El Tribunal, por similitudes gráficas, determinadas por la apreciación visual; fonéticas, derivadas de la percepción auditiva y conceptuales, esto es, producidas por la diferente apreciación ideológica.
Tercero: Cualquier persona, que tenga legítimo interés, puede presentar observaciones al registro de la marca solicitada. Tienen legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro del signo correspondiente.
Cuarto: El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en su artículo 81 y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Debe producirse en todos los casos, aún en aquéllos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro.
Quinto. La protección a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no poseen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que han dado lugar a la presencia de esa característica especial.
Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de una nueva marca, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto. Téngase en cuenta que la protección que confiere la marca notoria, de acuerdo a lo establecido en las normas andinas interpretadas es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro.
El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 3924, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada.
Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Para una exposición detallada de las razones por las que se considera impertinente la interpretación de estas normas se pueden consultar, entre muchas, las sentencias del Tribunal proferidas en el Proceso 26 IP 96.
Marca SEFRITA. Publicada en G.O.A.C. No. 308 de 28-XI-97 y en el Proceso 43 IP 98. Marca FAIRBANKS. Publicada en G.O.A.C. No. 490 de 4-X- 99. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. [3] Véanse al respecto las Sentencias del 31-X-96. Proceso 28-IP-96, Marca CIEL.
En G.O.A.C. Nº 318 de 26-01-98. y del 8-X-99. Proceso 42-IP- 99. Marca OLD PARR. En G.O.A.C. No. 504 del 9-XI-99. [4] Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV-98. Proceso 23-IP- 96. Marca VODKA BALALAIKA. Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13 de julio de 1998. [5] En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentencia de 8-X-99.
Dentro del Proceso 36-IP-99. Marca FRISKIES. Publicado en G.O.A.C. Nº 504 de 9-XI-99.