Año XXIII - Número 1301 Lima, 28 de febrero de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 112-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 13 de la Decisión 330 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nro. 1, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad ENACA SEAFOOD S.A. Caso: “Impugnación de la Resolución No. 917012004RREV 000349, dictada por la Dirección General del Servicio de Rentas Internas”. Expediente Interno: N° 22630 Proceso 164-IP-2005.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: “MISHELLA”. Actora: sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. Proceso interno Nº 2002-0214 (8058) Proceso 168-IP-2005.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Caso: Patente “DERIVADOS DE FENIL Y AMINOFENIL-ALQUISULFONAMIDA Y DE UREA”. Actora: SOCIEDAD F. HOFFMANN LA ROCHE AG. Proceso interno Nº 2004-00086-01 Proceso 175-IP-2005.- Interpretación Prejudicial del artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de los artículos 13, literal d), 14 y 21 de la misma Decisión. Actor: ATLANTIC RICHFIELD COMPANY. Caso: Patente “Método para producir crudo de petróleo pesado vía un sondeo a partir de una formación subterránea y convertir el crudo de petróleo pesado en una corriente de producto destilado”. Proceso interno Nº 20010277 (7365) Para nosotros la Patria es América 29 GACETA OFICIAL 28/02/2006 2.36 PROCESO Nº 112-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 13 de la Decisión 330 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nro. 1, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad ENACA SEAFOOD S.A. Caso: “Impugnación de la Resolución No. 917012004RREV000349, dictada por la Dirección General del Servicio de Rentas Internas”. Expediente Interno: N° 22630. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, uno de diciembre del año dos mil cinco. 1. Demanda VISTOS: Según el consultante, la actora manifiesta en su demanda del 4 de noviembre de 2004 que “Mediante escritura pública suscrita y celebrada el 21 de Noviembre de 2003 … se escindió la Compañía Empacadora Nacional Compañía Anónima (ENACA), creándose una nueva compañía que se la denominó ENACA SEAFOOD S.A. … Compañía que ejerce todos los derechos y obligaciones de la Compañía Empacadora Nacional Compañía Anónima (ENACA)”; que “En el mismo acto jurídico, la compañía Procesadora Nacional de Alimentos C. A. PRONACA se fusionó con la Compañía Empacadora Nacional Compañía Anónima (ENACA)”; que “la Superintendencia de Compañías aprobó la escisión como la fusión por absorción”; que “Con fecha 15 de mayo del año 2001 presenté ante el señor Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, una solicitud de devolución del impuesto al valor agregado- IVA, para el sector exportador, al amparo de lo prescrito en los Arts.69A de la ley de Régimen Tributario Interno, tendiente a que se le devuelva a mi representada lo pagado por concepto de IVA, en sus compras locales e importaciones, por las actividades de exportación que realiza, en los términos de la norma mencionada”; que “Posteriormente, fui notificado con la Resolución No. 527, emitida por la Señora Directora General del Servicio de Rentas Internas, a través de la cual se acepta parcialmente mi solicitud, devolviendo a mi representada la cantidad de US$29.226.50.

Dicha Resolución no se sujeta a la realidad, ya que el monto solicitado por mi representada fue de US$58.667.02, negando la cantidad de US$29.440,52. Cantidad que la Compañía tiene derecho a que al (sic) Administración Tributaria le devuelva, por el IVA pagado en sus compras El oficio N° 385 TDFNo. 1-S-II-S, del 24 de junio de 2005, recibido en este Tribunal en fecha 28 de junio de 2005, por medio del cual el señor Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nro. 1, de la República del Ecuador, Dr. Jaime Yerovi Vallejo, señala que dentro del proceso interno No. 22630, “Durante la estación probatoria el actor hizo la siguiente petición: II Solicito expresamente que dentro del término de prueba … la Segunda Sala del Honorable Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, oficie y practique, en base al Art. 121 y siguientes de la Decisión 500 de la Comunidad Andina de Naciones CAN, que mediante providencia, solicite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones CAN una interpretación prejudicial acerca de la aplicación obligatoria de la DECISION 388 ‘ARMONIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS COMO INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES DE BIENES y la forma de aplicar dicha norma en el caso de controversia; así como, mediante la interpretación judicial indique si es procedente que en la adquisición de las materias primeas (sic), insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, el IVA le será devuelto al exportador …”; y, El informe sucinto de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación. En el caso de autos, del texto del Oficio N° 385 TDFNo. 1-S-II-S se desprenden los siguientes argumentos: 1.1.

Cuestión de hecho GACETA OFICIAL locales e importaciones”; que “En consecuencia, con fecha 1 de agosto del 2002, mi representada insinúa un recurso de revisión a la Resolución No. 527, solicitando que se revoque el contenido en la parte que le afecta a mi representada y que se proceda con el reintegro de los US$29.440.52 correspondientes al IVA pagado en el mes de diciembre del 2000”; y que “Con fecha 1 de octubre del 2004, la Administración Tributaria resuelve aceptar parcialmente el recurso de revisión insinuado, disponiendo la modificación del contenido de las (sic) Resolución objeto de revisión (Resolución No. 527) y reconocer únicamente el valor de US$7,110.5 1 en concepto de IVA pagado en la adquisición de materias primas e insumos utilizados en la conservación y envasado de crustáceos o moluscos, para la exportación por el mes de diciembre del año 2000”. 1.2.

Cuestión de derecho El consultante cita de la demanda los siguientes fundamentos de derecho: “Ley de Régimen Tributario Interno … artículo 69A”; “Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno … Art. 169”; y “Código Tributario … El numeral tercero del Art. 234”, y “el artículo 243”. Informa el consultante que, según la parte actora, “… la suma de US$ 22,330.01, es un valor que mi representada si tiene derecho a que le (sic) Fisco le devuelva; ya que, como se podrá demostrar en las facturas que adjuntaré en la etapa probatoria, son facturas que cumplen con todos los requisitos que exige (sic) las leyes y reglamentos vigentes para el mes de diciembre del año 2000; por lo tanto, mi representada tiene derecho a la devolución de dicho IVA pagado en la compra local de bienes, servicios y materia prima.- La Administración Tributaria sostiene que dichas facturas no cumplen los requisitos que contemplan las disposiciones tributarias, el momento de solicitar la devolución del IVA, en mi primer reclamo, presentado el 15 de mayo del 2001; lo cual es un error de forma; así como, sostiene que otras facturas que constan en el sistema COA o actualmente denominado Anexos del IVA no fueron presentadas físicamente, lo cual no niega o quita el derecho que tiene mi representada a la devolución del IVA pagado en las compras locales e importaciones, por las actividades de exportación de pescado y mariscos llevadas a cabo por ENACA SEAFOOD S.A. Consecuentemente, al existir dichas factu- 28/02/2006 3.36 ras y al comprobarse que mi representada efectivamente pagó dicho IVA, tiene derecho a la devolución de ese IVA pagado en el mes de diciembre del 2000.

Incluso, la Administración tributaria no podría negar el IVA pagado en dichos comprobantes de venta, ya que se puede comprobar en los asientos contables efectuados por mi representada y que se los demuestra adjuntando, en el término probatorio, el mayor de cuenta de crédito tributario, correspondiente al mes impugnado … solicito a ustedes, señores Magistrados del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, que acepte (sic) a trámite la presente demanda de impugnación y, que mediante sentencia debidamente motivada rectifique en la parte que me afecta o que impugno la Resolución No.917012004RREV000349 y, se disponga en la misma sentencia, que la Administración Tributaria reintegre a mi representada el valor de US$22,330.01 por concepto de IVA tarifa 12% pagado por mi representada, en la importación y adquisición local de bienes, servicios y materias primas, los mismos que han sido utilizados en la producción y exportación de pescado y camarón en el mes de diciembre del año 2000”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. El consultante señala que “la Autoridad Tributaria demandada contestó la demanda en los siguientes términos: … Mediante la Resolución No. 527, la Administración Tributaria atendió la solicitud de devolución de IVA presentada por la empresa actora en su calidad de exportador, por el mes de diciembre del 2000, disponiendo el reintegro de USD 29.226,50, y negando el reintegro de una parte básicamente por cuanto el IVA pagado corresponde a adquisiciones de bienes que no constituyen materia prima o que no forman parte de los costos de producción del bien exportado; además, porque los comprobantes no cumplen con el reglamento de facturación … Con estos antecedentes defiendo la validez y legalidad de la Resolución impugnada y niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, con base en las siguientes excepciones: La Resolución No. 917012004RREV 000349 es un acto administrativo que goza de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad y está llamado a cumplirse … pues de su simple lectura se desprende con claridad la fundamentación de hecho y de derecho por el cual la Administración en uso de sus facultades … rechazó la solicitud del accionante en su debido GACETA OFICIAL momento”; que “La resolución impugnada tiene su fundamento en los principios constitucionales en concordancia con las normas legales y reglamentarias constantes en el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento de Aplicación y el Reglamento de Facturación”; que existe “Incompetencia del Tribunal Distrital de lo Fiscal para conocer acciones de impugnación derivadas de solicitudes de devolución de IVA”; que “La Resolución No. 917012004RREV000349 se ha emitido en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente”; que “Varias de las facturas presentadas por la actora no constituyen comprobantes de venta válidos …”; que “para que los comprobantes de venta sean considerados como válidos deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Facturación, pues en la Resolución impugnada y en la de devolución de IVA sobre la cual se insinuó recurso de revisión, se detallan los errores encontrados en los documentos presentados y que por ende provocan su invalidez.

Así, tenemos como motivos de negación: comprobantes de venta ilegibles; RUC del adquirente no especificado en el comprobante de venta, pero consta su nombre o razón social; comprobante de venta con borrones, enmiendas o tachaduras; y, comprobante de venta con RUC o razón social que no corresponde al solicitante; los comprobantes no tienen fecha de emisión. Esto, evidentemente, hizo que la Administración se encuentre con documentos ambiguos, inciertos, que bien podían ser usados por más de un contribuyente por no constar el nombre o el RUC, o que no podían ser considerados como verdaderos por encontrarse ilegibles, o más aún, no correspondían al período solicitado.

Como se puede observar, en varios comprobantes se han omitido requisitos fundamentales para que proceda la devolución del impuesto supuestamente pagado, es decir la falta de los requisitos que contempla el Reglamento de Facturación vigente a la época, lo que conlleva a que tales documentos no puedan ser considerados como comprobantes válidos y por lo tanto no puedan sustentar la devolución solicitada, por ello la Administración Tributaria en uso de sus atribuciones legales procedió a negarla”.

Agrega el consultante que, según los alegatos de la parte demandada, “… la empresa actora reconoce y acepta la obligatoriedad de que las facturas cumplan con los requisitos que establece el Reglamento de Facturación, pues en la 28/02/2006 4.36 misma demanda señala: ‘las facturas que adjuntaré en la etapa probatoria, son facturas que cumplen con todos los requisitos que exige (sic) las leyes y reglamentos vigentes para el mes de diciembre del año 2000; por lo tanto, mi representada tiene derecho a la devolución de dicho IVA pagado en la compra local de bienes, servicios y materia prima … Por consiguiente, no está sujeto a discusión si se debe o no devolver el IVA que consta en facturas sin requisitos, pues tanto la demanda como la contestación de la demanda coinciden en que obligatoriamente deben cumplir con los requisitos para que proceda tal devolución, por lo que, una vez que la H. Sala constate que existen facturas sin requisitos se servirá negar el reintegro del supuesto IVA solicitado en base a ellas.

Por otro lado, en casos de que exista facturas cuyos requisitos han sido completados, no es aceptable su (sic) la devolución del IVA, pues las facturas deben ser llenadas completamente al momento que son emitidas junto con las copias de las mismas, tal como lo señala el Art. 23 del Reglamento de Facturación, que se complementa con lo señalado en la Disposición General Cuarta del mismo Reglamento (R.O: 222 del 29 de junio de 1999), por lo que, no es procedente aceptar como válidos, documentos que presentan tachaduras o enmiendas … Pues es lógico que si existen enmiendas, tachaduras o defectos en general no podrían constituir fundamento válido y veraz para proceder a la devolución del IVA; permitirlo equivaldría a fomentar abusos y validar actuaciones no ajustadas a Derecho.

Además, no procede el reintegro del IVA soportado en documentos que no son legibles, que no permiten observar si en efecto se trata de facturas que justifican los valores reclamados, y más aún, si tratándose de facturas cumplen con los requisitos del Reglamento de Facturación. De igual forma, no pueden constituir facturas los documentos que ni siquiera poseen el pie de imprenta que demuestren que ha (sic) sido emitidas por establecimientos gráficos autorizados; así como tampoco documentos en que la razón social del emisor es errónea.

Así mismo, si solicita que se reintegre el IVA de un período (en este caso diciembre del 2000), es lógico que las facturas deben (sic) corresponder a ese mes y no a meses siguientes. La presentación de cualquier otro comprobante distinto a las facturas, como son las notas de venta, al no tener desglosado el Impuesto al Valor Agregado, no sustentan crédito tributario así como tampoco podrían ser sustento para su devolu- GACETA OFICIAL ción del IVA, pues el Art. 69A de la Ley de Régimen Tributario Interno exige que el IVA se encuentre desglosado.

Esto demuestra que la resolución impugnada fue emitida legalmente en observancia de las pruebas (facturas) aportadas oportunamente por el actor; y al corresponder la carga de la prueba al actor, será este quien deba demostrar que las facturas cuyo IVA se solicita, cumplen con todos los requisitos para ser válidas como señala en su demanda”.

Indica el consultante que, según la parte demandada, “la Administración Tributaria estaba en la obligación de rechazar los comprobantes presentados por el contribuyente que no cumplen los requisitos del Reglamento de Facturación, y que al actuar de esta manera lo hizo con pleno respaldo legal … Conforme dispone el artículo 69 A de la Ley de Régimen Tributario Interno, las adquisiciones detalladas en las facturas deben estar directa e inequívocamente relacionadas con la producción del bien sujeto a exportación, según el actor de pescado y camarón; por lo tanto, la adquisición de cualquier bien que no se haya utilizado en la actividad de producción no puede otorgar el derecho a la devolución que la actora solicita.

Es así que la Administración Tributaria al realizar un completo análisis de los comprobantes que sustentaron la solicitud del contribuyente, pudo detectar que varias no corresponden a la producción del bien que se exporta y por lo tanto procedió a restar su valor, del total. Como se pudo observar anteriormente, el sentido de la norma es sumamente claro, se deben identificar aquellos bienes que se emplean en la fabricación de un nuevo bien cuyo destino es la exportación, por lo tanto, el IVA pagado por gastos distintos como gastos corporativos, suministros de oficina, capacitaciones, honorarios profesionales, entre otros, no puede estar sujeto a devolución ya que no se encuentran incorporados el bien (sic) de exportación. Es clara la intención del legislador: devolver los valores pagados en concepto de IVA que exclusivamente hayan sido incorporados al bien a exportarse, justamente en aplicación del principio de no exportación de impuestos indirectos, razón por la cual se ha establecido la figura de la devolución de IVA para el caso de valores incorporados efectivamente al bien exportable.

Finalmente hay que señalar que el Art. 69A de la Ley de Régimen Tributario Interno, determina que únicamente procede la devolución de IVA pagado en la adquisición de 28/02/2006 5.36 bienes, no en la adquisición de servicios, que se incorporan al bien exportado. Por lo que, es (sic) carece de asidero jurídico la pretensión del actor a que se le reintegre el IVA pagado por servicios”; que “El bien fabricado debe exportarse”, ya que la norma nacional “no reconoce la devolución del IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes que pasen a formar parte del activo fijo de la empresa ni para los servicios, pues el bien adquirido necesariamente debe incorporarse o formar parte de los costos de producción del bien a exportarse; entonces, adicionalmente el actor debe probar la exportación, caso contrario no tendría razón de ser la devolución, y al contrario, se aplicaría el crédito tributario … [que] es una figura distinta al crédito tributario que permite efectuar compensaciones en declaraciones posteriores”; que “el actor se encuentra obligado a presentar todos los documentos y practicar todas las diligencias que sean necesarias a fin de probar los hechos afirmados en su demanda y que respaldan la veracidad de su pretensión”, y que la demandada defiende “la validez y legalidad de la Resolución impugnada”, por lo que solicita “rechacen la demanda”. 2.2.

El consultante informa finalmente que el “señor Procurador contesta la demanda en los siguientes términos: … 1.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta.- 2.- Hago mía la contestación a la demanda y las excepciones planteadas en ella por el Servicio de Rentas Internas, en todo cuanto fuere procedente.- 3.- Alego procedencia de las (sic) Resolución materia de esta impugnación, por cuanto la misma goza de las presunciones de legalidad, legitimidad y ejecutoriedad, por ser acto administrativo en firme emanado de autoridad competente … 4.Alego la improcedencia de la demanda y la falta de derecho del demandante.- 5.- Alego la prescripción de la acción y la caducidad del derecho del actor … Impugno la calificación a la demanda, por cuanto la misma no reúne los requisitos de ley”.

CONSIDERANDO

Que el consultante informa que la parte actora solicita al Tribunal “… una interpretación prejudicial acerca de la aplicación obligatoria de la DECISION 388 ‘ARMONIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS COMO INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES DE BIENES …”; GACETA OFICIAL Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 17 y 18 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de la norma sometida a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, interpretar los artículos 3, 4 y 5 de la citada Decisión 388, en correspondencia con la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son del tenor siguiente: Decisión 388 “Artículo 3.- Se consideran impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330”.

“Artículo 4.- El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las 28/02/2006 6.36 legislaciones internas de los Países Miembros”. “Artículo 5.- La devolución de impuestos indirectos se hará mediante compensación o reembolso, en los plazos que determinen los Países Miembros”.

“ANEXO 1 RELACION DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS PARA LOS CUALES SE APLICA EL ARTICULO 4 DE LA DECISION (…) 3. ECUADOR A. Impuesto al Valor Agregado. B. Impuesto a los Consumos Específicos. (…)”. I. De la devolución del Impuesto al Valor Agregado como incentivo tributario a las exportaciones intrasubregionales El Acuerdo de Cartagena prevé la armonización gradual de las políticas económicas y un programa avanzado de liberación del intercambio comercial (actual artículo 3, literales b y d) como dos de los medios destinados a alcanzar sus objetivos de promoción del desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad.

En este contexto, el Acuerdo consagra la armonización de las políticas cambiaria, monetaria, financiera y fiscal como uno de los mecanismos del proceso de desarrollo de la Subregión (actual artículo 54, literal e), y atribuye competencia a la Comisión para establecer procedimientos y mecanismos permanentes (actual artículo 57), así como para aprobar normas y definir plazos relativos a la armonización gradual de las legislaciones económicas (actual artículo 58).

Sobre estas bases, la Comisión del Acuerdo de Cartagena dictó la Decisión 324, publicada en la Gaceta Oficial No. 114, del 27 de agosto de 1992, destinada, entre otros propósitos, al aseguramiento de las condiciones equitativas de competencia entre los Países Miembros, mediante la eliminación de los subsidios y la armo- GACETA OFICIAL 28/02/2006 7.36 nización de los incentivos aplicables a las exportaciones intrasubregionales.

A estos efectos, la norma prevé la aprobación de un Programa de Armonización de Incentivos a las Exportaciones Intrasubregionales (artículo 9). intermedios, servicios y bienes de capital vinculados a la producción, consumidos o utilizados en la producción, fabricación, transporte o comercialización de los bienes destinados a exportación. Sobre las bases en referencia, la Comisión dictó luego la Decisión 330 (Eliminación de subsidios y armonización de incentivos a las exportaciones intrasubregionales), publicada en la Gaceta Oficial No. 120, del 30 de octubre de 1992, dirigida, entre otros objetivos, a la armonización de los mecanismos de estímulo a las exportaciones intrasubregionales, distinguiendo entre ellos los de naturaleza cambiaria, financiera y fiscal y los regímenes aduaneros (artículo 1).

La Decisión considera incentivos a las exportaciones aquellos que inciden en forma exclusiva en la producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, en tanto estén supeditados a las exportaciones o a los ingresos de exportación reales o previstos (artículo 2), pero insta a los Países Miembros a adelantar acciones tendientes a armonizar la aplicación de incentivos que incidan tanto en la producción destinada al mercado doméstico como en la producción destinada a exportaciones intrasubregionales (artículo 5).

Por otra parte, autoriza a la Comisión para que, a más tardar el 31 de marzo de 1993, apruebe las características y plazos de adopción del régimen comunitario armonizado de los mecanismos de exención, devolución o aplazamiento de los impuestos indirectos que afecten a los productos destinados a las exportaciones intrasubregionales, en tanto los mismos no constituyan subsidios (artículo 15).

La Decisión incluye, entre los impuestos indirectos, al impuesto al valor agregado (artículo 13). Sobre la base de la disposición según la cual las operaciones de exportación de bienes de los Países Miembros no están afectas al pago de impuestos indirectos (artículo 2), y en consideración de que los impuestos indirectos que afecten la venta o el consumo de bienes se rigen por el principio del País de Destino (artículo 1), la Decisión dispone la devolución al exportador del monto total de los impuestos indirectos vigentes, de los que figuran en el Anexo 1, siempre que hayan sido efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación (artículo 4).

Cuando se trate del impuesto indirecto a los bienes de capital, su devolución sólo procederá, según la Decisión, en la medida en que la misma no se confiera exclusivamente por razones de exportación. Con fundamento, entre otras, en la Decisión 330, la Comisión del Acuerdo de Cartagena dictó la Decisión 388 (Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes), publicada en la Gaceta Oficial No. 211, del 17 de julio de 1996, a objeto de avanzar en la armonización de los instrumentos y políticas económicas, garantizar el libre comercio sin distorsiones en el mercado ampliado de la Subregión, consagrar como principio la no exportación de los impuestos indirectos que graven los bienes finales de exportación y establecer, en consecuencia, la devolución total de los impuestos indirectos que graven la adquisición de las materias primas, insumos En el caso de la República del Ecuador, el Anexo 1 incluye, entre los impuestos indirectos, el Impuesto al Valor Agregado.

A la luz de la disciplina que antecede, cabe interpretar que el incentivo derivado de la devolución al exportador del monto total de los impuestos indirectos vigentes y efectivamente pagados, en los términos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, por tratarse de un incentivo comunitario a las exportaciones intrasubregionales, procede en relación con las operaciones de exportación de bienes de un País Miembro a otro, y no alcanza en su disciplina a los bienes exportados a terceros países.

De conformidad con la Decisión bajo examen, la devolución de los impuestos indirectos se debe llevar a cabo mediante compensación o reembolso, en los plazos que determinen los Países Miembros (artículo 5). Es también de competencia de los Países Miembros disponer de sistemas de control posterior y de comprobación de la documentación sustentatoria que les permita asegurar que la devolución o la compensación de los impuestos indirectos se realice de conformidad con la citada Decisión (artículo 6).

GACETA OFICIAL A propósito de la devolución de los impuestos citados, el Tribunal ha establecido que “La figura jurídica de la devolución de los impuestos indirectos … se encuentra consecuentemente supeditada … a la demostración que haya sido realizada por el exportador, de los montos correspondientes a los pagos por él efectuados en concepto de IVA, respecto de cualquiera de los rubros considerados por el artículo 4 de la Decisión 388” (Sentencia dictada en el expediente N° 75-IP-2005, del 22 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1233, del 18 de agosto del mismo año. Criterio reiterado en las sentencias de los expedientes Nos. 76-IP-2005 y 77-IP-2005).

II. De la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. De los asuntos no comprendidos en las Decisiones que forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad. En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal ha declarado que “en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria. No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. Nº 33, del 26 de junio del mismo año). A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comuni- 28/02/2006 8.36 tario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 06-IP93, del 17 de febrero de 1994, publicada en la G.O.A.C. Nº 150, del 25 de marzo del mismo año).

Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad, el Tribunal ha declarado inadmisible el tratamiento modificatorio, por vía de derecho interno, de materias específicamente disciplinadas por el orden jurídico de la Comunidad, “… pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año).

Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad “… no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias. Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran.

El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-AI-99, del 12 de noviembre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 520, del 20 de diciembre del mismo año). En efecto, en cuanto a la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él GACETA OFICIAL de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

Las consideraciones que anteceden permiten ratificar que la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos expresamente contemplados en la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

El establecimiento de tales restricciones debe ser objeto de norma comunitaria expresa, por lo que su falta de previsión no debe interpretarse como constitutiva de un asunto no comprendido en la citada Decisión. III. De la cooperación entre los Tribunales de los Estados Miembros y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con 28/02/2006 9.36 el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º En el caso de la República del Ecuador, procede la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado vigente, siempre que haya sido efectivamente pagado en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación intrasubregional.

En tratándose del impuesto indirecto a los bienes de capital, su devolución sólo procederá en la medida en que ésta no se otorgue exclusivamente por razones de exportación. 2º El incentivo derivado de la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado vigente y efectivamente pagado, en los términos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, por tratarse de un incentivo comunitario a las exportaciones intrasubregionales, es aplicable únicamente en el caso de las operaciones de exportación de bienes de un País Miembro a otro. 3º La devolución del impuesto en referencia se encuentra supeditada a la demostración del cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, a la GACETA OFICIAL 28/02/2006 10.36 luz del régimen establecido al efecto por el respectivo País Miembro.

De ser procedente, la devolución podrá llevarse a cabo mediante compensación o reembolso, en los términos previstos en el artículo 5 ejusdem. 4° En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por tanto, la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos que expresamente se contemplan en la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nro. 1, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 164-IP-2005 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: “MISHELLA”. Actora: sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. Proceso interno Nº 2002-0214 (8058). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil cinco. blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Eduardo Mendoza Martelo.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la Repú- Que la solicitud recibida por este Tribunal el 1 de septiembre del año 2005, se ajustó a los VISTOS: GACETA OFICIAL requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 19 de octubre del año 2005. 28/02/2006 11.36 certificado de registro correspondiente a la marca por ella solicitada. 1.3.

Hechos relevantes 1.

ANTECEDENTES: Del expediente remitido por el mencionado Consejo de Estado consultante, se destacan los siguientes aspectos: 1.1. Partes a) Los hechos La demanda es presentada por la sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. - El 17 de octubre de 1990, la sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro como marca, del signo “MISHELLA”, destinada a distinguir productos de la clase Nº 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 La demandada es la Nación, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso a la sociedad FABRICA DE CALZADO MICHEL & CIA. LTDA. 1.2. Actos demandados La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A., por intermedio de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 12661, de 4 de agosto de 1993, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió negar el registro de la expresión MISHELLA, como marca que distinga productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad actora. - Nº 13571, de 31 de julio de 1998, emitida por la misma Autoridad, quien, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma y, concedió el recurso de apelación; y, - Nº 41734, de 13 de diciembre de 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución 12661, de 4 de agosto de 1993.

Solicita adicionalmente la actora que, como consecuencia de lo anterior, se ordene conceder el - Que luego de publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no fueron presentadas observaciones. - El 4 de agosto de 1993, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 12661, por medio de la cual negó el registro como marca para el signo “MISHELLA”, al considerar que existía confundibilidad con las marcas MICHELLO y MICHEL, las cuales habían sido solicitadas con anterioridad para amparar productos de la clase 25. - La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida. - El 31 de julio de 1998 la misma Entidad resolvió el recurso de reposición, mediante Resolución Nº 13571, confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación. - El 13 de diciembre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación mediante Resolución Nº 41734 que confirmó la Resolución 12661, en todas sus partes; y consideró que “la marca MICHELLO que es una de las marcas fundamento de la negación, fue negada mediante resolución 32734 de 2001, notificada personalmente el 20 de noviembre de 1 Clase 25.- Vestidos, calzados, sombrerería. GACETA OFICIAL 2001, a la cual no se le presentaron recursos en vía Gubernativa.

Razón por la cual es pertinente realizar el estudio de confundibilidad únicamente entre las marcas MISHELLA y MICHEL”. b) Escrito de demanda La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. por medio de apoderado afirma que solicitó registro del signo “MISHELLA” el 17 de octubre de 1990, para amparar productos de la clase 25 internacional de Niza.

Alude que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron observaciones, sin embargo, mediante la Resolución Nº 12661, de 4 de agosto de 1993, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la denominación solicitada. Que, posteriormente, la sociedad demandante interpuso respecto de ese acto recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en todo lo cual la Superintendencia emitió las Resoluciones 13571, de 31 de julio de 1998 y 41734, de 13 de diciembre de 2001, confirmando lo decidido en la resolución inicial. 28/02/2006 12.36 la resolución que niega el registro del signo MISHELLA.”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados, manifestando que en sus actuaciones “(…) no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Hace referencia a los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca con jurisprudencia de este Tribunal (Proceso 14-IP98).

Señala que si bien el signo MISHELLA es susceptible de representación gráfica carece de fuerza distintiva con relación a la marca MICHEL. Argumenta que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, porque “al momento de realizar el análisis de confundibilidad (…) no tuvo en cuenta el análisis de la prioridad en la solicitud de registro.”.

Con relación a los productos amparados por las marcas en conflicto indica que al tratarse de productos de la clase 25 se comparten las mismas finalidades y están destinados a los mismos mercados, lo cual generaría confusión en el consumidor. Indica que la solicitud de registro del signo “MISHELLA” fue presentada, como ya ha sido dicho, el 17 de octubre de 1990, mientras que la solicitud de la marca MICHEL fue presentada el 6 de diciembre de 1991, esto es, con posterioridad a la solicitud de registro de la marca MISHELLA.

Añade que “(…) los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen al consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y a afectar el derecho de exclusiva de terceros.”. Con relación a la violación del artículo 278 de la misma Decisión, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, asevera que “(…) la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas”.

Concluye manifestando, en lo sustantivo, que “(…) los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia… no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter legal como lo sostiene la parte demandante.” d) Tercero interesado Expresa que se violaron dichas normas por cuanto la Superintendencia “(…) no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran las Decisión 344 y 486, ni se abstuvo (debiendo hacerlo) de expedir La sociedad FABRICA DE CALZADO MICHEL & CIA. LTDA., considerada como tercero interesado en esta causa, no dio contestación a la demanda propuesta.

GACETA OFICIAL Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se expresa, con base en lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184 de 19 de agosto de 1983; a pesar de esta imprecisión, se constata que cumple con lo previsto en el 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere a la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, además de señalarse lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Organismo, mediante solicitud remitida con oficio Nº 1386, de 19 de agosto del 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no obstante, se ha podido verificar, que la solicitud referente al registro del signo “MISHELLA” ha sido presentada el 17 de octubre de 1990, esto es vigencia de la Decisión 85 y no de la Decisión 486.

Por lo expuesto, este Tribunal considera que se debe interpretar, de oficio, los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85. Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 28/02/2006 13.36 Respecto a la interpretación también solicitada del artículo 278 de la Decisión 486, este Organismo, en reiteradas ocasiones, ha expresado que ese artículo, concordante con el artículo 146 de la Decisión 344, hace referencia a compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, asumidos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311 que no pueden ser invocadas respecto de los casos en que los particulares participen con intereses individuales.

Los compromisos plasmados en dichas normas constituyen obligaciones asumidas que deberán concretarse en el fortalecimiento institucional de los órganos nacionales de la propiedad industrial en la Subregión, con miras a la consolidación de un verdadero sistema de administración comunitaria en ese ámbito. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: Decisión 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

(…) “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” ( ) Decisión 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a GACETA OFICIAL la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. 28/02/2006 14.36 mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. 2 En este mismo sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”.

4. LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos ya citados. Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, de la 313, de la 311 y de la 85; con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.

En este caso, la solicitud dirigida a obtener el registro de la marca “MISHELLA”, ha sido presentada, como se ha dicho, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.”. 3 Con base a lo expuesto este Tribunal sostiene finalmente que: “(…) si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los En el caso de una solicitud para el registro de un signo como marca, este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, 2 3 Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.” 4 28/02/2006 15.36 Si un signo no tiene la capacidad de distinguir, diferenciar y, de esa manera, localizar o individualizar un producto de una persona de los productos de otra, no cumpliría la función que la marca persigue en el mercado.

5. CONCEPTO DE MARCA La marca es definida como un bien inmaterial, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 5

6. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UNA MARCA Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales según el artículo 56 transcrito son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad. En la Decisión 85, la novedad no hacía referencia a la utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros ya registrados o solicitados.

Respecto a la visibilidad, se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista. Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de dicho sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores.

Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la distintividad. 4 5 Proceso 184-IP-2005, sentencia de 30 de noviembre del 2005; marca: “OCCIDENTE (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Citadas por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. La distintividad que deben reunir los signos en sus características intrínseca y extrínseca, evita cualquier confusión entre signos preexistentes o solicitados o, entre éstos y los productos que la marca protege.

7. IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS CONFUNDIBLES La confundibilidad es un concepto que ha sido tratado en la Decisión 85, por medio del artículo 58 literales f) y g); resulta pertinente reiterar lo considerado por el Tribunal al referir que, la confusión es entendida como la acción de tomar una cosa por otra, que ésta presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que el signo que se proyecte registrar no debe confundirse con una marca debidamente inscrita, la cual goza de la protección legal conferida por el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva. El artículo 58, en su literal f), se refiere a la prohibición del registro de marcas confundibles con otras o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado; prohíbe consecuentemente, la coexistencia de marcas registradas semejantes o idénticas que lleven a los consumidores a confusión y que protegen productos o servicios de la misma clase.

Uno de los elementos esenciales de una marca como ya se ha dicho, es la distintividad, sin la cual un signo no puede ser registrado. Esta limitación se hallaba establecida en el artículo 58, que tiene por cometido proteger al consumidor, el que puede ser objeto de confusión al tomar un producto por otro, o adquirir un bien supuestamente originario de un determinado productor sin que esto sea real, o que fue fabricado de una manera especial, o que tiene una calidad o cualidad específicas que el consumidor ya conoce.

La identidad y la semejanza El Tribunal ha manifestado que cuando se presenta confusión entre marcas, se induce como GACETA OFICIAL consecuencia al público consumidor a incurrir en error, poniendo en peligro su capacidad de discernimiento que es la que le permite adquirir un determinado producto o servicio, y no otro. Este Tribunal ha sostenido acerca de la confundibilidad: “En cuanto a la confusión, el Tribunal ha señalado que la acción de confundir en sentido estricto consiste en tomar una cosa por otra.

La confusión se genera en distintos grados o matices, desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identificación total de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la marca que se proyecta registrar no puede ser confundida con la debidamente inscrita que goza de protección legal conferida por el registro y que otorga a su titular el derecho a utilizarla en forma exclusiva”.

“Con el nombre de confusión se entiende, pues, la que va involucrada en un signo idéntico o similar a una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, signo que por ello carece de fuerza distintiva e induce a confusión al consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes”. 6 Este Organismo ha enfatizado, por otra parte, que la confusión puede presentarse respecto de tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y podría generarse por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales. 28/02/2006 16.36 una de otra”. 7 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se produce entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

8. REGLAS PARA REALIZAR LA COMPARACIÓN DE SIGNOS Resulta entonces necesario considerar las siguientes clases propias de la situación de semejanza: Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo de marcas: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 6 Proceso 7-IP-97, sentencia de 07 de julio de 1998.

G.O. Nº 412, de 26 de febrero de 1999. Marca: “EBEL SPA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 7 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL 28/02/2006 17.36 “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 9 “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 8.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

9. PRIORIDAD DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85. El procedimiento del registro de un signo como marca se inicia con la solicitud respectiva ante la oficina de registro marcario. Dicha solicitud, una vez cumplidos los requisitos formales es admitida a trámite, este trámite puede concluir de dos formas: - Con el otorgamiento del registro. - Con la denegación del registro.

Desde la radicación de la solicitud hasta la resolución que agota la vía gubernativa puede pasar un tiempo indeterminado, lo que lleva a preguntarse qué derechos adquiere el solicitante con la respectiva solicitud presentada. Contestando la pregunta, el solicitante adquiere el “derecho de prioridad marcaria interna o territorial”, regulado en los artículos 58 literal f), y 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.

Noción. El “derecho de prioridad marcaria interna o territorial” es la protección que se otorga a la solicitud de registro marcario presentada ante la Oficina Nacional Competente, consistente en que dicha oficina debe tramitar la solicitud con prelación a las demás presentadas posteriormente en el mismo país en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, y otorga al solicitante la potestad de presentar oposiciones a la solicitud presentada con posterioridad o de demandar la nulidad del acto administrativo que concede una marca con base en una solicitud presentada con posterioridad.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha manifestado de la siguiente manera: 9 8 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL “En estricto sentido podríamos decir que el derecho que se adquiere con la presentación de la primera solicitud va íntimamente ligado no a la forzosa concesión del signo, ya que ésta dependerá de un sinnúmero de factores de orden legal, sino a que el órgano competente evacue las solicitudes cronológicamente, es decir, según el orden en que fueron introducidas.

De consiguiente, si ante la correspondiente Oficina Nacional Competente se solicita el registro de una marca, y posteriormente sobre ese mismo signo se presenta una nueva solicitud, así contenga ésta una reivindicación válida que ataña a ese signo, el administrador deberá poner fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud inicial, antes de pronunciarse en este otro trámite independiente pero que versa sobre la reivindicación formulada posteriormente, dado que existen -en salvaguarda del derecho exclusivo sobre las marcas- mecanismos especiales consagrados para proteger de una eventual usurpación a quien ostente el mejor derecho de prioridad.

Planteamiento contrario conduciría al absurdo de dejar sin efecto la figura de la oposición u observación, toda vez que bastaría con presentar posteriormente a ésta una solicitud de concesión de marca sobre idéntico o similar signo, para que la primera ya en trámite, quede paralizada, garantizándose de esta manera el nuevo solicitante un posible mejor derecho con menoscabo del examen y pronunciamiento previo sobre la expectativa inmersa en una primera solicitud, que por ser precursora en el reconocimiento de un derecho real, imposibilita al ente administrativo para efectuar pronunciamientos frente a signos idénticos cuyo amparo haya sido solicitado con posterioridad, hasta tanto no quede definitivamente concluida la respectiva actuación previa, con lo cual ab initio se deja a buen cubierto el correlativo derecho de defensa.” 10 Esta prioridad de la solicitud, tiene su razón de ser en el principio comúnmente aceptado: “pri- 10 Proceso 26-IP-95, sentencia de 20 de marzo de 1998, G.O. Nº 344 de 28 de mayo de 1998, marca: “ESCADA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 28/02/2006 18.36 mero en el tiempo, mejor en el derecho”, lo que se traduce en que quien presenta primero una solicitud de registro de un signo como marca, tiene mejor derecho en relación con el que la presenta posteriormente. Sobre este punto el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Sin la presencia de norma especial, el criterio doctrinal y la lógica jurídica nos llevan a precisar que en un conflicto entre dos marcas para el ingreso al registro, prevalece la primeramente presentada, aplicando el principio “primero en el tiempo, primero mejor en el derecho”. 11 Se advierte que el derecho de prioridad marcaria interna o territorial no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante.

Simplemente, como se afirmó, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la solicitud presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que las solicitudes se hayan presentado en el mismo País Miembro.

Si se llegara a conceder registros de marcas a solicitudes presentadas con posterioridad, se caería en un desorden tal que conduciría a la administración a actuar por conveniencia y en contravía a derechos de terceros de buena fe. 2. Regulación. El derecho de prioridad marcaria interna o territorial se encuentra regulado en los artículos 58, literal f), y 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por un lado, el artículo 58, literal f), al establecer la irregistrabilidad de signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con un signo anteriormente solicitado para registro en relación con productos o servicios comprendidos en una misma clase, consagra el derecho de prioridad territorial. 11 Proceso 2-IP-95, sentencia de 19 de septiembre de 1995, G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996, marcas: “LAURA vs LAURA ASHLEY”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Por otro lado, el artículo 63 de la Decisión 85 regula el “derecho de prioridad”, estableciendo que dicho derecho no se altera en el evento de que la oficina de registro marcario solicite al interesado subsanar dentro de 60 días hábiles su solicitud de registro marcario, por no cumplir con los requisitos establecidos para el efecto.

Es decir, si el interesado subsana los defectos señalados dentro del plazo establecido, la prioridad prevista se empezará a contar desde el día de presentación de la solicitud, y no desde que la misma fue subsanada. 3. Facultades que comprende. El derecho de prioridad marcaria interna o territorial comprende tres facultades o derechos derivados, a saber: 1.

La facultad de oponerse a una solicitud posterior sobre igual o semejante signo marcario para productos o servicios comprendidos en una misma clase. 2. El artículo 76 de la Decisión 85, establece la facultad de demandar la cancelación del registro de una marca igual o similar al signo solicitado, en relación con productos o servicios de una misma clase, si la solicitud de dicho registro fue posterior. 3.

La facultad de solicitar a la oficina de registro marcario el trámite preferente de la solicitud presentada, en relación con las que se presenten con posterioridad. En relación con estas facultades del derecho de prioridad en el régimen de la Decisión 85, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “La cuestión por resolverse sólo se refiere a las meras expectativas que la solicitud de una marca genera y a los derechos eventuales que la solicitud confiere: el derecho a oponerse a una solicitud posterior sobre igual o semejante signo marcario para servicios o productos comprendidos en una misma clase (art. 58, literal f) y a solicitar la cancelación del registro en puntualización del artículo 76”. 12 12 Proceso 2-IP-95, sentencia de 19 de septiembre de 1995, G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996, marcas: “LAURA vs LAURA ASHLEY”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 28/02/2006 19.36 4. Excepción al derecho de prioridad interna o territorial. Derecho de prioridad Andina o internacional. El artículo 73 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra una excepción al “derecho de prioridad interna o territorial”: el “derecho de prioridad andina o internacional”.

Este derecho de prioridad consiste en que la solicitud del registro marcario admitida en alguno de los países miembros, otorga al solicitante la potestad, durante un plazo de seis meses contados desde la fecha de la solicitud, para que pueda solicitar el mismo registro en los otros Países Miembros gozando de prioridad en relación con las solicitudes presentadas dentro de ese lapso.

Lo anterior quiere decir que el solicitante del registro de una marca tiene prioridad respecto de las solicitudes presentadas posteriormente para signos idénticos o similares en relación con productos o servicios de una misma clase, salvo que se trate de una solicitud que hubiese sido admitida en algún otro País Miembro dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de su solicitud.

Sobre el derecho de prioridad andina o internacional, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Es así como en el literal f) del artículo 58 se otorga un rango preferencial a la resolución de las solicitudes que al ser formuladas no concurren en ese momento con ninguna otra, salvo únicamente el caso de una similar andina, que hubiere sido admitida en otro país miembro dentro de los seis meses anteriores, en los términos del artículo 73 de la misma Decisión 85, eventualidad que en el subjudice no ocurre.

(Proceso 26-IP-95. Interpretación prejudicial del 20 de marzo de 1998)” En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma GACETA OFICIAL comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior de conformidad con la Disposición Transitoria de la Decisión 486. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido abrogada y reemplazada por otra antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquélla norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.

Conforme al artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes, porque, además, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión en mención. 3.

Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas, los signos que sean confundibles con otras marcas ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase. 4. La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administra- 28/02/2006 20.36 ción o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. La prioridad establecida en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 en caso de concurrencia de solicitudes locales, implica una secuencia cronológica en cuanto al pronunciamiento definitivo de la Oficina Nacional Competente, bien sea de aceptación o de rechazo, salvo las solicitudes andinas amparadas por una prelación, de conformidad con el artículo 73 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al momento de dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 20020214 (8058), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO GACETA OFICIAL 28/02/2006 21.36 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA Mónica Rosell Medina SECRETARIA PROCESO 168-IP-2005 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Caso: Patente “DERIVADOS DE FENIL Y AMINOFENIL-ALQUISULFONAMIDA Y DE UREA”. Actora: SOCIEDAD F. HOFFMANN LA ROCHE AG. Proceso interno Nº 2004-00086-01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora María Claudia Rojas Lasso, VISTOS: Que la solicitud ingresada a este Tribunal el 6 de septiembre del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite el 19 de octubre del 2005. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Partes. La demanda es presentada por la sociedad F. HOFFMANN LA ROCHE AG. La demandada es la Nación Colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 1.2. Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad F. HOFFMANN LA ROCHE AG. por intermedio de apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 16644, de 24 de junio de 2003, emitida por la aludida Dependencia, quien decidió negar el registro de la patente de invención consistente en “DERIVADOS DE FENIL Y AMINOFENIL - ALQUILSULFONAMIDA Y DE UREA”, con fundamento en que dicha invención carece del requisito de altura inventiva. - Nº 28617, de 2 de octubre de 2003, emitida por la misma Autoridad, quien, al resolver el recurso planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma.

Pide adicionalmente la actora, a título de restablecimiento del derecho, se ordene conceder la patente solicitada. 1.3. Hechos relevantes. Al formular la consulta, la instancia requirente establece los siguientes hechos relevantes: GACETA OFICIAL a) Los hechos 1. El 19 de junio de 1998, la sociedad F. HOFFMANN LA ROCHE AG., a través de apoderado, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, que se le conceda patente para el invento denominado “DERIVADOS DE FENIL Y AMINOFENIL – ALQUILSULFONAMIDA Y DE UREA”. 2.

El 21 de agosto de 1998 se notificó el auto mediante el cual la División de Nuevas Creaciones concedía un plazo de treinta (30) días para que el solicitante: (i) modificara la reivindicación 29 con el fin de clarificar y delimitar la materia objeto de dicha reivindicación; (ii) modificara las reivindicaciones de uso 20 y 21 para que protegieran el compuesto reivindicado y su posterior aplicación;

(iii) adjuntara copias debidamente legalizadas de las primeras solicitudes de patente con su traducción oficial; y (iv) presentara el Arte Final de la figura característica requerida para la publicación. 3. El 1 de octubre de 1998 vencía el plazo otorgado para las modificaciones especificadas anteriormente y la sociedad F. HOFFMANN LA ROCHE AG. presentó, dentro del término legal determinado, lo solicitado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 4.

El 24 de julio de 2000 fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 494, fijándose el término de treinta (30) días para que cualquier persona presentare observaciones fundamentadas a la solicitud de la invención. 5. El 6 de septiembre de 2000 venció el plazo para presentar observaciones, sin que contra la aludida solicitud se hubiera presentado observación alguna. 6.

El 16 de enero de 2003 la División de Nuevas Creaciones de la misma Entidad, requirió al solicitante, que diera respuesta al Concepto Técnico Nº 1929, haciendo valer los argumentos y aclaraciones pertinentes respecto a dicho concepto, los cuales debían efectuarse para decidir sobre la patentabilidad de la solicitud que corresponde al expediente número 98-035.130. 28/02/2006 22.36 7.

El 7 de abril de 2003, la sociedad F. HOFFMANN LA ROCHE AG. presentó, dentro del término legal, los argumentos y aclaraciones pertinentes en relación al Concepto Técnico de Fondo Nº 1926, complementando dicha argumentación con memorial de 10 de los mismos mes y año, plazo fijado como vencimiento. 8. El 24 de junio de 2003, la División de Nuevas Creaciones de la aludida Superintendencia emitió la Resolución Nº 16644, en la cual se niega la patente solicitada argumentando “la falta de nivel inventivo en relación con los documentos EP 00117484, EP 0043659, WO 9514007 y WO 9632939 citados al momento de efectuarse el correspondiente examen de fondo”. 9.

El 1 de agosto de 2003 la sociedad F. HOFFMANN LA ROCHE AG. interpone recurso de reposición contra la resolución emitida, complementando, el recurso interpuesto, mediante memorial de 29 de agosto de 2003. 10. El 2 de octubre de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolviendo el recurso de reposición, expide la Resolución Nº 28617, por la que confirma la resolución Nº 16644 y, con ello queda agotada la vía gubernativa. 11.

Esta última resolución fue notificada el 14 de octubre de 2003 y desfijada el 27 de octubre del mismo año. b) Escrito de demanda La sociedad F. HOFFMANN LA ROCHE AG. por medio de apoderado manifiesta que, el 19 de junio de 1998, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia solicitud de la patente de invención consistente en “DERIVADOS FENIL Y AMINOFENIL – ALQUILSULFONAMIDA Y DE UREA.

Afirma que luego de publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 494, de 24 de julio de 2000 no se presentaron observaciones, sin embargo mediante la Resolución Nº 16644, de 24 de junio del mismo año, la Superintendencia de Industria y Comercio negó la patente solicitada. Que, posteriormente, la sociedad demandante interpuso un recurso con base en todo lo GACETA OFICIAL cual la Superintendencia emitió la Resolución Nº 28617, de 2 de octubre de 2003, confirmando lo decidido en la resolución anterior y declaró agotada la vía gubernativa.

Argumenta la actora que la Superintendencia vulneró los artículo 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por cuanto ésta no se aplicó de manera adecuada según está establecido en las normas de Patentes de Invención. Asevera que su invención cumplió con los requisitos establecidos para la patente señalando que “(…) la administración se encuentra en la obligación de conceder la patente solicitada, si la invención cumple, como en el presente caso, con los requisitos exigidos para ello”.

Respecto a la violación del artículo 18 de la misma Decisión indica que la invención “(…) sí tiene el nivel inventivo (…) ya que el hecho de obtener nuevos compuestos más eficaces en el tratamiento de la incontinencia urinaria en comparación con las formulaciones convencionales no se deriva de manera evidente del estado de la técnica (…)”.

Sobre la apreciación del nivel inventivo la actora sostiene que “(…) es importante considerar que tanto la novedad como el nivel inventivo de una invención deben ser apreciados sucesivamente”. En el mismo tema continúa expresando que “al momento de analizar el nivel inventivo, es necesario tener en cuenta no sólo el esfuerzo que tuvo que realizar el inventor para formular la regla técnica, sino también el hecho de considerar si la misma fue fruto de una simple intuición o corazonada o el resultado de un trabajo que conlleva todo un despliegue de experimentación y análisis”.

Argumenta que luego de todos los ensayos experimentales elaborados para la invención demostraron “(…) la eficacia de los compuestos reinvindicados en la invención denegada para el tratamiento de la incontinencia urinaria y la descongestión nasal en virtud de su alta selectividad hacia los alfa 1ª- adrenoreceptores que ayudan a controlar la contracción y el aumento del cierre uretral”.

Sostiene que la Superintendencia incurrió en errores en el análisis del nivel inventivo de la invención denegada. 28/02/2006 23.36 Finalmente afirma que la solicitud de la patente denegada fue concedida en Perú y en 13 países sin embargo en Colombia no se consideró estos aspectos causando un perjuicio a la colectividad. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Indica que el examen de fondo de la solicitud permite demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos por las normas comunitarias para conceder una patente de invención. Argumenta que no se violaron las normas aludidas ya que el solicitante no demostró con argumentos contundentes la razón de haber sido obvio o evidente llegar al objeto de la invención denegada; que el solicitante se sustentó en documentos que no constituyen el estado de la técnica más cercana ya que el estudio presentado por ella no es representativo de los compuestos de la invención, los que no son inventivos a la luz de los documentos presentados.

Sostiene que la actora no propone ningún avance inesperado a la técnica ni soluciona un problema persistente en la misma y que la invención solicitada no cumple con el requisito de nivel inventivo, siendo éste indispensable. En cuanto a la concesión de la patente en Perú señala que el examinador peruano no analizó la obviedad de la obtención de los compuestos que se pretenden proteger y que tampoco hizo referencia a que los compuestos de la solicitud son superiores a los del estado de la técnica.

Resalta que la concesión de patente es autónoma y discrecional de cada país, en cuanto se cumpla con los requisitos reconocidos normativamente. Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL 28/02/2006 24.36

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DECISION 344: La interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente, según así se expresa, con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere a la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, además de señalarse lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

CAPITULO I Este Tribunal, por otro lado, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, ha requerido de la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal considera que no corresponde atender el pedido en los términos formulados, toda vez que la solicitud relativa a la patente de invención “DERIVADOS DE FENIL Y AMINOFENIL – ALQUILSULFONAMIDA Y DE UREA” ha sido presentada el 19 de junio de 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

En consecuencia, corresponde interpretar, de oficio, los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordantes, por cierto, con los artículos solicitados por la demandante. Por otro lado, se considera conveniente extender dicha interpretación, a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Órgano Jurisdiccional.

DE LAS PATENTES DE INVENCION SECCION I DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. ( ) “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” (…) Decisión 486: DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

4. LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO Los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de GACETA OFICIAL esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos ya citados.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, de la 313, de la 311 y de la 85; con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.

En este caso, la solicitud dirigida a obtener la patente aludida, ha sido presentada, como se ha dicho, el 19 de junio de 1998, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión. En este sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio cons- 28/02/2006 25.36 tituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.”. 1 Con base a lo expuesto este Tribunal sostiene finalmente que: “(…) si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.” 2

5. LA INVENCION La doctrina y la jurisprudencia han estructurado algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede relievarse aquel según el cual, “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. 3 Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. 4 En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cier1 2 3 4 Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 184-IP-2005, sentencia de 30 de noviembre del 2005; marca: “OCCIDENTE (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic)”.

Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL to, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer.

En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit.). La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. 28/02/2006 26.36 de la técnica, debiendo destacarse que el estado de la técnica es el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Este concepto está estrechamente relacionado con la divulgación de la patente y principalmente con su novedad, puesto que es ésta la que fundamentalmente se constituye en base del estudio de las características o condiciones innovadoras del invento. En aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia. En este marco, se ha llegado a establecer las siguientes reglas, como determinantes de la existencia o no de novedad en un invento:

6. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por los artículos de 1 a 5 de la Decisión 344.

“b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. Un invento, para merecer la concesión de una patente, debe ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial, según lo dispone el artículo 1 de la Decisión 344.

“c) Determinar cual es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. Novedad de la Invención. Aunque los tres requisitos determinados por el aludido artículo 1 deben concurrir de consuno para conferirle a la invención el carácter de patentable, el énfasis recae en la novedad; condición acerca de la cual el profesor Daniel Zuccherino manifiesta, que un invento es novedoso, “cuando la relación de causa efecto, entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”.

“d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” 5 Nivel inventivo y el estado de la técnica. El artículo 4 de la Decisión 344, al referirse al nivel inventivo manifiesta, que éste se considera 5 Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado Proceso 12-IP-98.

Sentencia de 20 de mayo de 1998. G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999. Patente: “Composiciones detergentes compactas con alta actividad celulosa”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL que existe “si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”.

Según el tratadista Gómez Segade, el inventor debe acreditar los méritos que le tornen al invento susceptible de ser amparado por una patente; en tal sentido, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”-actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia)- le posibilitará alcanzar tal propósito.

Es decir que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotarle al examinador técnico, de un elemento que le permita concluir que a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos existentes en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención se constituye en un “paso” más allá de lo existente.

En consecuencia, el nivel inventivo se configura en consideración de dos elementos: a) el estado de la técnica y, b) la persona experta en la técnica en cuestión. “El estado de la técnica es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente, “El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es.

Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados”. 6 6 Zuccherino Daniel.

“Marcas y Patentes en el Gatt”. Ed. Abeledo Perrot. Pág.: 153. 28/02/2006 27.36 El mismo autor antes citado ha dicho: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas También existe la posibilidad de que el resultado sea conocido, pero se llegue a él a través de nuevos medios.

El titular de una patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga el mismo resultado por medios distintos”. 7 Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior de conformidad con la Disposición Transitoria de la Decisión 486. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de una patente de invención 7 Zuccherino Daniel. “Marcas y Patentes en el Gatt”. Ed. Abeledo Perrot. Pág.: 150. 1997.

GACETA OFICIAL ha sido derogada y reemplazada por otra antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquélla norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos de concesión de la patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.

Toda invención, para ser merecedora del amparo de una patente, debe cumplir los requisitos determinados por el artículo 1 de la Decisión 344, esto es, ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 3. La novedad de la invención a la que alude el artículo 2 de la misma Decisión, exige que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, situación o status constituido por el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público, accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, como determina la norma, de la prioridad reconocida. 4.

El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe ser considerado como “nivel inventivo” por parte de una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención debe constituirse en un paso más allá de la técnica existente y con arreglo al principio de la “no obviedad “, según el cual la invención no debe derivar, de manera evidente, del estado de la técnica en un momento dado. 28/02/2006 28.36 El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 2004-00086-01, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo mediante copia sellada y certificada y remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 28/02/2006 29.36 PROCESO 175-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de los artículos 13, literal d), 14 y 21 de la misma Decisión. Actor: ATLANTIC RICHFIELD COMPANY. Caso: Patente “Método para producir crudo de petróleo pesado vía un sondeo a partir de una formación subterránea y convertir el crudo de petróleo pesado en una corriente de producto destilado”. Proceso interno Nº 2001-0277 (7365).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. - Nº 25781, de 29 de septiembre de 2000, por la cual se ordena archivar la solicitud de patente de la invención denominada “Método para producir crudo de petróleo pesado vía un sondeo a partir de una formación subterránea y convertir el crudo de petróleo pesado en una corriente de producto destilado”, solicitada por la sociedad ATLANTIC RICHFIELD COMPANY, por no haber dado contestación total a las observaciones formuladas por la Oficina Nacional Competente antes del examen definitivo de patente.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 7 de septiembre del 2005 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 26 de octubre del año 2005. 1.

ANTECEDENTES: - Nº 07262, de 28 de febrero de 2001, emitida por la misma Autoridad, la cual, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma. Solicita, adicionalmente, la actora que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene continuar con el trámite de concesión de la solicitud de patente indicada, además de ordenar su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. 1.1.

Partes 1.3. Hechos relevantes Es parte demandante la sociedad ATLANTIC RICHFIELD COMPANY. Es parte demandada la Nación colombiana, representada por el Superintendente de Industria y Comercio. Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.2.

Actos demandados a) Los hechos La interpretación se plantea en razón de que la sociedad ATLANTIC RICHFIELD COMPANY, por intermedio de apoderada, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - El 6 de abril de 1998, la sociedad ATLANTIC RICHFIELD COMPANY presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la mencionada Superintendencia, solicitud de patente para la invención denominada “Método para producir crudo de petróleo pesado vía un sondeo a GACETA OFICIAL partir de una formación subterránea y convertir el crudo de petróleo pesado en una corriente de producto destilado”. - El 26 de junio de 1998, la mencionada Superintendencia, mediante auto 1343, requirió al solicitante que complementara su solicitud en aspectos técnicos y jurídicos. - El 4 de agosto del mismo año, la sociedad solicitante de la patente dio respuesta al pedido, dándose cumplimiento a las observaciones de carácter técnico, pero no a las observaciones hechas por el examinador jurídico. - El 29 de septiembre del 2000, la misma Dependencia expidió la Resolución Nº 25781, por medio de la cual ordenó archivar la aludida solicitud de patente de invención. - El 11 de diciembre de 2000 la sociedad ATLANTIC RICHFIELD COMPANY interpuso recurso de reposición contra la resolución emitida. - El 28 de febrero del 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, expidió la Resolución Nº 07262 por medio de la cual confirmó la Resolución inicial, quedando así agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad ATLANTIC RICHFIELD COMPANY por medio de apoderada manifiesta que, el 6 abril de 1998, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el otorgamiento de la patente denominada “Método para producir crudo de petróleo pesado vía un sondeo a partir de una formación subterránea y convertir el crudo de petróleo pesado en una corriente de producto destilado”.

Expresa que mediante auto 1343, de 26 de junio de 1998, la aludida Dependencia requirió del solicitante que complementara su solicitud en aspectos técnicos y jurídicos; y que, este requerimiento, fue atendido el 4 de agosto de 1998. Alude, así mismo, que la Superintendencia emitió la Resolución Nº 25781, de 29 de septiembre de 2000, en la que ordenó el archivo de la solicitud de patente, por considerar que la sociedad peticionaria contestó las observaciones de carácter técnico pero no las observaciones de carácter jurídico.

Que, posteriormente, la 28/02/2006 30.36 sociedad demandante interpuso, respecto de ese acto, recurso de reposición pero la misma Superintendencia emitió la Resolución Nº 07262, de 28 de febrero de 2001, confirmando la resolución inicial en todas sus partes. Manifiesta la violación de varias normas constitucionales y legales de la República de Colombia.

Argumenta también que la mencionada Superintendencia violó el artículo 22 de la Decisión 344 al no formular observaciones respecto de los requisitos jurídicos que supuestamente hacían falta y porque no le otorgó a la actora el plazo que élla expresamente pidió en el memorial del auto Nº 1343. Afirma que “(…) expresé clara y categóricamente que me acojo al plazo de prórroga establecido en el artículo 22 de la Decisión 344 y pido que se me indiquen con precisión cuales son los requisitos faltantes (…) No haberlo hecho, y proceder a ordenar el archivo del expediente, es claramente violatorio del artículo 22 de la decisión 344.”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta que “La respuesta de la parte demandante, como antes se anotó, no fue satisfactoria, siendo en consecuencia aplicable lo normado en la norma comunitaria, en el sentido de considerar abandonada la solicitud de patente de invención. Sobre ello cabe señalar que no es suficiente presentar una respuesta a las observaciones que han sido formuladas, sino que la misma debe ser completa y ajustada a lo requerido por la oficina nacional competente de manera que permita establecer que se han cumplido los requisitos formales exigidos.”.

Manifiesta además que “(…) para considerar el abandono de la solicitud no basta que no se haya atendido el requerimiento de la oficina nacional competente o que el solicitante no presente respuesta a las observaciones. En efecto, éste GACETA OFICIAL 28/02/2006 31.36 también es procedente cuando no se complementan los antecedentes o requisitos formales.”. de contestación que forma parte del expediente recibido por el Tribunal.

Afirma que “Es de reiterar que al ordenarse el archivo de la solicitud esta decisión no se aplica únicamente por la falta absoluta de respuesta sino que también se da por la ausencia adecuada de complementación de los requisitos formales.”. Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

Respecto a la supuesta violación de normas constitucionales y legales sostiene que la Superintendencia “lejos de incurrir en la violación de las normas constitucionales y legales en cita, procedió estrictamente al pleno acatamiento del trámite previsto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en el decreto reglamentario 117 de 1994, garantizando para el efecto el debido proceso y el derecho de petición y defensa de la sociedad solicitante, ahora demandante (…)”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial requerida ha sido formulada según así se expresa, con base en lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184, de 19 de agosto de 1983, a pesar de esta desactualización, se ha podido verificar que la solicitud de interpretación cumple con lo fijado en el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; pues, en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere a la causa interna que la origina, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

En cuanto al informe de los hechos considerados relevantes para la interpretación, es preciso anotar que, la Instancia solicitante se ha limitado a referir los fundamentos sostenidos por la parte demandante, soslayando aquéllos expuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio en la contestación a la demanda; omisión ésta que, sin embargo, en opinión de quien suscribe, es susceptible de ser subsanada por medio de la consideración del respectivo escrito

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 2053, de 30 de junio del año 2005, la interpretación prejudicial del artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Organo Comunitario procede a atender el requerimiento formulado, considerando conveniente extender esa interpretación prejudicial, de oficio, a los artículos 13 literal d), 14 y 21 de la misma Decisión, de cuyos alcances y desarrollos derivan los efectos establecidos en el artículo 22, determinación institucional fundamentada en lo previsto por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia de lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 ( ) “Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: ( ) “d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;

“La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la GACETA OFICIAL 28/02/2006 32.36 oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.” una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. 1 “Artículo 14.- Un invento, para merecer la concesión de una patente, debe ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

“A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación: a) Los poderes que fueren necesarios; b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; y, c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.” ( ) “Artículo 21.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión.” “Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad. 5.

REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE PATENTE Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen los requisitos y las formalidades que deben reunir las solicitudes de patente; el primero fija los requisitos que deben satisfacer aquellas, en tanto que el segundo precisa los documentos que deben ser anexados. En efecto, el artículo 13 de la Decisión 344 dispone que “las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente ”.

Adicionalmente, en el literal d) de ese artículo se determina, que las solicitudes deben contener, entre otros requisitos: una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante patente. En consecuencia con lo anterior, las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas.

Su fundamento radica pues, en la eficiente descripción que se realice del invento, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella. “Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”.

Conocido con claridad lo que se pretende patentar, la autoridad competente determinará si el invento es o no patentable.

4. CONCEPTO DE INVENCION Y REQUISITOS DE PATENTABILIDAD El incumplimiento de los requisitos determinados por el artículo 13, puede ocasionar, conforme el inciso final del mismo artículo donde se establece “La ausencia de alguno de los requisi- En la presente interpretación se considera hacer referencia sobre la noción de invento y los requisitos para su patentabilidad; así, la doctrina y la jurisprudencia han estructurado algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede relievarse aquel según el cual, “la invención es 1 OTERO LASTRES, José Manuel.

Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic)”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág. 45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. GACETA OFICIAL 28/02/2006 33.36 tos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.”, que la oficina nacional competente no admita la solicitud, ni le fije fecha de presentación. petente no admitirá la solicitud, ni le fijará fecha de presentación; en tanto que de no cumplirse con las exigencias del artículo 14, le corresponde a la oficina nacional competente pero ya con motivo del posterior examen de los requisitos formales, en acatamiento de lo previsto en el artículo 21, formularle observaciones para que las responda en el plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación, en concordancia con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 22.

Finalmente, si habiendo expirado este plazo el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los requisitos formales (entre ellos los del artículo 14), es cuando podría considerarse abandonada la solicitud, siempre en los términos del segundo párrafo del artículo 22.”. 2 Otros documentos que deben ser anexados a la Solicitud El artículo 14 de la Decisión 344, al igual que el artículo 13, priva al solicitante de discrecionalidad en la presentación de los documentos exigidos.

El citado artículo 14 se refiere a otros documentos que también deben acompañar a la solicitud como son: los poderes que fueren necesarios, la copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; y por último, el solicitante deberá anexar a su solicitud aquella documentación y demás exigencias que para la obtención de patentes establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros; cuestiones todas que, en el presente caso, deberán ser considerados por el juez consultante.

Ha dicho el Organismo, adicionalmente, que: “… lo procedente es que la Oficina Nacional Competente no admita la solicitud pero tampoco debe rechazarla y más bien debería informar al peticionario la causa de la paralización o no admisión de la solicitud, para que corrija el defecto y luego entrar a admitirla y seguir con el trámite dispuesto por los artículos 21, 22 y 23, que señalan el análisis del trámite o procedimiento para el estudio de los requisitos formales, y dentro de dicho trámite hacer el estudio de los requisitos dispuestos en el artículo 14.

6. EXAMEN FORMAL Y OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION Examen formal de la solicitud El artículo 21 de la Decisión 344 consagra la obligación de realizar un examen de forma por parte de la oficina nacional competente, respecto de las solicitudes que hubieren sido admitidas a trámite, es decir, de aquellas que hayan sido analizadas previamente de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 13.

“Y continúa: “Si la administración en su primer estudio de forma, en el que analiza únicamente los requisitos del artículo 13, encuentra que éstos no han sido cumplidos, paraliza el trámite de la actuación, pero le informa esa circunstancia al peticionario para que si a bien lo tiene corrija las deficiencias. Si el peticionario no las corrige, su solicitud continuará paralizada, no se admite a trámite y no se asigna fecha de presentación, pero no puede declararse el abandono, pues para esta primera etapa del examen formal, prevista implícitamente en el citado artículo 13, no se contempla tal figura (la del abandono), lo cual es obvio, Ese examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos por el artículo 13 y que, además, hayan sido anexados a la misma, los documentos requeridos por el artículo 14.

Al respecto este Tribunal ha manifestado: “… las consecuencias que apareja el incumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 13, consisten en que —como fue indicado supra, y como lo ha venido sosteniendo este Tribunal— la oficina nacional com- 2 Proceso 47-IP-99, sentencia de 4 de octubre del 2000. Patente: “RETENCION DE COLLAR PARA NUCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL pues una solicitud ante la administración se perfecciona cuando es admitida a trámite, por cuanto de lo contrario resulta inane. “Ahora, si en esa primera fase del examen la administración entiende que se cumplieron los requisitos del artículo 13, pero no los del 14, debe de todas formas admitir a trámite la solicitud y requerirle al peticionario que los subsane y sólo si éste no lo hace, debe declarar el abandono. (Artículo 22)”.

(Interpretación prejudicial 28-IP-98, G.O. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998). Subrayado de la presente sentencia.” 3 28/02/2006 34.36 La falta de respuesta a las observaciones formuladas o la no complementación de los antecedentes y de los requisitos formales, lleva a que la solicitud pueda ser considerada abandonada. Abandono de la solicitud Acerca del abandono de una solicitud de patente, este Organismo ha sostenido lo siguiente: “El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración. “La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente ….. complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias.

Formulación de observaciones formales a la solicitud de Patente El artículo 22 de la Decisión 344 determina, que si del examen formal realizado por la Oficina Nacional Competente resulta que la solicitud no cumple los requisitos exigidos por el artículo 21, debe esa instancia gubernamental formular las observaciones correspondientes, “a fin de que el peticionario presente respuestas a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de 30 días hábiles a la fecha de notificación, plazo que puede ser prorrogable por una sola vez y por un período igual sin que la solicitud pierda su prioridad” “La primera, de carácter positivo, surge cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicadas ‘por una vez en un órgano de publicación adecuado’ ” (Art. 23 de la Decisión 344).

Y, la “segunda situación —negativa— se produce cuando el solicitante, a pesar de haber ….. complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido ”. (Art. 22 de la Decisión 344). El artículo en referencia establece la posibilidad de que una solicitud no cumpla los requisitos formales determinados en el artículo 14 de la Decisión, dando lugar a que la Oficina Nacional Competente formule las correspondientes observaciones.

Este Tribunal ha expresado, a ese respecto, que frente a observaciones propuestas por la Oficina Nacional Competente, puede el solicitante “ asumir dos posiciones: bien, abstenerse de contestarlas o, por el contrario, comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo”. 4 3 4 Proceso 47-IP-99, sentencia de 4 de octubre del 2000.

Patente: “RETENCION DE COLLAR PARA NUCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 47-IP-99, sentencia de 04 de octubre del año 2000. G.O. Nº 617, de 7 de noviembre del 2000. Caso: patente “RETENCION DE COLLAR PARA NUCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos.”. 5 Una vez culminadas las etapas referidas, se llevará a cabo el examen definitivo sobre patentabilidad, del cual dependerá la concesión o no de la patente que corresponda a la solicitud que se analice.

El examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la 5 Proceso 34-IP-95, sentencia de 28 de noviembre de 1997, G.O.A.C. Nº 318, de 26 de enero de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos por terceros, el examen de fondo se torna definitivo.

En el caso de que no se reúnan los elementos necesarios para un mejor análisis dentro del plazo determinado en la Decisión, se declarará abandonada la solicitud, sin que se pueda realizar el examen de fondo ni definitivo. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. El artículo 13 de la Decisión 344 establece los requisitos para el trámite de solicitudes de patente que son de obligatorio cumplimiento y, que deben ser observadas por el peticionario para que la solicitud pueda ser admitida por la Oficina Nacional Competente.

El nombre o título del invento, es uno de los requisitos de forma que debe estar contenido en la solicitud para obtener patentes. De la misma manera, es necesario que la solicitud se encuentre acompañada de las reivindicaciones, del objeto y finalidad de la invención, entre otros documentos señalados en el artículo 13 de la Decisión 344. La ausencia de uno de los requisitos formales establecidos en el artículo 13 de la Decisión 344 ocasionará, como ya se dijo, que la solicitud no sea admitida a trámite por la oficina nacional competente. 2.

Presentada una solicitud que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 13, aunque no contenga los requisitos exigidos por el artículo 14 de la Decisión 344 o los que contemple la legislación interna de cada País Miembro, de conformidad con lo establecido por el literal c) del mencionado artículo, la Oficina Nacional Competente, deberá admitirla, para en una fase posterior proceder al examen de forma, sin que el incumplimiento de tales requisitos sea motivo de no admisión de la solicitud. 28/02/2006 35.36 3.

El examen exigido por el artículo 21 de la Decisión 344 implica un análisis de los aspectos formales, sin que recaiga por tanto sobre cuestiones de fondo. Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles –prorrogables por un período igual– siguientes a la notificación. El silencio respecto de tales observaciones acarreará que la solicitud se considere abandonada.

A igual conclusión conducirá el hecho de que el solicitante no proceda a complementar, cuando se le exija, los antecedentes o los requisitos formales correspondientes. 4. La Oficina Nacional Competente será responsable, en todo caso, acerca de la aceptación o del rechazo de las observaciones o respecto de la aprobación o de la denegación de una solicitud de patente.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2001-0277 (7365), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO GACETA OFICIAL Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA 28/02/2006 36.36 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú