PROCESO 164-IP-2005 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Marca: “MISHELLA”. Actora: sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. Proceso interno Nº 2002-0214 (8058). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Eduardo Mendoza Martelo.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 1 de septiembre del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 19 de octubre del año 2005. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes La demanda es presentada por la sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. La demandada es la Nación, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso a la sociedad FABRICA DE CALZADO MICHEL & CIA. LTDA. 1.2. Actos demandados La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A., por intermedio de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 12661, de 4 de agosto de 1993, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió negar el registro de la expresión MISHELLA, como marca que distinga productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad actora. - Nº 13571, de 31 de julio de 1998, emitida por la misma Autoridad, quien, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma y, concedió el recurso de apelación; y, - Nº 41734, de 13 de diciembre de 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución 12661, de 4 de agosto de 1993.
Solicita adicionalmente la actora que, como consecuencia de lo anterior, se ordene conceder el certificado de registro correspondiente a la marca por ella solicitada. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el mencionado Consejo de Estado consultante, se destacan los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 17 de octubre de 1990, la sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro como marca, del signo “MISHELLA”, destinada a distinguir productos de la clase Nº 25 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - Que luego de publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no fueron presentadas observaciones. - El 4 de agosto de 1993, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 12661, por medio de la cual negó el registro como marca para el signo “MISHELLA”, al considerar que existía confundibilidad con las marcas MICHELLO y MICHEL, las cuales habían sido solicitadas con anterioridad para amparar productos de la clase 25. - La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida. - El 31 de julio de 1998 la misma Entidad resolvió el recurso de reposición, mediante Resolución Nº 13571, confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación. - El 13 de diciembre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación mediante Resolución Nº 41734 que confirmó la Resolución 12661, en todas sus partes; y consideró que “la marca MICHELLO que es una de las marcas fundamento de la negación, fue negada mediante resolución 32734 de 2001, notificada personalmente el 20 de noviembre de 2001, a la cual no se le presentaron recursos en vía Gubernativa.
Razón por la cual es pertinente realizar el estudio de confundibilidad únicamente entre las marcas MISHELLA y MICHEL”. b) Escrito de demanda La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. por medio de apoderado afirma que solicitó registro del signo “MISHELLA” el 17 de octubre de 1990, para amparar productos de la clase 25 internacional de Niza.
Alude que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron observaciones, sin embargo, mediante la Resolución Nº 12661, de 4 de agosto de 1993, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la denominación solicitada. Que, posteriormente, la sociedad demandante interpuso respecto de ese acto recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en todo lo cual la Superintendencia emitió las Resoluciones 13571, de 31 de julio de 1998 y 41734, de 13 de diciembre de 2001, confirmando lo decidido en la resolución inicial.
Argumenta que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, porque “al momento de realizar el análisis de confundibilidad (…) no tuvo en cuenta el análisis de la prioridad en la solicitud de registro.”. Indica que la solicitud de registro del signo “MISHELLA” fue presentada, como ya ha sido dicho, el 17 de octubre de 1990, mientras que la solicitud de la marca MICHEL fue presentada el 6 de diciembre de 1991, esto es, con posterioridad a la solicitud de registro de la marca MISHELLA.
Con relación a la violación del artículo 278 de la misma Decisión, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, asevera que “(…) la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas”. Expresa que se violaron dichas normas por cuanto la Superintendencia “(…) no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran las Decisión 344 y 486, ni se abstuvo (debiendo hacerlo) de expedir la resolución que niega el registro del signo MISHELLA.”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados, manifestando que en sus actuaciones “(…) no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Hace referencia a los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca con jurisprudencia de este Tribunal (Proceso 14-IP- 98).
Señala que si bien el signo MISHELLA es susceptible de representación gráfica carece de fuerza distintiva con relación a la marca MICHEL. Con relación a los productos amparados por las marcas en conflicto indica que al tratarse de productos de la clase 25 se comparten las mismas finalidades y están destinados a los mismos mercados, lo cual generaría confusión en el consumidor.
Añade que “(…) los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen al consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y a afectar el derecho de exclusiva de terceros.”. Concluye manifestando, en lo sustantivo, que “(…) los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia… no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter legal como lo sostiene la parte demandante.” d) Tercero interesado La sociedad FABRICA DE CALZADO MICHEL & CIA. LTDA., considerada como tercero interesado en esta causa, no dio contestación a la demanda propuesta.
Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se expresa, con base en lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184 de 19 de agosto de 1983; a pesar de esta imprecisión, se constata que cumple con lo previsto en el 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere a la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, además de señalarse lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Organismo, mediante solicitud remitida con oficio Nº 1386, de 19 de agosto del 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no obstante, se ha podido verificar, que la solicitud referente al registro del signo “MISHELLA” ha sido presentada el 17 de octubre de 1990, esto es vigencia de la Decisión 85 y no de la Decisión 486.
Por lo expuesto, este Tribunal considera que se debe interpretar, de oficio, los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85. Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional.
Respecto a la interpretación también solicitada del artículo 278 de la Decisión 486, este Organismo, en reiteradas ocasiones, ha expresado que ese artículo, concordante con el artículo 146 de la Decisión 344, hace referencia a compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, asumidos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311 que no pueden ser invocadas respecto de los casos en que los particulares participen con intereses individuales.
Los compromisos plasmados en dichas normas constituyen obligaciones asumidas que deberán concretarse en el fortalecimiento institucional de los órganos nacionales de la propiedad industrial en la Subregión, con miras a la consolidación de un verdadero sistema de administración comunitaria en ese ámbito. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: Decisión 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.
(…) “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” ( ) Decisión 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”.
4. LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos ya citados. Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, de la 313, de la 311 y de la 85; con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.
En este caso, la solicitud dirigida a obtener el registro de la marca “MISHELLA”, ha sido presentada, como se ha dicho, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión. En el caso de una solicitud para el registro de un signo como marca, este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. [2] En este mismo sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.”. [3] Con base a lo expuesto este Tribunal sostiene finalmente que: “(…) si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.”[4]
5. CONCEPTO DE MARCA La marca es definida como un bien inmaterial, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[5]
6. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UNA MARCA Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales según el artículo 56 transcrito son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad. En la Decisión 85, la novedad no hacía referencia a la utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros ya registrados o solicitados.
Respecto a la visibilidad, se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista. Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de dicho sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores.
Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la distintividad. Si un signo no tiene la capacidad de distinguir, diferenciar y, de esa manera, localizar o individualizar un producto de una persona de los productos de otra, no cumpliría la función que la marca persigue en el mercado.
La distintividad que deben reunir los signos en sus características intrínseca y extrínseca, evita cualquier confusión entre signos preexistentes o solicitados o, entre éstos y los productos que la marca protege.
7. IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS CONFUNDIBLES La confundibilidad es un concepto que ha sido tratado en la Decisión 85, por medio del artículo 58 literales f) y g); resulta pertinente reiterar lo considerado por el Tribunal al referir que, la confusión es entendida como la acción de tomar una cosa por otra, que ésta presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la semejanza entre ellas.
De esta figura se predica que el signo que se proyecte registrar no debe confundirse con una marca debidamente inscrita, la cual goza de la protección legal conferida por el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva. El artículo 58, en su literal f), se refiere a la prohibición del registro de marcas confundibles con otras o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado; prohíbe consecuentemente, la coexistencia de marcas registradas semejantes o idénticas que lleven a los consumidores a confusión y que protegen productos o servicios de la misma clase.
Uno de los elementos esenciales de una marca como ya se ha dicho, es la distintividad, sin la cual un signo no puede ser registrado. Esta limitación se hallaba establecida en el artículo 58, que tiene por cometido proteger al consumidor, el que puede ser objeto de confusión al tomar un producto por otro, o adquirir un bien supuestamente originario de un determinado productor sin que esto sea real, o que fue fabricado de una manera especial, o que tiene una calidad o cualidad específicas que el consumidor ya conoce.
La identidad y la semejanza El Tribunal ha manifestado que cuando se presenta confusión entre marcas, se induce como consecuencia al público consumidor a incurrir en error, poniendo en peligro su capacidad de discernimiento que es la que le permite adquirir un determinado producto o servicio, y no otro. Este Tribunal ha sostenido acerca de la confundibilidad: “En cuanto a la confusión, el Tribunal ha señalado que la acción de confundir en sentido estricto consiste en tomar una cosa por otra.
La confusión se genera en distintos grados o matices, desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identificación total de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la marca que se proyecta registrar no puede ser confundida con la debidamente inscrita que goza de protección legal conferida por el registro y que otorga a su titular el derecho a utilizarla en forma exclusiva”.
“Con el nombre de confusión se entiende, pues, la que va involucrada en un signo idéntico o similar a una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, signo que por ello carece de fuerza distintiva e induce a confusión al consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes”. [6] Este Organismo ha enfatizado, por otra parte, que la confusión puede presentarse respecto de tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y podría generarse por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.
Resulta entonces necesario considerar las siguientes clases propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[7] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se produce entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
8. REGLAS PARA REALIZAR LA COMPARACIÓN DE SIGNOS Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.
“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [8]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [9]
9. PRIORIDAD DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85. El procedimiento del registro de un signo como marca se inicia con la solicitud respectiva ante la oficina de registro marcario. Dicha solicitud, una vez cumplidos los requisitos formales es admitida a trámite, este trámite puede concluir de dos formas: - Con el otorgamiento del registro. - Con la denegación del registro.
Desde la radicación de la solicitud hasta la resolución que agota la vía gubernativa puede pasar un tiempo indeterminado, lo que lleva a preguntarse qué derechos adquiere el solicitante con la respectiva solicitud presentada. Contestando la pregunta, el solicitante adquiere el “derecho de prioridad marcaria interna o territorial”, regulado en los artículos 58 literal f), y 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.
Noción. El “derecho de prioridad marcaria interna o territorial” es la protección que se otorga a la solicitud de registro marcario presentada ante la Oficina Nacional Competente, consistente en que dicha oficina debe tramitar la solicitud con prelación a las demás presentadas posteriormente en el mismo país en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, y otorga al solicitante la potestad de presentar oposiciones a la solicitud presentada con posterioridad o de demandar la nulidad del acto administrativo que concede una marca con base en una solicitud presentada con posterioridad.
En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha manifestado de la siguiente manera: “En estricto sentido podríamos decir que el derecho que se adquiere con la presentación de la primera solicitud va íntimamente ligado no a la forzosa concesión del signo, ya que ésta dependerá de un sinnúmero de factores de orden legal, sino a que el órgano competente evacue las solicitudes cronológicamente, es decir, según el orden en que fueron introducidas.
De consiguiente, si ante la correspondiente Oficina Nacional Competente se solicita el registro de una marca, y posteriormente sobre ese mismo signo se presenta una nueva solicitud, así contenga ésta una reivindicación válida que ataña a ese signo, el administrador deberá poner fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud inicial, antes de pronunciarse en este otro trámite independiente pero que versa sobre la reivindicación formulada posteriormente, dado que existen -en salvaguarda del derecho exclusivo sobre las marcas- mecanismos especiales consagrados para proteger de una eventual usurpación a quien ostente el mejor derecho de prioridad.
Planteamiento contrario conduciría al absurdo de dejar sin efecto la figura de la oposición u observación, toda vez que bastaría con presentar posteriormente a ésta una solicitud de concesión de marca sobre idéntico o similar signo, para que la primera ya en trámite, quede paralizada, garantizándose de esta manera el nuevo solicitante un posible mejor derecho con menoscabo del examen y pronunciamiento previo sobre la expectativa inmersa en una primera solicitud, que por ser precursora en el reconocimiento de un derecho real, imposibilita al ente administrativo para efectuar pronunciamientos frente a signos idénticos cuyo amparo haya sido solicitado con posterioridad, hasta tanto no quede definitivamente concluida la respectiva actuación previa, con lo cual ab initio se deja a buen cubierto el correlativo derecho de defensa.” [10] Esta prioridad de la solicitud, tiene su razón de ser en el principio comúnmente aceptado: “primero en el tiempo, mejor en el derecho”, lo que se traduce en que quien presenta primero una solicitud de registro de un signo como marca, tiene mejor derecho en relación con el que la presenta posteriormente.
Sobre este punto el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Sin la presencia de norma especial, el criterio doctrinal y la lógica jurídica nos llevan a precisar que en un conflicto entre dos marcas para el ingreso al registro, prevalece la primeramente presentada, aplicando el principio "primero en el tiempo, primero mejor en el derecho”. [11] Se advierte que el derecho de prioridad marcaria interna o territorial no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante.
Simplemente, como se afirmó, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la solicitud presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que las solicitudes se hayan presentado en el mismo País Miembro.
Si se llegara a conceder registros de marcas a solicitudes presentadas con posterioridad, se caería en un desorden tal que conduciría a la administración a actuar por conveniencia y en contravía a derechos de terceros de buena fe. 2. Regulación. El derecho de prioridad marcaria interna o territorial se encuentra regulado en los artículos 58, literal f), y 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Por un lado, el artículo 58, literal f), al establecer la irregistrabilidad de signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con un signo anteriormente solicitado para registro en relación con productos o servicios comprendidos en una misma clase, consagra el derecho de prioridad territorial. Por otro lado, el artículo 63 de la Decisión 85 regula el “derecho de prioridad”, estableciendo que dicho derecho no se altera en el evento de que la oficina de registro marcario solicite al interesado subsanar dentro de 60 días hábiles su solicitud de registro marcario, por no cumplir con los requisitos establecidos para el efecto.
Es decir, si el interesado subsana los defectos señalados dentro del plazo establecido, la prioridad prevista se empezará a contar desde el día de presentación de la solicitud, y no desde que la misma fue subsanada. 3. Facultades que comprende. El derecho de prioridad marcaria interna o territorial comprende tres facultades o derechos derivados, a saber: 1.
La facultad de oponerse a una solicitud posterior sobre igual o semejante signo marcario para productos o servicios comprendidos en una misma clase. 2. El artículo 76 de la Decisión 85, establece la facultad de demandar la cancelación del registro de una marca igual o similar al signo solicitado, en relación con productos o servicios de una misma clase, si la solicitud de dicho registro fue posterior. 3.
La facultad de solicitar a la oficina de registro marcario el trámite preferente de la solicitud presentada, en relación con las que se presenten con posterioridad. En relación con estas facultades del derecho de prioridad en el régimen de la Decisión 85, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “La cuestión por resolverse sólo se refiere a las meras expectativas que la solicitud de una marca genera y a los derechos eventuales que la solicitud confiere: el derecho a oponerse a una solicitud posterior sobre igual o semejante signo marcario para servicios o productos comprendidos en una misma clase (art. 58, literal f) y a solicitar la cancelación del registro en puntualización del artículo 76”. [12] 4.
Excepción al derecho de prioridad interna o territorial. Derecho de prioridad Andina o internacional. El artículo 73 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra una excepción al “derecho de prioridad interna o territorial”: el “derecho de prioridad andina o internacional”. Este derecho de prioridad consiste en que la solicitud del registro marcario admitida en alguno de los países miembros, otorga al solicitante la potestad, durante un plazo de seis meses contados desde la fecha de la solicitud, para que pueda solicitar el mismo registro en los otros Países Miembros gozando de prioridad en relación con las solicitudes presentadas dentro de ese lapso.
Lo anterior quiere decir que el solicitante del registro de una marca tiene prioridad respecto de las solicitudes presentadas posteriormente para signos idénticos o similares en relación con productos o servicios de una misma clase, salvo que se trate de una solicitud que hubiese sido admitida en algún otro País Miembro dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de su solicitud.
Sobre el derecho de prioridad andina o internacional, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Es así como en el literal f) del artículo 58 se otorga un rango preferencial a la resolución de las solicitudes que al ser formuladas no concurren en ese momento con ninguna otra, salvo únicamente el caso de una similar andina, que hubiere sido admitida en otro país miembro dentro de los seis meses anteriores, en los términos del artículo 73 de la misma Decisión 85, eventualidad que en el subjudice no ocurre.
(Proceso 26-IP-95. Interpretación prejudicial del 20 de marzo de 1998)” En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior de conformidad con la Disposición Transitoria de la Decisión 486. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.
De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido abrogada y reemplazada por otra antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquélla norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.
Conforme al artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes, porque, además, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión en mención. 3.
Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas, los signos que sean confundibles con otras marcas ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase. 4. La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos. 5.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. La prioridad establecida en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 en caso de concurrencia de solicitudes locales, implica una secuencia cronológica en cuanto al pronunciamiento definitivo de la Oficina Nacional Competente, bien sea de aceptación o de rechazo, salvo las solicitudes andinas amparadas por una prelación, de conformidad con el artículo 73 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al momento de dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002-0214 (8058), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 25.- Vestidos, calzados, sombrerería. [2] Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 184-IP-2005, sentencia de 30 de noviembre del 2005; marca: “OCCIDENTE (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Citadas por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.
DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. [6] Proceso 7-IP-97, sentencia de 07 de julio de 1998. G.O. Nº 412, de 26 de febrero de 1999. Marca: “EBEL SPA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot.
Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [8] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [9] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Proceso 26-IP-95, sentencia de 20 de marzo de 1998, G.O. Nº 344 de 28 de mayo de 1998, marca: “ESCADA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 2-IP-95, sentencia de 19 de septiembre de 1995, G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996, marcas: “LAURA vs LAURA ASHLEY”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] Proceso 2-IP-95, sentencia de 19 de septiembre de 1995, G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996, marcas: “LAURA vs LAURA ASHLEY”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.