GACETA OFICIAL del Acuerdo de Cartagena Año XVI - Número 497 Lima, 18 de octubre de 1999 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 23-IP-99.- Interpretación Prejudicial del artículo 58 literales f), g) e i) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, Ecuador; interpretación de oficio del referido artículo 58 literal h) de la misma Decisión. Expediente Interno No. 53-91, marca “HENNESSY” Proceso 29-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal g) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador, en el Proceso Interno Nº 3242-96-LYM, instaurado por la Empresa EMC CORPORATION, Marca: EMC2 Proceso 30-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal e), 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Ecuador.

Actor: La Internacional S.A. Marca: “DENIM”. Expediente interno 4146-97-LYM Proceso 32-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 2707-299-96-LR, Actor P & A D’ONOFRIO S.A., marca SUBLIME 9 17 23 PROCESO 23-IP-99 Interpretación Prejudicial del artículo 58 literales f), g), e i) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, Ecuador; interpretación, de oficio del referido artículo 58 literal h) de la misma Decisión. Expediente Interno No. 53-91 marca “HENNESSY”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito 3 de septiembre de 1999 requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 58 literales f), g), e i) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Que, la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, ha Que, se plantea la solicitud de interpretación a pedido de la demandada en el proceso nacional instaurado por oposición al registro de la marca de fábrica “HENNESSY”.

VISTOS Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Que, dentro de las consideraciones hechas para esta interpretación, la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito refiere las siguientes situaciones: Que dentro del Estatuto del Tribunal, artículo 61, se establece los requisitos que el solicitante de una Interpretación Prejudicial deberán cumplir, y entre ellos el enviar un informe sucinto de los hechos relevantes dentro del proceso, en este caso se han limitado a enviar copia de la providencia en la cual se suspende el trámite del proceso interno, con el objeto de solicitar al Tribunal Comunitario la interpretación prejudicial, en razón de que este Tribunal se ha manifestado sobre esta falta de envío del informe sucinto, reiteramos lo indicado en el Proceso 1-IP-88 G.O. No. 33 del 26 de julio de 1988.

“Tanto la relación como el informe elaborados por la instancia nacional, orientan al órgano comunitario y permiten que este centre su labor en los aspectos definidos por aquélla, quien es en definitiva la que habrá de aplicar la interpretación del Tribunal al caso concreto. Sin embargo, por vía de amplitud y pese a que no se han cumplido cabalmente todos los requisitos previstos en el artículo 61 del Estatuto, el Tribunal procede a absolver la presente consulta excepcionalmente y en beneficio de la celeridad de la justicia, y ya que es posible extraer y precisar de los documentos remitidos por el juez nacional, tanto las normas de derecho comunitario que tienen relación con el procedimiento principal, como los hechos pertinentes.” Sobre este aspecto el Tribunal se ha pronunciado en el Proceso 1-IP-87, G.O. 28 del 15 de febrero de 1988, en este sentido: “ La exigencia del Estatuto, de que tales hechos se informen al Tribunal de manera sucinta ha de entenderse entonces no en el sentido de que este se ha de pronunciar sobre ellos -lo cual le esta vedado- sino para que, conociéndolos, pueda el Tribunal enfocar u orientar la doctrina de suerte que su interpretación resulte útil para el juez nacional que debe fallar.

De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta, en el inagotable universo de la teoría jurídica e 18/10/99 2.28 inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario.” Con estas observaciones el Tribunal realiza una recopilación de las piezas procesales constantes en el expediente presentado a interpretación: Los actores manifiestan: “a) La sociedad anónima francesa Hennessy & Co. es propietaria de los registros de marcas siguientes: Jas Hennessy & Co, (etiqueta) número 61, de 7 de abril de 1952, renovación número 521 de 20 de noviembre de 1975;

Bras D’or número 531 de 20 de noviembre de 1975.- No obstante lo que dejo señalado, en la página 51 de la Gaceta de la Propiedad Industrial número 230 correspondiente al mes de marzo de 1984, aparece publicada una solicitud de 26 de los propios mes y año, presentada a nombre y representación de Philips Van-Heusen Corporation, de los Estados Unidos de Norte América, número de trámite 3503, encaminada a obtener el registro en el Ecuador de la marca de fábrica denominada “Hennessy”, para proteger artículos de su fabricación; según informaciones y aseveraciones de mi mandante, ni la sociedad anónima Jas Hennessy & Co., ni ninguno de sus personeros que llevan el apellido Hennessy, han impartido autorización de naturaleza alguna para que terceras personas puedan usar ese apelativo en actos públicos ni privados, ni en actividades como por ejemplo el de la propiedad industrial, como es el que nos ocupa.

Con los antecedentes de hecho que dejo expuestos y con los de derecho consignados en el numeral 3 del Art. 6 de la Ley de Marcas de Fábrica y en los literales h) e i) del Art. 58 del Decreto Supremo Número 1257 de 10 de marzo de 1977, promulgado en el Registro Oficial Número 304 de los propios mes y año, presento formal oposición al registro de la marca de fábrica denominada Hennessy solicitado por el señor Dr. Alejandro Ponce y Carbo, a nombre y en representación de Philips Van-Heusen Corporation, a la cual vengo refiriéndome.- Remítase copia certificada integra del expediente de primera y segunda instancia al Tribunal Internacional y suspéndase por un tiempo prudencial el trámite del presente juicio.- Notifíquese.” GACETA OFICIAL Fundamentos de la parte demandada: “b) El Dr. Roque Albuja Izurieta, mandatario de Philips Van-Heusen Corporation, solicita, a través de la Sala, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronuncie sobre si podrán ser objeto de registro como marcas: las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o, solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos y similares.

Los nombres, signos o denominaciones que pueden sugerir vinculación con personas vivas o muertas, instituciones, credos, lugares o símbolos nacionales o que los expongan a descrédito o ridículo. Solicita que sobre la base de ésta disposición de la Decisión 85 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, la Sala solicite la interpretación prejudicial del citado artículo en los siguientes puntos: Si de conformidad con lo establecido en los literales f) y g) del Art. 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es condición indispensable para la procedencia de una oposición, que la marca inscrita y la que pretende inscribirse, protejan idénticos o similares productos.

Si el literal g) del Art. 58 de la referida Decisión, amplia la protección de marcas notoriamente conocidas y registradas en el país y en el exterior, única y exclusivamente a productos “idénticos o similares” y que, por tanto, no cabe oposición en base a marcas que amparan productos de otra clase internacional y que no fueran idénticos o similares, a la marca con fundamento en la cual se plantea una oposición, si ésta fuere notoriamente conocida.

Si de conformidad en el literal i) del citado Art. 58 se entiende por nombre, necesariamente los nombres y apellidos de una persona que lo individualizan y diferencian de otras. Como hechos importantes menciona los siguientes: según el criterio expuesto por mi mandante, Philips Van-Heusen Corporation, el registro de una marca y su protección se extiende a una sola clase internacional, según lo dispone el Art. 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por tanto, la compañía actora carece de legítimo derecho para oponerse al 18/10/99 3.28 registro de la marca de fábrica Hennessy, que protege productos de la clase internacional 25, esto es “ropa, botas, zapatos y zapatillas”, con fundamento en marcas que amparan bebidas alcohólicas y coñac. La legislación ecuatoriana y, concretamente, el Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica, que rigió en el Ecuador desde 1928, disponía que, para que prospere una oposición, la marca en que ésta se basa debe usarse en el Ecuador.

Reparo que la legislación interna podía establecer un precepto como aquel, sin atentar contra preceptos comunitarios, como así lo dispone el Art. 84 de la Decisión 85, que textualmente dice: “Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros”.

El Dr. Alejandro Ponce y Carbo, como anterior mandatario de Philips Van-Heusen Corporation, alega lo siguiente: “1.- La marca Hennessy que se dice estar inscrita no se usa en el Ecuador por lo tanto, la oposición es improcedente, también bajo este aspecto, de acuerdo con lo que ordena el Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica, según el cual, para que prospere una oposición la marca en que ésta se basa debe usarse en el Ecuador.

“2.- Niega que las marcas Hennessy a que se refiere la oposición esten inscritas en el Ecuador. “3.- Niega que las marcas Bras Arme, Bras D’or y la etiqueta Jas Hennessy & Co. sean similares ni confundibles con la marca solicitada. “4.- Alega ilegitimidad de personería del demandante. “5.- Niega todos los fundamentos de hecho y de derecho de la oposición.”

CONSIDERANDO: I COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de GACETA OFICIAL Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso la jurisdicción ecuatoriana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, modificado por el Protocolo de Cochabamba.

II NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal considera que además de las normas cuya interpretación se solicita, debe interpretar, de oficio, por ser pertinente al caso, también el literal h) del mismo artículo 58 de la Decisión 344. Los textos de las normas a interpretarse son los siguientes: Decisión 85 “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares; h) Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas vivas, excepto con su consentimiento escrito; los nombres de personas fallecidas, salvo con el consentimiento de sus herederos y los nombres históricos.

Sin embargo, no se requiere dicho consentimiento cuando se trata de una persona natural que solicita el registro de su propio nombre, siempre que se presente en una forma peculiar y distinta suficiente para diferenciarlo del mismo nombre cuando lo usen otras personas; i) Los nombres, signos o denominaciones que puedan sugerir vinculación con personas vivas o muertas, instituciones, credos, lugares o símbolos nacionales o que los expongan a descrédito o ridículo.” 18/10/99 4.28 III EL RIESGO DE CONFUSION Se establece la “semejanza” entre dos signos, cuando entre los términos comparables existen elementos comunes similares, los cuales pueden provocar la confundibilidad.

El régimen común de propiedad industrial andino, determina como una de las funciones principales de la marca, el ser diferenciadora; es así que el artículo 58 de la Decisión 85, en el literal f), se refiere a la prohibición del registro de marcas confundibles con otras o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado, es decir que para diferenciar artículos o servicios prohibe que coexistan marcas registradas semejantes o idénticas que lleven a confusión a los consumidores.

El signo igual o idéntico no está impedido por si mismo de ser registrable, sino en cuanto induzca a error o engaño al consumidor, por suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, lo que se denomina confusión indirecta. “Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilita su diferenciación, lo que genera la figura del “riesgo de confusión”, evitando que las marcas sean “claramente distinguibles”.

La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase.” (Proceso 09-IP-94, G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995) LA MARCA CONFUNDIBLE La norma de que trata el literal f) de la Decisión 85, protege a una marca de su confusión con otra, siempre que ambas se refieran a productos o servicios comprendidos en una misma clase.

JAS HENNESSY & CO se opone al registro de la marca HENNESSY destinada a proteger los productos de la clase 33, es decir, bebidas alcohólicas, en cambio los productos correspondientes a la marca que desea registrar PHILIPS VAN-HEUSEN CORPORATION, se pertenecen a la clase 25 esto es, vestidos, calzados, sombrerería. GACETA OFICIAL 18/10/99 El cotejo o comparación entre marcas, para determinar el riesgo de confusión depende de la clase o tipo de marca.

Dentro del ordenamiento jurídico positivo se considera tres clases de marcas: denominativas, gráficas y mixtas. La marca HENNESSY es denominativa, “llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.” “Dentro de ésta subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas subjetivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto.” (Proceso 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995) “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág 351 y ss). Para un mejor entendimiento de las situaciones objeto de la presente interpretación prejudicial, importa precisar que en este caso los dos signos son idénticos y por lo tanto confundibles a simple vista, es decir en conjunto, puesto que su semejanza es completamente igual en la tonalidad de los elementos integrantes.

En tratándose de marcas idénticas, el riesgo de confusión es inevitable, V IV CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA SIMILITUD DE LA MARCA Uno de los puntos más difíciles es el de llegar a determinar si entre marcas existe una similitud que pueda colocar al consumidor frente al riesgo de confusión. En cuanto al cotejo o comparación de marcas denominativas, para poder determinar y “decidir si son susceptibles de confusión, se debe tomar en cuenta la visión en conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la unidad fonética.” (Proceso 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995) Las siguientes reglas generales del Derecho Marcario deben ser tomadas en cuenta por el funcionario competente en el momento de realizar el examen técnico respectivo: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 5.28 EL GRADO DE ATENCION DEL CONSUMIDOR Es un factor que debe tomarse en cuenta para el momento de decidir sobre la confundibilidad entre dos marcas, es decir para proceder a la aceptación o negación de su registro. “El consumidor juega un papel importante dentro del derecho marcario; relievándose que precisamente y como protagonista de ese derecho, su opinión es decisiva para llegar a determinar la existencia del riesgo de confusión. En el mundo de los compradores cada persona o cada grupo de personas tiene una reacción diferente ante un producto y su marca, y esa reacción es la que se recoge como impresión y prueba del hecho de que dos marcas aparentemente semejantes o similares pueden producir confusión entre el público.” (Proceso 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995) La jurisprudencia española establece dos tipos de consumidores, el consumidor medio o promedio y el consumidor profesional o especializado.

Este Organo Comunitario andino ha dicho: “ El Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para GACETA OFICIAL 18/10/99 6.28 determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

Por supuesto que, en cuanto a ese fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea, de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto”.

(Procesos 04-IP-88 G.O. No. 39 de 24 de enero de 1989, 04-IP-91 G.O. No. 97 de 16 de diciembre de 1991 y 02-IP-94 G.O. No. 163 de 12 de septiembre de 1994) cer y admitir, al menos que sea discutida. En virtud de la norma en cuestión, entonces la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una “notoriamente conocida y registrada en el exterior”, así no cuente con un registro nacional válido.” VI PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA MARCA NOTORIA EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85 El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos por ella protegidos por parte de los consumidores y de los competidores.

La norma contenida del artículo 58, literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contempla una amplia protección para los signos que reúnan el requisito de la notoriedad, y se encuentren registrados así sea en el exterior, con lo cual se amplía la protección de la notoriedad de estos signos. El Tribunal respecto a la notoriedad de la marca a manifestado en el Proceso 1-IP-87,G.O. No. 28 del 15 de febrero de 1988, lo siguiente: “El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la “marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior”, en relación con “productos o servicios idénticos o similares”, no necesariamente de la misma “clase”, o sea más allá de los límites que establece la “regla de la especialidad”.

“Para la correcta interpretación de esta norma, debe tenerse en cuenta que por “hecho notorio” debe entenderse todo aquél que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinados. Es pues un fenómeno relativo, cuya importancia jurídica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non agent probatione), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe recono- “La marca en éste sentido es la expresión que utiliza el productor o comerciante de un bien para comunicarse con el consumidor La marca frecuentemente se asimila y se incorpora al good will del empresario como parte de su patrimonio, de manera que el valor de la marca está en relación directa con la notoriedad de la misma.

Es un activo patrimonial que la ley marcaría protege.” (Proceso 5-IP-94 G.O. No. 177 de 20 de abril de 1995) VII NOCIÓN DE MARCA NOTORIA La marca notoria adquiere la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos o por un determinado grupo de consumidores de bienes y servicios. Este Tribunal estima pertinente recoger lo dicho acerca de la marca notoria en sus interpretaciones prejudiciales concretadas en los procesos 1-IP-87, 2-IP-94 y 5-IP-94, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988, No. 163 de 12 de septiembre de 1994 y No. 177 de 20 de abril de 1995, respectivamente, cuyas partes comunes se transcriben a continuación: Marca notoria, según esta jurisprudencia “es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.

Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca “renombrada”, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria.

Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente.” GACETA OFICIAL VIII LA OPOSICIÓN FRENTE A LAS OBSERVACIONES Punto importante a esta interpretación prejudicial es el relativo a la oposición, figura regulada por los artículos 65 inciso segundo y 66 de la Decisión 85, que fue sustituida por las Decisiones 311 y 313 y estás a la vez reemplazadas por la 344, Decisión en la cual la oposición es substituida por la figura de la observación. “La oposición fue concebida como el derecho de que gozan los Titulares de una marca notoria o debidamente registrada, para oponerse a la solicitud de registro de otra, cuando parezca que es imitación de aquella.

Bien sea porque la marca que se pretende registrar tiene igual o similar forma gráfica o fonética o, presenta signos de identidad o semejanza susceptibles de causar confusión al consumidor.” (Proceso 02-IP-94 G.O. No 163 de 12 de septiembre de 1994) Las observaciones de conformidad con los artículos 93, 94 y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena puede formularlas cualquier persona que tenga legítimo interés respecto de “la solicitud de registro de una marca cuando sea poseedor de una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” (Proceso 02-IP-99 G.O. No. 163 de 12 de septiembre de 1994) Las observaciones para que puedan ser tramitadas por la oficina nacional competente, deberán en todo caso reunir los siguientes requisitos, a la luz de lo dispuesto en los literales a), b), c) y d) del artículo 94 de la Decisión 344: -“Que la solicitud no se presente en forma extemporánea ni con posterioridad a la petición del registro; -“Que no se fundamente en convenios que no obligan al país miembro de que se trate; y -“Que el solicitante haya demostrado pagar las tasas de tramitación correspondientes.” (Proceso 02-IP-94 G.O. No. 163 de 12 de septiembre de 1994) La figura de la oposición contemplada por la Decisión 85, otorgaba el derecho de oponerse a la solicitud de registro, a cualquier per- 18/10/99 7.28 sona; la nueva figura de las observaciones consagrada en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena confiere ese derecho sólo a la persona que tenga legítimo interés en el registro, lo cual deberá acreditar ante la oficina nacional competente.

IX REGISTRO DE NOMBRES PROPIOS De conformidad con el artículo 58 literales h) e i) de la Decisión 85, no puede ser registrado el signo que reproduzca el nombre completo, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario, salvo con el consentimiento de esa persona o de sus herederos. Añade dicha norma, que cuando se trate de persona natural no se requiere el consentimiento para la solicitud del registro de su propio nombre, siempre que se presente en una forma peculiar y distinta, suficiente para diferenciarlo del mismo nombre cuando lo usen otras personas.

Establece la doctrina la prohibición de registrar nombres propios de personas naturales o físicas, en ese sentido el tratadista Manuel Pachón manifiesta: “Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos.

Por nombre propio se entiende ‘el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia’. “A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el derecho marcario colombiano, equivale únicamente al nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el sólo apellido.

Los nombres geográficos también son nombres propios, pero su regulación legal es diferente ” (Manuel Pachón Muñoz, Manual de Propiedad Industrial, Editorial Temis, 1984, pág 96) El uso de nombres constituye la utilización del nombre completo, es decir, el nombre de pila y el apellido. Si sólo se utilizaría el nombre de pila, no estaríase identificando a una persona específica, por lo que la aplicación del GACETA OFICIAL artículo 58 literales h) e i) no seria posible, puesto que debe tratarse del nombre completo para que el signo sea irregistrable.

Existe otra corriente según la cual los tratadistas establecen que la expresión “nombre” únicamente se refiere al apellido, el cual es la identificación de la persona; surgiendo otra inquietud en cuanto a la aplicabilidad de la norma, considerando que existen muchas personas con el apellido o patronímico “Díaz”, “Vivanco”, etc los que se consideran registrables por ser apellidos comunes, es decir no notorios.

Existiendo excepciones como los apellidos “Kennedy”, “Dalí”, “Guayasamín”, casos en los cuales se ha constituido la figura de la notoriedad por su actuación pública destacada; en estos casos la autorización es necesaria ante la ley, en forma personal o directa o a través de sus herederos hasta del cuarto grado. De esta manera los jueces y tratadistas han concluido, que los únicos que tienen el derecho de registrar su “nombre” como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados.

En consecuencia el “nombre” abarca el nombre de pila y el apellido, es decir el nombre completo. 18/10/99 8.28 1. No procede el registro de una marca que es confundible con otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad y que se refiere a productos y servicios comprendidos en la misma clase. 2.

No será válido el registro de un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida en el país o en el exterior para productos idénticos o similares, así no cuente con un registro nacional válido. 3. La marca notoria es la que goza de difusión y conocimiento por parte de los consumidores de productos o servicios. Puede ser fundamentada la notoriedad de una marca sin necesidad de probarla, ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocerla. 4.

Los nombres completos, es decir el nombre de pila y el apellido o patronímico de las personas naturales o físicas, distintas del peticionario, no pueden ser registrados, al igual que los notoriamente conocidos por el público. En cambio si podrán ser registrados los “nombres” cuando sea el propio titular quien solicita el derecho o sus herederos.

“La norma lo que quiere proteger no es el nombre de una persona sino su expresión exterior, abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, modificado, la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia del proceso No. 53-91.

Pero cuando “el nombre propio por más que tenga peculiaridades especiales o distintivos exteriores, si existe un signo igual o parecido en su pronunciación, escritura, etc., sería irregistrable por la confusión entre los distintivos marcarios.” (Proceso 02-IP-95 G.O. No. 199 de 26 de enero de 1996). En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese con esta sentencia a la Corte Superior de Justicia de Quito, mediante copia sellada y certificada.

Con los antecedentes expuestos, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO GACETA OFICIAL 18/10/99 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO 9.28 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 29-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal g) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador, en el Proceso Interno Nº 3242-96-LYM, instaurado por la Empresa EMC CORPORATION, Marca: EMC2.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En la ciudad de San Francisco de Quito, a los tres días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. VISTOS: La solicitud formulada por el señor Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, en la que requiere la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal g) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se origina la referida solicitud en el Proceso Interno Nº 3242-96-LYM, incoado por la Empresa EMC CORPORATION en impugnación de la Resolución 0955986 confirmatoria de la Resolución Nº 18065 del Director Nacional de Propiedad Industrial, la cual negó la solicitud de la marca EMC2. Que este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial formulada y el Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, lo es para requerirla, en virtud de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Que la solicitud se admite pese a la observancia parcial de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, pues no se ha pre- sentado por la instancia requirente el informe sucinto sobre los hechos relevantes para la interpretación. El Tribunal debe observar que desde los inicios de su funcionamiento, ha prevenido a las instancias consultantes de la importancia del informe sucinto que les corresponde hacer y reiteradamente ha expresado: “Tanto la relación como el informe elaborado por la instancia nacional, orientan al órgano comunitario y permiten que éste centre su labor en los aspectos definidos por aquella, quien es en definitiva la que habrá de aplicar la interpretación del Tribunal al caso concreto.

Sinembargo, por vía de amplitud y pese a que no se han cumplido cabalmente todos los requisitos previstos en el artículo 61 del Estatuto, el Tribunal procede a absolver la presente consulta excepcionalmente y en beneficio de la celeridad de la justicia, y ya que es posible extraer y precisar de los documentos remitidos por el juez nacional, tanto las normas de derecho comunitario que tienen relación con el procedimiento principal, como los hechos pertinentes”.

“ La exigencia del Estatuto, de que tales hechos se informen al Tribunal de manera sucinta, ha de entenderse entonces no en el sentido de que éste se ha de pronunciar sobre ellos -lo cual le está vedado- sino para que, conociéndolos, pueda el Tribunal enfocar u orientar la doctrina de suerte que su GACETA OFICIAL interpretación resulte útil para el juez que debe fallar.

De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario”.1 El requerimiento contenido en el artículo 61 literal c) del Estatuto del Tribunal, concordado con las prescripciones de la parte final del artículo 31 de su Tratado de Creación, obliga al Juez comunitario consultante a incluir en la solicitud “un informe sucinto de los hechos que el solicitante -entendiendo por tal el organismo judicial que formula la consulta- considere relevantes para la interpretación”; informe que no podría ser considerado como adecuadamente realizado sin el examen y conocimiento previo de todos los hechos pertinentes que aparezcan en el proceso interno, incluidos los aportados por la administración demandada, y no sólo los presentados por la actora.

Así lo ha dejado sentado este Tribunal en reiterada jurisprudencia. Este Tribunal a fin de facilitar la interpretación requerida por la alta instancia consultante procede por su parte a resumir los hechos tal como se desprenden de la demanda y de otros recaudos procesales y que son los siguientes: Resoluciones impugnadas La resolución cuya nulidad se demanda fue dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 29 de mayo de 1996 con el número 0188065, por la que deniega el registro de la marca solicitada, porque “acorde con las causales del artículo 83 literal g), la denominación MC2 no es registrable para el tipo de productos que pretende proteger ya que es el enunciado de la teoría de relatividad propuesta por el científico Albert Einstein.

Interpuesto recurso de reposición éste fue denegado mediante Resolución 0955986 de julio 1 Ver Interpretación Prejudicial 1-IP-88, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1984-1988, pág. 126. Ver Interpretación Prejudicial 1-IP-87, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1984-1988, pág. 105. 18/10/99 10.28 4 de 1996 por el Director Nacional de Propiedad Judicial ratificando el contenido de su anterior resolución. Fundamentos de la demanda Alega la demandante que constituye una “motivación errada” la de la resolución impugnada, por cuanto EMC2 en modo alguno constituye o significa la fórmula de la teoría de la relatividad expuesta por el científico Albert Einstein, ya que el signo solicitado no es una ecuación ni representa nada desde el punto de vista matemático sino que se trata más bien de un conjunto de letras y un número agrupado de modo característico y distintivo como signo para diferenciar productos.

Sostiene que la fórmula de la teoría de Einstein debe expresarse “E = MC2” mientras que la marca solicitada es “EMC2” y que en ella no hay el signo de igualdad que es lo que los diferencia y hace que la primera constituya una fórmula siendo la segunda una simple marca de fábrica, ya que sin el signo de igualdad no hay ecuación matemática, porque la fórmula es “Energía ES IGUAL a Masa POR velocidad de la luz al cuadrado”.

Contestaciones a la demanda El Procurador General del Estado niega, pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, la cual considera improcedente, alegando la legitimidad del acto administrativo por provenir de autoridad competente y estar ajustada al derecho, pues la Dirección General de Propiedad Industrial es la Oficina Nacional Competente.

Por su parte, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, considera que el actor impugna erradamente la Resolución 018065 de 29 de mayo de 1995, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual rechaza el registro de la marca de fábrica “EMC2” y aduce como excepciones la interpretación prejudicial previa, la legalidad y validez de la resolución impugnada y niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta.

CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL I. COMPETENCIA Este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, que vayan a ser aplicadas por el Juez Nacional como lo es en este caso la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, Organo Judicial también competente para solicitarla conforme a lo prescrito en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 18/10/99 11.28 Consecuentemente, este Tribunal Comunitario procede a interpretar las anteriores normas, para lo cual se refiere a los siguientes puntos III.

DEBIDA MOTIVACIÓN Según la norma del artículo 95 de la Decisión 344, cumplidas las formalidades administrativas pertinentes y vencido el plazo para contestar las observaciones si se hubieran presentado, la oficina nacional competente debe decidir sobre las observaciones sobre la concesión o denegación del registro, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

II. NORMAS A INTERPRETARSE Las normas cuya interpretación se requiere son las siguientes: Respecto a esta última obligación el Tribunal ha dicho lo siguiente: “La motivación de los actos administrativos reflejan las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyen su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” 2 DECISIÓN 344 Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento.

Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. En el presente caso, la resolución impugnada se limita a señalar que la causal de irregistrabilidad es la del artículo 83 literal g), porque la denominación EMC2 es la misma que el enunciado de la teoría de la relatividad propuesta por el científico Albert Einstein.

Este presupuesto adolecería en inexactitud, en la medida en que el referido signo fuera reproducción de 2 Proceso 4-AN-97, Gaceta Oficial 373 del 21 de septiembre de 1998. GACETA OFICIAL 18/10/99 la famosa ecuación de Einstein, por lo que se produciría una indebida o errónea motivación. tificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible el proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial”. 4 IV.

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE El artículo 81 de la Decisión 344 exige que para que un signo pueda ser registrado como marca debe ser perceptible, tener suficiente distintividad y ser susceptible de representación gráfica; por tanto, si el signo no reúne esos tres requisitos no puede constituirse en marca pero, por otro lado, hay signos que reuniendo tales requisitos no pueden ser registrados en razón de incurrir en alguno de los impedimentos señalados en los artículos 82 y 83 de la indicada Decisión. V. PERCEPTIBILIDAD DEL SIGNO Al exigir la Ley comunitaria que el signo sea “perceptible” está haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento a través de la percepción de los estímulos externos. VI.

LA DISTINTIVIDAD La función esencial que tiene la marca, es la de distinguir unos productos o servicios de otros y a su vez que el público consumidor los distinga, si la marca no cumple este requisito no tendría la capacidad necesaria para ser distintiva. “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con el o con sus características.

Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno y lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo o producto existe una menor relación”. 3 “El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca.

En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial la marca opera como un mecanismo de iden3 Proceso 27-IP-95, Gaceta Oficial 257 de 14 de abril de 1997. 12.28 VII. REPRESENTACIÓN GRÁFICA La susceptibilidad de representación gráfica consiste en “una descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga facultad expresiva de los anteriormente señalados”. 5 El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. VIII. IRREGISTRABILIDAD DE TÍTULOS DE OBRAS QUE SEAN OBJETO DE UN DERECHO DE AUTOR El literal g) del artículo 83 de la Decisión 344, prohibe el registro como marca de “los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento”.

De este literal deduce la administración que la fórmula clásica de la teoría de la relatividad enunciada por el científico Albert Einstein, tiene la calidad de un título de una obra científica que como tal estaría protegida por un derecho de autor y que para su reproducción o uso como marca requeriría el consentimiento de su autor, o en su defecto, de sus causahabientes.

Cabe señalar que la propia Decisión 344 en su artículo 6, no considera como invención a los 4 Prof. Otero Lastres José Manuel “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Seminario Internacional, Quito y Trujillo, julio de 1996. 5 Alemán, Marco Matías “Marcas”, Santafé de Bogotá, Image Control, 1994, pág.

77. GACETA OFICIAL descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, los cuales no gozan del privilegio de exclusividad y por tanto, no son objeto de protección por el derecho de autor, el cual según el artículo 7 ampara exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras, pero no las ideas contenidas en las mismas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.

Este Tribunal Comunitario considera que la letra de la disposición contenida en el artículo 83, literal g) de la Decisión 344, resulta confusa y poco técnica en su redacción, por lo que no logra concretar una disposición ajustada ni a la materia de propiedad industrial, ni a la de derecho de autor, lo cual acarrea el riesgo de una interpretación de la norma en disconformidad con los principios generales que orientan ambas disciplinas jurídicas.

Es tal su redacción que si se llegara a extremar la interpretación literal de esa norma, se podría desembocar en conclusiones absurdas como la de que no cabría el registro como marca del título de una obra sin el consentimiento del titular del derecho sobre ella, pero sí procedería en cambio, el registro de la obra misma sin necesidad de autorización, con base en el inaceptable argumento de que el impedimento legal se refiere sólo -“literalmente” hablando- al “título” y no a la “obra”.

Dicho por vía ejemplificativa, la interpretación literal conduciría al absurdo de que no se podría registrar como marca el título de una obra del pintor Guayasamín, sin que mediara su consentimiento, pero sí se podría obtener el registro de la propia obra como signo distintivo de un producto o servicio, sin que mediara el consentimiento del titular de la obra misma, lo cual evidentemente es un contrasentido.

Con base en el razonamiento anteriormente expuesto, el Tribunal formula las siguientes consideraciones, en relación con el caso específico, destinadas a orientar la sentencia definitiva del juez nacional consultante: Debe el Órgano Judicial Andino interpretar adecuadamente la normativa comunitaria sobre la materia relativa al caso de autos, para desentrañar la auténtica finalidad de la misma.

Observa al respecto el Tribunal que aun admitien- 18/10/99 13.28 do que pudiera aplicarse a las marcas la regla general de la admisibilidad, ésta se encuentra condicionada como tal por las excepciones de irregistrabilidad taxativamente consagradas en dicha normativa. Además de que, aun con arreglo a los más estrictos principios procesales, si bien la taxatividad impide al juez -y al intérprete en general- añadir otras excepciones a la lista establecida numerus clausus por el legislador, no le está vedado en cambio a aquél en la solución del caso concreto, admitir también supuestos de hecho idénticos a los contenidos en las causales fijadas taxativamente por la norma.

El derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial -como lo dispone, por ejemplo, la ley española, que es seguida de cerca en ese sentido por la peruana-, lo que quiere decir entonces que los derechos de propiedad industrial son también independientes y así mismo, compatibles con los del autor.

Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial. En consecuencia, resulta pertinente citar lo que al respecto comenta la autorizada doctrina: Para Armando SCIARRA, las ideas no son protegibles “sino que lo protegible es la expresión concreta y exteriorizada de esa idea y que una idea puede ser objeto de infinitos desarrollos y formas de presentación, lo que les imprime la característica de ser todas ellas obras independientes y susceptibles de protección”.

Continúa: “ no debemos olvidar que el principio de la protección marcaria no está basado en la creación, sino en la utilización. Una marca para ser tal, no necesita ser una creación original, una obra de fantasía absoluta, sino como decía el Maestro Breuer Moreno, el signo más banal puede constituirse en marca, a condición de que no haya sido utilizado antes por un tercero para distinguir los mismos o similares productos o servicios”.

Concluye el reputado autor con la siguiente cita de Alberto CASADO CERVIÑO: GACETA OFICIAL “ se acepta e incorpora en nuestro Derecho Positivo la tesis doctrinal y jurisprudencial que defendía la posibilidad o, al menos, la conveniencia de proteger un mismo bien a través de varios sistemas de protección simultánea. La protección simultánea o acumulación supone, como ha sido resaltado, invocar para su protección, bien los distintos sistemas existentes en el Ordenamiento Jurídico, al mismo tiempo o bien uno solo de éstos.

Y que esta decisión quede en manos del titular del bien que podrá optar, a su elección por las diversas posibilidades de las que dispone. Y más adelante agrega: ‘ carácter acumulativo de la protección plural de que puede gozar el titular de un bien inmaterial, constituye la vía para resolver las distintas posibilidades de colisión o concurrencia entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual”.

Al respecto comenta, además, que en el derecho uruguayo “ambas protecciones: la emergente del Derecho de Autor y la que surge del régimen de Propiedad Industrial, pueden invocarse simultáneamente, siendo el titular libre de utilizar los dos regímenes o de elegir el que considere más adecuado y conveniente para la situación dada. No vemos en nuestras normas de Derecho Positivo, ningún inconveniente para ello”. 6 Ricardo ANTEQUERA PARILLI comenta asimismo: “ el Acuerdo sobre los ADPIC emplea la expresión ‘propiedad intelectual’ para referirse tanto al derecho de autor como a los derechos de propiedad industrial, en una acepción amplia que no está referida a una disciplina, sino a un espacio jurídico que abarca diversas áreas, cada una de ellas con su propia autonomía científica y sus particulares características”.

“En ese marco tan amplio caben los derechos conexos, los derechos de propiedad industrial que, a su vez, se han dividido tradicionalmente en dos grandes ramas” el ‘derecho marcario’, atinente a los signos distintivos en la industria, el comercio y los servicios”. 6 Memorias del Tercer Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Tomo I, Montevideo-Uruguay, 1997. 18/10/99 14.28 “Entre el derecho de autor y el derecho invencional existe como común denominador que el objeto de la protección es una aportación creadora, en el primer caso una obra literaria o artística, y en el segundo, una invención aplicable a la industria”.

Al respecto, considera el mencionado autor que entre estas disciplinas se presentan “zonas fronterizas”, que hacen posible la protección por cada una de ellas, bajo diferentes ópticas y con distinto contenido, de un mismo bien intelectual”. 7 De lo anterior se desprende que una obra puede ser protegida al mismo tiempo por el derecho de autor o como marca y así mismo, que un signo distintivo marcario pueda constituir también una obra o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa.

Pero esa independencia y posible simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre otro -salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca una prevalencia, que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación pero en sus respectivos ámbitos.

De lo expuesto resulta concluyente que lo que la Decisión 344 prohibe en el literal g) del artículo 83 es el registro como marca de aquellos signos que consistan en títulos de obras literarias, artísticas y científicas, cuando éstos a su vez sean objeto de un derecho de autor, correspondiente a un tercero en razón de ser el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.

En el caso sub judice la fórmula de Eistein, que se la considera reproducida en el signo solicitado como marca, no es en sí objeto de un derecho de autor y por lo tanto, no cabe que se exija el consentimiento de su autor o de sus causahabientes. 7 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “El Nuevo Derecho de Autor en el Perú”, Primera Edición, Lima-Perú, Perú Reporting, Lima, 1996, págs. 76-79.

GACETA OFICIAL 18/10/99 15.28 En el presente caso el Juez debe determinar fundamentalmente: ellas protección o propiedad alguna, aun cuando sean novedosas” 8 - Si existe una obra protegible por el derecho de autor. También conforme al principio citado, el derecho de autor, no confiere ningún monopolio de explotación sobre los descubrimientos científicos, por mucho mérito intelectual que resulte de su constatación, como bien lo ha aclarado Antequera Parilli, al afirmar que: - Si se trata de “un título” que goza de protección independiente de la obra o conjuntamente con ella.

“( ) Ante un descubrimiento científico, el autor del hallazgo podrá escribir una obra sobre su investigación, la cual quedará protegida por el derecho de autor en cuanto a la forma de expresar sus ideas, pero no podrá impedir que el resultado de su trabajo pueda ser aprovechado en la práctica, o que a partir de él se logren inventos o soluciones técnicas”. - Si todo título de una obra es objeto del derecho de autor y si cabe que una fórmula matemática pueda ser objeto de protección por el derecho de autor - Si determinado título de una obra literaria artística o científica (en este caso una fórmula matemática) puede no estar protegida por el derecho de autor.

De tal manera que si no existe obra o si el título que pretende distinguir a un producto o servicio, no está protegido por el derecho de autor, no sería de aplicación la prohibición a que se refiere el artículo 83, párrafo g) de la Decisión 344. IX. LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS LITERARIAS, ARTÍSTICAS Y CIENTÍFICAS CONFORME A LA DECISIÓN 351 La protección por el derecho de autor recae sobre las “obras” literarias, artísticas o científicas.

Como es universalmente aceptado la obra está protegida por su forma de expresión y no por su contenido, razón por la cual, el articulo 7 de la Decisión 351 aclara que “queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras”. El derecho de autor, pues, no protege las ideas como tales sino el ropaje con que ellas se visten.

En ese sentido apunta Delia Lipszyc: “Desde los albores del estudio de la materia, existe una coincidencia generalizada en que el derecho de autor sólo protege las creaciones formales y no las ideas contenidas en la obra. Las ideas no son obras y, por ende, su uso es libre. No se puede adquirir sobre “Y es que el descubrimiento científico no es una invención, ni una obra: se trata de un encuentro con algo que ya existe en la naturaleza”. 9 De allí entonces que una teoría, por muy brillante que sea, y que verifique una realidad existente en la naturaleza, no constituye una obra en sí misma, sino solamente la forma como el autor (en este caso, descubridor), detalle o explique sus características o su veracidad.

Por ello, tampoco constituyen obras en sí mismas las fórmulas matemáticas, físicas o químicas (como tampoco las reglas de un juego, los planes financieros o los recetarios de cocina), de suerte que cada una de ellas puede ser explicada o detallada por diferentes autores, cada uno con su propia individualidad, por muchos méritos y reconocimientos científicos que en el ámbito académico tenga el primero que las haya descubierto, aplicado o demostrado.

La fórmula que explícita una teoría científica no constituye una obra en sí misma y, por tanto, sería de libre aprovechamiento. Otra cosa es la apropiación ilícita de la forma de expresión con que el autor la explica o detalla, o la manera 8 LIPSZYC Delia “Derecho de Autor y Derechos Conexos”, Buenos Aíres 1993, pág. 62. 9 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “Derecho de Autor”, Segunda Edición, Tomo I, Caracas 1998, pág.

62. GACETA OFICIAL individual como demuestra su veracidad, aunque no su aplicación práctica. X. CONDICIÓN NO AUTORAL DE LAS FÓRMULAS MATEMÁTICAS El literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 que prohibe registrar como marcas los títulos, que sean objeto de protección por el derecho de autor, de las obras literarias, artísticas o científicas, no puede aplicarse en el presente caso porque no se corresponde con una obra, sino con una fórmula que como tal no está protegida por el derecho de autor, además de tomar en cuenta que en el caso concreto no existe identidad, ni posibilidad de inducir a confusión, entre el enunciado de la fórmula que explica la teoría de la relatividad (E=MC2) y la marca solicitada (EMC2) para distinguir a sistemas inteligentes que poseen procesadores, memorias, programas de software y unidades de almacenamiento de información, pues no podría imaginarse que el público al cual van dirigidos esos productos puedan pensar que ellos han sido creados o desarrollados por el científico Albert Einstein o que sirven para explicar su teoría de la relatividad.

Si bien nadie duda que fue el señor Albert Eistein quien descubrió y enuncio la teoría de la relatividad, la que constituye una inapreciable contribución al desarrollo de la humanidad, no es la fórmula demostrativa de esa teoría, la que constituye una “obra”, en el sentido del derecho de autor, sino simplemente la forma como Einstein la describió, explicó, detalló, ilustró o justificó, de suerte que ningún monopolio de exclusividad obtuvo sobre el enunciado en sí mismo, ni tampoco facultad alguna para impedir que otros la utilizaran para describir, explicar, detallar, ilustrar o justificar, con su propia forma de expresión, la mencionada teoría, o para excluir a terceros en su posible aprovechamiento industrial o comercial.

XI. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y CONCESIÓN O DENEGATORIA DE LA MARCA El artículo 96 de la Decisión 344, cuya interpretación se ha solicitado, señala que una vez vencido el plazo que posibilita la presentación de observaciones si éstas no se hubieran presentado, corresponde a la Oficina Nacional Competente proceder a realizar el examen de regis- 18/10/99 16.28 trabilidad y como consecuencia de este examen, otorgar o denegar el registro de la marca solicitada.

Este hecho debe, en todo caso, ser comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. Con base en las anteriores consideraciones, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. El derecho de autor constituye un derecho independiente aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Esa independencia y compatibilidad es la que permite que un mismo bien inmaterial pueda encontrarse protegido simultáneamente por el derecho de autor y por el derecho de propiedad industrial sin que ello signifique que un derecho prevalezca sobre el otro, sino que cada uno de éstos proporciona a su titular un derecho exclusivo en cada uno de sus ámbitos. 2.

El párrafo g) del artículo 83 de la Decisión 344, prohibe el registro como marcas de aquellos signos que consistan en títulos de obras literarias, artísticas y científicas, o personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste. 3. El derecho de autor solamente protege las formas de expresión que cumplan con el requisito de la individualidad, es decir, las formas como el autor describe y detalla las ideas, pero no éstas en sí mismas, ni el contenido ideológico de las obras científicas o su aprovechamiento industrial o comercial. 4.

El enunciado de una fórmula o de una teoría científica constituido por un conjunto de símbolos (letras o números) expresados en forma de ecuación, no constituye por sí mismo una obra, sino que lo que protege el derecho de autor es la forma de expresión a través de la cual se explica o describe la aplicación de la fórmula o la justificación de la teoría. 5.

Si una obra por su forma de expresión tiene por título el enunciado de una fórmula, GACETA OFICIAL 18/10/99 dicho título se encontrará protegido por el derecho de autor únicamente, pero ello no puede impedir su uso por terceros para desarrollar con su propia forma de expresión otras obras que expliquen la misma fórmula o teoría. Notifíquese al nombrado Tribunal ecuatoriano la presente interpretación prejudicial, mediante copia certificada.

Remítase igualmente, copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación oficial. 6. Aún en el caso de existir una obra protegida identificada con un título equivalente al enunciado de una teoría o a una fórmula o ecuación, no puede impedirse a terceros su uso a título de marca si no atenta contra los “usos honrados” ni existe posibilidad alguna de confusión entre el mencionado título de la obra y los productos o servicios que se pretenden distinguir con signo idéntico o similar.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación del Ordenamiento Jurídico Andino al dictar la respectiva sentencia en el Proceso Interno Nº 3242-96-LYM. 17.28 Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO N° 30-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal e), 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Ecuador.

Actor: La Internacional S.A. Marca: “DENIM”. Expediente interno 4146-97-LYM. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 03 de septiembre de 1999 VISTOS: La solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal e), 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Ecuador, requerimiento efectuado el 2 de julio de 1999, dentro de su procedimiento interno No. 4146-97-LYM, propuesto por el Gerente General de La Internacional S.A. en contra del Director Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador.

El artículo 61 del Estatuto del Tribunal establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes de Interpretación Prejudicial, los cuales se observa que no se han cumplido a cabalidad por parte del solicitante, ya que si bien se adjunta la copia de la providencia en la que la respectiva Sala suspende el procedimiento y se solicita al organismo comunitario la interpretación prejudicial, omite realizar un informe sucinto de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación. Al respecto el Tribunal en sentencias anteriores ha manifestado: GACETA OFICIAL “Que si bien este documento (la demanda) procedente de la sociedad demandante ha sido remitido a este Tribunal por el juez nacional en calidad de ‘informe sucinto’ de los hechos para la consulta prejudicial, no es propiamente el informe a que se refiere el artículo 61, producido por el mismo juez o Tribunal que formula la consulta, como sin duda lo quiere la citada norma, se lo acepta, porque a criterio del Tribunal resulta suficiente como relato de los hechos básicos pertinentes, sin que tal aceptación haya de constituir precedente válido para futuros casos”.

(añadido nuestro: “la demanda”). “ La exigencia del Estatuto, de que tales hechos se informen al Tribunal de manera sucinta, ha de entenderse entonces no en el sentido de que éste se ha de pronunciar sobre ellos -lo cual le está vedado- sino para que, conociéndolos, pueda el Tribunal enfocar u orientar la doctrina de suerte que su interpretación resulte útil para el juez que debe fallar.

De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario”.1 La función de este Tribunal, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el significado para precisar su alcance jurídico; función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia. La Interpretación Prejudicial, no es una prueba, sino que es una solemnidad “indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, el que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación”2.

Pese a la presente insuficiencia, el Tribunal procede a realizar un informe sucinto de los hechos constantes en las diferentes piezas procesales: 1 Proceso 1-IP-87 G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988. 2 Proceso 1-IP-96. 9 de diciembre de 1996. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo V. pág.: 217. 18/10/99 18.28 De la demanda se desprenden los siguientes hechos: 1.

La Internacional S.A. a través de su representante legal presentó ante la Dirección de Propiedad Industrial, el 23 de agosto de 1993, la solicitud de registro como marca de fábrica, de la denominación “DENIM” para proteger productos de la clase internacional 24. 2. El 21 de marzo de 1994, el representante de Textiles Nacionales S.A. (TENASA) presentó observación al registro de la marca. 3.

Mediante Resolución N° 0959228 de 30 de mayo de 1997, se niega la solicitud de registro de la marca de fábrica en referencia y por tanto ordena archivar el expediente, fundamentándose en que la denominación solicitada contraviene el artículo 82 literal e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4. Considera el actor, que se presenta una interpretación errónea e indebida de las normas legales, “ya que no es verdad que el término ‘DENIM’ sea una denominación de uso común y corriente.

Tampoco es verdad que dicho término identifique a un tipo de tela”. Que, “No podemos decir que un color puede describir un género y menos aún un tipo de tela ” Por su parte el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, al contestar la demanda expresa: 1. Que la Resolución impugnada guarda conformidad con el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida. 2.

Niega pura y simplemente, los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegadas a la Ley ni a la realidad. Consta, además la Resolución 0959228, expedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 30 de mayo de 1997, con la cual niega el registro del signo DENIM aceptando la observación presentada por Textiles Nacionales S.A. cuya demanda se fundamenta GACETA OFICIAL 18/10/99 “en el hecho de que su representada comercializa telas ‘ÍNDIGO o DENIM’, para la fabricación de ‘blue jeans’.

Es así, que estas telas, conocidas como jeans tienen el clásico color ‘índigo’ y son conocidas también como DENIM. El término DENIM, es ampliamente conocido en la industria textil, con el cual se identifica a la tela para ‘blue jeans’”. 19.28 para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. Estos argumentos son aceptados en la mencionada resolución y además se expresa en el considerando tercero: “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” “Que permitir el uso exclusivo de un término que constituye una denominación de uso común y corriente al que todo el sector especializado en telas lo usa para distinguir ese color, sería consentir un acto de competencia desleal por la desventaja para todo el sector textil”. 2.- DEFINICIÓN DE MARCA.1.- NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE: Se define marca como: Que las normas del derecho comunitario que deben interpretarse son las siguientes: “Un signo característico con que el industrial, el comerciante, o el agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola; la marca se identifica con el producto que distingue y desde luego cuanto mejor es la difusión y aceptación de este producto, mayor valor adquiere aquella para su titular.

Simultáneamente la marca sirve para propender a esa difusión, que fácilmente es recordada por la clientela”3. Decisión 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa”4. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) Jorge Otamendi, por su parte define la marca como: “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” “Artículo 95.

Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario “El signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Esta simple definición puede completarse con otras funciones que 3 Breuer Moreno citado por Alejandro Ponce Martínez, en “Bases de la Propiedad Intelectual”, Fundación Antonio Quevedo, pág.: 35. 4 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág.

13. GACETA OFICIAL 18/10/99 20.28 la marca cumple La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios”5. La facultad distintiva de la marca, es la más importante, ya que una marca está llamada a distinguir un producto o servicio de productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Así lo ha manifestado la doctrina: Baumbach y Hefermehl, citados por Bertone, señalan que: “Acorde con la doctrina general, consideramos que uno de los requisitos que necesariamente debe reunir una marca es el de su carácter distintivo, el cual determinará su función esencial destinada a identificar un producto o servicio entre productos o servicios de una misma especie o clase ofrecido por los competidores”7.

“La marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otras empresas”6. Al respecto, este Tribunal ha dicho: De las definiciones mencionadas, y especialmente de aquella contenida por el art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión, cuyo análisis se desarrolla en el siguiente punto, se desprende que la marca se caracteriza por ser un bien inmaterial, destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, representada por un signo, que por ser intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. 3.- REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA CONSIDERARSE COMO MARCA El inciso segundo del art. 81 de la Decisión 344, ya transcrito, al definir lo que es marca, dice: “Que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad.

La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para ‘distinguir’ productos o servicios de la misma especie. Cuando la marca es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca”8.

El segundo requisito, se refiere a la perceptibilidad, es decir la facultad de los signos para ser captados por los sentidos: “Un signo que sea imperceptible, esto es, que no pueda ser apreciado por los sentidos, no podría constituir marca por la imposibilidad física o material de que el consumidor pueda apreciarlo, compararlo, examinarlo y diferenciarlo de otros signos. La perceptibilidad es consecuencia lógica de la expresión material que el titular de la marca debe impregnar en los productos o en sus envases, para que el consumidor adquiera la capacidad de receptarlos y de solicitarlos.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. De esta norma legal se desprende claramente los requisitos intrínsecos que debe reunir un signo para ser considerado como marca bajo el régimen de la Decisión 344, que son: la distintividad, la perceptibilidad y la capacidad de representación gráfica. 5 Otamendi Jorge: “Derecho de Marcas”.

Buenos Aires. 1995. Segunda Edición. pág.: 7. 6 Bertone Luis Eduardo. “Derecho de Marcas”. Tomo I. pág. 15. Ed. Heliasta S.R.L. “La marca es un bien inmaterial que requiere para que cumpla sus fines, de una identi- 7 Zuccherino Daniel: “Marcas y Patentes en el Gatt”. Buenos Aires. 1997. Ed. Abeledo-Perrot. pág.: 81 8 Proceso 18-IP-97.

Sentencia del 17 de febrero de 1998. Marca: “World Cup France”. Ratificado en el Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” GACETA OFICIAL 18/10/99 21.28 dad material y lograr de este modo su función identificadora”9. pios del lenguaje técnico que se utilizan en ciertas actividades”11 El último requisito es una condición formal exigida por el artículo 81 de la Decisión 344, con fines operativos, es decir de archivo, de impresión y de procedimiento.

Es de esta forma que el titular de la marca trasmite en forma material el contenido, la forma, las dimensiones y características del signo, lo cual permitirá más tarde, con la publicación que se exige por la norma, que sus competidores puedan conocer y apreciar el signo y establecer las similitudes y diferencias con uno ya registrado o que se haya solicitado su registro, para que de ser el caso se lo impugne a través de los trámites establecidos en la norma comunitaria10.

En anterior sentencia, el Tribunal de la Comunidad Andina ha expresado: “Estas prohibiciones se contemplan en los incisos d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, y se derivan, como se dice anteriormente, del concepto de marca acentuada en su función esencial de identificar un producto o servicio de un empresario, de otro u otros similares o idénticos pertenecientes a diferentes empresarios.

Si la marca consistiera en la denominación genérica o usual con la que se conoce al producto que la marca va a proteger, o describiera sus cualidades, características, calidad, cantidad o valor, etc., el signo perdería su cuño distintivo que llegaría a confundirse el signo con el producto o con la descripción de aquello que es esencial del mismo.

No habría distintividad de los productos frente al signo, y al carecer de esa particularidad, perdería su función diferenciadora y su condición de registrable. 4.- PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE SIGNOS GENÉRICOS, COMUNES, USUALES O DESCRIPTIVOS Además de reunir los requisitos señalados, un signo para poder ser registrado como marca no debe estar incurso en alguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

“La marca concede al titular el derecho exclusivo a su signo para el producto que lo protege. La exclusividad del uso descarta que palabras o denominaciones o signos genéricos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público puedan ser registrados, porque de permitirse el registro se estaría permitiendo la usurpación diaria de la marca, porque al ser esas denominaciones las genéricas o usuales, no se puede impedir que el público en general las siga utilizando para referirse a esos productos.

Hacerlo constituirá el monopolio del uso de unos términos necesarios para todos en beneficio de unos pocos. La inscripción del registro con el carácter de exclusivo evita, precisamente, aventajar a unos productores con marcas cuyas denominaciones no son creaciones propias sino que pertenecen al uso común”12. En el artículo 82 literal e) se prohibe el registro como marca de un signo que consista “exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.

Esta prohibición hace referencia a las designaciones necesarias, es decir aquellas palabras que son entendidas y reconocidas por el público en general o por las personas que se desenvuelven dentro del campo donde se utiliza la misma como el nombre o designación del producto o servicio. No importa si el producto o servicio tiene una o varias designaciones, ninguna de ellas podrá registrarse como marca.

“Para determinar si una palabra es designativa, la misma no sólo puede surgir de un diccionario, pueden tratarse también de palabras de idiomas extranjeros o términos pro- 9 Proceso 13-IP-98, 20 de marzo de 1998. Marca: “El Rosal”. 10 Criterio sostenido en el Proceso 1-IP-98. Sentencia del 17 de abril de 1998. 11 Zuccherino Daniel: “Marcas y Patentes en el Gatt”.

Buenos Aires. 1997. Ed. Abeledo-Perrot. pág.: 103. 12 Proceso 33-IP-95. Sentencia del 15 de noviembre de 1996. Marca: “PANPAN PAN PAN”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo V. pág.: 205-206. GACETA OFICIAL 18/10/99 22.28 5.- EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS.- del signo, constituye una obligación que debe ser cumplida antes de otorgar el registro.

La responsabilidad del estudio de un signo para poder ser registrado corresponde a la autoridad administrativa de la oficina nacional competente, y será este funcionario el que determine si un signo puede ser registrado o no como marca, pero aunque este criterio sea “discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta”13.

“No puede entenderse que el examen de fondo debe practicarse sólo cuando presenten ‘observaciones’ ni que se pueda omitir en caso de inexistencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es el de que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue el registro. “La presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de requisitos que debe reunir el signo al tenor del art. 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones de los arts. 82 y 83 ”14.

En una anterior sentencia, éste órgano comunitario al referirse al examen de registrabilidad, ha manifestado: “En el trámite del registro de una marca, una vez calificada la solicitud por haber cumplido los requisitos formales (art. 92), la Oficina Nacional Competente debe proceder a su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. De esta manera la norma comunitaria protege intereses legítimos de terceros al permitirles presentar ‘observaciones’, a la solicitud de una marca dentro de los 30 días hábiles improrrogables contados desde la fecha de la publicación (art. 93).

En caso de existir observaciones y admitidas éstas, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario. “Cumplido el plazo de 30 días, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación de la marca. “En caso de que no se presenten observaciones, el artículo 96 ha previsto que la ‘Oficina Nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

“La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente o al administrador para proceder al examen de fondo sobre registrabilidad 13 Proceso 1-IP-87. Sentencia del 3 de diciembre de 1987. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Tomo I. pág.: 116. Criterio ratificado en el Proceso 22-IP-96. Marca: “Expomujer”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Tomo V. pág.: 365. Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. El requerimiento contenido en el artículo 61 literal c) del Estatuto del Tribunal, obliga al juez nacional consultante, a incluir en la solicitud “un informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación”; informe que no podría ser considerado como adecuadamente realizado sin el examen y conocimiento previo de los antecedentes que aparezcan en el proceso interno. 2.

Un signo para poder ser registrado validamente como marca, debe reunir los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344, es decir ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. 3. Además de reunir los requisitos señalados, los signos no deberán encontrarse en las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

La prohibición establecida en el artículo 82 literal e), que hace referencia a las denominaciones genéricas, determina que estas no pueden 14 Proceso 11-IP-98. Sentencia del 3 de mayo de 1998. Marca: “PAVCO NÚCLEO CELULAR”. GACETA OFICIAL 18/10/99 ser registradas por carecer de suficiente distintividad. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE 4.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente o al administrador para proceder al examen de fondo sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que debe ser cumplida antes de otorgar el registro. Juan José Calle y Calle MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en el proceso interno. Notifíquese a la nombrada Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Ecuador, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. 23.28 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo Secretario TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 32-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 2707-299-96-LR, Actor P & A D’ ONOFRIO S.A., marca SUBLIME. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, querimiento del tercerista beneficiario, dentro del expediente interno Nº 2707-299-96-LR. En la ciudad de San Francisco de Quito a los ocho días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. Que la solicitud se admite a trámite pese a la observancia parcial de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.

VISTOS: Procede a absolverla, advirtiendo el no cumplimiento de la presentación del informe sucinto sobre los hechos relevantes para la interpretación, ofreciendo sin embargo, un resumen de los planteamientos pertinentes de las partes ante el Juez Nacional. Que el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Primera Sala, por oficio Nº 193-TCA-DQ-P de 14 de julio de 1999, solicita a este Tribunal, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a petición del Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y del artículo 83 literal a) íbidem a re- Previamente, el Tribunal debe observar que desde los inicios de su funcionamiento ha prevenido a las instancias consultantes de la importancia del informe sucinto de los hechos GACETA OFICIAL que les corresponde hacer y reiteradamente ha expresado: “ La exigencia del Estatuto, de que tales hechos se informen al Tribunal de manera sucinta, ha de entenderse entonces no en el sentido de que éste se ha de pronunciar sobre ellos -lo cual le está vedado- sino para que, conociéndolos, pueda el Tribunal enfocar u orientar la doctrina de suerte que su interpretación resulte útil para el juez que debe fallar.

De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario”. 1 Resolución impugnada La resolución cuya ilegalidad se demanda fue dictada con el número 943115, el 21 de febrero de 1996, por la cual se acepta las observaciones presentadas por la Empresa Salgado y Cía S.A. Unión Comercial Aceitera, en contra de la solicitud de la marca SUBLIME presentada por el apoderado de la Empresa P & A D’ ONOFRIO S.A., la cual se deniega.

Fundamentos de la Demanda “La Empresa P & A D’ ONOFRIO S.A., por intermedio de su apoderado, en recurso de plena jurisdicción o subjetivo demanda al Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, al Procurador General del Estado y al tercero beneficiario, para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en sentencia declare la ilegalidad del acto administrativo constante en la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial contenida en el oficio Nº 0943115 de 21 de febrero de 1996, notificada el 23 del mismo mes y año, disponiendo en consecuencia el Registro de la Marca SUBLIME y Etiqueta, Solicitud Nº 22093.- Como antecedente de la acción propuesta, anota el actor: a) Que el 19 de septiembre de 1990 presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica denominada SUBLIME y Etiqueta destinada a proteger 1 Ver Interpretación Prejudicial 1-IP-88, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1984-1988, pág. 126. 18/10/99 24.28 productos de la clase Internacional Nº 30, especialmente chocolates, solicitud a la que la Dirección de Propiedad Industrial le concedió el Nº 22093; b) Que la marca de fábrica SUBLIME y Etiqueta apareció publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 317 correspondiente al mes de junio de 1991, pág. 229; c) Que Salgado y Cía. Unión Comercial Aceitera ha presentado observaciones en contra de la solicitud de Registro de la Marca de la denominación SUBLIME y Etiqueta; d) Que mediante oficio Ministerial Nº 0943115 de 21 de febrero de 1996, notificado el 23 del mismo mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resuelve aceptar la observación y denegar el registro de la marca SUBLIME y Etiqueta.

El 26 de abril de 1996, el Ministro de Sustanciación califica la demanda y dispone se cite a los demandados”. Contestación a la demanda “El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda y propone las excepciones que constan en el escrito de fojas 15 del proceso; el Procurador General del Estado por intermedio del Jefe del Departamento de Defensa Judicial de la Procuraduría General, igualmente contesta la demanda y propone excepciones; el Dr. Diego Ortiz Gómez, en su calidad de mandatario Especial de SALGADO y CÍA. S.A. Unión Comercial Aceitera, en escrito de fojas 19 a 23, contesta la demanda y propone las excepciones que constan en el proceso; el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, comparece a fojas 26 y 27 y deduce excepciones, documentos que nos permitimos agregar a la presente documentación”.

CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA Este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, que vayan a ser aplicadas por el Juez Nacional, como lo es en este caso el Tribunal Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, Primera Sala, Organo Judicial también competente para solicitarla conforme a lo preceptuado en los artículos 28 y 29 (hoy artículos 32 y 33) del Tratado de GACETA OFICIAL 18/10/99 denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Protocolo de Cochabamba). II. NORMAS A INTERPRETARSE Las normas cuya interpretación se requiere son las siguientes: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Consecuentemente, este Tribunal comunitario procede a interpretar las anteriores normas para lo cual se refiere a los siguientes puntos: III. DEBIDA MOTIVACIÓN Según la norma del artículo 95 de la Decisión 344 cumplidas las formalidades administrativas pertinentes y vencido el plazo para contestar las observaciones si se hubieran presentado, la Oficina Nacional Competente debe entonces decidir sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

Respecto a esta última obligación el Tribunal ha dicho: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “La motivación de los actos administrativos reflejan las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyen su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” 2 “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegados, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o 25.28 Esta jurisprudencia ha sido reinterada en la interpretación prejudicial Nº 35-IP-98, G.O. Nº 422 de 30 de marzo de 1999. 2 Ver Proceso 4-AN-97, Gaceta Oficial Nº 373 de 21 de septiembre de 1998.

GACETA OFICIAL IV. LOS REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE El artículo 81 de la Decisión 344 exige que para que un signo pueda ser registrado como marca, éste debe ser perceptible, tener suficiente distintividad y ser susceptible de representación gráfica; por tanto, si el signo no reúne estos tres requisitos no puede constituirse en marca; pero por otro lado, hay signos que reuniendo tales requisitos no pueden ser registrados en razón de estar incursos en alguno de los impedimentos señalados en los artículos 82 y 83 de la indicada Decisión. 18/10/99 ticas.

Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno y lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo o producto existe una menor relación” 5 “El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca.

En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible el proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial”. 6 V. PERCEPTIBILIDAD DEL SIGNO El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible”, y “percibir” lo describe como el hecho de “recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto”: “Percepción” dice, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos: 3 “La perceptibilidad nace de la concepción y del objeto de la marca: diferenciar, distinguir y ser distintivo.

La concepción imaginativa del signo necesariamente tiene que ser traducida a algo perceptible ya sea por palabras, gráficos, colores, etc., para que pueda ser apreciable por parte del consumidor”. 4 Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. 26.28 VII.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA La susceptibilidad de representación gráfica consiste en “una descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga facultad expresiva de los anteriormente señalados”. 7 El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca ylo solicite.

La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. VI. LA DISTINTIVIDAD La función esencial que tiene la marca, es la de distinguir unos productos o servicios de otros y a su vez que el público consumidor los distinga, si la marca no cumple este requisito no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo.

“El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con el o con sus caracterís3 Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, pág. 104. 4 Ver Proceso 20-IP-96, Gaceta Oficial Nº 291 de 3 de septiembre de 1997. VIII. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 prohibe el registro de signos idénticos o semejantes a una marca anteriormente solicitada o 5 Ver Proceso 27-IP-95, Gaceta Oficial Nº 257 de 14 de abril de 1997. 6 Prof.

Otero Lastres José Manuel, Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344. Seminario Internacional, Quito y Trujillo, julio de 1996 7 Alemán Marco Matías, Marcas, Santafé de Bogotá, Image Control, 1994, pág.

77. GACETA OFICIAL 18/10/99 registrada por un tercero, lo cual puede ser motivo en el comercio de que el público sea inducido a error. En el caso sub judice la Dirección Nacional de Propiedad Industrial que es la Oficina Nacional Competente, encuentra que la marca opositora y la marca solicitada poseen una “identidad” tanto auditiva, fonética y visual y que ambas protegen productos de la misma clase internacional, por lo que, “de conformidad con lo que dispone el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error” por lo que aceptando las observaciones opositoras deniega el registro de la marca SUBLIME solicitada.

IX. REGLAS PARA DECIDIR LA CONFUSIÓN Según la Doctrina y la Jurisprudencia de este Tribunal hay que aplicar ciertas reglas lógicas y científicas para determinar la similitud entre marcas y estas son: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 8 “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes 8 Pedro C. Breuer Moreno, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aíres, pág. 351 y ss. 27.28 que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo”. “Esta regla persigue entonces, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados para poder ser comparados, que el examen se realice a base de las semejanzas y no de las diferencias existentes”. 9 Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca.

X. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 95 Según el artículo 95 de la Decisión 344 cuando las observaciones al registro de una marca solicitada han sido admitidas a trámite se debe notificar al solicitante para que haga valer sus alegatos dentro de un plazo de 30 días. Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe decidir sobre las observaciones y luego efectuar el examen de registrabilidad pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que debe traducirse en una resolución debidamente motivada y que debe ser notificada al peticionario. 9 Ver Proceo 14-IP-98, Gaceta Oficial 369, de 3 de septiembre de 1998 GACETA OFICIAL El examen de registrabilidad que indefectiblemente debe practicar la Oficina Nacional Competente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 establece para que un signo pueda ser registrado como marca, tanto los requisitos indicados en el artículo 81 como los impedimentos de registrabilidad señalados en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión. Con fundamento en las anteriores consideraciones, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Para poderse registrar como marca los signos tienen que ser perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica tal como lo prescribe el artículo 81 de la Decisión 344. 2. La registrabilidad no se asegura solo por el cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados sino que el signo no debe incurrir en ninguna de las prohibiciones especificadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.

La identidad o semejanza entre un signo solicitado y otro anteriormente registrado es un impedimento para el registro cuando tales signos puedan inducir al público a error. 4. El examen de registrabilidad que le corresponde practicar a la Oficina Nacional correspondiente debe comprender el análisis de todas las exigencias impuestas por la Decisión 344 a partir de los requisitos establecidos en el artículo 81 y tomando en 18/10/99 28.28 cuenta los impedimentos de registrabilidad señalados en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia dentro del Expediente Interno Nº 2707-299-96-LR, de conformidad con lo que dispone el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Protocolo de Cochabamba, vigente desde el 25 de agosto de 1999).

Notifíquese al nombrado Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante copia certificada. Remítase igualmente, copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú