PROCESO 32-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Expediente Interno Nº 2707-299-96-LR, Actor P & A D’ ONOFRIO S.A., marca SUBLIME.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En la ciudad de San Francisco de Quito a los ocho días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. VISTOS: Que el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Primera Sala, por oficio Nº 193-TCA-DQ-P de 14 de julio de 1999, solicita a este Tribunal, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a petición del Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y del artículo 83 literal a) íbidem a requerimiento del tercerista beneficiario, dentro del expediente interno Nº 2707-299-96-LR.
Que la solicitud se admite a trámite pese a la observancia parcial de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal. Procede a absolverla, advirtiendo el no cumplimiento de la presentación del informe sucinto sobre los hechos relevantes para la interpretación, ofreciendo sin embargo, un resumen de los planteamientos pertinentes de las partes ante el Juez Nacional.
Previamente, el Tribunal debe observar que desde los inicios de su funcionamiento ha prevenido a las instancias consultantes de la importancia del informe sucinto de los hechos que les corresponde hacer y reiteradamente ha expresado: “ La exigencia del Estatuto, de que tales hechos se informen al Tribunal de manera sucinta, ha de entenderse entonces no en el sentido de que éste se ha de pronunciar sobre ellos -lo cual le está vedado- sino para que, conociéndolos, pueda el Tribunal enfocar u orientar la doctrina de suerte que su interpretación resulte útil para el juez que debe fallar.
De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario”. [1] Resolución impugnada La resolución cuya ilegalidad se demanda fue dictada con el número 943115, el 21 de febrero de 1996, por la cual se acepta las observaciones presentadas por la Empresa Salgado y Cía S.A. Unión Comercial Aceitera, en contra de la solicitud de la marca SUBLIME presentada por el apoderado de la Empresa P & A D’ ONOFRIO S.A., la cual se deniega.
Fundamentos de la Demanda “La Empresa P & A D’ ONOFRIO S.A., por intermedio de su apoderado, en recurso de plena jurisdicción o subjetivo demanda al Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, al Procurador General del Estado y al tercero beneficiario, para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en sentencia declare la ilegalidad del acto administrativo constante en la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial contenida en el oficio Nº 0943115 de 21 de febrero de 1996, notificada el 23 del mismo mes y año, disponiendo en consecuencia el Registro de la Marca SUBLIME y Etiqueta, Solicitud Nº 22093.- Como antecedente de la acción propuesta, anota el actor: a) Que el 19 de septiembre de 1990 presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica denominada SUBLIME y Etiqueta destinada a proteger productos de la clase Internacional Nº 30, especialmente chocolates, solicitud a la que la Dirección de Propiedad Industrial le concedió el Nº 22093; b) Que la marca de fábrica SUBLIME y Etiqueta apareció publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 317 correspondiente al mes de junio de 1991, pág. 229; c) Que Salgado y Cía. Unión Comercial Aceitera ha presentado observaciones en contra de la solicitud de Registro de la Marca de la denominación SUBLIME y Etiqueta; d) Que mediante oficio Ministerial Nº 0943115 de 21 de febrero de 1996, notificado el 23 del mismo mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resuelve aceptar la observación y denegar el registro de la marca SUBLIME y Etiqueta.
El 26 de abril de 1996, el Ministro de Sustanciación califica la demanda y dispone se cite a los demandados”. Contestación a la demanda “El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda y propone las excepciones que constan en el escrito de fojas 15 del proceso; el Procurador General del Estado por intermedio del Jefe del Departamento de Defensa Judicial de la Procuraduría General, igualmente contesta la demanda y propone excepciones; el Dr. Diego Ortiz Gómez, en su calidad de mandatario Especial de SALGADO y CÍA. S.A. Unión Comercial Aceitera, en escrito de fojas 19 a 23, contesta la demanda y propone las excepciones que constan en el proceso; el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, comparece a fojas 26 y 27 y deduce excepciones, documentos que nos permitimos agregar a la presente documentación”.
CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA Este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, que vayan a ser aplicadas por el Juez Nacional, como lo es en este caso el Tribunal Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, Primera Sala, Organo Judicial también competente para solicitarla conforme a lo preceptuado en los artículos 28 y 29 (hoy artículos 32 y 33) del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Protocolo de Cochabamba).
II. NORMAS A INTERPRETARSE Las normas cuya interpretación se requiere son las siguientes: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegados, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.
Consecuentemente, este Tribunal comunitario procede a interpretar las anteriores normas para lo cual se refiere a los siguientes puntos: III. DEBIDA MOTIVACIÓN Según la norma del artículo 95 de la Decisión 344 cumplidas las formalidades administrativas pertinentes y vencido el plazo para contestar las observaciones si se hubieran presentado, la Oficina Nacional Competente debe entonces decidir sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.
Respecto a esta última obligación el Tribunal ha dicho: “La motivación de los actos administrativos reflejan las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyen su causa y su razón de ser.
La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.
La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” 2 Esta jurisprudencia ha sido reinterada en la interpretación prejudicial Nº 35-IP-98, G.O. Nº 422 de 30 de marzo de 1999.
IV. LOS REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE El artículo 81 de la Decisión 344 exige que para que un signo pueda ser registrado como marca, éste debe ser perceptible, tener suficiente distintividad y ser susceptible de representación gráfica; por tanto, si el signo no reúne estos tres requisitos no puede constituirse en marca; pero por otro lado, hay signos que reuniendo tales requisitos no pueden ser registrados en razón de estar incursos en alguno de los impedimentos señalados en los artículos 82 y 83 de la indicada Decisión. V. PERCEPTIBILIDAD DEL SIGNO El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible”, y “percibir” lo describe como el hecho de “recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto”: “Percepción” dice, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos: 3 “La perceptibilidad nace de la concepción y del objeto de la marca: diferenciar, distinguir y ser distintivo.
La concepción imaginativa del signo necesariamente tiene que ser traducida a algo perceptible ya sea por palabras, gráficos, colores, etc., para que pueda ser apreciable por parte del consumidor”.4 Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. VI.
LA DISTINTIVIDAD La función esencial que tiene la marca, es la de distinguir unos productos o servicios de otros y a su vez que el público consumidor los distinga, si la marca no cumple este requisito no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con el o con sus características.
Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno y lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo o producto existe una menor relación” 5 “El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca.
En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible el proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial”.6 VII.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA La susceptibilidad de representación gráfica consiste en “una descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga facultad expresiva de los anteriormente señalados”.7 El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca ylo solicite.
La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. VIII. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 prohibe el registro de signos idénticos o semejantes a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, lo cual puede ser motivo en el comercio de que el público sea inducido a error.
En el caso sub judice la Dirección Nacional de Propiedad Industrial que es la Oficina Nacional Competente, encuentra que la marca opositora y la marca solicitada poseen una “identidad” tanto auditiva, fonética y visual y que ambas protegen productos de la misma clase internacional, por lo que, “de conformidad con lo que dispone el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error” por lo que aceptando las observaciones opositoras deniega el registro de la marca SUBLIME solicitada.
IX. REGLAS PARA DECIDIR LA CONFUSIÓN Según la Doctrina y la Jurisprudencia de este Tribunal hay que aplicar ciertas reglas lógicas y científicas para determinar la similitud entre marcas y estas son: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 8 “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo”.
“Esta regla persigue entonces, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados para poder ser comparados, que el examen se realice a base de las semejanzas y no de las diferencias existentes”. 9 Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.
Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca.
X. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 95 Según el artículo 95 de la Decisión 344 cuando las observaciones al registro de una marca solicitada han sido admitidas a trámite se debe notificar al solicitante para que haga valer sus alegatos dentro de un plazo de 30 días. Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe decidir sobre las observaciones y luego efectuar el examen de registrabilidad pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que debe traducirse en una resolución debidamente motivada y que debe ser notificada al peticionario.
El examen de registrabilidad que indefectiblemente debe practicar la Oficina Nacional Competente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 establece para que un signo pueda ser registrado como marca, tanto los requisitos indicados en el artículo 81 como los impedimentos de registrabilidad señalados en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión. Con fundamento en las anteriores consideraciones, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.
Para poderse registrar como marca los signos tienen que ser perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica tal como lo prescribe el artículo 81 de la Decisión 344. 2. La registrabilidad no se asegura solo por el cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados sino que el signo no debe incurrir en ninguna de las prohibiciones especificadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.
La identidad o semejanza entre un signo solicitado y otro anteriormente registrado es un impedimento para el registro cuando tales signos puedan inducir al público a error. 4. El examen de registrabilidad que le corresponde practicar a la Oficina Nacional correspondiente debe comprender el análisis de todas las exigencias impuestas por la Decisión 344 a partir de los requisitos establecidos en el artículo 81 y tomando en cuenta los impedimentos de registrabilidad señalados en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia dentro del Expediente Interno Nº 2707- 299-96-LR, de conformidad con lo que dispone el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Protocolo de Cochabamba, vigente desde el 25 de agosto de 1999).
Notifíquese al nombrado Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante copia certificada. Remítase igualmente, copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Ver Interpretación Prejudicial 1-IP-88, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1984-1988, pág. 126. 2 Ver Proceso 4-AN-97, Gaceta Oficial Nº 373 de 21 de septiembre de 1998. 3 Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, pág. 104. 4 Ver Proceso 20-IP-96, Gaceta Oficial Nº 291 de 3 de septiembre de 1997. 5 Ver Proceso 27-IP-95, Gaceta Oficial Nº 257 de 14 de abril de 1997. 6 Prof.
Otero Lastres José Manuel, Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344. Seminario Internacional, Quito y Trujillo, julio de 1996 7 Alemán Marco Matías, Marcas, Santafé de Bogotá, Image Control, 1994, pág. 77. 8 Pedro C. Breuer Moreno, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aíres, pág. 351 y ss. 9 Ver Proceo 14-IP-98, Gaceta Oficial 369, de 3 de septiembre de 1998