Año XVI - Número 553 Lima, 7 de abril del 2000 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 25-AI-99.- Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Venezuela, al aplicar una tasa por servicios aduaneros del dos por ciento (2%) sobre el valor de las importaciones subregionales, establecida mediante Decreto Nº 2483, de 1998 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

E interpretación de oficio de la Primera Disposición Transitoria ibídem. Actor: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Expediente Interno 3285. Marca: “A” ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA Proceso 20-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal b), 96, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión, así como del artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno 4951, Actora: ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL LTDA. Marca: ACADEMIA PACIOLO Proceso 11-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los arts. 82, 83, 113 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno Nº 4551. Actor: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Proceso 54-IP-99.- PROCESO No. 25-AI-99 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Venezuela, al aplicar una tasa por servicios aduaneros del dos por ciento (2%) sobre el valor de las importaciones subregionales, establecida mediante Decreto Nº 2483, de 1998.

Quito, 1º de marzo del 2000 V I S T O S: El escrito SG-C/2.3/087-99, fechado 19 de mayo de 1999, mediante el cual la Secretaría General de la Comunidad Andina solicitó, de acuer- do con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 23 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el pronunciamiento del Tribunal en torno al incumplimiento por parte del Gobierno de Venezuela de lo dispuesto en el artículo 5º del Tratado de creación del Tribunal, en el Capítulo V del Acuerdo de Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Cartagena sobre el Programa de Liberación, en particular su artículo 72, y las Resoluciones 107 y 131 de la Secretaría General de la Comunidad Andina;

Las observaciones formuladas por la Secretaría General a dicho País Miembro, las cuales no fueron contestadas; y el Dictamen motivado de incumplimiento Nº 034-98 (Resolución 131), en el cual considera la Secretaría que la República de Venezuela persiste en el incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico andino; El escrito de contestación a la demanda; la audiencia pública celebrada en este Tribunal el día jueves 2 de diciembre de 1999; las conclusiones de las partes; las pruebas aportadas por la demandante; y demás actuaciones obrantes en el expediente.

Que todo lo anterior se encuentra conforme con las disposiciones procedimentales establecidas por su Tratado de Creación, por su Estatuto y por su Reglamento Interno. Que de los documentos presentados, se pasa a sintetizar los puntos relevantes de la demanda, de la contestación a la misma y de las conclusiones presentadas por las partes, documentos éstos que conjuntamente con las pruebas aportadas, han sido debida y rigurosamente examinados por este Organismo. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. La demanda El objeto de la misma consiste en el incumplimiento por parte de la República de Venezuela del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, al no levantar la aplicación de un “gravamen”, calificado como tal por la Secretaría General, consistente en el cobro del 2% sobre el valor de las importaciones referido a una tasa por servicios aduaneros.

El incumplimiento se origina en la expedición del Decreto 1525 del 10 de abril de 1991, por el cual el Gobierno venezolano establece una tasa por servicios aduaneros del 1% sobre el valor de las mercancías introducidas al país, medida que también resulta aplicable a las importaciones provenientes de los demás Países Miembros de la Comunidad Andina.

Posterior- 07/04/2000 2.28 mente, mediante Decreto 2483 del 16 de abril de 1998, la referida tasa fue ampliada a un 2% sobre el valor de las mercancías importadas. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y 72 del Acuerdo de Cartagena, la Secretaría General realiza un análisis de la naturaleza de la medida adoptada por la República de Venezuela.

En efecto, considera la medida como: - Un aporte obligatorio por parte de los contribuyentes -en este caso los importadores- de una suma determinada, donde el hecho generador de dicha aportación obligatoria es el acto de importación; - Una “obligación tributaria” al ser “una carga obligatoria” establecida por Decreto. En ella se identifica “un sujeto obligado al pago que es el importador; un hecho generador del pago que es la importación; una base imponible que es equivalente al 2% del valor de la importación; y un sujeto perceptor que es el Gobierno de Venezuela”.

La medida adoptada por el Gobierno de Venezuela, se considera, por un lado, como una “contribución parafiscal”, es decir, “como exacciones recabadas por ciertos entes públicos para asegurar su funcionamiento autónomo ” caracterizadas por el hecho de que “no se incluya su producto en los presupuestos nacionales; no sean recaudadas por organismos específicamente fiscales del Estado; no ingresen a las tesorerías estatales sino a los entes recaudadores de los fondos; y no sean administradas por el Estado sino por estos entes”.

Y, por el otro, la Secretaría califica la medida -siguiendo una clasificación más exacta, en su opinión- como un “tributo vinculado”, es decir aquél en donde no existe conexión del obligado con actividad estatal alguna que se particularice respecto de él, “o que lo beneficie”. Concluye la Secretaría, en que la medida en cuestión “constituye un pago obligatorio impuesto por el Estado para financiar fines del Estado, que grava indebidamente a las importaciones, inclusive aquellas originarias de la Subregión y cuya vigencia y aplicación ha sido reconocida por el Gobierno de Venezuela.

En consecuencia, la Tasa por Servicios Aduaneros es una medida que dadas sus características se corresponde con la definición de gravamen ”. GACETA OFICIAL Adicionalmente, destaca que el Acuerdo de Cartagena únicamente reconoce una excepción a la prohibición general de aplicación de gravámenes, esto es: “la tasa por servicios prestados y siempre que el monto corresponda al equivalente de los servicios prestados”.

No obstante ello, considera la Secretaría que “durante el trámite administrativo para la calificación de gravamen, que culminó con la expedición de la Resolución 107, no se demostró por parte de Venezuela que dicha tasa corresponda al costo aproximado de los servicios prestados, sino que, por el contrario y “tal como se colige de la comunicación remitida por el Gobierno de Venezuela el 16 de junio de 1998, su establecimiento obedecería más bien a razones coyunturales originadas por la caída de los precios internacionales del crudo que afectaría los ingresos fiscales”.

Finalmente, en el petitorio solicita que el Tribunal declare que el Gobierno de Venezuela, por aplicar una tasa del dos por ciento (2%) del valor de las mercancías que son introducidas en el territorio venezolano y que debe ser cancelada por los usuarios del servicios que prestan sus Aduanas, está incumpliendo el ordenamiento jurídico andino; además, solicita que la demandada sea expresamente condenada en costas. 1.2.

La contestación La República de Venezuela mediante escrito recibido en este Tribunal el 3 de setiembre de 1999, contesta la demanda en los siguientes términos: Respecto de la tasa del dos por ciento (2%) del valor de las importaciones para los usuarios de Aduanas del país, la misma encaja en la excepción prevista en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, que consiste en no considerar como gravamen o restricción tal medida, si ella responde al costo de los servicios prestados.

Así mismo, considera que una tasa del dos por ciento ad valorem “se corresponde efectivamente con el costo de los servicios prestados, como esperamos oportunamente demostrar”, dice. Siendo así, concluye, “no existe ninguna violación del ordenamiento jurídico andino, ya que el propio Acuerdo Marco, prevé que cuando correspondan los costos con la medida establecida, ésta no constituye un gravamen o 07/04/2000 3.28 restricción, a los efectos del comercio andino. En efecto, una tasa baja por demás, de apenas el dos por ciento (2%) sobre el valor de las mercancías, mal puede pensarse que constituya un ingreso significativo para el país, sino por el contrario, contribuye al mantenimiento de los servicios que se prestan en las aduanas venezolanas”.

Por lo anterior, solicita al Tribunal Andino se sirva declarar sin lugar la acción de incumplimiento intentada por la Secretaría General de la Comunidad Andina. 1.3. Conclusiones aportadas por las partes 1.3.1. De la demandante Las señaladas en el escrito SG-C/2.3/2196, fechado 06 de diciembre de 1999, a saber: “La medida adoptada por Venezuela resulta contraria al Capitulo V del Acuerdo de Cartagena, al tratarse de un gravamen, pues la denominada tasa por servicios aduaneros: a) Corresponde a una medida unilateral que recae sobre las importaciones; b) A través de dicha medida se ‘recarga’ injustificadamente el valor de las importaciones subregionales; c) No corresponde a servicios efectivamente prestados tales como ‘operaciones de descargue, estiba y desestiba, utilización de puerto y hangares, bodegajes, trámites concernientes al levante de las mercancías y demás usuales dentro del comercio internacional de bienes’; d) Su finalidad no es la de sufragar los gastos de las operaciones de importación sino cubrir un déficit fiscal derivado de la caída en los precios del petróleo; e) Su pago es obligatorio para todos los importadores andinos”.

“La medida impuesta contraviene el Capítulo V sobre Programa de Liberación, en virtud del cual los Países Miembros tienen por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro. Además, la sujeción de las operaciones de importación a una aportación obligatoria constituye un recargo de efecto equivalente a un derecho aduanero y por lo tanto se ubica dentro de lo que el artículo 72 del Acuerdo define como ‘gravamen’, por lo que debe eliminarse su cobro para las importaciones originarias de los Países Miembros”.

GACETA OFICIAL 1.3.2. De la demandada Contenidas en el escrito CJU/99/295, fechado 6 de diciembre de 1999, y recibidas en el Tribunal el día 14 de los mismos mes y año. Son, en síntesis, las siguientes: Rechaza y contradice absolutamente la pretensión de la Secretaría General “por cuanto el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, diferencia claramente el concepto de gravámenes y de restricciones al comercio, del concepto de tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados”.

Considera que la medida de elevar la tasa que deben pagar los usuarios del servicio que prestan las aduanas al país, “corresponde al costo aproximado del servicio prestado y como tal el país soberanamente así lo estableció en el ya referido Decreto Presidencial, como una competencia de rango legal establecida en el artículo 3º de la Ley Orgánica de Aduanas”.

Adicionalmente, considera que dicha medida no pretendió “establecer un nuevo gravamen a las importaciones o establecer un recargo de carácter fiscal”. Finalmente, en contradicción con lo manifestado en la contestación de la demanda, expresa que “no está obligada a consignar los documentos probatorios del costo de servicio por el uso de las aduanas, sino que amparado por el mismo artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, establece una tasa que corresponde al servicio prestado”.

Solicita al Tribunal que observe cómo “al dictarse tal decreto no se realizaron consideraciones ni justificaciones de índole económico-financieros que permitan pensar que se trata de elevar las contribuciones fiscales ante situaciones de emergencia económica”. 2. CONSIDERACIONES: 2.1. Competencia del Tribunal El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para conocer de la acción planteada en virtud de los artículos 23 y 24 de su Tratado de Creación, en concordancia con las normas del capítulo 1 del Título Segundo del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) y en el Capítulo V de su Reglamento Interno. 07/04/2000 4.28 Como se observa que no ha ocurrido ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, procede El Tribunal a proferir la sentencia de mérito, previas las consideraciones que a continuación se efectúan. 2.2.

El trámite prejudicial surtido por la Secretaría General y el dictamen de incumplimiento en el presente caso. Para que se pueda incoar válidamente la acción de incumplimiento, deben satisfacerse previamente algunas exigencias legales, como son las que derivan de lo dispuesto por los artículos 23 y 24 del Tratado de Creación del Tribunal, las que se resumen a continuación con el objeto de precisar si ellas fueron cumplidas en este Proceso: a) La nota de observaciones (o pliego de cargos) dirigida por la Secretaría General al País Miembro sindicado del incumplimiento, en la que se le hacen saber las circunstancias de hecho y de derecho que configuran la conducta objeto de indagación; b) La oportunidad procesal que debe otorgarse al País Miembro para rendir explicaciones o para corregir o enmendar su conducta; y, c) el dictamen de incumplimiento, de ser el caso.

La jurisprudencia del Tribunal ha establecido, además, que debe existir correspondencia entre las razones del incumplimiento aducidas en la nota de observaciones y las contenidas en el dictamen de incumplimiento y, por supuesto, entre éstas y las que sirven de fundamento a la demanda. Al aplicar estos criterios al caso sub examine, se tiene que en el expediente obra la siguiente evidencia: a) La Secretaría General en desarrollo del artículo 23 del Tratado Constitutivo del Tribunal remitió al Gobierno de Venezuela, con fecha 8 de septiembre de 1998, la Nota de Observaciones SG/AJ/F 1078-98 para que en u plazo de 10 días respondiera a la imputación de que estaría incumpliendo normas contenidas en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena y en la Resolución No. 107 de la Secretaría General. b) El Gobierno venezolano no dio respuesta alguna a la nota de observaciones. c) La Secretaría General procedió a emitir el Dictamen de Incumplimiento 034-98, contenido en su Resolución No. 131 GACETA OFICIAL De lo brevemente resumido y del análisis de la documentación anteriormente reseñada, que obra en el expediente, el Tribunal concluye que se cumplen a cabalidad los requisitos que exige la ley para que se hubiera podido incoar esta acción de incumplimiento y para que el Tribunal le haya dado trámite que debe finalizar con esta sentencia. Adicionalmente se observa que en todas las etapas o fases del tramite prejudicial la conducta configurativa del incumplimiento atribuida al País Miembro se mantiene invariable, con lo cual a los fines de una condenatoria se satisface el requisito de la congruencia entre la nota de observaciones, el dictamen y la demanda.

Por lo demás, también se deja en claro que al País Miembro inculpado se le ha respetado el derecho de defensa en la medida en que tuvo la oportunidad, que no utilizó, de responder la nota de observaciones. Corresponde, en consecuencia al Tribunal, determinar si el País demandado ha violado el ordenamiento jurídico comunitario, concretamente el artículo 4º de su Tratado Constitutivo, el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena y la resolución 131 de la Secretaría General. 2.3.

La conducta de la parte demandada en el caso concreto. Configuración del incumplimiento. El punto central de la controversia radica en la acusación que formula la Secretaría General a la República de Venezuela de estar cobrando una tasa por servicios aduaneros del 2% sobre el valor de las importaciones, incluso, después de que el Ejecutivo Comunitario calificó tal cobro como gravamen, a la luz de lo que dispone el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena y adelantó el procedimiento tendiente a configurar el incumplimiento, lo cual quedó plasmado en el dictamen No. 034-98.

Para una mejor comprensión de los extremos de la litis, el Tribunal, previamente a calificar la conducta del País Miembro, precisara su criterio acerca del procedimiento para determinar si una medida, adoptada unilateralmente por un País Miembro de la Comunidad Andina de Naciones, constituye gravamen o restricción, así como de su entendimiento del concepto de gravamen, en los términos del Acuerdo de Cartagena. 07/04/2000 5.28 2.3.1.

Competencia de la Secretaría General para calificar una medida interna de un País Miembro como gravamen o restricción. El artículo 73 del Acuerdo de Cartagena dispuso que es la Secretaría General, de oficio o a petición de parte, el organismo comunitario encargado de determinar si una medida, adoptada unilateralmente por un País Miembro, debe considerarse como gravamen o restricción y estimarse, por ello, violatoria del Programa de Liberación o si, por el contrario, puede inscribirse dentro de las precisas excepciones contempladas en el artículo 72 ibídem.

Por medio de la Decisión 425, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, al establecer el reglamento de los procedimientos administrativos que se surten ante la Secretaría General, dispuso en los artículos 46 a 55 que para determinar si una medida adoptada por un País Miembro constituye gravamen o restricción, deben cumplirse las reglas que allí se señalan.

Se determinó, entre otras cosas, en la citada Decisión Reglamentaria: a) que la investigación podrá iniciarse por queja o noticia proveniente de cualquiera de los Países Miembros, de algún particular interesado, o de oficio por la Secretaría General, la que, por su parte, debe solicitar explicación al País Miembro respectivo acerca de la naturaleza y contenido de la medida acusada de constituir gravamen o restricción; b) que debe pedirse así mismo, a los demás Países Miembros su opinión acerca de la referida medida; y c) que la definición que se adopte debe constar en resolución debidamente motivada en la que se haga alusión expresa a las razones por las cuales la medida constituye un gravamen o restricción al comercio, se determine un plazo compatible con la urgencia del caso para que el País Miembro señalado retire el gravamen o restricción y se identifiquen las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se estarían incumpliendo, de no retirarse el gravamen o restricción. El cumplimiento del procedimiento antes referido es de gran trascendencia pues con él se garantiza tanto el derecho de defensa del país que ha impuesto la medida como el derecho de opinar sobre ella que asiste a los demás Países Miembros, cuyos exportadores tendrían que soportarla.

GACETA OFICIAL Observa el Tribunal que este procedimiento se cumplió en el sub-lite, sin que por lo demás, haya sido objeto de impugnación o de crítica por la parte demandada. 2.3.2. Sobre el concepto de “gravamen” o “restricción”. Conviene precisar, también, a la luz de las normas jurídicas pertinentes, el concepto de gravamen o restricción, puesto que la controversia que debe definir El Tribunal, para determinar si efectivamente se configura el incumplimiento imputado a Venezuela, se centra, fundamentalmente, en saber si la Secretaría General al proferir la Resolución calificando como gravamen la tasa impuesta unilateralmente por la parte demandada a las importaciones, actuó conforme a derecho o aplicó mal las disposiciones legales en que basó su actuación. Para lograr el anterior cometido y como quiera que en reciente sentencia, proferida en un caso en que se debatía cuestión semejante, el Tribunal realizó un estudio sobre el particular, transcribe los apartes pertinentes, ratificando su posición al respecto.

Dijo el Tribunal: “Al suscribir el Acuerdo de Cartagena, Tratado por el cual se da vida al proceso de integración andina, los Países Miembros se comprometieron a adelantar un programa de liberación del comercio tendiente a eliminar las barreras de todo orden respecto del comercio intraregional, dando lugar con ello a la construcción del mercado común andino. Es así como en el artículo 71 del referido Acuerdo se dispuso que “el programa de liberación tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro”.

A su turno, en el artículo 72 se definió qué debería entenderse, a los efectos del Acuerdo, por “gravámenes” y por “restricciones de todo orden”. “Con respecto al primero de los conceptos, que es el que interesa a los propósitos de este fallo, dijo la referida norma comunitaria que “se entenderá por ‘gravámenes’ los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones.

No quedarán com- 07/04/2000 6.28 prendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados”. “Finalmente en el artículo 73 del Tratado se dispuso que sería la Secretaría General, de oficio o a petición de parte, el organismo comunitario encargado de determinar si una medida, adoptada unilateralmente por un País Miembro, debía considerarse como gravamen o restricción o si podía inscribirse dentro de las precisas excepciones contempladas en el ya citado artículo 72.

“Lo primero que debe destacar El Tribunal, en cuanto a la definición del concepto de gravamen que hace la norma comunitaria, es que ella no corresponde al criterio técnico tributario que lo restringe al campo de los impuestos, sino que cubre una generalidad de situaciones y dominios que trascienden el ámbito de la tributación, para cobijar bajo su manto todas aquellas situaciones con las cuales se pretenda recargar el valor de las importaciones que, por estar realizándose dentro de una zona de libre comercio, no deben gravarse con suma alguna derivada del hecho mismo de la importación, a no ser que se trate del cobro de los servicios que, directamente relacionados con tal hecho, deba sufragar el importador como contraprestación por tales servicios, generalmente constituidos por operaciones de descargue, estiba y desestiba, utilización de puertos y hangares, bodegajes, trámites concernientes al levante de las mercancías y demás usuales dentro del comercio internacional de bienes.

“Nótese cómo la definición legal no restringe el concepto de gravámenes a los derechos aduaneros sino que lo amplía, de una manera bien generosa, a “cualesquier otros recargos de efectos equivalentes”, sin importar que tales recargos tengan tal o cual denominación, ni tampoco su naturaleza, que bien puede ser de carácter fiscal, de carácter monetario o de carácter cambiario y cuyo único condicionante es que incidan sobre las importaciones, encareciéndolas o dificultándolas.

“No encuentra, por ende, El Tribunal, ajustada a la realidad jurídica, la pretensión de asimilar el concepto de “gravamen”, utilizado GACETA OFICIAL por el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, al de “impuesto aduanero”, tal como se define en el campo meramente tributario. Y ello no es correcto por cuanto el legislador andino hizo una definición especial, de carácter legal, que, en consecuencia y con seguimiento de las reglas que dicta la hermenéutica, no puede ser interpretada con un sentido o con un alcance distinto al de la definición dada por el Tratado.

“Así las cosas, entiende El Tribunal, en términos generales, que cualquier suma que cobre unilateralmente un País Miembro, por el hecho de importaciones que se efectúen a su territorio, provenientes y originarias de otro País Miembro, sin que se pueda amparar bajo el concepto de “tasas” o de “recargos análogos”, que correspondan al costo aproximado de los servicios prestados, muy probablemente sería calificado como gravamen en los términos del artículo 72.

“Es perfectamente entendible para El Tribunal el empeño del legislador andino en prevenir cualquier intento de desviación, que utilizando la vía de los recargos monetarios, cualquiera fuere su naturaleza, su propósito y su destinación, pudieran realizar los Países Miembros, desnaturalizando con ello el programa de liberación que es, por cierto, la esencia del mercado común y uno de los fines propios del Acuerdo de Integración Subregional.

“También es entendible para El Tribunal comunitario que el concepto de gravamen, tal como lo considera el Acuerdo de Cartagena, sólo tenga en la práctica, una excepción, cual es la referente a las tasas y recargos análogos, los cuales no quedan comprendidos dentro de dicho concepto pero con la condición ineluctable de que tales tasas o recargos correspondan al costo aproximado de los servicios que se le prestan al importador, en relación con el hecho mismo de la importación. Se trata, de que los Países Miembros puedan razonablemente recuperar a través de este mecanismo los costos que asumen al facilitar las operaciones de importación mediante el concurso de su infraestructura física y administrativa.

Por lo demás, a diferencia de lo que ocurre con los impuestos, las tasas son generalmente establecidas para ser pagadas por los usuarios de un 07/04/2000 7.28 servicio determinado y sus tarifas se fijan en proporción o en correspondencia con el costo de tales servicios. “En efecto, los impuestos se cobran indiscriminadamente a todo ciudadano y no a un grupo social, profesional o económico determinado.

Se trata de una imposición obligatoria y definitiva que no guarda relación directa e inmediata con la prestación de un bien o un servicio por parte del Estado al ciudadano. En otros términos, los impuestos no incorporan una contraprestación directa a favor del contribuyente. Por ello, en principio, los ingresos recaudados mediante impuestos no tienen destinación específica, pues el Estado dispone de ellos para atender las cargas públicas, de acuerdo a criterios y prioridades políticas que no necesariamente coinciden con los de cada contribuyente.

“Las tasas, en cambio son un gravamen que tiende a la recuperación del costo de un bien o un servicio ofrecido por el Estado, ya sea directamente o a través de empresas o personas particulares. Su cuantía, es decir la tarifa, debe guardar una relación directa y proporcional con el costo del bien o servicio prestado, ya que su objeto es, por lo general, el de financiar servicios públicos divisibles.

En principio, puede afirmarse, también, que la tasa no es una imposición obligatoria, toda vez que el particular tiene la opción de adquirir o no el bien o servicio. En el establecimiento de la tarifa de este gravamen sólo ocasionalmente caben criterios distributivos a través del establecimiento de tarifas diferenciales como ocurre, por ejemplo, con los precios de los servicios públicos domiciliarios.

“Son éstos, las “tasas” o “recargos análogos”, los que considera no comprendidos dentro del concepto de gravámenes, el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena y por tanto, los únicos permitidos a los Países Miembros sin que constituyan violación al programa de liberación. “La Secretaría General, como ya se dijo está facultada por el artículo 73 del Acuerdo para calificar una medida adoptada por un País Miembro, como gravamen o restricción o, por supuesto, para considerarla como permitida dentro de las excepciones a los GACETA OFICIAL 07/04/2000 8.28 “gravámenes” (sólo tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados), o a las “restricciones de todo orden” (sólo las taxativamente contempladas en la lista contenida en los literales a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena).

Como quiera que la Resolución que profiera la Secretaría General para emitir la calificación correspondiente es susceptible, como ya se dijo, de discusión judicial respecto de su legalidad, la cual se cumple ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es este organismo, en último término, el llamado a definir cuándo la medida unilateralmente adoptada constituye gravamen o restricción”. 1 Director General Sectorial de Comercio Exterior a la Secretaría General de la Comunidad Andina (y ello explicaría la ausencia de prueba de tales circunstancias en el expediente), cuando afirma que “La República de Venezuela no está obligada a consignar los documentos probatorios del costo de servicio por el uso de las aduanas, sino que amparado en el mismo artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, establece una tasa que corresponde al servicio prestado ” 2.3.3.

Valoración de los argumentos esgrimidos por las partes. En ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 23 y 24 del Tratado de su Creación y luego de haber cumplido el proceso que señalan el Estatuto y el Reglamento Interno, Para El Tribunal no son de recibo los argumentos que en defensa de su compatibilidad con el ordenamiento comunitario plantea la parte demandada respecto de la medida unilateralmente adoptada objeto del cuestionamiento.

Si se aplican a ella, tanto en el procedimiento seguido para su adopción como en el seguido para su calificación como gravamen o en su contenido conceptual, se arriba a la conclusión de que, en efecto, se trata de un gravamen, impuesto unilateralmente, calificado previamente por la Secretaría General como tal y por ende, constitutivo de un incumplimiento objetivo que lesiona el ordenamiento comunitario.

Cabe destacar que en el expediente no existe prueba alguna, aportada en la etapa prejudicial o en ésta, tendiente a demostrar que el recargo cobrado por Venezuela, objeto de la censura, sea en realidad una “tasa” o un “recargo análogo” y que, en cualquier caso, “corresponda(n) al costo aproximado de los servicios prestados”. Para el Tribunal no basta que se afirme que se trata de una Tasa y que el monto que se cobra equivale o corresponde al valor de los servicios prestados.

Ello debe probarse. Cosa distinta parece pensar el país demandado según lo que expresa en su comunicación Nº DCE/98/692 de fecha 16-VI-98, dirigida por el 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24-IX-99. Proceso No. 12-AN-99. CORPEI vs. Secretaría General. En G.O.A.C. No. 520 de 20XII-99 Como resultado de las consideraciones anteriores EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DECIDE: Primero. Declarar el incumplimiento por parte de la República de Venezuela de los artículos 5º del Tratado de Creación del Tribunal (hoy 4º, según la codificación de la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina) y 72 del Acuerdo de Cartagena, así como de las Resoluciones 107 y 131 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, generado dicho incumplimiento por la expedición del Decreto No. 2483 de 1998, tendiente a cobrar la denominada “Tasa por Servicios Aduaneros” del 2% sobre el valor de las importaciones, en cuanto que dicho cobro aplica a las provenientes de la subregión. Segundo. Exhortar a la República de Venezuela para que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina adopte las medidas necesarias para adecuar la situación legal y administrativa generada por la expedición del mencionado Decreto, de manera que se restablezca el equi- GACETA OFICIAL 07/04/2000 librio y la armonía de la ley nacional con la normativa andina.

Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Condenar en costas a la parte demandada, tal como ha sido solicitado por la Secretaría General, en conformidad con el artículo 81 del Reglamento Interno. Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Notifíquese la presente sentencia mediante lectura en audiencia pública, previa convocatoria de las partes. Remítase a la Secretaría General de la Comunidad Andina copia certificada para su publicación. Eduardo Almeida Jaramillo Secretario Tercero. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE 9.28 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO PROCESO 54-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

E interpretación de oficio de la Primera Disposición Transitoria ibídem. Actor: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Expediente Interno 3285. Marca: “A” ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA. Magistrado Ponente: Juan José Calle y Calle EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, el día primero de marzo del año dos mil.

VISTOS: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera Ponente Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, solicita a este Tribunal comunitario por escrito de 13 de agosto de 1999, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La solicitud se plantea en razón de que la actora COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A. invoca como violados los artículos arriba citados, por lo que pretende obtener la nulidad de la Resolución 2390 del 1º de noviembre de 1994, mediante la cual la Administración resolvió favorablemente un recurso de apelación interpuesto por AMERICAN BRANDS, INC., contra la Resolución 15853 de 2 de septiembre de 1993, revocándola en todas sus partes y concediendo el registro de la marca “A” ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA para identificar los productos de la clase 33 Internacional, a favor de la Sociedad AMERICAN BRANDS, INC., desestimando la oposición presentada a la solicitud de marca por la COMPA- GACETA OFICIAL ÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. y concediendo la marca, acto contra el cual se demanda la nulidad.

Que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, instancia solicitante de la interpretación prejudicial presenta informe sucinto de los hechos que considera relevantes para la misma, en los términos siguientes: “1.- El 5 de marzo de 1982 la Sociedad AMERICAN BRANDS INC., por conducto de apoderado, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro para la marca PIELROJA (Gráfica) clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, y publicado como fue el extracto de tal solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dentro del término legal la Sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., formuló demanda de observación contra dicha solicitud argumentando que es titular de las marcas figurativas INDIO para distinguir productos pertenecientes a las clases 33a y 34a; que la marca cuyo registro se solicitó es confundible con estas últimas, previamente registradas, y que entre ellas existe similitud gráfica, fonética e ideológica; además de que la coexistencia en el mercado de ambas marcas induciría a error al consumidor, al tratarse de productos de la misma clase.

“2.- Mediante Resolución número 15853 de 2 de septiembre de 1993, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la demanda de observación presentada y negó el registro de la marca figurativa “A” ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA, para distinguir productos comprendidos en la clase 33 a del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, solicitada por la Sociedad AMERICAN BRANDS, INC. “3.- La sociedad AMERICAN BRANDS, INC., interpuso recurso de apelación contra el anterior acto, con base en los siguientes argumentos. - Que dentro de las consideraciones legales de la resolución recurrida, no existe una verdadera motivación legal, como lo exige el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, ya que no se realizó el 07/04/2000 10.28 cotejo práctico entre las marcas, sino simplemente se afirmó que existe un parecido entre las marcas en conflicto, susceptible de inducir al público consumidor a confusión. - Que la incidencia sobre la coexistencia de los registros marcarios es muy importante en este trámite, por cuanto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 88 de la Decisión 313, para la misma marca por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiese coexistido con la marca solicitada.

En el presente caso, la solicitud se presentó dentro de los seis meses siguientes que se mencionan en el citado artículo y por consiguiente, contra ella no es procedente la presentación de oposiciones o en la actualidad observaciones. “4.- El Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 2390 de 1º de noviembre de 1994 resolvió el recurso de apelación revocando la Resolución núm. 15853 de 2 de septiembre de 1993, proferida por el Jefe de Signos Distintivos, concediendo el registro de la marca “A” ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA, para distinguir productos comprendidos en la clase 33a de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la Sociedad AMERICAN BRANDS, INC., por el término de (10) años.

Se declaró, de esta manera, agotada la vía gubernativa, con fundamento en las consideraciones que, dada su extensión, se omite transcribir en esta solicitud, pero que este Despacho muy respetuosamente solicita a esa Alta Corporación, sean tenidas en cuenta al momento de pronunciarse, con base en el texto que de dicho acto se anexa al presente.

“5.- La parte actora, aduce, en sustento de sus pretensiones la violación, entre otras normas, de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues sostiene que las mismas resultan vulneradas con base en los argumentos expuestos GACETA OFICIAL por el Superintendente de Industria y Comercio al momento de estudiar y decidir el recurso de apelación interpuesto por la sociedad AMERICAN BRANDS INC., en contra de la citada Resolución núm. 15853 de septiembre de 1996, habida consideración de que dicho acto, sí analizaba adecuadamente el estudio de registrabilidad de la marca solicitada, al haber considerado que la semejanza gráfica e ideológica con las marcas registradas anteriormente por ella y que su coexistencia en el mercado, efectivamente inducirían al público a error.

“6.- La entidad demandada sostiene que el acto acusado no desconoce ninguna de las normas invocadas en sustento de las pretensiones anulatorias, y que la Administración se ajustó plenamente al trámite previsto en materia marcaria, habida consideración de que los documentos obrantes en el expediente núm. 209.639, contentivo de la actuación administrativa que culminó con la expedición del acto aquí acusado, permiten concluir en forma clara y precisa que el registro de la marca opositora en que se fundamentó la oposición de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., solamente estuvo vigente hasta el 20 de diciembre de 1988, sin que hubiera sido renovado o solicitado por su titular, por lo cual “ a la fecha de expedición de la resolución núm. 15853 de 2 de septiembre de 1993 por parte del Jefe de la División de Signos Distintivos y objeto del recurso de apelación no se encontraba vigente el registro de la marca en que se fundó la oposición, por lo que es de afirmar que no se daban los supuestos de derecho establecidos en el entonces vigente artículo 73, literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no existe en consecuencia la pregonada notoriedad de la marca”.

“7.- Por su parte, el abogado Gaspar Caballero Sierra, actuando en calidad de curador ad litem de la sociedad AMERICAN BRANDS, INC., titular del registro de la marca “A” ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA, (figurativa) clase 33a y, por ende, directa interesada en las resultas del proceso, manifestó que los argumentos expresados por la sociedad actora en sustento de sus pretensiones anulatorias no pueden ser de recibo, en síntesis, porque el registro 07/04/2000 11.28 marcario que alega la sociedad demandante como suyo, se encontraba caducado para la fecha de expedición del acto acusado”.

CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional, como lo es en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, conforme a lo dispuesto a los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas cuya interpretación se requiere y la que este Tribunal considera pertinente al caso, son las siguientes: DECISIÓN 344 Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presen- GACETA OFICIAL ten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. III.

APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO En el presente caso, la Resolución 15853 de 2 de septiembre de 1993 de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la que declaró fundada la oposición y negó, inicialmente, el 07/04/2000 12.28 registro de la marca figurativa “A” ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA solicitada por la sociedad AMERICAN BRANDS, INC., se basó en la causal de irregistrabilidad prescrita en el literal a) del artículo 73 de la entonces vigente Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Posteriormente, la Resolución 2390, por la cual se ampara el recurso de apelación contra la providencia citada en el párrafo anterior, revocándola y concediendo el registro de la marca “A” ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA, -que es la resolución impugnadafue dictada el 1 de noviembre de 1994, es decir, en vigencia de la Decisión 344, fundándose sin embargo en el citado literal a) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que para ese momento se encontraba derogada.

Conforme a la transcrita disposición transitoria de la Decisión 344 los derechos de propiedad industrial, válidamente concedidos con arreglo a la legislación anterior, subsistirán por el tiempo señalado en ésta, pero en cambio lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los mismos, quedan sometidos al régimen de la nueva decisión. Al respecto, ha expresado el Tribunal “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas” (Interpretación 08-IP-94, G.O. Nº 241 de 20 de enero de 1997) Es con arreglo a dicha disposición transitoria de la Decisión 344 que el régimen aplicable en el presente caso es el de la 344, en vigencia de la cual se dictó la Resolución impugnada Nº 2390 del 1º de noviembre de 1994, que concedió el registro de la marca “A” ACOMPAÑADA CON LA FIGURA DE UN PIELROJA (etiqueta), la cual fue expedida cuando ya se encontraba derogada la Decisión 313.

Aclarada la normativa supranacional sobre la aplicación de la Ley en el Tiempo, el Tribunal pasa a referirse en los siguientes aspectos: GACETA OFICIAL 07/04/2000 13.28 IV. LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS VI. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS SIMILARES El artículo 81 de la Decisión 344, cuya interpretación se solicita, señala las tres condiciones básicas que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca.

Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. La similitud constituye una prohibición al registro de marcas contemplada por el legislador andino en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, que vino a sustituir el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313. Esta prohibición opera respecto de las marcas idénticas o similares a otras anteriormente solicitadas o registradas.

La Resolución 2390 dictada por la Superintendencia de Industria y Comercio que concede el registro de la marca “A“ ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA, lo hace después de analizar si el signo solicitado se enmarca o no dentro de la causal de registrabilidad señalada en el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, reconociendo que el registro del signo en que se fundó la oposición solamente estuvo vigente hasta el 20 de diciembre de 1988, sin que se hubiera renovado ni se hubiese solicitado nuevamente su registro, por lo que la supeditación a la notoriedad de la marca no existe en el presente caso, al decir de la citada Resolución. V. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS COMO MARCA Además de reunir los requisitos citados para que un signo pueda ser registrado como marca, éste no debe estar incurso en alguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El inciso a) del artículo 82 indica que no podrán registrarse los signos que conforme al artículo anterior (81) no puedan constituir marca, en tanto que el inciso h) proscribe la registrabilidad de signos que puedan engañar a los medios comerciales o al publico en particular sobre, la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Esta prohibición hace referencia al engaño o confusión que los signos pueden producir en relación con la procedencia y característica de los productos y se deriva del concepto de marca en cuanto a su función distintiva esencial de identificar los productos o servicios de un empresario respecto de otros similares o idénticos pertenecientes a un diferente empresario.

El artículo 83 inciso a) de la Decisión 344, prescribe claramente la irregistrabilidad de los signos que por ser idénticos y semejantes entre sí pueden inducir al público a error. Esta irregistrabilidad se refiere al caso de existir una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios.

En el presente, caso las marcas INDIO y PIELROJA habían sido registradas a favor de la Compañía COLOMBIANA DE TABACO S.A. Empero según la actuación obrante en el expediente el registro estuvo vigente sólo hasta el 22 de diciembre de 1988 sin que se hubiera renovado ni se hubiera solicitado nuevamente su registro, y teniendo la Resolución recurrida N 15853 de 2 de septiembre, la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo inconveniente en conceder la marca “A” ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA a favor de la Sociedad AMERICAN BRANDS, INC. por su Resolución 2390 de 1º de noviembre de 1994, actuación administrativa objeto de la impugnación en la acción de nulidad incoada ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

VII. LA CONFUNDIBILIDAD De presentarse un conflicto entre una marca ya registrada con otra que se pretende registrar, corresponde al Administrador y en su caso al Juez Nacional, proceder al cotejo o comparación de ambas marcas para luego de un proceso subjetivo determinar si existe o no un riesgo de confusión, considerando las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han fijado a este propósito.

Han señalado los tratadistas que la confusión puede tener origen en tres campos: el gráfico o visual, el fonético o auditivo y el ideológico o GACETA OFICIAL 07/04/2000 14.28 conceptual, los que teniendo en cuenta los hechos propios de cada caso orientan el examen sin ser determinantes para establecer el riesgo de confusión por parte del ente administrativo o del juez. del uso continuo y sistemático de la marca o de su difusión publicitaria, sin que sea legalmente necesario que su uso y conocimiento tengan presencia simultánea para que pueda hablarse de marca notoria.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios para facilitar la comparación y apreciar la similitud; éstos son: “Supone el legislador que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse con el fin de hacer valer la condición de notoriedad”. (Proceso 42-IP-99, G.O. Nº 504 de 9 de noviembre de 1999) a) El cotejo de conjunto o visión en conjunto de las marcas comparables. b) El cotejo sucesivo de los mismos; y, c) La relevancia de las semejanzas más que de las diferencias.

VIII. LA REPRODUCCIÓN DE SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS El artículo 83 señala los impedimentos para registrar signos como marcas y específicamente en el numeral d) establece que no se pueden registrar los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo “notoriamente conocido” en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reprocidad por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Esta prohibición es aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

En cuanto a la amplitud de la protección de las marcas notoriamente conocidas, el Tribunal ha dicho en reciente sentencia: “Sin embargo, para que surta efecto esta protección especial, la marca tiene que ser conocida; no siendo necesario que ella esté registrada en el país, toda vez que esa no es una condición que imponga la norma, bastando, por tanto, su registro en otro u otros países.

La norma comunitaria, al igual que lo establecen otras legislaciones, tampoco exige que la marca sea usada, basta que sea conocida. Ese conocimiento puede provenir En el caso sub judice la solicitud de registro negada inicialmente y posteriormente concedida en recurso de apelación fue solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase Internacional 33 del artículo 2 del Decreto 755 de 1992.

La marca opositora INDIO (gráfica) lo es para la misma clase 33 del Decreto 755, la cual según alega el impugnante es idéntica tanto gráfica como ideológicamente a la marca solicitada, siendo además una marca notoriamente conocida en el país. Como ha señalado anteriormente este Tribunal comunitario la notoriedad de una marca debe ser probada por quien la alega y a tal efecto la propia Decisión 344 en su artículo 84, establece los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida, siendo éstos los siguientes: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. IX. SIMILITUD CON MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 establece como impedimento de registro de mar- GACETA OFICIAL ca el caso de los signos que sean similares hasta un punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

La similitud por identidad o semejanza cuando ésta llega a un punto tal capaz de producir confusión es para la norma comunitaria un impedimento determinante para el no registro. En este caso la notoriedad de la marca debe ser probada por quien la alega. Por las anteriores consideraciones, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

Para poder ser registrado como marca un signo debe reunir los tres requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344, es decir ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. 2. Además de reunir los requisitos citados no deberán encontrarse incursos en alguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.

No pueden ser registrados como marca, al tenor del literal h) del artículo 82, los signos capaces de engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación y características de los productos o servicios de que se traten. 4. No procede el registro como marca de un signo que sea confundible con otro por razón de identidad o semejanza, cuando tales signos puedan inducir al público a error. 5.

No pueden ser registrados como marca los signos que imiten a otro signo distintivo notoriamente conocido o sean similares a 07/04/2000 15.28 una marca notoriamente conocida. La notoriedad tiene que ser debidamente probada por quien la alega. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia en el Expediente Interno Nº 3285.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada. Remítase así mismo, copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 07/04/2000 16.28 PROCESO 20-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal b), 96, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión, así como del artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno 4951, Actora: ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL LTDA. Marca: ACADEMIA PACIOLO Magistrado Ponente: Juan José Calle y Calle EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil. VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en cumplimiento del auto de 11 de octubre de 1999, proferido en el proceso de nulidad instaurado por la Sociedad ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL LTDA., (Expediente Nº 4951) en el que pretende obtener la nulidad de las Resoluciones Nos: 12629 de 30 de marzo de 1994, “por la cual se concede un registro”; 13520 de 29 de mayo de 1996, “por la cual se concede un registro”; y, 017561 de 13 de agosto de 1996, “por la cual se concede un registro”, expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio de la República de Colombia, solicita a este Tribunal comunitario interpretación por la vía prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal b), 96, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión, así como del artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal.

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal, indicándose el nombre del tribunal nacional que formula la solicitud; la relación de las normas del Ordenamiento Jurídico cuya interpretación se requiere; el lugar y dirección en donde el despacho judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación: “Que en el año 1994 el señor Jorge Ignacio Lizarazo Díaz fundó el Instituto de Enseñanza Comercial Femenina, el cual operó en 2 jornadas, diurna y nocturna, impartiendo educación media de bachillerato, mientras que la jornada nocturna se especializó en clases de comercio.

“Que ante la acogida que obtuvo la jornada diurna, el propietario decidió cambiar la razón social por el de Academia Paciolo, y es así como el 12 de septiembre de 1963 la Secretaría de Educación del Distrito Capital le concedió la licencia de funcionamiento. “Que mediante escritura pública núm. 1209 de la Notaría Sexta del Círculo de Santa Fe de Bogotá, D.C., José Ignacio Salazar Díaz y José Jaime Bernal Salazar constituyeron la sociedad Academia Paciolo Centro Lizarazo y Bernal Ltda. “Que en el año de 1978 fundaron la sede de Chapinero denominándola Centro de Capacitación Comercial Academia Paciolo Chapinero.

“Que el fundador de la sociedad actora falleció en 1983, y que dentro del proceso de sucesión que se adelantó en el Juzgado 22 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, D.C., el establecimiento de comercio denominado Academia Paciolo Chapinero no fue denunciado, adjudicado ni inventariado, razón por la cual Jesús Ignacio Lizarazo Alvarez, solicitó la partición adicional del mencionado bien en proceso que cursa actualmente en el Juzgado 15 de Familia de esta ciudad.

“Que el señor Hernán Humberto Tarcisio Lizarazo tomó posesión del establecimiento GACETA OFICIAL antes aludido sin tener título jurídico alguno que lo autorizara y que, además el 7 de noviembre de 1995 solicitó el registro de la marca ACADEMIA PACIOLO, para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

“Que surtido el trámite de rigor la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio le concedió el registro de la marca solicitada bajo el certificado núm. 186407 de 29 de mayo de 1996 y con vigencia hasta el 29 de mayo del 2006. “Que igualmente solicitó el registro de las marcas ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO y ACADEMIA PACIOLO CHAPINERO, las cuales también le fueron concedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio bajo los certificados núms. 188131 de 13 de agosto de 1996 y 156108 de 30 de marzo de 1994, respectivamente.

“Que la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder los mencionados registros no tuvo en cuenta que los signos solicitados no podían ser objeto de registro, dado que incurrían en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que cada uno de ellos contiene el signo ACADEMIA PACIOLO, el cual hace parte del nombre comercial de la actora, además de que las actividades a las cuales se dedica corresponden a los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: “Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que las marcas ACADEMIA PACIOLO, ACADEMIA PACIOLO CENTRO y ACADEMIA PACIOLO CHAPINERO, al momento de su registro carecían de la suficiente fuerza distintiva para identificar servicios comprendidos en la clase 41 Internacional.

“Que la distintividad lleva ínsitas las condiciones de novedad y especialidad y, por lo 07/04/2000 17.28 tanto, exige que el signo no dé lugar a confusión con otros ya empleados para distinguir la misma clase de productos o servicios. “Que las marcas precitadas reproducen el signo ACADEMIA PACIOLO, el cual hace parte del nombre comercial de la actora, quien realiza actividades directamente relacionados con los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

“Que se violaron los artículos 83, literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la Superintendencia de Industria y Comercio al haber concedido las marcas antes aludidas no tuvo en cuenta que el nombre comercial es uno de los atributos de las personas jurídicas, cuya finalidad es distinguirla e identificarla de otras que desarrollen actividades comerciales y civiles, de igual o similar clase y naturaleza; que la actora tiene el derecho exclusivo sobre su razón social en virtud de haberle dado el primer uso, por cuanto ha desarrollado sus actividades de manera continua e ininterrumpida desde el año de 1979 y goza de un reconocido prestigio en relación con las actividades que desempeña y, además, su objetivo social se encuentra directamente relacionado con los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

“Que el signo ACADEMIA PACIOLO hace parte del nombre comercial de la ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL y, por lo cual, es confundible con dicho nombre comercial; y que el señor Humberto Tarcisio Lizarazo Alvarez no obstante conocer la existencia legal de la actora al solicitar el registro de las marcas no hizo otra cosa que beneficiarse del prestigio de aquélla.

“Que se violó el artículo 82, literal h), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con el artículo 96 ibídem, toda vez que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que tales signos se encuentran incluidos en el nombre comercial de la ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL LTDA. GACETA OFICIAL “Que con el registro de las marcas mencionadas se ha creado confusión para los usuarios que conocen el prestigio que en el ámbito educativo ostenta la actora desde el año de 1979, y que al hacer uso de los servicios que presta el señor Hernán Tarcisio Lizarazo Alvarez, están convencidos de que se trata de los mismos servicios que presta aquélla.

“Que se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas, ni adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran dicha Decisión, ni se abstuvo de expedir las resoluciones acusadas”.

CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional, como lo es en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, conforme a lo dispuesto a los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal va a proceder a absolver la interpretación solicitada advirtiendo que en el presente caso de nulidad parece no haberse cumplido previamente la exigencia del agotamiento de la vía administrativa que es un requisito indispensable para acudir a la vía judicial. No obstante, para este Tribunal resulta de aplicación el artículo 113 in fine de la Decisión 344 según el cual la nulidad de los registros de marcas, pueden solicitarse en cualquier momento.

II. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal, siguiendo la jurisprudencia establecida considera innecesaria la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión, así como del artículo 5º (actualmente 4º) del Tratado de su creación, por ser 07/04/2000 18.28 normas que establecen compromisos internacionales que no pueden ser invocadas como violadas en el caso en que se ventilan intereses particulares y en los que la administración nacional ha actuado en el uso de sus normales competencias.

En consecuencia, las normas cuya interpretación se requiere y que este Tribunal considera pertinentes al caso, son las siguientes: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen GACETA OFICIAL de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro. Señaladas las normas que serán objeto de la presente interpretación, este Tribunal desea destacar que conforme al artículo 113, in fine de la Decisión 344 “las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”.

Asimismo, el Tribunal considera que los puntos a que deberá referirse la presente interpretación prejudicial y necesarios para dilucidar la controversia son: a) Los requisitos para el registro de marcas b) La irregistrabilidad de los signos engañosos c) La semejanza con los nombres comerciales protegidos d) El examen de registrabilidad e) Los nombres comerciales III.

LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala tres condiciones o requisitos básicos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. Este artículo después de enunciar las tres condiciones, postula una definición de marca diciendo que por ella se entenderá todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios de otra persona.

Establece pues, como concepto central de marca la capacidad de distinguir, o sea, la distintivi- 07/04/2000 19.28 dad que resulta así como el propósito y fin principal de toda marca. La perceptibilidad así como la posibilidad de representación gráfica, no son sino elementos complementarios, siendo la distintividad la función principal de toda marca.

Además de cumplir con los mencionados requisitos los signos no deben incurrir en ninguno de los impedimentos o causas de irregistrabilidad señalados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. IV. LA IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS ENGAÑOSOS El literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 prohibe el registro como marca de los llamados signos engañosos, que son como su nombre lo indica, aquellos que pueden engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

En el presente caso, el demandante de la nulidad alega la violación del artículo 82 literal h) de la Decisión 344, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que los signos que registró como marcas, se encontraban incluidos en el nombre comercial de la ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL LTDA. y que como consecuencia, se creaba confusión para los usuarios que conocen el prestigio que en el ámbito educativo ostenta la actora desde el año de 1979 y que además, al hacer uso de los servicios del señor Hernán Tarcisio Lizarazo Alvarez, el público resulta convencido de que se trata de los mismos servicios educativos que presta la actora.

V. LA SEMEJANZA CON LOS NOMBRES COMERCIALES PROTEGIDOS El artículo 83, literal b) proscribe el registro como marcas de aquellos signos que en relación con derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público a error.

GACETA OFICIAL En el presente caso, el fundador y propietario de la Institución de Enseñanza Comercial Femenina, adoptó la razón social de ACADEMIA PACIOLO y con tal razón social la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Colombia le concedió la licencia de funcionamiento. Posteriormente, mediante escritura pública uno de los herederos celebra un contrato de sociedad comercial con el señor Jaime Bernal Salazar, constituyendo la razón social de ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL LTDA. que es la que instaura la acción de nulidad contra la Nación representada en la Superintendencia de Industria y Comercio por haber concedido diversas marcas en beneficio del señor Hernán Humberto Tarcisio Lizarazo Alvarez, en las que se utiliza elementos que corresponden a la razón social o nombre comercial de ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL LTDA. La protección otorgada a los nombres comerciales se encuentra supeditada al uso real y efectivo de los mismos, en relación con el establecimiento de la actividad económica que lo distinga, siendo éste uso el que origina los derechos de exclusividad y permite al nombre comercial consolidarse como tal.

Es claro que el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 establece como una de las causales de registrabilidad de un signo, su identidad o semejanza a un nombre comercial protegido legalmente. La solicitud de registro de un signo que se asemeje a un nombre comercial puede inducir al público a error. VI. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 96 de la Decisión 344, cuya interpretación se ha solicitado, señala que una vez vencido el plazo que posibilita la presentación de observaciones y si estas no se hubieran presentado corresponde a la Oficina Nacional Competente proceder a realizar el examen de registrabilidad y como consecuencia de este examen, otorgar o denegar el registro de la marca solicitada.

Este hecho en todo caso debe ser notificada mediante resolución debidamente motivada. “Al analizar el procedimiento de registro de la marca, se debe utilizar un criterio “discrecional que, en ningún caso puede ser arbi- 07/04/2000 20.28 trario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas, lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta” (Proceso 1-IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1998).

El Tribunal de la Comunidad Andina se ha referido a lo previsto en el artículo 96, en los Proceso 27-IP-95 y 22-IP-96 y, lo ha reiterado en el Proceso 1-IP-97 G.O. Nº 344 de 28 de mayo de 1998), en el sentido de consignar que: “La facultad que se confiere a la Oficina Nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones” ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca”. En el caso sub judice la parte demandante alega que se violaron el artículo 96 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 82 literal h) por cuanto, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió el registro de las marcas ACADEMIA PACIOLO, ACADEMIA PACIOLO CENTRO Y ACADEMIA PACIOLO CHAPINERO para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza sin tener en cuenta que tales signos se encontraban incluidos en su nombre comercial de ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL LTDA. VII.

LOS NOMBRES COMERCIALES El Capítulo VI de la Decisión 344 dedica su único artículo 128 a la protección del nombre comercial, diciendo que éste será protegido por los Países Miembros “sin obligación de depósito o de registro” y que en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro se aplicarían las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 344 así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

GACETA OFICIAL “La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro. En tal caso, ¿tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada?.

Si se atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea. “Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro” (Proceso 43-IP-98, G.O. Nº 490 de 4 de octubre de 1999) Es decir, se concluye que la protección del nombre comercial puede darse por dos vías: - La vía del uso del nombre comercial; y, - La vía de la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente.

Las dos vías tienen absoluta validez, sin tener prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. Por las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. De conformidad a la normativa andina, para que un signo se considere apto para el registro como marca, debe reunir tres requisitos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; además no debe estar incurso en ninguna de las prohibiciones determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

La normativa comunitaria andina prohibe el registro de los signos que puedan engañar 07/04/2000 21.28 respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades de los productos o servicios de que se trate. 3. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege si su existencia y uso es anterior al registro solicitado. 4.

Para establecer la confundibilidad entre un nombre comercial y una marca se deben aplicar los mismos criterios que para el cotejo marcario. 5. El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente conforme al artículo 96 de la Decisión 344, procede tanto en las solicitudes respecto de las cuales se presenten observaciones, como en las que no se presenten, debiendo proceder de acuerdo con el citado artículo. 6.

Los Países Miembros están obligados a proteger los nombres comerciales sin obligación de depósito o de registro y en caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro, deberán aplicar las normas pertinentes sobre marcas de la Decisión 344. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia en el Expediente Interno Nº 4951.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada. Remítase asimismo, copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Luis H. Farías Mata PRESIDENTE GACETA OFICIAL 07/04/2000 22.28 Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO PROCESO 11-IP-2000 Interpretación prejudicial de los arts. 82, 83, 113 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno Nº 4551. Actor: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Magistrado Ponente: Dr. Gualberto Dávalos García. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2000, en la solicitud de interpretación formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Ernesto Rafael Aríza Muñoz.

VISTOS: Que la consulta se tramita con observancia del art. 61 del Estatuto del Tribunal, esto es, indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud, la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección donde el juez solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud; y el informe sucinto de los hechos relevantes para la interpretación. 1.

Antecedentes Síntesis de la Demanda: La Directora Jurídica Nacional del ISS, presenta una demanda, solicitando la nulidad de la Resolución No. 22789 del 31 de Octu- bre de 1996, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual se concede el depósito de la enseña comercial DATAISS cuyo titular es la Asociación Nacional de Usuarios del ISS -ANUISS-, para proteger “Un establecimiento de Comercio dedicado a actividades relacionadas con la fabricación - venta y distribución de software autoliquidador de aportes al Instituto de los Seguros Sociales y demás EPS, de conformidad con las clases 9 y 42, de la Clasificación Internacional de Niza”.

Fundamenta su demanda, al considerar que la Resolución No. 22789 del 31 de Octubre de 1996, no toma en cuenta las causales de irregistrabilidad mencionada por el artículo 82 literales c), d) y h), ya que “El uso que se está haciendo de la sigla ISS, por una asociación que no es representativa del sector de usuarios, conlleva a la incursión por parte de ANUISS de este aspecto prohibitivo”.

Y en las causales contempladas en el artículo 83, ya que con relación a los derechos de su representado lleva a que “El Instituto de Seguros Sociales por lo renombrado de su gestión y por la notoriedad de su razón social, no tendría que haber registrado todas sus actividades como comerciante, sin que por GACETA OFICIAL esta razón deje de estar perjudicado con la utilización de su nombre en la forma indicada” Señala que según el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se protege al nombre comercial sin necesidad de registro o depósito, “pero que en caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre las marcas” y continúa señalando que los nombres comerciales están protegidos sin necesidad de registro, derechos que se adquieren con el uso y no con el depósito.

Solicita la nulidad, según lo establece el artículo 113 literal c) de la norma comunitaria, es decir cuando se obtiene un registro de mala fe. Síntesis de la Contestación de la Demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio, solicita que se rechacen las pretensiones peticionadas por el demandante por carecer de apoyo jurídico, ya que la resolución fue expedida de conformidad con las atribuciones legales de la administración en especial “Como consta en los documentos obrantes en el expediente No. 96-049328 de la División de Signos Distintivos la ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS DEL ISS ANUISS, solicitó el depósito de la enseña comercial DATAISS (según modelo adjunto) para identificar un establecimiento de comercio dedicado a actividades relacionadas con la fabricación, ventas y distribución de software autoliquidador de aportes al Iss y demás E.P.S. de conformidad con las clases 9 y 42, de la clasificación internacional de Niza, con el cumplimiento de los requisitos exigidos por las disposiciones legales aplicables al asunto que nos ocupa”.

Señala que la parte demandante no se manifestó dentro de la actuación administrativa contra la solicitud de depósito y además no interpuso los recursos pertinentes en la vía gubernativa y además no se ha solicitado por la actora el depósito del nombre comercial o enseña en el que se destaque la expresión DATAISS. Con estos antecedentes señala que la Resolución impugnada no es nula y se ajusta a 07/04/2000 23.28 pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes en materia de Propiedad Industrial “en nuestro criterio si se examina la enseña comercial DATAISS … frente a las marcas registradas a favor del Instituto Colombiano de Seguros Sociales ‘SEGURO SOCIAL’ … no se presenta ninguna similitud en los aspectos gráficos, fonéticos y ortográficos que conlleven a confusión al consumidor”.

Síntesis del Escrito del Tercero Coadyuvante. Por su parte la representante de la Asociación Nacional de Usuarios del ISS (ANUISS) señala que no se han violado las normas comunitarias, ya que no existe ninguna ventaja funcional o técnica otorgada por la marca DATAISS; además que la sigla ISS, no es del Seguro Social, que no lo utiliza en su papelería, ni fue registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Tampoco considera que la utilización de siglas mencionadas pueda inducir al público a engaño ya que “la marca DATAISS no es engañosa para el público porque presenta claramente las cualidades que tiene el Software y su permanencia en el mercado por mas de tres años demuestran la confiabilidad que este software tiene en los empresarios colombianos. Los usuarios identifican claramente a la ANUISS como a la identidad gremial, de carácter privado, que les presta apoyo para reclamar sus derechos ante el Seguro Social, y que es la propietaria intelectual del software Dataiss.” Rechaza la violación de los artículos 83, ya que el público diferencia los servicios prestados por el Seguro Social con los que presta ANUISS que comercializa el software DATAISS y lo ha venido comercializando por varios años, sin que exista ninguna clase de confusión en persona alguna.

Síntesis de la Resolución Impugnada. La Resolución No. 22789 del 31 de Octubre de 1996, en la cual se concede el depósito de la enseña comercial DATAISS, para identificar un establecimiento que se dedique a actividades relacionadas con la fabricación y venta de software autoliquidador de aportes al ISS, de conformidad con las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL 2. Competencia del Tribunal. Conforme al Tratado de su Creación, al Tribunal le corresponde interpretar por la vía prejudicial las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en los Países Miembros, según prevé su art. 28. 3. Normas objeto de interpretación prejudicial.

De conformidad con la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Consejo de Estado, son los arts. 82, 83, 113 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; siendo los exclusivamente pertinentes en el análisis del presente caso, los literales h) del primero, a) del segundo, c) del tercero y el art. 128. 3.1 Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; 3.2 Artículo 83.

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 3.3 Artículo 113 “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro 07/04/2000 24.28 de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: e) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”. 3.4 Artículo 128 “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. 4. CONSIDERACIONES. Los temas a los cuales se referirá El Tribunal en esta interpretación dicen relación a nulidad del registro, irregistrabilidad de marcas, el nombre comercial, y la motivación de los actos administrativos.

NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO. Previo al análisis de fondo del asunto en discusión, es oportuno destacar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado, al referirse al artículo 113, que la nulidad de un acto administrativo: GACETA OFICIAL “normalmente procede contra los actos que hubieren agotado la vía gubernativa, presupuesto este último indispensable para que dicho recurso avance hacia la vía judicial, ya que constituye una consecuencia normal de la revisión efectuada por la administración a instancia sólo del legítimo titular de la marca;

Obviamente, el ejercicio de esos recursos -el administrativo y el subsiguiente judicial-, incluido el trámite del ‘agotamiento de la vía administrativa’ estará sometido a las regulaciones de cada ordenamiento nacional”. Estos criterios que fueron vertidos desde el Proceso 28-IP-95, marca: “CANALI” y ratificados en el Proceso 20-IP-99, marca: “SUMMER JUICE”, es necesario mencionarlo, ya que de autos consta que no se ha agotado la vía administrativa.

El Tribunal, en esta ocasión, vuelve a ratificar su criterio, señalando que el juez consultante: “deberá decidir si la acción de nulidad interpuesta, ejercida al tenor de lo establecido en el artículo 113 de la Decisión 344, ha cumplido con los requisitos exigidos por el derecho colombiano para el ingreso y conocimiento de aquella por la jurisdicción contenciosa administrativa”.

(Proceso 20-IP-99, marca: “SUMMER JUICE”. G.O. 508, 15-XI99)

4.2. IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS. No todo signo que reúna las condiciones que prescribe el artículo 81 de la Decisión 344, puede ser registrado como marca, ya que además es necesario que no incurra en ninguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo normativo. El artículo 82 literal h) señala la prohibición de registrar signos en los cuales exista el riesgo de engaño tanto a los medios comerciales o al público, sobre la procedencia, las cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

Es claro el sentido de esta prohibición, con la cual se busca proteger el orden público al amparar, tanto al consumidor como al productor, ya que con respecto al primero se busca el proteger su autonomía y evitar que exista el 07/04/2000 25.28 riesgo de error al momento de elegir y usar un determinado producto o servicio por creer erróneamente sobre su procedencia o información acerca de aquellos que piensa adquirir; en cuanto al productor se busca protegerlo contra prácticas desleales de comercio que menoscaban la legítima posición que éste ha logrado en el mercado.

“Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”.

(Proceso 07-IP-95, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Tomo IV, pág.: 166) Otra de las causales de irregistrabilidad, contemplada en el artículo 83 literal a), prohibe el otorgar el registro como marca a un signo que represente el riesgo de confusión con otra marca registrada con anterioridad, de esta manera se consagra el principio de especialidad de la marca, es decir que no se podrá registrar una marca idéntica o similar para amparar la misma clase de productos o servicios.

“Con lo que para determinar la confusión no se ha de limitar al examen de los idénticos sino también con relación a los bienes similares con los cuales el uso de la marca puede llevar a la confusión, ‘uso de la marca’ que también ha de extenderse a los signos registrados o aquellos que se utilizan en el mercado extramarcariamente”. (Proceso 32IP-96, criterios citados en el Proceso 26-IP96, Marca: “SEFRITA”, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VI, pág.: 313-314) NOMBRE COMERCIAL.

El artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 128, expresan la protección al nombre comercial estableciendo que protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, sólo bastando el uso real y efectivo en relación con la actividad económica o el establecimiento que distinga, GACETA OFICIAL porque es este uso el que permite al nombre comercial el consolidarse como tal y el mantener su derecho a la exclusividad.

Así, no se puede aceptar la exigencia del depósito o registro de un nombre comercial para que este sea protegido, ya que la norma consagrada en el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no lo contempla. Para clarificar lo manifestado anteriormente, este Órgano Comunitario ha expresado: “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

“También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.

“El sistema legal de orden comunitario, establece para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas. 07/04/2000 26.28 “Prueba de uso del nombre comercial “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Criterios del Proceso 03-IP-98, ratificados en el Proceso 17-IP-99, Marca “ANTONIA STHEPHARO”.

Sentencia del 25 de junio de 1999.) Es un deber del juez nacional, al comparar el nombre comercial con el signo marcario impugnado, el determinar si se presenta confusión, con respecto a los productos y servicios amparados por aquéllos, debiendo aplicar al cotejo, las mismas reglas y criterios de comparación que se han expuesto para la comparación de signos marcarios.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. No se podrá registrar signos, en los cuales exista el riesgo de engaño tanto a los medios comerciales o al público, productos o sobre la procedencia, las cualidades o la aptitud para el empleo de los servicios. Tampoco se podrá registrar un signo que represente el riesgo de confusión con otra marca registrada con anterioridad. 2.

La protección al nombre comercial se otorga por los Países Miembros sin que exista obligación de depósito o de registro, ya que sólo basta el uso real y efectivo en relación con la actividad económica o el estableci- GACETA OFICIAL miento que distinga, porque es este uso el que permite al nombre comercial el consolidarse como tal y el mantener su derecho a la exclusividad.

La Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé la posibilidad de que cada País reglamente el Registro de nombres comerciales, aunque su establecimiento no sea obligatorio. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 4554, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. 07/04/2000 27.28 Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Dr. Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 07/04/2000 28.28 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú