PROCESO 11-IP-2000 Interpretación prejudicial de los arts. 82, 83, 113 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno Nº 4551. Actor: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Magistrado Ponente: Dr. Gualberto Dávalos García. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2000, en la solicitud de interpretación formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Ernesto Rafael Aríza Muñoz.

VISTOS: Que la consulta se tramita con observancia del art. 61 del Estatuto del Tribunal, esto es, indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud, la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección donde el juez solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud; y el informe sucinto de los hechos relevantes para la interpretación. 1.

Antecedentes Síntesis de la Demanda: La Directora Jurídica Nacional del ISS, presenta una demanda, solicitando la nulidad de la Resolución No. 22789 del 31 de Octubre de 1996, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual se concede el depósito de la enseña comercial DATAISS cuyo titular es la Asociación Nacional de Usuarios del ISS -ANUISS-, para proteger "Un establecimiento de Comercio dedicado a actividades relacionadas con la fabricación - venta y distribución de software autoliquidador de aportes al Instituto de los Seguros Sociales y demás EPS, de conformidad con las clases 9 y 42, de la Clasificación Internacional de Niza".

Fundamenta su demanda, al considerar que la Resolución No. 22789 del 31 de Octubre de 1996, no toma en cuenta las causales de irregistrabilidad mencionada por el artículo 82 literales c), d) y h), ya que "El uso que se está haciendo de la sigla ISS, por una asociación que no es representativa del sector de usuarios, conlleva a la incursión por parte de ANUISS de este aspecto prohibitivo".

Y en las causales contempladas en el artículo 83, ya que con relación a los derechos de su representado lleva a que "El Instituto de Seguros Sociales por lo renombrado de su gestión y por la notoriedad de su razón social, no tendría que haber registrado todas sus actividades como comerciante, sin que por esta razón deje de estar perjudicado con la utilización de su nombre en la forma indicada" Señala que según el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se protege al nombre comercial sin necesidad de registro o depósito, "pero que en caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre las marcas" y continúa señalando que los nombres comerciales están protegidos sin necesidad de registro, derechos que se adquieren con el uso y no con el depósito.

Solicita la nulidad, según lo establece el artículo 113 literal c) de la norma comunitaria, es decir cuando se obtiene un registro de mala fe. Síntesis de la Contestación de la Demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio, solicita que se rechacen las pretensiones peticionadas por el demandante por carecer de apoyo jurídico, ya que la resolución fue expedida de conformidad con las atribuciones legales de la administración en especial "Como consta en los documentos obrantes en el expediente No. 96-049328 de la División de Signos Distintivos la ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS DEL ISS ANUISS, solicitó el depósito de la enseña comercial DATAISS (según modelo adjunto) para identificar un establecimiento de comercio dedicado a actividades relacionadas con la fabricación, ventas y distribución de software autoliquidador de aportes al Iss y demás E.P.S. de conformidad con las clases 9 y 42, de la clasificación internacional de Niza, con el cumplimiento de los requisitos exigidos por las disposiciones legales aplicables al asunto que nos ocupa".

Señala que la parte demandante no se manifestó dentro de la actuación administrativa contra la solicitud de depósito y además no interpuso los recursos pertinentes en la vía gubernativa y además no se ha solicitado por la actora el depósito del nombre comercial o enseña en el que se destaque la expresión DATAISS. Con estos antecedentes señala que la Resolución impugnada no es nula y se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes en materia de Propiedad Industrial "en nuestro criterio si se examina la enseña comercial DATAISS … frente a las marcas registradas a favor del Instituto Colombiano de Seguros Sociales 'SEGURO SOCIAL' … no se presenta ninguna similitud en los aspectos gráficos, fonéticos y ortográficos que conlleven a confusión al consumidor".

Síntesis del Escrito del Tercero Coadyuvante. Por su parte la representante de la Asociación Nacional de Usuarios del ISS (ANUISS) señala que no se han violado las normas comunitarias, ya que no existe ninguna ventaja funcional o técnica otorgada por la marca DATAISS; además que la sigla ISS, no es del Seguro Social, que no lo utiliza en su papelería, ni fue registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Tampoco considera que la utilización de siglas mencionadas pueda inducir al público a engaño ya que "la marca DATAISS no es engañosa para el público porque presenta claramente las cualidades que tiene el Software y su permanencia en el mercado por mas de tres años demuestran la confiabilidad que este software tiene en los empresarios colombianos. Los usuarios identifican claramente a la ANUISS como a la identidad gremial, de carácter privado, que les presta apoyo para reclamar sus derechos ante el Seguro Social, y que es la propietaria intelectual del software Dataiss." Rechaza la violación de los artículos 83, ya que el público diferencia los servicios prestados por el Seguro Social con los que presta ANUISS que comercializa el software DATAISS y lo ha venido comercializando por varios años, sin que exista ninguna clase de confusión en persona alguna.

Síntesis de la Resolución Impugnada. La Resolución No. 22789 del 31 de Octubre de 1996, en la cual se concede el depósito de la enseña comercial DATAISS, para identificar un establecimiento que se dedique a actividades relacionadas con la fabricación y venta de software autoliquidador de aportes al ISS, de conformidad con las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Competencia del Tribunal. Conforme al Tratado de su Creación, al Tribunal le corresponde interpretar por la vía prejudicial las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en los Países Miembros, según prevé su art. 28. 3. Normas objeto de interpretación prejudicial. De conformidad con la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Consejo de Estado, son los arts. 82, 83, 113 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; siendo los exclusivamente pertinentes en el análisis del presente caso, los literales h) del primero, a) del segundo, c) del tercero y el art. 128. 3.1 Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; 3.2 Artículo 83.

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 3.3 Artículo 113 “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: e) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”. 3.4 Artículo 128 “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. 4. CONSIDERACIONES. Los temas a los cuales se referirá El Tribunal en esta interpretación dicen relación a nulidad del registro, irregistrabilidad de marcas, el nombre comercial, y la motivación de los actos administrativos.

NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO. Previo al análisis de fondo del asunto en discusión, es oportuno destacar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado, al referirse al artículo 113, que la nulidad de un acto administrativo: "normalmente procede contra los actos que hubieren agotado la vía gubernativa, presupuesto este último indispensable para que dicho recurso avance hacia la vía judicial, ya que constituye una consecuencia normal de la revisión efectuada por la administración a instancia sólo del legítimo titular de la marca;

Obviamente, el ejercicio de esos recursos -el administrativo y el subsiguiente judicial-, incluido el trámite del 'agotamiento de la vía administrativa' estará sometido a las regulaciones de cada ordenamiento nacional". Estos criterios que fueron vertidos desde el Proceso 28-IP-95, marca: "CANALI" y ratificados en el Proceso 20-IP-99, marca: "SUMMER JUICE", es necesario mencionarlo, ya que de autos consta que no se ha agotado la vía administrativa.

El Tribunal, en esta ocasión, vuelve a ratificar su criterio, señalando que el juez consultante: "deberá decidir si la acción de nulidad interpuesta, ejercida al tenor de lo establecido en el artículo 113 de la Decisión 344, ha cumplido con los requisitos exigidos por el derecho colombiano para el ingreso y conocimiento de aquella por la jurisdicción contenciosa administrativa".

(Proceso 20-IP-99, marca: "SUMMER JUICE". G.O. 508, 15- XI-99)

4.2. IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS. No todo signo que reúna las condiciones que prescribe el artículo 81 de la Decisión 344, puede ser registrado como marca, ya que además es necesario que no incurra en ninguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo normativo. El artículo 82 literal h) señala la prohibición de registrar signos en los cuales exista el riesgo de engaño tanto a los medios comerciales o al público, sobre la procedencia, las cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

Es claro el sentido de esta prohibición, con la cual se busca proteger el orden público al amparar, tanto al consumidor como al productor, ya que con respecto al primero se busca el proteger su autonomía y evitar que exista el riesgo de error al momento de elegir y usar un determinado producto o servicio por creer erróneamente sobre su procedencia o información acerca de aquellos que piensa adquirir; en cuanto al productor se busca protegerlo contra prácticas desleales de comercio que menoscaban la legítima posición que éste ha logrado en el mercado.

"Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores".

(Proceso 07- IP-95, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Tomo IV, pág.: 166) Otra de las causales de irregistrabilidad, contemplada en el artículo 83 literal a), prohibe el otorgar el registro como marca a un signo que represente el riesgo de confusión con otra marca registrada con anterioridad, de esta manera se consagra el principio de especialidad de la marca, es decir que no se podrá registrar una marca idéntica o similar para amparar la misma clase de productos o servicios.

"Con lo que para determinar la confusión no se ha de limitar al examen de los idénticos sino también con relación a los bienes similares con los cuales el uso de la marca puede llevar a la confusión, 'uso de la marca' que también ha de extenderse a los signos registrados o aquellos que se utilizan en el mercado extramarcariamente". (Proceso 32-IP-96, criterios citados en el Proceso 26-IP-96, Marca: "SEFRITA", Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VI, pág.: 313-314) NOMBRE COMERCIAL.

El artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 128, expresan la protección al nombre comercial estableciendo que protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, sólo bastando el uso real y efectivo en relación con la actividad económica o el establecimiento que distinga, porque es este uso el que permite al nombre comercial el consolidarse como tal y el mantener su derecho a la exclusividad.

Así, no se puede aceptar la exigencia del depósito o registro de un nombre comercial para que este sea protegido, ya que la norma consagrada en el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no lo contempla. Para clarificar lo manifestado anteriormente, este Órgano Comunitario ha expresado: "El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

"También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.

"El sistema legal de orden comunitario, establece para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas.

"Prueba de uso del nombre comercial "Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario". (Criterios del Proceso 03-IP- 98, ratificados en el Proceso 17-IP-99, Marca "ANTONIA STHEPHARO".

Sentencia del 25 de junio de 1999.) Es un deber del juez nacional, al comparar el nombre comercial con el signo marcario impugnado, el determinar si se presenta confusión, con respecto a los productos y servicios amparados por aquéllos, debiendo aplicar al cotejo, las mismas reglas y criterios de comparación que se han expuesto para la comparación de signos marcarios.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. No se podrá registrar signos, en los cuales exista el riesgo de engaño tanto a los medios comerciales o al público, productos o sobre la procedencia, las cualidades o la aptitud para el empleo de los servicios. Tampoco se podrá registrar un signo que represente el riesgo de confusión con otra marca registrada con anterioridad. 2.

La protección al nombre comercial se otorga por los Países Miembros sin que exista obligación de depósito o de registro, ya que sólo basta el uso real y efectivo en relación con la actividad económica o el establecimiento que distinga, porque es este uso el que permite al nombre comercial el consolidarse como tal y el mantener su derecho a la exclusividad.

La Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé la posibilidad de que cada País reglamente el Registro de nombres comerciales, aunque su establecimiento no sea obligatorio. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 4554, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Dr. Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO