PROCESO 20-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal b), 96, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión, así como del artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno 4951, Actora: ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL LTDA. Marca: ACADEMIA PACIOLO Magistrado Ponente: Juan José Calle y Calle EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil. VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en cumplimiento del auto de 11 de octubre de 1999, proferido en el proceso de nulidad instaurado por la Sociedad ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL LTDA., (Expediente Nº 4951) en el que pretende obtener la nulidad de las Resoluciones Nos: 12629 de 30 de marzo de 1994, “por la cual se concede un registro”; 13520 de 29 de mayo de 1996, “por la cual se concede un registro”; y, 017561 de 13 de agosto de 1996, “por la cual se concede un registro”, expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio de la República de Colombia, solicita a este Tribunal comunitario interpretación por la vía prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal b), 96, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión, así como del artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal.

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal, indicándose el nombre del tribunal nacional que formula la solicitud; la relación de las normas del Ordenamiento Jurídico cuya interpretación se requiere; el lugar y dirección en donde el despacho judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación: “Que en el año 1994 el señor Jorge Ignacio Lizarazo Díaz fundó el Instituto de Enseñanza Comercial Femenina, el cual operó en 2 jornadas, diurna y nocturna, impartiendo educación media de bachillerato, mientras que la jornada nocturna se especializó en clases de comercio.

“Que ante la acogida que obtuvo la jornada diurna, el propietario decidió cambiar la razón social por el de Academia Paciolo, y es así como el 12 de septiembre de 1963 la Secretaría de Educación del Distrito Capital le concedió la licencia de funcionamiento. “Que mediante escritura pública núm. 1209 de la Notaría Sexta del Círculo de Santa Fe de Bogotá, D.C., José Ignacio Salazar Díaz y José Jaime Bernal Salazar constituyeron la sociedad Academia Paciolo Centro Lizarazo y Bernal Ltda. “Que en el año de 1978 fundaron la sede de Chapinero denominándola Centro de Capacitación Comercial Academia Paciolo Chapinero.

“Que el fundador de la sociedad actora falleció en 1983, y que dentro del proceso de sucesión que se adelantó en el Juzgado 22 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, D.C., el establecimiento de comercio denominado Academia Paciolo Chapinero no fue denunciado, adjudicado ni inventariado, razón por la cual Jesús Ignacio Lizarazo Alvarez, solicitó la partición adicional del mencionado bien en proceso que cursa actualmente en el Juzgado 15 de Familia de esta ciudad.

“Que el señor Hernán Humberto Tarcisio Lizarazo tomó posesión del establecimiento antes aludido sin tener título jurídico alguno que lo autorizara y que, además el 7 de noviembre de 1995 solicitó el registro de la marca ACADEMIA PACIOLO, para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. “Que surtido el trámite de rigor la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio le concedió el registro de la marca solicitada bajo el certificado núm. 186407 de 29 de mayo de 1996 y con vigencia hasta el 29 de mayo del 2006.

“Que igualmente solicitó el registro de las marcas ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO y ACADEMIA PACIOLO CHAPINERO, las cuales también le fueron concedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio bajo los certificados núms. 188131 de 13 de agosto de 1996 y 156108 de 30 de marzo de 1994, respectivamente.

“Que la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder los mencionados registros no tuvo en cuenta que los signos solicitados no podían ser objeto de registro, dado que incurrían en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que cada uno de ellos contiene el signo ACADEMIA PACIOLO, el cual hace parte del nombre comercial de la actora, además de que las actividades a las cuales se dedica corresponden a los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: “Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que las marcas ACADEMIA PACIOLO, ACADEMIA PACIOLO CENTRO y ACADEMIA PACIOLO CHAPINERO, al momento de su registro carecían de la suficiente fuerza distintiva para identificar servicios comprendidos en la clase 41 Internacional.

“Que la distintividad lleva ínsitas las condiciones de novedad y especialidad y, por lo tanto, exige que el signo no dé lugar a confusión con otros ya empleados para distinguir la misma clase de productos o servicios. “Que las marcas precitadas reproducen el signo ACADEMIA PACIOLO, el cual hace parte del nombre comercial de la actora, quien realiza actividades directamente relacionados con los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

“Que se violaron los artículos 83, literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la Superintendencia de Industria y Comercio al haber concedido las marcas antes aludidas no tuvo en cuenta que el nombre comercial es uno de los atributos de las personas jurídicas, cuya finalidad es distinguirla e identificarla de otras que desarrollen actividades comerciales y civiles, de igual o similar clase y naturaleza; que la actora tiene el derecho exclusivo sobre su razón social en virtud de haberle dado el primer uso, por cuanto ha desarrollado sus actividades de manera continua e ininterrumpida desde el año de 1979 y goza de un reconocido prestigio en relación con las actividades que desempeña y, además, su objetivo social se encuentra directamente relacionado con los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

“Que el signo ACADEMIA PACIOLO hace parte del nombre comercial de la ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL y, por lo cual, es confundible con dicho nombre comercial; y que el señor Humberto Tarcisio Lizarazo Alvarez no obstante conocer la existencia legal de la actora al solicitar el registro de las marcas no hizo otra cosa que beneficiarse del prestigio de aquélla.

“Que se violó el artículo 82, literal h), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con el artículo 96 ibídem, toda vez que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que tales signos se encuentran incluidos en el nombre comercial de la ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL LTDA. “Que con el registro de las marcas mencionadas se ha creado confusión para los usuarios que conocen el prestigio que en el ámbito educativo ostenta la actora desde el año de 1979, y que al hacer uso de los servicios que presta el señor Hernán Tarcisio Lizarazo Alvarez, están convencidos de que se trata de los mismos servicios que presta aquélla.

“Que se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas, ni adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran dicha Decisión, ni se abstuvo de expedir las resoluciones acusadas”.

CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional, como lo es en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, conforme a lo dispuesto a los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal va a proceder a absolver la interpretación solicitada advirtiendo que en el presente caso de nulidad parece no haberse cumplido previamente la exigencia del agotamiento de la vía administrativa que es un requisito indispensable para acudir a la vía judicial. No obstante, para este Tribunal resulta de aplicación el artículo 113 in fine de la Decisión 344 según el cual la nulidad de los registros de marcas, pueden solicitarse en cualquier momento.

II. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal, siguiendo la jurisprudencia establecida considera innecesaria la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión, así como del artículo 5º (actualmente 4º) del Tratado de su creación, por ser normas que establecen compromisos internacionales que no pueden ser invocadas como violadas en el caso en que se ventilan intereses particulares y en los que la administración nacional ha actuado en el uso de sus normales competencias.

En consecuencia, las normas cuya interpretación se requiere y que este Tribunal considera pertinentes al caso, son las siguientes: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro. Señaladas las normas que serán objeto de la presente interpretación, este Tribunal desea destacar que conforme al artículo 113, in fine de la Decisión 344 “las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”.

Asimismo, el Tribunal considera que los puntos a que deberá referirse la presente interpretación prejudicial y necesarios para dilucidar la controversia son: a) Los requisitos para el registro de marcas b) La irregistrabilidad de los signos engañosos c) La semejanza con los nombres comerciales protegidos d) El examen de registrabilidad e) Los nombres comerciales III.

LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala tres condiciones o requisitos básicos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. Este artículo después de enunciar las tres condiciones, postula una definición de marca diciendo que por ella se entenderá todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios de otra persona.

Establece pues, como concepto central de marca la capacidad de distinguir, o sea, la distintividad que resulta así como el propósito y fin principal de toda marca. La perceptibilidad así como la posibilidad de representación gráfica, no son sino elementos complementarios, siendo la distintividad la función principal de toda marca. Además de cumplir con los mencionados requisitos los signos no deben incurrir en ninguno de los impedimentos o causas de irregistrabilidad señalados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

IV. LA IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS ENGAÑOSOS El literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 prohibe el registro como marca de los llamados signos engañosos, que son como su nombre lo indica, aquellos que pueden engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

En el presente caso, el demandante de la nulidad alega la violación del artículo 82 literal h) de la Decisión 344, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que los signos que registró como marcas, se encontraban incluidos en el nombre comercial de la ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL LTDA. y que como consecuencia, se creaba confusión para los usuarios que conocen el prestigio que en el ámbito educativo ostenta la actora desde el año de 1979 y que además, al hacer uso de los servicios del señor Hernán Tarcisio Lizarazo Alvarez, el público resulta convencido de que se trata de los mismos servicios educativos que presta la actora.

V. LA SEMEJANZA CON LOS NOMBRES COMERCIALES PROTEGIDOS El artículo 83, literal b) proscribe el registro como marcas de aquellos signos que en relación con derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público a error.

En el presente caso, el fundador y propietario de la Institución de Enseñanza Comercial Femenina, adoptó la razón social de ACADEMIA PACIOLO y con tal razón social la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Colombia le concedió la licencia de funcionamiento. Posteriormente, mediante escritura pública uno de los herederos celebra un contrato de sociedad comercial con el señor Jaime Bernal Salazar, constituyendo la razón social de ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL LTDA. que es la que instaura la acción de nulidad contra la Nación representada en la Superintendencia de Industria y Comercio por haber concedido diversas marcas en beneficio del señor Hernán Humberto Tarcisio Lizarazo Alvarez, en las que se utiliza elementos que corresponden a la razón social o nombre comercial de ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL LTDA. La protección otorgada a los nombres comerciales se encuentra supeditada al uso real y efectivo de los mismos, en relación con el establecimiento de la actividad económica que lo distinga, siendo éste uso el que origina los derechos de exclusividad y permite al nombre comercial consolidarse como tal.

Es claro que el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 establece como una de las causales de registrabilidad de un signo, su identidad o semejanza a un nombre comercial protegido legalmente. La solicitud de registro de un signo que se asemeje a un nombre comercial puede inducir al público a error. VI. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 96 de la Decisión 344, cuya interpretación se ha solicitado, señala que una vez vencido el plazo que posibilita la presentación de observaciones y si estas no se hubieran presentado corresponde a la Oficina Nacional Competente proceder a realizar el examen de registrabilidad y como consecuencia de este examen, otorgar o denegar el registro de la marca solicitada.

Este hecho en todo caso debe ser notificada mediante resolución debidamente motivada. “Al analizar el procedimiento de registro de la marca, se debe utilizar un criterio "discrecional que, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas, lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta" (Proceso 1-IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1998).

El Tribunal de la Comunidad Andina se ha referido a lo previsto en el artículo 96, en los Proceso 27-IP-95 y 22-IP-96 y, lo ha reiterado en el Proceso 1-IP-97 G.O. Nº 344 de 28 de mayo de 1998), en el sentido de consignar que: "La facultad que se confiere a la Oficina Nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

"No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan "observaciones" ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca". En el caso sub judice la parte demandante alega que se violaron el artículo 96 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 82 literal h) por cuanto, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió el registro de las marcas ACADEMIA PACIOLO, ACADEMIA PACIOLO CENTRO Y ACADEMIA PACIOLO CHAPINERO para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza sin tener en cuenta que tales signos se encontraban incluidos en su nombre comercial de ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL LTDA. VII.

LOS NOMBRES COMERCIALES El Capítulo VI de la Decisión 344 dedica su único artículo 128 a la protección del nombre comercial, diciendo que éste será protegido por los Países Miembros “sin obligación de depósito o de registro” y que en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro se aplicarían las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 344 así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

“La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro. En tal caso, ¿tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada?.

Si se atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea. “Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro” (Proceso 43-IP-98, G.O. Nº 490 de 4 de octubre de 1999) Es decir, se concluye que la protección del nombre comercial puede darse por dos vías: - La vía del uso del nombre comercial; y, - La vía de la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente.

Las dos vías tienen absoluta validez, sin tener prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. Por las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. De conformidad a la normativa andina, para que un signo se considere apto para el registro como marca, debe reunir tres requisitos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; además no debe estar incurso en ninguna de las prohibiciones determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

La normativa comunitaria andina prohibe el registro de los signos que puedan engañar respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades de los productos o servicios de que se trate. 3. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege si su existencia y uso es anterior al registro solicitado. 4.

Para establecer la confundibilidad entre un nombre comercial y una marca se deben aplicar los mismos criterios que para el cotejo marcario. 5. El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente conforme al artículo 96 de la Decisión 344, procede tanto en las solicitudes respecto de las cuales se presenten observaciones, como en las que no se presenten, debiendo proceder de acuerdo con el citado artículo. 6.

Los Países Miembros están obligados a proteger los nombres comerciales sin obligación de depósito o de registro y en caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro, deberán aplicar las normas pertinentes sobre marcas de la Decisión 344. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia en el Expediente Interno Nº 4951.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada. Remítase asimismo, copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Luis H. Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO