Año XVII - Número 594 Lima, 21 de agosto del 2000 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 47-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Expediente Interno Nº 5230, Actora HITACHI LTDA. Marca: HITCH Proceso 46-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: JOSE M. DACCARETT & COMPAÑÍA. Marca: “CAMPO VERDE”. Proceso interno N° 5159 Proceso 48-IP-2000.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Actor: INSTITUTO COLOMBIANO FARMACÉUTICO - ICOFARMA LTDA. Marca: “BROMTUSSIN”. (Proceso interno correspondiente al expediente No. 5319) Proceso 50-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Ecuador.

Proceso Interno No. 2196-794-95. Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY. Marca: ORODINA PROCESO 47-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Expediente Interno Nº 5230, Actora HITACHI LTDA. Marca: HITCH.

Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de Quito a los veintiún días del mes de julio del año dos mil. VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido por intermedio del Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la interpretación Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 21/08/2000 2.24 prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales d), e) y h) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: Que se plantea la solicitud de interpretación a pedido de la actora en el Proceso Nacional Nº 5230, instaurado por oposición al registro de la marca HITCH, solicitado por la Sociedad SANDOZ LTDA. para amparar los productos comprendidos en la clase 5a del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.

“1º: Que se violaron los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los cuales disponen que para que un signo pueda ser registrable como marca se requiere que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, resultando dentro de estos tres requisitos, el más importante el de la distintividad, entendido éste como la capacidad intrínseca y extrínseca que tiene el signo para identificar un producto y evitar no sólo que se confunda con aquello que se va a identificar, sino con otros signos utilizados en el mercado por terceros para distinguir sus productos.

Que dentro de las consideraciones hechas para esta interpretación el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, refiere las siguientes situaciones: “Que la sociedad SANDOZ LTD. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (División de Signos Distintivos), el registro de la marca HITACH (sic), para amparar los productos comprendidos en la Clase 5a del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, la cual le fue otorgada para el período comprendido entre el 18 de abril de 1997 al 18 de abril del 2007.

“Que la sociedad HITACHI dentro de la oportunidad legal, presentó observaciones al registro de la marca HITACH (sic). “Que mediante Resolución núm. 010099 de 18 de abril de 1997, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró infundada la observación presentada por la sociedad HITACHI LTD. y concedió el registro de la marca HITACH (sic), a favor de la sociedad SANDOZ LTD.

(SANDOZ AG/SANDOZ S.A.). “Que contra la mencionada resolución la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 21289 de 31 de julio de 1997, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la resolución impugnada; y el segundo, mediante la resolución núm. 1105 de 15 de mayo de 1998, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que confirmó también la resolución recurrida y declaró agotada la vía gubernativa.

“Que la marca HITACH (sic) no cumple con el requisito mencionado, por cuanto es similar a la marca HITACHI, previamente registrada y notoriamente conocida a nivel mundial, lo que impide que cumpla con su objetivo principal cual es el de distinguir en el mercado el producto de una persona de los de otra. “2º: Que se violaron los artículos 83 literales d) y e) y 84 ibídem, por cuanto los presupuestos legales que deben cumplirse para que un signo marcario no sea registrable son, de una parte, que se trate de una marca notoriamente conocida en el territorio nacional, subregional o internacional; y, de otra, que el mismo reproduzca, imite, transcriba total o parcialmente, o sea confundiblemente semejante a una marca notoriamente conocida de propiedad de un tercero, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita.

“Que, sin lugar a dudas, la marca HITACHI, dado su uso generalizado e ininterrumpido, su gran difusión en el mercado y su antigüedad en el mismo, hacen de ella efectivamente, una marca notoria. “Que, en relación con la posible confusión existente entre la marca notoria y la solicitada, es evidente que entre los signos en conflicto HITACHI y HITACH (sic) existen contundentes similitudes visuales, ortográficas, fonéticas e ideológicas las cuales inducen a error o confusión al público consumidor.

GACETA OFICIAL “3º: Que se violó el artículo 82 literal h) ibídem, ya que con la concesión del registro de la marca HITACH (sic) para amparar productos de la Clase 5a de la Clasificación Internacional de Niza, se permite el engaño tanto al público consumidor como a los medios comerciales, sobre la procedencia del producto, ya que ellos creerán fácilmente que se trata de un producto producido o comercializado por la sociedad HITACHI LTD.” Es de advertir que, en la relación que antecede efectuada por la instancia consultante, se menciona la marca HITACH, mientras que en el expediente administrativo y en la resolución impugnada se trata de la marca HITCH y no HITACH.

CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional como lo es en este caso la jurisdicción contenciosa colombiana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal.

II. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas cuya interpretación realizará la presente sentencia son del siguiente texto: DECISIÓN 344 “Artículo 81.-Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. 21/08/2000 3.24 “Artículo 83.-Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

“Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

“Artículo 82.-No podrán registrarse como marcas los signos que: “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior. “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” GACETA OFICIAL La instancia consultante ha requerido la interpretación del inciso h) del artículo 83, lo cual es imposible porque el citado artículo carece de inciso h).

Transcritas las anteriores normas a interpretar, el Tribunal pasa a desarrollar los siguientes puntos: - Los requisitos para el registro de marcas. - Irregistrabilidad de los signos. - Irregistrabilidad por semejanza con un signo notoriamente conocido. - Notoriedad. - Similitud con una marca notoriamente conocida. III. LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS El artículo 81 señala los requisitos que un signo debe reunir para poder ser registrado, los cuales son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

No basta, empero, con que un signo reúna las mencionadas condiciones, si es que de tenerlas, se encuentra sin embargo incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad prescritas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. El objeto esencial y fundamental de un signo marcario es el de distinguir los productos o servicios de otros, característica que se conoce bajo el nombre de “distintividad”.

La distintividad se orienta en dos direcciones: una respecto a los signos entre sí, y la otra en cuanto a éstos y los productos. Signos idénticos o similares para los mismos productos no entrarían dentro del criterio de distintividad, por lo que su registrabilidad deberá ser negada. IV. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 prohibe el registro de los signos que, en relación a derechos de terceros, “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error”.

La norma comunitaria arriba referida establece como una de las causales de irregistrabilidad, la identidad o semejanza de los signos. La 21/08/2000 4.24 confundibilidad o riesgo de confusión se origina en la semejanza o identidad de los mismos, la cual puede llevar a los consumidores a error o confusión, induciéndolos a adquirir los productos o servicios sin distingo de su procedencia. Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido acogiendo en reiterada jurisprudencia los expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aíres, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; d) Deben tenerse así mismo en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

V. IRREGISTRABILIDAD POR SEMEJANZA CON UN SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO La empresa demandante considera que se han violado los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, al desconocerse la notoriedad de la marca HITACHI y la similitud existente entre la misma y la marca HITCH solicitada por la compañía SANDOZ LTD. Los citados literales d) y e) del artículo 83 establecen la irregistrabilidad de un signo que reproduzca o imite total o parcialmente a otro notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional sujeto a reprocidad”, así como la similitud “con una marca notoriamente conocida hasta el punto de que pueda producir confusión”. a) Notoriedad de la marca La administración sostiene el criterio de que el problema de fondo en el caso es el de la similitud de la marca con otra que tiene la calidad GACETA OFICIAL de notoria, con lo cual, dice, el problema de la notoriedad pasa a ser secundario respecto del de la distintividad, planteamiento que corresponde decidir al juez consultante.

El Tribunal Andino ha puesto de relieve que la marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo” (Proceso 07-IP-96, caso: “Elegante Trigueña con Turbante”, G.O. Nº 299 de 17 de octubre de 1997).

La marca calificada de notoria goza en el derecho comunitario de una protección especial, en relación con las demás marcas, por cuanto la misma calidad de notoria reafirma su presencia en el mercado y la protege de eventuales registros que puedan perjudicar al titular de una marca notoria. El Tribunal ha dejado establecido al respecto lo siguiente: “ una marca está protegida dentro del campo de su especialidad, esto es para una clase de productos y para un país determinado, o sea que la marca inscrita en Venezuela no surte efectos de registro en el Ecuador, a más del derecho de prioridad, esto es que quien solicita primero tiene derecho preferente al registro.

En cambio que la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro del nomenclator. “Para que surta efecto esta protección, la marca tiene que ser conocida y registrada en el país o en el exterior. La norma comunitaria, como lo establecen otras legislaciones, no exige que la marca sea usada, basta que sea conocida, conocimiento que puede devenir por el uso continuo y sistemático de la marca o por la difusión publicitaria de la marca; sin que sea necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea en la marca notoria.

Por lógica debe entenderse que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse. 21/08/2000 5.24 (omisis) “En el caso de comparación de signos para evitar la confusión, hay que tomar en cuenta que cuando la marca oponente es una marca notoria, el criterio que se aplica para el cotejo es muy riguroso y estricto, con el propósito de que, aun por una similitud o semejanza superficial o imperceptible, quiera un tercero aprovecharse del prestigio de la marca notoria, al tratar de inscribir una nueva que puede perjudicar en definitiva al consumidor.” (Interpretación prejudicial 08-IP-95.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, p. 307, caso: “LISTER”, sentencia publicada en la G.O. Nº 231 del 17 de octubre de 1996 y Proceso 07-IP-97 marca: EBEL SPA, G.O. Nº 412 de 26 de febrero de 1999). b) Similitud con una marca notoriamente conocida El inciso e) del artículo 83 prohibe el registro de signos como marca cuando éstos sean similares con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de productos o servicios para cuyo amparo se solicita el registro.

La norma comunitaria protege pues de un modo especial a las marcas notoriamente conocidas, impidiendo que signos similares puedan ser registrados, con lo que se produciría una confusión marcaria en el mercado. Por las anteriores consideraciones EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Para poder ser registrado como marca un signo debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica.

Además no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2. No puede ser registrado como marca, un signo que sea idéntico o semejante a otro, a punto de poder causar confusión entre los consumidores. GACETA OFICIAL 21/08/2000 6.24 3.

La similitud de un signo con otro que sea notoriamente conocido, es causa de irregistrabilidad, debiendo probar tal notoriedad la parte que la alega. Remítase igualmente, copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 4. Es irregistrable un signo que reproduzca, imite o transcriba a otro signo distintivo notoriamente conocido.

Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO 5. La notoriedad de una marca será determinada siguiendo los criterios de la extensión de su conocimiento entre el publico consumidor, la intensidad de su difusión, la antigüedad de la marca y el análisis de producción y mercadeo de los productos que tal marca distingue.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia en el Proceso Interno Nº 5230. Notifíquese la presente sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada.

Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 46-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: JOSE M. DACCARETT & COMPAÑÍA. Marca: “CAMPO VERDE”. Proceso interno N° 5159. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veinte y seis días del mes de julio del año dos mil; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal, el 5 de junio del año 2000, se encuentra ajustada a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto, y que en consecuencia ha sido admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. La parte demandante es la Sociedad JOSE M. DACCARETT & COMPAÑIA-FRIGORIFICO DE LA COSTA y la demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. GACETA OFICIAL 1.2. Actos administrativos demandados. Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad JOSE M. DACCARETT & COMPAÑIA-FRIGORIFICO DE LA COSTA, demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 17837, de 28 de abril de 1999, que considera fundada la oposición interpuesta por FOREMOST INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. y resuelve negar el registro de la marca “CAMPO VERDE”.

En igual forma, pretende la demandante, la nulidad de la Resolución 13098 de 22 de mayo de 1996, en la que se resuelve el recurso de reposición y además, de la Resolución 1284, de 15 de mayo de 1998, mediante la cual se resuelve un recurso de apelación; Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por medio de las cuales se confirma la Resolución 17837 ya referida. 1.3 Hechos relevantes.

En el escrito presentado por el Juez Consultante, dicha instancia relieva los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. La sociedad JOSE M. DACCARETT & COMPAÑIA-FRIGORIFICO DE LA COSTA, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “CAMPO VERDE” para distinguir productos comprendidos en la clase 31 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza; 2.

La División de Signos Distintivos, cumplido el trámite administrativo correspondiente, ordenó la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, del extracto de la solicitud de la marca “CAMPO VERDE”; 3. La sociedad FOREMOST INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. con domicilio en Rotterdam, Holanda, formuló demanda de oposición contra la referida solicitud, alegando que es titular de la marca “GREEN LAND” (mixta), registrada con certificado Nº 97863, para distinguir productos de la Clase 29; 21/08/2000 7.24 4.

Mediante Resolución No. 17837, de 28 de abril de 1994, la División de Signos Distintivos declaró fundada la observación presentada por FOREMOST INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., y por tanto, negó el registro como marca de la denominación “CAMPO VERDE”, a favor de la sociedad JOSE M. DACCARETT & COMPAÑÍA, por considerar que incurre en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que entre las marcas GREEN LAND y CAMPO VERDE existen según ha sido afirmado, semejanzas que inducirían al público a error y confusión, de manera especial, por causa de la traducción al español de la expresión GREEN LAND; 5.

En contra de la mencionada resolución ha sido interpuesto recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resuelto el primero a través de la Resolución Nº 13098 de 22 de mayo de 1996, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y el segundo, mediante Resolución Nº 1284 de 15 de mayo de 1998. b) Escrito de demanda La sociedad DACCARETT & COMPAÑIA-FRIGORIFICO DE LA COSTA denuncia la violación, por falta de aplicación por parte de la Administración demandada, de normas del ordenamiento jurídico andino, específicamente las siguientes disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: - “El artículo 81, por cuanto la marca “CAMPO VERDE” es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, ya que no solamente se puede percibir fácilmente por los sentidos de la audición y de la vista, sino que se puede diferenciar individual y singularmente de otro, por cuanto la distintividad exige que el signo no se preste a confusión con otros ya adoptados; además de que la representación gráfica, tal como fue publicada en la Gaceta Oficial de Propiedad Industrial, es CAMPO VERDE, lo que conduce a una descripción que permite hacerse una idea del signo objeto de la marca, mediante palabras, figuras o signos;

GACETA OFICIAL - “Los artículos 93 y 95 en concordancia con el literal a) del articulo 82, por cuanto la marca “GREEN LAND”, no sólo se encuentra registrada en una clase diferente de la de la marca solicitada, sino que está conformada por una parte denominativa, combinada con otra figurativa, lo que en el lenguaje marcario se conoce como marca mixta, evento en el cual el registro se extiende al conjunto que la caracteriza; - Argumenta finalmente, que “si bien es cierto que el art. 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecía que si un signo determinado se encontraba registrado en cualquier idioma (inglés, francés o chino), no podía registrarse en idioma español o viceversa, así no existiera semejanza gráfica, fonética o conceptual, también lo es, que el literal d) del artículo 73 de la Decisión 311, que reemplazó aquella norma (hoy literal d) del artículo 73 de la Decisión 344), dispuso que no pueden ser registrables los signos que constituyan reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro, lo cual implica, que además de la traducción, tiene que estar probado en el proceso de registro, la notoriedad del signo que impide el mismo, y que, sin dicha prueba, no le es dable al administrador obstaculizar el proceso, así constituya la exacta traducción a cualquier idioma de un signo previamente registrado en cualquier otro”. c) Contestación de demanda Es presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en ella defiende la legalidad del acto administrativo impugnado argumentado que: “El estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se compara o el examinarlos en sus detalles.

Particularmente cuando se coteja una marca nominativa y una mixta, como sucede en este caso, se debe determinar primero cuál de los dos elementos que conforman la marca mixta es el predominante, aceptándose como tal el elemento denominativo sobre el gráfico, dada la fuerza expresiva de las palabras; sin embargo, este criterio general tiene una excepción cuando el 21/08/2000 8.24 elemento gráfico por su tamaño, color y colocación es definitivo.

En opinión de este despacho, en la marca GREEN LAND (MIXTA) en que se basa la oposición predomina el elemento denominativo; de tal manera, que entre esta marca y la expresión que se pretende registrar (CAMPO VERDE), existen semejanzas que inducirían al público a error y, por consiguiente, ambas marcas no pueden coexistir en el mercado pues generarían confusión en el consumidor, más aún si se tiene en cuenta que la expresión GREEN LAND puede ser traducida del inglés al español como CAMPO VERDE O TIERRA VERDE.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a los siguientes artículos: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: GACETA OFICIAL “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. "A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. 21/08/2000 9.24 rá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 3.

DEFINICION Y ELEMENTOS DE LA MARCA La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 enumera los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. b) Distintividad “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidi- Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servi- GACETA OFICIAL cio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. 21/08/2000 10.24 de el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. b) Riesgo de confusión c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en “una descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga facultad expresiva de los anteriormente señalados”.1 El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO Los literales a), b), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señalan como causales de irregistrabilidad, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada, reproduzcan en alguna forma un signo notoriamente conocido o, sean similares hasta el punto de ocasionar confusión con una marca notoriamente conocida. a) La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a)). La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le correspon1 Marco Matías Alemán, Marcas, Santafé de Bogotá, Image Control, 1994, pág. 77 Cuando en un mismo mercado, dos o más personas pretenden utilizar marcas similares o idénticas para distinguir productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el denominado “riesgo de confusión” El Tribunal ha sido reiterativo en sus pronunciamientos sobre el cuidado que debe tener el examinador, al analizar dos signos con el fin de dilucidar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la determinación de si una marca es confundible con otra, presenta matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y en consideración de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que además tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. c) Riesgo de confusión por la traducción a otro idioma de la marca y la notoriedad El artículo 83 literal d) de la Decisión 344, señala que no podrán registrarse como marcas aquellas que “Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

(El subrayado es del Tribunal). Este Tribunal considera que al momento de realizarse la traducción de un signo del idioma español al inglés, como ocurre en el presente caso con las marcas CAMPO VERDE a LAND GREEN, debe tomarse en cuenta lo siguiente: Si bien es cierto que la traducción de una marca del español al inglés puede tener el mismo GACETA OFICIAL 21/08/2000 11.24 significado y esto podría producir confusión en el público consumidor, es también cierto, que la norma indicada exige que quien impugne la concesión de una marca por esa causa deba probar la notoriedad de aquella con base en la cual se haya formulado la observación al registro.

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha expresado que esa calidad de la marca debe ser probada a través de los medios reconocidos por la legislación interna, por la parte que la alega y, de realizarse tal probanza, se erige en causal de irregistrabilidad a tenor de lo prescrito en el mencionado inciso del artículo 83 que se interpreta. de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, que expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada, si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador. Una vez admitida a trámite la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que tengan interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre esas observaciones y acerca de la concesión o denegación del registro solicitado.

El referido literal d) del artículo 83, contempla una amplia protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de notoriedad; no obstante, la notoriedad de la marca es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc..

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.2

5. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. b) Trámite de las observaciones La Oficina Nacional Competente, puede rechazar las observaciones extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no aplicables en el País Miembro en el que se solicita la marca; o, aquellas respecto de las cuales los interesados no hubieren pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, a) Examen de Registro La Decisión 344 exige reiterativamente (arts. 95 y 96) que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes 2 Proceso 23-IP-96. Marca VODKA BALALAIKA. Sentencia de 21-IV-98. G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de GACETA OFICIAL 21/08/2000 12.24 distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, su registro no debe encontrarse impedido por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado. 2. El riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

Remítase, así mismo, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 3. Para garantía de la protección derivada de la notoriedad de una marca, esa notoriedad debe ser probada por quien la alega conforme a las reglas de la carga de la prueba y, ante la autoridad que adelante el procedimiento de oposición al registro de marca. 4.

El examen de registrabilidad lo debe practicar la Oficina Nacional correspondiente y comprender el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquéllos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno Nº 5159, de conformidad con el artículo 35 del Notifíquese al mencionado Consejo de Estado mediante copia certificada, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional.

Luis Henríque Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 21/08/2000 13.24 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 48-IP-2000 Interpretación prejudicial del artículo 83, párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Actor: INSTITUTO COLOMBIANO FARMACÉUTICO - ICOFARMA LTDA. Marca: “BROMTUSSIN”. (Proceso interno correspondiente al expediente No. 5319). Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 28 de julio del año 2000 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente, Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, ha requerido la interpretación prejudicial de la norma arriba identificada;

Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes -a juicio del Tribunal Andino- para la resolución del litigio interno;

Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra ajustada a las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto; y, Que la interpretación se plantea en razón de que el INSTITUTO COLOMBIANO FARMACÉUTICO - ICOFARMA LTDA., demanda ante el consultante la declaratoria de nulidad de la resolución No. 2830 del 20 de agosto de 1998, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Con vista de todo lo anterior, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen, tanto de los hechos como de los argumentos presentados por las partes en el proceso interno. a) Los primeros, conforme a la reseña de los mismos realizada por el juez consultante, son: El INSTITUTO COLOMBIANO FARMACÉUTICO - ICOFARMA LTDA. presentó, el día 10 de noviembre de 1993, solicitud de registro de la marca “BROMTUSSIN”, destinada a distinguir un producto “expectorante y fluidificante de las secreciones bronquiales indicado en el tratamiento del asma bronquial y alérgica”, comprendido dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 395 del 15 de febrero de 1994. Posteriormente formularon observaciones a la referida solicitud de registro las sociedades: A.H. ROBINS COMPANY INCORPORATED, apoyándolas en su marca “RUBITUSSIN”; LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Y CIA. S.C.A., con base en el registro de las marcas “BROMOCRIPSYN”, “SIN” y “SYNTHEYS”; y, sociedad QUÍMICA PATRIC LTDA., con fundamento en su marca “BRONTUSS”.

La División de Signos Distintivos, mediante resolución No. 4213 del 27 de febrero de 1996, declaró infundadas todas las observaciones presentadas, concediendo por tanto el registro de la marca “BROMTUSSIN”. Contra dicha resolución, la sociedad A.H. ROBINS COMPANY, INCORPORATED, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. El primero fue resuelto por la propia División de Signos Distintivos mediante la resolución No. 2253 del 31 de enero de 1997, confirmatoria de la recurrida, y en la misma admite el recurso de apelación. Ordenó asimismo el envío del expediente al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a los fines del trámite respectivo.

GACETA OFICIAL 21/08/2000 14.24 Por su parte este funcionario, mediante resolución No. 2830 del 20 de agosto de 1998, resolvió el recurso en el sentido de revocar la No. 4213, y negó en consecuencia el registro de la marca nominativa “BROMTUSSIN”. pugnado, por considerar que en la emisión del mismo, la facultad concedida a la Oficina Nacional Competente se ajusta plenamente a Derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. b) En cuanto a los argumentos de las partes, los presentados por la actora INSTITUTO COLOMBIANO FARMACÉUTICO - ICOFARMA LTDA. descansan, según el resumen contenido en la consulta, sobre el fundamental de que con la expedición del acto ahora impugnado la Administración violó el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 en razón de que: Expresa que una vez efectuado “el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘RUBITUSSIN’ (registrada a favor de A.H. ROBINS COMPANY INCORPORATED), frente a la marca ‘BROMTUSSIN’, solicitada por la sociedad Instituto Colombiano Farmacéutico ‘Icofarma’ Limitada para distinguir los productos de la clase 5, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos y fonéticos y, por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor ” “Los productos de la clase 5 Internacional con efectos terapéuticos no son de venta libre; requieren, para su adquisición de fórmula médica, expedida por un profesional de la salud, por lo que los productos ROBITUSSIN y BROMTUSSIN poseen sendas advertencias para que el producto sea vendido previa fórmula médica.

Dice, además, que un consumidor corriente se encuentra en imposibilidad técnica y profesional de valorar los efectos que le puede generar el producto en su organismo. “Los productos de uso terapéutico o productos farmacéuticos para uso en humanos son expedidos o vendidos en establecimientos altamente especializados, atendidos por personal técnico con una formación profesional en el manejo de productos farmacéuticos “( ) “Las marcas BROMTUSSIN y ROBITUSSIN poseen más que unas simples letras de diferencia, como quiera que existen elementos que aportan distintividad, tales como la presencia de un prefijo BROMTU frente a ROBI, que para un médico son esenciales, mientras que para el paciente son absolutamente irrelevantes, pues éste puede atenerse a lo que se le prescriba.” Además considera que si “se aprecian las marcas antes mencionadas en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, puesto que la forma de su pronunciación puede conllevar igualmente a la denominada confundibilidad sonora; en las marcas en comento existen vocales idénticas ubicadas en el mismo orden que ratifican sus semejanzas.” d) Por su parte, la sociedad A.H. ROBINS COMPANY, INCORPORATED, interviene en el proceso interno como tercero interesado, argumentando básicamente lo siguiente: Pero, a su vez, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera necesario referirse también a otras piezas procesales, distintas del escrito de demanda, relevantes asimismo para la interpretación, y remitidas a este organismo por el propio juez consultante.

Coadyuvando con los argumentos esgrimidos por la Administración demandada, se refiere al hecho de que el producto -“expectorante, antitusivo, descongestionante nasal, broncodilatador”, comprendido en la clase internacional No. 5 e identificado con su marca “RUBITUSSIN”- “se vende SIN fórmula médica” en razón de que, dada la naturaleza del mismo y previa la obtención de los permisos sanitarios otorgados por las autoridades competentes, se lo puede comercializar sin más condiciones. c) En la contestación de la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio, defiende la legalidad del acto administrativo im- Lo anterior, en razón de que el actor expone como principal argumento el de que los productos farmacéuticos, comprendidos en la GACETA OFICIAL señalada clase internacional No. 5, son de aquellos que se comercializan necesariamente bajo receta médica, y por lo tanto, al ser los profesionales de la salud los que los prescriben y administran, son ellos, dada su formación, los que en definitiva conocen exactamente el producto que debe ser suministrado, sin que, en consecuencia, quepa confusión respecto de las marcas confrontadas.

Adicionalmente, y como complemento de lo anterior, expresa que entre las denominaciones “BROMTUSSIN”, solicitada en registro, y “ROBITUSSIN”, de su propiedad, “hay semejanzas en grado de poder llegar a producir confusión”, dado que esta última es una marca “lo suficientemente arraigada en el mercado que se encuentra registrada en Colombia desde 1955”, y más aún, si, como en el caso, el producto que la sociedad demandante busca vender amparado por la marca cuyo registro solicita, es “exactamente el mismo” que se comercializa con aquella de su propiedad.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A: I. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN El texto de la que fue señalada por el consultante a tal fin, es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mimos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ).” Y, con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno, considera el Tribunal Andino que los temas cuya interpretación suscita la norma transcrita son los siguientes: 21/08/2000 15.24 II. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA Efectivamente, ante el juez nacional consultante se ha planteado la nulidad de la resolución 2830, denegatoria del registro de la marca “BROMTUSSIN”, y fundamentada dicha denegatoria en el hecho del registro previo de la marca “ROBITUSSIN”, bajo la consideración de que entre las dos existen “semejanzas relevantes en cuanto a la coincidencia de las letras y porque presentan una terminación semejante y desde el punto de vista fonético se pronuncian de forma similar ”; criterio que la Administración, al aplicarlo al caso concreto, desprende de la norma comunitaria antes transcrita.

Al respecto el Tribunal Andino observa que la determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración o en su caso del juzgador, decisión no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de cualquier arbitrariedad, y que ha de ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, formulados de consuno a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, que puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza.

En efecto este Tribunal considera que en el caso objeto de la consulta resulta necesario referirse a: a) La similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos que van a ser objeto de comparación, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea palpable u obvia. b) La similitud fonética entre signos que al ser pronunciados revelan una fonética similar.

Aquí la determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sinembargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Y efectivamente, en el caso concreto, al examinador -juez consultante- le corresponde ahora la tarea de pronunciarse sobre la fonética de GACETA OFICIAL las marcas “ROBITUSSIN” y “BROMTUSSIN” en conflicto, para lo cual ha de tomar en cuenta la totalidad de las sílabas que las conforman. 21/08/2000 16.24 que en el presente caso, se trata de marcas farmacéuticas.

III. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS c) La naturaleza de los productos, fármacos, materia que la jurisprudencia de este órgano judicial ha venido desarrollando con particular interés, merece un tratamiento especial en el presente caso, por lo que se lo pasa a desarrollar en el capítulo siguiente de la presente sentencia, no sin antes dejar esclarecido que todo lo anterior se encuentra también conectado con las reglas para realizar el cotejo marcario (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), las cuales tienen que ver con el hecho de que: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, regla que se ha considerado de máxima importancia, por lo que obliga a que ese cotejo deba ser realizado en conjunto, sea cual fuere el tipo de marcas; - Estas deben ser examinadas en forma forma sucesiva y no simultánea, es decir, en la comparación debe emplearse por tanto el método de cotejo sucesivo -sin que sea pertinente un análisis simultáneo- por cuanto el consumidor tampoco identifica simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; y, finalmente, - Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Al respecto el mencionado tratadista Breuer Moreno ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” En síntesis, corresponderá al consultante determinar, tomando muy en cuenta las anteriores reglas y criterios de análisis aplicables al examen de comparación, si entre las marcas confrontadas existe similitud suficiente como para producir confusión en el público consumidor pero tomando en cuenta, adicionalmente, En efecto, el Tribunal en de la sentencia producida con motivo de la interpretación prejudicial 13-IP-97, dejó sentado: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio [del análisis en conjunto] anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales..” Por tanto, continua la referida sentencia, si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común, éste “ ‘no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación.’ ”.

(Sentencia del Tribunal de fecha 06 de febrero de 1998, marca “DERMALEX”, fallo publicado en la G.O.A.C. No. 329 del 09 de marzo de 1998). En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso. Y, efectivamente, en el presente caso uno de los puntos controvertidos tiene que ver con las GACETA OFICIAL consecuencias que para la salud puede acarrear la confusión generada respecto a productos “expectorantes”, consecuencias que el juez consultante deberá medir a los fines de realizar un análisis, de ser el caso, más severo en relación con la naturaleza de los productos que las marcas pretenden distinguir cuando se formula una solicitud de registro como la de autos.

El criterio últimamente señalado se encuentra reflejado en reciente jurisprudencia de este Tribunal, producida con motivo del caso 30-IP2000 del 02 de junio del corriente, relativa a la marca “AMOXIFARMA”, y que a su vez recoge los criterios expuestos en la ya identificada sentencia 13-IP-97, marca “DERMALEX”. Finalmente, en el presente el consultante deberá tomar en cuenta que al tratarse de productos médicos existen otras consideraciones diferentes en cuanto al registro de una marca, puesto que el adoptar un prefijo o sufijo proveniente del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un término necesario dentro del conjunto marcario de una marca farmacéutica, el cual, a más de abonar a su distintividad, permite identificar el origen del producto que se pretende registrar; es decir, que al pronunciarse sobre registros de marcas de productos farmacéuticos deben ser tomadas en cuenta todas estas características específicas del tema.

De todo lo expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N C L U Y E: 1º La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes, o comercializados por una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la necesaria concurrencia de las otras características, perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretenda identificar tales productos o servicios, so pena de que dicho signo resulte irregistrable. 2º Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el 21/08/2000 17.24 párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.

La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia. 3º Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor.

Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados. 4º El examinador debe también tener en cuenta que en las marcas farmacéuticas se presentan semejanzas atinentes sólo a prefijos y sufijos que, más que provocar eventuales confusiones, ayudan por el contrario a identificar la naturaleza de los productos comercializados con las mismas.

En consecuencia, al momento de analizar tales marcas, deberá dejar de lado esos elementos genéricos, correspondiéndole por tanto determinar si la distintividad del signo que se pretende registrar surge del resto de los elementos específicos que configuran el conjunto marcario. El juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación de la norma que fundamenta la respectiva solicitud.

Notifíquesele esta sentencia mediante copia certificada y sellada de la misma, y remítasela también a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. El Presidente, Luis Henrique Farías Mata GACETA OFICIAL 21/08/2000 18.24 Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO PROCESO 50-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Ecuador.

Proceso Interno No. 2196-794-95. Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY. Marca: ORODINA. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y ocho días del mes de julio del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito I (Quito) de única instancia, de la República del Ecuador, mediante escrito firmado por el doctor Víctor Terán Martínez, Presidente de la referida Sala.

La consulta prejudicial tiene lugar en el proceso interno 2196794-95. Ecuatoriano. Se vincula también al juicio, en calidad de tercero interesado, a LABORATORIOS CHILE S.A.. V I S T O S: 1.2. Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, razón por la cual previamente fue admitida a trámite mediante auto del 12 de julio del año en curso.

Según el relato de la Alta Jurisdicción consultante, el doctor. Roque Albuja Izurieta, mandatario de WARNER-LAMBERT COMPANY, en recurso de plena jurisdicción o subjetivo, demanda al Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, al Procurador General del Estado, al Director Nacional de Propiedad Industrial y al tercerista beneficiario José Francisco Vergara Baeza, representante legal de la compañía mandataria de Laboratorios Chile S.A., e impugna la Resolución Nº 0943715 expedida el 19 de abril de 1995 por el Director Nacional de Propiedad Industrial y notificada el 10 de mayo del mismo año, en la que dicha Autoridad acepta el registro de la denominación ORODINA como marca de fábrica. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. La demanda en el proceso interno es establecida por la Sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY contra el Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca, el Procurador General del Estado y el Director Nacional de Propiedad Industrial, instituciones del Estado Las pretensiones de la demanda persiguen que se anule la Resolución Nº 0943715, expedida el 19 de abril de 1995 por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador, en la que se acepta el registro de la marca ORODINA a favor de LABORATORIOS CHILE S.A..

La demanda. GACETA OFICIAL Como antecedente manifiesta el demandante, que en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 338, página 29, se publicó la solicitud de registro de la marca de fábrica ORODINA, presentada por Laboratorios Chile S.A., bajo el Nº 37518 de 3 de marzo de 1993, para proteger medicamentos de uso humano (clase internacional No. 5); que la empresa que representa presentó al Director de Propiedad Industrial una observación a la inscripción de la mencionada marca de fábrica ORODINA, fundamentada en que esa compañía tiene registrada en el Ecuador la marca ORALDINE, bajo el Nº 827 del 19 de noviembre de 1974, la cual protege preparaciones medicinales y farmacéuticas, productos de la clase internacional 5.

Hace varias observaciones sobre su pretensión. Igualmente presenta sus fundamentos de derecho y pretende que el Tribunal, en sentencia, declare la ilegalidad del acto administrativo que aceptó el registro de la marca ORODINA. Por último, el actor solicita la interpretación prejudicial del Art. 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.3.

Contestación de la demanda. Los demandados comparecen al juicio y proponen excepciones así: 1.3.1. El Director Nacional de Propiedad Industrial niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y alega la validez de la resolución impugnada. 21/08/2000 19.24 la legalidad y validez de la resolución impugnada y negando los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta.

A la vez solicita la Interpretación Prejudicial previa, una vez concluido el término de prueba, de los Artículos 81, 82 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.3.4. José Francisco Vergara Baeza, Gerente de la Corporación Mercantil Internacional Co. Ltda., a nombre y en representación de Laboratorios Chile S.A., presenta los fundamentos de hecho y de derecho que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial tiene para proceder como lo hizo en la resolución que ha sido impugnada y propone como excepciones las de que no se allana a la demanda presentada por WARNER-LAMBERT COMPANY; que no son aplicables los artículos 83 literales d) y e) y 82 literales a) y b) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y que la base legal para el otorgamiento del registro es el Art. 81 del mismo cuerpo legal.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Dentro del término de prueba el Procurador General del Estado, solicita que se suspenda el procedimiento del proceso y se pida la interpretación prejudicial de los Artículos. 81, 82 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; El Tribunal interpretará de las normas indicadas en la consulta, los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con relación al artículo 82, se hará la interpretación, de oficio, respecto del literal a). Ello por cuanto esta norma jurídica contiene 13 literales que consagran otras tantas causales de irregistrabilidad y el juez consultante no mencionó específicamente ninguna de ellas. En tal virtud estima El Tribunal que de acuerdo a los hechos del proceso, la norma pertinente a ser aplicada es la contenida en el referido literal. 1.3.3.

El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, excepciona argumentando A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: 1.3.2. El Jefe de Control y Revisión de Juicios, delegado del Procurador General del Estado, propone como excepciones la falta de derecho del actor para entablar la demanda y la improcedencia de la misma; además dice que hay caducidad del derecho del actor.

GACETA OFICIAL 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2.

Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; 21/08/2000 20.24 “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 4. CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos atinentes a los requisitos para el registro de las marcas, el riesgo de confusión y la notoriedad de la marca. 3.3.

Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. 4.1.

Requisitos y condiciones para el registro de un signo como marca. Irregistrabilidad de signos que no cumplan los requisitos y condiciones legalmente establecidos (Artículos 81 y 82, literal a). D. 344). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, arriba transcrito, contempla las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca.

Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. La distintividad es la característica que permite diferenciar o, lo que es lo mismo, distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares de otra. La perceptibilidad se ha definido como la capacidad que tiene un signo de poder ser captado por cualquiera de los sentidos.

Este requisito se constituye en la única manera para que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado. La susceptibilidad de representación gráfica es la condición que determina que sobre el signo se pueda realizar una descripción que permita formarse una idea del mismo, utilizan- GACETA OFICIAL do palabras, figuras o signos. Se dice que esta condición hace relación a la materialización del signo.1 El ordenamiento comunitario vigente (art. 81 de la Decisión 344) al definir el concepto de marca pone el mayor énfasis, sin embargo, en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Un signo es registrable como marca sólo cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 ibídem. No obstante, ello sólo no basta. Se requiere, además, que el signo solicitado no se encuentre incurso en alguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Por ello, el juez nacional ecuatoriano, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar en el presente caso, en primer lugar, si el signo “ORODINA” cuyo registro se impugna por la sociedad actora, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, en segundo lugar, determinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en los literales a), d) y e) del artículo 83, que son precisamente los indicados por la actora como vulnerados por el acto administrativo demandado. 4.2.

Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. (Artículo 83, literal a). D. 344). Sin duda, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. De esta función se sigue que el titular del registro debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo, la cual consiste básicamente en el derecho de opo- 1 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Proceso 27-IP-95, Pág.: 90. 21/08/2000 21.24 nerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a)). El Tribunal ha sido reiterativo en sus pronunciamientos sobre el cuidado que se debe tener al practicarse el análisis entre dos signos con el fin de dilucidar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. En los demás casos de comparación, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del juez quien deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se en- GACETA OFICIAL cuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.2 Ahora, bien, en tratándose de comparación de marcas que amparan productos farmacéuticos de uso humano, ésta debe hacerse de una manera mucho más cuidadosa en aras a descartar en forma plena el riesgo de confusión, toda vez que la circunstancia de confundir un medicamento con otro puede eventualmente comprometer la salud de las personas.3 4.3.

Notoriedad de la marca. (Artículo 83, literales d) y e). D. 344). Las reglas contenidas en el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica.

La notoriedad es un "status", un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mer- 21/08/2000 cado, comercialización del producto, etc..

La carga de la prueba corresponde a quien elgue la notoriedad, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca reputada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.4 Corresponde, entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.

De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de "especialidad" y de "territorialidad" generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.5 Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: 2 Sobre este tópico puede consultarse la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA del 17-VIII-98.

Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. 3 Alrededor del tema del especial cuidado que debe tenerse en el estudio comparativo de marcas de productos farmacéuticos, recientemente el Tribuna se pronunció en las sentencias de 2 y 23 de junio del 2000, proferidas en los procesos 30-IP-2000 y 34-IP-2000, marcas AMOXIFARMA y FINADYNE, respectivamente. 22.24 Un signo puede registrarse como marca únicamente si reúne los requisitos de distintividad, percepti- 4 Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV98.

Proceso 23-IP-96. Marca VODKA BALALAIKA. Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. 5 En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentencia de 8-X-99. Dentro del Proceso 36-IP-99. Marca FRISKIES. Publicado en G.O.A.C. Nº 504 de 9-XI-99. GACETA OFICIAL 21/08/2000 23.24 bilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

La Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 2196-794-95, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Notifíquese al juez consultante mediante copia certificada.

Tercero. La protección legal comunitaria a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no confiere el registro de las marcas comunes; empero las circunstancias que han dado lugar a la presencia de la notoriedad deben ser probadas. Alegada la notoriedad como obstáculo para el registro de un nuevo signo, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto.

La protección especial que confiere la marca notoria es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 21/08/2000 24.24 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú