PROCESO 47-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Expediente Interno Nº 5230, Actora HITACHI LTDA. Marca: HITCH.

Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de Quito a los veintiún días del mes de julio del año dos mil. VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido por intermedio del Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales d), e) y h) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se plantea la solicitud de interpretación a pedido de la actora en el Proceso Nacional Nº 5230, instaurado por oposición al registro de la marca HITCH, solicitado por la Sociedad SANDOZ LTDA. para amparar los productos comprendidos en la clase 5a del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. Que dentro de las consideraciones hechas para esta interpretación el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, refiere las siguientes situaciones: “Que la sociedad SANDOZ LTD. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (División de Signos Distintivos), el registro de la marca HITACH (sic), para amparar los productos comprendidos en la Clase 5a del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, la cual le fue otorgada para el período comprendido entre el 18 de abril de 1997 al 18 de abril del 2007.

“Que la sociedad HITACHI dentro de la oportunidad legal, presentó observaciones al registro de la marca HITACH (sic). “Que mediante Resolución núm. 010099 de 18 de abril de 1997, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró infundada la observación presentada por la sociedad HITACHI LTD. y concedió el registro de la marca HITACH (sic), a favor de la sociedad SANDOZ LTD.

(SANDOZ AG/SANDOZ S.A.). “Que contra la mencionada resolución la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 21289 de 31 de julio de 1997, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la resolución impugnada; y el segundo, mediante la resolución núm. 1105 de 15 de mayo de 1998, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que confirmó también la resolución recurrida y declaró agotada la vía gubernativa.

Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: “1º: Que se violaron los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los cuales disponen que para que un signo pueda ser registrable como marca se requiere que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, resultando dentro de estos tres requisitos, el más importante el de la distintividad, entendido éste como la capacidad intrínseca y extrínseca que tiene el signo para identificar un producto y evitar no sólo que se confunda con aquello que se va a identificar, sino con otros signos utilizados en el mercado por terceros para distinguir sus productos.

“Que la marca HITACH (sic) no cumple con el requisito mencionado, por cuanto es similar a la marca HITACHI, previamente registrada y notoriamente conocida a nivel mundial, lo que impide que cumpla con su objetivo principal cual es el de distinguir en el mercado el producto de una persona de los de otra. “2º: Que se violaron los artículos 83 literales d) y e) y 84 ibídem, por cuanto los presupuestos legales que deben cumplirse para que un signo marcario no sea registrable son, de una parte, que se trate de una marca notoriamente conocida en el territorio nacional, subregional o internacional; y, de otra, que el mismo reproduzca, imite, transcriba total o parcialmente, o sea confundiblemente semejante a una marca notoriamente conocida de propiedad de un tercero, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita.

“Que, sin lugar a dudas, la marca HITACHI, dado su uso generalizado e ininterrumpido, su gran difusión en el mercado y su antigüedad en el mismo, hacen de ella efectivamente, una marca notoria. “Que, en relación con la posible confusión existente entre la marca notoria y la solicitada, es evidente que entre los signos en conflicto HITACHI y HITACH (sic) existen contundentes similitudes visuales, ortográficas, fonéticas e ideológicas las cuales inducen a error o confusión al público consumidor.

“3º: Que se violó el artículo 82 literal h) ibídem, ya que con la concesión del registro de la marca HITACH (sic) para amparar productos de la Clase 5a de la Clasificación Internacional de Niza, se permite el engaño tanto al público consumidor como a los medios comerciales, sobre la procedencia del producto, ya que ellos creerán fácilmente que se trata de un producto producido o comercializado por la sociedad HITACHI LTD.” Es de advertir que, en la relación que antecede efectuada por la instancia consultante, se menciona la marca HITACH, mientras que en el expediente administrativo y en la resolución impugnada se trata de la marca HITCH y no HITACH.

CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional como lo es en este caso la jurisdicción contenciosa colombiana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal.

II. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas cuya interpretación realizará la presente sentencia son del siguiente texto: DECISIÓN 344 “Artículo 81.-Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 82.-No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior. “Artículo 83.-Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

“Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” La instancia consultante ha requerido la interpretación del inciso h) del artículo 83, lo cual es imposible porque el citado artículo carece de inciso h). Transcritas las anteriores normas a interpretar, el Tribunal pasa a desarrollar los siguientes puntos: - Los requisitos para el registro de marcas. - Irregistrabilidad de los signos. - Irregistrabilidad por semejanza con un signo notoriamente conocido. - Notoriedad. - Similitud con una marca notoriamente conocida.

III. LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS El artículo 81 señala los requisitos que un signo debe reunir para poder ser registrado, los cuales son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. No basta, empero, con que un signo reúna las mencionadas condiciones, si es que de tenerlas, se encuentra sin embargo incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad prescritas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El objeto esencial y fundamental de un signo marcario es el de distinguir los productos o servicios de otros, característica que se conoce bajo el nombre de “distintividad”. La distintividad se orienta en dos direcciones: una respecto a los signos entre sí, y la otra en cuanto a éstos y los productos. Signos idénticos o similares para los mismos productos no entrarían dentro del criterio de distintividad, por lo que su registrabilidad deberá ser negada.

IV. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 prohibe el registro de los signos que, en relación a derechos de terceros, “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error”. La norma comunitaria arriba referida establece como una de las causales de irregistrabilidad, la identidad o semejanza de los signos. La confundibilidad o riesgo de confusión se origina en la semejanza o identidad de los mismos, la cual puede llevar a los consumidores a error o confusión, induciéndolos a adquirir los productos o servicios sin distingo de su procedencia. Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido acogiendo en reiterada jurisprudencia los expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aíres, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; d) Deben tenerse así mismo en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

V. IRREGISTRABILIDAD POR SEMEJANZA CON UN SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO La empresa demandante considera que se han violado los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, al desconocerse la notoriedad de la marca HITACHI y la similitud existente entre la misma y la marca HITCH solicitada por la compañía SANDOZ LTD. Los citados literales d) y e) del artículo 83 establecen la irregistrabilidad de un signo que reproduzca o imite total o parcialmente a otro notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional sujeto a reprocidad”, así como la similitud “con una marca notoriamente conocida hasta el punto de que pueda producir confusión”. a) Notoriedad de la marca La administración sostiene el criterio de que el problema de fondo en el caso es el de la similitud de la marca con otra que tiene la calidad de notoria, con lo cual, dice, el problema de la notoriedad pasa a ser secundario respecto del de la distintividad, planteamiento que corresponde decidir al juez consultante.

El Tribunal Andino ha puesto de relieve que la marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo” (Proceso 07-IP-96, caso: “Elegante Trigueña con Turbante”, G.O. Nº 299 de 17 de octubre de 1997).

La marca calificada de notoria goza en el derecho comunitario de una protección especial, en relación con las demás marcas, por cuanto la misma calidad de notoria reafirma su presencia en el mercado y la protege de eventuales registros que puedan perjudicar al titular de una marca notoria. El Tribunal ha dejado establecido al respecto lo siguiente: “ una marca está protegida dentro del campo de su especialidad, esto es para una clase de productos y para un país determinado, o sea que la marca inscrita en Venezuela no surte efectos de registro en el Ecuador, a más del derecho de prioridad, esto es que quien solicita primero tiene derecho preferente al registro.

En cambio que la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro del nomenclator. “Para que surta efecto esta protección, la marca tiene que ser conocida y registrada en el país o en el exterior. La norma comunitaria, como lo establecen otras legislaciones, no exige que la marca sea usada, basta que sea conocida, conocimiento que puede devenir por el uso continuo y sistemático de la marca o por la difusión publicitaria de la marca; sin que sea necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea en la marca notoria.

Por lógica debe entenderse que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse. (omisis) “En el caso de comparación de signos para evitar la confusión, hay que tomar en cuenta que cuando la marca oponente es una marca notoria, el criterio que se aplica para el cotejo es muy riguroso y estricto, con el propósito de que, aun por una similitud o semejanza superficial o imperceptible, quiera un tercero aprovecharse del prestigio de la marca notoria, al tratar de inscribir una nueva que puede perjudicar en definitiva al consumidor.” (Interpretación prejudicial 08-IP-95.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, p. 307, caso: “LISTER”, sentencia publicada en la G.O. Nº 231 del 17 de octubre de 1996 y Proceso 07-IP-97 marca: EBEL SPA, G.O. Nº 412 de 26 de febrero de 1999). b) Similitud con una marca notoriamente conocida El inciso e) del artículo 83 prohibe el registro de signos como marca cuando éstos sean similares con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de productos o servicios para cuyo amparo se solicita el registro.

La norma comunitaria protege pues de un modo especial a las marcas notoriamente conocidas, impidiendo que signos similares puedan ser registrados, con lo que se produciría una confusión marcaria en el mercado. Por las anteriores consideraciones EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Para poder ser registrado como marca un signo debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica.

Además no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2. No puede ser registrado como marca, un signo que sea idéntico o semejante a otro, a punto de poder causar confusión entre los consumidores. 3. La similitud de un signo con otro que sea notoriamente conocido, es causa de irregistrabilidad, debiendo probar tal notoriedad la parte que la alega. 4.

Es irregistrable un signo que reproduzca, imite o transcriba a otro signo distintivo notoriamente conocido. 5. La notoriedad de una marca será determinada siguiendo los criterios de la extensión de su conocimiento entre el publico consumidor, la intensidad de su difusión, la antigüedad de la marca y el análisis de producción y mercadeo de los productos que tal marca distingue.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia en el Proceso Interno Nº 5230. Notifíquese la presente sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada.

Remítase igualmente, copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO