PROCESO 46-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: JOSE M. DACCARETT & COMPAÑÍA. Marca: “CAMPO VERDE”.
Proceso interno N° 5159. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veinte y seis días del mes de julio del año dos mil; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal, el 5 de junio del año 2000, se encuentra ajustada a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto, y que en consecuencia ha sido admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes. La parte demandante es la Sociedad JOSE M. DACCARETT & COMPAÑIA-FRIGORIFICO DE LA COSTA y la demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Actos administrativos demandados. Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad JOSE M. DACCARETT & COMPAÑIA-FRIGORIFICO DE LA COSTA, demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 17837, de 28 de abril de 1999, que considera fundada la oposición interpuesta por FOREMOST INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. y resuelve negar el registro de la marca “CAMPO VERDE”.
En igual forma, pretende la demandante, la nulidad de la Resolución 13098 de 22 de mayo de 1996, en la que se resuelve el recurso de reposición y además, de la Resolución 1284, de 15 de mayo de 1998, mediante la cual se resuelve un recurso de apelación; Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por medio de las cuales se confirma la Resolución 17837 ya referida. 1.3 Hechos relevantes.
En el escrito presentado por el Juez Consultante, dicha instancia relieva los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. La sociedad JOSE M. DACCARETT & COMPAÑIA-FRIGORIFICO DE LA COSTA, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “CAMPO VERDE” para distinguir productos comprendidos en la clase 31 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza; 2.
La División de Signos Distintivos, cumplido el trámite administrativo correspondiente, ordenó la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, del extracto de la solicitud de la marca “CAMPO VERDE”; 3. La sociedad FOREMOST INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. con domicilio en Rotterdam, Holanda, formuló demanda de oposición contra la referida solicitud, alegando que es titular de la marca “GREEN LAND” (mixta), registrada con certificado Nº 97863, para distinguir productos de la Clase 29; 4.
Mediante Resolución No. 17837, de 28 de abril de 1994, la División de Signos Distintivos declaró fundada la observación presentada por FOREMOST INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., y por tanto, negó el registro como marca de la denominación “CAMPO VERDE”, a favor de la sociedad JOSE M. DACCARETT & COMPAÑÍA, por considerar que incurre en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que entre las marcas GREEN LAND y CAMPO VERDE existen según ha sido afirmado, semejanzas que inducirían al público a error y confusión, de manera especial, por causa de la traducción al español de la expresión GREEN LAND; 5.
En contra de la mencionada resolución ha sido interpuesto recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resuelto el primero a través de la Resolución Nº 13098 de 22 de mayo de 1996, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y el segundo, mediante Resolución Nº 1284 de 15 de mayo de 1998. b) Escrito de demanda La sociedad DACCARETT & COMPAÑIA-FRIGORIFICO DE LA COSTA denuncia la violación, por falta de aplicación por parte de la Administración demandada, de normas del ordenamiento jurídico andino, específicamente las siguientes disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: - “El artículo 81, por cuanto la marca “CAMPO VERDE” es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, ya que no solamente se puede percibir fácilmente por los sentidos de la audición y de la vista, sino que se puede diferenciar individual y singularmente de otro, por cuanto la distintividad exige que el signo no se preste a confusión con otros ya adoptados; además de que la representación gráfica, tal como fue publicada en la Gaceta Oficial de Propiedad Industrial, es CAMPO VERDE, lo que conduce a una descripción que permite hacerse una idea del signo objeto de la marca, mediante palabras, figuras o signos; - “Los artículos 93 y 95 en concordancia con el literal a) del articulo 82, por cuanto la marca “GREEN LAND”, no sólo se encuentra registrada en una clase diferente de la de la marca solicitada, sino que está conformada por una parte denominativa, combinada con otra figurativa, lo que en el lenguaje marcario se conoce como marca mixta, evento en el cual el registro se extiende al conjunto que la caracteriza; - Argumenta finalmente, que “si bien es cierto que el art. 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecía que si un signo determinado se encontraba registrado en cualquier idioma (inglés, francés o chino), no podía registrarse en idioma español o viceversa, así no existiera semejanza gráfica, fonética o conceptual, también lo es, que el literal d) del artículo 73 de la Decisión 311, que reemplazó aquella norma (hoy literal d) del artículo 73 de la Decisión 344), dispuso que no pueden ser registrables los signos que constituyan reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro, lo cual implica, que además de la traducción, tiene que estar probado en el proceso de registro, la notoriedad del signo que impide el mismo, y que, sin dicha prueba, no le es dable al administrador obstaculizar el proceso, así constituya la exacta traducción a cualquier idioma de un signo previamente registrado en cualquier otro”. c) Contestación de demanda Es presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en ella defiende la legalidad del acto administrativo impugnado argumentado que: “El estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se compara o el examinarlos en sus detalles.
Particularmente cuando se coteja una marca nominativa y una mixta, como sucede en este caso, se debe determinar primero cuál de los dos elementos que conforman la marca mixta es el predominante, aceptándose como tal el elemento denominativo sobre el gráfico, dada la fuerza expresiva de las palabras; sin embargo, este criterio general tiene una excepción cuando el elemento gráfico por su tamaño, color y colocación es definitivo.
En opinión de este despacho, en la marca GREEN LAND (MIXTA) en que se basa la oposición predomina el elemento denominativo; de tal manera, que entre esta marca y la expresión que se pretende registrar (CAMPO VERDE), existen semejanzas que inducirían al público a error y, por consiguiente, ambas marcas no pueden coexistir en el mercado pues generarían confusión en el consumidor, más aún si se tiene en cuenta que la expresión GREEN LAND puede ser traducida del inglés al español como CAMPO VERDE O TIERRA VERDE.
En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.
NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a los siguientes artículos: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. "A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 3.
DEFINICION Y ELEMENTOS DE LA MARCA La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 enumera los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en “una descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga facultad expresiva de los anteriormente señalados”.[1] El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite.
La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO Los literales a), b), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señalan como causales de irregistrabilidad, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada, reproduzcan en alguna forma un signo notoriamente conocido o, sean similares hasta el punto de ocasionar confusión con una marca notoriamente conocida. a) La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
(artículo 83, literal a)). La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. b) Riesgo de confusión Cuando en un mismo mercado, dos o más personas pretenden utilizar marcas similares o idénticas para distinguir productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el denominado “riesgo de confusión” El Tribunal ha sido reiterativo en sus pronunciamientos sobre el cuidado que debe tener el examinador, al analizar dos signos con el fin de dilucidar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la determinación de si una marca es confundible con otra, presenta matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y en consideración de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que además tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. c) Riesgo de confusión por la traducción a otro idioma de la marca y la notoriedad El artículo 83 literal d) de la Decisión 344, señala que no podrán registrarse como marcas aquellas que “Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.
(El subrayado es del Tribunal). Este Tribunal considera que al momento de realizarse la traducción de un signo del idioma español al inglés, como ocurre en el presente caso con las marcas CAMPO VERDE a LAND GREEN, debe tomarse en cuenta lo siguiente: Si bien es cierto que la traducción de una marca del español al inglés puede tener el mismo significado y esto podría producir confusión en el público consumidor, es también cierto, que la norma indicada exige que quien impugne la concesión de una marca por esa causa deba probar la notoriedad de aquella con base en la cual se haya formulado la observación al registro.
En reiteradas ocasiones este Tribunal ha expresado que esa calidad de la marca debe ser probada a través de los medios reconocidos por la legislación interna, por la parte que la alega y, de realizarse tal probanza, se erige en causal de irregistrabilidad a tenor de lo prescrito en el mencionado inciso del artículo 83 que se interpreta. La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada, si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.
El referido literal d) del artículo 83, contempla una amplia protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de notoriedad; no obstante, la notoriedad de la marca es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc..
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.[2]
5. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO a) Examen de Registro La Decisión 344 exige reiterativamente (arts. 95 y 96) que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, que expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.
El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. b) Trámite de las observaciones Una vez admitida a trámite la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que tengan interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).
De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre esas observaciones y acerca de la concesión o denegación del registro solicitado.
La Oficina Nacional Competente, puede rechazar las observaciones extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no aplicables en el País Miembro en el que se solicita la marca; o, aquellas respecto de las cuales los interesados no hubieren pagado las tasas de tramitación correspondientes.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, su registro no debe encontrarse impedido por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
El riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 3. Para garantía de la protección derivada de la notoriedad de una marca, esa notoriedad debe ser probada por quien la alega conforme a las reglas de la carga de la prueba y, ante la autoridad que adelante el procedimiento de oposición al registro de marca. 4.
El examen de registrabilidad lo debe practicar la Oficina Nacional correspondiente y comprender el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquéllos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno Nº 5159, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado.
Notifíquese al mencionado Consejo de Estado mediante copia certificada, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional. Remítase, así mismo, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Luis Henríque Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Marco Matías Alemán, Marcas, Santafé de Bogotá, Image Control, 1994, pág. 77 [2] Proceso 23-IP-96.
Marca VODKA BALALAIKA. Sentencia de 21-IV-98. G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98.