PROCESO 50-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Ecuador. Proceso Interno No. 2196-794-95. Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY. Marca: ORODINA. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y ocho días del mes de julio del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito I (Quito) de única instancia, de la República del Ecuador, mediante escrito firmado por el doctor Víctor Terán Martínez, Presidente de la referida Sala.
La consulta prejudicial tiene lugar en el proceso interno 2196-794-95. V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, razón por la cual previamente fue admitida a trámite mediante auto del 12 de julio del año en curso. 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. La demanda en el proceso interno es establecida por la Sociedad WARNER- LAMBERT COMPANY contra el Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca, el Procurador General del Estado y el Director Nacional de Propiedad Industrial, instituciones del Estado Ecuatoriano. Se vincula también al juicio, en calidad de tercero interesado, a LABORATORIOS CHILE S.A..
Las pretensiones de la demanda persiguen que se anule la Resolución Nº 0943715, expedida el 19 de abril de 1995 por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador, en la que se acepta el registro de la marca ORODINA a favor de LABORATORIOS CHILE S.A.. 1.2. La demanda. Según el relato de la Alta Jurisdicción consultante, el doctor.
Roque Albuja Izurieta, mandatario de WARNER-LAMBERT COMPANY, en recurso de plena jurisdicción o subjetivo, demanda al Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, al Procurador General del Estado, al Director Nacional de Propiedad Industrial y al tercerista beneficiario José Francisco Vergara Baeza, representante legal de la compañía mandataria de Laboratorios Chile S.A., e impugna la Resolución Nº 0943715 expedida el 19 de abril de 1995 por el Director Nacional de Propiedad Industrial y notificada el 10 de mayo del mismo año, en la que dicha Autoridad acepta el registro de la denominación ORODINA como marca de fábrica.
Como antecedente manifiesta el demandante, que en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 338, página 29, se publicó la solicitud de registro de la marca de fábrica ORODINA, presentada por Laboratorios Chile S.A., bajo el Nº 37518 de 3 de marzo de 1993, para proteger medicamentos de uso humano (clase internacional No. 5); que la empresa que representa presentó al Director de Propiedad Industrial una observación a la inscripción de la mencionada marca de fábrica ORODINA, fundamentada en que esa compañía tiene registrada en el Ecuador la marca ORALDINE, bajo el Nº 827 del 19 de noviembre de 1974, la cual protege preparaciones medicinales y farmacéuticas, productos de la clase internacional 5.
Hace varias observaciones sobre su pretensión. Igualmente presenta sus fundamentos de derecho y pretende que el Tribunal, en sentencia, declare la ilegalidad del acto administrativo que aceptó el registro de la marca ORODINA. Por último, el actor solicita la interpretación prejudicial del Art. 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.3.
Contestación de la demanda. Los demandados comparecen al juicio y proponen excepciones así: 1.3.1. El Director Nacional de Propiedad Industrial niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y alega la validez de la resolución impugnada. 1.3.2. El Jefe de Control y Revisión de Juicios, delegado del Procurador General del Estado, propone como excepciones la falta de derecho del actor para entablar la demanda y la improcedencia de la misma; además dice que hay caducidad del derecho del actor.
Dentro del término de prueba el Procurador General del Estado, solicita que se suspenda el procedimiento del proceso y se pida la interpretación prejudicial de los Artículos. 81, 82 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 1.3.3. El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, excepciona argumentando la legalidad y validez de la resolución impugnada y negando los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta.
A la vez solicita la Interpretación Prejudicial previa, una vez concluido el término de prueba, de los Artículos 81, 82 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.3.4. José Francisco Vergara Baeza, Gerente de la Corporación Mercantil Internacional Co. Ltda., a nombre y en representación de Laboratorios Chile S.A., presenta los fundamentos de hecho y de derecho que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial tiene para proceder como lo hizo en la resolución que ha sido impugnada y propone como excepciones las de que no se allana a la demanda presentada por WARNER-LAMBERT COMPANY; que no son aplicables los artículos 83 literales d) y e) y 82 literales a) y b) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y que la base legal para el otorgamiento del registro es el Art. 81 del mismo cuerpo legal.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal interpretará de las normas indicadas en la consulta, los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Con relación al artículo 82, se hará la interpretación, de oficio, respecto del literal a). Ello por cuanto esta norma jurídica contiene 13 literales que consagran otras tantas causales de irregistrabilidad y el juez consultante no mencionó específicamente ninguna de ellas.
En tal virtud estima El Tribunal que de acuerdo a los hechos del proceso, la norma pertinente a ser aplicada es la contenida en el referido literal. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; 3.3.
Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.
( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 4.
CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos atinentes a los requisitos para el registro de las marcas, el riesgo de confusión y la notoriedad de la marca. 4.1. Requisitos y condiciones para el registro de un signo como marca. Irregistrabilidad de signos que no cumplan los requisitos y condiciones legalmente establecidos (Artículos 81 y 82, literal a).
D. 344). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, arriba transcrito, contempla las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca. Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. La distintividad es la característica que permite diferenciar o, lo que es lo mismo, distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares de otra.
La perceptibilidad se ha definido como la capacidad que tiene un signo de poder ser captado por cualquiera de los sentidos. Este requisito se constituye en la única manera para que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado. La susceptibilidad de representación gráfica es la condición que determina que sobre el signo se pueda realizar una descripción que permita formarse una idea del mismo, utilizando palabras, figuras o signos. Se dice que esta condición hace relación a la materialización del signo.[1] El ordenamiento comunitario vigente (art. 81 de la Decisión 344) al definir el concepto de marca pone el mayor énfasis, sin embargo, en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Un signo es registrable como marca sólo cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 ibídem. No obstante, ello sólo no basta. Se requiere, además, que el signo solicitado no se encuentre incurso en alguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Por ello, el juez nacional ecuatoriano, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar en el presente caso, en primer lugar, si el signo “ORODINA” cuyo registro se impugna por la sociedad actora, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, en segundo lugar, determinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en los literales a), d) y e) del artículo 83, que son precisamente los indicados por la actora como vulnerados por el acto administrativo demandado. 4.2.
Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. (Artículo 83, literal a). D. 344). Sin duda, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. De esta función se sigue que el titular del registro debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo, la cual consiste básicamente en el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.
Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.
Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
(artículo 83, literal a)). El Tribunal ha sido reiterativo en sus pronunciamientos sobre el cuidado que se debe tener al practicarse el análisis entre dos signos con el fin de dilucidar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. En los demás casos de comparación, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del juez quien deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.[2] Ahora, bien, en tratándose de comparación de marcas que amparan productos farmacéuticos de uso humano, ésta debe hacerse de una manera mucho más cuidadosa en aras a descartar en forma plena el riesgo de confusión, toda vez que la circunstancia de confundir un medicamento con otro puede eventualmente comprometer la salud de las personas.[3] 4.3.
Notoriedad de la marca. (Artículo 83, literales d) y e). D. 344). Las reglas contenidas en el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica.
La notoriedad es un "status", un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc..
La carga de la prueba corresponde a quien elgue la notoriedad, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca reputada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.[4] Corresponde, entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.
Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.
De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de "especialidad" y de "territorialidad" generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.[5] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca únicamente si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Tercero. La protección legal comunitaria a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no confiere el registro de las marcas comunes; empero las circunstancias que han dado lugar a la presencia de la notoriedad deben ser probadas.
Alegada la notoriedad como obstáculo para el registro de un nuevo signo, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto. La protección especial que confiere la marca notoria es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro.
La Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 2196-794-95, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al juez consultante mediante copia certificada.
Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Proceso 27-IP-95, Pág.: 90. [2] Sobre este tópico puede consultarse la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA del 17-VIII-98.
Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. [3] Alrededor del tema del especial cuidado que debe tenerse en el estudio comparativo de marcas de productos farmacéuticos, recientemente el Tribuna se pronunció en las sentencias de 2 y 23 de junio del 2000, proferidas en los procesos 30-IP-2000 y 34-IP-2000, marcas AMOXIFARMA y FINADYNE, respectivamente. [4] Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV-98.
Proceso 23-IP- 96. Marca VODKA BALALAIKA. Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. [5] En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentencia de 8-X-99. Dentro del Proceso 36-IP-99. Marca FRISKIES. Publicado en G.O.A.C. Nº 504 de 9-XI-99.