Año XVII - Número 612 Lima, 25 de octubre del 2000 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 54-IP-2000.- Solicitud sobre interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 93 primer apartado, 99 segundo apartado, 102, 104 literal e) y Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en conexión con los artículos 56, 58 literales a) y f), 66, 70, 72, 74 y 75 de la Decisión 85 del mismo Organo Comunitario, formulada por la Primera Sala de Conjueces Temporales de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Ecuador.

Interpretación de oficio del artículo 65 inciso segundo de esta última Decisión. Actor: ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME. Marca: “CERVITAN”. Proceso interno N° 467-91 Proceso 57-IP-2000.- Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 párrafo a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno No. 5823. Actor: LABORATORIOS BUSSIE S.A. Marca: “FENISODIL” Proceso 58-IP-2000.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal g); 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión. Expediente Interno Nº 144-96.

Marca: “ARISTA” Proceso 68-IP-2000.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 83, literal a), 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Proceso Interno No. 5232. Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Marca: AMOZUL PROCESO 54-IP-2000 Solicitud sobre interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 93 primer apartado, 99 segundo apartado, 102, 104 literal e) y Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en conexión con los artículos 56, 58 literales a) y f), 66, 70, 72, 74 y 75 de la Decisión 85 del mismo Organo Comunitario, formulada por la Primera Sala de Conjueces Temporales de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Ecuador.

Interpretación de oficio del artículo 65 inciso segundo de esta última Decisión. Actor: ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME. Marca: “CERVITAN”. Proceso interno N° 467-91. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil; en la solici- tud de interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala de Conjueces Temporales de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Justicia de la República del Ecuador, representada por su Presidente, Dr. René Bustamante Muñoz. 25/10/2000 2.36 dentales, desinfectantes, entre otros productos”; es decir, para distinguir productos de la actual Clase Internacional Nº 5;

VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal se ajusta a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto y, que en consecuencia ha sido admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la firma ROUSSELUCLAF SOCIETE ANONYME, en acción deducida en contra de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, solicitante del registro de la denominación “CERVITAN” como marca de fábrica. 1.2 Oposición a solicitud de registro marcario. La firma ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME ha interpuesto oposición a la solicitud de registro de la referida marca, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 194, de 19 de marzo de 1981, pág. 31, bajo el número 483. 1.3 Hechos relevantes.

Como hechos relevantes, la Instancia Judicial Consultante ha considerado los siguientes: a) Los hechos 1. La sociedad AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, con domicilio en New York, Estados Unidos de América, solicitó ante el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración de la República del Ecuador, el registro de la marca de nacionalidad estadounidense “CERVITAN” para proteger “preparaciones medicinales y farmacéuticas”; 2.

La firma ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME con domicilio en París, Francia, formuló oposición a la referida solicitud, alegando ser titular de la marca “CERVILANE”, registrada con certificado Nº 975, de 23 de agosto de 1979, para proteger: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas 3.

Mediante oficio Nº 0057 DGPI, de 8 de enero de 1982 la Dirección General de Propiedad Industrial remitió el trámite a la Oficina de Sorteos de la Corte Superior de Justicia de Quito. 4. Por sorteo se radicó la competencia en el Juzgado Décimo de lo Civil de Pichincha, en fecha 12 de enero de 1982, el cual admitió la oposición formulada. 5.

El 13 de noviembre de 1985, se realizó la audiencia de conciliación en el referido Juzgado de lo Civil, a la que no ha comparecido la parte demandada, la firma AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION. El 25 abril de 1988, en sentencia de primera instancia, ha sido aceptada dicha oposición fundamentándose que examinadas las palabras CERVITAN y CERVILANE, se aprecia a simple vista que se origina confusión por las semejanzas en sus características visuales y auditivas, y por pretenderse proteger artículos de la misma naturaleza.

Se expresa que, “en consecuencia, la marca CERVITAN no podría ser registrada por la prohibición determinada en el numeral 4to. del art. 6 de la Ley de Marcas de Fábrica”. 6. Interpuesta apelación de esa sentencia por parte de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, el 18 de julio de 1988, por sorteo, se ha radicado la competencia en la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, la cual, en segunda instancia, ha dictado sentencia en la que revoca la del juez inferior y rechaza la oposición propuesta por la demandante.

Esta sentencia se fundamenta, principalmente, en que el uso de la marca es indispensable para el ejercicio del derecho de oposición. No habiéndose justificado este uso, se revoca la sentencia dictada por el Juez Décimo de lo Civil de Pichincha, se rechaza la oposición propuesta por ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME y, se ordena que, ejecutoriada esta sentencia, se devuelvan los antecedentes a la Dirección Nacional de la Propiedad Industria, para que se registre la marca de fábrica CERVITAN solicitada por GACETA OFICIAL 25/10/2000 AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION. con el Nº 975 el 23 de agosto de 1979, para proteger: ”Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, entre otros productos"; 7.

La firma opositora ha interpuesto recurso de tercera instancia ante la Corte Suprema de Justicia, radicándose la competencia en la Segunda Sala de la misma. 8. El 22 de febrero de 1996, la causa ha sido sorteada en virtud de lo ordenado en las disposiciones transitorias de las reformas a la Constitución Política de la República del Ecuador, publicadas en el Registro Oficial 863 de 16 de enero de 1996, habiéndole correspondido la competencia a la Primera Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, la misma que ha avocado conocimiento el 29 de abril de 1998. - “En la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 194, página 31, aparece publicada la solicitud de registro de la marca: “CERVITAN” presentada por el Dr. Luis A. Andrade N., apoderado de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, con el Nº 483 el 19 de marzo de 1981, para proteger: “Preparaciones medicinales y farmacéuticas”; - Argumenta que “es evidente que entre las marcas en controversia existen características gráfico-visuales y fonético-auditivas muy semejantes; y que además, entrambas están destinadas a proteger artículos de la misma naturaleza; v.g.: “Productos medicinales y farmacéuticos”.

Por estas circunstancias el público consumidor las confundiría, configurándose la competencia desleal contra el bien ganado prestigio de la compañía francesa por mi representada. - “Con los antecedentes de hecho enunciados; y, fundado en las disposiciones contenidas en los Arts. 1,3,6,10,19,21,23; y 43 de la Ley de Marcas de Fábrica; y, 56, 58; y, 74 del Decreto 1257, presento oposición contra el registro de la palabra “CERVITAN” y solicito se cite con esta demanda al apoderado de la compañía solicitante en el domicilio que tiene señalado. - “Si el demandado no se allana a mi demanda, reclamo el pago de costas, daños y perjuicios.

En tal supuesto, Ud. deberá dar cumplimiento a lo que ordena el Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica”. 9. El 22 de febrero del 2000, finalmente, la Primera Sala de Conjueces Temporales de lo Civil y Mercantil ha avocado conocimiento del juicio, en virtud de la resolución de la Corte Suprema publicada en el Registro Oficial Nº 1 de 24 de enero del 2000. 10.

El 16 de junio del 2000, la mencionada Sala, mediante auto ejecutoriado, ha dispuesto suspender de oficio el procedimiento y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, que fueren aplicables a esta controversia sobre derechos marcarios, disposición concretada en oficio de 7 de julio del año 2000, cuyo texto concluye con las siguientes expresiones: “ Creemos oportuno poner de relieve que el litigio se trabó, se substanció, los fallos recurridos se dictaron y la Corte Suprema de Justicia, en tercera instancia, avocó conocimiento del proceso durante la vigencia de la Decisión 85 y de la Ley de Marcas de Fábrica.

Actualmente rigen la Decisión 344 y la Ley de Propiedad Intelectual”. 3.36 c) Contestación de demanda b) Escrito de demanda La firma ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME, mediante apoderado, presenta oposición al registro de la marca CERVITAN en los siguientes términos: - “Mis mandatarios tienen registrada y en uso la marca de fábrica “CERVILANE” inscrita 1.

La firma AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, solicitante del Registro marcario no ha comparecido a la audiencia de conciliación convocada por el Juzgado Décimo de lo Civil de Pichincha para el 13 de noviembre de 1985, por lo que la demanda propuesta en su contra no ha sido contestada. GACETA OFICIAL Como conclusión del juicio verbal sumario iniciado por la firma opositora al registro de la marca CERVITAN, en esa primera instancia, el Juzgado en mención ha emitido sentencia el 25 de abril de 1998 por la cual acepta la oposición planteada por ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME y, dispone que dicha marca no sea registrada.

En ese fallo el mencionado Juzgado ha hecho la siguiente consideración, en lo atinente a la semejanza entre las denominaciones en conflicto: “Examinadas las palabras CERVITAN y CERVILANE, el informe pericial de Patricio Duque Calero (fs 24 y 24v) concluye que existe similitud entre las marcas registradas, lo cual ciertamente se aprecia a simple vista, lo que origina confusión por la semejanzas en la escritura, tanto más cuanto se protege artículos de la misma naturaleza, productos medicinales y farmacéuticos; y, además se demuestra la existencia de características gráfico-visuales y fonético-auditivas semejantes.

En consecuencia, la marca CERVITAN, no podría ser registrada por la prohibición determinada en el numeral 4to. del artículo 6 de la Ley de Marcas de Fábrica”. 2. La Corte Superior de Justicia del Distrito de Quito, Cuarta Sala, por su parte, en la sentencia de segunda instancia proferida el 16 de abril de 1991, entre sus principales consideraciones ha manifestado: “La actora, por su parte, efectivamente ha comprobado tanto el registro de la marca CERVILANE, cuanto la posibilidad de confusión con la marca solicita CERVITAN.

Sin embargo, no ha justificado, durante el término de prueba, que la marca CERVILANE se encuentra en uso en el Ecuador ni en ninguno de los Países del Pacto Andino, aspecto esencial que ha sido traído a colación por la sociedad demandada, en esta instancia. “Aunque está probado el registro de la marca CERVILANE y es evidente también la semejanza entre los términos en conflicto CERVILANE y CERVITAN, debe analizarse si, bajo las normas actualmente vigen- 25/10/2000 4.36 tes en el Ecuador, es necesario justificar el uso de la marca con el fin de impedir que una marca similar se registre en el Ecuador, uso que es alegado por la sociedad actora como uno de los fundamentos de la demanda.

“Mediante Decreto Supremo Nº 1.2567, promulgado en el R.O. Nº 304 de marzo 28, 1977 se incorporó a la legislación ecuatoriana la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena que contiene el Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial, norma de orden supranacional que rige en los países que la han incorporado en su ordenamiento interno, esto es, además de Ecuador, Colombia y Perú. “Según este ordenamiento comunitario ‘los asuntos sobre Propiedad Industrial, no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la Legislación Interna de los Países Miembros’ (Art. 84).

Por consiguiente, todos aquellos aspectos que se encuentran comprendidos dentro de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena han dejado de ser regulados, desde la vigencia de tal Decisión en el Ecuador, por la Ley de Marcas de Fábrica o por la Ley de Patentes de Exclusiva de Explotación de Inventos, en su caso. “Así las normas del Art. 6 de la Ley de Marcas de Fábrica que contiene las prohibiciones para registrar marcas de fábrica han dejado de tener aplicación, puesto que ese el Art. 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena el que señala las prohibiciones para registrar marcas de fábrica.

Entre tales prohibiciones consta la de que no podrán ser objeto de registro como marcas “las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente, con reivindicación válida de una prioridad, para productos o servicios comprendidos en una misma clase”. De esta disposición parecería desprenderse que es suficiente el que una marca se halle registrada y sea confundible con otra parte para que la solicitud sea negada.

“Sin embargo la propia Decisión 85 en el artículo 70 exige que para la renovación del registro de una marca se demuestre su GACETA OFICIAL uso, en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. “Esto implica que la marca, como tal, ha de ser usada para merecer el total amparo de la Ley. Si la marca no se usa, no pasa de ser un registro vacío puesto que sólo la identificación de un producto con su fuente de origen determina que la marca tenga contenido, de lo contrario es un mero registro sin real eficacia práctica en la esfera del Derecho.

“Desde la vigencia de la Decisión 85 ese uso, por el carácter comunitario de la norma no se ha de exigir como lo hace el Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica en el Ecuador, sino en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, puesto que así lo dispone el Art. 70 de la Decisión 85. Por ello, el uso en el Ecuador, como lo exigía el Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica, ya no es indispensable, pero sí lo es en cualquiera de los Países Andinos; no habiéndose justificado, pues, el uso de la marca CERVILANE en cualquiera de los Países del Pacto Andino, no existe el otro requisito exigido por el ordenamiento jurídico vigente para tener éxito en una oposición. “Por consiguiente, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se revoca la sentencia dictada por el Juez Décimo de lo Civil de Pichincha, con sede en Quito, el 25 de abril de 1988 y, rechazándose la oposición propuesta por Roussel-Uclaf Societe Anonyme, a través de su mandatario, Dr. Guillermo Guerrero, se ordena que, ejecutoriada esta sentencia, se devuelvan los antecedentes a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, para que se registre la marca de fábrica CERVITAN, solicitada por American Home Products Corporation”. 25/10/2000 el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS En el oficio de 7 de julio del año 2000, el señor Presidente de la Primera Sala de Conjueces Temporales de lo Civil y Mercantil, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Ecuador, ha solicitado la interpretación de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 93 primer apartado; artículo 99 apartado segundo, 102, 104 literal e) y primera disposición transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No obstante esta precisión, en el mismo oficio el mencionado señor Magistrado expresa que “En atención a los cambios que ha experimentado el Derecho comunitario en el transcurso del tiempo, consideramos que la interpretación tendría conexión con las normas correlativas de la Decisión 85 (arts. 56, 58 a) y f), 66, 70, 72, 74 y 75”. Adicionalmente, en el oficio por medio del cual se solicita la interpretación prejudicial por parte de este Tribunal Comunitario, la Instancia requirente refiere con exactitud la cronología seguida por el proceso respectivo en la vía judicial ecuatoriana, en los siguientes términos: “1.

Durante la vigencia de la Decisión 85 (Derecho Comunitario) y de la Ley de Marcas de Fábrica del Ecuador (Derecho Interno). “1.1. Etapa Administrativa 23 de Agosto de 1979: Inscripción de la marca opositora CERVILANE. 19 de Marzo de 1981: Solicitud para el registro de la marca CERVITANE. 18 de Junio de 1981: Demanda de oposición. Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman 5.36 1 de Diciembre de 1981: Escrito del demandado en el cual manifiesta no allanarse a la oposición. GACETA OFICIAL 8 de Enero de 1982: 25/10/2000 Oficio con el cual la Dirección General de Propiedad Industrial remite la causa a la oficina de Sorteos de la Corte Superior de Justicia de Quito.

“1.2 Etapa Judicial 12 de Enero de 1982: Por sorteo se radica la competencia en el Juzgado 10º de lo Civil. 13 de Noviembre de 1985: Audiencia de contestación y conciliación. Se traba la litis en rebeldía del demandado, que se considera como negativa simple de los fundamentos de la demanda (Art. 107 del Código de Procedimiento Civil). 25 de Abril de 1988: 18 de Julio de 1988: 16 de Abril de 1991: Sentencia de primera instancia. Se acepta la oposición. El fallo se fundamenta principalmente en que examinadas las palabras CERVITAN y CERVILANE se aprecia a simple vista que se origina confusión por las semejanzas en sus características visuales y auditivas, y se pretende proteger artículos de la misma naturaleza.

“En consecuencia, la marca CERVITAN no podría ser registrada por la prohibición determinada en el numeral 4to. del art. 6 de la Ley de Marcas de Fábrica”. Apela el demandado. 6.36 del a quo y rechaza la oposición propuesta por Roussel Uclaf S.A. Esta sentencia se fundamenta principalmente en que el uso de la marca es indispensable para el ejercicio del derecho de oposición. “Desde la vigencia de la Decisión 85 ese uso, por el carácter comunitario de la norma, no se ha de exigir, como lo hace el art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica, en el Ecuador, sino en cualquiera de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, puesto que así lo dispone el art. 70 de la Decisión 85”.

No habiéndose justificado este uso se rechaza la oposición. El demandante recurre a tercera instancia. Como se puede apreciar, entre las dos sentencias existen diferencias substanciales en cuanto a la aplicación de las normas de Derecho. 16 de Septiembre de 1991: Por sorteo se radica la competencia en la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia. 2.

En vigencia de la Decisión 344 (Derecho Comunitario) 1996: Por sorteo se radica la competencia en la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia. 2.1 En vigencia de la Ley de Marcas de Fábrica (Derecho interno) Por sorteo se radica la competencia en la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito. 29 de Abril de 1998: Dicha Sala avoca conocimiento.

Sentencia de segunda instancia que revoca la 24 de Enero de 2000: Resolución de la Corte Suprema de Justicia que crea 2.2 En vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual (Derecho interno) GACETA OFICIAL 25/10/2000 la 1ra. Sala de Conjueces Temporales de lo Civil y Mercantil. 22 de Febrero de 2000: Esta Sala avoca conocimiento. 7.36 extender su interpretación a la Disposición Transitoria Primera de esta última, conforme ha sido pedido por la Primera Sala de Conjueces Temporales de lo Civil y Mercantil, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Ecuador. 4.

NORMAS A SER INTERPRETADAS 16 de junio del 2000: Auto, ejecutoriado, que dispone solicitar la interpretación prejudicial. Concluye la Sala Consultante en este contexto manifestando: “Creemos oportuno poner de relieve que el litigio se trabó, se substanció, los fallos recurridos se dictaron y la Corte Suprema de Justicia, en tercera instancia, avocó conocimiento del proceso durante la vigencia de la Decisión 85 y de la Ley de Marcas de Fábrica.

Actualmente rigen la Decisión 344 y la Ley de Propiedad Intelectual”. Con base en las propias reflexiones de la Instancia Judicial requirente de la interpretación y, de las consideraciones llevadas a cabo por este Tribunal Comunitario, el Organismo ha considerado menester realizar de manera previa un análisis de las materias atinentes a la vigencia de la Ley en el tiempo.

3. VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO De la cronología de las actuaciones judiciales cumplidas respecto de la oposición interpuesta al registro de la denominación CERVITAN como marca de fábrica, puede concluirse que durante el trámite de ese juicio hasta la interposición del recurso de tercera instancia y la radicación de competencia en la misma, inclusive, han estado sucesivamente en vigencia las Decisiones 85, 311, 313 y 344.

No obstante, la solicitud de registro respectiva, la oposición a aquella, así como las dos sentencias emitidas en primera y segunda instancias, se han dado en el marco de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Debe sin embargo tomarse en cuenta, que el litigio, amen del procesamiento hasta hoy adelantado ante la justicia ordinaria ecuatoriana, no ha sido resuelto en definitiva, razón por la cual este Tribunal considera conveniente, además de la interpretación de las disposiciones correspondientes de la referida Decisión 85, que se encuentran en correlación con las respectivas de la Decisión 344 en actual vigencia, Con base en las consideraciones antes expuestas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina procederá en esta intervención, a interpretar las siguientes disposiciones comunitarias: Decisión 85: ( ) “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

“Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: “a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;

“f ) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en la misma clase;” “Artículo 66.- Si dentro del plazo de treinta días hábiles se presentaren oposiciones, la oficina nacional competente las tramitará de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro." “Artículo 70.- Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro." “Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la mis- GACETA OFICIAL ma ante la respectiva oficina nacional competente”. 25/10/2000 8.36 Este órgano comunitario, en anteriores sentencias interpretativas de este artículo ha manifestado: "Artículo 74.- El titular o licenciatario de una marca tendrá el derecho de usarla en forma exclusiva y podrá solicitar las medidas de protección para la defensa de sus derechos, previstas en las respectivas legislaciones nacionales".

“La razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad económica empresarial ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medios de información necesaria que permite evitar confusiones y engaños.

La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate evitan ser confundidos o engañados”.1 “Artículo 75.- El titular de una marca no podrá oponerse a la importación o internación de mercancías o productos originarios de otro País Miembro que lleven la misma marca.

Las autoridades competentes nacionales exigirán que los productos importados sean clara y suficientemente distinguidos con la indicación del País Miembro donde fueron producidos”. En razón de su conexidad con las materias objeto de la controversia, este Tribunal procederá a interpretar adicionalmente, de oficio, el inciso segundo del artículo 65 de la Decisión 85. 5.1 Novedad “Artículo 65 ( ) “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca".

Decisión 344 “Disposición Transitoria Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”

5. REQUISITO PARA EL REGISTRO DE LA MARCA El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que sólo pueden ser registrados como marcas "los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos". Un signo es novedoso si es que incorpora distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados.

La novedad y la originalidad que se exige a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, ha dicho este Tribunal y, así lo considera también la doctrina, " que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera.

La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente". (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño). 1 Proceso 17-IP-96, Marca: Edwin, Tomo V, pág. 278, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

Criterios adoptados desde el Proceso 1-IP-87, “Jurisprudencia del Tribunal del Acuerdo de Cartagena” Tomo I. GACETA OFICIAL 25/10/2000 5.2 Visibilidad 9.36 riar el orden público y las buenas costumbres o que puedan causar engaño al consumidor. La marca es un signo que no subsiste por si mismo mientras no se aprecie objetivamente la vinculación o unión entre ese signo y un producto o servicio, contando para esa configuración jurídica con el factor psicológico que representa la percepción por parte de los consumidores de esa unión signo - producto.

“La norma, como se ha dicho, además de precautelar las buenas costumbres y el orden público, fue concebida como un eficaz mecanismo para impedir que resultaren perjudicados los factores en la intermediación y circulación de los bienes, o el público consumidor, como resultado de acciones engañosas. Se pretende así alcanzar un grado de transparencia de los mercados en los cuales los medios comerciales y el público consumidor puedan evaluar razonablemente los bienes que les son ofrecidos.

La marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y, al consumidor, exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca según la marca. La misma debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla, calidad única que permite la identificación entre productos.

“En el orden público, por definición general de la ley, ésta se presume dictada en beneficio colectivo; existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de manera tal que estos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada.

El signo que se pretende registrar como marca debe, en consecuencia, cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, a fin de evitar que se confunda con otro u otros de similar naturaleza. 5.3 Distintividad “A su vez el régimen de propiedad industrial está dirigido a proteger, por un lado, al productor, al procurar la erradicación de prácticas de competencia desleal en el mercado, que van directamente en contra de los intereses de los competidores, a fin de que se mantenga inalterada y sin menoscabo la posición que los productores y distribuidores hayan alcanzado, mediante su esfuerzo legítimo, en la conquista de mercados para sus productos; y, por otro, al consumidor, quien juega un papel importante dentro del derecho marcario; relievándose que precisante y como protagonista de ese derecho, su opinión es decisiva para llegar a determinar las preferencias sobre el producto o servicio de que hará uso, para defender su autonomía a fin de que en el proceso de selección de los bienes y servicios que consume, no se vea sujeto a confusión o engaño y tenga acceso a la mejor calidad de los productos que se expenden en el mercado.”2 La principal función de una marca es la distintividad, la que encuentra su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que puede llevar al público consumidor a suponer que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial no siendo el caso; y, por otro, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o al servicio cualidades que no posee.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El artículo 58 de la Decisión 85 establece varias prohibiciones, entre las cuales se encuentran las determinadas por los literales a) y f). Con referencia a la primera de esas limitaciones, este Tribunal en reciente sentencia ha sostenido: “El literal a) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, atiende al interés general frente a marcas que puedan contra- El literal f) del artículo 58 determina, por otro lado, que no puede registrarse como marca un 2 Proceso 34-IP-2000, Marca: FINADYNE, del 23 de junio del año 2000. sentencia GACETA OFICIAL signo que se constituya en riesgo de confusión con otro signo ya registrado para identificar productos o servicios comprendidos en una misma clase.

El Tribunal se ha referido ya en sentencias anteriores, con algún detenimiento, al “riesgo de confusión”; en ese sentido ha manifestado por ejemplo: "La marca confundible con otra carece por lo mismo de la fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (artículo 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro."3 Más adelante en la misma sentencia ha expresado: "Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretenda registrar".

Señala además el artículo 58 literal f), que la marca que se pretende registrar no sea confundible con otra marca ya solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos de la misma clase, pues con la existencia de la confusión se descartaría la posibilidad de que el signo posteriormente solicitado, tenga permanencia en el registro.

En esta situación es necesario aplicar el criterio de la prioridad marcaria que no se desprende sino del principio: "primero en el tiempo, primero en derecho" ("prior tempore, prior iure"). Este criterio debe ser tomado en cuenta, pues la marca que se proyecte registrar no puede ser confundible con la debidamente inscrita, la que goza de protección legal conferida por el registro y que otorga a su titular el derecho a utilizarla en forma exclusiva. 7.

OPOSICION A LA SOLICITUD DEL REGISTRO 25/10/2000 10.36 Por otra parte, el procedimiento para la formulación y trámite de las oposiciones al registro de marcas regulado por la Decisión 85, comprendía la posibilidad de que las oposiciones pudieran presentarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación del extracto de la solicitud de registro (artículo 65), caso en el cual estas debían ser tramitadas de acuerdo con lo previsto en la legislación interna (artículo 66); así mismo, consideraba la posibilidad de que no existan oposiciones o que, de haberlas, fueran rechazadas por la Oficina Nacional Competente, a la cual en estos dos últimos casos le correspondía expedir el certificado de registro de la marca solicitada (artículo 67).

La remisión que hace el artículo 66 de la Decisión 85 de la legislación nacional para el trámite de "oposiciones", convirtiendo a esa legislación interna en complementaria de dicha Decisión, significó, que las oposiciones previstas en esa norma deban ser tramitadas y resueltas de conformidad con lo establecido por la Ley Nacional de los respectivos Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

En todo caso, debe entenderse que la aplicación de esa norma interna era procedente en tanto no contraviniera disposición alguna de la Decisión 85. En consecuencia, conforme a la mencionada Decisión, si el rechazo de la solicitud de registro se efectuaba antes de la publicación de su extracto, no había lugar ni a publicar la solicitud ni tampoco a presentar oposiciones, por no existir materia controvertida.

Si efectuada la publicación se presentaban observaciones, éstas debían someterse al trámite interno previsto en la legislación nacional del respectivo País Miembro. Debe tenerse muy en cuenta en este contexto, que el inciso segundo del artículo 65 de la Decisión en referencia, determina que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, “cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca” Al respecto este Tribunal ha señalado: El procedimiento para la solicitud de registro de una marca se encuentra establecido entre los artículos 60 y 71 de la Decisión 85. 3 Proceso 1-IP-88, G.O.A.C. N° 33 de 26 de julio de 1988, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena” “Para clarificar el punto es necesario examinar las diferencias entre la oposición que contemplaba la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y la nueva figura de las observaciones consagrada por normas actualmente vigentes contenidas en la Decisión 344.

En GACETA OFICIAL cuanto al sujeto de la acción hay diferencias pues mientras la norma primeramente citada otorgaba el derecho de oponerse a la solicitud de registro, a cualquier persona, el artículo 93 de la Decisión 344 lo confiere a la persona que tenga legítimo interés en el registro, lo cual deberá acreditar ante la oficina nacional competente.

Desde el punto de vista de la norma procedimental aplicable asimismo hay diferencia entre la legislación antigua y la nueva, como quiera que aquella reconocía validez al sistema procedimental interno para decidir sobre las oposiciones haciendo remisión al régimen legal propio de cada país, por lo cual el procedimiento podría ser de orden administrativo o de orden judicial, como sucedió en el caso ecuatoriano a que nos hemos referido”.4 25/10/2000 11.36 Este Tribunal considera preciso relievar, no obstante, que la exigencia establecida por el artículo 70 de la Decisión que se interpreta, referente al uso de la marca, estaba concebida con relación, exclusivamente, a la renovación del periodo del registro, el que, según el artículo 69 era de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento, pudiendo ser renovado indefinidamente, por periodos de cinco años.

El artículo 70 de la Decisión 85 establecía que para tener derecho a la renovación, era necesario probar que la marca esté siendo utilizada en cualquiera de los Países Miembros. Esta exigencia en materia de uso no podría ni puede ahora ser entendida como aplicable a otras circunstancias distintas a la mencionada, menos aún como requisito exigible para el ejercicio del derecho a formular oposiciones a una solicitud de registro de una determinada marca, toda vez que el inciso segundo del artículo 65 de la Decisión 85 ya interpretado, por su parte, es claro al consagrar que “cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca”, norma que obviamente excluye la demostración de titularidad respecto de otro registro marcario, así como toda otra exigencia, incluida por cierto y consiguientemente, prueba ninguna de uso de signos distintivos.

Este Tribunal para un correcto entendimiento de éste artículo ha reiterado:

9. DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO "El uso de la marca, como concepto, se refiere a su efectiva utilización como signo que distingue a un producto o servicio que está en el mercado y que por lo tanto llega a los consumidores. La exclusividad del uso de la marca es un derecho esencial en el régimen marcario, por lo que requiere de una amplia protección jurídica.

El Sistema Comunitario Andino garantizaba en el artículo 72 ese derecho, al disponer que "el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente".

8. LA EXIGENCIA DEL USO DE LA MARCA "Se trata de acreditar el uso de la marca para el producto o servicio de que se trate, en un determinado mercado y en un determinado tiempo. El artículo 70 requiere que se esté utilizando en un País Miembro y en el momento en que la renovación se solicita y decide, o sea hic et nunc. La sola existencia de una etiqueta, que puede confeccionarse en privado, de espaldas al mercado y sin relación directa con operación comercial alguna, no es prueba apta, idónea o conducente para los efectos de la renovación.5 4 Proceso 2-IP-94, G.O.A.C. N° 160 de 21 de julio de 1994, marca: "NOEL S.A.".

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 5 Proceso 1-IP-91, G.O.A.C. N° 78, de 18 de marzo de 1991, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena” De la misma forma, el artículo 74 de esa Decisión regulaba la manera de proteger los derechos conferidos por la marca derivados del título, remitiendo al derecho interno el empleo de las medidas preventivas y correctivas que defiendan ese derecho.

Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular.

GACETA OFICIAL El artículo 75 de la Decisión 85 da alcance al sentido de la exclusividad en el uso de la marca registrada, cuando establece que su titular no podrá oponerse a la importación o internación de mercancías o productos originarios de otro País Miembro que lleven la misma marca. Este Tribunal ha establecido que la única manera de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro ante la oficina nacional competente, descartándose la posibilidad de que existan otros modos de adquirir el dominio sobre ella.

En el sistema andino el derecho marcario no se adquiere por su uso, goce y posesión, ni mucho menos por prescripción adquisitiva de dominio o por ocupación; el derecho se adquiere a través del registro, pudiéndose posteriormente celebrar respecto a la marca, contratos de uso, cesión o transferencia del título marcario, los que deben inscribirse en la respectiva Oficina Nacional Competente.

10. PRIMERA DISPOSICION TRANSITORIA DE LA DECISION 344 En cuanto a la aplicación de la Ley en el tiempo, la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en actual vigencia, establece que: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. El Tribunal se ha expresado categóricamente al respecto, señalando que “Las normas del Ordenamiento Jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas”.6 Como fácilmente se colige de su lectura, la transcrita disposición transitoria y las otras nor6 Proceso 08-IP-94, G.O. Nº 241 de 20, de enero de 1997. 25/10/2000 12.36 mas comunitarias equivalentes a ella, consolidan la vigencia del derecho de propiedad industrial válidamente concedido al amparo de una legislación sustituida, sólo hasta por el plazo señalado en la misma norma derogada, plazo durante el cual la marca habrá de desplegar todos sus efectos, si hubiere cumplido las formalidades posteriores esenciales para que su eficacia se produzca, incluidos los efectos que pudieren preverse en el régimen establecido por una eventual nueva normativa, si ésta sobreviniere y le fuere aplicable.

Pero como ya se ha expresado, conforme con la interpretación que se ha realizado respecto de otros textos andinos, en esta materia comunitaria es únicamente a partir de su registro cuando puede comenzar a hablarse de que, otorgada o concedida una marca, ésta adquiere su plena eficacia, y por tanto capacidad para producir todos los efectos previstos en el acto concesorio.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Conforme a lo establecido en el artículo de 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es improcedente el registro de una marca que no cumpla con las condiciones de ser novedosa, visible y suficientemente distintiva, siendo obligación de la Oficina Nacional Competente, verificar si la respectiva solicitud cumple todos esos requisitos y, de su deber, el rechazar la que no cumpla con alguno de ellos. 2.

No es válido el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada por un tercero, para productos o servicios comprendidos en una misma clase, según los términos fijados por el artículo 58, literal f) de la referida Decisión. 3. Conforme a esa Decisión, la figura de la oposición constituía una acción abierta a cualquier persona, no siéndole exigible al opositor la demostración de la titularidad de una marca ni requisito adicional alguno. 4.

El sistema andino marcario determina que la única forma de adquirir el derecho al uso GACETA OFICIAL 25/10/2000 exclusivo de una marca y de ejercer las acciones provenientes del ius prohibendi, es con el registro del signo en la respectiva Oficina Nacional Competente. Remítase, a sí mismo, copia certificada, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para fines de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 5.

La fecha a partir de la cual se cuenta el plazo de duración de una marca, es la del acto de otorgamiento de la misma, acto que deberá reunir además, para que ésta surta la plenitud de sus efectos, y especialmente frente a terceros, todas las otras formalidades posteriores a su emisión, consagradas por la normativa comunitaria de cuya ejecución directa e inmediata surge el acto administrativo de concesión. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado, la Primera Sala de Conjueces Temporales de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno Nº 467-91.

Notifíquese a la mencionada Sala con una copia certificada de esta sentencia, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional. 13.36 Luis Henríque Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 57-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 párrafo a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno No. 5823. Actor: LABORATORIOS BUSSIE S.A. Marca: “FENISODIL”. Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCÍA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de septiembre del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, en oficio del 12 de mayo de 2.000, recibido en el Tribunal el 13 de julio y admitido a trámite el 25 de los mismos mes y año. V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Es demandante la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., que presenta la acción en contra de la Nación colombiana por actos proferidos GACETA OFICIAL en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y, como tercero interesado NOVARTIS CONSUMER HEALTH antes ZYMA S.A. 1.2. Actos demandados en el proceso interno. Se plantea la acción buscando que se declare la nulidad de la Resolución No. 8824 de mayo 19 de 1999 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite de solicitud de marca presentada por Laboratorios Bussie S.A., antes Laboratorios Bussie, Bustillo & Cía S.C.A, para distinguir productos de la clase 5 Internacional de Niza.

A traves de esta Resolución se revoca la Resolución 6645 del 11 de marzo de 1996 y se declara fundada la observación presentada por la Sociedad Novartis Consumer Health S.A., negándose el registro de la marca FENISODIL. 1.3. La demanda. Se presenta la demanda, alegando que la sociedad Laboratorios BUSSIE S.A. antes LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & Cía S.C.A., solicitó el 17 de septiembre de 1993 el registro de la marca FENISODIL, para distinguir productos de la clase 5 internacional.

La Superintendencia de Industria y Comercio concedió mediante Resolución 6445 de marzo 11 de 1996, el registro de la marca solicitada. La Sociedad NOVARTIS CONSUMER HEALTH presentó observaciones por considerar que el signo solicitado incurría en la causal contemplada en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Posteriormente la División de Signos Distintivos mediante Resolución 7550 de marzo 20 de 1997 confirmó la Resolución anterior. El Superintendente de Industria y Comercio a través de la Resolución 8824 de mayo 19 de 1999 revoca la anterior, declarando fundada la observación presentada por NOVARTIS CONSUMER HEALTH con fundamento en su marca FENISTIL.

Considera el demandante errada la apreciación emanada de la administración, porque “Tergiversa el sentido de la norma contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que omite el aparte del precepto relativo a la “similitud que induzca en error al público”, y aco- 25/10/2000 14.36 ge el concepto de “mera similitud” que puede atacar a la mayor parte de expresiones del mercado, que sin embargo, no son catalogadas como idénticas, ni poseen la suficiente entidad para inducir en error al consumidor medio.

Con base en este concepto y partiendo de la absoluta convicción que de la apreciación sucesiva y en conjunto de las expresiones, no se derivan mayores similitudes que un profundo análisis pueda generar, las que sin embargo, continúan siendo mínimas o inexistentes…”. Además señala que la marca objetada posee suficientes elementos para hacerla distintiva, ya sea del elemento gráfico, fonético y conceptual.

Considera que las marcas poseen elementos comunes, ya que utilizan el prefijo FENI, lo cual es común en buen número de expresiones farmacéuticas. Es de esta forma que muchas sustancias o sus principios activos se inician con el prefijo FENI buscando, explica el actor, facilitar a los médicos y farmacéuticos su evocación farmacéutica. Así existen productos como: FENIBENCIMIDAZOL SULFONICO, FENILBUTAZONA, FENILEFRINA, entre otros.

Señala que la Resolución “Cae en la falencia de una incorrecta motivación, al confundir las marcas solicitante y observante, razón por la cual se presenta incoherencia entre los fundamentos esgrimidos para negar la marca FENISODIL y la parte resolutiva del acto, lo que indica un análisis superfluo por parte de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de la solicitud objeto de examen, razón de más para acoger favorablemente las pretensiones presentadas en esta demanda”.

Manifiesta que la marca presentada por su representada es perceptible, distintiva, susceptible de representación gráfica y no incurre en la prohibición contemplada en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.4. Contestación de la demanda. Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio al presentar su contestación a la demanda, solicita el no tener en cuenta las pretensiones de la demandante, ya que no se ha incurrido en violación de las normas comunitarias, por lo que la Administración expidió legal y válidamente la resolución negando el registro de la marca “FENISODIL” para distinguir productos de la clase 5 de la nomenclatura vigente GACETA OFICIAL y que se cumplió el trámite administrativo en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Señala que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “FENISODIL” (solicitada), frente a la marca “FENISTIL” (registrada), a favor de la sociedad Novartis Consumer Health para la clase 29, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta de que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”.

Señala que entre las marcas enfrentadas son mayores las semejanzas que las diferencias, por lo cual la marca solicitada es irregistrable por no cumplir con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344; en especial por no ser lo suficientemente distintiva. 1.5. RESOLUCIONES IMPUGNADAS. Consta en el expediente administrativo la Resolución No. 08824 del 19 de mayo de 1999, con la cual se revoca la Resolución 6445 de 11 de marzo de 1996 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y se declara fundada la observación presentada por la sociedad Novartis Consumer Health S. A. y se niega el registro de la marca, ya que considera que entre las marcas enfrentadas existen semejanzas gráficas y fonéticas, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 trae como consecuencia que no se puede otorgar el registro: “Esta función diferenciadora de la marca no se cumpliría si coexistieran en el mercado marcas registradas semejantes o idénticas, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Señala que se produce confusión indirecta, es decir, en cuanto al origen o procedencia que de los productos, por lo cual no pueden coexistir los dos signos y es de esta manera que: “De acuerdo con las pautas antes señaladas esta delegatura considera que el examen de los signos denominativos en conflicto, Fenistil marca 25/10/2000 15.36 solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase 5 del nomenclator marcario vigente, frente a la marca previamente registrada Fenisodil, que distingue productos comprendidos en la clase 5 Internacional, bajo el certificado de registro número 55816, efectuado en su conjunto, de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas entre los signos, nos lleva a concluir que las mismas arrojan confusión, y dificultad de identificación entre el público consumidor de esta clase de productos”.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344. Se transcriben a continuación: 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2.

Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:” “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos GACETA OFICIAL productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”… 4.

CONSIDERACIONES. Los aspectos a los cuales se referirá el Tribunal en esta interpretación, dicen relación con los requisitos para el registro de las marcas, impedimentos para el registro de marcas, confusión entre marcas, e Incorrecta motivación, entre otros. 4.1. Los requisitos para el registro de marcas. Es abundante la Jurisprudencia expedida por este Órgano Comunitario, referente a los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala que un signo para ser registrado como marca debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. Analizaremos brevemente cada uno de estos requisitos. 25/10/2000 ofertados por un empresario de otros de la misma clase o similares por un tercero. No se concibe una marca que llegue a confundirse con los de otro productor, ya que este signo no permitiría la individualización propia del producto o servicio y de esta forma el consumidor no podrá reconocer ni asociar el producto que se desea adquirir por parte del consumidor con el signo presentado, por lo que no se cumple el objetivo de la marca.

Es de esta forma que al existir el riesgo de confusión de un signo con otro, no se protege al consumidor de caer en el error de adquirir un producto diferente al que buscaba y la marca no se constituye en el elemento de lealtad comercial, ya que no protege al empresario de prácticas desleales de comercio que menoscaban la legítima posición que han logrado los productores y distribuidores en un determinado mercado.

Ante estas situaciones la norma comunitaria exige como requisito para que un signo pueda ser registrado como marca el ser lo suficientemente distintivo: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de ser captado por los sentidos. No puede ser considerado como marca un signo mientras permanezca en el estado ideal. Es necesario que se presente al mundo exterior de alguna manera material, concreta, e identifique al producto o servicio realizado por su titular, distinguiéndolo de otros similares.

“Que un signo sea distintivo, implica que sea capaz de diferenciar los productos o servicios comercializados por su titular, o por los producidos o comercializados por otro. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al explicar este elemento ha señalado: El signo se manifiesta al mundo exterior cuando puede ser aprehendido por alguno de los sentidos.

Al respecto este Tribunal ha expresado: “La distintividad del signo se proyecta hacia dos campos: a que el signo no sea idéntico con otro y también a que entre los productos y servicios no haya identidad o semejanza, todo ello para defender el interés general del consumidor sobre el interés particular, que es lo que la marca protege a fin de evitar el riesgo de confusión entre productos y signos”.

(Proceso 27-IP-96, Marca: MANÍA. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VI, pág.: 326).” 2 “Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos” 1.

El principal requisito que debe reunir un signo para ser registrado como marca es la distintividad, que es la característica que permite diferenciar en el mercado los productos o servicios 1 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, interpretación prejudicial 27-IP-95, pág.: 88. 16.36 Finalmente la norma comunitaria exige la susceptibilidad de representación gráfica que no es más que la descripción que permite formarse una idea del signo a través de las figuras o signos, que tengan por lo menos igual facultad 2 Interpretación prejudicial N° 5-IP-2000, del 3 de marzo del 2000, Marca: “LORD PARK” GACETA OFICIAL expresiva de los ya mencionados facilitando al administrador el tener una concepción material del signo pues es de esta forma que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es para la procedencia del trámite de la solicitud. 25/10/2000 Para poder establecer la similitud o el riesgo de confusión, el juez consultante debe acudir a las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia, las cuales entre otras son: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Debe la administración, antes de otorgar el registro como marca a un signo, verificar que cumpla con estos tres requisitos, y que no incurra en ninguna de las prohibiciones contempladas en la ley comunitaria, algunas de las cuales pasaremos a explicar a continuación. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.2. Impedimentos para el registro de marcas “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág.: 351 y ss).

Para que un signo pueda ser registrado como marca no debe hallarse incursa en alguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Al respecto se puede anotar que el artículo 83 busca proteger los derechos de terceros frente a nuevos registros; es de esta forma que no se podrá otorgar el registro como marca a signos que: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En la comparación marcaria y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’” 3. “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Se puede ver claramente que la norma busca proteger tanto al consumidor como al productor, ya que el primero adquiere lo que realmente necesita o busca sin que exista riesgo de equivocación para su economía y, como explicaremos más adelante, para su vida (en el caso de productos farmacéuticos). Al segundo en cuanto el productor no ve afectada su inversión y prestigio ganado a través de los años.

Como señalábamos en párrafos anteriores, uno de los requisitos para que un signo sea registrado como marca es la distintividad, es decir la cualidad de un signo de identificar y distinguir al producto o servicio amparado por la marca de otro. Si un signo no es lo suficientemente distintivo es confundible y no puede ser registrado, ya que no se protege ni al consumidor ni al productor y como marca no cumplirá con su principal función. 17.36 4.3.

Confusión entre marcas A más de las reglas mencionadas en el numeral anterior, dadas las peculiaridades del 3 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VI, interpretación prejudicial 27-IP-96, Pág.: 338. GACETA OFICIAL 25/10/2000 proceso interno, se hace necesario para determinar la existencia o no del riesgo de confusión, el tomar en cuenta ciertos criterios importantes para la correcta resolución de la causa, así: 4.3.1.

Marcas Farmacéuticas. respectivo las razones y las pruebas sobre las cuales dicha decisión descansa, de tal forma que pueda impugnarse posteriormente” 5. Estos criterios fueron igualmente expresados por este Tribunal de la siguiente manera: La segunda peculiaridad que debe ser tomada en cuenta para efectuar el análisis referente a la comparación de marcas farmacéuticas, en las cuales, no sólo existe el riesgo de engaño al consumidor en cuanto a las propiedades del producto sino, lo que es más grave, se pone en riesgo la salud del consumidor que adquiere un producto por error, lo que puede traer consecuencias muy graves.

Esto ha motivado que este Órgano Comunitario exprese: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyendo su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en el Proceso 5-AN-97 del 8 de junio de 1998 (G.O. 361 del 7 de agosto de 1998).” 6 “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” 4. 4.4.

Incorrecta motivación. Finalmente se hace necesario analizar la importancia de la motivación del acto administrativo. Sobre la importancia de la motivación, ha expresado la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, dentro del proceso Burlington Truck Lines Inc. contra United States. 1962: “que los funcionarios deben proveer a la persona con una explicación, usualmente por escrito, justificando la acción que afecta adversamente a individuos o a grupos indicando en su decisión el funcionario público 4 Interpretación prejudicial 9-IP-98 del 15 de mayo de 1998, Marca: “DERMALEX”.

Criterio ratificado en el procedimiento 30-IP-2.000. 18.36 De esta forma una resolución que se fundamente en hechos falsos o tenga una errada interpretación de las normas legales o esta interpretación sea insuficiente, no va a explicar el por qué la Administración tomó determinada resolución, lo que ocasiona que el administrado impugne el acto y el juez competente declarare la nulidad del mismo.

La motivación de un acto administrativo, debe ser una auténtica y satisfactoria explicación de las razones de emisión del acto, para de esta forma preservar valores sustantivos y lograr la 5 EL DEBIDO PROCESO, Arturo Hoyos. Ed. Temis. Pág.: 26. 1998. 6 Proceso N° 4-AN-97 del 17-VIII-98. GACETA OFICIAL observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, dando como resultado una idea de mayor protección de los derechos individuales.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además si no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: Cuando un signo no sea lo suficientemente distintivo, o exista el riesgo de confusión no podrá ser registrado como marca. Un signo que pueda confundirse con otro ya registrado no sería registrable. Tercero: Cuarto: Quinto: En el caso de signos referidos a productos farmacéuticos el análisis comparativo deberá ser más exigente, pues por la naturaleza de tales productos se pueden ocasionar daños irreparables a los consumidores por efecto de la confusión. 25/10/2000 19.36 ciertos y en normas legales.

Además la motivación de un acto administrativo debe ser auténtica y satisfactoria, explicando las razones de la emisión de ese acto, para de esta forma lograr la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, dando como resultado una protección de los derechos individuales. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5823, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO A los fines de la comparación entre marcas farmacéuticas no se debe tomar en cuenta los elementos de uso común, tal como se explica en la presente sentencia. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- La motivación del acto administrativo debe fundamentarse en hechos Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 25/10/2000 20.36 PROCESO 58-IP-2000 Solicitud de interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal g); 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión. Expediente Interno Nº 144-96.

Marca: “ARISTA”. Magistrado Ponente: Guillermo Chahín Lizcano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, organismo que por intermedio de su Presidente la formula dentro del expediente interno Nº 144-96;

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 13 de julio del año 2000, cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, habiéndose en consecuencia admitido la causa a trámite mediante auto proferido el 26 de los mismos mes y año. 1.

ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado, o del expediente remitido se deducen, los siguientes: 1.1 Las Partes. Es demandante la Sociedad ARISTA contra la Sociedad ATU (Artículos de Acero S.A.) 2.2. La demanda. La demanda judicial tiene por objeto que se defina por el juez consultante lo relativo a la oposición presentada por la actora a que se produzca el registro de la marca ARISTA, solicitado por la demandada.

Dice El Juez consultante que: “El Dr. Rodrigo Bermeo, Apoderado de Arista S.A. solicita a fs. 3 del segundo cuaderno, la interpretación judicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de los Arts. 56, 58 literal g), 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Fundamenta su demanda el opositor diciendo que “En la Gaceta de la Propiedad Industrial # 315 de abril de 1991, bajo el # 24888 en la página 30, aparece publicada la solicitud de marca de fábrica denominada “ARISTA – logotipo”, solicitada por el señor Ing.

Esteban Anker a nombre de ATU ARTÍCULOS DE ACERO S.A. para con ésta amparar productos de la Clase Internacional # 20. “Agrega que “mi mandante es propietario de las marcas (sic) de fábrica denominada ARISTA, la cual es una marca famosa, notoria y acreditada, la cual está destinada a proteger una gama de artículos que incluye los artículos de la clase internacional # 20, es decir, de la misma naturaleza que aquellos productos que pretende ampararse con la marca del demandado.

“Expresa además el opositor-demandante que “la marca ARISTA está registrada en Guatemala y varios otros países, entre los que se incluye Costa Rica, Honduras, México y otros, según se demostrará dentro del término de prueba en el juicio verbal sumario que de acuerdo a la ley debe tramitarse en caso de que el demandado no se hallane (sic) a la oposición. “Concluye afirmando que no hay duda de que entre las dos marcas existe semejanza por identidad absoluta, tanto más cuanto que distinguen productos de la misma clase.” 1.3.

Contestación a la demanda. Según relata el juez que eleva la consulta, “El Ing. Juan Gándara, Representante Legal de ATU, Artículos de Acero S.A., da contes- GACETA OFICIAL tación a la demanda de oposición a fs. 2 y 3 del primer cuaderno, en los siguientes términos: 1.- Niego que la compañía ARISTA S.A. exista y niego que tenga derecho alguno en el Ecuador. 2.- Niego que la marca ARISTA o las marcas ARISTA que afirma tener registrada o registradas la sociedad actora, en algunos países de América, por el solo hecho de tener registrada en los países indicados sea famosa, notoria y acreditada, ni siquiera en los países mencionados es famosa, notoria y acreditada, peor aún en el Continente Americano. 3.- Niego que la marca que la sociedad actora afirma sea famosa, notoria, acreditada por el solo hecho de tener registrada en algunos países de Centro América, protejan los productos de la clase Nº 20 y particularmente muebles de toda clase. 4.- Niego que la sociedad actora haya usado la marca ARISTA en los países que afirma tener registrada en muebles y productos de la clase internacional Nº 20. 5.Niego que pueda generarse competencia desleal por el registro y consecuente uso por parte de ATU artículos de Acero S.A. de la marca de fábrica ARISTA-Logotipo para productos de clase internacional Nº 20 y particularmente muebles. 6.- Niego que sean aplicables al presente caso los Artículos 56, 58 literales a) y g) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, así como niego que sean aplicables los artículos de la Decisión 311. 7.- Niego, en fin, todos los fundamentos de derecho de la oposición presentada”. 2.

CONSIDERANDO. 2.1. Competencia del Tribunal. Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional que deba aplicar normas del ordenamiento jurídico andino, como es, en este caso la situación de la jurisdicción ecuatoriana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo, modificado por el Protocolo de Cochabamba y codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.2.

Normas a ser interpretadas. El Tribunal interpretará las normas indicadas en la consulta, es decir, los artículos 56, 58 25/10/2000 21.36 literal g), 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante y por cuanto se trata de una solicitud referente a un proceso muy antiguo que ha estado regido a lo largo de su existencia por diversas legislaciones tanto sustantivas como adjetivas, internas y comunitarias, es necesario hacer en la sentencia un análisis relativo a la legislación vigente, de conformidad con los criterios de aplicabilidad de la ley en el tiempo, razón por la cual, de oficio, se interpretará la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A renglón seguido se inserta el texto de las mencionadas normas andinas: Decisión 85: “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) “g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares” “Artículo 62.

Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo. “Artículo 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud”.

Decisión 344: “Disposición Transitoria Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, GACETA OFICIAL subsistirá por el tiempo en que fue concedido. “En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión” En consecuencia, este Tribunal comunitario estimando que las materias a desarrollarse con motivo de la interpretación prejudicial requerida son las relacionadas con los requisitos para el registro de marcas; la notoriedad de las marcas; el examen de registrabilidad y la legislación aplicable, pasa a referirse a cada una de ellas: 2.3.

Requisitos para el registro de marca. El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena disponía que sólo podían ser registrados como marcas “ los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. De la concurrencia simultánea de estos requisitos dependía que el signo que se pretendía registrar como marca pudiera ser considerado hábil para cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, de otro.

Un signo es novedoso, cuando involucra características que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. El signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio. La marca es considerada doctrinariamente como un signo que no subsiste por sí mismo mientras no se aprecie objetivamente la vinculación o unión entre ese signo y un producto o servicio, contando para esa configuración jurídica con el factor psicológico que representa la percepción por parte de los consumidores de esa unión signo - producto.

Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y, al consumidor, exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca según la marca. Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de ele- 25/10/2000 22.36 mentos externos sensibles que permitan diferenciarla.

Es por ello que el artículo 56 de la Decisión 85 exigía que los signos sean visibles, calidad que es la única que normalmente permite la identificación. La fuerza distintiva del signo con respecto a una clase de productos o servicios, a la que también se ha denominado “aptitud distintiva suficiente”, es la condición que se manifiesta en la capacidad de individualizar los productos o los servicios designados por una marca diferenciándolos de otros.

De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marca, la más importante, sin embargo, es la de que el signo que la constituye debe ser suficientemente distintivo. Es esencial, por tanto, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse.

La fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad -que siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando.1 2.4. Prohibiciones para el registro por razón de la notoriedad. Marca notoria es la que goza de difusión, o sea, la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.

Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. 1 Al referirse al requisito de distintividad, el Tribunal Andino, en el fallo dictado dentro del Proceso 12-IP96, G.O.A.C Nº 265 de 16 de mayo de 1997, expresó: “Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa, un objeto, por sus características subjetivas u objetivas, o por sus rasgos, naturaleza, funciones y condiciones internas o exteriores sea distinta a la otra.

Y lo distintivo, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos”, razón por la cual lo que se asemeja y no diferencia no tiene capacidad distintiva para constituirse en marca”. También pueden consultarse sobre el tema los Procesos 4-IP-88, 3-IP-90, 3-IP-91, 6-IP-93, 1-IP-94 y 2-IP-94, Gacetas Oficiales números 39, 70, 93, 150, 164 y 163, respectivamente.

GACETA OFICIAL El Tribunal señaló el sentido y alcance de la disposición contenida en el artículo 58, literal g), de la Decisión 85 al expresar: “La marca notoria está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de “la clase” de productos o servicios o “regla de la especialidad”, siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior.

En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con “productos o servicios comprendidos en una misma clase”. El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la “marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con “productos o servicios idénticos o similares”, no necesariamente de la misma “clase”, o sea más allá de los límites que establece la “regla de la especialidad”.2 2.5.

Trámite del registro según la Decisión 85 (artículos 62 y 64). El procedimiento administrativo a que se sujetaba un signo para poder ingresar al registro según la Decisión 85, era un tanto diferente al establecido en la vigente Decisión 344. Bajo el régimen anterior, una vez presentada la solicitud, la Oficina Nacional Competente procedía a examinar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo (artículo 62); si en la solicitud o pedimento se encontraban ausentes los aspectos de forma exigidos -nombre, descripción, poderes, etc.- se concedía un plazo de 60 días a fin de que el interesado procediera a hacer las correcciones pertinentes o a aportar los documentos faltantes.

Con relación a los aspectos de fondo a que se referían los artículos 56, 58 y 59 su incumplimiento conducía a que la Oficina Nacional Competente, previa audiencia del solicitante, pudiera decidir el rechazo de la solicitud. 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-XII-87, dictada en el Proceso 1-IP-87. Marca VOLVO. (G.O.A.C N° 28 del 15-II-88). 25/10/2000 23.36 Si la solicitud no merecía observaciones de fondo ni de forma o si, habiéndose realizado, el interesado efectuaba las correcciones necesarias, se ordenaba la publicación, por una sola vez, en el órgano de publicidad determinado por la Legislación Interna del respectivo País Miembro, a fin de que se presentaran las oposiciones dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes.

De recibirse éstas se tramitaban de conformidad con la legislación interna del País Miembro. Si no se presentaban oposiciones o, presentándose, eran rechazadas, la Oficina Nacional Competente expedía el certificado de registro. De lo descrito se desprende que si bien la Oficina Nacional Competente realizaba el examen de fondo y de forma en un momento anterior a la publicación, luego de la misma, si se presentaban oposiciones, la autoridad nacional competente tenía la oportunidad de volver a profundizar el estudio sobre el signo a registrarse, para lo cual procedía a un nuevo examen pero con fundamento en las oposiciones.

En el caso de que terceros no se hubieren opuesto al registro procedía la Oficina a la concesión del mismo, si a ese resultado llegaba luego del examen de fondo y de forma. De cualquier modo, conforme con el artículo 76 de la Decisión 85, el registro de la marca quedaba supeditado a la posible cancelación que podía decretar la oficina nacional competente, bien de oficio o a petición de parte, cuando en el procedimiento administrativo se hubieren violado los artículos 56 y 58 del mismo cuerpo normativo.

Se observa entonces que, en principio, durante la vigencia de la Decisión 85 la oficina nacional competente tenía dos oportunidades para declarar que el signo no cumplía con los requisitos señalados en el artículo 56 o que caía en una de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58: Una, antes de efectuar la publicación de la solicitud de registro y, otra, después de concedido el registro.

Del contenido del artículo 64, anteriormente transcrito, se deduce que se refiere a la potestad que tenía la Oficina Nacional Competente, de decidir el rechazo de la solicitud de registro de marca, cuando existiese incumplimiento de los requisitos señalados en la misma Decisión

85. GACETA OFICIAL En consecuencia, si la solicitud no mereció observaciones y a criterio de la autoridad nacional, y a criterio de ésta cumplió los requisitos previstos en la Decisión 85, procede el registro de la marca. Por otra parte, la misma norma comunitaria prevé que después de otorgado el registro, el mismo puede ser cancelado, cuando se verifique de oficio o a petición de parte, que fue otorgado en contravención a lo dispuesto por los artículos 56 y 58 de la citada Decisión. 25/10/2000 24.36 El tema ha sido objeto de pronunciamientos por parte del Juez Comunitario, y entre muchos, ha expresado: “los autores modernos desde la obra de Paúl Roubier suelen referirse al problema central del derecho transitorio, para enunciar tres posiciones con respecto a la acción de una ley en el tiempo: la retroactividad misma, su efecto inmediato y la supervivencia de la ley antigua.

En el presente se está frente a las dos últimas posiciones sobre este tema, las cuales nos dan la orientación para definir las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena que han de interpretarse. En apoyo de lo anteriormente dicho, vale la pena recordar lo dicho por este Tribunal Andino: “El artículo 64 de la Decisión 85, por su parte, dispone que es obligación de la oficina nacional competente la de rechazar las solicitudes de registro de marcas que no cumplan con los requisitos exigidos al efecto en la misma Decisión 85 (artículos 56, 58 y 59).

“No obstante reconocer lo complejo de dar aplicación a estas dos opciones, es indispensable referirse a la existencia de un doble fenómeno: de un lado la supervivencia de la ley antigua, y del otro la aplicación inmediata de la ley nueva. Debe aludirse a ellos porque ambos han sido considerados en la técnica de legislar adoptada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que deja a salvo los derechos concedidos por la legislación pre-existente, para permitir que en lo relativo a su uso, goce y ejercicio se dé aplicación a las normas contenidas en la nueva ley, como ha sucedido precisamente con los artículos 85 de la Decisión 85 y los transitorios Cuarto de la Decisión 313 y Primero de la Decisión 344”. 4 “El texto literal del art. 64, en cuanto dice que la oficina nacional competente “podrá decidir el rechazo de la solicitud”, debe entenderse en concordancia con la posibilidad alternativa de formular observaciones a la solicitud, la cual puede ser complementada (artículo 65 ibidem), pero nunca en el sentido de que resulte opcional para el funcionario nacional competente el registro de marcas sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, bajo pena de nulidad.” 3 Ha expresado así mismo que: 2.6.

La aplicación de la ley en el tiempo. “Lo práctico y recomendable resulta ser entonces que la ley nueva resuelva el asunto, normalmente a través de las clásicas “Disposiciones Transitorias, las que en efecto también aparecen tanto en la Decisión 313 como en la 344, cuyo texto idéntico, es el siguiente: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” El Tribunal hace referencia a la aplicación de la Ley en el tiempo, debido a que a la fecha de expedición de esta sentencia, se encuentra vigente en la Subregión Andina la Decisión 344 de la Comisión, norma ésta que subrogó a la Decisión 85, la cual regía en el tiempo en que se empezó el trámite de la solicitud de registro y la oposición al mismo que originan el juicio interno dentro del cual se ‘pide la interpretación del Tribunal. 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 9-XII-88, dictada en el Proceso 4-IP-88. Marca ESTRELLA DE TRES PUNTAS vs. la marca CIRCULO CON TRES FIGURAS CONCÉNTRICAS. (G.O.A.C N° 39 del 24-I-89). 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 4-VII-94, dictada en el Proceso 2-IP-94. NOEL S.A. (G.O.A.C N° 163 del 12-IX-94). GACETA OFICIAL “Conforme a ellas los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos con arreglo a la legislación anterior subsistirán por el tiempo señalado en ésta, pero en cambio lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los mismos quedan sometidos al régimen de la nueva Decisión. 5 Y, al respecto, ha manifestado también: “las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas.” 6 25/10/2000 25.36 sión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y debe rechazar la que no cumpla con alguno de ellos.

En tal virtud cuando considere que no se han cumplido los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85, debe rechazar la solicitud, previa audiencia del solicitante. Si por el contrario considera que la misma ha cumplido con los requisitos legales, y por tanto la encuentra ajustada a derecho, procederá a expedir el registro y a ordenar su publicación. 4.

En materia de propiedad industrial, las normas aplicables para juzgar la legalidad del acto administrativo que pone término a la instancia gubernativa, son las que se encuentren vigentes al momento en que el mismo se expide. Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para poder ser registrado como marca, debía reunir las condiciones de ser novedoso, visible y suficientemente distintivo. 2.

No es procedente el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada por un tercero para productos o servicios comprendidos en una misma clase, al tenor de lo dispuesto por el artículo 58, literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3. La oficina nacional competente está en la obligación de verificar si una solicitud de registro de marca cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en la Deci- La Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno Nº 144-96.

Notifíquese esta sentencia a la Corte Superior de Justicia de Quito, mediante copia sellada y certificada y remítase copia de la misma a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 27-X-99. Proceso 15-IP-99. Marca “BELMONT”. Publicada en la G.O.A.C. Nº 528 de 26-I-00. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 14-X-96. Proceso 8-IP-94.

Reiterando lo expresado en la interpretación 01-IP-94, caso “MAC POLLO (etiqueta). (G.O.A.C. Nº 241 del 20-I-97). Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 25/10/2000 26.36 PROCESO 68-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 83, literal a), 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Proceso Interno No. 5232. Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Marca: AMOZUL. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil. VISTOS: La solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, entidad que ha requerido de este Tribunal, por intermedio del Magistrado Dr. Manuel S. Urueta Ayola, la interpretación prejudicial de las normas comunitarias citadas en el epígrafe;

El auto admisorio de la solicitud, proferido por este Tribunal el 13 de septiembre del año en curso: 1.

ANTECEDENTES. solvió la reposición confirmando la resolución anterior. 1.3.3. Resolución Nº 1227 de 15 de mayo de 1998, mediante la cual se resolvió la apelación y se puso fin a la actuación administrativa. Considera la demandante que se deben anular los actos administrativos que desestimaron las observaciones por ella formuladas al registro de la marca AMOZUL y que otorgaron dicho registro para amparar productos de la clase 5ª, ya que, según su parecer, con ellos se violaron las normas comunitarias arriba citadas, en la medida en que el signo referido, es confundible por su similitud con la marca AMOXIL, también de la clase 5ª, previamente registrada y de su propiedad.

Como consecuencia de la nulidad impetrada, dice, se debe cancelar el registro ilegalmente otorgado. 1.2. Las partes. Es demandante en el proceso interno la sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en juicio relacionado con la desestimación de observaciones y el registro de la marca citada en la referencia, concedido a favor de la sociedad FARMA DE COLOMBIA S.A. la cual es citada como tercero interesado en las resultas del proceso. 1.3.

La demanda. Está dirigida a plantear la nulidad de los siguientes actos administrativos, todos expedidos por la citada Superintendencia: 1.3.1. Resolución Nº 14968 de 12 de abril de 1994, mediante la cual se declaró infundada la oposición y se concedió el registro de la marca AMOZUL. 1.3.2. Resolución Nº 18479 de 27 de agosto de 1996, mediante la cual se re- 1.4.

Contestación de la demanda. Concurre a contestar la demanda la entidad oficial emisora de los actos acusados y sostiene que con su expedición no incurrió en las violaciones señaladas por la demandante y que, al contrario, ellos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ende, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes de registro de marcas y que con la actuación administrativa por ella adelantada se cumplió al trámite previsto para la materia, garantizándose el debido proceso y el derecho de defensa.

También contesta la demanda la sociedad beneficiaria del otorgamiento del registro y niega que las marcas AMOXIL y AMOZUL, a pesar de amparar productos de la misma clase, sean confundibles por su similitud ya que existe amplia diferencia entre las dos. Que no existe un GACETA OFICIAL mejor derecho de la primera sobre la segunda y que pueden coexistir en el mercado sin crear confusión, no presentándose, por tanto, la causal de irregistrabilidad alegada. 25/10/2000 27.36 3.3.

Artículo 102. “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 3.4. Artículo 113. El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal interpretará las normas indicadas en la consulta, esto es, los artículos 81; 83 literal a), 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

“b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; “c) El registro se haya obtenido de mala fe. 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 3.2. Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.

“Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: “1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. “2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento ”. 4.

CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos atinentes a los requisitos para el registro de las marcas; el riesgo de confusión y la situación especial res- GACETA OFICIAL pecto a productos farmacéuticos; la adquisición mediante el registro, del derecho al uso exclusivo de la marca y la nulidad de los registros concedidos con violación de la ley. 4.1.

Requisitos y condiciones para el registro de un signo como marca. Irregistrabilidad de signos que no cumplan los requisitos y condiciones legalmente establecidos (Artículo 81 Decisión 344). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, arriba transcrito, contempla las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca.

Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. La distintividad es la característica que permite diferenciar o, lo que es lo mismo, distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares de otra. La perceptibilidad se ha definido como la capacidad que tiene un signo de poder ser captado por cualquiera de los sentidos.

Este requisito se constituye en la única manera para que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado. La susceptibilidad de representación gráfica es la condición que determina que sobre el signo se pueda realizar una descripción que permita formarse una idea del mismo, utilizando palabras, figuras o signos. Se dice que esta condición hace relación a la materialización del signo.1 El ordenamiento comunitario vigente al definir el concepto de marca pone el mayor énfasis, sin embargo, en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 1 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V. Proceso 27-IP-95.

Pág.: 90. 25/10/2000 28.36 Un signo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 ibídem. No obstante, ello sólo no basta. Se requiere, además, que el signo solicitado no se encuentre incurso en alguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Por ello, el juez nacional, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar en el presente caso, en primer lugar, si el signo “AMOZUL” cuyo registro se impugna por la sociedad actora, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, en segundo lugar, determinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en el literal a) del artículo 83, este último precisamente indicado por la actora como vulnerado por los actos administrativos demandados. 4.2.

Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. Situación especial con respecto a productos farmacéuticos. (Artículo 83, literal a). D. 344). Sin duda, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.

De esta función se sigue que el titular del registro debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo, la cual consiste básicamente en el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el “riesgo de confusión” al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se GACETA OFICIAL presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a)). 25/10/2000 cartar en forma plena el riesgo de confusión, toda vez que la circunstancia de confundir un medicamento con otro puede eventualmente comprometer la salud de las personas.3 En sentencia recientemente emitida, el Tribunal hace un pormenorizado recuento de su jurisprudencia sobre esta particular materia, la cual ahora se destaca y se ratifica.

Dijo: El Tribunal ha sido reiterativo en sus pronunciamientos sobre el cuidado que se debe tener al practicarse el análisis entre dos signos con el fin de dilucidar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. “En efecto, el Tribunal en la sentencia producida con motivo de la interpretación prejudicial 13-IP-97, dejó sentado: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio [del análisis de conjunto] Por tanto, el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales ”.

“En el mismo sentido, continua la referida sentencia, si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común, éste “ ‘no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación.’ ”. (Sentencia del Tribunal, de fecha 06 de febrero de 1998, marca “DERMALEX”, fallo publicado en la G.O.A.C. No. 329 del 09 de marzo de 1998).

En los demás casos de comparación, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del juez quien deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.2 Ahora bien, en tratándose de comparación de marcas que amparan productos farmacéuticos de uso humano, ésta debe hacerse de una manera mucho más cuidadosa en aras a des- 2 Sobre este tópico puede consultarse la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA del 17-VIII-98.

Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. 29.36 “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica. 3 Alrededor del tema del especial cuidado que debe tenerse en el estudio comparativo de marcas de productos farmacéuticos, recientemente el Tribunal se pronunció en las sentencias de 2 y 23 de junio del 2000, proferidas en los procesos 30-IP-2000 y 34-IP-2000, marcas AMOXIFARMA y FINADYNE, respectivamente; haciéndose en la primera de ellas, en que fue actora la misma firma que ahora promueve la demanda interna, una detallada mención de la imposibilidad de apropiación particular de ciertos sufijos o prefijos de uso común en medicina y farmacia eventualmente aplicables al caso controvertido.

GACETA OFICIAL “Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso. “Y, efectivamente, en el presente caso uno de los puntos controvertidos tiene que ver con las consecuencias que para la salud puede acarrear la confusión generada respecto a los productos farmacéuticos, consecuencias que el juez consultante deberá medir a los fines de realizar un análisis, de ser el caso, más severo en relación con la naturaleza de los productos que las marcas pretenden distinguir cuando se formula una solicitud de registro como la de autos. 25/10/2000 del pasado 28 de julio, producida con motivo del caso “BRONTUSSIN”.4 4.3.

El derecho de uso exclusivo de la marca. (artículo 102. Decisión 344). En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

En el Ordenamiento Comunitario Andino, la norma correspondiente, el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión, se encuentra ubicada en el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo. Registrado el signo como marca, y sólo entonces, el titular puede hacer valer su derecho de propietario para lo cual goza, entre otras de las siguientes facultades: “…de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;

“El criterio últimamente señalado se encuentra reflejado en reciente sentencia de este Tribunal, producida con motivo del caso 30IP-2000 del 02 de junio del corriente, relativa a la marca “AMOXIFARMA”, fallo que a su vez recoge los criterios expuestos en la ya identificada sentencia 13-IP-97, marca “DERMALEX”. “Finalmente, en el de autos el consultante deberá tomar en cuenta que al tratarse de productos médicos existen otras consideraciones diferentes en cuanto al registro de una marca, puesto que el adoptar un prefijo o sufijo proveniente del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un término necesario dentro del conjunto de una marca farmacéutica, el cual, a más de abonar a su distintividad, permite identificar el origen del producto que se pretende registrar; es decir, que al pronunciarse sobre registro de marcas de productos farmacéuticos deben ser tomadas en cuenta todas estas características específicas del tema “Lo anterior también fue recogido en la sentencia de interpretación prejudicial 48-IP-2000, 30.36 “Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca.

En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar; “La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.” 5 4 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 56-IP-2000. Sentencia de 6-IX-2000. Marca EFFER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 4-IP-94, Sentencia de 7-VIII-95, en G.O.A.C. Nº 189 de 15-IX-95, Marca: EDEN FOR MAN. • GACETA OFICIAL 25/10/2000 Es de este derecho exclusivo que nace del registro, que se deriva el ius prohibendi que otorga al titular la capacidad de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos o servicios pudiendo inducir al público a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando con ellos se afecte su interés legítimo.

“La acción de nulidad, o recurso de anulación, como también suele llamarse, se encuentra consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con las siguientes características: • “Su interposición no está sujeta o condi- cionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible. • “Puede ser decretada de oficio o a peti- ción de parte, evento éste en el que el solicitante debe acreditar interés. 4.4.

Interpretación del artículo 113. Nulidad de Registros Marcarios: acción procedente; caducidad; autoridad nacional competente y titulares de la acción. • “El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna pero en todo caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas. Como quiera que El Tribunal, en reciente sentencia interpretó en toda su extensión e implicaciones el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se considera útil transcribir apartes pertinentes de la misma.

Ha dicho el Tribunal sobre la nulidad de registros marcarios en el derecho comunitario: “El artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena en concordancia con la disposición final Única del mismo ordenamiento, se refiere a la nulidad judicial de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley. La acción que con tales normas se regula difiere de las actuaciones de carácter administrativo contempladas en el artículo 108 y siguientes de la misma Decisión. Estas últimas materializan un trámite de cancelación del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la “Oficina Nacional Competente” y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación. “La anulación de un registro es, en cambio, un trámite netamente jurisdiccional, aunque su desarrollo y ejecución puede ser atribuido, según se disponga en cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o bien a funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la administración actúa en función jurisdiccional. 31.36 • “La competencia para el conocimiento de estas acciones se defiere a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la Disposición Final Única, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de “Autoridad Nacional Competente”; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional. • “El artículo 113 comentado, por último, consagra cuatro causales taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se adelante la acción de nulidad de un registro marcario”.6 Y al darle desarrollo al punto concerniente a la competencia y al procedimiento que deben seguirse para el trámite de la acción de nulidad de un registro marcario, la misma sentencia glosada dijo: “ Sobre la competencia y el procedimiento.

Íntimamente relacionados entre sí se encuentran los temas referentes a la competencia para el trámite de las acciones de nulidad y 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 19-V-99. Proceso 11-IP-99. Marca “LELLI”. En G.O.A.C. No. 466 de 6-VIII-99. GACETA OFICIAL el procedimiento que debe seguirse por la autoridad nacional correspondiente.

En cuanto a lo primero, el artículo 113 define, en concordancia con la Disposición Final Única, que la competencia debe radicarse en la autoridad nacional que sea designada por la legislación interna, pudiéndose establecer que ella quede en cabeza de una autoridad administrativa o de una judicial pero, en cualquier caso, sin perder de vista que se trata de una actuación jurisdiccional.

En cuanto a lo segundo, del artículo 144 se desprende que el procedimiento a seguir será el que se disponga internamente, sin afectar claro está, la aplicación prioritaria que deben tener los elementos fundamentales de esta acción, señalados básicamente en el artículo 113 y a los cuales se hizo referencia en esta sentencia. 25/10/2000 Por lo anterior: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: ( ) “En referencia al procedimiento que debe ser aplicado por las autoridades nacionales para el trámite de las acciones de nulidad relativas a asuntos marcarios, El Tribunal ha expresado, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 144 de la Decisión 344, en el sentido de que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos o no regulados en ella, se cumplirán con arreglo a lo que determine la respectiva legislación nacional, que son tales procedimientos los que deberán aplicarse.

Ello en consideración a que, salvo los precisos temas sobre causales de nulidad, imprescriptibilidad de la acción, legitimación activa y audiencia de las partes, que se regulan en el artículo 113 de la norma comunitaria ( la que, por supuesto, se aplica de preferencia), los demás deberán ser regulados y aplicados con arreglo a la ley nacional”.

( ) “Lo anterior, de otra parte, condiciona el procedimiento a seguir en la medida en que otros aspectos del mismo, tales como presupuestos procesales, contenido y formato específicos de la demanda, trámites, etc., deben ser desarrollados con arreglo a la legislación interna. (subrayado del Tribunal)”. 7 7 Ibídem. 32.36 Un signo puede registrarse como marca únicamente si reúne los requisitos de distintividad (capacidad de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes, o comercializados por una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra), perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. En cuanto a productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la utilización o destino de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, cuyo consumo erróneo puede causar daños irreparables en la salud del consumidor.

Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio más riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza de los productos con ellas identificados. Tercero. El registro otorga al titular de la marca la capacidad de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al pú- GACETA OFICIAL blico a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando con ellos se afecte su interés legítimo.

Cuarto: La acción de nulidad debe intentarse con fundamento en las causales y cumpliendo las condiciones de legitimación activa previstas en el ordenamiento jurídico comunitario, así como las demás contempladas en el procedimiento interno para la impugnación por ilegalidad de actos administrativos, debiéndose tener en cuenta la preeminencia de aquéllas sobre éstas y el carácter eminentemente supletivo de los procedimientos del derecho interno, los cuales, cuando sea del caso su aplicación, deben cumplirse con apego a las normas nacionales que los establecen.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5232, de conformidad con el artículo 25/10/2000 33.36 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al juez consultante mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial.

Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 25/10/2000 34.36 GACETA OFICIAL 25/10/2000 35.36 GACETA OFICIAL 25/10/2000 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú