PROCESO 57-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 párrafo a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno No. 5823. Actor: LABORATORIOS BUSSIE S.A. Marca: “FENISODIL”.

Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCÍA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de septiembre del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, en oficio del 12 de mayo de 2.000, recibido en el Tribunal el 13 de julio y admitido a trámite el 25 de los mismos mes y año. V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Es demandante la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., que presenta la acción en contra de la Nación colombiana por actos proferidos en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y, como tercero interesado NOVARTIS CONSUMER HEALTH antes ZYMA S.A. 1.2. Actos demandados en el proceso interno. Se plantea la acción buscando que se declare la nulidad de la Resolución No. 8824 de mayo 19 de 1999 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite de solicitud de marca presentada por Laboratorios Bussie S.A., antes Laboratorios Bussie, Bustillo & Cía S.C.A, para distinguir productos de la clase 5 Internacional de Niza.

A traves de esta Resolución se revoca la Resolución 6645 del 11 de marzo de 1996 y se declara fundada la observación presentada por la Sociedad Novartis Consumer Health S.A., negándose el registro de la marca FENISODIL. 1.3. La demanda. Se presenta la demanda, alegando que la sociedad Laboratorios BUSSIE S.A. antes LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & Cía S.C.A., solicitó el 17 de septiembre de 1993 el registro de la marca FENISODIL, para distinguir productos de la clase 5 internacional.

La Superintendencia de Industria y Comercio concedió mediante Resolución 6445 de marzo 11 de 1996, el registro de la marca solicitada. La Sociedad NOVARTIS CONSUMER HEALTH presentó observaciones por considerar que el signo solicitado incurría en la causal contemplada en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Posteriormente la División de Signos Distintivos mediante Resolución 7550 de marzo 20 de 1997 confirmó la Resolución anterior. El Superintendente de Industria y Comercio a través de la Resolución 8824 de mayo 19 de 1999 revoca la anterior, declarando fundada la observación presentada por NOVARTIS CONSUMER HEALTH con fundamento en su marca FENISTIL.

Considera el demandante errada la apreciación emanada de la administración, porque “Tergiversa el sentido de la norma contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que omite el aparte del precepto relativo a la “similitud que induzca en error al público”, y acoge el concepto de “mera similitud” que puede atacar a la mayor parte de expresiones del mercado, que sin embargo, no son catalogadas como idénticas, ni poseen la suficiente entidad para inducir en error al consumidor medio.

Con base en este concepto y partiendo de la absoluta convicción que de la apreciación sucesiva y en conjunto de las expresiones, no se derivan mayores similitudes que un profundo análisis pueda generar, las que sin embargo, continúan siendo mínimas o inexistentes…”. Además señala que la marca objetada posee suficientes elementos para hacerla distintiva, ya sea del elemento gráfico, fonético y conceptual.

Considera que las marcas poseen elementos comunes, ya que utilizan el prefijo FENI, lo cual es común en buen número de expresiones farmacéuticas. Es de esta forma que muchas sustancias o sus principios activos se inician con el prefijo FENI buscando, explica el actor, facilitar a los médicos y farmacéuticos su evocación farmacéutica. Así existen productos como: FENIBENCIMIDAZOL SULFONICO, FENILBUTAZONA, FENILEFRINA, entre otros.

Señala que la Resolución “Cae en la falencia de una incorrecta motivación, al confundir las marcas solicitante y observante, razón por la cual se presenta incoherencia entre los fundamentos esgrimidos para negar la marca FENISODIL y la parte resolutiva del acto, lo que indica un análisis superfluo por parte de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de la solicitud objeto de examen, razón de más para acoger favorablemente las pretensiones presentadas en esta demanda”.

Manifiesta que la marca presentada por su representada es perceptible, distintiva, susceptible de representación gráfica y no incurre en la prohibición contemplada en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.4. Contestación de la demanda. Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio al presentar su contestación a la demanda, solicita el no tener en cuenta las pretensiones de la demandante, ya que no se ha incurrido en violación de las normas comunitarias, por lo que la Administración expidió legal y válidamente la resolución negando el registro de la marca “FENISODIL” para distinguir productos de la clase 5 de la nomenclatura vigente y que se cumplió el trámite administrativo en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Señala que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “FENISODIL” (solicitada), frente a la marca “FENISTIL” (registrada), a favor de la sociedad Novartis Consumer Health para la clase 29, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta de que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”.

Señala que entre las marcas enfrentadas son mayores las semejanzas que las diferencias, por lo cual la marca solicitada es irregistrable por no cumplir con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344; en especial por no ser lo suficientemente distintiva. 1.5. RESOLUCIONES IMPUGNADAS. Consta en el expediente administrativo la Resolución No. 08824 del 19 de mayo de 1999, con la cual se revoca la Resolución 6445 de 11 de marzo de 1996 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y se declara fundada la observación presentada por la sociedad Novartis Consumer Health S. A. y se niega el registro de la marca, ya que considera que entre las marcas enfrentadas existen semejanzas gráficas y fonéticas, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 trae como consecuencia que no se puede otorgar el registro: “Esta función diferenciadora de la marca no se cumpliría si coexistieran en el mercado marcas registradas semejantes o idénticas, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Señala que se produce confusión indirecta, es decir, en cuanto al origen o procedencia que de los productos, por lo cual no pueden coexistir los dos signos y es de esta manera que: “De acuerdo con las pautas antes señaladas esta delegatura considera que el examen de los signos denominativos en conflicto, Fenistil marca solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase 5 del nomenclator marcario vigente, frente a la marca previamente registrada Fenisodil, que distingue productos comprendidos en la clase 5 Internacional, bajo el certificado de registro número 55816, efectuado en su conjunto, de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas entre los signos, nos lleva a concluir que las mismas arrojan confusión, y dificultad de identificación entre el público consumidor de esta clase de productos”.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344. Se transcriben a continuación: 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2.

Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:” “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”… 4.

CONSIDERACIONES. Los aspectos a los cuales se referirá el Tribunal en esta interpretación, dicen relación con los requisitos para el registro de las marcas, impedimentos para el registro de marcas, confusión entre marcas, e Incorrecta motivación, entre otros. 4.1. Los requisitos para el registro de marcas. Es abundante la Jurisprudencia expedida por este Órgano Comunitario, referente a los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala que un signo para ser registrado como marca debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. Analizaremos brevemente cada uno de estos requisitos. La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de ser captado por los sentidos. No puede ser considerado como marca un signo mientras permanezca en el estado ideal.

Es necesario que se presente al mundo exterior de alguna manera material, concreta, e identifique al producto o servicio realizado por su titular, distinguiéndolo de otros similares. El signo se manifiesta al mundo exterior cuando puede ser aprehendido por alguno de los sentidos. Al respecto este Tribunal ha expresado: “Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos”[1].

El principal requisito que debe reunir un signo para ser registrado como marca es la distintividad, que es la característica que permite diferenciar en el mercado los productos o servicios ofertados por un empresario de otros de la misma clase o similares por un tercero. No se concibe una marca que llegue a confundirse con los de otro productor, ya que este signo no permitiría la individualización propia del producto o servicio y de esta forma el consumidor no podrá reconocer ni asociar el producto que se desea adquirir por parte del consumidor con el signo presentado, por lo que no se cumple el objetivo de la marca.

Es de esta forma que al existir el riesgo de confusión de un signo con otro, no se protege al consumidor de caer en el error de adquirir un producto diferente al que buscaba y la marca no se constituye en el elemento de lealtad comercial, ya que no protege al empresario de prácticas desleales de comercio que menoscaban la legítima posición que han logrado los productores y distribuidores en un determinado mercado.

Ante estas situaciones la norma comunitaria exige como requisito para que un signo pueda ser registrado como marca el ser lo suficientemente distintivo: “Que un signo sea distintivo, implica que sea capaz de diferenciar los productos o servicios comercializados por su titular, o por los producidos o comercializados por otro. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al explicar este elemento ha señalado: "La distintividad del signo se proyecta hacia dos campos: a que el signo no sea idéntico con otro y también a que entre los productos y servicios no haya identidad o semejanza, todo ello para defender el interés general del consumidor sobre el interés particular, que es lo que la marca protege a fin de evitar el riesgo de confusión entre productos y signos".

(Proceso 27-IP-96, Marca: MANÍA. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VI, pág.: 326).“[2] Finalmente la norma comunitaria exige la susceptibilidad de representación gráfica que no es más que la descripción que permite formarse una idea del signo a través de las figuras o signos, que tengan por lo menos igual facultad expresiva de los ya mencionados facilitando al administrador el tener una concepción material del signo pues es de esta forma que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es para la procedencia del trámite de la solicitud.

Debe la administración, antes de otorgar el registro como marca a un signo, verificar que cumpla con estos tres requisitos, y que no incurra en ninguna de las prohibiciones contempladas en la ley comunitaria, algunas de las cuales pasaremos a explicar a continuación. 4.2. Impedimentos para el registro de marcas Para que un signo pueda ser registrado como marca no debe hallarse incursa en alguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Al respecto se puede anotar que el artículo 83 busca proteger los derechos de terceros frente a nuevos registros; es de esta forma que no se podrá otorgar el registro como marca a signos que: “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Se puede ver claramente que la norma busca proteger tanto al consumidor como al productor, ya que el primero adquiere lo que realmente necesita o busca sin que exista riesgo de equivocación para su economía y, como explicaremos más adelante, para su vida (en el caso de productos farmacéuticos). Al segundo en cuanto el productor no ve afectada su inversión y prestigio ganado a través de los años.

Como señalábamos en párrafos anteriores, uno de los requisitos para que un signo sea registrado como marca es la distintividad, es decir la cualidad de un signo de identificar y distinguir al producto o servicio amparado por la marca de otro. Si un signo no es lo suficientemente distintivo es confundible y no puede ser registrado, ya que no se protege ni al consumidor ni al productor y como marca no cumplirá con su principal función. Para poder establecer la similitud o el riesgo de confusión, el juez consultante debe acudir a las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia, las cuales entre otras son: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas". (Pedro C. Breuer Moreno, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág.: 351 y ss).

"La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En la comparación marcaria y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’”[3]. 4.3.

Confusión entre marcas A más de las reglas mencionadas en el numeral anterior, dadas las peculiaridades del proceso interno, se hace necesario para determinar la existencia o no del riesgo de confusión, el tomar en cuenta ciertos criterios importantes para la correcta resolución de la causa, así: 4.3.1. Marcas Farmacéuticas. La segunda peculiaridad que debe ser tomada en cuenta para efectuar el análisis referente a la comparación de marcas farmacéuticas, en las cuales, no sólo existe el riesgo de engaño al consumidor en cuanto a las propiedades del producto sino, lo que es más grave, se pone en riesgo la salud del consumidor que adquiere un producto por error, lo que puede traer consecuencias muy graves.

Esto ha motivado que este Órgano Comunitario exprese: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”[4]. 4.4.

Incorrecta motivación. Finalmente se hace necesario analizar la importancia de la motivación del acto administrativo. Sobre la importancia de la motivación, ha expresado la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, dentro del proceso Burlington Truck Lines Inc. contra United States. 1962: “que los funcionarios deben proveer a la persona con una explicación, usualmente por escrito, justificando la acción que afecta adversamente a individuos o a grupos indicando en su decisión el funcionario público respectivo las razones y las pruebas sobre las cuales dicha decisión descansa, de tal forma que pueda impugnarse posteriormente”[5].

Estos criterios fueron igualmente expresados por este Tribunal de la siguiente manera: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyendo su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en el Proceso 5-AN-97 del 8 de junio de 1998 (G.O. 361 del 7 de agosto de 1998).” [6] De esta forma una resolución que se fundamente en hechos falsos o tenga una errada interpretación de las normas legales o esta interpretación sea insuficiente, no va a explicar el por qué la Administración tomó determinada resolución, lo que ocasiona que el administrado impugne el acto y el juez competente declarare la nulidad del mismo.

La motivación de un acto administrativo, debe ser una auténtica y satisfactoria explicación de las razones de emisión del acto, para de esta forma preservar valores sustantivos y lograr la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, dando como resultado una idea de mayor protección de los derechos individuales.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además si no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: Cuando un signo no sea lo suficientemente distintivo, o exista el riesgo de confusión no podrá ser registrado como marca. Un signo que pueda confundirse con otro ya registrado no sería registrable. Tercero: En el caso de signos referidos a productos farmacéuticos el análisis comparativo deberá ser más exigente, pues por la naturaleza de tales productos se pueden ocasionar daños irreparables a los consumidores por efecto de la confusión. Cuarto: A los fines de la comparación entre marcas farmacéuticas no se debe tomar en cuenta los elementos de uso común, tal como se explica en la presente sentencia. Quinto: La motivación del acto administrativo debe fundamentarse en hechos ciertos y en normas legales.

Además la motivación de un acto administrativo debe ser auténtica y satisfactoria, explicando las razones de la emisión de ese acto, para de esta forma lograr la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, dando como resultado una protección de los derechos individuales. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5823, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, interpretación prejudicial 27-IP-95, pág.: 88. [2] Interpretación prejudicial N° 5-IP-2000, del 3 de marzo del 2000, Marca: "LORD PARK" [3] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VI, interpretación prejudicial 27-IP-96, Pág.: 338. [4] Interpretación prejudicial 9-IP-98 del 15 de mayo de 1998, Marca: “DERMALEX”.

Criterio ratificado en el procedimiento 30-IP-2.000. [5] EL DEBIDO PROCESO, Arturo Hoyos. Ed. Temis. Pág.: 26. 1998. [6] Proceso N° 4-AN-97 del 17-VIII-98.