PROCESO 54-IP-2000 Solicitud sobre interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 93 primer apartado, 99 segundo apartado, 102, 104 literal e) y Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en conexión con los artículos 56, 58 literales a) y f), 66, 70, 72, 74 y 75 de la Decisión 85 del mismo Organo Comunitario, formulada por la Primera Sala de Conjueces Temporales de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Ecuador.
Interpretación de oficio del artículo 65 inciso segundo de esta última Decisión. Actor: ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME. Marca: “CERVITAN”. Proceso interno N° 467-91. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala de Conjueces Temporales de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Ecuador, representada por su Presidente, Dr. René Bustamante Muñoz.
VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal se ajusta a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto y, que en consecuencia ha sido admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la firma ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME, en acción deducida en contra de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, solicitante del registro de la denominación “CERVITAN” como marca de fábrica. 1.2. Oposición a solicitud de registro marcario. La firma ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME ha interpuesto oposición a la solicitud de registro de la referida marca, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 194, de 19 de marzo de 1981, pág. 31, bajo el número 483. 1.3 Hechos relevantes.
Como hechos relevantes, la Instancia Judicial Consultante ha considerado los siguientes: a) Los hechos 1. La sociedad AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, con domicilio en New York, Estados Unidos de América, solicitó ante el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración de la República del Ecuador, el registro de la marca de nacionalidad estadounidense “CERVITAN” para proteger “preparaciones medicinales y farmacéuticas”; 2.
La firma ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME con domicilio en París, Francia, formuló oposición a la referida solicitud, alegando ser titular de la marca “CERVILANE”, registrada con certificado Nº 975, de 23 de agosto de 1979, para proteger: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, entre otros productos"; es decir, para distinguir productos de la actual Clase Internacional Nº 5; 3.
Mediante oficio Nº 0057 DGPI, de 8 de enero de 1982 la Dirección General de Propiedad Industrial remitió el trámite a la Oficina de Sorteos de la Corte Superior de Justicia de Quito. 4. Por sorteo se radicó la competencia en el Juzgado Décimo de lo Civil de Pichincha, en fecha 12 de enero de 1982, el cual admitió la oposición formulada. 5.
El 13 de noviembre de 1985, se realizó la audiencia de conciliación en el referido Juzgado de lo Civil, a la que no ha comparecido la parte demandada, la firma AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION. El 25 abril de 1988, en sentencia de primera instancia, ha sido aceptada dicha oposición fundamentándose que examinadas las palabras CERVITAN y CERVILANE, se aprecia a simple vista que se origina confusión por las semejanzas en sus características visuales y auditivas, y por pretenderse proteger artículos de la misma naturaleza.
Se expresa que, “en consecuencia, la marca CERVITAN no podría ser registrada por la prohibición determinada en el numeral 4to. del art. 6 de la Ley de Marcas de Fábrica”. 6. Interpuesta apelación de esa sentencia por parte de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, el 18 de julio de 1988, por sorteo, se ha radicado la competencia en la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, la cual, en segunda instancia, ha dictado sentencia en la que revoca la del juez inferior y rechaza la oposición propuesta por la demandante.
Esta sentencia se fundamenta, principalmente, en que el uso de la marca es indispensable para el ejercicio del derecho de oposición. No habiéndose justificado este uso, se revoca la sentencia dictada por el Juez Décimo de lo Civil de Pichincha, se rechaza la oposición propuesta por ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME y, se ordena que, ejecutoriada esta sentencia, se devuelvan los antecedentes a la Dirección Nacional de la Propiedad Industria, para que se registre la marca de fábrica CERVITAN solicitada por AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION. 7.
La firma opositora ha interpuesto recurso de tercera instancia ante la Corte Suprema de Justicia, radicándose la competencia en la Segunda Sala de la misma. 8. El 22 de febrero de 1996, la causa ha sido sorteada en virtud de lo ordenado en las disposiciones transitorias de las reformas a la Constitución Política de la República del Ecuador, publicadas en el Registro Oficial 863 de 16 de enero de 1996, habiéndole correspondido la competencia a la Primera Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, la misma que ha avocado conocimiento el 29 de abril de 1998. 9.
El 22 de febrero del 2000, finalmente, la Primera Sala de Conjueces Temporales de lo Civil y Mercantil ha avocado conocimiento del juicio, en virtud de la resolución de la Corte Suprema publicada en el Registro Oficial Nº 1 de 24 de enero del 2000. 10. El 16 de junio del 2000, la mencionada Sala, mediante auto ejecutoriado, ha dispuesto suspender de oficio el procedimiento y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, que fueren aplicables a esta controversia sobre derechos marcarios, disposición concretada en oficio de 7 de julio del año 2000, cuyo texto concluye con las siguientes expresiones: “ Creemos oportuno poner de relieve que el litigio se trabó, se substanció, los fallos recurridos se dictaron y la Corte Suprema de Justicia, en tercera instancia, avocó conocimiento del proceso durante la vigencia de la Decisión 85 y de la Ley de Marcas de Fábrica.
Actualmente rigen la Decisión 344 y la Ley de Propiedad Intelectual”. b) Escrito de demanda La firma ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME, mediante apoderado, presenta oposición al registro de la marca CERVITAN en los siguientes términos: - “Mis mandatarios tienen registrada y en uso la marca de fábrica “CERVILANE” inscrita con el Nº 975 el 23 de agosto de 1979, para proteger: ”Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, entre otros productos"; - “En la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 194, página 31, aparece publicada la solicitud de registro de la marca: “CERVITAN” presentada por el Dr. Luis A. Andrade N., apoderado de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, con el Nº 483 el 19 de marzo de 1981, para proteger: “Preparaciones medicinales y farmacéuticas”; - Argumenta que “es evidente que entre las marcas en controversia existen características gráfico-visuales y fonético-auditivas muy semejantes; y que además, entrambas están destinadas a proteger artículos de la misma naturaleza; v.g.: “Productos medicinales y farmacéuticos”.
Por estas circunstancias el público consumidor las confundiría, configurándose la competencia desleal contra el bien ganado prestigio de la compañía francesa por mi representada. - “Con los antecedentes de hecho enunciados; y, fundado en las disposiciones contenidas en los Arts. 1,3,6,10,19,21,23; y 43 de la Ley de Marcas de Fábrica; y, 56, 58; y, 74 del Decreto 1257, presento oposición contra el registro de la palabra “CERVITAN” y solicito se cite con esta demanda al apoderado de la compañía solicitante en el domicilio que tiene señalado. - “Si el demandado no se allana a mi demanda, reclamo el pago de costas, daños y perjuicios.
En tal supuesto, Ud. deberá dar cumplimiento a lo que ordena el Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica”. c) Contestación de demanda 1. La firma AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, solicitante del Registro marcario no ha comparecido a la audiencia de conciliación convocada por el Juzgado Décimo de lo Civil de Pichincha para el 13 de noviembre de 1985, por lo que la demanda propuesta en su contra no ha sido contestada.
Como conclusión del juicio verbal sumario iniciado por la firma opositora al registro de la marca CERVITAN, en esa primera instancia, el Juzgado en mención ha emitido sentencia el 25 de abril de 1998 por la cual acepta la oposición planteada por ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME y, dispone que dicha marca no sea registrada. En ese fallo el mencionado Juzgado ha hecho la siguiente consideración, en lo atinente a la semejanza entre las denominaciones en conflicto: “Examinadas las palabras CERVITAN y CERVILANE, el informe pericial de Patricio Duque Calero (fs 24 y 24v) concluye que existe similitud entre las marcas registradas, lo cual ciertamente se aprecia a simple vista, lo que origina confusión por la semejanzas en la escritura, tanto más cuanto se protege artículos de la misma naturaleza, productos medicinales y farmacéuticos; y, además se demuestra la existencia de características gráfico-visuales y fonético-auditivas semejantes.
En consecuencia, la marca CERVITAN, no podría ser registrada por la prohibición determinada en el numeral 4to. del artículo 6 de la Ley de Marcas de Fábrica”. 2. La Corte Superior de Justicia del Distrito de Quito, Cuarta Sala, por su parte, en la sentencia de segunda instancia proferida el 16 de abril de 1991, entre sus principales consideraciones ha manifestado: “La actora, por su parte, efectivamente ha comprobado tanto el registro de la marca CERVILANE, cuanto la posibilidad de confusión con la marca solicita CERVITAN.
Sin embargo, no ha justificado, durante el término de prueba, que la marca CERVILANE se encuentra en uso en el Ecuador ni en ninguno de los Países del Pacto Andino, aspecto esencial que ha sido traído a colación por la sociedad demandada, en esta instancia. “Aunque está probado el registro de la marca CERVILANE y es evidente también la semejanza entre los términos en conflicto CERVILANE y CERVITAN, debe analizarse si, bajo las normas actualmente vigentes en el Ecuador, es necesario justificar el uso de la marca con el fin de impedir que una marca similar se registre en el Ecuador, uso que es alegado por la sociedad actora como uno de los fundamentos de la demanda.
“Mediante Decreto Supremo Nº 1.2567, promulgado en el R.O. Nº 304 de marzo 28, 1977 se incorporó a la legislación ecuatoriana la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena que contiene el Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial, norma de orden supranacional que rige en los países que la han incorporado en su ordenamiento interno, esto es, además de Ecuador, Colombia y Perú. “Según este ordenamiento comunitario ‘los asuntos sobre Propiedad Industrial, no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la Legislación Interna de los Países Miembros’ (Art. 84).
Por consiguiente, todos aquellos aspectos que se encuentran comprendidos dentro de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena han dejado de ser regulados, desde la vigencia de tal Decisión en el Ecuador, por la Ley de Marcas de Fábrica o por la Ley de Patentes de Exclusiva de Explotación de Inventos, en su caso. “Así las normas del Art. 6 de la Ley de Marcas de Fábrica que contiene las prohibiciones para registrar marcas de fábrica han dejado de tener aplicación, puesto que ese el Art. 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena el que señala las prohibiciones para registrar marcas de fábrica.
Entre tales prohibiciones consta la de que no podrán ser objeto de registro como marcas “las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente, con reivindicación válida de una prioridad, para productos o servicios comprendidos en una misma clase”. De esta disposición parecería desprenderse que es suficiente el que una marca se halle registrada y sea confundible con otra parte para que la solicitud sea negada.
“Sin embargo la propia Decisión 85 en el artículo 70 exige que para la renovación del registro de una marca se demuestre su uso, en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. “Esto implica que la marca, como tal, ha de ser usada para merecer el total amparo de la Ley. Si la marca no se usa, no pasa de ser un registro vacío puesto que sólo la identificación de un producto con su fuente de origen determina que la marca tenga contenido, de lo contrario es un mero registro sin real eficacia práctica en la esfera del Derecho.
“Desde la vigencia de la Decisión 85 ese uso, por el carácter comunitario de la norma no se ha de exigir como lo hace el Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica en el Ecuador, sino en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, puesto que así lo dispone el Art. 70 de la Decisión 85. Por ello, el uso en el Ecuador, como lo exigía el Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica, ya no es indispensable, pero sí lo es en cualquiera de los Países Andinos; no habiéndose justificado, pues, el uso de la marca CERVILANE en cualquiera de los Países del Pacto Andino, no existe el otro requisito exigido por el ordenamiento jurídico vigente para tener éxito en una oposición. “Por consiguiente, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se revoca la sentencia dictada por el Juez Décimo de lo Civil de Pichincha, con sede en Quito, el 25 de abril de 1988 y, rechazándose la oposición propuesta por Roussel-Uclaf Societe Anonyme, a través de su mandatario, Dr. Guillermo Guerrero, se ordena que, ejecutoriada esta sentencia, se devuelvan los antecedentes a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, para que se registre la marca de fábrica CERVITAN, solicitada por American Home Products Corporation”.
Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS En el oficio de 7 de julio del año 2000, el señor Presidente de la Primera Sala de Conjueces Temporales de lo Civil y Mercantil, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Ecuador, ha solicitado la interpretación de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 93 primer apartado; artículo 99 apartado segundo, 102, 104 literal e) y primera disposición transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
No obstante esta precisión, en el mismo oficio el mencionado señor Magistrado expresa que “En atención a los cambios que ha experimentado el Derecho comunitario en el transcurso del tiempo, consideramos que la interpretación tendría conexión con las normas correlativas de la Decisión 85 (arts. 56, 58 a) y f), 66, 70, 72, 74 y 75”. Adicionalmente, en el oficio por medio del cual se solicita la interpretación prejudicial por parte de este Tribunal Comunitario, la Instancia requirente refiere con exactitud la cronología seguida por el proceso respectivo en la vía judicial ecuatoriana, en los siguientes términos: “1.
Durante la vigencia de la Decisión 85 (Derecho Comunitario) y de la Ley de Marcas de Fábrica del Ecuador (Derecho Interno). “1.1. Etapa Administrativa 23 de Agosto de 1979: Inscripción de la marca opositora CERVILANE. 19 de Marzo de 1981: Solicitud para el registro de la marca CERVITANE. 18 de Junio de 1981: Demanda de oposición. 1 de Diciembre de 1981: Escrito del demandado en el cual manifiesta no allanarse a la oposición. 8 de Enero de 1982: Oficio con el cual la Dirección General de Propiedad Industrial remite la causa a la oficina de Sorteos de la Corte Superior de Justicia de Quito.
“1.2 Etapa Judicial 12 de Enero de 1982: Por sorteo se radica la competencia en el Juzgado 10º de lo Civil. 13 de Noviembre de 1985: Audiencia de contestación y conciliación. Se traba la litis en rebeldía del demandado, que se considera como negativa simple de los fundamentos de la demanda (Art. 107 del Código de Procedimiento Civil). 25 de Abril de 1988: Sentencia de primera instancia. Se acepta la oposición. El fallo se fundamenta principalmente en que examinadas las palabras CERVITAN y CERVILANE se aprecia a simple vista que se origina confusión por las semejanzas en sus características visuales y auditivas, y se pretende proteger artículos de la misma naturaleza.
“En consecuencia, la marca CERVITAN no podría ser registrada por la prohibición determinada en el numeral 4to. del art. 6 de la Ley de Marcas de Fábrica”. Apela el demandado. 18 de Julio de 1988: Por sorteo se radica la competencia en la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito. 16 de Abril de 1991: Sentencia de segunda instancia que revoca la del a quo y rechaza la oposición propuesta por Roussel Uclaf S.A. Esta sentencia se fundamenta principalmente en que el uso de la marca es indispensable para el ejercicio del derecho de oposición. “Desde la vigencia de la Decisión 85 ese uso, por el carácter comunitario de la norma, no se ha de exigir, como lo hace el art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica, en el Ecuador, sino en cualquiera de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, puesto que así lo dispone el art. 70 de la Decisión 85”.
No habiéndose justificado este uso se rechaza la oposición. El demandante recurre a tercera instancia. Como se puede apreciar, entre las dos sentencias existen diferencias substanciales en cuanto a la aplicación de las normas de Derecho. 16 de Septiembre de 1991: Por sorteo se radica la competencia en la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia. 2.
En vigencia de la Decisión 344 (Derecho Comunitario) 1996: Por sorteo se radica la competencia en la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia. 2.1 En vigencia de la Ley de Marcas de Fábrica (Derecho interno) 29 de Abril de 1998: Dicha Sala avoca conocimiento. 2.2 En vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual (Derecho interno) 24 de Enero de 2000: Resolución de la Corte Suprema de Justicia que crea la 1ra.
Sala de Conjueces Temporales de lo Civil y Mercantil. 22 de Febrero de 2000: Esta Sala avoca conocimiento. 16 de junio del 2000: Auto, ejecutoriado, que dispone solicitar la interpretación prejudicial. Concluye la Sala Consultante en este contexto manifestando: “Creemos oportuno poner de relieve que el litigio se trabó, se substanció, los fallos recurridos se dictaron y la Corte Suprema de Justicia, en tercera instancia, avocó conocimiento del proceso durante la vigencia de la Decisión 85 y de la Ley de Marcas de Fábrica.
Actualmente rigen la Decisión 344 y la Ley de Propiedad Intelectual”. Con base en las propias reflexiones de la Instancia Judicial requirente de la interpretación y, de las consideraciones llevadas a cabo por este Tribunal Comunitario, el Organismo ha considerado menester realizar de manera previa un análisis de las materias atinentes a la vigencia de la Ley en el tiempo.
3. VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO De la cronología de las actuaciones judiciales cumplidas respecto de la oposición interpuesta al registro de la denominación CERVITAN como marca de fábrica, puede concluirse que durante el trámite de ese juicio hasta la interposición del recurso de tercera instancia y la radicación de competencia en la misma, inclusive, han estado sucesivamente en vigencia las Decisiones 85, 311, 313 y 344.
No obstante, la solicitud de registro respectiva, la oposición a aquella, así como las dos sentencias emitidas en primera y segunda instancias, se han dado en el marco de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Debe sin embargo tomarse en cuenta, que el litigio, amen del procesamiento hasta hoy adelantado ante la justicia ordinaria ecuatoriana, no ha sido resuelto en definitiva, razón por la cual este Tribunal considera conveniente, además de la interpretación de las disposiciones correspondientes de la referida Decisión 85, que se encuentran en correlación con las respectivas de la Decisión 344 en actual vigencia, extender su interpretación a la Disposición Transitoria Primera de esta última, conforme ha sido pedido por la Primera Sala de Conjueces Temporales de lo Civil y Mercantil, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Ecuador. 4.
NORMAS A SER INTERPRETADAS Con base en las consideraciones antes expuestas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina procederá en esta intervención, a interpretar las siguientes disposiciones comunitarias: Decisión 85: ( ) “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.
“Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: “a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;
“f ) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en la misma clase;” "Artículo 66.- Si dentro del plazo de treinta días hábiles se presentaren oposiciones, la oficina nacional competente las tramitará de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro." "Artículo 70.- Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro." “Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
"Artículo 74.- El titular o licenciatario de una marca tendrá el derecho de usarla en forma exclusiva y podrá solicitar las medidas de protección para la defensa de sus derechos, previstas en las respectivas legislaciones nacionales". “Artículo 75.- El titular de una marca no podrá oponerse a la importación o internación de mercancías o productos originarios de otro País Miembro que lleven la misma marca.
Las autoridades competentes nacionales exigirán que los productos importados sean clara y suficientemente distinguidos con la indicación del País Miembro donde fueron producidos”. En razón de su conexidad con las materias objeto de la controversia, este Tribunal procederá a interpretar adicionalmente, de oficio, el inciso segundo del artículo 65 de la Decisión 85.
“Artículo 65 ( ) “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca". Decisión 344 “Disposición Transitoria Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”
5. REQUISITO PARA EL REGISTRO DE LA MARCA El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que sólo pueden ser registrados como marcas "los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos". Este órgano comunitario, en anteriores sentencias interpretativas de este artículo ha manifestado: “La razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad económica empresarial ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medios de información necesaria que permite evitar confusiones y engaños.
La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate evitan ser confundidos o engañados”.[1] 5.1 Novedad Un signo es novedoso si es que incorpora distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados.
La novedad y la originalidad que se exige a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, ha dicho este Tribunal y, así lo considera también la doctrina, " que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera.
La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente". (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño). 5.2 Visibilidad La marca es un signo que no subsiste por si mismo mientras no se aprecie objetivamente la vinculación o unión entre ese signo y un producto o servicio, contando para esa configuración jurídica con el factor psicológico que representa la percepción por parte de los consumidores de esa unión signo - producto.
La marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y, al consumidor, exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca según la marca. La misma debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla, calidad única que permite la identificación entre productos.
El signo que se pretende registrar como marca debe, en consecuencia, cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, a fin de evitar que se confunda con otro u otros de similar naturaleza. 5.3 Distintividad La principal función de una marca es la distintividad, la que encuentra su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que puede llevar al público consumidor a suponer que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial no siendo el caso; y, por otro, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o al servicio cualidades que no posee.
6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El artículo 58 de la Decisión 85 establece varias prohibiciones, entre las cuales se encuentran las determinadas por los literales a) y f). Con referencia a la primera de esas limitaciones, este Tribunal en reciente sentencia ha sostenido: “El literal a) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, atiende al interés general frente a marcas que puedan contrariar el orden público y las buenas costumbres o que puedan causar engaño al consumidor.
“La norma, como se ha dicho, además de precautelar las buenas costumbres y el orden público, fue concebida como un eficaz mecanismo para impedir que resultaren perjudicados los factores en la intermediación y circulación de los bienes, o el público consumidor, como resultado de acciones engañosas. Se pretende así alcanzar un grado de transparencia de los mercados en los cuales los medios comerciales y el público consumidor puedan evaluar razonablemente los bienes que les son ofrecidos.
“En el orden público, por definición general de la ley, ésta se presume dictada en beneficio colectivo; existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de manera tal que estos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada.
“A su vez el régimen de propiedad industrial está dirigido a proteger, por un lado, al productor, al procurar la erradicación de prácticas de competencia desleal en el mercado, que van directamente en contra de los intereses de los competidores, a fin de que se mantenga inalterada y sin menoscabo la posición que los productores y distribuidores hayan alcanzado, mediante su esfuerzo legítimo, en la conquista de mercados para sus productos; y, por otro, al consumidor, quien juega un papel importante dentro del derecho marcario; relievándose que precisante y como protagonista de ese derecho, su opinión es decisiva para llegar a determinar las preferencias sobre el producto o servicio de que hará uso, para defender su autonomía a fin de que en el proceso de selección de los bienes y servicios que consume, no se vea sujeto a confusión o engaño y tenga acceso a la mejor calidad de los productos que se expenden en el mercado.”[2] El literal f) del artículo 58 determina, por otro lado, que no puede registrarse como marca un signo que se constituya en riesgo de confusión con otro signo ya registrado para identificar productos o servicios comprendidos en una misma clase.
El Tribunal se ha referido ya en sentencias anteriores, con algún detenimiento, al “riesgo de confusión”; en ese sentido ha manifestado por ejemplo: "La marca confundible con otra carece por lo mismo de la fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (artículo 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro."[3] Más adelante en la misma sentencia ha expresado: "Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretenda registrar".
Señala además el artículo 58 literal f), que la marca que se pretende registrar no sea confundible con otra marca ya solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos de la misma clase, pues con la existencia de la confusión se descartaría la posibilidad de que el signo posteriormente solicitado, tenga permanencia en el registro.
En esta situación es necesario aplicar el criterio de la prioridad marcaria que no se desprende sino del principio: "primero en el tiempo, primero en derecho" ("prior tempore, prior iure"). Este criterio debe ser tomado en cuenta, pues la marca que se proyecte registrar no puede ser confundible con la debidamente inscrita, la que goza de protección legal conferida por el registro y que otorga a su titular el derecho a utilizarla en forma exclusiva. 7.
OPOSICION A LA SOLICITUD DEL REGISTRO El procedimiento para la solicitud de registro de una marca se encuentra establecido entre los artículos 60 y 71 de la Decisión 85. Por otra parte, el procedimiento para la formulación y trámite de las oposiciones al registro de marcas regulado por la Decisión 85, comprendía la posibilidad de que las oposiciones pudieran presentarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación del extracto de la solicitud de registro (artículo 65), caso en el cual estas debían ser tramitadas de acuerdo con lo previsto en la legislación interna (artículo 66); así mismo, consideraba la posibilidad de que no existan oposiciones o que, de haberlas, fueran rechazadas por la Oficina Nacional Competente, a la cual en estos dos últimos casos le correspondía expedir el certificado de registro de la marca solicitada (artículo 67).
La remisión que hace el artículo 66 de la Decisión 85 de la legislación nacional para el trámite de "oposiciones", convirtiendo a esa legislación interna en complementaria de dicha Decisión, significó, que las oposiciones previstas en esa norma deban ser tramitadas y resueltas de conformidad con lo establecido por la Ley Nacional de los respectivos Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.
En todo caso, debe entenderse que la aplicación de esa norma interna era procedente en tanto no contraviniera disposición alguna de la Decisión 85. En consecuencia, conforme a la mencionada Decisión, si el rechazo de la solicitud de registro se efectuaba antes de la publicación de su extracto, no había lugar ni a publicar la solicitud ni tampoco a presentar oposiciones, por no existir materia controvertida.
Si efectuada la publicación se presentaban observaciones, éstas debían someterse al trámite interno previsto en la legislación nacional del respectivo País Miembro. Debe tenerse muy en cuenta en este contexto, que el inciso segundo del artículo 65 de la Decisión en referencia, determina que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, “cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca” Al respecto este Tribunal ha señalado: “Para clarificar el punto es necesario examinar las diferencias entre la oposición que contemplaba la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y la nueva figura de las observaciones consagrada por normas actualmente vigentes contenidas en la Decisión 344.
En cuanto al sujeto de la acción hay diferencias pues mientras la norma primeramente citada otorgaba el derecho de oponerse a la solicitud de registro, a cualquier persona, el artículo 93 de la Decisión 344 lo confiere a la persona que tenga legítimo interés en el registro, lo cual deberá acreditar ante la oficina nacional competente.
Desde el punto de vista de la norma procedimental aplicable asimismo hay diferencia entre la legislación antigua y la nueva, como quiera que aquella reconocía validez al sistema procedimental interno para decidir sobre las oposiciones haciendo remisión al régimen legal propio de cada país, por lo cual el procedimiento podría ser de orden administrativo o de orden judicial, como sucedió en el caso ecuatoriano a que nos hemos referido”.[4]
8. LA EXIGENCIA DEL USO DE LA MARCA El artículo 70 de la Decisión 85 establecía que para tener derecho a la renovación, era necesario probar que la marca esté siendo utilizada en cualquiera de los Países Miembros. Este Tribunal para un correcto entendimiento de éste artículo ha reiterado: "El uso de la marca, como concepto, se refiere a su efectiva utilización como signo que distingue a un producto o servicio que está en el mercado y que por lo tanto llega a los consumidores.
"Se trata de acreditar el uso de la marca para el producto o servicio de que se trate, en un determinado mercado y en un determinado tiempo. El artículo 70 requiere que se esté utilizando en un País Miembro y en el momento en que la renovación se solicita y decide, o sea hic et nunc. La sola existencia de una etiqueta, que puede confeccionarse en privado, de espaldas al mercado y sin relación directa con operación comercial alguna, no es prueba apta, idónea o conducente para los efectos de la renovación.[5] Este Tribunal considera preciso relievar, no obstante, que la exigencia establecida por el artículo 70 de la Decisión que se interpreta, referente al uso de la marca, estaba concebida con relación, exclusivamente, a la renovación del periodo del registro, el que, según el artículo 69 era de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento, pudiendo ser renovado indefinidamente, por periodos de cinco años.
Esta exigencia en materia de uso no podría ni puede ahora ser entendida como aplicable a otras circunstancias distintas a la mencionada, menos aún como requisito exigible para el ejercicio del derecho a formular oposiciones a una solicitud de registro de una determinada marca, toda vez que el inciso segundo del artículo 65 de la Decisión 85 ya interpretado, por su parte, es claro al consagrar que “cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca”, norma que obviamente excluye la demostración de titularidad respecto de otro registro marcario, así como toda otra exigencia, incluida por cierto y consiguientemente, prueba ninguna de uso de signos distintivos.
9. DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO La exclusividad del uso de la marca es un derecho esencial en el régimen marcario, por lo que requiere de una amplia protección jurídica. El Sistema Comunitario Andino garantizaba en el artículo 72 ese derecho, al disponer que "el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente".
De la misma forma, el artículo 74 de esa Decisión regulaba la manera de proteger los derechos conferidos por la marca derivados del título, remitiendo al derecho interno el empleo de las medidas preventivas y correctivas que defiendan ese derecho. Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa.
Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular. El artículo 75 de la Decisión 85 da alcance al sentido de la exclusividad en el uso de la marca registrada, cuando establece que su titular no podrá oponerse a la importación o internación de mercancías o productos originarios de otro País Miembro que lleven la misma marca.
Este Tribunal ha establecido que la única manera de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro ante la oficina nacional competente, descartándose la posibilidad de que existan otros modos de adquirir el dominio sobre ella. En el sistema andino el derecho marcario no se adquiere por su uso, goce y posesión, ni mucho menos por prescripción adquisitiva de dominio o por ocupación; el derecho se adquiere a través del registro, pudiéndose posteriormente celebrar respecto a la marca, contratos de uso, cesión o transferencia del título marcario, los que deben inscribirse en la respectiva Oficina Nacional Competente.
10. PRIMERA DISPOSICION TRANSITORIA DE LA DECISION 344 En cuanto a la aplicación de la Ley en el tiempo, la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en actual vigencia, establece que: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. El Tribunal se ha expresado categóricamente al respecto, señalando que “Las normas del Ordenamiento Jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas”.[6] Como fácilmente se colige de su lectura, la transcrita disposición transitoria y las otras normas comunitarias equivalentes a ella, consolidan la vigencia del derecho de propiedad industrial válidamente concedido al amparo de una legislación sustituida, sólo hasta por el plazo señalado en la misma norma derogada, plazo durante el cual la marca habrá de desplegar todos sus efectos, si hubiere cumplido las formalidades posteriores esenciales para que su eficacia se produzca, incluidos los efectos que pudieren preverse en el régimen establecido por una eventual nueva normativa, si ésta sobreviniere y le fuere aplicable.
Pero como ya se ha expresado, conforme con la interpretación que se ha realizado respecto de otros textos andinos, en esta materia comunitaria es únicamente a partir de su registro cuando puede comenzar a hablarse de que, otorgada o concedida una marca, ésta adquiere su plena eficacia, y por tanto capacidad para producir todos los efectos previstos en el acto concesorio.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Conforme a lo establecido en el artículo de 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es improcedente el registro de una marca que no cumpla con las condiciones de ser novedosa, visible y suficientemente distintiva, siendo obligación de la Oficina Nacional Competente, verificar si la respectiva solicitud cumple todos esos requisitos y, de su deber, el rechazar la que no cumpla con alguno de ellos. 2.
No es válido el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada por un tercero, para productos o servicios comprendidos en una misma clase, según los términos fijados por el artículo 58, literal f) de la referida Decisión. 3. Conforme a esa Decisión, la figura de la oposición constituía una acción abierta a cualquier persona, no siéndole exigible al opositor la demostración de la titularidad de una marca ni requisito adicional alguno. 4.
El sistema andino marcario determina que la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca y de ejercer las acciones provenientes del ius prohibendi, es con el registro del signo en la respectiva Oficina Nacional Competente. 5. La fecha a partir de la cual se cuenta el plazo de duración de una marca, es la del acto de otorgamiento de la misma, acto que deberá reunir además, para que ésta surta la plenitud de sus efectos, y especialmente frente a terceros, todas las otras formalidades posteriores a su emisión, consagradas por la normativa comunitaria de cuya ejecución directa e inmediata surge el acto administrativo de concesión. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado, la Primera Sala de Conjueces Temporales de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno Nº 467-91.
Notifíquese a la mencionada Sala con una copia certificada de esta sentencia, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional. Remítase, a sí mismo, copia certificada, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para fines de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Luis Henríque Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 17-IP-96, Marca: Edwin, Tomo V, pág. 278, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.
Criterios adoptados desde el Proceso 1-IP-87, “Jurisprudencia del Tribunal del Acuerdo de Cartagena” Tomo I. [2] Proceso 34-IP-2000, Marca: FINADYNE, sentencia del 23 de junio del año 2000. [3] Proceso 1-IP-88, G.O.A.C. N° 33 de 26 de julio de 1988, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena” [4] Proceso 2-IP-94, G.O.A.C. N° 160 de 21 de julio de 1994, marca: "NOEL S.A.".
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. [5] Proceso 1-IP-91, G.O.A.C. N° 78, de 18 de marzo de 1991, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena” [6] Proceso 08-IP-94, G.O. Nº 241 de 20, de enero de 1997.