PROCESO 58-IP-2000 Solicitud de interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal g); 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión. Expediente Interno Nº 144-96.
Marca: “ARISTA”. Magistrado Ponente: Guillermo Chahín Lizcano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, organismo que por intermedio de su Presidente la formula dentro del expediente interno Nº 144-96;
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 13 de julio del año 2000, cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, habiéndose en consecuencia admitido la causa a trámite mediante auto proferido el 26 de los mismos mes y año. 1.
ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado, o del expediente remitido se deducen, los siguientes: 1.1 Las Partes. Es demandante la Sociedad ARISTA contra la Sociedad ATU (Artículos de Acero S.A.) 2. La demanda. La demanda judicial tiene por objeto que se defina por el juez consultante lo relativo a la oposición presentada por la actora a que se produzca el registro de la marca ARISTA, solicitado por la demandada.
Dice El Juez consultante que: “El Dr. Rodrigo Bermeo, Apoderado de Arista S.A. solicita a fs. 3 del segundo cuaderno, la interpretación judicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de los Arts. 56, 58 literal g), 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Fundamenta su demanda el opositor diciendo que “En la Gaceta de la Propiedad Industrial # 315 de abril de 1991, bajo el # 24888 en la página 30, aparece publicada la solicitud de marca de fábrica denominada “ARISTA – logotipo”, solicitada por el señor Ing.
Esteban Anker a nombre de ATU ARTÍCULOS DE ACERO S.A. para con ésta amparar productos de la Clase Internacional # 20. “Agrega que “mi mandante es propietario de las marcas (sic) de fábrica denominada ARISTA, la cual es una marca famosa, notoria y acreditada, la cual está destinada a proteger una gama de artículos que incluye los artículos de la clase internacional # 20, es decir, de la misma naturaleza que aquellos productos que pretende ampararse con la marca del demandado.
“Expresa además el opositor-demandante que “la marca ARISTA está registrada en Guatemala y varios otros países, entre los que se incluye Costa Rica, Honduras, México y otros, según se demostrará dentro del término de prueba en el juicio verbal sumario que de acuerdo a la ley debe tramitarse en caso de que el demandado no se hallane (sic) a la oposición. “Concluye afirmando que no hay duda de que entre las dos marcas existe semejanza por identidad absoluta, tanto más cuanto que distinguen productos de la misma clase.” 1.3.
Contestación a la demanda. Según relata el juez que eleva la consulta, “El Ing. Juan Gándara, Representante Legal de ATU, Artículos de Acero S.A., da contestación a la demanda de oposición a fs. 2 y 3 del primer cuaderno, en los siguientes términos: 1.- Niego que la compañía ARISTA S.A. exista y niego que tenga derecho alguno en el Ecuador. 2.- Niego que la marca ARISTA o las marcas ARISTA que afirma tener registrada o registradas la sociedad actora, en algunos países de América, por el solo hecho de tener registrada en los países indicados sea famosa, notoria y acreditada, ni siquiera en los países mencionados es famosa, notoria y acreditada, peor aún en el Continente Americano. 3.- Niego que la marca que la sociedad actora afirma sea famosa, notoria, acreditada por el solo hecho de tener registrada en algunos países de Centro América, protejan los productos de la clase Nº 20 y particularmente muebles de toda clase. 4.- Niego que la sociedad actora haya usado la marca ARISTA en los países que afirma tener registrada en muebles y productos de la clase internacional Nº 20. 5.- Niego que pueda generarse competencia desleal por el registro y consecuente uso por parte de ATU artículos de Acero S.A. de la marca de fábrica ARISTA- Logotipo para productos de clase internacional Nº 20 y particularmente muebles. 6.- Niego que sean aplicables al presente caso los Artículos 56, 58 literales a) y g) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, así como niego que sean aplicables los artículos de la Decisión 311. 7.- Niego, en fin, todos los fundamentos de derecho de la oposición presentada”. 2.
CONSIDERANDO. 2.1. Competencia del Tribunal. Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional que deba aplicar normas del ordenamiento jurídico andino, como es, en este caso la situación de la jurisdicción ecuatoriana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo, modificado por el Protocolo de Cochabamba y codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.2.
Normas a ser interpretadas. El Tribunal interpretará las normas indicadas en la consulta, es decir, los artículos 56, 58 literal g), 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante y por cuanto se trata de una solicitud referente a un proceso muy antiguo que ha estado regido a lo largo de su existencia por diversas legislaciones tanto sustantivas como adjetivas, internas y comunitarias, es necesario hacer en la sentencia un análisis relativo a la legislación vigente, de conformidad con los criterios de aplicabilidad de la ley en el tiempo, razón por la cual, de oficio, se interpretará la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
A renglón seguido se inserta el texto de las mencionadas normas andinas: Decisión 85: “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) “g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares” "Artículo 62.
Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo. "Artículo 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud”.
Decisión 344: "Disposición Transitoria Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. “En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión” En consecuencia, este Tribunal comunitario estimando que las materias a desarrollarse con motivo de la interpretación prejudicial requerida son las relacionadas con los requisitos para el registro de marcas; la notoriedad de las marcas; el examen de registrabilidad y la legislación aplicable, pasa a referirse a cada una de ellas: 2.3.
Requisitos para el registro de marca. El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena disponía que sólo podían ser registrados como marcas " los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos". De la concurrencia simultánea de estos requisitos dependía que el signo que se pretendía registrar como marca pudiera ser considerado hábil para cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, de otro.
Un signo es novedoso, cuando involucra características que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. El signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio. La marca es considerada doctrinariamente como un signo que no subsiste por sí mismo mientras no se aprecie objetivamente la vinculación o unión entre ese signo y un producto o servicio, contando para esa configuración jurídica con el factor psicológico que representa la percepción por parte de los consumidores de esa unión signo - producto.
Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y, al consumidor, exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca según la marca. Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla.
Es por ello que el artículo 56 de la Decisión 85 exigía que los signos sean visibles, calidad que es la única que normalmente permite la identificación. La fuerza distintiva del signo con respecto a una clase de productos o servicios, a la que también se ha denominado “aptitud distintiva suficiente”, es la condición que se manifiesta en la capacidad de individualizar los productos o los servicios designados por una marca diferenciándolos de otros.
De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marca, la más importante, sin embargo, es la de que el signo que la constituye debe ser suficientemente distintivo. Es esencial, por tanto, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse.
La fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad -que siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando.[1] 2.4. Prohibiciones para el registro por razón de la notoriedad. Marca notoria es la que goza de difusión, o sea, la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.
Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. El Tribunal señaló el sentido y alcance de la disposición contenida en el artículo 58, literal g), de la Decisión 85 al expresar: "La marca notoria está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de "la clase" de productos o servicios o "regla de la especialidad", siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior.
En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con "productos o servicios comprendidos en una misma clase".
El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la "marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con "productos o servicios idénticos o similares", no necesariamente de la misma "clase", o sea más allá de los límites que establece la "regla de la especialidad".[2] 2.5. Trámite del registro según la Decisión 85 (artículos 62 y 64).
El procedimiento administrativo a que se sujetaba un signo para poder ingresar al registro según la Decisión 85, era un tanto diferente al establecido en la vigente Decisión 344. Bajo el régimen anterior, una vez presentada la solicitud, la Oficina Nacional Competente procedía a examinar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo (artículo 62); si en la solicitud o pedimento se encontraban ausentes los aspectos de forma exigidos -nombre, descripción, poderes, etc.- se concedía un plazo de 60 días a fin de que el interesado procediera a hacer las correcciones pertinentes o a aportar los documentos faltantes.
Con relación a los aspectos de fondo a que se referían los artículos 56, 58 y 59 su incumplimiento conducía a que la Oficina Nacional Competente, previa audiencia del solicitante, pudiera decidir el rechazo de la solicitud. Si la solicitud no merecía observaciones de fondo ni de forma o si, habiéndose realizado, el interesado efectuaba las correcciones necesarias, se ordenaba la publicación, por una sola vez, en el órgano de publicidad determinado por la Legislación Interna del respectivo País Miembro, a fin de que se presentaran las oposiciones dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes.
De recibirse éstas se tramitaban de conformidad con la legislación interna del País Miembro. Si no se presentaban oposiciones o, presentándose, eran rechazadas, la Oficina Nacional Competente expedía el certificado de registro. De lo descrito se desprende que si bien la Oficina Nacional Competente realizaba el examen de fondo y de forma en un momento anterior a la publicación, luego de la misma, si se presentaban oposiciones, la autoridad nacional competente tenía la oportunidad de volver a profundizar el estudio sobre el signo a registrarse, para lo cual procedía a un nuevo examen pero con fundamento en las oposiciones.
En el caso de que terceros no se hubieren opuesto al registro procedía la Oficina a la concesión del mismo, si a ese resultado llegaba luego del examen de fondo y de forma. De cualquier modo, conforme con el artículo 76 de la Decisión 85, el registro de la marca quedaba supeditado a la posible cancelación que podía decretar la oficina nacional competente, bien de oficio o a petición de parte, cuando en el procedimiento administrativo se hubieren violado los artículos 56 y 58 del mismo cuerpo normativo.
Se observa entonces que, en principio, durante la vigencia de la Decisión 85 la oficina nacional competente tenía dos oportunidades para declarar que el signo no cumplía con los requisitos señalados en el artículo 56 o que caía en una de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58: Una, antes de efectuar la publicación de la solicitud de registro y, otra, después de concedido el registro.
Del contenido del artículo 64, anteriormente transcrito, se deduce que se refiere a la potestad que tenía la Oficina Nacional Competente, de decidir el rechazo de la solicitud de registro de marca, cuando existiese incumplimiento de los requisitos señalados en la misma Decisión 85. En consecuencia, si la solicitud no mereció observaciones y a criterio de la autoridad nacional, y a criterio de ésta cumplió los requisitos previstos en la Decisión 85, procede el registro de la marca.
Por otra parte, la misma norma comunitaria prevé que después de otorgado el registro, el mismo puede ser cancelado, cuando se verifique de oficio o a petición de parte, que fue otorgado en contravención a lo dispuesto por los artículos 56 y 58 de la citada Decisión. En apoyo de lo anteriormente dicho, vale la pena recordar lo dicho por este Tribunal Andino: "El artículo 64 de la Decisión 85, por su parte, dispone que es obligación de la oficina nacional competente la de rechazar las solicitudes de registro de marcas que no cumplan con los requisitos exigidos al efecto en la misma Decisión 85 (artículos 56, 58 y 59).
"El texto literal del art. 64, en cuanto dice que la oficina nacional competente "podrá decidir el rechazo de la solicitud", debe entenderse en concordancia con la posibilidad alternativa de formular observaciones a la solicitud, la cual puede ser complementada (artículo 65 ibidem), pero nunca en el sentido de que resulte opcional para el funcionario nacional competente el registro de marcas sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, bajo pena de nulidad."[3] 2.6.
La aplicación de la ley en el tiempo. El Tribunal hace referencia a la aplicación de la Ley en el tiempo, debido a que a la fecha de expedición de esta sentencia, se encuentra vigente en la Subregión Andina la Decisión 344 de la Comisión, norma ésta que subrogó a la Decisión 85, la cual regía en el tiempo en que se empezó el trámite de la solicitud de registro y la oposición al mismo que originan el juicio interno dentro del cual se `pide la interpretación del Tribunal.
El tema ha sido objeto de pronunciamientos por parte del Juez Comunitario, y entre muchos, ha expresado: “los autores modernos desde la obra de Paúl Roubier suelen referirse al problema central del derecho transitorio, para enunciar tres posiciones con respecto a la acción de una ley en el tiempo: la retroactividad misma, su efecto inmediato y la supervivencia de la ley antigua.
En el presente se está frente a las dos últimas posiciones sobre este tema, las cuales nos dan la orientación para definir las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena que han de interpretarse. “No obstante reconocer lo complejo de dar aplicación a estas dos opciones, es indispensable referirse a la existencia de un doble fenómeno: de un lado la supervivencia de la ley antigua, y del otro la aplicación inmediata de la ley nueva.
Debe aludirse a ellos porque ambos han sido considerados en la técnica de legislar adoptada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que deja a salvo los derechos concedidos por la legislación pre-existente, para permitir que en lo relativo a su uso, goce y ejercicio se dé aplicación a las normas contenidas en la nueva ley, como ha sucedido precisamente con los artículos 85 de la Decisión 85 y los transitorios Cuarto de la Decisión 313 y Primero de la Decisión 344”.[4] Ha expresado así mismo que: “Lo práctico y recomendable resulta ser entonces que la ley nueva resuelva el asunto, normalmente a través de las clásicas “Disposiciones Transitorias, las que en efecto también aparecen tanto en la Decisión 313 como en la 344, cuyo texto idéntico, es el siguiente: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” “Conforme a ellas los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos con arreglo a la legislación anterior subsistirán por el tiempo señalado en ésta, pero en cambio lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los mismos quedan sometidos al régimen de la nueva Decisión.[5] Y, al respecto, ha manifestado también: “las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas.” [6] Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para poder ser registrado como marca, debía reunir las condiciones de ser novedoso, visible y suficientemente distintivo. 2. No es procedente el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada por un tercero para productos o servicios comprendidos en una misma clase, al tenor de lo dispuesto por el artículo 58, literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.
La oficina nacional competente está en la obligación de verificar si una solicitud de registro de marca cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y debe rechazar la que no cumpla con alguno de ellos. En tal virtud cuando considere que no se han cumplido los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85, debe rechazar la solicitud, previa audiencia del solicitante.
Si por el contrario considera que la misma ha cumplido con los requisitos legales, y por tanto la encuentra ajustada a derecho, procederá a expedir el registro y a ordenar su publicación. 4. En materia de propiedad industrial, las normas aplicables para juzgar la legalidad del acto administrativo que pone término a la instancia gubernativa, son las que se encuentren vigentes al momento en que el mismo se expide.
La Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno Nº 144-96. Notifíquese esta sentencia a la Corte Superior de Justicia de Quito, mediante copia sellada y certificada y remítase copia de la misma a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.
Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Al referirse al requisito de distintividad, el Tribunal Andino, en el fallo dictado dentro del Proceso 12-IP-96, G.O.A.C Nº 265 de 16 de mayo de 1997, expresó: “Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa, un objeto, por sus características subjetivas u objetivas, o por sus rasgos, naturaleza, funciones y condiciones internas o exteriores sea distinta a la otra.
Y lo distintivo, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos”, razón por la cual lo que se asemeja y no diferencia no tiene capacidad distintiva para constituirse en marca”. También pueden consultarse sobre el tema los Procesos 4-IP- 88, 3-IP-90, 3-IP-91, 6-IP-93, 1-IP-94 y 2-IP-94, Gacetas Oficiales números 39, 70, 93, 150, 164 y 163, respectivamente. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 3-XII-87, dictada en el Proceso 1-IP-87. Marca VOLVO. (G.O.A.C N° 28 del 15-II- 88). [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9-XII-88, dictada en el Proceso 4-IP-88. Marca ESTRELLA DE TRES PUNTAS vs. la marca CIRCULO CON TRES FIGURAS CONCÉNTRICAS. (G.O.A.C N° 39 del 24-I- 89). [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 4-VII-94, dictada en el Proceso 2-IP-94. NOEL S.A. (G.O.A.C N° 163 del 12-IX-94). [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27-X-99. Proceso 15-IP-99. Marca “BELMONT”. Publicada en la G.O.A.C. Nº 528 de 26-I-00. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 14-X-96. Proceso 8-IP-94. Reiterando lo expresado en la interpretación 01-IP-94, caso “MAC POLLO (etiqueta).
(G.O.A.C. Nº 241 del 20-I-97).