Año XVII - Número 651 Lima, 20 de marzo del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 17-AI-2000.- Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General contra la República Bolivariana de Venezuela como consecuencia de la adopción por dicho país de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional, de fecha 18 de agosto de 1998 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal b), 83 literal e), 87, 88 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito.

Expediente Interno No. 1892-EGF. Actor: WARNER LAMBERT COMPANY. Marca: DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE 7 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93, 95 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 5324. Actor: TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA LIMITADA. Marca: “M” (mixta) Proceso 100-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actora: Rosemount Corporation. Marca: “VAPOMENTOL”. Proceso interno N° 2401 Proceso 82-IP-2000.- Proceso 94-IP-2000.- PROCESO 17-AI-2000 Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General contra la República Bolivariana de Venezuela como consecuencia de la adopción por dicho país de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional, de fecha 18 de agosto de 1998.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General contra la República Bolivariana de Venezuela, en Quito, a los treinta y un días del mes de enero del año 2001. ral de la Comunidad Andina interpone acción de incumplimiento contra la República de Venezuela. La contestación de la demanda realizada por el Ministro de la Producción y el Comercio de dicho País Miembro.

V I S T O S: El escrito SG-C/2.3/193-2000 del 9 de febrero del 2000, mediante el cual la Secretaría Gene- Las pruebas aportadas por las partes; el acta de audiencia pública celebrada el día 6 de julio del 2000; los escritos de conclusiones y de- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL más documentos que cursan en el expediente.

Teniendo en cuenta: 1.

ANTECEDENTES. 1.1. La demanda. Presenta la demanda la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Venezuela por supuestos incumplimientos de este País Miembro producidos por “la adopción, por parte del Congreso de Venezuela, de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional, de fecha 18 de agosto de 1998, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República de Venezuela No. 5263 de fecha 17 de septiembre de 1998”.

Se aduce que el incumplimiento vulnera el artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal, las Decisiones 288, 314 y 439 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Resolución 270 de la Secretaría General, contentiva del Dictamen de Incumplimiento Nº 029-99. 20/03/2001 2.28 marítimo se oponen al libre acceso que todos los Países Miembros deben tener, según lo dispone el ordenamiento jurídico comunitario, al transporte de las cargas por ese medio y establecen un trato discriminatorio a favor de los nacionales venezolanos. Expone la demandante que la medida acusada de violatoria del ordenamiento jurídico andino incide, además, en la política acordada por los Países Miembros de crear un entorno competitivo para el intercambio comercial, dado que la libre prestación de servicios promueve el mejoramiento de los mismos y de la condiciones de calidad y costos en beneficio propio y de otros sectores productivos.

Finaliza la demanda solicitando se declare el incumplimiento y se condene en costas a la República de Venezuela aduciendo que la medida adoptada “ incumple lo dispuesto en las Decisiones 288, 314, 390 y 439, así como la Resolución 422, pues con dicha medida: La demanda se encamina a obtener el pronunciamiento del Tribunal acerca del incumplimiento por parte de Venezuela de obligaciones emanadas del ordenamiento jurídico comunitario, toda vez que mediante la norma acusada “se consagró la reserva de carga para transporte en buques mercantes nacionales -o extranjeros arrendados o fletados por armadores venezolanos- en un porcentaje del 50% de la carga general superior a diez toneladas anuales”.

También la misma ley dispuso que toda importación o exportación que efectúe un órgano del poder público, nacional, estatal o municipal y, en general, toda persona jurídica en las cuales la República de Venezuela tenga aporte de capital de forma directa o a través de sus organismos crediticios, así como toda operación privada de importación financiada por cualquier organismo estatal o avalada por el mismo, las importaciones sujetas a licencia previa o con “aforo estadístico”, o aquellas que gocen de cualquier beneficio oficial, deberán ser transportadas en buques de propiedad del Estado o de empresas en las cuales éste tenga participación decisiva o en su defecto, por otros buques nacionales.

“1. El mecanismo de la reserva de carga se reglamenta como instrumento permanente, el cual a la luz de la normativa andina sólo es aplicable de manera excepcional y transitoria frente a terceros países”. Considera la Secretaría General que las anteriormente descritas restricciones al transporte “5. Establece una restricción al comercio de servicios que no se encuentra justificada “2.

No reconoce el procedimiento andino para la aplicación del principio de Reciprocidad a terceros países. “3. No se excluye de la aplicación de la medida al transporte marítimo entre puertos de los Países Miembros, en tanto que la norma andina prevé su acceso automático e incondicional. “4. Incumple el compromiso de status quo consagrado en el artículo 10 de la Decisión 439, al incrementar el grado de disconformidad de la normativa vigente al 17 de junio de 1998 (Decisiones 288 y 314 modificada por la Decisión 390), respecto a de los principios de acceso al mercado y trato nacional contemplados en los artículos 6 y 8 de la Decisión 439.

GACETA OFICIAL en ninguna de las excepciones previstas en el artículo 10 de la Decisión 439.” 1.2. Contestación de la Demanda. Mediante memorial recibido en El Tribunal el 3 de abril del año 2000 el País Miembro demandado contesta la demanda a través de su Ministro de la Producción y el Comercio. Se señala que: “La Secretaría General de la Comunidad Andina comete un grave error de hecho al afirmar repetidamente que el Congreso de Venezuela dictó en fecha 18 de agosto de 1998 la referida Ley, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.263 de fecha 17 de septiembre de 1998.

“En efecto revisada nuestra Legislación tenemos que en realidad el Congreso de la República de Venezuela dictó la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional en fecha 18 de julio de 1973, publicada en la Gaceta Oficial Nº 30.161 de fecha 25 de julio de 1973 (ver anexo Marcado B). “Posteriormente, el Congreso de la República, procedió a dictar una Ley de Reforma Parcial de la Ley de Protección y desarrollo de la Marina Mercante, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.263 de fecha 17 de septiembre de 1998 (ver anexo marcado C).

“Esta reforma parcial a una Ley existente desde hace más de 26 años, es la que la Secretaría General confunde y en base a este fundamento fáctico equivocado, elabora e introduce una demanda ante el Tribunal, atribuyéndole al Gobierno Venezolano una voluntad de violar determinadas normas Andinas. “Aunque pudiera alegarse que pese a la reforma parcial, la Ley referida permanece aún vigente, no puede la República Bolivariana de Venezuela aceptar dicho argumento, por cuanto el libelo de la demanda al equivocar por más de 26 años la fecha de existencia de la referida norma legal, distorsiona totalmente las políticas del Gobierno Venezolano, respecto al tema de la reserva de carga en el transporte de carga por vía marítima.” 20/03/2001 3.28 De lo anterior deduce la demandada que la medida venezolana que confronta la Secretaría General con las Decisiones andinas no es la norma correcta y que por lo tanto el supuesto incumplimiento no puede producirse, razón por la cual estima que la demanda debe ser rechazada y que se debe condenar en costas a la demandante.

Agrega que contradice y rechaza totalmente los argumentos de la Secretaría General por cuanto la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional, es una ley en desuso y no es aplicable “en su gran parte por el Ejecutivo Nacional, básicamente porque Venezuela no dispone actualmente de ninguna flota de Marina Mercante Nacional, ni de carácter público, ni privado”.

Resulta obvio, para los demandados que las disposiciones cuestionadas no se aplican de ninguna manera y que las modificaciones realizadas en dicha ley sólo tuvieron el propósito de actualizar algunos aspectos puntuales que interesaban a las autoridades encargadas del transporte marítimo por lo que “se publicó en la Gaceta Oficial, reimprimida (sic) por un mandato de la Ley de Publicaciones Oficiales que establece que al modificarse alguna ley ésta debe imprimirse íntegramente en un solo texto con las reformas efectuadas y en el correspondiente texto único, tal como así lo hace constar el artículo 6º de la Ley de Reforma Parcial Referida”. 1.3.

La Audiencia Pública. Se celebró audiencia pública el 6 de julio del 2000 con la concurrencia de representantes de la demandada y de la demandante. A continuación se reseña brevemente el contenido de las conclusiones escritas aportadas por ellas. 1.3.1. Conclusiones de la Demandante. La Secretaría General en las conclusiones referidas a la Audiencia Pública reafirma su acusación de incumplimiento y contra argumenta respecto de la posición sostenida por la República de Venezuela al contestar la demanda.

En cuanto al argumento de que la Secretaría General incurrió en error de hecho al decir que el Congreso venezolano dictó la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional en fecha 18 de agosto de 1998, cuando la misma se adoptó el 18 de febrero de 1973, lo GACETA OFICIAL califica de improcedente porque dicha ley fue modificada mediante ley que mantiene el mismo título, tratándose por tanto de una reforma parcial que, por supuesto, mantiene en vigencia la ley que se expidió originalmente.

Sobre el hecho de que cuando se dictó en 1973 la ley en su texto original no existía ninguna norma andina que regulara la libertad de acceso a la carga marítima y por lo tanto no es válida la violación o el incumplimiento que se deduce, responde la Secretaría General calificando el argumento de infundado por cuanto el artículo 5º de la Decisión 314 dispuso la obligación de que los Países Miembros ajustaran su legislación interna en lo concerniente a la eliminación de la reserva de carga; agrega que: “En el caso de Venezuela, en lugar de ajustar su legislación interna, con la expedición de la reforma a la ley en cuestión el 18 de septiembre de 1998, lo que hizo fue reiterar la vigencia de la reserva de carga como mecanismo unilateral de protección de los buques de bandera venezolana, contraviniendo las Decisiones 288, 314 y 399.” Critica también la Secretaría General el argumento de que la ley acusada “es una ley totalmente en desuso” puesto que al mantenerse su vigencia se contradicen claros principios y disposiciones del ordenamiento comunitario. 1.3.2.

Conclusiones de la demandada. La República de Venezuela aporta sus conclusiones para reiterar los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Insiste en plantear como error la cita que hace la Secretaría General en la demanda de la fecha de modificaciones a la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante en vez de referirse a la fecha de expedición original de la misma.

Estima que como la ley fue expedida originalmente en 1973, cuando no existían las Decisiones que supuestamente se contradicen con ella, no puede hablarse de incumplimiento objetivo. Estima que la ley es “totalmente anacrónica y en desuso y sin ningún tipo de aplicación en la práctica, respecto a la figura de cargas, por cuanto Venezuela no dispone actualmente de ningún tipo de Flota de Marina Mercante Nacio- 20/03/2001 4.28 nal y no existe ánimo de aplicación o de darle vigencia a esta figura legal” y reitera que “obsérvese que no existe ningún tipo de reclamo en contra de Venezuela por ante la Comunidad Andina por aplicación del referido instrumento legal”. 2.

CONSIDERANDO. 2.1. Competencia. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para conocer de la presente acción judicial de incumplimiento en virtud de las previsiones de los artículos 23 y 24 de su Tratado de Creación, en concordancia con las normas del Capítulo I del Título 2º de su Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) y del Título II de su Reglamento Interno. Como se han observado las formalidades inherentes a dicha acción, sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado y el estado de la causa es el de dictar sentencia, estima necesario el Tribunal, a tal efecto, referirse a los siguientes aspectos: 2.2.

Características del Derecho Comunitario y efecto de sus normas sobre la ley nacional. Como en el presente caso se alega la violación de normas comunitarias por parte de normas legales del ordenamiento jurídico interno venezolano, es preciso analizar lo referente al efecto de las normas comunitarias andinas sobre las normas nacionales. La primera y más importante consecuencia en caso de conflicto, es la de que la ley nacional queda desplazada por la comunitaria en virtud del principio de aplicación preferente, característico de ésta.

Este efecto de desplazamiento de la norma nacional, como resultado del principio de aplicación preferente, resulta especialmente claro cuando la ley posterior -que ha de primar sobre la anterior de acuerdo con principios universales de derecho- es precisamente la norma comunitaria. No es que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente que le GACETA OFICIAL sea contraria, al igual que ocurre en el ordenamiento interno, puesto que son dos cuerpos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas específicas de crear, aplicar y extinguir el derecho que, por supuesto, no son intercambiables.

Es sencillamente, la consecuencia del efecto directo, del principio de aplicación inmediata y de la primacía que caracterizan al derecho comunitario en relación con el derecho nacional de cada estado miembro de la respectiva comunidad. A este respecto, el Tribunal ha seguido las orientaciones jurisprudenciales de su homólogo de la Unión Europea, el cual, “ha afirmado la preeminencia absoluta del derecho comunitario sobre el interno, tesis que resulta ser también aplicable en el ordenamiento jurídico de la integración andina conforme antes se indicó. En la última de las sentencias mencionadas se concluye que “todo Juez nacional que tenga que decidir en el marco de su competencia, tiene la obligación de aplicar íntegramente el derecho comunitario y de proteger los derechos que este confiere a los particulares, dejando inaplicada toda disposición eventualmente contraria de la ley nacional, sea esta anterior o posterior a la regla comunitaria”.1 2.3.

Obligación de los Países Miembros de cumplir el ordenamiento jurídico comunitario. El sometimiento absoluto de los Países Miembros y de los Órganos que conforman el Sistema Andino de Integración al ordenamiento jurídico de la Comunidad es la base fundamental para el cumplimiento, desarrollo y consolidación de los objetivos y fines que persigue el Acuerdo de Cartagena.

Para la efectiva observancia de las normas jurídicas comunitarias, los Países Miembros adquirieron la obligación de asumir comportamientos de acción, adoptando las medidas necesarias que garanticen su eficacia, así como de abstención, y entre éstos, el de no expedir, ni mantener en vigencia, normas o decisiones con- 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 25-V-88. Proceso 2-IP-88. En G.O.A.C. No. 33 de 26-VII-88. 20/03/2001 5.28 trarias al ordenamiento jurídico andino (Artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal). El incumplimiento de cualquier norma jurídica, originaria o derivada, por parte de un País Miembro comporta inevitablemente la infracción del referido artículo 4º, por lo que se hace necesario analizar la medida adoptada por la República de Venezuela y confrontarla con las disposiciones comunitarias invocadas por la Secretaría General, a fin de decidir si el incumplimiento que se le endilga a dicho País Miembro aparece demostrado. 2.4.

Análisis de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional, de fecha 18 de agosto de 1998 y configuración del incumplimiento. La ley que se indica como motivo del incumplimiento, Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, en efecto contiene disposiciones que consagran la reserva de carga para transporte en buques mercantes nacionales -o extranjeros arrendados o fletados por armadores venezolanos- en un porcentaje del 50% de la carga general superior a diez toneladas anuales; y que toda importación o exportación que efectúe un órgano del poder público, nacional, estatal o municipal y, en general, toda persona jurídica en las cuales la República de Venezuela tenga aporte de capital de forma directa o a través de sus organismos crediticios, así como toda operación privada de importación financiada por cualquier organismo estatal o avalada por el mismo, así como las importaciones sujetas a licencia previa o con “aforo estadístico”, o aquellas que gocen de cualquier beneficio oficial, deberán ser transportadas en buques de propiedad del Estado o de empresas en las cuales éste tenga participación decisiva o en su defecto, por otros buques nacionales.

Ello, sin duda, se opone, en cuanto no se excluyen los buques abanderados en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, a lo que disponen las normas del ordenamiento comunitario sobre libertad de transporte de carga marítima respecto de los estados de la subregión. En cuanto al argumento esgrimido por la República Bolivariana de Venezuela relativo a que la Ley de desarrollo de la Marina Mercante no está siendo aplicada y que la reserva de carga no forma parte de las políticas de la República GACETA OFICIAL de Venezuela sobre la libre prestación de servicios de carga, estima el Tribunal que aun cuando la aplicación de la referida Ley no se encontrare dentro de las actuales políticas de Venezuela, y, en consecuencia, no esté siendo ejecutada, el solo hecho de habérsela mantenido vigente con posterioridad a la expedición de las correspondientes Decisiones comunitarias que rigen la materia, constituye una contravención al ordenamiento jurídico andino. A más de que los principios de “primacía del Derecho Comunitario” y de “seguridad jurídica”, exigen que los Países Miembros adopten las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del Derecho Comunitario, inaplicando, e incluso derogando, disposiciones internas que lo contradigan o que de alguna manera puedan desvirtuarlo.

Sobre el argumento de la demandada, referido a que la nueva Constitución habría convertido en inaplicable la Ley de 1998, para este Tribunal el precepto consagrado en la Constitución venezolana, si bien favorable a la integración, no resulta suficiente en el presente caso para considerar que la demandada ha adoptado “todas” las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario. 20/03/2001 6.28 República de Venezuela la condena en costas solicitada oportunamente por la demandante.

Por lo expuesto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, administrando justicia en nombre y por autoridad de la Comunidad Andina de Naciones y en ejercicio de la competencia que le asigna la Sección Segunda, del Capítulo III, de su Tratado de Creación. D E C I D E:

PRIMERO: Declarar que la República de Venezuela ha incurrido en incumplimiento del artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de las Decisiones 288, 314 y 439 de la Comisión. Una vez más este Tribunal debe ratificar lo ya expresado en reiterada jurisprudencia, en el sentido de que la sola intención por parte del Gobierno venezolano de modificar su actual Régimen de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional, de manera alguna equivale al cabal cumplimiento de las obligaciones derivadas del Ordenamiento Jurídico Andino.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, el Gobierno de la República de Venezuela debe adoptar las medidas necesarias para cesar de inmediato en la conducta contraventora de las normas comunitarias mencionadas en el numeral anterior, derogando las normas que impiden el libre acceso de los demás Países Miembros al transporte de carga por vía marítima, contenidas en la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional, de fecha 18 de agosto de 1998.

Ahora bien, existiendo la contradicción evidente entre las normas andinas y las vigentes del ordenamiento nacional venezolano que antes se han identificado, independientemente de que éstas tengan o no aplicación práctica en el momento presente, surge como consecuencia necesaria, según lo expuesto, la situación de incumplimiento de la República de Venezuela consistente en el hecho de mantener en vigencia unas disposiciones legales opuestas a las de naturaleza y jerarquía comunitaria que regulan de manera común el tratamiento de la misma materia.

TERCERO: Declarar improcedente la pretensión de la actora de que el Tribunal se pronuncie sobre el demandado incumplimiento de la Resolución 270 de la Secretaría General, que ampara el Dictamen 2999, por considerar que el referido Dictamen constituye el presupuesto para la acción de incumplimiento, y las razones en él contenidas son la materia sobre la cual este Organo Judicial se ha pronunciado en la presente sentencia. Es del caso, entonces, concluir declarando el incumplimiento demandado e imponiendo a la CUARTO: Condenar a la República de Venezuela al pago de las costas cau- GACETA OFICIAL 20/03/2001 sadas con ocasión de la presente acción de incumplimiento.

Léase la presente sentencia en audiencia pública, previa convocatoria de las partes, según lo dispuesto por el artículo 57 del Estatuto del Tribunal, y remítase posteriormente a la Secretaría General de la Comunidad Andina copia certificada para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Tratado del Tribunal.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE 7.28 Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO PROCESO 82-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal b), 83 literal e), 87, 88 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito.

Expediente Interno No. 1892-EGF. Actor: WARNER LAMBERT COMPAÑY. Marca DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE. Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCIA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de marzo del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Dr. Víctor Terán Martínez Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito de Quito, en oficio 440-TCA-DQ1S-EG de 4 de octubre del 2000, recibido en El Tribunal el 5 de octubre del 2000. rador General del Estado y el Director Nacional de Propiedad Industrial entidades contra quienes presenta recurso subjetivo o de plena jurisdicción mediante el cual impugna las resoluciones por las que se niega el registro de DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE como marca de fábrica. 1.2.

Actos demandados en el proceso interno. V I S T O S: 1.

ANTECEDENTES. Lo son, las Resoluciones No. 013575 de 21 de noviembre de 1994 posteriormente ratificada mediante Resolución No. 014453 del 16 de enero de 1995 por las cuales el Director Nacional de Propiedad Industrial niega un registro de DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE como marca de fábrica. 1.1. Las partes. 1.3. La demanda. Es demandante la sociedad WARNER LAMBER COMPAÑY frente al Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; además el Procu- Fundamenta su acción el demandante, en que el 28 de abril de 1994, solicita el registro de la marca DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite.

GACETA OFICIAL como marca de fábrica. Considera que dicha solicitud reúne todos los requisitos exigidos por los artículos 81, 87 y demás pertinentes de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Siendo la botella un signo tridimensional, sin duda, que puede ser registrado como una marca, siempre y cuando cumpla con los citados requisitos del Art. 81.

Para efectos del análisis de si tal envase es o no suficientemente distintivo, habría que determinar, si en el mercado, se emplea un envase idéntico o similar para expender sus productos. Sin duda que no los hay, puesto que se trata de una botella original, con un (sic) forma peculiar. A tal punto esta afirmación es verdadera, que al negarse el registro como marca de la mencionada botella, no se citan otras que sean semejantes o se haga alusión a un envase similar”.

Señala que la botella no es una forma usual, por lo “que no cabía en ningún caso rechazar el registro, sin motivar la resolución”. Este envase ha sido registrado en otros países porque se ha considerado novedosa, distintiva y además es notoriamente conocida. En un escrito posterior la actora expresa que la marca LISTERINE DISEÑO DE BOTELLA reúne todos lo requisitos establecidos por los artículos 81, 87 y 88 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además que la marca LISTERINE DISEÑO DE BOTELLA esta registrada en 46 países del mundo por lo cual también debe ser registrada en el Ecuador, ya que “mediante una forma tridimensional, que goza de distintividad y novedad respecto de otras…”, por lo cual el consumidor puede identificarles sin necesidad de tomar en cuenta la etiqueta. 1.4. Contestación de la demanda.

El Procurador General del Estado al contestar la demanda niega pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, alega expresamente la legalidad del acto impugnado; “Por otro lado, el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, fundamento de la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial, claramente establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan en formas usuales de los productos o de sus envases”; falta de derecho del actor y caducidad de su derecho. 20/03/2001 8.28 Por su parte el Ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca señala como excepciones: la legalidad y validez de las resoluciones impugnadas y negativa de los fundamentos de la demanda.

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial niega pura, simple y llanamente los fundamentos de la demanda y señala que LISTERINE DISEÑO DE BOTELLA “no tiene novedad en cuanto a su forma externa, por lo tanto se dispuso se archive el expediente conformado por tal motivo”. 1.5. Resoluciones Impugnadas. Consta del expediente del Tribunal el oficio No. 014453 del 16 de enero de 1995 que manifiesta: “Por medio de la presente comunico a usted que, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial una vez que ha analizado su contestación al oficio No. 013575 de 21 de noviembre de 1994,

RESUELVE

ratificar el total contenido del oficio antes mencionado pues, la reunión de líneas y la forma externa del diseño de botella de Listerine no tiene novedad en cuanto a su forma externa; por tanto, dispone se archive el expediente que se ha conformado por tal motivo”.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal considera que a más de la norma cuya interpretación se solicita los artículos 81, 82 literal b), 83 literal e), 87, 88 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se transcriben a continuación. 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

GACETA OFICIAL “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: “b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;”… 3.3.

Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 3.4. Artículo 87. “La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: “a) La identificación del peticionario;

“b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; 20/03/2001 9.28 “La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada, por la oficina nacional competente, como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.” 3.5. Artículo 88.

“Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos: “a) Los poderes que fueren necesarios; “b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar para objeto de su publicación; “c) Copia de la primera solicitud de marca en el caso que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; “d) La reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y, “e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.” 3.6.

Artículo 96. “Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” 4. CONSIDERACIONES. Son aspectos a los cuales se referirá El Tribunal en esta interpretación los que dicen relación con los requisitos para el registro de las marcas, impedimentos para el registro de marcas, similitud hasta producir confusión con una marca notoria, notoriedad de las marcas, del procedimiento de registro, requisitos que deben presentarse con la solicitud y plazo para presentación de observaciones.

“c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de marca; y, 4.1. Los requisitos para el registro de marca. “d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que GACETA OFICIAL 20/03/2001 se podrá registrar como marca los signos que sean distintivos, perceptibles y susceptibles de representación gráfica.

Que un signo sea perceptible implica que éste puede ser captado por alguno de los sentidos, es decir que tenga alguna forma de materializarse en el mundo exterior y que no se quede como una simple idea. Esta facultad le permite al consumidor el identificar y relacionar un determinado producto o servicio con un signo, ya que a través de la vista o del oído conoce que se oferta en el mercado un producto o servicio.

El segundo requisito por su parte es el más importante y constituye la razón por la cual se otorga la protección a un signo, porque carecería de sentido el amparar un signo que no pueda distinguir a un producto de otro ofertado, propiedad de diferente comerciante o, que se confunda con el producto al ser designaciones necesarias del mismo.

Finalmente la norma comunitaria exige que el signo sea susceptible de representación gráfica, con lo cual permite formarse una idea del signo objeto de la marca, y esto no impide que el signo se materialice y pueda ser publicado. Pese a que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no enumera las clases de signos que pueden constituirse como marcas, pueden serlo las palabras o combinación de palabras, las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos, las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. características individualizantes que la distingan de los productos considerados en sí mismos.

Aquí faltaría el requisito de distintividad (…) El segundo caso se refiere a la forma que otorga valor estético al producto, protegible en este caso mediante un modelo industrial u ornamental, y en el tercero, al referirse a una forma que produzca un resultado industrial, se hace referencia a la figura de los modelos de utilidad (…)” 1 4.2.

Impedimentos para el registro de marcas. Además de reunir las condiciones de ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica, el signo no debe caer en alguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para de esta forma obtener el registro como marca. Un signo de los señalados en el numeral anterior no puede caer en alguna de las prohibiciones de esos artículos, incluyéndose en éstos a las marcas tridimensionales.

Al respecto la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado: “Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

De esta forma es claro que los envases o envolturas pueden constituirse como marcas, para lo cual deben ser perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. ”Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptible de representados gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia-, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los con- “Es por ello que el registro de una forma tridimensional como marca es posible a excepción de las marcas que sean impuestas por la naturaleza del producto, que afecten su valor esencial o que producen resultados industriales.

En el primer caso nos encontramos con la forma habitual de un artículo, despojada de 10.28 1 DERECHO DE MARCAS, Martínez Medrano Gabriel, Págs: 75-76. Ediciones La Roca. Buenos Aires. 2000. GACETA OFICIAL tenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contendidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal. Así, v. gr., si en el signo tridimensional se imprime el nombre completo, apellido o seudónimo de una persona natural distinta del peticionario, en la medida en que no se haya obtenido su previo consentimiento - literal f) artículo 83 - no podrá concederse el registro o si se concedió procederá el decreto de nulidad” 2.

Por esto se puede registrar como marca un signo que esté constituido por un envase, pero siempre que sea lo suficientemente distintivo y no sea un envase común u ordinario, ya que de ser así, éste no va a identificar, ni tampoco va a poder ser apropiado en exclusividad: “Lo expresado por la jurisprudencia de este Tribunal en otros fallos de interpretación, respecto a la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal d) del artículo 82 resulta predicable de la causal dispuesta en el literal b) de la misma disposición, en los siguientes sentidos: a) La causal sólo opera cuando el signo de que se trate consista exclusivamente en la forma usual del producto, de sus envases o en la impuesta por su función, lo que implica que si esa forma se acompaña de otros elementos que le otorgan distintividad puede acceder al registro marcario.

No obstante, la exclusividad en el uso de la marca así compuesta no se extiende sobre dichas formas sino únicamente en relación con los elementos que otorgan distintividad al signo visto en conjunto y, de otro lado si, v. gr., a un envase se adicionan elementos consistentes en relieves o dibujos y tales ingredientes se revelan como lo característico, “no estamos en presencia de una marca constituida por un envase, sino en presencia de una marca constituida por 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 23-IP-98, sentencia del 25 de septiembre de 1998, Marca: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”. 20/03/2001 11.28 dibujos o relieves que se aplicaron a envases, cualquiera que sea la forma de estos últimos” (Breuer Moreno, obra citada, pág. 129) y b) La causal no tiene aplicación abstracta sino concreta, lo que implica que no por el hecho de que una forma sea usual necesariamente tenga que negarse su registro para cualquier tipo de producto.

Así por ejemplo, la forma usual de unas tijeras es irregistrable como marca para este tipo de producto, pero no para identificar vestidos.” 3 4.3 Similitud hasta producir confusión con una marca notoria. Dentro de la doctrina marcaria, se ha reconocido a la marca notoria como aquella que ha alcanzado un status especial frente a las marcas ordinarias, lo cual le permite ser conocida por los consumidores habituales de un determinado producto o servicio.

Estas marcas son identificadas por los consumidores habituales de ese producto o servicio con mayor facilidad. Es importante el identificar si el signo registrado es notorio o no lo es, para lo cual, la parte que invoque esta condición está en la obligación de probar su afirmación valiéndose para esto de todos los medios que reconoce la legislación nacional.

El signo solicitado debe ser notorio, y no otro elemento relacionado con éste. Debe efectuarse el análisis de cada uno de los signos que se invocan como marcas independientemente para determinar si merece ostentar la condición de notoria, misión que le compete al juez nacional luego de analizar los elementos de prueba aportados. Un envase que por sí solo permite a un grupo de consumidores identificar un producto sin necesidad de requerir etiqueta alguna porque su diseño, sus particularidades o su especial forma, lo identifican de otros envases de productos similares o de uso habitual, se dice que tiene facultad distintiva y puede ser registrado como marca; pero si además es conocido por los consumidores frecuentes de ese producto o servicio, puede tener la condición de notoria.

Todas estas condiciones deberán ser valoradas por el juez nacional consultante. 3 Ibídem. GACETA OFICIAL 20/03/2001 12.28 4.4 Notoriedad de las marcas. 4.5 Procedimiento de registro. Un signo para ser considerado como una marca notoria, tal como expresamos en el numeral anterior, debe ser conocido por los consumidores de los productos a los aplica la marca.

Al respecto el profesor Arean Lalín ha señalado: La normativa comunitaria, establece un procedimiento para obtener el registro de un signo como marca, que se halla establecido en el Capítulo V, sección II de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Este procedimiento busca obtener uniformidad en los procedimientos de obtención de la marca dentro de los países de la Comunidad Andina, evitando que existan diferencias importantes entre ellos, tratando de lograr de esta forma cumplir el objetivo de la Comunidad Andina de una real integración entre sus miembros.

“la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”. Por su parte Ricardo Metke, expresa que es “conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate en virtud de uso intenso y constante” (citas tomadas por este Tribunal dentro del Proceso 20-IP-97 de 13 de febrero de 1998, Marca: “Manuelita” vs “Manolita”).

Entre los elementos que concurren para que una marca sea considerada como notoria se halla la difusión, lo cual permite que sea conocida en un determinado grupo de consumidores: “su uso intenso en relación con una determinada calidad de productos y, en no pocas veces, su exclusividad. En una marca para que se considere notoria pueden presentarse uno o varios de estos elementos, en menor o mayor grado, y ello determina que obtenga un rango jurídico especial con respecto a las marcas que no lo son.” (Proceso 42IP-99, Sentencia del 8 de octubre de 1999, Marca: “OLD PARR”).

Sobre este tema el tribunal ha manifestado: “La norma comunitaria contempla pues los siguientes trámites procesales para la aprobación o rechazo de un registro que deberán ser cumplidos para que la actuación administrativa no sea viciada de nulidad…” 4. Estos procedimientos necesarios son el examen formal de registrabilidad (Art. 90), la publicación, la presentación de observaciones por quien tenga legítimo interés, contestación a las observaciones (en caso de haberlas), examen de registrabilidad y el otorgar o denegar el registro de la marca mediante una resolución debidamente motivada.

Es obligación de la Administración realizarlo, se hayan o no presentado observaciones por parte de algún legítimo interesado: “No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan ‘observaciones’, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con examen de fondo, conceda o deniegue la marca.

Se ha señalado como exigencia necesaria para alcanzar esta protección especial, el conocimiento que se debe tener sobre ella y no el registro en el país donde surge la controversia (basta que esté inscrita en otro u otros países) o que se la esté usando. La exigencia de la norma comunitaria se limita a que sea conocida, situación que puede derivarse del uso continuo o sistemático o la difusión publicitaria.

La notoriedad de una marca, debe ser probada por la persona que la argumenta (tal como señalamos anteriormente), ya que sólo de esta forma podrá merecer los derechos que le otorga a estos signos la norma comunitaria. “Con la presentación de observaciones y sus aceptaciones o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y 4 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Proceso 7-IP-95, Caso: ESPUMAS PLÁSTICAS S.A., pág.: 169.

GACETA OFICIAL 20/03/2001 de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83. prejudicial 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998) “Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro” 5.

“Así, ante la exigencia de la norma comunitaria, todo acto administrativo a través del cual se pretenda denegar el registro de un signo, deberá exponer las razones de hecho y de derecho que dieron origen a la toma de la decisión respectiva, lo que permitirá al que se sienta afectado por los efectos del acto, debatirlas una vez que las conozca.

“ la motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo”. (Interpretación prejudicial No. 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998) Este procedimiento concluye con la expedición de una RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE MOTIVADA.

La motivación como lo ha explicado la Jurisprudencia Comunitaria, refleja la razón por la cual la Administración tomó la decisión en ese sentido: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyen su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en la interpretación prejudicial emitida con motivo del caso No. 05-AN-97 del 8 de junio de 1998.

(G.O. 361 del 7 de agosto de 1998, interpretación 5 13.28 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo V. Proceso 27-IP-95 del 25 de octubre de 1996. Marca: “EXCLUSIVA”, pág.: 96. “No obstante, “la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial No. 04-AN-97) “En razón de lo expuesto, es el juez nacional quien debe determinar si la resolución que se impugna se ciñe a las exigencias de la norma comunitaria cuando la misma exige que el registro o denegación se notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. 6 4.6 Requisitos que deben presentarse con la solicitud.

Dentro del trámite de obtención de un registro marcario la normativa comunitaria ha estable6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 35-IP-98, sentencia del 30 de octubre de 1998, Marca: “GLEN SIMON”. GACETA OFICIAL 20/03/2001 cido la obligación de adjuntar ciertos documentos para continuar con el trámite de registro de una marca y que en caso de no cumplir con esta obligación, deberá la oficina nacional competente al efectuar el examen formal de la solicitud y previo a su publicación, el notificar al interesado para que en el plazo de los treinta días hábiles siguientes (prorrogables por treinta días hábiles adicionales) subsane las irregularidades y en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud.

“Al respecto considera el Tribunal que la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario. La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de su obligación legal de proceder al mismo.

En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso lo expresó acertadamente la administración recurrida en el caso que ahora se debate ante la jurisdicción nacional. Estos requisitos se hallan enumerados en el artículo 88 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y son: los poderes que fueren necesarios; la descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar para objeto de su publicación; copia de la primera solicitud de marca en el caso que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; la reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y, los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

“Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario está obligado a examinarlas necesariamente. 4.7 Plazo para presentación de observaciones.

“De lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde adicionalmente al consultante, determinar si la Administración en el procedimiento administrativo correspondiente se ajustó a las exigencias de la norma comunitaria para el registro de marcas” 7. Respecto del procedimiento de registro de marcas este Tribunal ha expresado: “Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. “De no haber surgido observaciones provenientes de terceros, el artículo 96 ibídem dispone que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado…, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” 14.28 Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: 7 Un signo para poder ser registrado como marca debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica.

No existe ninguna restricción en la normativa comunitaria que impida el registro como marca de un envase o un signo tridimensional, siempre que éste cumpla con las exigencias que vienen de ser señaladas y que no se encuentre dentro de las prohibicio- Proceso 36-IP-2000 de fecha 16 de junio del 2000. GACETA OFICIAL 20/03/2001 nes del artículo 82 de la Decisión 344 sobre propiedad industrial.

Segundo: Un envase que por sí solo permite a un grupo de consumidores identificar, sin necesidad de requerir etiqueta alguna debido a su diseño, sus particularidades o su especial forma, lo distinguen de otros envases de productos similares o de uso habitual se dice que tiene facultad distintiva y puede ser registrado como marca; pero si además es conocido por los consumidores frecuentes de ese producto o servicio puede tener la condición de notoria.

Todas estas condiciones deberán ser valoradas por el juez nacional consultante. Tercero: Para otorgar o negar una solicitud de registro marcario, la oficina nacional competente, debe cumplir con el procedimiento establecido en la normativa comunitaria realizando el examen de forma y de fondo, analizar las observaciones (en caso de ser presentadas) para concluir emitiendo una resolución, la cual deberá estar debidamente motivada, es decir debe explicar de una forma completa cuales fueron las razones que llevaron a la Administración a tomar la decisión en ese sentido. 15.28 La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 1892-EGF, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese a la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 94-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93, 95 y 102, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 5324. Actor: TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA LIMITADA. Marca: “M” (mixta). Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de marzo del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Con- sejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

GACETA OFICIAL V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, razón por la cual previamente fue admitida a trámite mediante auto del trece de diciembre del año dos mil. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes y el objeto de la demanda. Comparece en el juicio interno, como demandante, la sociedad TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA. LIMITADA, en acción de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio. Y es citada en su calidad de Tercero interesado en las resultas del proceso la sociedad: MARS INCORPORATED. Se pretende la nulidad de la Resolución No. 0928 de 29 de mayo de 1998 expedida por la mencionada Superintendencia, “Por la cual se deciden unas observaciones y se concede un registro”. 1.2.

Hechos relevantes. La sociedad MARS INCORPORATED presentó solicitud de registro de la marca M (mixta) para la clase 30. La actora presentó observaciones con base en el hecho de ser titular de una marca figurativa confundiblemente similar a la marca cuyo registro se solicitaba. La Superintendencia declaró infundada la observación y concedió el registro.

Sólo contesta la demanda la entidad oficial, la cual desconoce los fundamentos de la demanda y ratifica la legalidad de la resolución cuya nulidad se pide. El beneficiario del registro cuya legalidad se impugna no compareció en el juicio pese a que fue citado legalmente.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, 20/03/2001 16.28 con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal interpretará de las normas indicadas en la consulta, los artículos 81, 83 literal a), 93, 95 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” 3.2. Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”. 3.3.

Artículo 93. “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la GACETA OFICIAL marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” 3.4.

Artículo 95. “Una vez admitida a trámite las observaciones y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. 3.5. Artículo 102. “El derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. 4. CONSIDERACIONES. El Tribunal, al realizar la interpretación prejudicial solicitada, avocará de manera principal los siguientes aspectos: Requisitos para el registro de marcas;

Irregistrabilidad por identidad o semejanza (confundibilidad); Comparación de marcas figurativas; Observaciones al registro y Derecho al uso exclusivo. 4.1. Los requisitos para el registro de marca. (Artículo 81. D. 344). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito, señala las tres características básicas e indispensables que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca.

Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. La distintividad permite, como el concepto lo sugiere, diferenciar o, lo que es lo mismo, distinguir en el mercado los productos o servicios que en él se encuentran para ser comercializados. La norma que se interpreta, al definir el concepto de marca, enfatiza en el aspecto de la 20/03/2001 17.28 distintividad diciendo que “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” es apto para registrarse como tal.

Pero para que el registro se produzca no basta la sola presencia de la distintividad ni tampoco si ella se da acompañada de las otras dos características anotadas, puesto que la ley comunitaria exige, además, que el signo solicitado no encuadre en ninguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

En el presente caso, deberá examinarse, primero, si el signo “M” (mixta), cuyo registro se impugna, cumplió con los requisitos señalados en el citado artículo 81, para determinar luego si no encaja en alguno de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente el contemplado específicamente en el literal a) del artículo 83, invocado por el demandante como infringido al concederlo. 4.2.

Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. (Artículo 83, literal a). D. 344). La falta de distintividad del signo y la consecuente confusión que puede generar, además de atentar contra la libre competencia que debe existir entre los empresarios, afecta al público consumidor, en la medida en que una marca carente de distintividad puede inducir en error al adquirente afectando su consentimiento.

El régimen comunitario andino sobre marcas pretende proteger tanto a empresarios como a consumidores asegurando que aquéllos no sean objeto de imitaciones o utilización no autorizada de sus marcas registradas y que éstos no adquieran el producto o el servicio afectados por un vicio del consentimiento determinado por la confundibilidad. Dentro del examen de fondo que la oficina nacional competente efectúa, existan o no observaciones por parte de terceros interesados, dicha entidad administrativa debe, ineludiblemente, constatar si el signo, cuyo registro se solicita, no es idéntico o confundible con una marca, nombre comercial, lema comercial anteriormen- GACETA OFICIAL te solicitados para registro o registrados por una tercera persona.

De igual modo habrá de examinar si el signo no es la reproducción, imitación o transcripción de otro notoriamente conocido en el país en que se solicita o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad; o que, simplemente, sea similar hasta el punto de causar confusión con una marca notoriamente conocida. Concretamente y según el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no pueden registrarse como marcas los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Al interpretarlo, el Tribunal ha expresado, en palabras que ahora reitera: “ El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor; en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios.

Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a). “Esta norma, a más de prohibir el registro de marcas idénticas o similares, ratifica el concepto de la “especialidad de la marca”, esto es, que la protección no se ha de referir a todos los productos y servicios sino con el grupo de productos o servicios que puedan tener alguna conexión competitiva, aunque éstos se encuentren identificados en otra clase del nomenclátor.

Con lo que para determinar la confusión no se ha de limitar al examen de los idénticos sino también con relación a los bienes similares con los cuales el uso de la marca puede llevar a la confusión, “uso de la marca” que también ha de extenderse a los 20/03/2001 18.28 signos registrados o aquellos que se utilizan en el mercado extramarcariamente ” 1,2.

Se ha establecido por la doctrina la existencia de tres clases de marcas, según que ellas estén representadas por una figura, por una denominación o por un conjunto de figuras y denominaciones. La marca figurativa, también llamada “gráfica”, se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista, destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa.

Por lo general no es pronunciable, pues el signo que la representa no tiene vocalización, siendo apenas una figura o distintivo al que se le da un nombre para efectos de poder referirse a ella. La marca denominativa, por cierto la más común y de mayor utilización, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la vista y del oído y se comunica mediante el lenguaje.

La marca mixta combina elementos denominativos y gráficos. Para el cotejo marcario es indispensable ubicar los signos objeto de la comparación dentro de alguna de las categorías mencionadas, toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieran conducir a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, conducirían a un veredicto de irregistrabilidad.

Así, por ejemplo, la doctrina ha considerado que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables. Empero tal criterio no se puede generalizar pues, teniendo en cuenta el tamaño, color y colocación del ele- 1 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 21-V-97. Proceso 32-IP-96 Marca: DC’OS (mixta) vs. DESEO’S (nominativa). En G.O.A.C. Nº 279 de 25-VII-97. También sobre este tópico puede consultarse la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA del 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. GACETA OFICIAL 20/03/2001 19.28 mento figurativo, en ciertos casos, puede ser considerado predominante.3 4.5.

Presentación y trámite de las observaciones. (Artículos 93 y 95. D. 344). Ahora bien, como en el caso de autos el objeto que debe compararse para determinar si hay lugar a confusión es un signo de los que doctrinariamente se han denominado como “marca mixta” con otro figurativo, es conveniente reiterar lo que el Tribunal, siguiendo a los doctrinantes mas esclarecidos, ha expresado al respecto: Se contempla en la legislación comunitaria andina en materia de propiedad industrial la posibilidad de que la persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de una marca solicitada.

“Para el análisis de esta clase de signos distintivos es necesario, especialmente en el presente caso, llegar a precisar cuál de los dos elementos que los conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder identificar el que resulte más importante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo; elemento que es en definitiva el que lo caracterizará. “La jurisprudencia del Tribunal Andino ha puesto de relieve cómo el elemento denominativo “de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.” (Interpretación Prejudicial No. 04-IP-88, caso “DAIMLER”, sentencia de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. No. 39 del 29 de enero de 1989).

(Resaltado de la presente sentencia). “Corresponde por tanto al juez consultante determinar necesariamente —como primer punto del análisis comparativo que realice— cuál de los elementos, gráfico o denominativo, que componen el conjunto marcario de las marcas confrontadas, es el relevante; dado que es a partir de esa determinación cuando procede el análisis destinado a determinar la existencia del riesgo de confusión entre éstas” 4. 3 4 Sobre cotejo marcario se recomienda ver lo expresado por el Tribunal en sentencia del 6-X-2000.

Proceso 66IP-2000. Caso: “CABEZA DE UN EJEMPLAR VACUNO”. En G.O.A.C. No. 613 de 26-X-2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 01-IX-2000. Proceso 31-IP-2000. Caso “AMERICAN BRANDS” (mixta). En G.O.A.C. No. 602 de 21-IX-2000. Según ella, se considera que tiene legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca.

Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquellas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Según los artículos 93, 94, 95 y 96 de la Decisión 344, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el primero de los citados, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos. Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

En este examen, la entidad administrativa, existan o no observaciones por parte de terceros directamente interesados, debe analizar, en primer lugar, si el signo cumple con los presupuestos legales de distintividad para ser susceptible de constituirse en marca, al tenor de lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344; esto es, si el signo es “perceptible y capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o co- GACETA OFICIAL mercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de discrecionalidad en la adopción de su criterio puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que “ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

La Decisión 344 exige reiterativamente (arts. 95 y 96) que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.5 4.6. Adquisición del derecho al uso exclusivo de la marca. (Artículo 102. D. 344).

Ha dicho El Tribunal que la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho. 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 30-X-98. Proceso 35-IP-98. Marca “GLEN SIMON”, publicada en la G.O.A.C. Nº 422 del 30-III99. 20/03/2001 20.28 Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (ius prohibendi).

El artículo 104 de la Decisión 344 dispone que: “el registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca”, alguno de los actos que se enlistan en dicha disposición. Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son: l La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos. l La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. l La posibilidad de que el titular utilice la mar- ca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca. 6 6 En abundamiento de los anteriores conceptos sobre forma de adquisición del derecho al uso exclusivo y preferente de la marca, se citan a continuación algunas de las sentencias que forman parte de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Comunitario en las que se interpretaron las normas que ahora se examinan: Sentencia de 18-IX-95, Proceso 12-IP-95, Marca: VERDADERO ARRANCA GRASA.

G.O.A.C. No. 199 del 26-I96. Sentencia de 19-IX-95, Proceso 2-IP-95, Marca: LAURA & LAURA ASHLEY. G.O.A.C. Nº 199, del 26-I96. Sentencia de 7-VIII-95, Proceso 7-IP-95, Caso; COMODISIMOS. G.O.A.C. Nº 189, del 15-IX-95. Sentencia del 7-VIII-95, Proceso 4-IP-94, Marca: EDEN FOR MAN. G.O.A.C. Nº 189 de 15-IX-95. Sentencia del 30-VIII-96, Proceso 8-IP-95, Marca LISTER.

G.O.A.C. No. 231 del 17-X-96, entre otras. GACETA OFICIAL En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.

El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca cuando además de reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica no encuadra en ninguno de los conceptos de irregistrabilidad contemplados en la ley comunitaria.

Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia y teniendo en cuenta los tipos o clases de signos en comparación. Tercero: El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina nacional competente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en su artículo 81 y to- 20/03/2001 21.28 mando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Debe producirse en todos los casos, aún en aquéllos en que no se haya presentado observaciones a la solicitud de registro; y la conclusión, sea cual fuere, debe plasmarse en una resolución motivada.

Cuarto. El derecho al uso exclusivo de la marca en la legislación andina sólo se adquiere con el registro, el cual confiere al titular la capacidad de oponerse a que otros registren o utilicen signos confundibles con el suyo. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5324, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 20/03/2001 22.28 PROCESO 100-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actora: Rosemount Corporation. Marca: “VAPOMENTOL”. Proceso interno N° 2401. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los dos días del mes de marzo del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, por intermedio de su Presidente, doctor Luis Berrazueta Erazo.

VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal, el 21 de noviembre del año 2000, se encuentra ajustada a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto, y que en consecuencia ha sido admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. La parte demandante es la empresa ROSEMOUNT CORPORATION y, las demandadas, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, el Director Nacional de Propiedad Industria de ese Ministerio, el Procurador General del Estado ecuatoriano, así como, el tercero beneficiario, la compañía Laboratorios Ecuatorianos Farmacéuticos Industriales S.A. LEFISA. 1.2.

Acto administrativo demandado. La interpretación se plantea en razón de que la empresa Rosemount Corporation demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 946980, de 10 de junio de 1995, expedida por el Director de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, que rechaza la oposición formulada a la solicitud de registro de la denominación “VAPOMENTOL” como marca de fábrica, para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3 Hechos relevantes.

En el escrito presentado por el Juez Consultante, esa instancia relieva los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. La empresa LABORATORIOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS INDUSTRIALES S.A. LEFISA, a través de su apoderado, presentó la solicitud Nº 50454-94, en la cual pidió ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el registro de la marca “VAPOMENTOL” destinada a distinguir productos comprendidos en la clase internacional Nº 5. 2.

El 17 de marzo de 1995, la empresa ROSEMOUNT CORPORATION, con domicilio en One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Estados Unidos de América, formuló oposición al registro de la marca VAPOMENTOL, notificada el 15 de noviembre de 1995, mediante Resolución Nº 946980 de 10 de noviembre de 1995. 3. La empresa ROSEMOUNT CORPORATION pidió además, se revoque la Providencia Nº 944469 pronunciada por el Director Nacional de Propiedad Industrial y se rechace el registro de la marca VAPOMENTOL solicitado por Laboratorios Ecuatorianos Farmacéuticos Industriales S.A. LEFISA. b) Escrito de demanda La empresa ROSEUMONT CORPORATION, fundamenta la demanda argumentando que según el artículo 43 de la Ley de Marcas de Fábrica “dos marcas son semejantes cuando dos de sus partes se confunden a primera vista.” Refiere la existencia de los registros anteriores para las denominaciones VAPORUB y VICK VAPORUB, aduciendo que ambas marcas tie- GACETA OFICIAL nen una palabra en común que es VAPO y que la segunda parte de la marca se conforma con la palabra MENTOL, término de uso común y corriente que por ser un genérico, no podría considerarse como elemento distintivo.

Agrega que, “No aceptar nuestra posición equivale a legalizar la piratería marcaria, bastaría hacer un añadido a cualquier marca para registrarla como propia, en perjuicio de los derechos de los demás ” c) Contestación de la demanda El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, al contestar la demanda argumenta: Legalidad y validez de la resolución impugnada;

Negativa de los fundamentos de la demanda; y, Pide se solicite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d); y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Procurador General del Estado, por medio de su delegado, comparece y propone las siguientes excepciones: Negativa pura y simple de los fundamente de hecho y de derecho de la demanda.

Improcedencia de la acción deducida. Legitimidad del acto administrativo. Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción. La empresa Laboratorios Ecuatorianos Farmacéuticos Industriales S.A. LEFISA, a través de su apoderado, contesta también la demanda y señala, en términos generales, que no existe semejanzas entre las marcas consideradas en la oposición formulada por la actora.

Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman 20/03/2001 23.28 el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; GACETA OFICIAL “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.”

3. DEFINICION DE MARCA La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

4. ELEMENTOS DE LA MARCA El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 20/03/2001 24.28 b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

5. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO Entre los impedimentos para el registro de un signo se encuentran los determinados en los literales a) y d) del artículo 83 de la Decisión 344, los cuales señalan como tales, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada, así como que se trate de una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido. a) La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o regis- GACETA OFICIAL trada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a). Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.1 El Tribunal ha enfatizado en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza. 20/03/2001 25.28 es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152). En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo anterior, no obstante, se encuentra ligado con las reglas para realizar el cotejo marcario.

Al respecto, la autoridad nacional competente; en el caso que se analiza, el juez consultante, deberá acudir a los siguientes criterios generales, a los fines de que, al momento de resolver, pueda orientarse certeramente en la solución del caso concreto: Reglas para el cotejo marcario Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan la misma o similares ideas.

Al respecto, señala el profesor OTAMENDI, que aquella 1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido acogiendo en reiterada jurisprudencia, los expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; GACETA OFICIAL - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En relación con dichos criterios, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, ésto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.2 Todo lo anterior, necesariamente se complementa con el análisis específico que el juez consultante realice de la naturaleza intrínseca de las marcas. b) La notoriedad de signos distintivos El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento entre el círculo de consumidores del producto que identifica. 2 Interpretaciones prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1987, marca “VOLVO”; y, 40-IP-99, G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero del 2000, marca “LAUREL”, entre otras. 20/03/2001 26.28 La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica.

La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. El referido literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado.

Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 3

6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO a) Examen de la solicitud de Registro La Decisión 344 exige reiterativamente (arts. 95 y 96), que los pronunciamientos de las auto3 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL ridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, que expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos. El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 20/03/2001 27.28 2.

La Oficina Nacional Competente deberá analizar el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Para el efecto de la comparación, al juez le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina y la jurisprudencia resaltadas en esta sentencia. 3.

La notoriedad de una marca debe ser probada por quien la alega conforme a las reglas de la carga de la prueba y, ante la autoridad que adelante el procedimiento de oposición al registro. 4. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344.

Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro. b) Trámite de las observaciones Una vez admitida a trámite la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que tengan interés legítimo en los resultados de esa solicitud, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido ese plazo, la misma oficina competente deberá decidir sobre esas observaciones y acerca de la concesión o denegación del registro solicitado.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, su solicitud de registro no debe encontrarse afectada por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 2401, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado.

Notifíquese al mencionado Tribunal mediante copia certificada, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional. Remítase, así mismo, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO GACETA OFICIAL Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel 20/03/2001 28.28 copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú