PROCESO 82-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal b), 83 literal e), 87, 88 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito. Expediente Interno No. 1892-EGF. Actor: WARNER LAMBERT COMPAÑY. Marca DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE.

Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCIA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de marzo del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Dr. Víctor Terán Martínez Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito de Quito, en oficio 440-TCA-DQ-1S-EG de 4 de octubre del 2000, recibido en El Tribunal el 5 de octubre del 2000.

V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Es demandante la sociedad WARNER LAMBER COMPAÑY frente al Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; además el Procurador General del Estado y el Director Nacional de Propiedad Industrial entidades contra quienes presenta recurso subjetivo o de plena jurisdicción mediante el cual impugna las resoluciones por las que se niega el registro de DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE como marca de fábrica. 1.2.

Actos demandados en el proceso interno. Lo son, las Resoluciones No. 013575 de 21 de noviembre de 1994 posteriormente ratificada mediante Resolución No. 014453 del 16 de enero de 1995 por las cuales el Director Nacional de Propiedad Industrial niega un registro de DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE como marca de fábrica. 1.3. La demanda. Fundamenta su acción el demandante, en que el 28 de abril de 1994, solicita el registro de la marca DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE como marca de fábrica.

Considera que dicha solicitud reúne todos los requisitos exigidos por los artículos 81, 87 y demás pertinentes de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Siendo la botella un signo tridimensional, sin duda, que puede ser registrado como una marca, siempre y cuando cumpla con los citados requisitos del Art. 81. Para efectos del análisis de si tal envase es o no suficientemente distintivo, habría que determinar, si en el mercado, se emplea un envase idéntico o similar para expender sus productos.

Sin duda que no los hay, puesto que se trata de una botella original, con un (sic) forma peculiar. A tal punto esta afirmación es verdadera, que al negarse el registro como marca de la mencionada botella, no se citan otras que sean semejantes o se haga alusión a un envase similar”. Señala que la botella no es una forma usual, por lo “que no cabía en ningún caso rechazar el registro, sin motivar la resolución”.

Este envase ha sido registrado en otros países porque se ha considerado novedosa, distintiva y además es notoriamente conocida. En un escrito posterior la actora expresa que la marca LISTERINE DISEÑO DE BOTELLA reúne todos lo requisitos establecidos por los artículos 81, 87 y 88 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además que la marca LISTERINE DISEÑO DE BOTELLA esta registrada en 46 países del mundo por lo cual también debe ser registrada en el Ecuador, ya que “mediante una forma tridimensional, que goza de distintividad y novedad respecto de otras…”, por lo cual el consumidor puede identificarles sin necesidad de tomar en cuenta la etiqueta. 1.4.

Contestación de la demanda. El Procurador General del Estado al contestar la demanda niega pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, alega expresamente la legalidad del acto impugnado; “Por otro lado, el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, fundamento de la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial, claramente establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan en formas usuales de los productos o de sus envases”; falta de derecho del actor y caducidad de su derecho.

Por su parte el Ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca señala como excepciones: la legalidad y validez de las resoluciones impugnadas y negativa de los fundamentos de la demanda. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial niega pura, simple y llanamente los fundamentos de la demanda y señala que LISTERINE DISEÑO DE BOTELLA “no tiene novedad en cuanto a su forma externa, por lo tanto se dispuso se archive el expediente conformado por tal motivo”. 1.5.

Resoluciones Impugnadas. Consta del expediente del Tribunal el oficio No. 014453 del 16 de enero de 1995 que manifiesta: “Por medio de la presente comunico a usted que, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial una vez que ha analizado su contestación al oficio No. 013575 de 21 de noviembre de 1994,

RESUELVE

ratificar el total contenido del oficio antes mencionado pues, la reunión de líneas y la forma externa del diseño de botella de Listerine no tiene novedad en cuanto a su forma externa; por tanto, dispone se archive el expediente que se ha conformado por tal motivo”.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal considera que a más de la norma cuya interpretación se solicita los artículos 81, 82 literal b), 83 literal e), 87, 88 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se transcriben a continuación. 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: “b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;”… 3.3.

Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 3.4. Artículo 87. “La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: “a) La identificación del peticionario;

“b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; “c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de marca; y, “d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida. “La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada, por la oficina nacional competente, como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.” 3.5.

Artículo 88. “Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos: “a) Los poderes que fueren necesarios; “b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar para objeto de su publicación; “c) Copia de la primera solicitud de marca en el caso que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; “d) La reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y, “e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.” 3.6.

Artículo 96. “Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” 4. CONSIDERACIONES.

Son aspectos a los cuales se referirá El Tribunal en esta interpretación los que dicen relación con los requisitos para el registro de las marcas, impedimentos para el registro de marcas, similitud hasta producir confusión con una marca notoria, notoriedad de las marcas, del procedimiento de registro, requisitos que deben presentarse con la solicitud y plazo para presentación de observaciones. 4.1.

Los requisitos para el registro de marca. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que se podrá registrar como marca los signos que sean distintivos, perceptibles y susceptibles de representación gráfica. Que un signo sea perceptible implica que éste puede ser captado por alguno de los sentidos, es decir que tenga alguna forma de materializarse en el mundo exterior y que no se quede como una simple idea.

Esta facultad le permite al consumidor el identificar y relacionar un determinado producto o servicio con un signo, ya que a través de la vista o del oído conoce que se oferta en el mercado un producto o servicio. El segundo requisito por su parte es el más importante y constituye la razón por la cual se otorga la protección a un signo, porque carecería de sentido el amparar un signo que no pueda distinguir a un producto de otro ofertado, propiedad de diferente comerciante o, que se confunda con el producto al ser designaciones necesarias del mismo.

Finalmente la norma comunitaria exige que el signo sea susceptible de representación gráfica, con lo cual permite formarse una idea del signo objeto de la marca, y esto no impide que el signo se materialice y pueda ser publicado. Pese a que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no enumera las clases de signos que pueden constituirse como marcas, pueden serlo las palabras o combinación de palabras, las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos, las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

De esta forma es claro que los envases o envolturas pueden constituirse como marcas, para lo cual deben ser perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Es por ello que el registro de una forma tridimensional como marca es posible a excepción de las marcas que sean impuestas por la naturaleza del producto, que afecten su valor esencial o que producen resultados industriales.

En el primer caso nos encontramos con la forma habitual de un artículo, despojada de características individualizantes que la distingan de los productos considerados en sí mismos. Aquí faltaría el requisito de distintividad (…) El segundo caso se refiere a la forma que otorga valor estético al producto, protegible en este caso mediante un modelo industrial u ornamental, y en el tercero, al referirse a una forma que produzca un resultado industrial, se hace referencia a la figura de los modelos de utilidad (…)”[1] 4.2.

Impedimentos para el registro de marcas. Además de reunir las condiciones de ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica, el signo no debe caer en alguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para de esta forma obtener el registro como marca. Un signo de los señalados en el numeral anterior no puede caer en alguna de las prohibiciones de esos artículos, incluyéndose en éstos a las marcas tridimensionales.

Al respecto la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado: “Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. ”Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptible de representados gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contendidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal. Así, v. gr., si en el signo tridimensional se imprime el nombre completo, apellido o seudónimo de una persona natural distinta del peticionario, en la medida en que no se haya obtenido su previo consentimiento - literal f) artículo 83 - no podrá concederse el registro o si se concedió procederá el decreto de nulidad”[2].

Por esto se puede registrar como marca un signo que esté constituido por un envase, pero siempre que sea lo suficientemente distintivo y no sea un envase común u ordinario, ya que de ser así, éste no va a identificar, ni tampoco va a poder ser apropiado en exclusividad: “Lo expresado por la jurisprudencia de este Tribunal en otros fallos de interpretación, respecto a la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal d) del artículo 82 resulta predicable de la causal dispuesta en el literal b) de la misma disposición, en los siguientes sentidos: a) La causal sólo opera cuando el signo de que se trate consista exclusivamente en la forma usual del producto, de sus envases o en la impuesta por su función, lo que implica que si esa forma se acompaña de otros elementos que le otorgan distintividad puede acceder al registro marcario.

No obstante, la exclusividad en el uso de la marca así compuesta no se extiende sobre dichas formas sino únicamente en relación con los elementos que otorgan distintividad al signo visto en conjunto y, de otro lado si, v. gr., a un envase se adicionan elementos consistentes en relieves o dibujos y tales ingredientes se revelan como lo característico, “no estamos en presencia de una marca constituida por un envase, sino en presencia de una marca constituida por dibujos o relieves que se aplicaron a envases, cualquiera que sea la forma de estos últimos” (Breuer Moreno, obra citada, pág. 129) y b) La causal no tiene aplicación abstracta sino concreta, lo que implica que no por el hecho de que una forma sea usual necesariamente tenga que negarse su registro para cualquier tipo de producto.

Así por ejemplo, la forma usual de unas tijeras es irregistrable como marca para este tipo de producto, pero no para identificar vestidos.”[3] 4.3 Similitud hasta producir confusión con una marca notoria. Dentro de la doctrina marcaria, se ha reconocido a la marca notoria como aquella que ha alcanzado un status especial frente a las marcas ordinarias, lo cual le permite ser conocida por los consumidores habituales de un determinado producto o servicio.

Estas marcas son identificadas por los consumidores habituales de ese producto o servicio con mayor facilidad. Es importante el identificar si el signo registrado es notorio o no lo es, para lo cual, la parte que invoque esta condición está en la obligación de probar su afirmación valiéndose para esto de todos los medios que reconoce la legislación nacional.

El signo solicitado debe ser notorio, y no otro elemento relacionado con éste. Debe efectuarse el análisis de cada uno de los signos que se invocan como marcas independientemente para determinar si merece ostentar la condición de notoria, misión que le compete al juez nacional luego de analizar los elementos de prueba aportados. Un envase que por sí solo permite a un grupo de consumidores identificar un producto sin necesidad de requerir etiqueta alguna porque su diseño, sus particularidades o su especial forma, lo identifican de otros envases de productos similares o de uso habitual, se dice que tiene facultad distintiva y puede ser registrado como marca; pero si además es conocido por los consumidores frecuentes de ese producto o servicio, puede tener la condición de notoria.

Todas estas condiciones deberán ser valoradas por el juez nacional consultante. 4.4 Notoriedad de las marcas. Un signo para ser considerado como una marca notoria, tal como expresamos en el numeral anterior, debe ser conocido por los consumidores de los productos a los aplica la marca. Al respecto el profesor Arean Lalín ha señalado: "la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada".

Por su parte Ricardo Metke, expresa que es "conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate en virtud de uso intenso y constante" (citas tomadas por este Tribunal dentro del Proceso 20-IP-97 de 13 de febrero de 1998, Marca: "Manuelita" vs "Manolita"). Entre los elementos que concurren para que una marca sea considerada como notoria se halla la difusión, lo cual permite que sea conocida en un determinado grupo de consumidores: "su uso intenso en relación con una determinada calidad de productos y, en no pocas veces, su exclusividad.

En una marca para que se considere notoria pueden presentarse uno o varios de estos elementos, en menor o mayor grado, y ello determina que obtenga un rango jurídico especial con respecto a las marcas que no lo son." (Proceso 42-IP-99, Sentencia del 8 de octubre de 1999, Marca: "OLD PARR"). Se ha señalado como exigencia necesaria para alcanzar esta protección especial, el conocimiento que se debe tener sobre ella y no el registro en el país donde surge la controversia (basta que esté inscrita en otro u otros países) o que se la esté usando.

La exigencia de la norma comunitaria se limita a que sea conocida, situación que puede derivarse del uso continuo o sistemático o la difusión publicitaria. La notoriedad de una marca, debe ser probada por la persona que la argumenta (tal como señalamos anteriormente), ya que sólo de esta forma podrá merecer los derechos que le otorga a estos signos la norma comunitaria. 4.5 Procedimiento de registro.

La normativa comunitaria, establece un procedimiento para obtener el registro de un signo como marca, que se halla establecido en el Capítulo V, sección II de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Este procedimiento busca obtener uniformidad en los procedimientos de obtención de la marca dentro de los países de la Comunidad Andina, evitando que existan diferencias importantes entre ellos, tratando de lograr de esta forma cumplir el objetivo de la Comunidad Andina de una real integración entre sus miembros.

Sobre este tema el tribunal ha manifestado: “La norma comunitaria contempla pues los siguientes trámites procesales para la aprobación o rechazo de un registro que deberán ser cumplidos para que la actuación administrativa no sea viciada de nulidad…”[4]. Estos procedimientos necesarios son el examen formal de registrabilidad (Art. 90), la publicación, la presentación de observaciones por quien tenga legítimo interés, contestación a las observaciones (en caso de haberlas), examen de registrabilidad y el otorgar o denegar el registro de la marca mediante una resolución debidamente motivada.

Es obligación de la Administración realizarlo, se hayan o no presentado observaciones por parte de algún legítimo interesado: “No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan ‘observaciones’, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con examen de fondo, conceda o deniegue la marca.

“Con la presentación de observaciones y sus aceptaciones o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83. “Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro”[5].

Este procedimiento concluye con la expedición de una RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE MOTIVADA. La motivación como lo ha explicado la Jurisprudencia Comunitaria, refleja la razón por la cual la Administración tomó la decisión en ese sentido: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyen su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en la interpretación prejudicial emitida con motivo del caso No. 05-AN- 97 del 8 de junio de 1998.

(G.O. 361 del 7 de agosto de 1998, interpretación prejudicial 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998) “Así, ante la exigencia de la norma comunitaria, todo acto administrativo a través del cual se pretenda denegar el registro de un signo, deberá exponer las razones de hecho y de derecho que dieron origen a la toma de la decisión respectiva, lo que permitirá al que se sienta afectado por los efectos del acto, debatirlas una vez que las conozca.

“ la motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo”. (Interpretación prejudicial No. 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998) “No obstante, “la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial No. 04-AN-97) “En razón de lo expuesto, es el juez nacional quien debe determinar si la resolución que se impugna se ciñe a las exigencias de la norma comunitaria cuando la misma exige que el registro o denegación se notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.[6] 4.6 Requisitos que deben presentarse con la solicitud.

Dentro del trámite de obtención de un registro marcario la normativa comunitaria ha establecido la obligación de adjuntar ciertos documentos para continuar con el trámite de registro de una marca y que en caso de no cumplir con esta obligación, deberá la oficina nacional competente al efectuar el examen formal de la solicitud y previo a su publicación, el notificar al interesado para que en el plazo de los treinta días hábiles siguientes (prorrogables por treinta días hábiles adicionales) subsane las irregularidades y en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud.

Estos requisitos se hallan enumerados en el artículo 88 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y son: los poderes que fueren necesarios; la descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar para objeto de su publicación; copia de la primera solicitud de marca en el caso que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; la reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y, los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros. 4.7 Plazo para presentación de observaciones.

Respecto del procedimiento de registro de marcas este Tribunal ha expresado: “Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. “De no haber surgido observaciones provenientes de terceros, el artículo 96 ibídem dispone que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado…, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” “Al respecto considera el Tribunal que la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de su obligación legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso lo expresó acertadamente la administración recurrida en el caso que ahora se debate ante la jurisdicción nacional.

“Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario está obligado a examinarlas necesariamente.

“De lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde adicionalmente al consultante, determinar si la Administración en el procedimiento administrativo correspondiente se ajustó a las exigencias de la norma comunitaria para el registro de marcas”[7]. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo para poder ser registrado como marca debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica.

No existe ninguna restricción en la normativa comunitaria que impida el registro como marca de un envase o un signo tridimensional, siempre que éste cumpla con las exigencias que vienen de ser señaladas y que no se encuentre dentro de las prohibiciones del artículo 82 de la Decisión 344 sobre propiedad industrial. Segundo: Un envase que por sí solo permite a un grupo de consumidores identificar, sin necesidad de requerir etiqueta alguna debido a su diseño, sus particularidades o su especial forma, lo distinguen de otros envases de productos similares o de uso habitual se dice que tiene facultad distintiva y puede ser registrado como marca; pero si además es conocido por los consumidores frecuentes de ese producto o servicio puede tener la condición de notoria.

Todas estas condiciones deberán ser valoradas por el juez nacional consultante. Tercero: Para otorgar o negar una solicitud de registro marcario, la oficina nacional competente, debe cumplir con el procedimiento establecido en la normativa comunitaria realizando el examen de forma y de fondo, analizar las observaciones (en caso de ser presentadas) para concluir emitiendo una resolución, la cual deberá estar debidamente motivada, es decir debe explicar de una forma completa cuales fueron las razones que llevaron a la Administración a tomar la decisión en ese sentido.

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 1892-EGF, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese a la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, mediante copia certificada.

Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] DERECHO DE MARCAS, Martínez Medrano Gabriel, Págs: 75-76.

Ediciones La Roca. Buenos Aires. 2000. [2] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 23-IP-98, sentencia del 25 de septiembre de 1998, Marca: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”. [3] Ibídem. [4] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Proceso 7-IP-95, Caso: ESPUMAS PLÁSTICAS S.A., pág.: 169. [5] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Tomo V. Proceso 27-IP-95 del 25 de octubre de 1996. Marca: “EXCLUSIVA”, pág.: 96. [6] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 35-IP-98, sentencia del 30 de octubre de 1998, Marca: “GLEN SIMON”. [7] Proceso 36-IP-2000 de fecha 16 de junio del 2000.