PROCESO 100-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Actora: Rosemount Corporation. Marca: “VAPOMENTOL”. Proceso interno N° 2401.
Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los dos días del mes de marzo del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, por intermedio de su Presidente, doctor Luis Berrazueta Erazo.
VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal, el 21 de noviembre del año 2000, se encuentra ajustada a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto, y que en consecuencia ha sido admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes. La parte demandante es la empresa ROSEMOUNT CORPORATION y, las demandadas, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, el Director Nacional de Propiedad Industria de ese Ministerio, el Procurador General del Estado ecuatoriano, así como, el tercero beneficiario, la compañía Laboratorios Ecuatorianos Farmacéuticos Industriales S.A. LEFISA. 1.2.
Acto administrativo demandado. La interpretación se plantea en razón de que la empresa Rosemount Corporation demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 946980, de 10 de junio de 1995, expedida por el Director de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, que rechaza la oposición formulada a la solicitud de registro de la denominación “VAPOMENTOL” como marca de fábrica, para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3 Hechos relevantes.
En el escrito presentado por el Juez Consultante, esa instancia relieva los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. La empresa LABORATORIOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS INDUSTRIALES S.A. LEFISA, a través de su apoderado, presentó la solicitud Nº 50454-94, en la cual pidió ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el registro de la marca “VAPOMENTOL” destinada a distinguir productos comprendidos en la clase internacional Nº 5. 2.
El 17 de marzo de 1995, la empresa ROSEMOUNT CORPORATION, con domicilio en One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Estados Unidos de América, formuló oposición al registro de la marca VAPOMENTOL, notificada el 15 de noviembre de 1995, mediante Resolución Nº 946980 de 10 de noviembre de 1995. 3. La empresa ROSEMOUNT CORPORATION pidió además, se revoque la Providencia Nº 944469 pronunciada por el Director Nacional de Propiedad Industrial y se rechace el registro de la marca VAPOMENTOL solicitado por Laboratorios Ecuatorianos Farmacéuticos Industriales S.A. LEFISA. b) Escrito de demanda La empresa ROSEUMONT CORPORATION, fundamenta la demanda argumentando que según el artículo 43 de la Ley de Marcas de Fábrica “dos marcas son semejantes cuando dos de sus partes se confunden a primera vista.” Refiere la existencia de los registros anteriores para las denominaciones VAPORUB y VICK VAPORUB, aduciendo que ambas marcas tienen una palabra en común que es VAPO y que la segunda parte de la marca se conforma con la palabra MENTOL, término de uso común y corriente que por ser un genérico, no podría considerarse como elemento distintivo.
Agrega que, “No aceptar nuestra posición equivale a legalizar la piratería marcaria, bastaría hacer un añadido a cualquier marca para registrarla como propia, en perjuicio de los derechos de los demás ” c) Contestación de la demanda El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, al contestar la demanda argumenta: Legalidad y validez de la resolución impugnada;
Negativa de los fundamentos de la demanda; y, Pide se solicite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d); y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Procurador General del Estado, por medio de su delegado, comparece y propone las siguientes excepciones: Negativa pura y simple de los fundamente de hecho y de derecho de la demanda.
Improcedencia de la acción deducida. Legitimidad del acto administrativo. Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción. La empresa Laboratorios Ecuatorianos Farmacéuticos Industriales S.A. LEFISA, a través de su apoderado, contesta también la demanda y señala, en términos generales, que no existe semejanzas entre las marcas consideradas en la oposición formulada por la actora.
Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.
NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.
“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.”
3. DEFINICION DE MARCA La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.
4. ELEMENTOS DE LA MARCA El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
5. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO Entre los impedimentos para el registro de un signo se encuentran los determinados en los literales a) y d) del artículo 83 de la Decisión 344, los cuales señalan como tales, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada, así como que se trate de una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido. a) La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
(artículo 83, literal a). Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[1] El Tribunal ha enfatizado en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan la misma o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152).
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;
Similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo anterior, no obstante, se encuentra ligado con las reglas para realizar el cotejo marcario.
Al respecto, la autoridad nacional competente; en el caso que se analiza, el juez consultante, deberá acudir a los siguientes criterios generales, a los fines de que, al momento de resolver, pueda orientarse certeramente en la solución del caso concreto: Reglas para el cotejo marcario Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido acogiendo en reiterada jurisprudencia, los expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.
Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
En relación con dichos criterios, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, ésto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.[2] Todo lo anterior, necesariamente se complementa con el análisis específico que el juez consultante realice de la naturaleza intrínseca de las marcas. b) La notoriedad de signos distintivos El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento entre el círculo de consumidores del producto que identifica.
La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.
El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.
El referido literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.[3]
6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO a) Examen de la solicitud de Registro La Decisión 344 exige reiterativamente (arts. 95 y 96), que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, que expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.
El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. b) Trámite de las observaciones Una vez admitida a trámite la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que tengan interés legítimo en los resultados de esa solicitud, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).
De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido ese plazo, la misma oficina competente deberá decidir sobre esas observaciones y acerca de la concesión o denegación del registro solicitado.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, su solicitud de registro no debe encontrarse afectada por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
La Oficina Nacional Competente deberá analizar el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Para el efecto de la comparación, al juez le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina y la jurisprudencia resaltadas en esta sentencia. 3.
La notoriedad de una marca debe ser probada por quien la alega conforme a las reglas de la carga de la prueba y, ante la autoridad que adelante el procedimiento de oposición al registro. 4. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344.
Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro. La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 2401, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado.
Notifíquese al mencionado Tribunal mediante copia certificada, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional. Remítase, así mismo, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Interpretaciones prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1987, marca “VOLVO”; y, 40-IP-99, G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero del 2000, marca “LAUREL”, entre otras. [3] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.