Año XVII - Número 668 Lima, 9 de mayo del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 87-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Cuenca, e interpretación de oficio de los artículos 95 y 96 ibídem.

Proceso Interno Nº 109-99. Actor: MOLIPASTA MOLINO Y PASTIFICIO CÍA. LTDA. Marca: FIDEOS DEL REY (Etiqueta). Proceso 95-IP-2000.- Solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 83, párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: SOCIEDAD ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: “FIT’N FRESH”. (Proceso interno correspondiente al expediente No. 6154) Proceso 104-IP-2000.-Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, párrafo a), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del proceso interno No. 5848, relativo a la registrabilidad de la denominación “MAR.CO mixta” Proceso 15-IP-2001.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literales a) y h), y 83, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 84, 95 (último inciso), 96 (último inciso) y 113 (último inciso) de la misma Decisión. Expediente Interno N° 3750-97-MP.

Marca: “KRIKIS” PROCESO 87-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Cuenca e interpretación de oficio de los artículos 95 y 96 ibidem.

Proceso Interno Nº 109-99. Actor: MOLIPASTA MOLINO Y PASTIFICIO CÍA. LTDA. Marca: FIDEOS DEL REY (Etiqueta). Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil uno. En la solicitud formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Cuenta, de la República del Ecuador, en oficio Nº Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 552-TDCAC-2000, recibido en este Tribunal el 6 de octubre del año dos mil.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra ajustada a las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 61 del respectivo Estatuto. Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando como juez comunitario como lo es en el caso la alta jurisdicción requirente y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes –a juicio del Tribunal Andino- para la resolución del litigio interno. Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad MOLIPASTA MOLINO Y PASTIFICIO ITALIA CÍA. LTDA. demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de la resolución 0029647 del 19 de abril de 1999, expedida por el Director de Propiedad Industrial en la que niega el registro del signo FIDEOS DEL REY Y LOGOTIPO.

En razón de lo cual procede este Tribunal a absolver la consulta formulada previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos esgrimidos en el proceso interno. 1. La actora MOLIPASTA MOLINO Y PASTIFICIO ITALIA CIA. LTDA., presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial la solicitud de registro como marca del signo mixto FIDEOS DEL REY Y ETIQUETA, para proteger productos de la Clase Internacional Nº 30. 2 Dentro del término legal establecido en el artículo 93 de la Decisión 344, no fueron presentadas por parte de terceros observaciones a la solicitud de la marca. 3.

Por resolución de 19 de abril de 1999 el Director Nacional de Propiedad Industrial, negó la solicitud de registro, fundamentando dicha decisión en la existencia previa del signo mixto EL REY (LOGOTIPO), cuya titularidad pertenece a la compañía FÁBRICA DE ESPECIES Y PRODUCTOS EL REY S.A., 09/05/2001 2.24 argumentando que de conformidad con el artículo 83 literal a) de la Decisión la denominación EL REY Y LOGOTIPO registrada a nombre de la Compañía FÁBRICA DE ESPECIES Y PRODUCTOS EL REY S.A. para proteger productos de la Clase Internacional Nº 30, era confundible con la marca solicitada.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera: I. NORMAS A SER INTERPRETADAS En atención a lo expresamente requerido el Tribunal procederá a interpretar los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, adicionados con la interpretación de oficio de los artículos 95 y 96 ibídem, por cuanto la demandada hace referencia especial al examen de registrabilidad: DECISION 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior.

( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en GACETA OFICIAL relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos;

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. II. CONSIDERACIONES: Los aspectos a los cuales se referirá el Tribunal en esta interpretación son, los que dicen relación con los requisitos para el registro de las marcas, la irregistrabilidad de los signos similares, la confundibilidad, la obligatoriedad del examen y la falta de motivación. III.

LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala claramente los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, y estos son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. 09/05/2001 3.24 El primer requisito es la perceptibilidad, o sea, la capacidad que tiene un signo de ser captado por los sentidos y que por tanto pueda ser conocido por el público consumidor.

La característica de la perceptibilidad que se exige al signo está referida a la impresión que causa en los sentidos y en especial a los que son utilizados normalmente dentro del mercado para identificar un producto o servicio. La norma comunitaria exige además, que el signo sea distintivo, es decir que permita identificar claramente los productos o servicios que comercializa su titular y distinguirlos de otros similares producidos por sus competidores.

La característica de la distintividad implica además, que no induzca al público a error o engaño, lo que en caso de presentarse en una solicitud de registro acarrea que el signo no sea registrable. El tercer requisito que debe tener un signo para poder ser registrado como marca es la susceptibilidad de representación gráfica, requisito que radica en la descripción que permite tener una idea del mismo pudiendo consistir en palabras, signos, figuras o cualquier otro mecanismo que permita materializar el signo y que de esta forma se lo pueda registrar, archivar y publicar.

IV. LA IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS SIMILARES Reunir las condiciones exigidas por el artículo 81, no garantiza por sí solo el registro de la marca, sino que además, no debe incurrir en ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. En efecto, el artículo 82, literal a) señala que no podrá registrarse un signo que no sea distintivo o que no llene los otros requisitos exigidos por el artículo 81.

El inciso h) del artículo 82, prohíbe el registro de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. El artículo 83 así mismo, en su inciso a) prohíbe el registro como marca de los signos que en GACETA OFICIAL relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, de forma que puedan inducir al público a error.

En el presente caso, la administración ha negado el registro de la marca FIDEOS DEL REY Y LOGOTIPO, por existir anteriormente registrada la marca EL REY LOGOTIPO, para proteger la misma clase de productos en base a la semejanza entre ambas. La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración o en su caso del juzgador, decisión que no está librada a la arbitrariedad, sino que debe ser adoptada con base en principios y reglas elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia, a efectos de precisar el grado de confundibilidad que puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza.

V. LAS MARCAS MIXTAS Y REGLAS PARA SU COMPARACIÓN En el cotejo entre dos marcas mixtas compuestas por un elemento denominativo y un elemento gráfico, es necesario llegar a precisar cuál de los dos elementos que las conforman, tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder identificar el que resulte más importante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo, elemento que en definitiva será el que las caracterizará. Pueden ser confundibles denominaciones que aunque gramatical o fonéticamente no sean similares, induzcan sin embargo a error al publico consumidor dada su identidad gráfica.

Las reglas para determinar el riesgo de confusión tienen que ver con el hecho de que: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, regla que se ha considerado de máxima importancia, por lo que, obliga a que ese cotejo deba ser realizado en conjunto, sea cual fuere el tipo de marcas. Estas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, es decir, que en la comparación predomina el método de cotejo sucesivo 09/05/2001 4.24 –sin que sea pertinente un análisis simultáneopor cuanto el consumidor tampoco identifica simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

Deben tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas. Al respecto Breuer Moreno ha expresado que: “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados con las marcas conformadas.

VI. LA OBLIGATORIEDAD DEL EXAMEN Dentro del procedimiento para obtener el registro de una marca, la norma comunitaria permite que cualquier persona que tenga legítimo interés pueda presentar observaciones a la solicitud de registro de una marca. Pero aun cuando las observaciones no procedan o éstas no se hubieran presentado, la oficina nacional competente está obligada a realizar un examen de fondo sobre la registrabilidad del signo antes de otorgar o denegar el registro marcario.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “El examen de fondo que como se ha señalado lo debe realizar la oficina nacional competente, tiene por objeto determinar si el signo reúne las condiciones necesarias para ser registrado como marca o si incurre en alguna de las prohibiciones determinadas en la norma comunitaria en los artículos 82 y 83.

Examen que es una obligación de la Administración el realizarlo, sin que sea necesario que existan observaciones. “La Administración, tal como dispone el artículo 96 de la Decisión 344, deberá emitir una resolución motivada en forma adecuada, es decir que se deberá proveer a los interesados la justificación de la acción para permitirles, en caso de creerlo oportuno, impugnarlo ante la autoridad competente”.

GACETA OFICIAL 09/05/2001 VII. LA FALTA DE MOTIVACIÓN Alega el actor de la causa que la resolución objeto de la impugnación carece de la debida motivación a que se refiere el 2do. párrafo del artículo 95 de la Decisión 344, según el cual vencido el plazo concedido al interesado para contestar sus observaciones, la oficina nacional competente deberá decidir acerca de las mismas y expresamente sobre la concesión o denegación del registro, de lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. tación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además, si no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2.

No son registrables como marcas los signos que no sean distintivos por no ostentar los requisitos de perceptibilidad, posibilidad de representación gráfica y distintividad. 3. Tampoco son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para su registro y destinada a amparar los mismos productos, de modo que puedan inducir al público a error. 4.

No hay lugar a registro de marcas cuando las que se pretenda inscribir sean confundibles con otras. 5. La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados, en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que debe tenerse en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la parte considerativa de la presente providencia. 6.

El examen de fondo es obligatorio tanto en el caso en que se hayan presentado observaciones como en el caso en que no se hubiera presentado. 7. El acto administrativo que otorgue o deniegue el registro de una marca, debe ser debidamente motivado y notificado al interesado. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinan al funcionario a pronunciarse en uno u otro sentido tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o las situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué del acto y la razón de ser de la resolución o declaración, constituyendo por ello una formalidad sustancial cuya ausencia, insuficiencia, error o falsedad puede llevar a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador sobre el derecho y los hechos y la resolución adoptada frente a los efectos que el acto va a producir, constituirá la ecuación jurídica para hablar de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación”.

(Proceso 04-AN-97, G.O. Nº 373, de 21 de septiembre de 1998) Así las normas comunitarias exigen que todo acto administrativo a través del cual se pretenda conceder o denegar el registro de un signo, deberá exponer las razones de hecho y de derecho que llevaran a emitir la decisión respectiva, lo que permitirá debatirlas una vez que se las haya conocido.

Con base en las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA: CONCLUYE: 1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de represen- 5.24 El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Cuenca, deberá adoptar la presente interpretación, al dictar sentencia dentro del Proceso Interno Nº 109-99, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Notifíquese al mencionado Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Cuenca, la presente providencia, mediante copia certificada. Así mismo, remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. GACETA OFICIAL 09/05/2001 6.24 Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 95-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: SOCIEDAD ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: “FIT’N FRESH”. (Proceso interno correspondiente al expediente No. 6154). Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 18 de abril de 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Dra. Olga Inés Navarrete Barrero ha requerido la interpretación prejudicial de la norma arriba identificada;

Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno;

Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra ajustada a las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto; y, Que la petición se formula en el proceso por el cual la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. demanda ante la alta jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las resoluciones Nos. 09709 del 31 de mayo de 1999 y 16847 del 25 de agosto de 1999, ambas proferidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y de la No. 24913 del 25 de noviembre de 1999, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En razón de lo anterior, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno. a) Los primeros, conforme a la reseña realizada por el juez consultante, son los siguientes: La SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y GACETA OFICIAL Comercio el registro de la marca “FIT’N FRESH”, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles).

El extracto de dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 471 del 28 de enero de 1999; Posteriormente, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., hoy actora en el proceso contencioso administrativo interno, formuló observación al registro del referido signo, con fundamento en su marca “FINESSE”, registrada con anterioridad para identificar también productos comprendidos en la clase No. 29.

La División de Signos Distintivos, mediante resolución No. 9709 del 31 de mayo del 1999, declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de la marca “FIT’N FRESH”. Contra dicha resolución la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, siendo resueltos, el primero de ellos, a través de la resolución No. 16847 del 25 de agosto de 1999, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y, el segundo, mediante la No. 24913 del 25 de noviembre de 1999, ambas resoluciones confirmatorias de la primeramente impugnada. b) En cuanto a los fundamentos de la demanda, la parte actora, sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., expresa, según resumen contenido en la consulta y de lo que se desprende del texto de la demanda, que con la expedición del acto ahora impugnado, la Administración violó el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 en razón de lo siguiente: Al ser titular en Colombia de la marca FINESSE, registrada bajo el número 121.366, vigente hasta el 25 de agosto de 2002, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta indiscutible que la denominación solicitada FIT’N FRESH es confundible con la marca previamente registrada FINESSE.

La presencia de letras comunes (F-I-N-E-S) y su semejante composición ortográfica (FI-N-ESH), hacen que al 09/05/2001 7.24 primer golpe de vista despierten una misma impresión de conjunto, que no permitiría que el consumidor medio de los productos fácilmente las distinga, particularmente, si se tiene en cuenta que en la selección de los productos amparados, por ser de consumo masivo, no se presta un alto grado de atención. Las marcas cotejadas, por razón de sus aspectos fonéticos, son igualmente confundibles.

La marca solicitada se pronuncia fitfresh y la registrada fines, recayendo su acentuación en la segunda sílaba (fresh-nes), que presenta una acentuada semejanza de pronunciación, en virtud del mismo sonido vocálico y la letra S. Es indudable, entonces, que de coexistir en el mercado las marcas en pugna, se induciría al público a error respecto del origen empresarial de los productos que distinguen, en detrimento del titular de la marca registrada. c) Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera necesario referirse también a la contestación de la demanda, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, por considerar que del examen sucesivo y comparativo de las marcas FIT’N FRESH y FINESSE, se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes y que no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético, y, por lo tanto, de coexistir en el mercado, no conducirían a error al público consumidor.

En consecuencia, expresa, la marca FIT’N FRESH es registrable en la clase 29 conforme a lo dispuesto en la Decisión 344, con fundamento en los actos administrativos acusados, los que, al referirse a la expresión FIT’N FRESH, indican que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues es suficientemente distintiva, lo que no puede conllevar a confusión al público consumidor.

De los documentos obrantes en el expediente 98.66449, contentivo de la actuación administrativa correspondiente al presente caso, la Administración ahora demandada concluye en que “las resoluciones acusadas,, no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposi- GACETA OFICIAL ciones legales vigentes aplicables sobre marcas como lo aduce la parte demandante”.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A: I. NORMA QUE VA A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN El texto de la señalada por el consultante a tal fin es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mimos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“( )”. Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno, considera el Tribunal Andino que los temas pertinentes a tratar en el presente caso son los siguientes: II. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA Ante el juez nacional consultante se ha planteado la nulidad de las resoluciones Nos. 09709, que declaró sin lugar la observación interpuesta por la ahora actora y concedió el registro de la marca “FIT’N FRESH”, 16847 y 24913 confirmatorias del criterio de la Administración. En ellas se expresó que tal denominación no era confundible con la marca previamente registrada “FINESSE” y que por tanto, ambos signos, podían subsistir en el mercado.

En consecuencia, resulta pertinente tratar el tema de la confundibilidad, la cual, según el profesor MASSAGER “viene a ser un concepto jurídico indeterminado, en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética; a partir de los elementos integrantes de 09/05/2001 8.24 cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.

(“Sección de Derecho de la Propiedad Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, No. 648, Valencia - España, 1998, y sentencia emitida en la interpretación prejudicial 43-IP-98, del 19 de marzo de 1999, marca “FAIRBANKS mixta”). En este sentido, ha dicho el Tribunal Andino, que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral de la Administración o, en su caso, del juzgador, decisión no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de cualquier arbitrariedad, y que ha de ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, formulados de consuno a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, el cual puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza.

De tal forma que, en este caso, es necesario diferenciar en principio los términos “semejanza” e “identidad”; ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes y otros diferenciadores lo que puede provocar la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, lo que se presupone es el encontrarse ante los mismos, sin diferencia alguna.

Al respecto, ver la sentencia de Interpretación Prejudicial emitida en el caso 02-IP-94, publicado en la G.O.A.C. No. 163 del 12 de septiembre de 1994. En los expresados términos, la prohibición a que se refiere el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 requiere que entre las marcas en conflicto se presente una confundibilidad que no permita su diferenciación, lo que evidentemente provoca el denominado riesgo de confusión y evita la clara distinción de las marcas.

Al existir dicho riesgo, es muy probable que éste conduzca a la irregistrabilidad de una marca que ha venido a producir confusión con otra ya registrada previamente para la misma especie de productos o servicios. Por lo señalado respecto a la confusión de las marcas, este Tribunal, en lo referente al caso concreto, considera que resulta también necesario para el juez consultante examinar: GACETA OFICIAL a) Marca denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

La marca es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competido y como tal cumple una función individualizadora. Entre los productos del mismo género o clasificación, la marca permite al empresario identificar como suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir e identificar el producto o servicio que conoce, busca o prefiere según la marca.

A su vez, este tipo de marcas denominativas se subdividen en, por un lado, marcas sugestivas —que tienen una connotación conceptual referente a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y, por el otro, las arbitrarias, que son las que no manifiestan conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que van a identificar.

Remitiéndonos al caso objeto de la presente providencia, parecería tener FIT’N FRESH, marca cuyo registro se concedió y ahora se discute, la naturaleza de arbitraria. (Véase sentencia producida con motivo del caso 09-IP-94, de fecha 24 de marzo de 1995, marca “DIDA”. Publicada en la G.O.A.C. Nº 180 del 10 de mayo de 1995, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, p. 90).

Observa asimismo el Tribunal que las marcas ahora confrontadas corresponden ambas a las denominativas, caso en el cual, en cuanto a su comparación y a los fines de determinar el riesgo de confundibilidad, deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de los elementos que la integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otra, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma, tal como textualmente lo han expresado las sentencias emitidas las interpretaciones prejudiciales 01-IP-87 y 09-IP-96. b) Similitud ortográfica y fonética, al respecto corresponde también en el análisis que 09/05/2001 9.24 se haga, poner énfasis en lo relativo a la similitud gráfica y fonética, y al respecto, ha expresado el profesor Jorge OTAMENDI, que necesariamente deberá determinarse si la confusión se genera por similitudes visuales provocadas por semejanzas ortográficas o gráficas, ó por similitudes auditivas si las palabras tienen similar fonética.

Al respecto, la similitud ortográfica, se presenta por la semejanza de letras entre los signos a compararse, en los cuales la sucesión de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones iguales, pueden incentivar en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. De tal manera que es de suma importancia el recurrir a los siguientes criterios complementarios para la comparación de marcas, estableciendo necesariamente una escala descendente de valores para comparar la similitud ortográfica de las marcas denominativas: l Se determinará la presencia en las mar- cas confrontadas de, vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden; de esta manera, podrá presumirse que los signos son semejantes ya que ese orden de distribución de las vocales en un signo, producen, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor. l Así mismo, se debe seguir el criterio de la coincidencia de la sílaba tónica, tanto por ser idénticas o muy similares o porque ocupan la misma posición. l Finalmente se debe ver la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones.

Y, por lo que toca a la similitud fonética, ésta se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. De todos modos, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión, todo esto pensando en que las marcas denominativas se configuran por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que se per- GACETA OFICIAL ciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética. c) Las reglas para realizar el cotejo marcario, creadas por la doctrina y reconocidas por la jurisprudencia de este Tribunal, se encuentran referidas a que: — La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, regla considerada de máxima importancia, por lo que el cotejo debe, necesariamente, realizarse en conjunto, sea cual fuere el tipo de marcas; — Estas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo la necesidad de un análisis simultáneo, ya que el consumidor identifica las marcas individualizadamente y no simultáneamente. — Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Al decir del profesor BREUER MORENO la similitud general entre dos marcas depende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. — Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados junto con las marcas confrontadas.

Todo lo cual se halla íntimamente ligado con lo que este Organismo considera de suma importancia para el presente caso, en lo que se refiere a evitar la disección o fraccionamiento de las marcas en conflicto, o pretender examinarlas en sus detalles ya que el consumidor, a quien están destinados estos productos, no procede de tal forma. De manera que, a criterio de este Tribunal, concordante con la doctrina y la jurisprudencia universales, el consumidor al que se debe tener en cuenta es al denominado “consumidor medio”, es decir, al “corriente”, al que se le atribuye un conocimiento y una capacidad de percepción igualmente corrientes.

Evidentemente, debe tomarse en cuenta la característica del bien o producto, en cuanto a si se trata de los destinados al consumo masivo o de los de consumo selectivo, distinción en la que influye de manera importante el nivel de vida y la 09/05/2001 10.24 capacidad adquisitiva del grupo consumidor. En consecuencia, la pertenencia de dos o más productos o servicios, cuyas marcas se encuentran en disputa, a una misma clase (en el presente caso, la 29), no resulta tan relevante a los fines de demostrar con certeza la similitud entre ellos, ya que el consumidor, como es sabido, jamás distingue entre clases sino entre productos.

Con base en todo lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1º La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes, o comercializados por una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la necesaria concurrencia de las otras características, perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretenda identificar tales productos o servicios, so pena de que éste resulte irregistrable. 2º Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio, y, respecto del usuario, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate en relación con el uso al cual han sido destinados.

Para alcanzar esta finalidad, se debe diferenciar claramente entre la similitud y la identidad de las marcas, ya que si bien en ambos casos la posibilidad de confusión existe, en la semejanza será menor el grado de la misma que en el caso de la identidad. 3º La confusión debe presentarse a simple vista, sin separar o aislar el conjunto de letras o sílabas que conforman el signo. La similitud se dará por un hecho visual, fonético o gráfico, por lo que con relación al caso en estudio, el examen fonético será el predominante, debiendo tener en cuenta que al existir otras letras que conforman el signo, será el criterio de cada persona a quien va dirigido el producto o servicio, el que en definitiva determine un GACETA OFICIAL 09/05/2001 11.24 concepto o idea distintos.

Por lo expuesto, se reitera que para este análisis es de suma importancia tener presente el todo, esto es la unidad y no las partes aisladas de cada signo. remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 4º La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia. Debiéndose tomar muy en cuenta el hecho de que, al colocarse en lugar del comprador presunto, es más que evidente que éste no procederá en ningún caso al fraccionamiento de la marca.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE El juez nacional consultante que conozca del proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación en su sentencia, la cual ha sido realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada del mismo, la que también deberá Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 104-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 párrafo a), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del proceso interno No. 5848, relativo a la registrabilidad de la denominación “MAR.CO mixta”.

Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 18 de abril de 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; ello conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal.

Que la solicitud de interpretación prejudicial arriba referida, se ajusta plenamente a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 61 del respectivo Estatuto. Que los hechos, argumentos y pretensiones de las partes, relevantes para proceder a la presente interpretación, son los siguientes: a) Hechos La sociedad Productora Tabacalera Colombiana S.A., ahora actora, solicitó el 04 de febrero de 1994 ante la División de Signos Dis- GACETA OFICIAL tintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el registro de la denominación “MAR.CO mixta” destinada a distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional No. 34 (tabaco; artículos para fumadores; cerillas);

Dentro del término legal, la sociedad Philip Morris Inc., presentó observaciones al registro de la referida denominación, con fundamento en el registro de sus marcas “MARLBORO”, “MARLBORO LIGHTS” y en las solicitudes de registro “MARLBORO y diseño” y “DISEÑO DE TECHO”; Por su parte, el Jefe de la División de Signos Distintivos, al pronunciarse respecto de la registrabilidad de la denominación solicitada, mediante resolución No. 09322 del 26 de marzo de 1996, declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de “MAR.CO mixta”.

Contra dicha resolución, la sociedad Philip Morris Inc. interpuso recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación; Finalmente, la División de Signos Distintivos al resolver el recurso de reposición, expidió la resolución No. 12663 del 21 de mayo de 1997, a través de la cual confirmó, en todas sus partes, la impugnada 9322. Por su parte, el Superintendente de Industria y Comercio, al pronunciarse sobre el recurso de apelación, mediante resolución No. 8437 del 05 de mayo de 1999, revocó la 9322 y negó el registro de la marca “MAR.CO mixta”. b) Fundamento de la demanda La sociedad actora esgrime los siguientes argumentos —según el resumen contenido en la consulta, complementado con lo que aparece en el texto de la demanda— respecto de la normativa comunitaria que en su criterio es violada con la expedición del acto ahora impugnado: Del análisis del elemento denominativo de las marcas confrontadas, resulta “evidente que entre las palabras MAR.CO y MARLBORO y MARLBORO LIGHTS no existen semejanzas que puedan inducir al público consumidor a error, como erróneamente lo manifiesta la Superintendencia de Industria y Comercio al afirmar que la reproducción de las tres primeras letras en ambas marcas (MAR) pueden llevar al público ‘a pensar que se trata del mismo 09/05/2001 12.24 signo’.

El hecho de la reproducción de la primera sílaba de la marca MARLBORO en la marca MAR.CO no puede significar una confusión métrica, ni gramática, ni aún auditiva, pues aquella marca se compone de tres sílabas con acentuación grave, y ésta de dos combinaciones de letras separadas por un punto, MAR y CO, que en suma no tienen relación alguna con la marca MARLBORO, pues la comparación debe ser integral, sin mutilaciones sino tal como se presentan los signos frente al consumidor.

Además, téngase en cuenta que la sílaba tónica en ambas marcas es diferente, lo que redunda en la distinción entre MAR.CO y MARLBORO”. Por otra parte, en el análisis que se hace del elemento puramente gráfico de las marcas confrontadas, se debe tomar en cuenta “que el conjunto de cada figura no lleva consigo a la confundibilidad en el consumidor”, por cuanto, “la comparación debe abordarse en la marca MAR.CO sobre el dibujo de forma circular en el que se encuentra la letra ‘M’ y los laureles y la figura de fondo, y en la marca MARLBORO sobre la figura de los caballos con el escudo entre ellos y la figura de fondo; análisis que necesariamente no arroja ninguna similitud entre ambos signos”.

En efecto, en el presente caso, la ausencia de identidades o semejanzas ”es evidente a todas luces”, y la Superintendencia de Industria y Comercio “al pretender comparar la etiqueta de la marca MAR.CO de manera invertida con la marca MARLBORO, aduciendo que tal ‘inversión’ era la única variable de distintividad entre los signos” violó las reglas establecidas para el análisis comparativo de marcas.

Esta aparente confundibilidad, expresa la actora, “sirvió de sustento para aplicar el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, aplicación que resulta igualmente antitécnica e ilegal”. c) Fundamento de la contestación La Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, argumentando que de los documentos obrantes en el expediente N° 94-3678, relativo a la solicitud de registro de la marca ‘MAR.CO’, se concluye en forma clara y precisa que ella, como oficina nacional competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa del administrado.

GACETA OFICIAL Añade que una vez efectuado el examen comparativo de las marcas “MAR.CO mixta”, y “MARBLBORO” y “MARLBORO LIGHTS” registradas, se concluye en forma evidente que, entre ellas existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas capaces de inducir al público consumidor a error, confusión que se desprende del hecho de que en aquellas juega un papel preponderante el elemento gráfico dentro del conjunto marcario debido a la disposición de los elementos que los constituyen.

Es así que, luego de analizado el elemento gráfico de la denominación solicitada en registro, se concluye que ésta reproduce el diseño de las marcas registradas, lo que conllevaría a la denominada confusión directa o indirecta al público consumidor. d) Finalmente, este Tribunal se permite resumir también los siguientes argumentos presentados ante el juez consultante por la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., coadyuvante de la demandada: Resulta evidente que entre las marcas confrontadas “existe una gran similitud entre sus trazos y delineaciones, e igualmente en la disposición de sus elementos que producen en su conjunto imágenes semejantes, llevando al público consumidor a error o confusión sobre el origen o precedencia de los productos”.

En ese sentido, el elemento predominante en las marcas confrontadas es el gráfico, por tanto, es a partir de él que debe ponerse énfasis en el análisis. Además, el hecho de que el solicitante de la marca “MAR.CO mixta” haya invertido en su marca el diseño de la marca “MARLBORO” demuestra su “intención de reproducir una marca previamente registrada y ampliamente conocida entre los consumidores”.

Asi mismo expresa que el diseño solicitado reproduce parcialmente en forma idéntica el pentagonal de sus marcas, en razón de que el pentágono aparece en la parte inferior de dicho diseño, lo que no lo excusa de estar imitando la marca previamente registrada. Además, las dos marcas usan los mismos colores, rojo y blanco, por lo que si se coloca una cajetilla seguida de la otra, sería indudable la creación de posibilidades de confusión. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 09/05/2001 13.24 C O N S I D E R A: Que de las normas solicitadas en interpretación, no resulta del caso proceder a la de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, por cuanto —tal como ya lo ha sentado en pacífica y reiterada jurisprudencia— éstos constituyen compromisos que, por ser de carácter nacional y general, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.

(Al respecto, véase, entre otras, la sentencia de interpretación prejudicial No. 19-IP-96 del 18 de junio de 1998, emitida en el caso de la marca “MARGARINA PREDILECTA etiqueta”). En consecuencia, el texto de la norma a interpretar es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“( )”. Con vista de los puntos en definitiva controvertidos en el proceso interno, considera este Tribunal que los temas cuya interpretación al respecto suscita la norma a interpretar, son: El riesgo de confusión Entre las prohibiciones básicas al registro de una marca está la del riesgo de confusión de la denominación solicitada, con otra anteriormente registrada o también solicitada.

Tal prohibición contenida en el ordenamiento comunitario andino aplicable al presente caso —y conforme al cual el juez consultante debe agotar su decisión jurisdiccional, por ser aquel el vigente al momento de expedirse la resolución impugnada— se encontraba contenida en el párrafo a) del artículo 82 de la Decisión 344, siendo dicha prohibición la que sirvió de fundamento a la Administración demandada para GACETA OFICIAL emitir la resolución No. 08437, ahora impugnada.

Se considera en efecto en dicha resolución, que el primer punto a analizar es el de la aplicabilidad de la causal de irregistrabilidad contenida en el párrafo a) del artículo 83, y al respecto concluye, “que en las marcas en confrontación Mar.co (mixta) solicitada y Marlboro y Marlboro Lights (mixtas) registradas, existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas, capaces de inducir a error al consumidor, puesto que en ambos signos juega un papel preponderante el elemento gráfico, debido precisamente a la disposición de los elementos que los constituyen; la marca solicitada en efecto está reproduciendo el diseño de las marcas registradas, y la única variación es que la presentación de la etiqueta es invertida, sin que ello sea suficiente para dar al conjunto marcario solicitado la suficiente distintividad”.

Con vista de todo lo anterior, corresponderá al juez nacional consultante determinar —conforme a las reglas y criterios, tanto jurisprudenciales como doctrinarios desarrollados para determinar el riesgo de confusión— si la resolución impugnada se ajustó a Derecho. Pasa de seguidas el Tribunal a exponer y desarrollar tales reglas y criterios, con base en los hechos y el Derecho que se desprenden del expediente remitido por el juez consultante.

En efecto, la determinación de si existe o no riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, constituye —en opinión de FERNÁNDEZNOVOA— “una tarea jurídica sumamente compleja y sutil”. Al momento de decidir el examinador —juez consultante en el caso— sobre si las marcas confrontadas son confundibles, “ha de tenerse en cuenta múltiples factores, los cuales son difícilmente reducibles a reglas generales y precisas”, por lo que corresponde en cada caso identificar los “más importantes que deben ser valorados a fin de decidir si existe riesgo de confusión entre marcas”.

(FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS, Edit. Montecorvo, S.A., Madrid-España, 1984, p.197 y 198). En el caso de autos, los factores a tomar en cuenta al momento de realizar el análisis comparativo de las marcas confrontadas a los fines de concluir en si existe o no el denominado riesgo de confusión, tienen que ver con los siguientes puntos: 09/05/2001 14.24 Las marcas confrontadas Cuya naturaleza, observa el Tribunal Andino, corresponde a las denominadas marcas mixtas, compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

En este tipo de marcas hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo dentro del conjunto marcario prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante, y es así como lo considera la Administración en la resolución ahora impugnada. A fin de llegar a tal determinación —lo afirma el profesor FERNÁNDEZ-NOVOA— “en el análisis de las marcas hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que la marca suscita en el consumidor ”; esforzándose por tanto el examinador, por encontrar esa dimensión, es decir, “la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

(Ob. Cit., p. 237 a 239. Criterios, por lo demás, recogidos, entre otras, en la sentencia de interpretación prejudicial dictada por este Tribunal Andino en el caso 31-IP-2000 del 01 de setiembre del año 2000, correspondiente a la marca “AMERICAN BRANDS mixta”). A partir de tal determinación se puede proceder a comparar la marca cuyo registro fue negado, “MAR.CO mixta”, con las marcas registradas o previamente solicitadas en registro.

Si éstas, a su vez, son también mixtas, habrá que determinar asimismo su dimensión característica, para que en una segunda fase del análisis marcario, en la que el examinador pasa a confrontar las marcas contrapuestas, determinar si existe en definitiva el denominado riesgo de confusión. Por su parte —observa el Tribunal—, en el caso de autos esa dimensión característica de la marca parece encontrarse en el elemento denominativo de la misma, situación que en definitiva corresponde determinar al consultante, juez nacional.

Partiendo de tal situación, el examen comparativo que efectúe el examinador —administración o juez consultante— deberá concluir nece- GACETA OFICIAL sariamente en cuál de los elementos que conforman las marcas confrontadas, gráfico o denominativo, es el más característico, en razón de que el público consumidor puede solicitar el producto o servicio identificado por las marcas también a través del nombre que evoca el elemento figurativo de las marcas; en la hipótesis de que el elemento gráfico sea el predominante, habrá que determinar además la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y —sobre todo— la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas”.

(FERNÁNDEZNOVOA, ob. Cit., p. 240). En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo. (Ver así mismo, FERNÁNDEZ-NOVOA, ob. Cit.) Por otra parte, en el examen que se realice, el examinador —ya en una segunda fase— tendrá que tomar en cuenta los siguientes criterios en la comparación marcaria: 1.

Las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las marcas confrontadas, sin descomponer, menos aún alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes” (FERNADEZ-NOVOA, ob.

Cit., p. 215). Sin embargo, ese análisis en conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas. 2. En las marcas compuestas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que, como se dijo, habrá de determinarse cuál de los elementos que la conforman, denominativo o gráfico, es el característico.

Una vez identificado por parte del examinador el elemento predominante, es decir, el utilizado por un consumidor para solicitar el producto identificado con la marca, necesariamente deberá también proceder a 09/05/2001 15.24 3. La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en la comparación el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas”.

Finalmente, los criterios que por lo general se emplean en este análisis son: * El referido al relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas, y, dentro de este primer punto el examinador deberá apreciar la posición de la sílaba tónica, así como la posible confundibilidad que se desprenda entre ellas; y, asimismo, apreciar la igualdad o similitud del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca. * Habrá de considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, dado que “la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas ” dado que esa “sucesión asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

(FERNÁNDEZ-NOVOA, ob. Cit., p. 206). * Finalmente, al comparar las marcas ha de tomarse en cuenta además la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos suficiente para determinar la confusión la coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorga al resto del elemento denominativo de la marca la suficiente carga diferencial que le otorgue la distintividad suficiente para ser registrada.

Los anteriores criterios han sido expuestos en la sentencia de interpretación prejudicial 09-IP94 del 24 de marzo de 1995, correspondiente al caso “DIDA”, publicada en la G.O.A.C. No. 180 del 10 de mayo de 1995 y en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, 1994-95, p. 94 a 95. Y, recientemente, en la sentencia 56-IP-2000 del 06 de setiembre del año 2000, correspondiente a la marca “EFFER”.

De todo lo expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, GACETA OFICIAL C O N C L U Y E: 1º El señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional, en modo alguno limita la competencia del juez comunitario para proceder a interpretar sólo aquellas que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante aquél; ello con base en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal. 2º Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. 3º En el análisis que de las marcas mixtas se realice necesariamente habrá que determinarse cuál de los elementos que conforman el conjunto marcario, denominativo o gráfico, es el predominante, dado que es a través del cual como el público consumidor podrá identificar y solicitar la marca, y además que es el elemento determinante de la existencia o no del riesgo de confusión. 4º Identificada la dimensión característica de la marca analizada, corresponde confrontarla con las que sirven de fundamento para la negativa de registro.

En esta segunda fase del análisis marcario, habrá que concluir si existe o no el denominado riesgo de 09/05/2001 16.24 confusión entre las marcas confrontadas, ello partiendo de un análisis en conjunto de las marcas, sin mutilación o alteración alguna de éstas. El juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esta sentencia, con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Notifíquesele mediante copia certificada y sellada del mismo, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 09/05/2001 17.24 PROCESO 15-IP-2001 Solicitud de interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literales a) y h) y 83, literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 84, 95 (último inciso), 96 (último inciso) y 113 (último inciso) de la misma Decisión. Expediente Interno N° 3750-97-MP.

Marca: “KRIKIS”. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito República del Ecuador, organismo que por intermedio de su Presidente, doctor Ernesto Muñoz Borrero, la formula dentro del Expediente Interno N° 3750-97-MP, a cuyos efectos remitió a este Tribunal Comunitario el oficio No. 088-TDCA-2S del 9 de febrero del año en curso.

VISTOS: Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por los contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, habiendo sido, por esta razón, admitida a trámite mediante auto proferido el 7 de marzo del año 2001. 1.

ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado, o del expediente remitido se deducen, los siguientes: 1.1. Las Partes. Actúa como coadyuvante de la parte demandada el señor Bayardo Dávila Sánchez quien es beneficiario del registro de la marca KRIKIS, cuya legalidad se impugna por parte de la sociedad actora. 1.2.

Objeto de la demanda. Se pretende la nulidad de la Resolución No. 0957773, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador el 2 de enero de 1997, por medio de la cual se rechazó la observación formulada por la actora con fundamento en su marca previamente registrada KRISPIS, y se otorgó registro a la marca solicitada objeto de mención anteriormente. 1.3.

Hechos y fundamentos de la demanda. Pide la actora que el Tribunal Contencioso Administrativo declare mediante sentencia la ilegalidad del acto administrativo citado, en cuanto por él, ilegalmente se rechazó la observación presentada por KELLOGG COMPANY, titular de la marca KRISPIS (clase internacional Nº 30) y se aceptó el registro de la marca KRIKIS (clase internacional Nº 32) concedida a favor de Bayardo Dávila Sánchez, la cual, afirma, es similarmente confundible con aquélla.

Es demandante la sociedad KELLOGG COMPANY quien comparece por medio de su apoderado, el Estudio Jurídico de la Propiedad Intelectual Julio C. Guerrero B. S.A.. La demanda se funda en que la marca KRISPIS es notoria y famosa en el mercado y que con respecto a la marca KRIKIS presenta similitudes en los campos gráfico-visual y fonéticoauditivo lo que produce confusión. Son demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministro de Comercio Exterior Industrialización y Pesca y el Procurador General del Estado.

Además de que la marca KRIKIS no es registrable por las circunstancias anotadas se alega por la parte actora que el acto administrativo que ordenó su registro no está motivado. GACETA OFICIAL 1.4. Contestación de la demanda. El Director Nacional de Propiedad Industrial no contestó la demanda. Lo hicieron, en cambio, el Procurador General del Estado y el Ministro de Comercio Exterior quienes presentan excepciones negando los fundamentos de la demanda y solicitando la interpretación prejudicial.

El beneficiario del registro afirma que la demanda es improcedente por que existen diferencias sustanciales entre las dos marcas, las que por demás, distinguen productos muy diferentes. Alega igualmente la excepción de prescripción de la acción propuesta.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. La presente Interpretación Prejudicial abarcará los artículos 81; 82, literales a) y h) y 83, literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requeridos en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito y, de oficio, por considerarlos pertinentes a objeto de resolver el litigio planteado, los artículos 84, 95 (último inciso), 96 (último inciso) y 113 (último inciso) de la misma Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: 3.1.

Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos 09/05/2001 18.24 o servicios idénticos o similares de otra persona”. 3.2.

Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate” 3.3.

Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” GACETA OFICIAL 3.4. Artículo 84. “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. 3.5. Artículo 95. “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga vales sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual se notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 3.6. Artículo 96. “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. 09/05/2001 19.24 ( ) “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”. 4. CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará principalmente los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de las marcas y los impedimentos para su registro; la notoriedad de la marca y la prueba de la notoriedad, así como, la necesidad de motivación de los actos que definen las solicitudes sobre registro de marcas y la imprescriptibilidad de las acciones de nulidad relativas a marcas. 4.1.

Requisitos y condiciones para el registro de un signo como marca. (Artículo 81. Decisión 344). Es abundante la jurisprudencia del Tribunal Comunitario Andino, en relación con la indispensabilidad de los requisitos que debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca, los cuales, taxativamente señalados por el artículo 81 de la Decisión 344 como el de distintividad, el de perceptibilidad y el de susceptibilidad de representación gráfica, deben ser cumplidos concurrentemente por un signo que pretenda merecer dicho registro.

La perceptibilidad, implica la aptitud para que el signo sea aprehendido o captado por los sentidos; la marca necesariamente tiene que ser apreciada por el público consumidor, ya que ella es en principio una concepción inmaterial del empresario, que debe quedar plasmada en algo tangible a fin de que pueda ser reconocida por el público consumidor, al punto de que si dicho signo no puede ser apreciado por los sentidos, es decir si es imperceptible, no puede registrarse como marca, precisamente por la imposibilidad física o material de que el consumidor pueda apreciarlo, compararlo, examinarlo o diferenciarlo de otros signos. A este respecto ha dicho el Tribunal: 3.7.

Artículo 113. “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “La perceptibilidad es consecuencia lógica de la expresión material que el titular de la marca debe impregnar en los productos o en sus envases, para que el consumidor adquiera la capacidad de receptarlos y de solicitarlos.

GACETA OFICIAL “La marca es un bien inmaterial que requiere, para que cumpla sus fines, de una identidad material y lograr de este modo su función identificadora”. 1 Otro de los requisitos esenciales determinado por la norma comunitaria que se interpreta exige que el signo sea distintivo. Si la función primordial de la marca es distinguir un producto o servicio de otro u otros, es indudable que la calidad de distintivo que pueda ostentar el signo en cuestión, resulta indispensable a tal propósito.

Si un signo carece de la capacidad de diferenciar el bien que designa de otro o de otros, no podrá cumplir la función de la marca en los términos señalados y en consecuencia tendrá un impedimento fundamental para su registro. La norma que se interpreta menciona entre los tres requisitos que debe reunir un signo para su registro como marca, el de la susceptibilidad de representación gráfica; concepto este que se refiere a la capacidad que debe tener el signo de ser traducido mediante descripciones literarias o expresiones que permitan su publicación. Ello contribuye al mejor conocimiento de las características, dimensiones, forma, color y contenido del signo, y facilita que los interesados puedan apreciarlo para establecer la existencia o no de semejanzas con otros ya registrados o de los cuales se haya solicitado su registro prioritariamente a objeto de que, si llegare a ser necesario, procedan a impugnarlo mediante la formulación de observaciones o la petición de cancelación o anulación del registro, según el caso, de conformidad con las facultades y procedimientos establecidos en la norma comunitaria.

Esta condición, en resumen, es la que determina que sobre el signo se pueda realizar una descripción que permita formarse idea concreta acerca del mismo, utilizando palabras, figuras o signos. Se dice, por ello, que esta condición hace relación a la materialización del signo. 2 1 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 20-III-98.

Proceso 13-IP-98. Marca “El Rosal”. En G.O.A.C. Nº 338 de 11-V-98. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 27-IP-95. En “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. Tomo V. Pág.: 90. 09/05/2001 20.24 Dicho lo anterior es necesario concluir que un signo sólo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 ibídem.

Empero, para que ello ocurra es necesario que el signo solicitado para registro no se encuentre incurso en alguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Por ello, en el presente caso, el juez nacional ecuatoriano consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo “KRIKIS”, cuyo registro se impugna por la sociedad actora, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81, luego de haber dilucidado si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en los literales a) y h) del artículo 82 y a) y d) del artículo 83, de la Decisión 344, que son, precisamente, los indicados en la consulta como relacionados con el acto administrativo demandado. 4.2.

Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. (Artículos 82, literales a) y h) y 83, literal a) de la Decisión 344). En orden a lo establecido en el punto anterior, para determinar la existencia del riesgo de confusión, el Juez Nacional deberá realizar un cuidadoso examen comparativo de las marcas en conflicto, destinado principalmente a determinar si entre ellas hay semejanzas que pudieran llegar a generar confusión entre los consumidores de los productos que pretenden distinguir.

Como se dijo antes, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; razón esta por la cual si dos o más personas pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios, lo que equivale a privarlos GACETA OFICIAL de la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia de los mismos.

La legislación andina ha determinado, por ello, que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” (artículo 83, literal a)).

Por la misma razón ha establecido que no podrán registrarse como marcas los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo 81, y particularmente, que no sean suficientemente distintivos, o que, en fin, “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate” (artículo 82, literal h)). 09/05/2001 21.24 pueden o no generar error entre el público consumidor. 3 El Tribunal, con miras a desarrollar elementos pedagógicos que permitan una mayor objetividad en la comparación de los signos ha recogido en su jurisprudencia los aportes doctrinarios que al efecto se han realizado y es así como ha dicho al respecto lo siguiente: “Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; Al practicarse el análisis entre dos signos, con el fin de dilucidar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión, deberá tomarse en consideración por el examinador el tipo o clase de marcas a cotejar (denominativas, gráficas, mixtas, etc.); el grado de similitud que exista entre ellas (identidad o simple semejanza); la clase de productos que se distinguen o se pretende distinguir; el carácter de marca notoria o de marca común; el público destinatario de los bienes o servicios; y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;

Por lo general, cuando la comparación se surte entre marcas idénticas, el análisis se facilita hasta el punto de que sólo se deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, a pesar de esto, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad.

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Para los casos de comparación de marcas semejantes, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del examinador tendiente a determinar, en definitiva, si el parecido o las semejanzas aducidas entre los signos confrontados - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En relación con tales reglas este Tribunal ha distinguido: “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. 3 Sobre este tópico puede consultarse la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA del 17-VIII-98.

Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. GACETA OFICIAL “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”)”. 4 4.3.

De la notoriedad de la marca y de su prueba. (Artículos 83, literal d) y 84 de la Decisión 344). Las reglas contenidas en el artículo 83, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica.

La notoriedad es un “status”, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26-XI-99. Proceso 48-IP-99. Marca PIEDEMONTE (mixta). En G.O.A.C. Nº 528 de 6-I2000. 09/05/2001 22.24 serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.. La carga de la prueba corresponde a quien alegue la notoriedad, pues con ello se pretende convencer al juzgador de que la marca reputada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.5 Corresponde, entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal d), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.

De la lectura que hace el Tribunal de la norma objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de “especialidad” y de “territorialidad” generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.6 4.4. Motivación de los actos administrativos relativos al registro de las marcas.

(Artículos 95 y 96 de la Decisión 344). Del texto de las normas contenidas en la Decisión 344 se desprende indubitablemente que los pronunciamientos de las autoridades nacionales competentes, por medio de los que se resuelvan situaciones atinentes a la solicitudes de registro de marcas, particularmente cuando 5 6 Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV98.

Proceso 23-IP-96. Marca VODKA BALALAIKA. Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentencia de 8-X-99. Dentro del Proceso 36-IP-99. Marca FRISKIES. Publicado en G.O.A.C. Nº 504 de 9-XI-99. Consúltese también sobre marca notoria los dicho por el Tribunal en la sentencia del 7 de julio de 1998.

Proceso 07-IP-97. Marca EBEL SPA. En G.O.A.C. Nº 412 de 26-II-99. GACETA OFICIAL ellas ponen fin a la actuación administrativa o hacen imposible su continuación sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos. La motivación de un acto administrativo consiste en la exposición ordenada de las razones que determinan a la Administración a decidir en el sentido en que se resuelve los solicitado en el acto de que se trate.

Comporta la expresión de las circunstancias de hecho y de derecho que han incidido para que la decisión adoptada haya tenido el carácter o el sentido que tiene. La falta de motivación, la motivación errónea o la falsedad en los motivos expresados implican, no sólo un vicio de forma, sino también, como lo reconocen todos los ordenamientos jurídicos inspirados en el Estado de Derecho, una causal de nulidad del acto administrativo que las presente.

La normativa comunitaria aplicable contempla que, admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo respectivo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca, “lo cual se notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 09/05/2001 De lo anterior, y especialmente de lo destacado en negrilla, se desprende que es exigencia inexcusable, taxativamente exigida por la norma comunitaria andina que los pronunciamientos que deciden las actuaciones originadas en una solicitud de registro de marca, deben estar contenidos en actos administrativos debidamente motivados.7 4.5.

Imprescriptibilidad de la acción de nulidad. (artículo 113 de la Decisión 344). La norma comunitaria andina sobre propiedad industrial establece la posibilidad de que, de oficio o a petición de parte interesada, se pueda obtener la nulidad del registro de una marca. Claramente la norma comentada (artículo 113 ibidem) determina que el medio para que se produzca la decretación de la nulidad es una acción judicial de anulación del acto que concedió el registro, acción que debe adelantarse por ante la autoridad nacional competente y respecto de la cual, en aplicación de las características que ostentan en la mayoría de los ordenamientos jurídicos estas acciones de nulidad, no se ha señalado término de caducidad o prescripción. En efecto, clara es la parte final de la norma comentada cuando dispone que “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”, lo cual equivale a decir que son acciones imprescriptibles y por lo tanto el derecho para su interposición no caduca.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: De no haber surgido observaciones provenientes de terceros, el artículo 96 ibídem dispone que vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca, agregando perentoriamente que “este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. 23.24 7 Un signo puede registrarse como marca cuando reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación Sobre la motivación de los actos administrativos relativos al registro de marcas pueden consultarse, entre muchas, la sentencia dictada el 30-X-1998, caso 35IP-98.

Marca “GLEN SIMON”. Publicada en la G.O.A.C. Nº 422 de 30-III-99 y la sentencia de 7-V-99, dictada dentro del Proceso 1-IP-99. Marca “TRIGARD” Publicada en G.O.A.C. Nº 461 de 22-VII-99. GACETA OFICIAL gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia y teniendo presente tanto la protección del consumidor como la garantía de los derechos de los productores o comerciantes.

Tercero. La protección legal comunitaria a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no confiere el registro de las marcas comunes; empero las circunstancias que han dado lugar a la presencia de la notoriedad deben ser probadas. La protección especial que confiere la marca notoria es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro.

Cuarto: El pronunciamiento que emita la Oficina Nacional Competente en relación con la aceptación o el rechazo de las observaciones o con el registro o denegación de una solicitud de marca deberá plasmarse siempre en resolución debidamente motivada. 09/05/2001 Quinto: 24.24 La acción de nulidad que se ejerza para lograr la anulación de un registro de marca no está sometido en la legislación comunitaria andina a caducidad, por lo que puede ser intentada en cualquier tiempo por la parte interesada.

La Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 3750-97-MP, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al juez consultante mediante copia certificada.

Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú