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PROCESO 15-IP-2001CAN · Preliminary interpretations2001-05-09

SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DE LOS ARTÍCULOS 81; 82, LITERALES A) Y H), Y 83, LITERALES A) Y D), DE LA DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA, FORMULADA POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CON SEDE EN QUITO, REPÚBLICA DEL ECUADOR, E INTERPRETACIÓN DE OFICIO DE LOS ARTÍCULOS 84, 95 (ÚLTIMO INCISO), 96 (ÚLTIMO INCISO) Y 113 (ÚLTIMO INCISO) DE LA MISMA DECISIÓN. EXPEDIENTE INTERNO N° 3750-97-MP. MARCA: "KRIKIS".

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PROCESO 15-IP-2001 Solicitud de interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literales a) y h) y 83, literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 84, 95 (último inciso), 96 (último inciso) y 113 (último inciso) de la misma Decisión. Expediente Interno N° 3750-97-MP.

Marca: “KRIKIS”. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito República del Ecuador, organismo que por intermedio de su Presidente, doctor Ernesto Muñoz Borrero, la formula dentro del Expediente Interno N° 3750-97-MP, a cuyos efectos remitió a este Tribunal Comunitario el oficio No. 088-TDCA-2S del 9 de febrero del año en curso.

VISTOS: Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por los contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, habiendo sido, por esta razón, admitida a trámite mediante auto proferido el 7 de marzo del año 2001. 1.

ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado, o del expediente remitido se deducen, los siguientes: 1.1. Las Partes. Es demandante la sociedad KELLOGG COMPANY quien comparece por medio de su apoderado, el Estudio Jurídico de la Propiedad Intelectual Julio C. Guerrero B. S.A.. Son demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministro de Comercio Exterior Industrialización y Pesca y el Procurador General del Estado.

Actúa como coadyuvante de la parte demandada el señor Bayardo Dávila Sánchez quien es beneficiario del registro de la marca KRIKIS, cuya legalidad se impugna por parte de la sociedad actora. 1.2. Objeto de la demanda. Se pretende la nulidad de la Resolución No. 0957773, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador el 2 de enero de 1997, por medio de la cual se rechazó la observación formulada por la actora con fundamento en su marca previamente registrada KRISPIS, y se otorgó registro a la marca solicitada objeto de mención anteriormente. 1.3.

Hechos y fundamentos de la demanda. Pide la actora que el Tribunal Contencioso Administrativo declare mediante sentencia la ilegalidad del acto administrativo citado, en cuanto por él, ilegalmente se rechazó la observación presentada por KELLOGG COMPANY, titular de la marca KRISPIS (clase internacional Nº 30) y se aceptó el registro de la marca KRIKIS (clase internacional Nº 32) concedida a favor de Bayardo Dávila Sánchez, la cual, afirma, es similarmente confundible con aquélla.

La demanda se funda en que la marca KRISPIS es notoria y famosa en el mercado y que con respecto a la marca KRIKIS presenta similitudes en los campos gráfico-visual y fonético-auditivo lo que produce confusión. Además de que la marca KRIKIS no es registrable por las circunstancias anotadas se alega por la parte actora que el acto administrativo que ordenó su registro no está motivado. 1.4.

Contestación de la demanda. El Director Nacional de Propiedad Industrial no contestó la demanda. Lo hicieron, en cambio, el Procurador General del Estado y el Ministro de Comercio Exterior quienes presentan excepciones negando los fundamentos de la demanda y solicitando la interpretación prejudicial. El beneficiario del registro afirma que la demanda es improcedente por que existen diferencias sustanciales entre las dos marcas, las que por demás, distinguen productos muy diferentes.

Alega igualmente la excepción de prescripción de la acción propuesta.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. La presente Interpretación Prejudicial abarcará los artículos 81; 82, literales a) y h) y 83, literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requeridos en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito y, de oficio, por considerarlos pertinentes a objeto de resolver el litigio planteado, los artículos 84, 95 (último inciso), 96 (último inciso) y 113 (último inciso) de la misma Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: 3.1.

Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 3.2.

Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate” 3.3.

Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 3.4. Artículo 84. “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. 3.5. Artículo 95. "Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga vales sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual se notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 3.6. Artículo 96. “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. 3.7. Artículo 113. “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: ( ) “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”. 4.

CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará principalmente los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de las marcas y los impedimentos para su registro; la notoriedad de la marca y la prueba de la notoriedad, así como, la necesidad de motivación de los actos que definen las solicitudes sobre registro de marcas y la imprescriptibilidad de las acciones de nulidad relativas a marcas. 4.1.

Requisitos y condiciones para el registro de un signo como marca. (Artículo 81. Decisión 344). Es abundante la jurisprudencia del Tribunal Comunitario Andino, en relación con la indispensabilidad de los requisitos que debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca, los cuales, taxativamente señalados por el artículo 81 de la Decisión 344 como el de distintividad, el de perceptibilidad y el de susceptibilidad de representación gráfica, deben ser cumplidos concurrentemente por un signo que pretenda merecer dicho registro.

La perceptibilidad, implica la aptitud para que el signo sea aprehendido o captado por los sentidos; la marca necesariamente tiene que ser apreciada por el público consumidor, ya que ella es en principio una concepción inmaterial del empresario, que debe quedar plasmada en algo tangible a fin de que pueda ser reconocida por el público consumidor, al punto de que si dicho signo no puede ser apreciado por los sentidos, es decir si es imperceptible, no puede registrarse como marca, precisamente por la imposibilidad física o material de que el consumidor pueda apreciarlo, compararlo, examinarlo o diferenciarlo de otros signos. A este respecto ha dicho el Tribunal: “La perceptibilidad es consecuencia lógica de la expresión material que el titular de la marca debe impregnar en los productos o en sus envases, para que el consumidor adquiera la capacidad de receptarlos y de solicitarlos.

“La marca es un bien inmaterial que requiere, para que cumpla sus fines, de una identidad material y lograr de este modo su función identificadora”.[1] Otro de los requisitos esenciales determinado por la norma comunitaria que se interpreta exige que el signo sea distintivo. Si la función primordial de la marca es distinguir un producto o servicio de otro u otros, es indudable que la calidad de distintivo que pueda ostentar el signo en cuestión, resulta indispensable a tal propósito.

Si un signo carece de la capacidad de diferenciar el bien que designa de otro o de otros, no podrá cumplir la función de la marca en los términos señalados y en consecuencia tendrá un impedimento fundamental para su registro. La norma que se interpreta menciona entre los tres requisitos que debe reunir un signo para su registro como marca, el de la susceptibilidad de representación gráfica; concepto este que se refiere a la capacidad que debe tener el signo de ser traducido mediante descripciones literarias o expresiones que permitan su publicación. Ello contribuye al mejor conocimiento de las características, dimensiones, forma, color y contenido del signo, y facilita que los interesados puedan apreciarlo para establecer la existencia o no de semejanzas con otros ya registrados o de los cuales se haya solicitado su registro prioritariamente a objeto de que, si llegare a ser necesario, procedan a impugnarlo mediante la formulación de observaciones o la petición de cancelación o anulación del registro, según el caso, de conformidad con las facultades y procedimientos establecidos en la norma comunitaria.

Esta condición, en resumen, es la que determina que sobre el signo se pueda realizar una descripción que permita formarse idea concreta acerca del mismo, utilizando palabras, figuras o signos. Se dice, por ello, que esta condición hace relación a la materialización del signo.[2] Dicho lo anterior es necesario concluir que un signo sólo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 ibídem.

Empero, para que ello ocurra es necesario que el signo solicitado para registro no se encuentre incurso en alguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Por ello, en el presente caso, el juez nacional ecuatoriano consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo “KRIKIS”, cuyo registro se impugna por la sociedad actora, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81, luego de haber dilucidado si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en los literales a) y h) del artículo 82 y a) y d) del artículo 83, de la Decisión 344, que son, precisamente, los indicados en la consulta como relacionados con el acto administrativo demandado. 4.2.

Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. (Artículos 82, literales a) y h) y 83, literal a) de la Decisión 344). En orden a lo establecido en el punto anterior, para determinar la existencia del riesgo de confusión, el Juez Nacional deberá realizar un cuidadoso examen comparativo de las marcas en conflicto, destinado principalmente a determinar si entre ellas hay semejanzas que pudieran llegar a generar confusión entre los consumidores de los productos que pretenden distinguir.

Como se dijo antes, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; razón esta por la cual si dos o más personas pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios, lo que equivale a privarlos de la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia de los mismos.

La legislación andina ha determinado, por ello, que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a)). Por la misma razón ha establecido que no podrán registrarse como marcas los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo 81, y particularmente, que no sean suficientemente distintivos, o que, en fin, “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate” (artículo 82, literal h)).

Al practicarse el análisis entre dos signos, con el fin de dilucidar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión, deberá tomarse en consideración por el examinador el tipo o clase de marcas a cotejar (denominativas, gráficas, mixtas, etc.); el grado de similitud que exista entre ellas (identidad o simple semejanza); la clase de productos que se distinguen o se pretende distinguir; el carácter de marca notoria o de marca común; el público destinatario de los bienes o servicios; y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible Por lo general, cuando la comparación se surte entre marcas idénticas, el análisis se facilita hasta el punto de que sólo se deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, a pesar de esto, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad.

Para los casos de comparación de marcas semejantes, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del examinador tendiente a determinar, en definitiva, si el parecido o las semejanzas aducidas entre los signos confrontados pueden o no generar error entre el público consumidor.[3] El Tribunal, con miras a desarrollar elementos pedagógicos que permitan una mayor objetividad en la comparación de los signos ha recogido en su jurisprudencia los aportes doctrinarios que al efecto se han realizado y es así como ha dicho al respecto lo siguiente: “Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En relación con tales reglas este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”)”.[4] 4.3.

De la notoriedad de la marca y de su prueba. (Artículos 83, literal d) y 84 de la Decisión 344). Las reglas contenidas en el artículo 83, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica.

La notoriedad es un "status", un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc..

La carga de la prueba corresponde a quien alegue la notoriedad, pues con ello se pretende convencer al juzgador de que la marca reputada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.[5] Corresponde, entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal d), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.

De la lectura que hace el Tribunal de la norma objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de "especialidad" y de "territorialidad" generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.[6] 4.4. Motivación de los actos administrativos relativos al registro de las marcas.

(Artículos 95 y 96 de la Decisión 344). Del texto de las normas contenidas en la Decisión 344 se desprende indubitablemente que los pronunciamientos de las autoridades nacionales competentes, por medio de los que se resuelvan situaciones atinentes a la solicitudes de registro de marcas, particularmente cuando ellas ponen fin a la actuación administrativa o hacen imposible su continuación sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

La motivación de un acto administrativo consiste en la exposición ordenada de las razones que determinan a la Administración a decidir en el sentido en que se resuelve los solicitado en el acto de que se trate. Comporta la expresión de las circunstancias de hecho y de derecho que han incidido para que la decisión adoptada haya tenido el carácter o el sentido que tiene.

La falta de motivación, la motivación errónea o la falsedad en los motivos expresados implican, no sólo un vicio de forma, sino también, como lo reconocen todos los ordenamientos jurídicos inspirados en el Estado de Derecho, una causal de nulidad del acto administrativo que las presente. La normativa comunitaria aplicable contempla que, admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo respectivo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca, “lo cual se notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” De no haber surgido observaciones provenientes de terceros, el artículo 96 ibídem dispone que vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca, agregando perentoriamente que “este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.

De lo anterior, y especialmente de lo destacado en negrilla, se desprende que es exigencia inexcusable, taxativamente exigida por la norma comunitaria andina que los pronunciamientos que deciden las actuaciones originadas en una solicitud de registro de marca, deben estar contenidos en actos administrativos debidamente motivados.[7] 4.5. Imprescriptibilidad de la acción de nulidad.

(artículo 113 de la Decisión 344). La norma comunitaria andina sobre propiedad industrial establece la posibilidad de que, de oficio o a petición de parte interesada, se pueda obtener la nulidad del registro de una marca. Claramente la norma comentada (artículo 113 ibidem) determina que el medio para que se produzca la decretación de la nulidad es una acción judicial de anulación del acto que concedió el registro, acción que debe adelantarse por ante la autoridad nacional competente y respecto de la cual, en aplicación de las características que ostentan en la mayoría de los ordenamientos jurídicos estas acciones de nulidad, no se ha señalado término de caducidad o prescripción. En efecto, clara es la parte final de la norma comentada cuando dispone que “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”, lo cual equivale a decir que son acciones imprescriptibles y por lo tanto el derecho para su interposición no caduca.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca cuando reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia y teniendo presente tanto la protección del consumidor como la garantía de los derechos de los productores o comerciantes.

Tercero. La protección legal comunitaria a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no confiere el registro de las marcas comunes; empero las circunstancias que han dado lugar a la presencia de la notoriedad deben ser probadas. La protección especial que confiere la marca notoria es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro.

Cuarto: El pronunciamiento que emita la Oficina Nacional Competente en relación con la aceptación o el rechazo de las observaciones o con el registro o denegación de una solicitud de marca deberá plasmarse siempre en resolución debidamente motivada. Quinto: La acción de nulidad que se ejerza para lograr la anulación de un registro de marca no está sometido en la legislación comunitaria andina a caducidad, por lo que puede ser intentada en cualquier tiempo por la parte interesada.

La Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 3750-97-MP, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al juez consultante mediante copia certificada.

Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 20-III-98. Proceso 13-IP-98. Marca “El Rosal”. En G.O.A.C. Nº 338 de 11-V-98. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 27-IP-95. En “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. Tomo V. Pág.: 90. [3] Sobre este tópico puede consultarse la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA del 17-VIII-98.

Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26-XI-99. Proceso 48-IP-99. Marca PIEDEMONTE (mixta). En G.O.A.C. Nº 528 de 6-I- 2000. [5] Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV-98. Proceso 23-IP- 96. Marca VODKA BALALAIKA. Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. [6] En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentencia de 8-X-99.

Dentro del Proceso 36-IP-99. Marca FRISKIES. Publicado en G.O.A.C. Nº 504 de 9-XI-99. Consúltese también sobre marca notoria los dicho por el Tribunal en la sentencia del 7 de julio de 1998. Proceso 07-IP-97. Marca EBEL SPA. En G.O.A.C. Nº 412 de 26-II-99. [7] Sobre la motivación de los actos administrativos relativos al registro de marcas pueden consultarse, entre muchas, la sentencia dictada el 30-X-1998, caso 35-IP-98.

Marca “GLEN SIMON”. Publicada en la G.O.A.C. Nº 422 de 30-III-99 y la sentencia de 7-V-99, dictada dentro del Proceso 1-IP-99. Marca “TRIGARD” Publicada en G.O.A.C. Nº 461 de 22-VII-99.