INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 104-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 párrafo a), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del proceso interno No. 5848, relativo a la registrabilidad de la denominación “MAR.CO mixta”.

Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 18 de abril de 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; ello conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal.

Que la solicitud de interpretación prejudicial arriba referida, se ajusta plenamente a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 61 del respectivo Estatuto. Que los hechos, argumentos y pretensiones de las partes, relevantes para proceder a la presente interpretación, son los siguientes: a) Hechos La sociedad Productora Tabacalera Colombiana S.A., ahora actora, solicitó el 04 de febrero de 1994 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el registro de la denominación “MAR.CO mixta” destinada a distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional No. 34 (tabaco; artículos para fumadores; cerillas);

Dentro del término legal, la sociedad Philip Morris Inc., presentó observaciones al registro de la referida denominación, con fundamento en el registro de sus marcas “MARLBORO”, “MARLBORO LIGHTS” y en las solicitudes de registro “MARLBORO y diseño” y “DISEÑO DE TECHO”; Por su parte, el Jefe de la División de Signos Distintivos, al pronunciarse respecto de la registrabilidad de la denominación solicitada, mediante resolución No. 09322 del 26 de marzo de 1996, declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de “MAR.CO mixta”.

Contra dicha resolución, la sociedad Philip Morris Inc. interpuso recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación; Finalmente, la División de Signos Distintivos al resolver el recurso de reposición, expidió la resolución No. 12663 del 21 de mayo de 1997, a través de la cual confirmó, en todas sus partes, la impugnada 9322. Por su parte, el Superintendente de Industria y Comercio, al pronunciarse sobre el recurso de apelación, mediante resolución No. 8437 del 05 de mayo de 1999, revocó la 9322 y negó el registro de la marca “MAR.CO mixta”. b) Fundamento de la demanda La sociedad actora esgrime los siguientes argumentos —según el resumen contenido en la consulta, complementado con lo que aparece en el texto de la demanda— respecto de la normativa comunitaria que en su criterio es violada con la expedición del acto ahora impugnado: Del análisis del elemento denominativo de las marcas confrontadas, resulta “evidente que entre las palabras MAR.CO y MARLBORO y MARLBORO LIGHTS no existen semejanzas que puedan inducir al público consumidor a error, como erróneamente lo manifiesta la Superintendencia de Industria y Comercio al afirmar que la reproducción de las tres primeras letras en ambas marcas (MAR) pueden llevar al público ‘a pensar que se trata del mismo signo’.

El hecho de la reproducción de la primera sílaba de la marca MARLBORO en la marca MAR.CO no puede significar una confusión métrica, ni gramática, ni aún auditiva, pues aquella marca se compone de tres sílabas con acentuación grave, y ésta de dos combinaciones de letras separadas por un punto, MAR y CO, que en suma no tienen relación alguna con la marca MARLBORO, pues la comparación debe ser integral, sin mutilaciones sino tal como se presentan los signos frente al consumidor.

Además, téngase en cuenta que la sílaba tónica en ambas marcas es diferente, lo que redunda en la distinción entre MAR.CO y MARLBORO”. Por otra parte, en el análisis que se hace del elemento puramente gráfico de las marcas confrontadas, se debe tomar en cuenta “que el conjunto de cada figura no lleva consigo a la confundibilidad en el consumidor”, por cuanto, “la comparación debe abordarse en la marca MAR.CO sobre el dibujo de forma circular en el que se encuentra la letra ‘M’ y los laureles y la figura de fondo, y en la marca MARLBORO sobre la figura de los caballos con el escudo entre ellos y la figura de fondo; análisis que necesariamente no arroja ninguna similitud entre ambos signos”.

En efecto, en el presente caso, la ausencia de identidades o semejanzas ”es evidente a todas luces”, y la Superintendencia de Industria y Comercio “al pretender comparar la etiqueta de la marca MAR.CO de manera invertida con la marca MARLBORO, aduciendo que tal ‘inversión’ era la única variable de distintividad entre los signos” violó las reglas establecidas para el análisis comparativo de marcas.

Esta aparente confundibilidad, expresa la actora, “sirvió de sustento para aplicar el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, aplicación que resulta igualmente antitécnica e ilegal”. c) Fundamento de la contestación La Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, argumentando que de los documentos obrantes en el expediente N° 94-3678, relativo a la solicitud de registro de la marca ‘MAR.CO’, se concluye en forma clara y precisa que ella, como oficina nacional competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa del administrado.

Añade que una vez efectuado el examen comparativo de las marcas “MAR.CO mixta”, y “MARBLBORO” y “MARLBORO LIGHTS” registradas, se concluye en forma evidente que, entre ellas existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas capaces de inducir al público consumidor a error, confusión que se desprende del hecho de que en aquellas juega un papel preponderante el elemento gráfico dentro del conjunto marcario debido a la disposición de los elementos que los constituyen.

Es así que, luego de analizado el elemento gráfico de la denominación solicitada en registro, se concluye que ésta reproduce el diseño de las marcas registradas, lo que conllevaría a la denominada confusión directa o indirecta al público consumidor. d) Finalmente, este Tribunal se permite resumir también los siguientes argumentos presentados ante el juez consultante por la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., coadyuvante de la demandada: Resulta evidente que entre las marcas confrontadas “existe una gran similitud entre sus trazos y delineaciones, e igualmente en la disposición de sus elementos que producen en su conjunto imágenes semejantes, llevando al público consumidor a error o confusión sobre el origen o precedencia de los productos”.

En ese sentido, el elemento predominante en las marcas confrontadas es el gráfico, por tanto, es a partir de él que debe ponerse énfasis en el análisis. Además, el hecho de que el solicitante de la marca “MAR.CO mixta” haya invertido en su marca el diseño de la marca “MARLBORO” demuestra su “intención de reproducir una marca previamente registrada y ampliamente conocida entre los consumidores”.

Asi mismo expresa que el diseño solicitado reproduce parcialmente en forma idéntica el pentagonal de sus marcas, en razón de que el pentágono aparece en la parte inferior de dicho diseño, lo que no lo excusa de estar imitando la marca previamente registrada. Además, las dos marcas usan los mismos colores, rojo y blanco, por lo que si se coloca una cajetilla seguida de la otra, sería indudable la creación de posibilidades de confusión. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A: Que de las normas solicitadas en interpretación, no resulta del caso proceder a la de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, por cuanto —tal como ya lo ha sentado en pacífica y reiterada jurisprudencia— éstos constituyen compromisos que, por ser de carácter nacional y general, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.

(Al respecto, véase, entre otras, la sentencia de interpretación prejudicial No. 19-IP-96 del 18 de junio de 1998, emitida en el caso de la marca "MARGARINA PREDILECTA etiqueta"). En consecuencia, el texto de la norma a interpretar es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“( )”. Con vista de los puntos en definitiva controvertidos en el proceso interno, considera este Tribunal que los temas cuya interpretación al respecto suscita la norma a interpretar, son: El riesgo de confusión Entre las prohibiciones básicas al registro de una marca está la del riesgo de confusión de la denominación solicitada, con otra anteriormente registrada o también solicitada.

Tal prohibición contenida en el ordenamiento comunitario andino aplicable al presente caso —y conforme al cual el juez consultante debe agotar su decisión jurisdiccional, por ser aquel el vigente al momento de expedirse la resolución impugnada— se encontraba contenida en el párrafo a) del artículo 82 de la Decisión 344, siendo dicha prohibición la que sirvió de fundamento a la Administración demandada para emitir la resolución No. 08437, ahora impugnada.

Se considera en efecto en dicha resolución, que el primer punto a analizar es el de la aplicabilidad de la causal de irregistrabilidad contenida en el párrafo a) del artículo 83, y al respecto concluye, “que en las marcas en confrontación Mar.co (mixta) solicitada y Marlboro y Marlboro Lights (mixtas) registradas, existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas, capaces de inducir a error al consumidor, puesto que en ambos signos juega un papel preponderante el elemento gráfico, debido precisamente a la disposición de los elementos que los constituyen; la marca solicitada en efecto está reproduciendo el diseño de las marcas registradas, y la única variación es que la presentación de la etiqueta es invertida, sin que ello sea suficiente para dar al conjunto marcario solicitado la suficiente distintividad”.

Con vista de todo lo anterior, corresponderá al juez nacional consultante determinar —conforme a las reglas y criterios, tanto jurisprudenciales como doctrinarios desarrollados para determinar el riesgo de confusión— si la resolución impugnada se ajustó a Derecho. Pasa de seguidas el Tribunal a exponer y desarrollar tales reglas y criterios, con base en los hechos y el Derecho que se desprenden del expediente remitido por el juez consultante.

En efecto, la determinación de si existe o no riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, constituye —en opinión de FERNÁNDEZ-NOVOA— “una tarea jurídica sumamente compleja y sutil”. Al momento de decidir el examinador —juez consultante en el caso— sobre si las marcas confrontadas son confundibles, “ha de tenerse en cuenta múltiples factores, los cuales son difícilmente reducibles a reglas generales y precisas”, por lo que corresponde en cada caso identificar los “más importantes que deben ser valorados a fin de decidir si existe riesgo de confusión entre marcas”.

(FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS, Edit. Montecorvo, S.A., Madrid-España, 1984, p.197 y 198). En el caso de autos, los factores a tomar en cuenta al momento de realizar el análisis comparativo de las marcas confrontadas a los fines de concluir en si existe o no el denominado riesgo de confusión, tienen que ver con los siguientes puntos: Las marcas confrontadas Cuya naturaleza, observa el Tribunal Andino, corresponde a las denominadas marcas mixtas, compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

En este tipo de marcas hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo dentro del conjunto marcario prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante, y es así como lo considera la Administración en la resolución ahora impugnada. A fin de llegar a tal determinación —lo afirma el profesor FERNÁNDEZ-NOVOA— “en el análisis de las marcas hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que la marca suscita en el consumidor ”; esforzándose por tanto el examinador, por encontrar esa dimensión, es decir, “la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

(Ob. Cit., p. 237 a 239. Criterios, por lo demás, recogidos, entre otras, en la sentencia de interpretación prejudicial dictada por este Tribunal Andino en el caso 31- IP-2000 del 01 de setiembre del año 2000, correspondiente a la marca “AMERICAN BRANDS mixta”). A partir de tal determinación se puede proceder a comparar la marca cuyo registro fue negado, “MAR.CO mixta”, con las marcas registradas o previamente solicitadas en registro.

Si éstas, a su vez, son también mixtas, habrá que determinar asimismo su dimensión característica, para que en una segunda fase del análisis marcario, en la que el examinador pasa a confrontar las marcas contrapuestas, determinar si existe en definitiva el denominado riesgo de confusión. Por su parte —observa el Tribunal—, en el caso de autos esa dimensión característica de la marca parece encontrarse en el elemento denominativo de la misma, situación que en definitiva corresponde determinar al consultante, juez nacional.

Partiendo de tal situación, el examen comparativo que efectúe el examinador —administración o juez consultante— deberá concluir necesariamente en cuál de los elementos que conforman las marcas confrontadas, gráfico o denominativo, es el más característico, en razón de que el público consumidor puede solicitar el producto o servicio identificado por las marcas también a través del nombre que evoca el elemento figurativo de las marcas; en la hipótesis de que el elemento gráfico sea el predominante, habrá que determinar además la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y —sobre todo— la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas”.

(FERNÁNDEZ-NOVOA, ob. Cit., p. 240). En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo. (Ver así mismo, FERNÁNDEZ-NOVOA, ob. Cit.) Por otra parte, en el examen que se realice, el examinador —ya en una segunda fase— tendrá que tomar en cuenta los siguientes criterios en la comparación marcaria: 1.

Las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las marcas confrontadas, sin descomponer, menos aún alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes” (FERNADEZ-NOVOA, ob.

Cit., p. 215). Sin embargo, ese análisis en conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas. 2. En las marcas compuestas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que, como se dijo, habrá de determinarse cuál de los elementos que la conforman, denominativo o gráfico, es el característico.

Una vez identificado por parte del examinador el elemento predominante, es decir, el utilizado por un consumidor para solicitar el producto identificado con la marca, necesariamente deberá también proceder a 3. La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en la comparación el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas”.

Finalmente, los criterios que por lo general se emplean en este análisis son: * El referido al relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas, y, dentro de este primer punto el examinador deberá apreciar la posición de la sílaba tónica, así como la posible confundibilidad que se desprenda entre ellas; y, asimismo, apreciar la igualdad o similitud del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca. * Habrá de considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, dado que “la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas” dado que esa “sucesión asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

(FERNÁNDEZ-NOVOA, ob. Cit., p. 206). * Finalmente, al comparar las marcas ha de tomarse en cuenta además la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos suficiente para determinar la confusión la coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorga al resto del elemento denominativo de la marca la suficiente carga diferencial que le otorgue la distintividad suficiente para ser registrada.

Los anteriores criterios han sido expuestos en la sentencia de interpretación prejudicial 09-IP-94 del 24 de marzo de 1995, correspondiente al caso “DIDA”, publicada en la G.O.A.C. No. 180 del 10 de mayo de 1995 y en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, 1994-95, p. 94 a 95. Y, recientemente, en la sentencia 56-IP-2000 del 06 de setiembre del año 2000, correspondiente a la marca “EFFER”.

De todo lo expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N C L U Y E: 1º El señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional, en modo alguno limita la competencia del juez comunitario para proceder a interpretar sólo aquellas que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante aquél; ello con base en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal. 2º Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. 3º En el análisis que de las marcas mixtas se realice necesariamente habrá que determinarse cuál de los elementos que conforman el conjunto marcario, denominativo o gráfico, es el predominante, dado que es a través del cual como el público consumidor podrá identificar y solicitar la marca, y además que es el elemento determinante de la existencia o no del riesgo de confusión. 4º Identificada la dimensión característica de la marca analizada, corresponde confrontarla con las que sirven de fundamento para la negativa de registro.

En esta segunda fase del análisis marcario, habrá que concluir si existe o no el denominado riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, ello partiendo de un análisis en conjunto de las marcas, sin mutilación o alteración alguna de éstas. El juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esta sentencia, con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Notifíquesele mediante copia certificada y sellada del mismo, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO