INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 95-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: SOCIEDAD ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: “FIT’N FRESH”.

(Proceso interno correspondiente al expediente No. 6154). Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 18 de abril de 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Dra. Olga Inés Navarrete Barrero ha requerido la interpretación prejudicial de la norma arriba identificada;

Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno;

Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra ajustada a las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto; y, Que la petición se formula en el proceso por el cual la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. demanda ante la alta jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las resoluciones Nos. 09709 del 31 de mayo de 1999 y 16847 del 25 de agosto de 1999, ambas proferidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y de la No. 24913 del 25 de noviembre de 1999, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En razón de lo anterior, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno. a) Los primeros, conforme a la reseña realizada por el juez consultante, son los siguientes: La SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “FIT’N FRESH”, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles).

El extracto de dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 471 del 28 de enero de 1999; Posteriormente, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., hoy actora en el proceso contencioso administrativo interno, formuló observación al registro del referido signo, con fundamento en su marca “FINESSE”, registrada con anterioridad para identificar también productos comprendidos en la clase No. 29.

La División de Signos Distintivos, mediante resolución No. 9709 del 31 de mayo del 1999, declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de la marca “FIT’N FRESH”. Contra dicha resolución la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, siendo resueltos, el primero de ellos, a través de la resolución No. 16847 del 25 de agosto de 1999, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y, el segundo, mediante la No. 24913 del 25 de noviembre de 1999, ambas resoluciones confirmatorias de la primeramente impugnada. b) En cuanto a los fundamentos de la demanda, la parte actora, sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., expresa, según resumen contenido en la consulta y de lo que se desprende del texto de la demanda, que con la expedición del acto ahora impugnado, la Administración violó el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 en razón de lo siguiente: Al ser titular en Colombia de la marca FINESSE, registrada bajo el número 121.366, vigente hasta el 25 de agosto de 2002, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta indiscutible que la denominación solicitada FIT’N FRESH es confundible con la marca previamente registrada FINESSE.

La presencia de letras comunes (F-I-N-E-S) y su semejante composición ortográfica (FI-N- ESH), hacen que al primer golpe de vista despierten una misma impresión de conjunto, que no permitiría que el consumidor medio de los productos fácilmente las distinga, particularmente, si se tiene en cuenta que en la selección de los productos amparados, por ser de consumo masivo, no se presta un alto grado de atención. Las marcas cotejadas, por razón de sus aspectos fonéticos, son igualmente confundibles.

La marca solicitada se pronuncia fitfresh y la registrada fines, recayendo su acentuación en la segunda sílaba (fresh- nes), que presenta una acentuada semejanza de pronunciación, en virtud del mismo sonido vocálico y la letra S. Es indudable, entonces, que de coexistir en el mercado las marcas en pugna, se induciría al público a error respecto del origen empresarial de los productos que distinguen, en detrimento del titular de la marca registrada. c) Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera necesario referirse también a la contestación de la demanda, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, por considerar que del examen sucesivo y comparativo de las marcas FIT’N FRESH y FINESSE, se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes y que no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético, y, por lo tanto, de coexistir en el mercado, no conducirían a error al público consumidor.

En consecuencia, expresa, la marca FIT’N FRESH es registrable en la clase 29 conforme a lo dispuesto en la Decisión 344, con fundamento en los actos administrativos acusados, los que, al referirse a la expresión FIT’N FRESH, indican que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues es suficientemente distintiva, lo que no puede conllevar a confusión al público consumidor.

De los documentos obrantes en el expediente 98.66449, contentivo de la actuación administrativa correspondiente al presente caso, la Administración ahora demandada concluye en que “las resoluciones acusadas,, no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas como lo aduce la parte demandante”.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A: I. NORMA QUE VA A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN El texto de la señalada por el consultante a tal fin es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mimos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“( )”. Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno, considera el Tribunal Andino que los temas pertinentes a tratar en el presente caso son los siguientes: II. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA Ante el juez nacional consultante se ha planteado la nulidad de las resoluciones Nos. 09709, que declaró sin lugar la observación interpuesta por la ahora actora y concedió el registro de la marca “FIT’N FRESH”, 16847 y 24913 confirmatorias del criterio de la Administración. En ellas se expresó que tal denominación no era confundible con la marca previamente registrada “FINESSE” y que por tanto, ambos signos, podían subsistir en el mercado.

En consecuencia, resulta pertinente tratar el tema de la confundibilidad, la cual, según el profesor MASSAGER “viene a ser un concepto jurídico indeterminado, en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética; a partir de los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.

(“Sección de Derecho de la Propiedad Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, No. 648, Valencia - España, 1998, y sentencia emitida en la interpretación prejudicial 43-IP-98, del 19 de marzo de 1999, marca “FAIRBANKS mixta”). En este sentido, ha dicho el Tribunal Andino, que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral de la Administración o, en su caso, del juzgador, decisión no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de cualquier arbitrariedad, y que ha de ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, formulados de consuno a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, el cual puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza.

De tal forma que, en este caso, es necesario diferenciar en principio los términos “semejanza” e “identidad”; ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes y otros diferenciadores lo que puede provocar la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, lo que se presupone es el encontrarse ante los mismos, sin diferencia alguna.

Al respecto, ver la sentencia de Interpretación Prejudicial emitida en el caso 02-IP-94, publicado en la G.O.A.C. No. 163 del 12 de septiembre de 1994. En los expresados términos, la prohibición a que se refiere el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 requiere que entre las marcas en conflicto se presente una confundibilidad que no permita su diferenciación, lo que evidentemente provoca el denominado riesgo de confusión y evita la clara distinción de las marcas.

Al existir dicho riesgo, es muy probable que éste conduzca a la irregistrabilidad de una marca que ha venido a producir confusión con otra ya registrada previamente para la misma especie de productos o servicios. Por lo señalado respecto a la confusión de las marcas, este Tribunal, en lo referente al caso concreto, considera que resulta también necesario para el juez consultante examinar: a) Marca denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

La marca es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competido y como tal cumple una función individualizadora. Entre los productos del mismo género o clasificación, la marca permite al empresario identificar como suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir e identificar el producto o servicio que conoce, busca o prefiere según la marca.

A su vez, este tipo de marcas denominativas se subdividen en, por un lado, marcas sugestivas —que tienen una connotación conceptual referente a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y, por el otro, las arbitrarias, que son las que no manifiestan conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que van a identificar.

Remitiéndonos al caso objeto de la presente providencia, parecería tener FIT’N FRESH, marca cuyo registro se concedió y ahora se discute, la naturaleza de arbitraria. (Véase sentencia producida con motivo del caso 09- IP-94, de fecha 24 de marzo de 1995, marca “DIDA”. Publicada en la G.O.A.C. Nº 180 del 10 de mayo de 1995, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, p. 90).

Observa asimismo el Tribunal que las marcas ahora confrontadas corresponden ambas a las denominativas, caso en el cual, en cuanto a su comparación y a los fines de determinar el riesgo de confundibilidad, deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de los elementos que la integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otra, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma, tal como textualmente lo han expresado las sentencias emitidas las interpretaciones prejudiciales 01-IP- 87 y 09-IP-96. b) Similitud ortográfica y fonética, al respecto corresponde también en el análisis que se haga, poner énfasis en lo relativo a la similitud gráfica y fonética, y al respecto, ha expresado el profesor Jorge OTAMENDI, que necesariamente deberá determinarse si la confusión se genera por similitudes visuales provocadas por semejanzas ortográficas o gráficas, ó por similitudes auditivas si las palabras tienen similar fonética.

Al respecto, la similitud ortográfica, se presenta por la semejanza de letras entre los signos a compararse, en los cuales la sucesión de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones iguales, pueden incentivar en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. De tal manera que es de suma importancia el recurrir a los siguientes criterios complementarios para la comparación de marcas, estableciendo necesariamente una escala descendente de valores para comparar la similitud ortográfica de las marcas denominativas: ( Se determinará la presencia en las marcas confrontadas de, vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden; de esta manera, podrá presumirse que los signos son semejantes ya que ese orden de distribución de las vocales en un signo, producen, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

( Así mismo, se debe seguir el criterio de la coincidencia de la sílaba tónica, tanto por ser idénticas o muy similares o porque ocupan la misma posición. ( Finalmente se debe ver la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones. Y, por lo que toca a la similitud fonética, ésta se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. De todos modos, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión, todo esto pensando en que las marcas denominativas se configuran por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética. c) Las reglas para realizar el cotejo marcario, creadas por la doctrina y reconocidas por la jurisprudencia de este Tribunal, se encuentran referidas a que: — La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, regla considerada de máxima importancia, por lo que el cotejo debe, necesariamente, realizarse en conjunto, sea cual fuere el tipo de marcas; — Estas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo la necesidad de un análisis simultáneo, ya que el consumidor identifica las marcas individualizadamente y no simultáneamente. — Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Al decir del profesor BREUER MORENO la similitud general entre dos marcas depende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. — Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados junto con las marcas confrontadas.

Todo lo cual se halla íntimamente ligado con lo que este Organismo considera de suma importancia para el presente caso, en lo que se refiere a evitar la disección o fraccionamiento de las marcas en conflicto, o pretender examinarlas en sus detalles ya que el consumidor, a quien están destinados estos productos, no procede de tal forma. De manera que, a criterio de este Tribunal, concordante con la doctrina y la jurisprudencia universales, el consumidor al que se debe tener en cuenta es al denominado “consumidor medio”, es decir, al “corriente”, al que se le atribuye un conocimiento y una capacidad de percepción igualmente corrientes.

Evidentemente, debe tomarse en cuenta la característica del bien o producto, en cuanto a si se trata de los destinados al consumo masivo o de los de consumo selectivo, distinción en la que influye de manera importante el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo consumidor. En consecuencia, la pertenencia de dos o más productos o servicios, cuyas marcas se encuentran en disputa, a una misma clase (en el presente caso, la 29), no resulta tan relevante a los fines de demostrar con certeza la similitud entre ellos, ya que el consumidor, como es sabido, jamás distingue entre clases sino entre productos.

Con base en todo lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1º La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes, o comercializados por una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la necesaria concurrencia de las otras características, perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretenda identificar tales productos o servicios, so pena de que éste resulte irregistrable. 2º Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio, y, respecto del usuario, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate en relación con el uso al cual han sido destinados.

Para alcanzar esta finalidad, se debe diferenciar claramente entre la similitud y la identidad de las marcas, ya que si bien en ambos casos la posibilidad de confusión existe, en la semejanza será menor el grado de la misma que en el caso de la identidad. 3º La confusión debe presentarse a simple vista, sin separar o aislar el conjunto de letras o sílabas que conforman el signo. La similitud se dará por un hecho visual, fonético o gráfico, por lo que con relación al caso en estudio, el examen fonético será el predominante, debiendo tener en cuenta que al existir otras letras que conforman el signo, será el criterio de cada persona a quien va dirigido el producto o servicio, el que en definitiva determine un concepto o idea distintos.

Por lo expuesto, se reitera que para este análisis es de suma importancia tener presente el todo, esto es la unidad y no las partes aisladas de cada signo. 4º La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia. Debiéndose tomar muy en cuenta el hecho de que, al colocarse en lugar del comprador presunto, es más que evidente que éste no procederá en ningún caso al fraccionamiento de la marca.

El juez nacional consultante que conozca del proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación en su sentencia, la cual ha sido realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada del mismo, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO