Año XIX - Número 913 Lima, 26 de marzo de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 98-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 13 literales c) y d), 21 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

Actor: la compañía HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN. Patente de Invención para el producto: “Procedimiento para la eliminación facilitada de medios operativos basados en emulsiones inversas aceite / agua”. Proceso Interno Nº 6766 Proceso 1-IP-2003.- Pág. 2 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: JESUS ALFONSO CASTILLO RUIZ. Marca: “GINOPASSCALLI (mixta)”. Proceso interno N° 6490 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 82 literales e) e i) ibidem, así como de la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión. Actor: STARMEDIA NETWORK, INC. Marca: “Latinmail” Proceso 11-IP-2003.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literal h), y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del literal e) del artículo 83 ibidem.

Actor: MARKS & SPENCER P.L.C. Proceso interno Nº 5321. Marca: M&S Proceso 105-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad INVERSIONES CASTRO PINZÓN HNOS. LTDA. Denominación: “LA CHISPA ROJA”. Expediente interno N° 6721 Proceso 4-IP-2003.- Proceso 3-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344; y, 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio de la disposición transitoria primera de la Decisión 486. Actor: BAVARIA S.A. Marca: “VITAFRUT”. Expediente interno N° 7384 Para nosotros la Patria es América 40 GACETA OFICIAL 26/03/2003 2.48 PROCESO Nº 98-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 13 literales c) y d), 21 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

Actor: la compañía HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN. Patente de Invención para el producto: “Procedimiento para la eliminación facilitada de medios operativos basados en emulsiones inversas aceite / agua”. Proceso Interno Nº 6766. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil tres. apoderado, solicita patente de invención para el invento “Procedimiento para la eliminación facilitada de medios operativos basados en emulsiones inversas aceite / agua”.

VISTOS: Sobre la base de la Convención de París, la demandante reivindicó la prioridad de la solicitud de patente alemana números 19664438403 de 30 de octubre de 1996 y 197337103 de 4 de agosto de 1977. La solicitud de interpretación prejudicial formulada mediante Oficio N° 1992 de 23 de agosto de 2002, por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, con motivo del Proceso Interno N° 6766, que fue recibida en este Tribunal el 27 de septiembre de 2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 20 de noviembre de 2002. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La parte actora es la compañía HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN. La parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 24 de octubre de 1997, la compañía HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN -demandante en el presente caso-, mediante Mediante Auto Nº 2690, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia puso en conocimiento de la demandante el primer examen de forma; solicitando se acompañara el Documento de Prioridad junto con la traducción pertinente.

El 27 de febrero de 1998 la demandante dio respuesta a las observaciones, modificando el título y acompañando un nuevo resumen. Añade además que (sic) “ se precisó que el campo de la invención era un procedimiento de alimentación y limpieza de algunos medios operativos líquidos bombeables y medios auxiliares en el ámbito de perforación del suelo y se declaró que no se trataba de un procedimiento para perforar pozos, como erradamente lo entendía el Examinador de Patentes; se convirtieron las medidas al Sistema Internacional de Unidades y se presentó la traducción al castellano de algunas palabras escritas en inglés y se informó al Examinador que si no se habían traducido todas las palabras que figuraban en inglés, era debido a que éstas palabras técnicas en inglés eran más comprensibles y familiares para un técnico en la materia que la versión española de las mismas”.

Mediante Resolución N° 04665 de 29 de febrero de 2000, la Superintendencia de Industria y Co- GACETA OFICIAL mercio de la República de Colombia ordenó archivar la solicitud de patente con el argumento de que sólo se modificaron las observaciones y porque aparecen algunas palabras en inglés sin su traducción al castellano y que las medidas no se ajustaron al Sistema Internacional de Medidas.

La demandante interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 04665. La Superintendencia resolvió el recurso de reposición por medio de la Resolución Nº 13842 de 30 junio de 2000, negando la petición del solicitante y confirmando la Resolución Nº 04665, declarándose agotada la vía administrativa. 2.2 Fundamentos de la demanda La Compañía HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN, mediante apoderado, pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 04665 y 13842, y que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio reestablecer su derecho, y “continuar el trámite de la citada solicitud de patente hasta que se decida sobre la concesión o negación de la misma como resultado del estudio de fondo o de patentabilidad en el término señalado en el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo [Colombiano]” La demandante fundamenta su pretensión en (sic) “los artículos 13 literal c), 83 literal d) y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

La demandante sostiene en síntesis que la memoria descriptiva presentada era suficiente para que una persona versada en la materia pueda ejecutarla, sin embargo, el análisis realizado a su solicitud fue hecho por un técnico en la materia de limpieza de pozos, y no por un técnico en el campo de la ingeniería química y por tanto, su análisis y dictamen contradicen los requerimientos establecidos en el literal c) del artículo 13 de la Decisión 344.

Añade además que ello se condice con que el examinador no haya comprendido palabras en inglés propias del lenguaje técnico de una persona versada en la materia. Señala que debido a que el examinador no era un técnico versado en la materia, no pudo comprender las reivindicaciones presentadas; en suma, por (sic) “razones de falla administrativa” 26/03/2003 3.48 se ha violado el literal d) del artículo 83 de la norma antes citada.

Por último, sostiene el demandante que se ha violado el artículo 22 de la Decisión 344 puesto que el examinador de patentes al estudiar si los requisitos de forma estaban presentes, se extralimitó, pues además de analizar los requisitos de forma, incursionó en el tema de fondo de la solicitud, es decir, sobre la memoria descriptiva y sobre si las reivindicaciones precisaban o no el alcance de la invención, función que está reservada a la etapa del examen de fondo. 2.3 Contestación a la demanda 2.3.1 Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su Oficina Jurídica, solicita a este Tribunal no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en su contra por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Sostiene la demandada que (sic) “de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el Superintendente de Industria y Comercio expidió legal y válidamente las resoluciones nº 004665 del 29 de febrero de 2000 y 13842 del 30 de junio de 2000 expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio”.

La demandada menciona que realizado un examen de los requisitos formales de la solicitud de patente de invención se hicieron al demandante los requerimientos pertinentes. Que si bien estos fueron respondidos oportunamente no se complementaron de manera adecuada, pues no se modificó el capítulo reivindicatorio que presentaba problemas de redacción según lo observó la oficina de patentes.

Añade que para la administración las reivindicaciones no eran claras y precisas, ni definían por sí solas el alcance de la invención. En consecuencia sus requerimientos no fueron satisfechos y, por lo tanto, procedió a dar cumplimiento al artículo 22 de la Decisión 344 y a ordenar el archivo de la solicitud.

CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; 26/03/2003 4.48 c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla” d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente ” Artículo 21 Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

En la solicitud se ha requerido la interpretación del literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, sin embargo ese artículo está referido al tema de marcas. De acuerdo con la lectura del expediente se puede colegir que la solicitud hace referencia al literal d) del artículo 13 de la mencionada Decisión, relacionado a la invocación de las reivindicaciones para lo cual se solicita la protección mediante la patente, por lo que corresponde su interpretación. Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 13 literal c), y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en al presente Decisión”. Artículo 22 “Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad. ”Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”.

Asimismo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, este órgano jurisdiccional considera pertinente, por referirse al caso en concreto, proceder a la interpretación de oficio del artículo 21 de la Decisión 344. Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: I. REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PATENTE DECISIÓN 344 Artículo 13 “Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: ( ) Para la obtención de la concesión de una patente de invención, deberá presentarse una solicitud que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 13.

Una vez que la solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es susceptible de protección como invención. Los literales c) y d) del artículo 13 exigen que la solicitud presentada contenga: GACETA OFICIAL - Descripción clara y completa de la invención, en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla (este requisito se relaciona con el artículo 4º de la misma Decisión 344, para efectos que el examinador pueda determinar si existe o no nivel inventivo); y - Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección. La descripción de la invención, requisito de forma exigido en la normativa comunitaria, no puede ser omitida en la solicitud, porque es la vía a través de la cual los círculos interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito del derecho de patente, pues la descripción deberá ser tenida en cuenta al interpretar las reivindicaciones.

De otro lado, las reivindicaciones tienen como función delimitar el campo de la patente, a fin de concretar la regla técnica que se desea patentar. En consecuencia, las reivindicaciones deben ser lo suficientemente claras y concisas, debiendo especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos.

(Alvarez, Alicia. Como obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires: 1999. p. 99) Su fundamento está en la descripción con la cual guardan concordancia, de forma tal que el alcance de las reivindicaciones se justifica por el contenido de la descripción. Sobre el particular, ha dicho el Tribunal que “el cumplimiento exacto de estos requisitos permitirá llevar a cabo el examen sobre patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. Estos requisitos permiten determinar el objeto, las características principales y los demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, la autoridad competente estará en aptitud de determinar si el invento es o no patentable”. (PROCESO 37-IP-2001. Patente: “ACERO INOXI- 26/03/2003 5.48 DABLE”. G.O.A.C. No. 690 de 23 de julio de 2001) En ese sentido, la norma contenida en el artículo 13 tiene carácter imperativo, en la medida en que no deja al arbitrio del solicitante el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Se impone de esta manera un deber que en caso de comportamiento omisivo, o de ausencia de algunos de los requisitos exigidos en el artículo 13, traerá como consecuencia “que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”, como claramente lo expresa la norma.

Cabe señalar que lo establecido por la mencionada norma denota además que todos los requisitos establecidos en el mencionado artículo 13 son concurrentes. II. EXAMEN PREVIO DE LA SOLICITUD El artículo 21 de la Decisión 344, establece la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne los requisitos exigidos por los artículos 13 y 14 de la misma Decisión. Los citados artículos contienen requisitos de observación obligatoria por parte de los peticionarios, pues están contenidas en normas imperativas, también conocidas como normas de derecho necesario.

En ese sentido, Alicia Alvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”. (Alvarez, Alicia. Como obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina.

Buenos Aires: 1999. p. 103) Cabe destacar que este Tribunal, en anterior oportunidad, al analizar el artículo 21 ha señalado lo siguiente: “Si la administración en su primer estudio de forma, en el que analiza únicamente los requisitos del artículo 13, encuentra que éstos no han sido cumplidos, paraliza el trámite de la actuación, pero le informa esa circunstancia al peticionario para que si a bien lo tiene corrija las deficiencias.

Si el peticionario no las corrige, su solicitud continuará paraliza- GACETA OFICIAL da, no se admite a trámite y no se asigna fecha de presentación, pero no puede declararse el abandono, pues para esta primera etapa del examen formal, prevista implícitamente en el citado artículo 13, no se contempla tal figura (la del abandono), lo cual es obvio, pues una solicitud ante la administración se perfecciona cuando es admitida a trámite, por cuanto de lo contrario resulta inane.

“Ahora, si en esa primera fase del examen la administración entiende que se cumplieron los requisitos del artículo 13, pero no los del 14, debe de todas formas admitir a trámite la solicitud y requerirle al peticionario que los subsane y sólo si éste no lo hace, debe declarar el abandono. (Artículo 22)”. (Proceso 28-IP-98. PATENTE: ADHESIVO DE ALMIDÓN–HEMICELULOSA PARA CORRUGADO A GRAN VELOCIDAD.

G.O.A.C. No. 398 de 22 de diciembre de 1998). En este orden de ideas, la autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que estos se encuentren contenidos en la solicitud, y no introducirse a una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior (Artículo 27 de la Decisión 344).

EXAMEN DE FONDO De conformidad con el mencionado artículo 27, una vez realizado el examen de previo o de forma, la oficina nacional competente procederá al examen de fondo. El examen de fondo tiene por objeto verificar si la solicitud es o no patentable. Es decir, si la invención propuesta cumple con los requisitos de patentabilidad: novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

Al respecto, este Tribunal ha expresado lo siguiente: “El análisis de fondo de estos documentos deberá hacerse con ocasión del examen definitivo, luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones. Si la invención no precisa con exactitud el objeto inventivo y si el memorial descriptivo tampoco distingue claramente entre lo novedoso y lo conocido, la oficina nacional competente 26/03/2003 6.48 debe solicitar que se precisen las reivindicaciones y se complete la descripción”.

(PROCESO 31-IP-2002 Patente: “DISPOSITIVOS ACUSTICOS ACTIVOS”. G.O.A.C. No. 791 de 9 de mayo de 2002) En consecuencia, el examen definitivo de patentabilidad corresponde luego de haberse cumplido con todas las etapas de trámite establecidas; de este examen dependerá la aprobación o no de la patente solicitada. III. OBSERVACIONES FORMALES A LA SOLICITUD DE PATENTE El artículo 22 establece que si del examen de forma realizado por la oficina nacional competente resultase que la solicitud no cumple los requisitos especificados, debe formular las observaciones correspondientes “a fin de que el peticionario presente respuestas a las mismas o complemente los antecedentes”, dentro del plazo de treinta días.

Este Tribunal ha expresado en la citada sentencia del Proceso 31-IP-2002, que frente a las observaciones propuestas por la Autoridad Competente, puede el solicitante “ asumir dos posiciones: bien, abstenerse de contestarlas o, por el contrario, comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo ” La Oficina Nacional competente está facultada para verificar si los documentos determinados en los artículos 13 y 14 fueron presentados junto con la solicitud.

De la misma manera ha señalado el Tribunal que: “El análisis de fondo de estos documentos deberá hacerse con ocasión del examen definitivo, luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones. Si la invención no precisa con exactitud el objeto inventivo y si el memorial descriptivo tampoco distingue claramente entre lo novedoso y lo conocido, la oficina nacional competente debe solicitar que se precisen las reivindicaciones y se complete la descripción. Cuando en la descripción se haya acumulado un número excesivo de reivindicaciones, lo que puede hacer difícil determinar el verdadero alcance de la patente, se debe pedir al solici- GACETA OFICIAL tante que determine con precisión el campo exacto de los derechos que se pretenden proteger con la patente.

Con este examen lo que se busca, entre otras finalidades, es evitar que un solicitante obtenga la protección de reivindicaciones injustificadamente extensas que le permitan sacar ventajas a las que no tiene derecho”. (Proceso 6-IP-89. Patente: “APARATO DE SUJECIÓN”. G.O.A.C. No. 50 de 30 de octubre de 1989) Al respecto, el artículo 22 establece que si el peticionario opta por abstenerse de contestar las observaciones realizadas por la autoridad nacional competente, esta situación da lugar a que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de expresar el motivo.

Sin embargo, la autoridad nacional competente deberá comunicar al peticionario que su solicitud ha caído en abandono. Si el peticionario da respuesta a la oficina nacional competente y procede a la subsanación de observaciones o complementación de antecedentes, se pueden presentar dos situaciones jurídicas -positiva o negativa- con diversas consecuencias.

Será positiva cuando el solicitante satisface las observaciones formuladas por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicados “por una vez en un órgano de publicación adecuado” (Art. 23 de la Decisión 344) y Será negativa, cuando el solicitante a pesar de haber dado respuesta a las observaciones o complementado los antecedentes, no satisfaciera los reparos formulados por la oficina nacional competente.

En este caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 22 de la Decisión 344. Sin embargo, la Administración deberá hacer de conocimiento del solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevas objeciones.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 26/03/2003 7.48 CONCLUYE: Primero: La descripción del invento, es uno de los requisitos de forma que debe estar contenido en la solicitud para obtener patentes, y no puede ser omitido porque es la vía a través de la cual la solicitud puede ser evaluada, al constituir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que componen la invención. La descripción debe ser clara y completa de tal forma que permita, a una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ejecutar la invención. Segundo: Las reivindicaciones tienen como función delimitar el campo de la patente, a fin de concretar la regla técnica que se desea patentar.

En ese sentido, las reivindicaciones deben ser lo suficientemente claras y concisas, debiendo especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos. Tercero: Basta la ausencia de uno de los requisitos formales establecidos en el artículo 13 de la Decisión 344 para que la solicitud no sea admitida a trámite por la oficina nacional competente.

Cuarto: Presentada una solicitud sin contener los requisitos exigidos por el artículo 14 de la Decisión 344 o los que contemple la legislación interna de cada País Miembro, de conformidad con lo establecido por el literal c) del mencionado artículo, la Oficina Nacional Competente, deberá admitirla, para en una fase posterior proceder al examen de forma, sin que el incumplimiento de tales requisitos sea motivo de rechazo o de no admisión de la solicitud.

En consecuencia, los requisitos establecidos en el artículo 14 de dicho cuerpo normativo, serán analizados y exigidos en el primer examen de forma que señalan los artículos 21 y 22 ibídem. Los requisitos agrega- GACETA OFICIAL 26/03/2003 8.48 dos en virtud de la legislación interna, no podrán contrariar u oponerse a las normas comunitarias.

Quinto: El primer examen, llamado también examen previo o formal consiste en la verificación de los requisitos de forma por parte de la oficina nacional competente, por tal motivo si el interesado no cumple con los mismos, ésta podrá ser declarada en abandono sin necesidad de pronunciamiento alguno por parte de la oficina nacional competente.

Sin embargo, la oficina nacional competente deberá comunicar al peticionario que su solicitud ha sido calificada en abandono. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 1-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: JESUS ALFONSO CASTILLO RUIZ. Marca: “GINOPASSCALLI (mixta)”. Proceso interno N° 6490. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 16 de enero del año 2003 se ajustó suficientemen- te a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 12 de febrero del mismo año. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante el señor JESUS ALFONSO CASTILLO RUIZ, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en ter- GACETA OFICIAL cero interesado la sociedad JEAN PASCAL’S LTDA.-PASCAL LTDA. 1.2 Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que el señor JESUS ALFONSO CASTILLO RUIZ, demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 25.499, expedida el 30 de noviembre de 1999, mediante la cual se declaró fundada la observación presentada por la sociedad JEAN PASCAL’S LTDA.-PASCAL LTDA. y se negó el registro de la marca GINOPASSCALLI (MIXTA); y, - Nº 5.509, de 22 de marzo del 2000, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución anterior, confirmándola en todas sus partes. 26/03/2003 9.48 amparan productos de las clases Nº 25, 24, 18 y 3. 4.

El 30 de noviembre de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 25.499, por medio de la cual declaró fundada la observación propuesta, considerando que entre las marcas antes referidas existen semejanzas que pueden producir confusión en el público consumidor, decidiendo negar el registro de la marca “GINOPASSCALLI (MIXTA)” solicitada por Jesús Alfonso Castillo Ruiz. 5.

El actor interpuso recurso de reposición y subsidiariamente, de apelación. 6. El 25 de enero del 2000, el mismo actor, solicita a la administración no tener en cuenta el recurso de reposición, para que se resuelva directamente el recurso de apelación. Adicionalmente solicita que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia de Industria y Comercio, que declare infundada la observación formulada y conceda el registro de la marca solicitada. 7.

La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación por medio de Resolución Nº 5.509, de 22 de marzo del 2000, por la que se confirmó en su totalidad la resolución Nº 25.499, denegatoria del registro. 1.3 Hechos relevantes. b) Escrito de demanda La Instancia Nacional Consultante ha destacado los siguientes aspectos: El señor JESUS ALFONSO CASTILLO RUIZ, con domicilio en Pereira, Risaralda, Colombia, por medio de Apoderado demanda, como ha sido ya dicho, la nulidad de la Resolución Nº 25.499, de 30 de noviembre de 1999 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, que negó el registro de la marca “GINOPASSCALLI (MIXTA)”, solicitando, además, la nulidad de la Resolución Nº 05509, de 22 de marzo del 2000, que confirmó la primera. a) Los hechos 1.

El 20 de mayo de 1997, el señor JESUS ALFONSO CASTILLO RUIZ presentó solicitud para obtener registro de la denominación “GINOPASSCALLI (mixta)” como marca de fábrica, para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 449. 3.

El 5 de septiembre de 1997, se formuló observación al registro por parte de la sociedad JEAN PASCAL LTDA.-PASCAL LTDA., con base en la similitud de las marcas “JEAN PASCAL’S”, “JEAN PASCAL”, “J.P. JEAN PASCAL y PASCAL’S” de su propiedad, que 1 Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería. Sostiene el actor, en lo principal, que la administración violó el artículo 81 de la Decisión 344 pues considera que la denominación cuyo registro solicitó, reúne los requisitos establecidos por esa Decisión, apoyándose para el efecto en jurisprudencia de este Tribunal sentada en los procesos judiciales 27-IP-95 y 20-IP-96.

Expresa que la denominación solicitada “ es un signo que se percibe por los sentidos de la audición y de la vista; distintiva ya que es singular e individual, pues puede diferenciarse de cualquier otro y, por lo tanto, puede ser objeto GACETA OFICIAL de un derecho privativo y además es susceptible de representación gráfica ”. En esa medida la División de Signos Distintivos violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al negar el registro de una marca que llena todos los requisitos legales para ser registrada.” Señala también que se violó el literal a) del artículo 83 de la misma Decisión, “por aplicación indebida” por parte de la Administración, argumentando “la relevancia de las semejanzas más que de las diferencias, porque la similitud entre dos marcas no depende de las diferencias entre ellas, sino de los elementos semejantes y de su disposición. Aunque las diferencias no deben ser tenidas en cuenta, no se debe olvidar que la marca a registrar es mixta, mientras que la marca registrada en nominativa”.

Considera que “las denominaciones en conflicto son pronunciadas en forma diferente, para lo cual han de tomarse en cuenta los elementos que forman parte de la marca GINOPASSCALLI, los que no son reproducidos en el signo JEAN PASCAL’S, es así como dicho signo resulta suficientemente distintivo frente a la marca ya registrada debida a la pronunciación que el público consumidor realizada del término GINOPASSCALLI teniendo en cuenta la gran diferencia que existe frente a la marca comercial JEAN PASCAL’S, PASCAL’S.” En defensa de sus criterios, referentes a la violación del artículo 83, literal a), alude jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, plasmada en los procesos judiciales 1-IP-87, 20,IP-95, 5-IP-98 y 16-IP-98. c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio en su contestación a la demanda niega los fundamentos de hecho y de derecho de la misma y, se ratifica en la Resolución Nº 25.499, de 30 de noviembre de 1999, materia de la impugnación, considerando que se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y derecho de defensa, afirmando, además, que la resolución expedida es clara e inequívoca.

Señala que “la marca GINOPASSCALLI (MIXTA) es irregistrable porque existe una evidente similitud con la marca registrada JEAN PASCAL’S 26/03/2003 10.48 en sus aspectos ortográfico y fonético, lo que puede inducir a confusión al público consumidor porque creería que los dos productos tienen un mismo origen.”. Se hace también mención de jurisprudencia de este Tribunal, como la sentada en los procesos judiciales 1-IP-87, 2-IP-95 y 14-IP-98.

La sociedad JEAN PASCAL LTDA.- PASCAL LTDA. con domicilio en Bogotá D.C. Colombia, en calidad de tercero interesado y observante del registro solicitado, al contestar también la demanda, señala que “si bien la expresión GINOPASSCALLI reúne los requisitos de perceptibilidad y representación gráfica, no cumple con el de la distintividad dado que no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado.” Argumenta además que al comparar las marcas en conflicto “se presenta confusión gráfica o visual por la simple observación de los signos; existe, igualmente, confusión fonética y auditiva porque son similares y en su aspecto conceptual o ideológico porque comparadas inducen al público en error al hacer que evoque una misma idea en su mente y considerar que las marcas provienen de un mismo fabricante o productor.” Finalmente solicita a la instancia jurisdiccional, que niegue las pretensiones de la actora y se le condene al pago de las costas procesales.

En apoyo de sus argumentos, refiere jurisprudencia emitida por este Tribunal en los procesos judiciales 1-IP-87, 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94, 4-IP-94 y 18-IP-96. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

GACETA OFICIAL 26/03/2003 11.48

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

4. CONCEPTO DE MARCA Este Organismo procede a atender el requerimiento formulado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de oficio Nº 2714, de 31 de octubre del 2002, recibido el 16 de enero del 2003, referente a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por el hecho de considerar que las imprecisiones en que se ha incurrido al apoyar la acción en normas inexactas del Ordenamiento Jurídico aplicable, constituye equivoco subsanable, toda vez que la solicitud, en lo fundamental, se acomoda a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicada en la Gaceta Oficial Nº 680, de 28 de junio del año 2001.

La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares originados en otra. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo antes expuesto este Tribunal procede a interpretar las normas de la Decisión 344 cuyos textos se transcriben seguidamente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” ( ) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” a) Clases de marcas La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. Las marcas caprichosas o de fantasía no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

La MARCA GRAFICA es definida como un signo visual, porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa. La MARCA MIXTA está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). b) Comparación de marcas Al realizar el cotejo o comparación de marcas denominativas y mixtas, a los fines de decidir si son o no susceptibles de confusión, deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos o integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras.

GACETA OFICIAL El Tribunal ha señalado al respecto que: “Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca.” 2 Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia en la comparación de las marcas mixtas ha declarado este Tribunal: 2 3 26/03/2003 12.48 Analizada la comparación entre esta clase de marcas, se concluye que si predomina la denominación o la expresión verbal, debe procederse al cotejo de signos aplicando las reglas para este propósito enunciadas; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

5. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA MARCA El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos. “Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”. 3 b) Distintividad Proceso 1-IP-87, sentencia de 3 de diciembre de 1987, G.O. Nº 28, de 15 de febrero de 1988, marca: “VOLVO”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad.

Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. GACETA OFICIAL c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado, por otra parte, que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que debe tenerse al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 26/03/2003 13.48 otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152).

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. GACETA OFICIAL 26/03/2003 14.48 “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

7. REGLAS PARA LA COMPARACION DE SIGNOS “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Todo lo anteriormente expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas establecidas para realizar el cotejo marcario. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 6 “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 5.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrado como marca, además de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 6 5 Pedro C. Breuer Moreno, “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 2. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 3.

En la comparación que incluya a una marca mixta, hay que tener presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 4.

El riesgo de confusión debe ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 6490, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del 26/03/2003 15.48 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del aludido Instrumento. Notifíquese al mencionado Consejo de Estado mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 26/03/2003 16.48 PROCESO 4-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 82 literales e) e i) ibidem, así como de la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión. Actor: STARMEDIA NETWORK, INC. Marca: “Latinmail”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y nueve días del mes de febrero del año dos mil tres, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de la Consejera, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del anterior acto administrativo, solicita el actor que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a favor de la sociedad STARMEDIA NETWORK INC., el registro de la marca nominativa “LATINMAIL” para distinguir los productos comprendidos en la clase 38 de la clasificación Internacional de Niza.1 VISTOS: Sostiene el actor en su escrito demandatorio, que ante la solicitud de registro presentada por la sociedad en cuestión, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad LATIN NET S.A. contra la Resolución Nº 6179 de la División de Signos Distintivos, y que como consecuencia del trámite de este recurso se revocó la resolución recurrida, negando en consecuencia el registro de la marca “LATINMAIL”., aduciendo que el signo solicitado presentaba semejanzas visuales y auditivas con las marcas registradas LATIN NET y LATINO NET que generarían la idea en el consumidor que un mismo empresario tiene dos marcas, máxime si los signos identifican servicios de la misma clase y completamente relacionados.

Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 16 de enero del año 2003, se ajusta a las disposiciones del artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 5 de febrero del corriente año. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad STARMEDIA NETWORK INC., para demandar a la Superintendencia de Industria Comercio de la República de Colombia. Se indica además como tercero interesado en las resultas del proceso a la sociedad LATIN NET S.A. 1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda.

Pretende el actor que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 21.829 de agosto 31 de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución N° 6179 de marzo 28 de 2000, dentro del expediente administrativo N° 99.57187, negando en consecuencia el registro de la marca LATINMAIL.

Alega el demandante que con la decisión de negar el registro para la marca LATINMAIL (nominativa) bajo el argumento de que la misma tiene semejanzas con marcas registradas, se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Agrega que en el caso objeto de demanda no se cumplieron los presupuestos del citado artículo para negar el registro, por cuanto no existen semejanzas que puedan inducir al público consumidor a error o confusión entre las marcas cotejadas, debido a que la partícula LATIN y LATINO no son apropiables para distinguir una marca en especial, ya que el uso corriente de dicha palabra hace alusión al origen latino, es decir, de Latino América. 1 Clase 38 Telecomunicaciones.

GACETA OFICIAL Argumenta que las marcas en conflicto comparten el prefijo de uso común “LATIN”, como sinónimo de la expresión LATINOAMERICANO, y que por tanto no debe entrar dentro del cotejo respectivo, el cual debe hacerse atendiendo solamente a las derivaciones de cada una de las marcas, es decir, MAIL de LATINMAIL, y NET, de LATINNET.

Concluye diciendo que las marcas en litigio, no presentan similitudes desde el punto de vista gráfico, ortográfico, fonético o ideológico; que para su registro se debe tener en cuenta el principio de especialidad de los registros marcarios, de acuerdo con el cual es perfectamente posible que dos marcas idénticas cuenten con registros en una misma clase de productos o servicios, a favor de diferentes titulares. 26/03/2003 17.48 petencia leal, pues, quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir, no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado. 2.

CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal. El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 1.3. Contestación a la demanda. 2.2. Normas a ser interpretadas. La Superintendencia de Industria y Comercio, presenta el correspondiente escrito de contestación dentro del proceso interno para oponerse a las pretensiones del demandante, sosteniendo que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente administrativo N° 99.57187, se concluye en forma clara que la actuación se ajustó al trámite previsto en materia marcaria por la Decisión 344, garantizándosele a la actora el debido proceso y el derecho de defensa.

Reitera que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es el régimen legal aplicable, que debía adoptar la Oficina Nacional Competente al caso de autos, en materia de Propiedad Industrial. Sobre la decisión de irregistrabilidad de la marca, arguye finalmente, que una vez efectuado el examen comparativo de la marca “LATINMAIL”, frente a la marca “LATINNET” para la clase 38 registrada a favor de LATIN NET S.A., se concluye que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos visuales y auditivos; y que en consecuencia, la marca LATINMAIL para la clase 38, no cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Argumenta con fundamento en lo anterior que permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una com- El Tribunal precisa que aunque la consulta se refiere a disposiciones de la Decisión 486, interpretará las normas correspondientes de la Decisión 344, normativa que constituye el régimen legal aplicable al asunto de la referencia, dado que los actos administrativos cuestionados se expidieron dentro de la vigencia de esta norma comunitaria.

Se interpretarán, en consecuencia, los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio el artículo 82 literales e) e i) de la Decisión 344, así como la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrá registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o GACETA OFICIAL en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios que se trate. i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica, nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.

“Disposición Transitoria Primera: (Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina). “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior, a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuaran a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas se aplicará las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Procederá el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas comunitarias referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos que estima pertinentes: Tránsito de legislación comunitaria; requisitos legales 26/03/2003 18.48 para el registro de las marcas; causales de irregistrabilidad, designaciones comunes o usuales, denominaciones geográficas, riesgo de confusión, y cotejo marcario. 2.3.

Tránsito de Legislación Comunitaria: La Resolución Nº 21829 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que niega el registro de la marca LATINMAIL, tiene fecha 31 de agosto de 2000, es decir, fue proferida en vigor de la Decisión 344. En tal virtud, como se dijo, las normas del ordenamiento jurídico comunitario aplicables al caso concreto de manera valida y vigente son las contenidas en dicho cuerpo legal.

Ello resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino además, de las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 486, subrogatoria de la 344. En efecto, se dispone en la referida norma que: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior, a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuaran a lo previsto en esta Decisión”, de lo cual es posible interpretar que en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por el que regía en el momento de adoptarse los actos administrativos de que se trate. 2.4.

Requisitos legales para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (artículo 81. Decisión 344). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala las tres características básicas e indispensables que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca.

Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. Por ser la marca un concepto inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que lo conviertan en perceptible o identificable por aquéllos.

En tal virtud las normas comunitarias aplicables eri- GACETA OFICIAL gen tales características en requisitos esenciales que debe llenar el signo para su registro por lo cual es preciso tener clara la noción de cada una ellas: La perceptibilidad, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende e identifica con un producto o servicio determinado.

Y, por cuanto para la recepción sensible o externa de las marcas se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido utilizándose preferentemente para denominar productos o servicios aquellos signos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos, aunque no se excluye la existencia de signos sonoros, olfativos, gustativos, etc.

La distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Como quiera que la materia consultada tiene por fundamento la controversia entre signos utilizados para designar servicios de telecomunicaciones y, particularmente referidos a la Internet, considera interesante el Tribunal indagar sobre lo dicho por las fuentes doctrinarias respecto del derecho de los signos distintivos en Internet, a cuyo efecto estima con Javier Torre de Silva y López de Letona, que: “como consecuencia de la propia naturaleza y funcionamiento de la red, los servicios de la Sociedad de la Información dependen en mayor medida que cualesquiera otros, del uso de signos distintivos.

Para la resolución de controversias jurídicas relativas a signos distintivos en materia informática, debemos adoptar un enfoque semiótico, y atender sobre todo a la percepción que tengan los usuarios de la red del signo utilizado o del modo que es usado. El método que deberemos adoptar ha de ser, por tanto flexible y no formalista. En esta materia las percepciones importan más que las realidades”.2 2 Torre de Silva y López de Letona, Javier, Internet, propiedad Industrial y Competencia desleal.

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, páginas 13,14,15, Madrid 2002. 26/03/2003 19.48 La susceptibilidad de representación gráfica, consiste en descripciones o representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados. La norma que se interpreta, al definir el concepto de marca, enfatiza en el aspecto de la distintividad diciendo que “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” es apto para registrarse como tal.

Pero para que el registro se produzca no basta la sola presencia de la distintividad, ni aunque ella se encuentre acompañada de las otras dos características anotadas; puesto que la ley comunitaria exige, además, que el signo solicitado no encuadre en ninguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

En este orden de ideas debe el Juez Consultante proceder a analizar, primero, si la marca “LATINMAIL” cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, para determinar luego, si no encaja dentro de las referidas causales de irregistrabilidad, y fundamentalmente dentro de las contempladas en el literal e) del artículo 82 y en el literal a) del artículo 83. 2.5.

Irregistrabilidad de signos por similitud y riesgo de confusión: La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: GACETA OFICIAL “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.3 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que debe tenerse al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere mayor profundidad que cuando los signos son idénticos. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” 4.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque 3 4 Proceso 93-IP-2002, sentencia 15 de noviembre de 2002. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abeledo - Perrot Buenos Aires 2002. pág. 152. 26/03/2003 20.48 visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Es en este contexto que el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, se refiere al impedimento de registro como marca de aquellos signos que puedan confundir al público induciéndolo a error debido a la similitud o semejanza de los mismos con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero para idénticos o semejantes productos o servicios, respecto de los cuales el uso pueda inducir al error al consumidor. 2.5.1.

Criterios para el Cotejo de las Marcas: Para decidir sobre la posibilidad de registro del signo solicitado que presente similitud respecto de una marca registrada o de otro signo solicitado prioritariamente, el examinador necesariamente debe realizar entre ellos una comparación, un cotejo, tendiente a determinar el grado de semejanza y sobre todo, sus repercusiones con relación a la capacidad distintiva del primero y la mayor o menor posibilidad que tenga de inducir a error al público consumidor.

La realización de este análisis comparativo debe partir de la ubicación de los signos que se confrontan en un tipo o clase de marca de las tres que la doctrina ha definido, según que estén representadas por una figura, una denominación o por un conjunto de figuras y denominaciones. La marca figurativa, llamada también GACETA OFICIAL gráfica, se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa, su característica general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalización, siendo apenas una figura o distintivo al que se le da un nombre y que en si mismo constituye la marca.

La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se comunica mediante el lenguaje. A su turno la marca mixta combina elementos denominativos y gráficos. Esta ubicación es indispensable toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieran conducir a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, conducirían a un veredicto de irregistrabilidad.

De igual manera el Tribunal ha recogido en ya reiterada Jurisprudencia elaborada con base en la Doctrina, que para efectos de realizar la comparación apreciativa entre signos y determinar si existe confundibilidad, y por ende se configura la causal de irregistrabilidad del Literal a), del artículo 83 de la Decisión 344, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse en forma sucesiva y no en forma simultánea. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 2.6. Irregistrabilidad de designaciones comunes o usuales (artículo 82, literal e) Decisión 344).

El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal e), señala que no podrá registrarse un signo que sea una denominación común o usual de productos o servicios, esto es, que no se puede tener como marca una expresión que en el len- 26/03/2003 21.48 guaje corriente o en el uso comercial del País donde se pretenda registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca.

Empero es frecuente observar que en el mercado circulan marcas compuestas por designaciones comunes o usuales que se han agregado, anteponiéndolas o sucediéndolas, a otras que no lo son, caso en el cual la distintividad del signo es otorgada por el componente del mismo que no esté afectado de este impedimento registral y se predica del conjunto resultante.

Igualmente es frecuente observar marcas conformadas por la conjunción de dos o más designaciones comunes o usuales, situación esta que conduce a considerar, así mismo, que la distintividad deriva del resultado obtenido con la combinación Cabe advertir que cuando se registran conjuntos como los descritos, tal hecho no significa que se ha otorgado exclusividad al titular sobre la parte del signo considerada como designación usual o de uso común, ya que ello es un imposible jurídico.

El registro se refiere a todo el conjunto y en manera alguna a cada uno de sus componentes individualmente considerados. Así las cosas, cualesquiera otras personas podrían construir otros signos compuestos utilizando como base o como uno de los elementos integrantes la designación usual o común de que se trate, acompañada de otros elementos que le otorguen distintividad, no siendo viable la oposición al registro por parte de quien alegue la sola razón de que es titular de una marca que entre sus elementos configurativos posee la expresión común o usual de la que se predique identidad o similitud. 2.7.

Denominaciones Geográficas: Entre los elementos que se prohíbe utilizar como signos se encuentra el lugar de origen, cuya razón de prohibición radica en que se asocia a la mente del consumidor una determinada localidad o zona geográfica, es decir, la denominación de origen está constituida por el nombre de un país, una región, localidad o sitio específico que sirve para designar el origen de un bien, y con ello sugerir sus cualidades por proceder exclusivamente de un lugar geográfico determinado.

GACETA OFICIAL Fernández-Novoa expone que: “ el hecho de que se permite impedir a cualquier tercero la utilización del nombre geográfico por parte de terceros, tanto si se utiliza aisladamente, como si se utiliza con ciertos vocablos que se insertan para localizar la denominación geográfica y mostrar, de este modo, el verdadero origen de la mercancía. En efecto, si a las empresas ajenas a la región o localidad respectiva le está vedado por completo el empleo de la denominación geográfica, es indudable que la misma conservará íntegramente su poder distintivo y su fuerza de atracción publicitaria en beneficio del interés económico nacional y los intereses de particulares de las correspondientes empresas y productores.” 5 Para que se configure el supuesto expresado en líneas anteriores, es ineludible que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos: - Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que indirectamente designe un lugar geográfico determinado. - Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos. - Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. En definitiva si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no puede ser apto para ser registrado.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 5 En su libro “La Protección Internacional de las denominaciones Geográficas” Editorial Tecnos, Madrid, 1970, pág. 33. Citado en el Proceso No. 35-IP-98. 26/03/2003 22.48 C O N C L U Y E: 1. Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro.

Debe cuidarse, así mismo que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2. Es necesario que el Juez consultante, identifique y precise con total claridad el producto o servicio para el cual se pretende el registro de la marca y si el mismo la hace lo suficientemente distintiva, debe además concluir si efectivamente los productos o servicios concretos a que el signo se refiere, constituyen la dimensión real y objetiva de la marca, cuya vigencia radica por demás, en la reacción del público que está en condiciones de utilizar el servicio. 3.

Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, tanto el literal h) del artículo 82 como el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, tratan de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio respecto de los usuarios acerca del producto o del servicio respectivo en relación con su procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades. 4.

La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el Juez Nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación ente signos, y a los criterios expuestos y ampliamente desarrollados por el Tribunal. 5. La esencia de la distintividad del signo se opone a que puedan ser registradas aquellas denominaciones que constituyan el género o la calidad del producto, describan sus cualidades esenciales o su especie, o constituyan palabras de uso común que sirvan para designar a los productos o servicios. 6.

Para el caso de las denominaciones geográficas, si un signo exclusivamente desig- GACETA OFICIAL 26/03/2003 23.48 na o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no puede ser apto para ser registrado. cretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE 7. Para el cotejo marcario, es indispensable que el Juez determine y ubique los signos objeto de la comparación dentro de alguna de las clases o categorías de marcas, toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta en el cotejo conducen a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o a que, por el contrario, propicien un veredicto de irregistrabilidad.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo dentro del proceso 6942 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Se- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 11-IP-2003 Solicitud de Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal h), y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del literal e) del artículo 83 ibidem.

Actor: MARKS & SPENCER P.L.C. Proceso interno Nº 5321. Marca: M&S. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y nueve días del mes de febrero del año dos mil tres; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero, Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 5 de febrero del corriente año. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes. VISTOS: Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad MARKS & SPENCER P.L.C., para demandar a la Superintendencia de Industria Comercio de la República de Colombia. Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 16 de enero del año 2003, se ajusta a las disposiciones del artículo 125 de su Estatuto y Se indica además como tercero interesado en las resultas del proceso, a la sociedad MARS INCORPORATED. GACETA OFICIAL 26/03/2003 24.48 1.2.

Actos administrativos demandados y objeto de la demanda. amparar todos los productos de misma clase 29 1. Pretende el actor que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: Alega el demandante que con la negativa a registrar el signo solicitado la Superintendencia violó los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al considerar equívocamente que con el registro de la marca “M&S” se presentaba suficiente grado de confusión entre el público consumidor para que la misma fuera irregistrable. • La Resolución N° 23919 del 13 de septiembre de 1995, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo N° 92-360.481, mediante el cual se negó el registro de la marca M&S para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. • La Resolución N° 26937 del 29 de noviembre de 1996, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió de manera confirmatoria el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución N° 23919. • La Resolución N° 2054 del 1 de julio de 1998, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación, confirmando nuevamente en todas sus partes la Resolución N° 23919.

Como consecuencia de la nulidad de los anteriores Actos Administrativos, solicita el actor a titulo de Restablecimiento de su Derecho, que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a favor de la sociedad MARKS & SPENCER P.L.C., el registro de la marca nominativa “M&S” para distinguir los productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación Internacional de Niza.

Sustenta el actor en su libelo demandatorio, que ante la solicitud de registro presentada por la sociedad en cuestión, para distinguir los productos de la clase internacional 29, la Superintendencia produjo resolución denegatoria aduciendo que el signo solicitado se asemejaba ortográfica y fonéticamente, de modo que podría inducir al público consumidor a error a la marca “m&m’s” de propiedad de la firma MARS INCORPORATED registrada para Argumenta que la Superintendencia de Industria y Comercio estima, al parecer, que la marca “M&S” busca confundir al público al aprovecharse para ello de la marca “m&m’s” registrada previamente por la sociedad “MARS INCORPORATED”; que tal deducción está alejada de la realidad, ya que MARKS & SPENCER es una marca suficientemente conocida en el mundo de los negocios y en el campo de los alimentos, que no busca, ni necesita en modo alguno, aprovecharse de la marca ya registrada con anterioridad, y que además ambas empresas pueden llegar a ser competidoras en un momento dado, pero sus signos y marcas datan de muchos años y han coexistido en el mercado de igual manera.

Con base en lo anterior estima que la solicitud de registro de la marca “M&S” cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 81 y demás normas concordantes de la Decisión 344, y que pese a esto la Superintendencia de Industria y Comercio, consideró que la marca cuyo registro se solicitaba incurría en dos de las causales de irregistrabilidad, contempladas en los artículos 82 y 83, de la Decisión citada.

Puntualiza, que las marcas “M&S” y “m&m’s”, se escriben diferente, se pronuncian diferente, tanto Inglés como en Español; además se representan gráficamente en forma distinta; lo que permite afirmar en grado de certeza, que el consumidor Colombiano medio no incurriría en error al escoger, entre una y otra. 1 Clase 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

GACETA OFICIAL 1.3. Contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio presenta el correspondiente escrito de contestación dentro del proceso interno para oponerse a las pretensiones del demandante, sosteniendo que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente administrativo se concluye en forma clara que la actuación se ajustó al trámite previsto en materia marcaria por la Decisión 344, garantizándosele a la actora el debido proceso y el derecho de defensa.

Manifiesta que realizado el examen sucesivo y comparativo de la marca “M&S” frente a la marca “m&m’s”, registrada a favor de MARS INCORPORATED, se colige que son semejantes y pueden inducir al público a error ya que los productos que la distinguen están comprendidos en la clase internacional 29, puesto que son productos alimenticios que tienen una misma destinación y podrían generar confusión en los consumidores respecto de su origen empresarial.

Arguye que una vez efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “M&S”, frente a la marca “m&m’s”, para la clase 29, se concluye que entre las mismas existe semejanza, existiendo confundibilidad en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado llevarían a error al público, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los consumidores, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen.

En consecuencia, solicita el demandado, no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por el actor, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen. 1.4 Actuación del Tercero Interesado. La sociedad MARS INCORPORATED, como tercero interesado en las resultas del proceso, interviene en el mismo argumentando que entre la marca base de la demanda de nulidad (M&S) y la marca previamente registrada por MARS INCORPORATED (m&m’s), existe confundibilidad gráfica, fonética e ideológica, de lo que se concluye fácilmente que al ser apreciadas simultáneamente por el consumidor, éste for- 26/03/2003 25.48 mará en su mente una única e idéntica idea, lo cual puede llevarlo a admitir un mismo origen comercial y por lo tanto la confusión de una idéntica procedencia, sobre todo porque ambas expresiones carecen de un significado particular al ser de la fantasía. Sostiene que la marca m&m’s, es una marca notoriamente conocida, y que en tal sentido esto hace evidente el interés que le asiste, en impedir el registro de una marca confundiblemente similar, como es M&S, para distinguir productos de la clase 29 internacional, puesto que ello afectaría la imagen comercial de la sociedad.

Finalmente, expone los argumentos, a través de los cuales defiende la debida aplicación que la Superintendencia de Industria y Comercio hace de los artículos 82, literal h), y, 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al caso materia de litigio; oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones sustanciales del demandante. 2.

CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal. El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2. Normas a ser interpretadas. Se interpretarán los artículos 81; 82, literal h), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitados por el Juez Consultante y de oficio se interpretará el literal e) del artículo 83 ibidem.

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

GACETA OFICIAL “Artículo 82.- No podrá registrarse como marcas los signos que: h) Puedan engañar a los medios comerciales, o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. e) “Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Procederá el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas comunitarias referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos que estima pertinentes: Requisitos legales para el registro de las marcas; irregistrabilidad de las marcas, denominaciones o signos que pueden producir engaño, cotejo marcario, confundibilidad, riesgo de confusión, y notoriedad marcaria. 2.3.

Requisitos legales para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (artículo 81. Decisión 344). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala las tres características básicas e indispensables que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca.

Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. Por ser la marca un concepto inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sen- 26/03/2003 26.48 tidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que lo conviertan en perceptible o identificable por aquellos.

En tal virtud las normas comunitarias aplicables erigen tales características en requisitos esenciales que debe llenar el signo para su registro por lo cual es preciso tener clara la noción de cada una ellas: La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende e identifica con un producto o servicio determinado.

Y, por cuanto para la recepción sensible o externa de las marcas se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido utilizándose preferentemente para denominar productos o servicios aquellos signos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos, aunque no se excluye la existencia de signos sonoros, olfativos, gustativos, etc.

La distintividad, considerada la característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones o representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados. La norma que se interpreta, al definir el concepto de marca, enfatiza en el aspecto de la distintividad diciendo que “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o GACETA OFICIAL servicios idénticos o similares de otra persona” es apto para registrarse como tal.

Pero para que el registro se produzca no basta la sola presencia de la distintividad, acompañada, por supuesto, de las otras dos características anotadas, toda vez que la ley comunitaria exige, además, que el signo solicitado no encuadre en ninguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

En este orden de ideas debe el Juez Consultante proceder a analizar, primero, si la marca “M&S” cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, para determinar luego, si no encaja dentro del impedimento de registro previsto en las normas citadas y, particularmente, en el literal a, del artículo 83, de la Decisión 344. 2.4.

Denominaciones que pueden producir engaño. El riesgo de confusión. (artículos 82, literal h) y 83 literal a) Decisión 344). Al hablar de la función distintiva se ha expresado que la finalidad de las normas contenidas en los artículos referidos, es la de brindar protección a una marca frente al signo que se pretende registrar cuando carece de la posibilidad de cumplir con su propósito de identificar mercaderías o servicios.

Esta protección la expresó el legislador comunitario en los artículos 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344, señalando que no se podrá otorgar el registro a un signo que pueda conducir a los medios comerciales o al público a error, sea éste sobre el origen, la naturaleza, modo de fabricación y aún sobre los productos o servicios mismos constituyéndose de esta manera en la garantía tanto para el consumidor como para el comerciante.

La prohibición de registro contenida en el literal h) del artículo 82 hace referencia al engaño o confusión que los signos pueden producir en relación con la procedencia y las características de los productos, derivándose del concepto de marca, en cuanto a su función esencial de identificar los productos o servicios de un empresario o de otro u otros similares o idénticos pertenecientes a diferentes empresarios.

La legislación andina ha determinado, por otra parte, que no pueden ser objeto de registro 26/03/2003 27.48 como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. El Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que debe tenerse al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso No. 46-IP-2000. Sentencia de 26 de julio del 2000, en G. O. A. C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. GACETA OFICIAL 26/03/2003 28.48 Similitud ideológica: Se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” 3. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea.

De los autos se desprende que en el presente caso los signos a compararse tienen la calidad de nominativos, esto es que están constituidos por una palabra, un vocablo, un nombre; que tienen expresión literaria y que se aprehenden por los sentidos de la visión y del oído, y se comunican mediante el lenguaje. Similitud ortográfica: Se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Entre los requisitos para el registro de las marcas resulta de especial importancia la presencia de la distintividad en cuanto ella genera la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, de tal manera que no se hagan confundibles, pues en este evento se configuraría la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a, del artículo 83, de la Decisión 344.

Similitud fonética: Se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Para decidir sobre su registro, el Juez necesariamente debe realizar entre las marcas su respectivo cotejo.

Para realizar el análisis comparativo entre las mismas debe comenzarse por precisar en que tipo o clase de marca se encuadran los signos en conflicto, teniendo en consideración que la doctrina y la jurisprudencia han definido tres clases de marcas, según estén representadas por una figura (gráfica), por una denominación (nominativa), o por un conjunto de las dos anteriores (mixta) 4. 3 4 OTAMENDI, Jorge.

Derecho de Marcas. Cuarta Edición. Ed. LexisNexis. Abeledo - Perrot. Buenos Aires 2002. pág. 154. En el Proceso No. 80-IP-2001, publicado en G.O.A.C. N° 774 de 19 de marzo de 2002, el Tribunal dijo a este respecto: “Para el cotejo marcario es indispensable ubicar los signos objeto de la comparación dentro de alguna de las categorías de marcas, toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieran conducir a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, conducirían a un veredicto de irregistrabilidad”.

Es necesario, entonces, para el cotejo que haga el Juez consultante, determinar las diferentes maneras en que pueden asemejarse las denominaciones y como se dijo, si la similitud entre ambas (M&S y m&m’s), es ideológica, ortográfica o fonética. Cuando del cotejo se deduce que dos marcas son similares, el examinador debe determinar si el grado de similitud entre las mismas genera riesgo de confusión. La existencia de una probabilidad de confusión respecto del producto de que se trate y la consecuente incidencia sobre el sometimiento del público a error son elementos determinantes de la definición acerca de la registrabilidad del signo. Cabe precisar que a estos efectos se entiende por público al comprador o al consumidor medio, en relación con el cual se juzga el riesgo analizado.

La falta de distintividad del signo y la consecuente confusión que pueda generar, no sólo afecta al consumidor en la medida en que éste pueda ser inducido al error, sino además atenta contra la libre competencia que debe existir entre los empresarios. El Tribunal ha recogido en abundante Jurisprudencia que para efectos de realizar la comparación apreciativa entre signos y determinar si existe confundibilidad, y por ende se configura la causal de irregistrabilidad del Literal a, del artículo 83 de la Decisión 344, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas: • La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

GACETA OFICIAL • Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. • Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. • Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Ahora bien, cuando se trata de marcas denominativas conviene distinguir las semejanzas sobretodo en el plano fonético, resultante de una sencilla visión o audición de tales denominaciones, o del impacto visual inmediato.

La confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error, sea directo en cuanto a los signos y cuando los productos o servicios que distinguen las dos marcas son los mismos, o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor; en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de los signos marcarios. 2.5.

Notoriedad de las Marcas. Prueba de la Marca Notoria. Se ha conceptuado a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria por sus atributos de “difusión” y de “reconocimiento”, logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.

La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. Entre la marca notoria y los productos que protege, debe haber una identidad de tal naturaleza que con la sola mención de la marca, el consumidor identifique directa e indirectamente al producto.

La identidad de productos a los que 26/03/2003 29.48 se refiere la marca notoria debe dejar en la mente del consumidor una impresión de tal naturaleza, que identificada o pronunciada, la relación entre ésta y el producto es de carácter inmediato e instantáneo. En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de productos o de servicios amparados por ella. registro.

En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” 5 La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada por el examinador, si dicha notoriedad ha sido probada.

Si bien el literal e) del artículo 83 establece la protección para la marca notoria, dicha calidad es un hecho que debe ser probado, acatando lo establecido por el artículo 84 de la Decisión 344, el cual determina los criterios para establecer si una marca es notoriamente conocida, dotando al examinador de varios elementos que sirven para medir tal circunstancia y producir un juicio adecuado y no arbitrario acerca de esa particularidad.

La calidad de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por definición realizada en la etapa administrativa o en la judicial cuando en el trámite del proceso se 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso No. 23-IP-96. Sentencia de 21 de abril de 1998, G.O.A.C. Nº 354, de 13 de julio de 1998, marca: “VODKA BALALAIKA”.

GACETA OFICIAL aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria. El Juez consultante deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de el se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, suficientemente distintivo en relación con otros ya registrados o solicitados prioritariamente para registro.

Debe cuidarse, así mismo que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2. Para el cotejo entre los signos en conflicto, es indispensable que el examinador determine y ubique los signos objeto de la comparación dentro de alguna de las categorías o tipos de marcas, toda vez que existen dentro de éstas, ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta en el cotejo conducen a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o a que, por el contrario, pudieren conducir a un veredicto de irregistrabilidad. 26/03/2003 30.48 a) del artículo 83 de la Decisión 344, en concordancia con el literal h) del artículo 82, trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio entre los consumidores y los usuarios acerca del producto o del servicio respectivo, en relación con su procedencia, su naturaleza, el modo de fabricación, sus características o cualidades. 5.

La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. En todo caso, no será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoria, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro.

La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quienes la alegan, y ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso No. 5321, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 3. La determinación de la existencia, o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el Juez Nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación entre signos, y a los criterios expuestos y ampliamente desarrollados por el Tribunal en esta sentencia y en su copiosa jurisprudencia. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO 4.

Al erigir el riesgo de confusión como un impedimento del registro marcario, el literal Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 26/03/2003 31.48 Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO N° 105-IP-2002 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad INVERSIONES CASTRO PINZÓN HNOS. LTDA. Denominación: “LA CHISPA ROJA”. Expediente interno N° 6721. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiséis de febrero del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 29 de octubre de 2002; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la sociedad INVERSIONES CASTRO PINZON HNOS. LTDA. “presentó la solicitud de registro de la marca LA CHISPA ROJA (mixta), clase 42” (A saber, “Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases”).

“Una vez publicado el extracto de la solicitud de (sic) la Gaceta de Propiedad Industrial, se formuló oposición por la COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A. argumentando que la marca LA CHISPA ROJA (Mixta), clase 42, solicitada por INVERSIONES CASTRO PINZON HNOS LTDA, es confundible con la marca LA BRASA ROJA (mixta), de la clase 42, de su propiedad.

Tramitadas las oposiciones, la División de Signos Distintivos expidió la resolución cuya nulidad se demanda, por medio de la cual decidió declarar fundada la oposición formulada por COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A., y en consecuencia, negó el registro de la marca solicitado por la sociedad INVERSORES CASTRO PINZON HNOS LTDA”. A juicio del consultante, la resolución denegatoria del registro se apoyó en las siguientes consideraciones: “ En opinión de este despacho, en la marca mixta LA CHISPA ROJA predomina el elemento denominativo, el cual resulta ser muy parecido al de la marca LA BRASA ROJA fundamento de la observación teniendo (sic) en cuenta que también el aspecto gráfico de dichas marcas presenta (sic) características que las hace confundibles, el mismo argumento es válido para las enseñas y el depósito del nombre comercial LA BRASA ROJA”.

Agrega el solicitante que la actora interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, “en el cual se expusieron claramente los fundamentos jurídicos por los cuales el signo LA CHISPA ROJA (mixta) no es confundible con la marca LA BRASA ROJA (mixta), siendo, por tanto, procedente su registro como marca dis- GACETA OFICIAL tintiva de productos comprendidos en la clase 42.

Se dijo que la marca solicitada es perfectamente registrable por cuanto no existen semejanzas desde el punto de vista gráfico, conceptual o de cualquier otra índole que dejen concluir cualquier parecido entre los signos enfrentados. Además, que las expresiones ‘CHISPA Y BRASA’, tienen aceptaciones (sic) distintas en la lengua española. El signo LA CHISPA ROJA (Mixta), para distinguir productos de comprendidos (sic) en clase 42 … es, un signo evocativo y, por tanto, susceptible de ser registrado como marca distintiva de los referidos productos.

Se desató el recurso mediante resolución 11685 del 31 de mayo de 2000, agotándose la vía gubernativa …”. 1.2. Cuestión de derecho El consultante informa que, según la actora, se incurrió en violación de las siguientes normas: “El artículo 81, en cuanto se concluye que para que cualquier signo pueda registrarse como marca, debe cumplir con la función esencial de distinguir en el mercado un determinado producto de otros idénticos o similares.

Contravino la División de Signos Distintivos esta norma superior, pues la marca LA CHISPA ROJA (mixta) es un signo perceptible, suficiente (sic) distintivo y susceptible de representación gráfica”. Se habría incurrido además en la violación de los artículos 83, literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 “… por interpretación errónea, por cuanto la División de Signos Distintivos al decidir sobre la confundibilidad de las marcas, determinó, sin ser correcto, que la marca solicitada era confundible con la marca LA BRASA ROJA, para distinguir los mismos servicios y productos de similar naturaleza … Las semejanzas que proyectan estas dos marcas, reflejando el solo aspecto denominativo de la terminación ROJA, pero que al apreciarlas en conjunto se debe concluir que exita (sic) una gran distintividad de la marca LA CHISPA ROJA, en donde el color es el más sobresaliente, y el magenta como color moderno de (sic) mayor distintividad al signo … La simple observación de los signos de esta impresión en conjunto, denota la inconfunbilidad (sic) de las marcas, que de suyo provoca que el consumidor distinga una marca de otra, y evite caer en error en cuanto al origen del producto.

Del cotejo de las enseñas comerciales en conjunto, se puede apreciar que no es posible que el consumidor final entre a un establecimiento de la CHISPA ROJA, pensando que 26/03/2003 32.48 lo está haciendo a uno de la BRASA ROJA, pues sus elementos en conjunto representan una gran diferencia”. En su demanda, la actora alega también que debería tomarse en cuenta que “Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominado (sic) (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), y uno de tales elementos tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo”; que “ mi prohijada no tiene el menor asomo de copiar una marca, cuando la suya propia LA CHISPA; ya tiene un reconocimiento e identidad propia en el mercado de los asaderos de pollos ”; que “Teniendo en cuenta todos y cada unos (sic) de los aspectos de cada marca como lo son el color, dibujo, forma, disposición de las imágenes, disposición de las letras, combinación de tonos, significado e ideología de cada marca, podemos concluir que es imposible que puedan ser percibidas, como la misma o involucrada la una con la otra”; que “ teniendo la marca de mi poderdante, colores, dibujos, imágenes, disposiciones y letras completamente diferentes a las de la marca anteriormente registrada, tal confusión no puede sufrirla una persona medianamente inteligente como lo es el comprador medio y no resulta en ningún caso imitación de las marcas registradas”; y que “Por ejemplo, analizando cada una de las marcas, en realidad es casi imposible confundir el color rojo de las letras de la BRASA ROJA, con el color amarillo de las letras de LA CHISPA ROJA; el negro de los delineados de la BRASA ROJA, con el azul de los delineados de LA CHISPA ROJA; el color blanco del fondo de la etiqueta de la BRASA ROJA con el magenta y el gris claro del fondo de la CHISPA”.

Finalmente, se alega en la demanda que “ cada etiqueta posee rasgos que difieren de la otra totalmente, como lo son los símbolos geométricos que se encuentran en cada presentación: en la etiqueta de LA BRASA ROJA, se encuentra perfectamente definido un circulo rodeando a la figura del pollo, en cambio en la etiqueta LA CHISPA ROJA, únicamente se encuentran los rectángulos del fondo magenta y plateado”; que “Por tanto, se debe tener presente que el color y la palabra ROJO/A es universal y no puede pertenecer a un solo empresario, GACETA OFICIAL que con el ánimo de hacerlo suyo, recurre a todo tipo de procesos con alegatos de su poderío sobre un signo y/o color universal, sin dueño o de propiedad alguna”; que la Superintendencia de Industria y Comercio “Tampoco tuvo en cuenta que en reiteradas ocasiones ha concedido el registro de signos que posean el aditivo ROJO o ROJA, funcionando este como parte de la marca distintiva de los productos o servicios que se identifican con el respectivo signo denominativo o mixto ”; y que la División de Signos Distintivos no tuvo en cuenta “ el hecho de que el signo LA CHISPA, tiene plena identidad propia, en el servicio que se solicita registrar, pues solo (sic) basta salir a la calle, para ver la proliferación del nombre CHISPA, para distinguir productos o servicios de venta de pollo preparado, ya sea a la brasa o frito, o broasted, o apanado”. 26/03/2003 33.48 2.

Contestaciones a la demanda BRASA ROJA’ (mixta) frente a la marca ‘LA CHISPA ROJA’ (mixta) se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, fonéticos y semánticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos (sic) creerían que el producto tendría el mismo origen.

Si se aprecian las marcas antes mencionadas en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas; esta confundibilidad sonora, que podría inducir al consumidor a error si coexisten en el mercado.

En consecuencia, la marca “LA CHISPA ROJA” (mixta) para la clase 5 es irregistrable …”. 2.1. En su escrito de contestación de demanda, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia alega que: “Con la expedición de las resoluciones n° 10443 del 31 de mayo de 1999, 19469 del 20 de septiembre y 11685 del 31 de mayo de 2000 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de normas legales de (sic) como lo sostiene la parte demandante, especialmente de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; que “de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente (Superintendencia de Industria y Comercio) … la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió (sic) la resolución 10443 del 31 de mayo de 1999, declarando fundada la observación presentada por la sociedad Inversora Cóndor S.A, y negando el registro de la marca ‘LA CHISPA ROJA’ (mixta) por encuadrar dentro de las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y b) del artículo 83 de la Decisión 344”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa”; y finalmente, con apoyo en elementos extraídos de las sentencias dictadas por este Tribunal en los procesos 22-IP-96 y 2-IP-95, argumenta que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘LA 2.2.

En su escrito de contestación, el apoderado de la sociedad COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR LA BRASA ROJA S.A. LA BRASA ROJA S.A., en condición de tercero interesado, alega que: “No es cierto que del registro mercantil Nº 0029365 del 14 de febrero de 1985 se derive un mejor derecho de propiedad industrial sobre una marca comercial o cualquier otro signo distintivo que haya sido otorgado con anterioridad a la marca comercial, nombre comercial y marca comercial (sic) LA BRASA ROJA, en los cuales se fundaron las observaciones que motivaron las resoluciones deprecadas por el actor”; que “ … la resolución citada se encuentra debidamente ejecutoriada y nunca fue demandada ante lo Contencioso administrativo.

En la resolución citada quedó plenamente probada la confundibilidad entre las marcas LA BRASA ROJA Y LA CHISPA ROJA, para distinguir servicios de la clase 42 internacional … no obstante … manifiesto que la sociedad demandante, ha concurrido en el mismo sector de comercio de mi poderdante, con elementos de propiedad intelectual y estructuras comerciales que imitan ideológicamente las prestaciones mercantiles de mi representada, uno de esos elementos lo ha constituido la marca comercial, en la cual inicialmente duplicaron el tipo de letra de la marca protegida por mi representada … así mismo en forma minuciosa se duplicaron otras características de los establecimiento (sic) de comercio … que la demandante al final del hecho materia de respuesta hace énfasis en las carac- GACETA OFICIAL terísticas de color de la marca que pretendía registrar, elementos que son secundarios frente a las palabras o elementos nominativos de la marca en cuestión, pues como acertadamente lo expresó la Superintendencia de Industria y Comercio … la fuerza distintiva de los signos en conflicto radica en la (sic) palabras y no en las figuras … Los elementos gráficos son secundarios y no aportan distintividad a la expresión LA CHISPA ROJA”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81, 83, literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 26/03/2003 34.48 lizados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; ( )”. Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 102 y 103 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones contempladas en los artículos 81, 83, literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercia- “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una defini- GACETA OFICIAL ción del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio, sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. 26/03/2003 35.48 Según el Tribunal, cuando un signo —protegido por el derecho marcario— es capaz por sí mismo de distinguir los bienes que representa, se está frente a la distintividad intrínseca, y cuando también distingue dichos bienes de los demás en el mercado, se está ante la distintividad extrínseca.

De reunir la marca tales condiciones, podrá participar en una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad (Criterios recogidos en las sentencias de interpretación prejudicial N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265, del 16.V.97, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”; N° 32-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 279, del 25.VII.97, caso “DC’OS”; y N° 31-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 450, del 21.VI.99, caso “LOS ALPES”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De las marcas denominativas, mixtas y evocativas En lo que concierne a la estructura de los signos utilizados, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar. GACETA OFICIAL Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988, en el proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

Por ello, es pertinente tomar en consideración también que “ en la marca mixta puede prevalecer el elemento gráfico sobre el denominativo. [en] la sentencia de la Sala Tercera de 31 de octubre de 1974 El Tribunal Supremo declaró expresamente que ‘por tratarse de dos marcas con elemento gráfico y denominativo, se hace preciso concretar cuál de ellos predomina sobre el otro, y en atención al mayor tamaño y al primer plano en que aparece la figura, es dicha figura el distintivo esencial la posibilidad de error o confusión habrá de ir referida al elemento gráfico predominante ’ ”.

En definitiva, “ en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A.; p. 239 a 241). Por otra parte, en el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, 26/03/2003 36.48 cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto o servicio.

A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Ejemplos de este tipo de signo, a juicio del Tribunal, “son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo …” (Sentencia dictada en el Proceso N° 7-IP-95, del 7 de agosto de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre del mismo año, caso: “COMODÍSIMOS”).

III. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un GACETA OFICIAL producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está adquiriendo o utilizando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos o servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, la impresión general de que la denominación causa impacto en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de 26/03/2003 37.48 la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV. Del procedimiento de observaciones al registro de la marca solicitado El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, instaura un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que GACETA OFICIAL tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente puede admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el Proceso Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS). 26/03/2003 38.48 Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este bien o prestación. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 4º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos o servicios.

Para esta determinación no bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en disputa, toda vez que se hace legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio a quien están desti- GACETA OFICIAL nados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada o de una solicitud ya presentada.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente 26/03/2003 39.48 interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 26/03/2003 40.48 PROCESO 3-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344; y, 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio de la disposición transitoria primera de la Decisión 486. Actor: BAVARIA S.A. Marca: “VITAFRUT”. Expediente interno N° 7384. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 16 de enero del año 2003 atendió suficientemente las exigencias establecidas por el artículo 125 de su actual Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue acordada su admisión a trámite por medio de auto de 12 de febrero del indicado año. 1.

ANTECEDENTES: VA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.I., declarando no obstante infundada la oposición presentada por BAVARIA S.A. - Nº 23989, de 28 de septiembre del 2000, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la misma Dependencia confirmó la Resolución anterior. - Nº 34898, de 28 de diciembre del 2000, la cual, al resolverse el recurso de apelación interpuesto, revocó la decisión contenida en la resolución inicial, Nº 13250 y, concedió el registro de la marca solicitada.

Pide, además, que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia, que declare fundada la oposición formulada y anule el registro de la marca VITAFRUT. 1.3 Hechos relevantes. La Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos: 1.1 Partes. a) Los hechos Actúa como demandante la sociedad BAVARIA S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Se constituye en tercero interesado, la sociedad Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. 1.2 Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad BAVARIA S.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones: - Nº 13250, de 27 de junio de 2000, mediante la cual a Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca VITAFRUT, Clase 32, solicitada por COOPERATI- 1.

El 1º de diciembre de 1999, la sociedad Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.I. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para obtener el registro de la marca denominada “VITAFRUT”, para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 32 de la Clasificación Internacional de Niza1. 2. La solicitud en referencia, identificada con el número 99-075.614, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 488. 1 Clase 32.- Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

GACETA OFICIAL 3. La sociedad BAVARIA S.A. presentó oposición al registro, argumentando que la marca solicitada es un signo genérico y descriptivo que carece de distintividad. 4. El 28 de septiembre de 1998 la misma Superintendencia, mediante Resolución Nº 17184, declaró infundada la referida oposición, sin embargo de lo cual negó el registro de la marca solicitada; aseveración ésta por cierto equivocada, toda vez que la negativa del registro solicitado para la denominación VITAFRUT y, el rechazo de la oposición presentada a ese registro, fueron plasmados en la Resolución 13250, de 27 de junio del 2000, error que se reproduce en los puntos 6 y 7 siguientes, cuyo contenido ha sido extraído de la solicitud de 20 de septiembre del 2002 que sobre interpretación prejudicial ha recibido este Tribunal. 5.

La sociedad BAVARIA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida. 26/03/2003 41.48 tículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 134 y 135 de la Decisión 486, señalando que “al analizar el signo VITAFRUT se observa que éste consiste exclusivamente en la indicación de una de las características primordiales de los productos de la clase 32 que busca amparar.

Así, el público consumidor al enfrentarse a estos productos, inmediatamente tendrá conocimiento sobre su naturaleza tales como que es una bebida (néctar o jugo) de frutas y vitaminas.” Considera, por otra parte, en lo sustantivo, que “al concederse el registro del signo VITAFRUT se confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente frente a otros comerciantes sobre las palabras FRUT (FRUTA) y VITA (VITAMINIZADO), ambas de uso común dentro de la lengua española.

Además, VITAFRUT carece totalmente de elementos adicionales que le proporcionen distintividad y por lo tanto, es irregistrable para identificar los productos comprendidos en la clase 32 internacional.” 6. El 27 de septiembre de 2000 fue resuelto el recurso de reposición propuesto, por medio de Resolución Nº 23.989 que confirmó la Nº 17184 (sic).

En apoyo de sus fundamentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-97, 27-IP-95, 20-IP-96, 22-IP-96, 27-IP96 y 5-IP-97. 7. El 28 de diciembre del 2000, la misma Dependencia expidió la Resolución Nº 34.898 por la cual, al resolver el recurso de apelación revocó parcialmente la resolución 17184 (sic), declaró también como infundada la oposición presentada por Bavaria S.A. y concedió, contrariamente, el registro de la marca solicitada “VITAFRUT”. c) Contestación a la demanda b) Escrito de demanda Argumenta, en lo fundamental, que “la palabra VITAFRUT no constituye el nombre común, usual o genérico de un producto ni una descripción característica, como podrían ser los vocablos fruta o vitaminas, que claramente señalarían sus componentes.

El carácter evocativo de VITAFRUT requiere de un ejercicio mental por parte del público consumidor para que infiera que es evocativo de características de los productos que distingue.” La sociedad BAVARIA S.A., con domicilio en Bogotá D.C. y constituida bajo las leyes de la República de Colombia, por intermedio de apoderada manifiesta que la sociedad Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L presentó solicitud de registro para la marca VITAFRUT para distinguir productos de la Clase Internacional Nº 32, solicitud a la cual formuló oposición fundamentando que “la expresión VITAFRUT, consiste en un signo genérico y descriptivo que carece de distintividad para obtener el privilegio exclusivo del registro de la marca”.

Dentro de sus fundamentos de derecho, la actora expresa, además, que se violaron los ar- La Superintendencia de Industria y Comercio, demandada en esta causa, aduce que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Concluye solicitando que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

GACETA OFICIAL No aparece de autos, contestación a la demanda que haya podido ser dada por parte del tercero interesado, la sociedad COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de oficio Nº 2856, de 8 de noviembre del 2002, ha solicitado de este Organismo la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 y 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad, según así lo expresa, con lo establecido por “el artículo 122 del Tratado y Estatuto” de este Tribunal.

No obstante la equivocación cometida por parte del solicitante al referir las disposiciones comunitarias aplicables al caso, la interpretación se ajusta, en opinión del Organismo, en términos generales, a las exigencias establecidas en el artículo 125 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reformatoria del antiguo Estatuto de este Tribunal aprobado mediante Decisión 184. 26/03/2003 42.48 expedición de la Resolución Nº 13250, de 27 de junio del 2000, por la cual se negó dicho registro y se declaró infundada la oposición planteada, se produjeron en vigencia de la Decisión 344, al igual que lo ocurrido con la Resolución Nº 23989, de 27 de septiembre del 2000, confirmatoria de la anterior.

Anota para ese efecto, que sólo la resolución Nº 34898, de 28 de diciembre del 2000, que resuelve la apelación, ha sido emitida en vigencia ya de la Decisión 486, no obstante hacerse aplicación de la Decisión 344 en su contenido. El criterio expuesto se apoya en lo establecido por el inciso segundo del artículo 126 del Estatuto del Tribunal, que expresa que “en su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto” y, con lo específicamente determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 que este Tribunal decide también interpretar, de oficio.

Por otra parte, en cuanto al artículo 82 de la Decisión 344, norma respecto de la cual no han sido hechas precisiones acerca de sus varios alcances, estima el Organismo que la interpretación debe limitarse a sólo los literales d) y e) de dicha disposición, por considerar que son los únicos aplicables en esta controversia. En consecuencia con lo expuesto, la interpretación prejudicial en el caso planteado cubrirá las normas comunitarias cuyos textos se transcriben seguidamente: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal procede a atender el requerimiento formulado, limitándose sin embargo en su interpretación, a únicamente lo relativo a los artículos 81 y 82 de la Decisión 344, pues considera improcedente la interpretación pedida de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, por cuanto la solicitud presentada para el registro de la marca VITAFRUT, el trámite dado a la misma y, la “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) GACETA OFICIAL “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” DECISION 486 “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 26/03/2003 43.48 sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos.

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS c) Susceptibilidad de representación gráfica La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares originados en otra. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. GACETA OFICIAL 26/03/2003 44.48 “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.

Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente.

5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas. a) Irregistrabilidad de signos como marca Signos descriptivos “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos está involucrando en esa excepción al registro, entre otras, a las denominaciones que designen la calidad, la especie, la cantidad o, comprendan características usuales del producto a ser protegido por la marca.

El Tribunal a este respecto ha señalado: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.2 La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir.

En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos. Los signos descriptivos son, en consecuencia, aquellos que se refieren a la cualidad que esencial o primordialmente señala el nombre del producto o del servicio de que se trate.

Respecto de esta clase de signos el Tribunal ha manifestado adicionalmente: “Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales.

Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.” 3 Signos evocativos Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una 3 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VIII-95. Proceso Nº 7-IP-95. Caso “COMODISIMOS”. En G.O.A.C. Nº 189 de 15-IX-95. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. TOMO V. Pág. 358. 1996. Proceso 22-IP-96, caso: Expomujer.

G.O.A.C. Nº265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95. GACETA OFICIAL 26/03/2003 45.48 característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla. función esencial de identificar un producto o servicio de un empresario, de otro u otros similares o idénticos pertenecientes a diferentes empresarios.

Si la marca consistiera en la denominación genérica o usual con la que se conoce al producto que la marca va a proteger, o describiera sus cualidades, características, calidad, cantidad o valor, etc., el signo perdería su cuño distintivo que llegaría a confundirse el signo con el producto o con la descripción de aquello que es esencial del mismo.

No habría distintividad de los productos frente al signo, y al carecer de esa particularidad, perdería su función diferenciadora y su condición de registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados. La marca concede al titular el derecho exclusivo a su signo para el producto que lo protege. La exclusividad del uso descarta que palabras o denominaciones o signos genéricos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público puedan ser registrados, porque de permitirse el registro se estaría permitiendo la usurpación diaria de la marca, porque al ser esas denominaciones las genéricas o usuales, no se puede impedir que el público en general las siga utilizando para referirse a esos productos.

Hacerlo constituirá el monopolio del uso de unos términos necesarios para todos en beneficio de unos pocos. La inscripción del registro con el carácter de exclusivo evita, precisamente, aventajar a unos productores con marcas cuyas denominaciones no son creaciones propias sino que pertenecen al uso común” 5. a) Irregistrabilidad de signos genéricos En el artículo 82 literal e) se prohíbe el registro como marca de un signo que consista “exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.

Esta prohibición hace referencia a las designaciones necesarias, es decir, a aquellas palabras que son entendidas y reconocidas por el público en general o por las personas que se desenvuelven dentro del campo donde se utiliza la misma, como el nombre o designación del producto o del servicio. No importa si el producto o el servicio tienen una o varias designaciones, toda vez que ninguna de ellas será susceptible de registro como marca.

“Para determinar si una palabra es designativa, la misma no sólo puede surgir de un diccionario, pueden tratarse también de palabras de idiomas extranjeros o términos propios del lenguaje técnico que se utilizan en ciertas actividades” 4 El Tribunal ha expresado en este contexto: “Estas prohibiciones se contemplan en los incisos d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, y se derivan, como se dice anteriormente, del concepto de marca acentuada en su

6. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido ya expuesto en el punto 3 de esta sentencia, este Organo Jurisdiccional ha determinado la improcedencia de la interpretación de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, por constatar que la solicitud de registro presentada, el trámite dado a la misma y, la expedición de la Resolución Nº 13250, de 27 de junio del 2000, por la cual se negó el registro de la marca VITAFRUT y se declaró infundada la oposición planteada, se produjeron en vigencia de la Decisión 344, al igual que lo ocurrido con 5 4 Zuccherino Daniel: “Marcas y Patentes en el Gatt”.

Buenos Aires. 1997. Ed. Abeledo - Perrot. pág.: 103. Proceso 33-IP-95, sentencia de 15 de noviembre de 1996. Marca: “PANPAN PAN PAN”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo V. pág.: 205-206. GACETA OFICIAL 26/03/2003 46.48 la Resolución Nº 23989, de 27 de septiembre del 2000, confirmatoria de la anterior. Sólo la resolución Nº 34898, de 28 de diciembre del 2000, que resuelve la apelación, ha sido emitida en vigencia ya de la Decisión 486. elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquel.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, de lo que es posible determinar, que en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha del otorgamiento, esto es, en el caso objeto de esta interpretación prejudicial, la Decisión 344. 4.

Si un signo se encuentra comprendido en las situaciones a que se refiere el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344, e incorpora en su estructura componentes adicionales, como color o denominaciones que le otorguen suficiente distintividad y además no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad, sería susceptible del respectivo registro.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo es susceptible de ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos o usuales cuando designan o comunican directa y exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen.

El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 3. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un 5. De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 7384, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese al mencionado Consejo de Estado, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO GACETA OFICIAL Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel 26/03/2003 47.48 copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 26/03/2003 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú