PROCESO N° 105-IP-2002 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: sociedad INVERSIONES CASTRO PINZÓN HNOS. LTDA. Denominación: “LA CHISPA ROJA”.

Expediente interno N° 6721. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiséis de febrero del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 29 de octubre de 2002; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la sociedad INVERSIONES CASTRO PINZON HNOS. LTDA. “presentó la solicitud de registro de la marca LA CHISPA ROJA (mixta), clase 42” (A saber, “Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases”).

“Una vez publicado el extracto de la solicitud de (sic) la Gaceta de Propiedad Industrial, se formuló oposición por la COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A. argumentando que la marca LA CHISPA ROJA (Mixta), clase 42, solicitada por INVERSIONES CASTRO PINZON HNOS LTDA, es confundible con la marca LA BRASA ROJA (mixta), de la clase 42, de su propiedad.

Tramitadas las oposiciones, la División de Signos Distintivos expidió la resolución cuya nulidad se demanda, por medio de la cual decidió declarar fundada la oposición formulada por COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A., y en consecuencia, negó el registro de la marca solicitado por la sociedad INVERSORES CASTRO PINZON HNOS LTDA”. A juicio del consultante, la resolución denegatoria del registro se apoyó en las siguientes consideraciones: “ En opinión de este despacho, en la marca mixta LA CHISPA ROJA predomina el elemento denominativo, el cual resulta ser muy parecido al de la marca LA BRASA ROJA fundamento de la observación teniendo (sic) en cuenta que también el aspecto gráfico de dichas marcas presenta (sic) características que las hace confundibles, el mismo argumento es válido para las enseñas y el depósito del nombre comercial LA BRASA ROJA”.

Agrega el solicitante que la actora interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, “en el cual se expusieron claramente los fundamentos jurídicos por los cuales el signo LA CHISPA ROJA (mixta) no es confundible con la marca LA BRASA ROJA (mixta), siendo, por tanto, procedente su registro como marca distintiva de productos comprendidos en la clase 42.

Se dijo que la marca solicitada es perfectamente registrable por cuanto no existen semejanzas desde el punto de vista gráfico, conceptual o de cualquier otra índole que dejen concluir cualquier parecido entre los signos enfrentados. Además, que las expresiones ‘CHISPA Y BRASA’, tienen aceptaciones (sic) distintas en la lengua española. El signo LA CHISPA ROJA (Mixta), para distinguir productos de comprendidos (sic) en clase 42 … es, un signo evocativo y, por tanto, susceptible de ser registrado como marca distintiva de los referidos productos.

Se desató el recurso mediante resolución 11685 del 31 de mayo de 2000, agotándose la vía gubernativa …”. 1.2. Cuestión de derecho El consultante informa que, según la actora, se incurrió en violación de las siguientes normas: “El artículo 81, en cuanto se concluye que para que cualquier signo pueda registrarse como marca, debe cumplir con la función esencial de distinguir en el mercado un determinado producto de otros idénticos o similares.

Contravino la División de Signos Distintivos esta norma superior, pues la marca LA CHISPA ROJA (mixta) es un signo perceptible, suficiente (sic) distintivo y susceptible de representación gráfica”. Se habría incurrido además en la violación de los artículos 83, literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 “… por interpretación errónea, por cuanto la División de Signos Distintivos al decidir sobre la confundibilidad de las marcas, determinó, sin ser correcto, que la marca solicitada era confundible con la marca LA BRASA ROJA, para distinguir los mismos servicios y productos de similar naturaleza … Las semejanzas que proyectan estas dos marcas, reflejando el solo aspecto denominativo de la terminación ROJA, pero que al apreciarlas en conjunto se debe concluir que exita (sic) una gran distintividad de la marca LA CHISPA ROJA, en donde el color es el más sobresaliente, y el magenta como color moderno de (sic) mayor distintividad al signo … La simple observación de los signos de esta impresión en conjunto, denota la inconfunbilidad (sic) de las marcas, que de suyo provoca que el consumidor distinga una marca de otra, y evite caer en error en cuanto al origen del producto.

Del cotejo de las enseñas comerciales en conjunto, se puede apreciar que no es posible que el consumidor final entre a un establecimiento de la CHISPA ROJA, pensando que lo está haciendo a uno de la BRASA ROJA, pues sus elementos en conjunto representan una gran diferencia”. En su demanda, la actora alega también que debería tomarse en cuenta que “Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominado (sic) (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), y uno de tales elementos tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo”; que “ mi prohijada no tiene el menor asomo de copiar una marca, cuando la suya propia LA CHISPA; ya tiene un reconocimiento e identidad propia en el mercado de los asaderos de pollos ”; que “Teniendo en cuenta todos y cada unos (sic) de los aspectos de cada marca como lo son el color, dibujo, forma, disposición de las imágenes, disposición de las letras, combinación de tonos, significado e ideología de cada marca, podemos concluir que es imposible que puedan ser percibidas, como la misma o involucrada la una con la otra”; que “ teniendo la marca de mi poderdante, colores, dibujos, imágenes, disposiciones y letras completamente diferentes a las de la marca anteriormente registrada, tal confusión no puede sufrirla una persona medianamente inteligente como lo es el comprador medio y no resulta en ningún caso imitación de las marcas registradas”; y que “Por ejemplo, analizando cada una de las marcas, en realidad es casi imposible confundir el color rojo de las letras de la BRASA ROJA, con el color amarillo de las letras de LA CHISPA ROJA; el negro de los delineados de la BRASA ROJA, con el azul de los delineados de LA CHISPA ROJA; el color blanco del fondo de la etiqueta de la BRASA ROJA con el magenta y el gris claro del fondo de la CHISPA”.

Finalmente, se alega en la demanda que “ cada etiqueta posee rasgos que difieren de la otra totalmente, como lo son los símbolos geométricos que se encuentran en cada presentación: en la etiqueta de LA BRASA ROJA, se encuentra perfectamente definido un circulo rodeando a la figura del pollo, en cambio en la etiqueta LA CHISPA ROJA, únicamente se encuentran los rectángulos del fondo magenta y plateado”; que “Por tanto, se debe tener presente que el color y la palabra ROJO/A es universal y no puede pertenecer a un solo empresario, que con el ánimo de hacerlo suyo, recurre a todo tipo de procesos con alegatos de su poderío sobre un signo y/o color universal, sin dueño o de propiedad alguna”; que la Superintendencia de Industria y Comercio “Tampoco tuvo en cuenta que en reiteradas ocasiones ha concedido el registro de signos que posean el aditivo ROJO o ROJA, funcionando este como parte de la marca distintiva de los productos o servicios que se identifican con el respectivo signo denominativo o mixto ”; y que la División de Signos Distintivos no tuvo en cuenta “ el hecho de que el signo LA CHISPA, tiene plena identidad propia, en el servicio que se solicita registrar, pues solo (sic) basta salir a la calle, para ver la proliferación del nombre CHISPA, para distinguir productos o servicios de venta de pollo preparado, ya sea a la brasa o frito, o broasted, o apanado”. 2.

Contestaciones a la demanda 2.1. En su escrito de contestación de demanda, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia alega que: “Con la expedición de las resoluciones n° 10443 del 31 de mayo de 1999, 19469 del 20 de septiembre y 11685 del 31 de mayo de 2000 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de normas legales de (sic) como lo sostiene la parte demandante, especialmente de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; que “de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente (Superintendencia de Industria y Comercio) … la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió (sic) la resolución 10443 del 31 de mayo de 1999, declarando fundada la observación presentada por la sociedad Inversora Cóndor S.A, y negando el registro de la marca ‘LA CHISPA ROJA’ (mixta) por encuadrar dentro de las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y b) del artículo 83 de la Decisión 344”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa”; y finalmente, con apoyo en elementos extraídos de las sentencias dictadas por este Tribunal en los procesos 22-IP-96 y 2-IP-95, argumenta que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘LA BRASA ROJA’ (mixta) frente a la marca ‘LA CHISPA ROJA’ (mixta) se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, fonéticos y semánticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos (sic) creerían que el producto tendría el mismo origen.

Si se aprecian las marcas antes mencionadas en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas; esta confundibilidad sonora, que podría inducir al consumidor a error si coexisten en el mercado.

En consecuencia, la marca “LA CHISPA ROJA” (mixta) para la clase 5 es irregistrable …”. 2.2. En su escrito de contestación, el apoderado de la sociedad COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR LA BRASA ROJA S.A. LA BRASA ROJA S.A., en condición de tercero interesado, alega que: “No es cierto que del registro mercantil Nº 0029365 del 14 de febrero de 1985 se derive un mejor derecho de propiedad industrial sobre una marca comercial o cualquier otro signo distintivo que haya sido otorgado con anterioridad a la marca comercial, nombre comercial y marca comercial (sic) LA BRASA ROJA, en los cuales se fundaron las observaciones que motivaron las resoluciones deprecadas por el actor”; que “ … la resolución citada se encuentra debidamente ejecutoriada y nunca fue demandada ante lo Contencioso administrativo.

En la resolución citada quedó plenamente probada la confundibilidad entre las marcas LA BRASA ROJA Y LA CHISPA ROJA, para distinguir servicios de la clase 42 internacional … no obstante … manifiesto que la sociedad demandante, ha concurrido en el mismo sector de comercio de mi poderdante, con elementos de propiedad intelectual y estructuras comerciales que imitan ideológicamente las prestaciones mercantiles de mi representada, uno de esos elementos lo ha constituido la marca comercial, en la cual inicialmente duplicaron el tipo de letra de la marca protegida por mi representada … así mismo en forma minuciosa se duplicaron otras características de los establecimiento (sic) de comercio … que la demandante al final del hecho materia de respuesta hace énfasis en las características de color de la marca que pretendía registrar, elementos que son secundarios frente a las palabras o elementos nominativos de la marca en cuestión, pues como acertadamente lo expresó la Superintendencia de Industria y Comercio … la fuerza distintiva de los signos en conflicto radica en la (sic) palabras y no en las figuras … Los elementos gráficos son secundarios y no aportan distintividad a la expresión LA CHISPA ROJA”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81, 83, literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 102 y 103 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones contempladas en los artículos 81, 83, literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio, sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Según el Tribunal, cuando un signo —protegido por el derecho marcario— es capaz por sí mismo de distinguir los bienes que representa, se está frente a la distintividad intrínseca, y cuando también distingue dichos bienes de los demás en el mercado, se está ante la distintividad extrínseca. De reunir la marca tales condiciones, podrá participar en una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad (Criterios recogidos en las sentencias de interpretación prejudicial N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265, del 16.V.97, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”;

N° 32-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 279, del 25.VII.97, caso “DC’OS”; y N° 31-IP- 98, publicada en la G.O.A.C. Nº 450, del 21.VI.99, caso “LOS ALPES”). Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.

Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. II. De las marcas denominativas, mixtas y evocativas En lo que concierne a la estructura de los signos utilizados, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988, en el proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

Por ello, es pertinente tomar en consideración también que “ en la marca mixta puede prevalecer el elemento gráfico sobre el denominativo. [en] la sentencia de la Sala Tercera de 31 de octubre de 1974 El Tribunal Supremo declaró expresamente que ‘por tratarse de dos marcas con elemento gráfico y denominativo, se hace preciso concretar cuál de ellos predomina sobre el otro, y en atención al mayor tamaño y al primer plano en que aparece la figura, es dicha figura el distintivo esencial la posibilidad de error o confusión habrá de ir referida al elemento gráfico predominante ’ ”.

En definitiva, “ en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A.; p. 239 a 241). Por otra parte, en el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto o servicio.

A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Ejemplos de este tipo de signo, a juicio del Tribunal, “son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo …” (Sentencia dictada en el Proceso N° 7- IP-95, del 7 de agosto de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre del mismo año, caso: “COMODÍSIMOS”).

III. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está adquiriendo o utilizando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos o servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, la impresión general de que la denominación causa impacto en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV. Del procedimiento de observaciones al registro de la marca solicitado El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, instaura un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente puede admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el Proceso Nº 04-AN- 97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este bien o prestación. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 4º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos o servicios.

Para esta determinación no bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en disputa, toda vez que se hace legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio a quien están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada o de una solicitud ya presentada.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO