Año XXI - Número 1082 Lima, 17 de junio de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 2-IP-2004.- Proceso 14-IP-2004.- Proceso 91-AI-2000.Proceso 49-AI-2002.- Pág. Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, formulada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca INFOX (mixta). Actor: Cavelier Abogados. Expediente interno 7879 Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 73 literal a) y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que corresponde a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: LUCKY CHARMS. Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Proceso interno Nº 7058 Suspensión de las sanciones impuestas a la República del Ecuador por Auto del 17 de julio de 2002, hasta el 10 de mayo de 2005 Suspensión del procedimiento sumario iniciado contra la República de Venezuela por Auto del 17 de marzo de 2004, hasta el 10 de mayo de 2005. 1 10 20 21 PROCESO Nº 2-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, formulada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca INFOX (mixta). Actor: Cavelier Abogados. Expediente interno 7879. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de Interpretación Prejudicial remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, para que se proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344. tículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, del tenor siguiente: 1.
Partes en el proceso interno Es demandante la sociedad CAVELIER ABOGADOS y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Hechos El auto de 17 de marzo de 2004, mediante el cual el Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de Interpretación Prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los ar- Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2909 de 3 de diciembre de 2003, complementados con los do- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL cumentos incluidos en anexos, que demuestran: El 7 de junio de 1996, LA GALERÍA INMOBILIARIA LIMITADA, solicitó el registro de la marca INFOX (MIXTA) para distinguir servicios de la Clase 42.
(Clasificación Internacional de Niza. Clase 42: servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos). El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 435 de 14 de agosto de 1996.
El 26 de septiembre de 1996, CAVELIER ABOGADOS presentó observaciones con fundamento en la marca INFOLEX registrada en la Clase 42 para distinguir programas y servicios de informática, soporte lógico; hechura y mantenimiento de programas para computadores y sistemas de utilización de tales programas, instrucción grabada en medios magnéticos o en cualquier medio susceptible de reproducción para usuarios de dichos programas y servicios; servicio de entrenamiento en tales programas, instrucciones y sistemas.
Por Resolución Nº 02800 de 19 de febrero de 1998 la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de la marca INFOX (mixta), para distinguir servicios consistentes en “la asesoría inmobiliaria a través de un sistema computarizado de multimedia que le permite al usuario lograr información detallada y personalizada del inmueble que busca con fotografías, planos y videos, asesoría financiera, jurídica y estadística y un directorio de productos relacionados con la construcción, con fundamento en que no existía riesgo de confusión entre los servicios para asesoría inmobiliaria que incluía la solicitud de marcas INFOX+GRÁFICA y los servicios de informática que ampara la marca INFOLEX porque son de distinta naturaleza y no se relacionan entre sí”.
La actora interpuso recurso de reconsideración y en subsidio de apelación contra la citada Resolución. Por Resoluciones 19568 de 18 de noviembre de 1998 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y 32703 de 28 de septiembre de 2001 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superin- 17/06/2004 2.24 tendencia de Industria y Comercio, al resolver los recursos de reposición y el de apelación respectivamente, se confirmó la Resolución Nº 02800 argumentando, de acuerdo a lo manifestado por la consultante, que “entre los signos INFOX e INFOLEX no existían semejanzas capaces de inducir al público a error, pues la única coincidencia entre estos es la coincidencia en la sílaba inicial IN y se diferencian en la sílaba tónica que en la marca solicitada es FOX y en la registrada es LEX y la longitud es distinta en cada caso y por lo tanto, pueden coexistir en el mercado sin riesgo de confusión”. 3) Fundamentos jurídicos de la demanda La demandante manifiesta que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 y el “literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (sic) …”, que las Resoluciones 02800, 19568 y 32703 “son el resultado de una APRECIACIÓN EQUIVOCADA del signo INFOX (MIXTA) frente a la marca INFOLEX previamente registrada para la misma clase de servicios”, lo que dio lugar a “que haya dejado de aplicarse a la solicitud de registro del signo INFOLEX (MIXTA) (sic), el motivo de irregistrabilidad que consagraba el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 y que mantiene el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486” que “se desconocieron factores que evidencian claramente, que SI habría riesgo de confusión para el público consumidor, aspecto decisivo para que un signo sea irregistrable como marca en los términos de la norma invocada … que la administración desconoció el conflicto directo que existe entre los signos INFOLEX e INFOX (MIXTO) … conflicto que imposibilita su coexistencia en el mercado …”, por lo que, siguiendo los criterios jurisprudenciales y doctrinarios del cotejo marcario, “… se encuentra que la marca INFOX (MIXTA) SI es confundible respecto de la marca INFOLEX”.
Indica que contrario a lo señalado en los actos acusados, “entre las marcas INFOX (MIXTA) e INFOLEX existe similitud … que se generaría confusión en el público consumidor si se permite su utilización simultánea por diferentes empresarios”. Sostiene que “Tratándose entonces, de un signo mixto, es necesario establecer cuál es el tamaño, colocación y papel que cumplen cada uno de los elementos del conjunto al que corresponde la marca INFOX (MIXTA)”.
Dice que el signo INFOX con el lema explicativo “Su inmueble sin tantas vueltas” es eminente- GACETA OFICIAL mente nominativo y que la expresión que lo acompaña “cumple un papel simplemente explicativo, en tanto es descriptiva del servicio que se está ofreciendo al consumidor y por esta razón, debe ser excluida de la comparación de las marcas enfrentadas”, y que la expresión INFO “tiene carácter evocativo en marcas que identifican servicios relacionados con la actividad de divulgar información y por lo mismo, es de frecuente utilización en la conformación de marcas de la clase 42”.
Argumenta que entre las marcas en conflicto existe similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica y como se dijo anteriormente con base a los criterios de Breuer Moreno para realizar el cotejo marcario, hay confusión entre los signos en conflicto. Sostiene también, que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 y el “artículo 134 de la Decisión 486 (sic) … por indebida aplicación, toda vez que en los actos acusados se consideró sin fundamento válido que el signo INFOX (MIXTO) tenía elementos que le otorgaban suficiente fuerza distintiva respecto de la marca INFOLEX registrada previamente para identificar servicios de la clase cuarenta y dos (42) internacional”, y que, “el signo INFOX (MIXTO) es similar al grado de resultar confundible con la marca INFOLEX previamente registrada, aspecto que determina que CAREZCA DE DISTINTIVIDAD y que por ende, le resta toda vocación de registrabilidad”, y finamente manifiesta “que las consideraciones expuestas para otorgar el registro de la marca INFOX (MIXTA) a LA GALERÍA INMOBILIARIA LTDA., son el resultado de la mala apreciación que se efectuó, al cotejarlo (sic) con la marca previamente registrada INFOLEX, error que demuestra claramente la generación de riesgo de confusión entre tales marcas, lo cual hace que los actos acusados sean ilegales por incurrir en error de derecho en la calificación jurídica de los hechos en que se fundan”. 4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.
Que con las Resoluciones 02800, 19568 y 32703 expedidas por el Jefe de la División de Signos 17/06/2004 3.24 Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 y 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)” y que “el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº 02800 … declarando infundada la observación presentada por la sociedad Cavelier Abogados y concediendo el registro de la marca INFOX para distinguir productos comprendidos en la clase 42 (sic) … solicitada por la sociedad La Galería Inmobiliaria Ltda.” Basándose en la jurisprudencia emitida por este Tribunal en el Proceso 1-IP-87, y citando las normas comunitarias indica que “Efectuado el examen comparativo de las marcas ‘INFOX’, clase 42(solicitada) (sic), frente a ‘INFOLEX’ para distinguir los productos de la clase 42 (sic), se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, pues no existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos (sic); si bien entre INFOX e INFOLEX existen algunas letras en común éstas no son suficientes para concluir la confundibilidad …”.
Finalmente argumenta que “establecida la inexistencia de confundibilidad entre los signos en debate, se descarta la violación de los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) … En consecuencia, los actos administrativos acusados … no son nulos, se ajustan a pleno derecho a disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de GACETA OFICIAL asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante Decisión 472), en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);
En consecuencia, teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente solicitud y de acuerdo a lo expresamente requerido por el Tribunal consultante, corresponde interpretar los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344. 17/06/2004 4.24 palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
I. La marca y los requisitos para su registro En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, La marca juega un papel preponderante en el mercado toda vez que su naturaleza esencial radica en poder distinguir productos o servicios, lo cual permite al consumidor comprar lo que quiere en el mercado, de esta manera la marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.
En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de exteriorizarse y materializarse para ser aprehendido en forma inmediata por los consumidores o usuarios a través de los sentidos, siendo asimilado en forma mediata por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales GACETA OFICIAL y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.
Este requisito es considerado por algunos autores como una tautología, porque “del concepto de signo se deduce que éste tiene que ser perceptible por el sujeto receptor, pues si no se puede percibir deja de ser signo” (Manuel Pachón, Manual de Propiedad Industrial. p.196). El mismo autor dice: “Percibir es apreciar algo por medio de los sentidos o de la inteligencia. Y perceptible es, entonces, lo que se puede percibir”.
(Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, “El Régimen Andino de Propiedad Industrial”. p. 195). En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).
Sobre este aspecto el Tribunal se ha manifestado en reiteradas ocasiones y sostiene que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o 17/06/2004 5.24 función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros” (Proceso 19IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000) La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matias, Marcas, Top Management.
Bogota. Pág. 77). La susceptibilidad de representación gráfica, además de responder a las funciones mismas atribuidas a los signos distintivos, tiene que ver con la necesidad de que la marca pueda ser dada a conocer tanto al momento de introducirse la solicitud de registro, como para su publicación. Al respecto el Tribunal ha manifestado, que esta característica tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.
Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada. (Proceso 2-PI-2003, marca: MISS SUCRE, publicado en el G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003). De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar si en el presente caso la marca registrada “INFOX” (mixta) reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y si además no se encuentra incursa en las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
De dicho examen determinará lo que corresponda. GACETA OFICIAL II. Marcas denominativas, gráficas y mixtas Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca las cualidades o funciones de los productos o servicios identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones de los productos o servicios que va a identificar.
Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.
(Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Las marcas mixtas se componen por un elemento denominativo (una o varias letras, palabras o números) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser percibidos en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.
Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo 17/06/2004 6.24 mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).
Al respecto la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000).
Igualmente el Tribunal ha sostenido: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta), criterio que deberá ser tomado en consideración a tiempo de proceder al cotejo en el presente caso entre las marcas INFOX (mixta) e INFOLEX y la comparación debe ser realizada entre las denominaciones.
III. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. GACETA OFICIAL La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona, así como para diferenciar o distinguir productos o servicios de diferente calidad que pertenecen a la misma persona.
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o 17/06/2004 7.24 identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.
Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza.
GACETA OFICIAL La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir uno de otro. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.
Cit. p. 215). 17/06/2004 8.24 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, asimismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre INFOX (mixta) e INFOLEX es ideológica, ortográfica o fonética. IV. Prefijos de uso común El titular de un signo que contenga una partícula o prefijo de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a dicho titular un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común debe saber que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (Proceso 31-IP-2003, publica en G.O.A.C. Nº 965 de 8 de agosto de 2003, marca: “& MIXTA”).
GACETA OFICIAL En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344.
SEGUNDO: En el examen de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas, una mixta y otra nominativa, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
CUARTO: Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, no estando exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogi- 17/06/2004 9.24 dos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.
QUINTO: El titular de un signo conformado por una partícula o prefijo de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 7879 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 17/06/2004 10.24 PROCESO 14-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 71, 73 literal a) y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que corresponde a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: LUCKY CHARMS. Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A Proceso interno Nº 7058. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola, recibida en este Tribunal el 1 de marzo de 2004, relativa a los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 7058.
El auto de 31 de marzo del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: a) Partes en el proceso interno Demandante es la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. b) Hechos Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 0237 de 13 de febrero de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: En fecha 26 de octubre de 1992, la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca nominativa LUCKY CHARMS, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30.
(Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo). El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 385 de 17 de septiembre de 1993.
Contra esta solicitud presentó primera observación la sociedad INDUSTRIAS GRAN COLOMBIA S.A. con base en la marca registrada CHARMS para productos de la Clase 32 (Clasificación Internacional de Niza. Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas).
Por su parte la sociedad CHARMS COMPANY, en base a su marca CHARMS para productos de la clase 30, presentó segunda observación, la cual no fue tomada en cuenta por haber sido presentada fuera del término legal. El 9 de diciembre de 1994 la sociedad demandante limitó el alcance de su solicitud de registro para distinguir únicamente ‘cereales para el desayuno’, razón por la cual la sociedad INDUSTRIAS GRAN COLOMBIA S.A. desistió de su observación presentada.
Mediante Resolución Nº 14294, la Jefe de la División de Signos Distintivos, resolvió “aceptar el desistimiento de la oposición” y negar el registro de la marca LUCKY CHARMS al verificar de oficio el registro de la marca CHARMS para todos los productos de la clase 30 a favor de la sociedad CHARMS COMPANY. La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio GACETA OFICIAL de apelación, el primero fue resuelto por la Jefe de la misma División, quien mediante Resolución Nº 10537 de 28 de abril de 1997, confirmó la Resolución impugnada; y, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien por Resolución Nº 27051 de 27 de octubre de 2000, confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 14294. c) Fundamentos jurídicos de la demanda Manifiesta que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 protege derechos de terceros, y en el presente caso “no hay derechos de terceros que proteger, pues los terceros que tenían registros de marcas que proteger … renunciaron a esta protección en forma expresa, a partir del momento en que la marca LUCKY CHARMS fue limitada para distinguir ‘cereales para el desayuno’”; sostiene que “se viola esta norma cuando se aplica a un caso no contemplado en ella … Se trata pues de violación de la norma por aplicación indebida”.
Sostiene que si en el mercado conviven las marcas CHARMS para la clase 30 y CHARMS para la clase 32 resultaría “una discriminación jurídica inaceptable” que no pudieran coexistir LUCKY CHARMS y CHARMS. Dice que “La marca LUCKY CHARMS está formada por dos palabras que unidas forman un solo signo, donde la expresión LUCKY es tan preponderante como lo es CHARMS” por lo tanto ésta debe ser analizada en conjunto.
Argumenta que no existe riesgo de confusión en el consumidor medio, respecto de los productos y menos aún del origen empresarial de los mismos. Indica igualmente, que se violó el artículo 81 de la misma Decisión y que “los actos administrativos demandados le negaron al signo LUCKY CHARMS la capacidad para ser marca y distinguir ‘cereales para el desayuno’, cuando dicho signo sí goza de capacidad distintiva para tales productos, pues este producto no es el mismo ni es similar a CHARMS.
Los actos acusados violaron el citado artículo por falta de aplicación”. Sobre la violación del artículo 95 de la Decisión 344, la actora, señala que: “No consta en las resoluciones demandadas … cómo y cuando se practicó el examen de confundibilidad y qué (sic) elementos de las marcas se tuvieron en cuenta para practicar este examen. Por el con- 17/06/2004 11.24 trario, de los actos administrativos demandados se desprende que nunca el Examinador asumió la posición de un consumidor medio, tampoco consta que las marcas fueran comparadas en forma sucesiva y el examen muestra que la marca LUCKY CHARMS fue descompuesta en sus palabras para comparar únicamente el vocablo CHARMS con la marca opositora”, por lo que la autoridad nacional competente “Al no motivar debidamente las resoluciones demandas (sic) se violó el Articulo 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Que con las Resoluciones 14294, 10537 expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y 2705 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” y que “el Jefe (sic) de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº 21698 (sic) … negando el registro de la marca ‘LUCKY CHARMS’ para distinguir los productos de la clase 30 … solicitada por la sociedad SOCIETE (sic) DES PRODUITS NESTLE S.A.”.
Argumenta que “El análisis de registrabilidad debe ser efectuado por la oficina nacional competente existan o no observaciones a la solicitud del registro marcario, en este punto es necesario aclarar que no le cabe razón al accionante el argumento de no realizar el análisis descrito a causa del desistimiento efectuado por la sociedad INDUSTRIAS GRAN COLOMBIA S.A., pues ese análisis es de carácter obligatorio, existan o no observaciones”.
Indica que “Efectuado el examen comparativo de las marcas ‘LUCKY CHARMS’, clase 30, frente a ‘CHARMS’, para distinguir los productos de la clase 30, se concluye en forma eviden- GACETA OFICIAL te que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, pues existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas, las similitudes son relevantes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, que de coexistir en el mercado generaría error en los consumidores de los productos de esta forma identificados”.
Finalmente argumenta que “Entre la expresión LUCKY CHARMS y la marca CHARMS, existen semejanzas que introducirían (sic) al público a error, ya que la marca CHARMS distingue todos los productos de la clase 30, por consiguiente, estas marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor” por lo que la marca LUCKY CHARMS “es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 … En consecuencia, los actos administrativos acusados … no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);
Teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca LUCKY CHARMS a favor de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. se realizó el 26 17/06/2004 12.24 de octubre de 1992, es decir en vigencia de la Decisión 313 y, tomando en cuenta que los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta son las que corresponden a esta Decisión, procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 71, 73 literal a) y 85 de la Decisión 313 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y no así los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344, por cuya razón, en el ejercicio de lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, éstos no serán interpretados por no corresponder al caso.
El texto de las normas a ser interpretadas se transcriben a continuación: Decisión 313 “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
( )”. “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (…) “Artículo 85.- Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el regis- GACETA OFICIAL tro de la marca.
Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. Decisión 344 Disposiciones Transitorias Primera.- “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. I. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.
Este Tribunal ha señalado que “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta), 344 (Disposición Transitoria Primera), y 486 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues ha dispuesto siempre que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho”.
(Proce- 17/06/2004 13.24 so 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 de 9 de octubre de 2003, marca: A+gráfica). Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.
(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC). Esta nueva normativa de carácter procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las GACETA OFICIAL normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor…(Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.
(Proceso 74-IP-2003, ya citado). En el caso de autos, la solicitud de la concesión del registro de la marca LUCKY CHARMS se presentó durante la vigencia de la Decisión 313, se presume que las observaciones también se realizaron en vigencia de esta misma Decisión, aunque la concesión del registro y el rechazo de las observaciones se produjeron en vigencia de la Decisión 344.
Por lo tanto, corresponde a la autoridad nacional competente establecer de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto. II. La marca y los requisitos para su registro En base al concepto de marca que contiene el artículo 71 de la Decisión 313, en reiterada jurisprudencia, el Tribunal ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
Al respecto Carlos Fernández Novoa sostiene: “la marca es un bien inmaterial, que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario necesita materializarse en cosas tangibles (corpus, mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo además, suceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares”.(Fundamentos del Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A. 1984. pág. 21) La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, ga- 17/06/2004 14.24 rantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser identificada y asimilada con facilidad.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo GACETA OFICIAL que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27).
Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. 17/06/2004 15.24 curso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca LUCKY CHARMS cumple con los requisitos del artículo 71, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales pertinentes de los artículos 72 y 73, de la referida Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. III.
Signos compuestos El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
Este requisito guarda relación con lo dispuesto en el artículo 77 literal d) de la Decisión 313, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.
(Alemán, Marco Matías, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Manangement, Bogotá, p. 77). De lo anteriormente expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos contenidos en el artículo 71 de la Decisión 313 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión 313, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 71 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar in- El Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ” (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).
En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca. En efecto, no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).
Por tanto, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”). IV. Signos en idioma extranjero Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se GACETA OFICIAL las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro.
Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso Nº 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). El Tribunal sostiene que “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.
(Proceso Nº 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.
(Proceso Nº 3-IP-95, ya citado). V. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 73 de la Decisión 313, buscan fundamentalmente, 17/06/2004 16.24 precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar o distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, carac- GACETA OFICIAL terizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.
(Proceso 109-IP2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003). Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, marca: CHIP’S, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la valoración de los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las 17/06/2004 17.24 determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.
Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, en relación a la doctrina ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la posible confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: GACETA OFICIAL 17/06/2004 18.24 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 215). dad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial.
También tendrán interés legítimo para presentar observaciones en los demás Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. La oficina nacional competente podrá admitir a trámite dichas observaciones o rechazarlas. 2.
El examen de registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos.
Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y s.s.). VI. Observaciones a la solicitud de registro de marca y examen de registrabilidad De los artículos 82 y 84 de la Decisión 313, se desprende que, una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.
En la Decisión 313 no se especifica quienes son las personas que tienen interés legítimo, mientras que el artículo 93 de la Decisión 344 dispone que tendrán dicho interés para presentar observaciones el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anteriori- El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313.
Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea idéntica o confundible con otra ya registrada, teniendo en cuenta los criterios expuestos en esta interpretación, así como la relación de los productos que cada uno protege. Finalmente, se exige que la resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad GACETA OFICIAL jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.
La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.
SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
TERCERO: Para el registro como marca de un signo compuesto, caso en que deba juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca.
CUARTO: Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo cuando una palabra en idioma extranjero forma un signo marcario y es fácilmente reconocible entre el público consumidor porque su conocimiento y significado conceptual se han generalizado o son de uso común en los Países Miembros, el signo no puede ser registrado.
QUINTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cua- 17/06/2004 19.24 les el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
SEXTO: Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, no estando exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudiera existir entre los signos.
SÉPTIMO: Podrá presentar observaciones al registro solicitado, cualquier persona provista de interés legítimo. La oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, procederá a realizar el examen de fondo de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 7058 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 17/06/2004 20.24 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 91-AI-2000 SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de junio del año dos mil cuatro.
VISTOS: El auto de 17 de julio de 2002 en que el Tribunal decide: “Suspender parcialmente las ventajas del Acuerdo de Cartagena que al momento benefician a la República del Ecuador y autorizar a los demás Países Miembros para que, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal y, en concordancia con lo previsto en el artículo 119 del Estatuto, impongan temporalmente un gravamen adicional del cinco por ciento (5%) a las importaciones que realicen a sus territorios de cinco (5) productos, a su elección, procedentes y originarios del Ecuador” por desacato a la sentencia emitida dentro del Proceso 91-AI-2000 de 24 de agosto de 2001.
El auto de 2 de abril de 2004, en el que el Tribunal decide: “suspender las sanciones impuestas a la República del Ecuador por Auto de 17 de julio de 2002, mientras subsistan los efectos de la Decisión 577 de la Comisión de la Comunidad Andina”. La comunicación del Director de Patrocinio y Delegado del Procurador General del Estado del Ecuador, recibida en este Tribunal el 13 de mayo de 2004.
El oficio Nº 436 de 29 de abril de 2004, emitido por la República Bolivariana de Venezuela y recibido en este Tribunal, vía fax, en la misma fecha. La Decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las Decisiones 465, 466, 535, 569, 577 y 580 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CONSIDERANDO
Que la comunicación, antes mencionada, del Director de Patrocinio y Delegado del Procurador General del Estado, dice: “Considerando que el incumplimiento por parte de la República del Ecuador dentro del proceso 91-AI-2000 quedaría suspendido toda vez que la Decisión 580 autoriza al Ecuador, hasta el 10 de mayo de 2005, la aplicación temporal de los niveles arancelarios consagrados en el Anexo I de dicha Decisión, la cual corresponde a los productos que el Ecuador mantiene en virtud del artículo 9 de la Decisión 370 (Anexo 4), el Estado ecuatoriano solicita … al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que se sirva prolongar la suspensión de las sanciones impuestas a la República del Ecuador, establecidas mediante auto de 17 de julio de 2002, mientras subsistan los efectos de la Decisión 580 de la Comisión de la Comunidad Andina …”.
Que la República Bolivariana de Venezuela, en el referido oficio, sostiene: “… la situación del Ecuador es similar a la de Venezuela … por lo que en nuestra opinión, debe ordenarse, en el caso de Venezuela el archivo del expediente, y en el caso de Ecuador, el levantamiento inmediato de las sanciones que le fueron impuestas por ese Tribunal, y están siéndole aplicadas por Perú, por cuanto, en ambos casos, si bien existió un incumplimiento del ordenamiento jurídico GACETA OFICIAL 17/06/2004 21.24 andino en el pasado, el mismo ha cesado, por voluntad de los propios Países Miembros de la Comunidad Andina, y ello se refleja en las Decisiones 535, 569 y 577 de la Comisión …” en el presente caso, ha motivado la imposición de sanciones.
El estudio de las Decisiones correspondientes al Arancel Externo Común, contenidas en el citado auto de 2 de abril de 2004. Suspender las sanciones impuestas a la República del Ecuador por auto de 17 de julio de 2002, hasta el 10 de mayo de 2005. Que la Decisión 580 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su tercer considerando dice: “Que es necesario que los Países Miembros puedan mantener los niveles arancelarios aplicados a la fecha de la presente Decisión, incluidos los contenidos en los Anexos de la Decisión 370 y sus modificatorias …”, en el artículo 1, decide: “Se posterga hasta el 10 de mayo de 2005 la entrada en vigencia del Arancel Externo Común establecido en la Decisión 535 del 14 de octubre de 2002” y en el artículo 3, dispone: “Autorizar a Ecuador, Colombia y Venezuela la aplicación temporal de los niveles arancelarios consagrados en el Anexo I de la presente Decisión, que corresponde a los productos que dichos países mantienen en virtud del artículo 9 de la Decisión 370 (denominado Anexo 4), hasta el 10 de mayo de 2005”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Que esta última Decisión 580 al permitir que los Países Miembros, y en especial Colombia, Ecuador y Venezuela, apliquen los niveles arancelarios contenidos en los Anexos de la Decisión 370, y en especial en el anexo 4, hasta el 10 de mayo de 2005, ha dejado en suspenso el desacato a la sentencia de incumplimiento que, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- DECIDE: Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO 49-AI-2002 SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de junio del año dos mil cuatro.
VISTOS: La sentencia de fecha 8 de octubre de 2003, proferida en la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República Bolivariana de Venezuela, que decide declarar el incumplimiento del artículo 90 del Acuerdo de Cartagena, del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal y del artículo 3 de la Decisión 466 al no haber trasladado dentro del plazo previsto, esto es, hasta el 31 de julio de 2000, del Anexo 4 al Anexo 1 de la Decisión 370, actualizados mediante Decisión 465, el grupo residual de subpartidas NANDINA incluidas en su lista de excepciones al Arancel Externo Común. GACETA OFICIAL El auto de 17 de marzo de 2004 en el que el Tribunal decide “Iniciar el procedimiento sumario tendiente a determinar si la República Bolivariana de Venezuela ha incurrido en incumplimiento de la sentencia proferida el 8 de octubre de 2003 dentro del Proceso 49-AI-2002”.
La comunicación Nº 0430 de 1 de abril de 2004 del Ministro de la Producción y el Comercio de la República Bolivariana de Venezuela, recibida vía fax en este Tribunal el 2 de abril de 2004 y en originales el 7 de abril de 2004 La comunicación SG-C/0.5/923/2004, de 13 de mayo de 2004, de la Secretaría General de la Comunidad Andina. La Decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Las Decisiones 465, 466, 535, 569, 577 y 580 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CONSIDERANDO
Que la comunicación antes mencionada, del Ministro de la Producción y el Comercio de la República Bolivariana de Venezuela, sostiene: “… que si bien para el momento en que se instauró el Proceso 49-AI-2002, la República Bolivariana de Venezuela tenía la obligación de proceder al desmonte del listado de productos contenidos en el Anexo 4, y trasladarlos al Anexo 1, con posterioridad, la Comisión de la Comunidad Andina, modificó el Arancel Externo Común, y admitió que están dadas las condiciones para aplicarlo como fue concebido originalmente, autorizando a nuestro país, a mantener en vigencia el Anexo 4, por lo que en nuestra opinión, se ha producido una sustancial modificación en el ordenamiento jurídico comunitario desde ese entonces, que ha producido como efecto que el incumplimiento que existió en aquel momento, haya desaparecido de la esfera jurídica, por cuanto la Comisión ha autorizado mediante sus Decisiones a Venezuela, a que aplique la misma medida (mantener en vigencia el Anexo 4), que en su momento ese Honorable Tribunal declaró como infractora del ordenamiento jurídico andino … por lo que la República Bolivariana de Venezuela actualmente se encuentra en situación de cumplimiento … pedimos formalmente que así sea declarado por este Tribunal y que se ordene el archivo del expediente””. 17/06/2004 22.24 La comunicación SG-C/0.5/923/2004, de 13 de mayo de 2003, en la que la Secretaría General de la Comunidad Andina manifiesta que “…en virtud de las Decisiones 569, 577 y 580, la Comisión autorizó a Colombia, Ecuador y Venezuela a aplicar temporalmente, hasta el 10 de mayo de 2005 de acuerdo con la Decisión 580, los niveles arancelarios establecidos en el Anexo I de dicha Decisión que corresponde a los productos que dichos países mantienen en virtud del artículo 9 de la Decisión 370 (denominado Anexo 4) … A través de dicha autorización quedaron insubsistentes las obligaciones contenidas en la Decisión 466 de aplicar los niveles arancelarios del Anexo 1 de la Decisión 370, para la lista de productos a que se refiere el artículo 9 de la Decisión 370, la Decisión 465 y la Decisión 466, hasta el 10 de mayo de 2005 … Por consiguiente, al haber quedado insubsistentes las obligaciones derivadas de la Decisión 466, que modifica el artículo 9 de la Decisión 370, no sería exigible a la República Bolivariana de Venezuela el cumplimiento de la sentencia en referencia”.
Que la Decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre el Arancel Externo Común, dispone que “Colombia, Ecuador y Venezuela podrán presentar … una lista de subpartidas NANDINA para exceptuarlas de la aplicación del Arancel Externo Común, las que se constituirán en el Anexo 4 de la presente Decisión …” En esta misma norma, los Países Miembros mencionados “se comprometen a reducir anualmente 50 subpartidas de su lista de excepciones mediante el traslado de las mismas al Anexo 1, y en el caso del Ecuador, además al Anexo 2, durante un periodo de tres años y a eliminar en el cuarto año el grupo residual.
En todo caso, Ecuador tendrá como máximo, en el anexo 2, un ámbito de 990 subpartidas”. Que la Decisión 465 de la Comisión de la Comunidad Andina, modifica y actualiza los Anexos 1,2,3 y 4 de la Decisión 370 correspondiente al Arancel Externo Común y que la Decisión 466 de la Comisión de la Comunidad Andina amplía los plazos establecidos en la Decisión 370 para realizar el desmonte y decide “Artículo 1.
A más tardar el 31 de julio de 1999, Colombia, Ecuador y Venezuela retirarán de sus listas de excepciones al Arancel Externo Común, mediante el traslado al Anexo 1 de la Decisión 370 o, en el caso de Ecuador, al Anexo 2 de la Decisión 370, un número de subpartidas NANDINA GACETA OFICIAL equivalente al 20% de las que actualmente hacen parte de dichas listas.
Artículo 2. A más tardar el 31 de enero del 2000, Colombia, Ecuador y Venezuela retirarán de sus listas de excepciones al Arancel Externo Común, mediante el traslado al Anexo 1 de la Decisión 370 o, en el caso de Ecuador, al Anexo 2 de la Decisión 370, un número de subpartidas NANDINA adicional, equivalente al 40% de las que actualmente hacen parte de dichas listas.
En todo caso, para el grupo de subpartidas residuales que no sean retiradas el 31 de enero del año 2000 y que mantengan una diferencia del arancel nacional respecto del Arancel Externo Común mayor a 10 puntos, se les deberá reducir dicha diferencia en 5 puntos. Artículo 3. A más tardar el 31 de julio del 2000, Colombia, Ecuador y Venezuela retirarán de sus listas de excepciones al Arancel Externo Común, mediante el traslado al Anexo 1 de la Decisión 370 o, en el caso de Ecuador, al Anexo 2 de la Decisión 370, el grupo residual de subpartidas NANDINA”.
Que la Decisión 535 de la Comisión de la Comunidad Andina, decide en su artículo 6 “La estructura arancelaria definida en los artículos 1 y 2 de la presente Decisión, así como el mecanismo de medidas correctivas previsto en el artículo 3, entrarán en vigencia a partir del día primero de enero de 2004”. Asimismo la Decisión 569 de la Comisión de la Comunidad Andina en su Artículo 1, al referirse al artículo 6 de la Decisión antes mencionada, reproduce el texto citado precedentemente con la modificación de que “entrará en vigencia a partir del día 1 de marzo de 2004”.
Que la Decisión 577 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el considerando tercero dice “Que es necesario que los Países Miembros puedan mantener los niveles arancelarios aplicados a la fecha de la presente Decisión, incluidos los contenidos en los Anexos de la Decisión 370 y sus modificatorias, mientras entra en vigor la Decisión correspondiente al Arancel Externo Común” y en su parte decisoria dispone: “Artículo 1.
El artículo 6 de la Decisión 535, modificado por el artículo 1 de la Decisión 569, quedará así: ‘Artículo 6.- La estructura arancelaria definida en los artículos 1 y 2 de la presente Decisión, así como el mecanismo de medidas correctivas previsto en el artículo 3, entrará en vigencia a partir del día 10 de mayo de 2004.’ Artículo 2.- Autorizar a Ecuador, Colombia y 17/06/2004 23.24 Venezuela la aplicación temporal de los niveles arancelarios consagrados en el Anexo I de la presente Decisión, que corresponde a los productos que dichos países mantienen en virtud del artículo 9 de la Decisión 370 (denominado Anexo 4), mientras entra en vigor la Decisión correspondiente al Arancel Externo Común”.
Que la Decisión 580 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su tercer considerando afirma: “Que es necesario que los Países Miembros puedan mantener los niveles arancelarios aplicados a la fecha de la presente Decisión, incluidos los contenidos en los Anexos de la Decisión 370 y sus modificatorias …”, en el artículo 1, decide: “Se posterga hasta el 10 de mayo de 2005 la entrada en vigencia del Arancel Externo Común establecido en la Decisión 535 del 14 de octubre de 2002” y en el artículo 3, dispone: “Autorizar a Ecuador, Colombia y Venezuela la aplicación temporal de los niveles arancelarios consagrados en el Anexo I de la presente Decisión, que corresponde a los productos que dichos países mantienen en virtud del artículo 9 de la Decisión 370 (denominado Anexo 4), hasta el 10 de mayo de 2005”.
Que con la emisión de la Decisión 580, al autorizar que los Países Miembros, y en especial Colombia, Ecuador y Venezuela, apliquen los niveles arancelarios contenidos en los Anexos de la Decisión 370, y en especial en el anexo 4, hasta el 10 de mayo de 2005, se suspende el procedimiento sumario por desacato a la sentencia de incumplimiento de 8 de octubre de 2003.
DECIDE: Suspender el procedimiento sumario iniciado contra la República Bolivariana de Venezuela por auto de 17 de marzo de 2004, hasta el 10 de mayo de 2005.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO GACETA OFICIAL Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. 17/06/2004 24.24 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú