PROCESO Nº 2-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, formulada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca INFOX (mixta). Actor: Cavelier Abogados. Expediente interno 7879. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de Interpretación Prejudicial remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, para que se proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344.

El auto de 17 de marzo de 2004, mediante el cual el Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de Interpretación Prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, del tenor siguiente: 1.

Partes en el proceso interno Es demandante la sociedad CAVELIER ABOGADOS y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Hechos Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2909 de 3 de diciembre de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: El 7 de junio de 1996, LA GALERÍA INMOBILIARIA LIMITADA, solicitó el registro de la marca INFOX (MIXTA) para distinguir servicios de la Clase 42.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 42: servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos). El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 435 de 14 de agosto de 1996.

El 26 de septiembre de 1996, CAVELIER ABOGADOS presentó observaciones con fundamento en la marca INFOLEX registrada en la Clase 42 para distinguir programas y servicios de informática, soporte lógico; hechura y mantenimiento de programas para computadores y sistemas de utilización de tales programas, instrucción grabada en medios magnéticos o en cualquier medio susceptible de reproducción para usuarios de dichos programas y servicios; servicio de entrenamiento en tales programas, instrucciones y sistemas.

Por Resolución Nº 02800 de 19 de febrero de 1998 la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de la marca INFOX (mixta), para distinguir servicios consistentes en “la asesoría inmobiliaria a través de un sistema computarizado de multimedia que le permite al usuario lograr información detallada y personalizada del inmueble que busca con fotografías, planos y videos, asesoría financiera, jurídica y estadística y un directorio de productos relacionados con la construcción, con fundamento en que no existía riesgo de confusión entre los servicios para asesoría inmobiliaria que incluía la solicitud de marcas INFOX+GRÁFICA y los servicios de informática que ampara la marca INFOLEX porque son de distinta naturaleza y no se relacionan entre sí”.

La actora interpuso recurso de reconsideración y en subsidio de apelación contra la citada Resolución. Por Resoluciones 19568 de 18 de noviembre de 1998 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y 32703 de 28 de septiembre de 2001 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver los recursos de reposición y el de apelación respectivamente, se confirmó la Resolución Nº 02800 argumentando, de acuerdo a lo manifestado por la consultante, que “entre los signos INFOX e INFOLEX no existían semejanzas capaces de inducir al público a error, pues la única coincidencia entre estos es la coincidencia en la sílaba inicial IN y se diferencian en la sílaba tónica que en la marca solicitada es FOX y en la registrada es LEX y la longitud es distinta en cada caso y por lo tanto, pueden coexistir en el mercado sin riesgo de confusión”. 3) Fundamentos jurídicos de la demanda La demandante manifiesta que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 y el “literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (sic) …”, que las Resoluciones 02800, 19568 y 32703 “son el resultado de una APRECIACIÓN EQUIVOCADA del signo INFOX (MIXTA) frente a la marca INFOLEX previamente registrada para la misma clase de servicios”, lo que dio lugar a “que haya dejado de aplicarse a la solicitud de registro del signo INFOLEX (MIXTA) (sic), el motivo de irregistrabilidad que consagraba el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 y que mantiene el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486” que “se desconocieron factores que evidencian claramente, que SI habría riesgo de confusión para el público consumidor, aspecto decisivo para que un signo sea irregistrable como marca en los términos de la norma invocada … que la administración desconoció el conflicto directo que existe entre los signos INFOLEX e INFOX (MIXTO) … conflicto que imposibilita su coexistencia en el mercado …”, por lo que, siguiendo los criterios jurisprudenciales y doctrinarios del cotejo marcario, “… se encuentra que la marca INFOX (MIXTA) SI es confundible respecto de la marca INFOLEX”.

Indica que contrario a lo señalado en los actos acusados, “entre las marcas INFOX (MIXTA) e INFOLEX existe similitud … que se generaría confusión en el público consumidor si se permite su utilización simultánea por diferentes empresarios”. Sostiene que “Tratándose entonces, de un signo mixto, es necesario establecer cuál es el tamaño, colocación y papel que cumplen cada uno de los elementos del conjunto al que corresponde la marca INFOX (MIXTA)”.

Dice que el signo INFOX con el lema explicativo “Su inmueble sin tantas vueltas” es eminentemente nominativo y que la expresión que lo acompaña “cumple un papel simplemente explicativo, en tanto es descriptiva del servicio que se está ofreciendo al consumidor y por esta razón, debe ser excluida de la comparación de las marcas enfrentadas”, y que la expresión INFO “tiene carácter evocativo en marcas que identifican servicios relacionados con la actividad de divulgar información y por lo mismo, es de frecuente utilización en la conformación de marcas de la clase 42”.

Argumenta que entre las marcas en conflicto existe similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica y como se dijo anteriormente con base a los criterios de Breuer Moreno para realizar el cotejo marcario, hay confusión entre los signos en conflicto. Sostiene también, que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 y el “artículo 134 de la Decisión 486 (sic) … por indebida aplicación, toda vez que en los actos acusados se consideró sin fundamento válido que el signo INFOX (MIXTO) tenía elementos que le otorgaban suficiente fuerza distintiva respecto de la marca INFOLEX registrada previamente para identificar servicios de la clase cuarenta y dos (42) internacional”, y que, “el signo INFOX (MIXTO) es similar al grado de resultar confundible con la marca INFOLEX previamente registrada, aspecto que determina que CAREZCA DE DISTINTIVIDAD y que por ende, le resta toda vocación de registrabilidad”, y finamente manifiesta “que las consideraciones expuestas para otorgar el registro de la marca INFOX (MIXTA) a LA GALERÍA INMOBILIARIA LTDA., son el resultado de la mala apreciación que se efectuó, al cotejarlo (sic) con la marca previamente registrada INFOLEX, error que demuestra claramente la generación de riesgo de confusión entre tales marcas, lo cual hace que los actos acusados sean ilegales por incurrir en error de derecho en la calificación jurídica de los hechos en que se fundan”. 4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Que con las Resoluciones 02800, 19568 y 32703 expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 y 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)” y que “el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº 02800 … declarando infundada la observación presentada por la sociedad Cavelier Abogados y concediendo el registro de la marca INFOX para distinguir productos comprendidos en la clase 42 (sic) … solicitada por la sociedad La Galería Inmobiliaria Ltda.” Basándose en la jurisprudencia emitida por este Tribunal en el Proceso 1-IP- 87, y citando las normas comunitarias indica que “Efectuado el examen comparativo de las marcas ‘INFOX’, clase 42(solicitada) (sic), frente a ‘INFOLEX’ para distinguir los productos de la clase 42 (sic), se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, pues no existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos (sic); si bien entre INFOX e INFOLEX existen algunas letras en común éstas no son suficientes para concluir la confundibilidad …”.

Finalmente argumenta que “establecida la inexistencia de confundibilidad entre los signos en debate, se descarta la violación de los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) … En consecuencia, los actos administrativos acusados … no son nulos, se ajustan a pleno derecho a disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante Decisión 472), en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

En consecuencia, teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente solicitud y de acuerdo a lo expresamente requerido por el Tribunal consultante, corresponde interpretar los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344. Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

I. La marca y los requisitos para su registro En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

La marca juega un papel preponderante en el mercado toda vez que su naturaleza esencial radica en poder distinguir productos o servicios, lo cual permite al consumidor comprar lo que quiere en el mercado, de esta manera la marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de exteriorizarse y materializarse para ser aprehendido en forma inmediata por los consumidores o usuarios a través de los sentidos, siendo asimilado en forma mediata por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

Este requisito es considerado por algunos autores como una tautología, porque “del concepto de signo se deduce que éste tiene que ser perceptible por el sujeto receptor, pues si no se puede percibir deja de ser signo” (Manuel Pachón, Manual de Propiedad Industrial. p.196). El mismo autor dice: “Percibir es apreciar algo por medio de los sentidos o de la inteligencia. Y perceptible es, entonces, lo que se puede percibir”.

(Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, “El Régimen Andino de Propiedad Industrial”. p. 195). En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal se ha manifestado en reiteradas ocasiones y sostiene que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros” (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000) La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matias, Marcas, Top Management.

Bogota. Pág. 77). La susceptibilidad de representación gráfica, además de responder a las funciones mismas atribuidas a los signos distintivos, tiene que ver con la necesidad de que la marca pueda ser dada a conocer tanto al momento de introducirse la solicitud de registro, como para su publicación. Al respecto el Tribunal ha manifestado, que esta característica tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.

Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada. (Proceso 2-PI-2003, marca: MISS SUCRE, publicado en el G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003). De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar si en el presente caso la marca registrada “INFOX” (mixta) reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y si además no se encuentra incursa en las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

De dicho examen determinará lo que corresponda. II. Marcas denominativas, gráficas y mixtas Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca las cualidades o funciones de los productos o servicios identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones de los productos o servicios que va a identificar.

Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Las marcas mixtas se componen por un elemento denominativo (una o varias letras, palabras o números) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser percibidos en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Al respecto la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000).

Igualmente el Tribunal ha sostenido: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta), criterio que deberá ser tomado en consideración a tiempo de proceder al cotejo en el presente caso entre las marcas INFOX (mixta) e INFOLEX y la comparación debe ser realizada entre las denominaciones.

III. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona, así como para diferenciar o distinguir productos o servicios de diferente calidad que pertenecen a la misma persona.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir uno de otro. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, asimismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre INFOX (mixta) e INFOLEX es ideológica, ortográfica o fonética. IV. Prefijos de uso común El titular de un signo que contenga una partícula o prefijo de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a dicho titular un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común debe saber que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (Proceso 31-IP-2003, publica en G.O.A.C. Nº 965 de 8 de agosto de 2003, marca: “& MIXTA”).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344.

SEGUNDO: En el examen de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas, una mixta y otra nominativa, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, no estando exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

QUINTO: El titular de un signo conformado por una partícula o prefijo de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 7879 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.