Año XXII - Número 1192 Lima, 6 de mayo de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 176-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Proceso Interno N° 2002-00116 (7852). Actor: COVENCAUCHOS INDUSTRIAS S.A. Marca: DOBERMANN SUPERELASTIC Proceso 5-IP-2005.- Proceso 23-IP-2005.- Proceso 18-IP-2005.- Proceso 31-IP-2005.- Pág. 2 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: DORMILUNA (mixta). Actor: INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. Proceso interno Nº 2001-00321 (7505) Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio de los artículos 82 literal h) y 83 literal d) de la misma Decisión. Actor: COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL SOCIEDAD ANÓNIMA.

Marca: “POLYTEX”. Proceso interno N° 1589-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 113 literal a) de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 5061-ML. Actor: PEÑAFLOR S.A. Marca: “RVT (Etiqueta)” Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio, de los artículos 81, 93, 102 y 108 de la misma Decisión. Actor: JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS.

Marca: “VICTORIA’S SECRET”. Proceso interno N° 1984-2004 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 06/05/2005 2.52 PROCESO Nº 176-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Proceso Interno N° 2002-00116(7852). Actor: COVENCAUCHOS INDUSTRIAS S.A. Marca: DOBERMANN SUPERELASTIC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 274 literal a), 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, acompañada en el Oficio Nº 1859, de 3 de noviembre de 2004, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, con motivo del proceso interno N° 2002-00116(7852).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de enero de 2005. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes. La actora es COVENCAUCHOS INDUSTRIAS S.A. Se demanda a la Nación a través de la Superintendencia de Industria y Comercio; y, como tercero interesado a Sociedad ESCOBAR Y MARTINEZ S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. El 27 de noviembre de 1996 la sociedad COVENCAUCHOS INDUSTRIAS S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca “DOBERMANN SUPERELASTIC (nominativa)”, para distinguir productos de la clase 1 internacional (Clase 1: “Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”) Una vez publicado el extracto de la solicitud en la gaceta de la Propiedad Industrial Nº 443 de 1997, no se presentaron observaciones.

Posteriormente mediante Resolución Nº 29826 de 26 de noviembre de 1997, se negó el registro solicitado de marca, con base en que de la comparación con la marca DOVERMAN (mixta), registrada a favor de Escobar Martínez S.A. se deduce que arrojan confusión. El 22 de diciembre de 1997, se presentaron los recursos de reposición y apelación que fueron resueltos mediante las Resoluciones 33930 del 24 de octubre del 2001 y 39693 del 28 de noviembre de 2001 respectivamente, en las que se confirmó la Resolución 29826, por la cual se negó el registro de la marca DOBERMANN SUPERELASTIC. 2.2.

Fundamentos de la demanda. La demandante manifiesta que: “las omisiones, irregularidades y falta de un adecuado estudio de registrabilidad, presentados en los trámites de la marca DOBERMANN SUPERELASTIC, para la clase 1 internacional, condujeron a la Superintendencia de Industria y Comercio a proferir una decisión injusta y contraria a derecho, por medio de la cual se negó la marca solicitada por mi representada”.

GACETA OFICIAL Arguye además que: “Como se desprende de los hechos de esta acción, que están respaldadas por las pruebas y toda la actuación administrativa, la Superintendencia de Industria y Comercio, no tuvo en cuenta que la marca DOVERMAN + diseño clase 1 que estuvo registrada bajo el Nº 115.733, caducó el 21 de marzo del año 2000”. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio. El representante de la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que: “el consumidor al acudir la mercado (sic) y solicitar un producto distinguido con la marca DOBERMANN SUPERELASTIC puede incurrir en error, debido a que la percepción auditiva de estas dos expresiones es muy similar, por lo que puede, con mucha probabilidad y entendiéndolo de este modo el vendedor, entregar un producto de la marca DOVERMAN, es decir, dada la similitud entre estas expresiones, se originará entre ellas confundibilidad directa, esto es aquella que consiste en confundir a los signos como tal, y que hace creer al comprador que esta adquiriendo un producto, cuando en realidad no lo es”.

Añade además que: “el concepto de confundibilidad se extiende no solo a la expresión nominativa de las marcas, sino a los productos que distinguen las expresiones comparadas. Si bien la marca solicitada pretende distinguir sólo productos para la conservación del caucho; disoluciones de caucho; caucho líquido; composiciones para la reparación de neumáticos; masillas para neumáticos, su limitación en la solicitud no surte efecto alguno en la comparación de los signos, pues la marca DOVERMAN distingue varios de los artículos comprendidos en la Clase 1ª Internacional, incluyendo los primeramente señalados”. 3.3.2.

Del tercero interesado; Sociedad ESCOBAR Y MARTINEZ S.A. No contestó a la demanda.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad 06/05/2005 3.52 Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que en la presente solicitud se interpretarán los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; y de oficio se interpretarán los artículos 81 y 96 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, por considerarse aplicable al presente caso.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente dis- GACETA OFICIAL 06/05/2005 4.52 tintivos y susceptibles de representación gráfica. I. DE LA APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( )” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. Artículo 96 “Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este techo será comunicado al interesante mediante resolución debidamente motivada” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: Este Tribunal en una de sus interpretaciones prejudiciales ha señalado que: “Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: ‘Aplicación inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquel en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia’”.

(RUBIO, Marcial. Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p.57 y ss. El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos: - La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otor- GACETA OFICIAL gar todo sistema jurídico.

Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. - La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas.

Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores. El profesor Luis Henrique Farías Mata con relación a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, señala que: “ aquella reposa sobre dos principios fundamentales: de una parte, como regla, el inveterado respeto a los derechos adquiridos; acompañado, de otra parte, por las naturales restricciones que todo derecho comporta en beneficio del interés general o colectivo, en el caso, el interés comunitario”.

(FARIAS MATA, Luis Henrique. La Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en la Revista Iuris Dictio, Vol 1, Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Quito, 2000, p.58). Este Tribunal ha señalado que “ la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derechos (sic) A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y o, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”. (PROCESO 38-IP2002., G.O.A.C. No. 845 de 1 de octubre de 2002 marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC) II. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA.

El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “Todo signo per- 06/05/2005 5.52 ceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Así mismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

GACETA OFICIAL Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías.

Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77). III. CLASES DE MARCAS: DENOMINATIVAS Y MIXTAS. En consideración a la composición de los signos en conflicto, este Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas, gráficas y mixtas. Las denominativas, llamadas también nominales o verbales, son aquellas que utilizan un signo fonético y están formadas por una o varias letras, palabras o números que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

Las marcas mixtas se encuentran constituidas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo. En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: 06/05/2005 6.52 sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240). IV. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS DE COMPARACIÓN. El literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales producen error o confusión. Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de GACETA OFICIAL ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Bue- 06/05/2005 7.52 nos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). V. DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD A la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, que comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el artículo 81 ya analizados y, tomando en consideración las prohibi- GACETA OFICIAL 06/05/2005 8.52 ciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio. los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Respecto del examen en referencia, ha señalado este Tribunal: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, mediante resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. (Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997. G.O.A.C. Nº 265 de 16 de mayo de 1997.

Marca: “EXPOMUJER”). La potestad conferida a la Oficina Nacional Competente para llevar a cabo el referido examen, no es facultativa, ésta constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios cuyas conclusiones deberán estar siempre debidamente motivadas.

Para aquellos procedimientos en trámite en las etapas que aun no se hubiesen cumplido, se aplicará la Decisión vigente a la fecha de dicho trámite; en cambio para aquellas etapas que ya se hubieran cumplido se aplicará la Decisión anterior. Segundo: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Tercero: En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario generalmente es el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicios, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Cuarto: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. Quinto: El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá con posterioridad a la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, y los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a GACETA OFICIAL Sexto: 06/05/2005 9.52 La Oficina Nacional Competente debe necesariamente llevar a cabo el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344.

Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro, y cuyas conclusiones deberán ir siempre debidamente motivadas. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 05-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: DORMILUNA (mixta). Actor: INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. Proceso interno Nº 2001-00321 (7505). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera por intermedio de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, relativa a los artículos 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 83 literales a) y b) y 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 200100321 (7505).

El auto de 2 de febrero de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2146 de 1 de noviembre del año 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

GACETA OFICIAL a) Partes en el proceso interno Demandante es INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia b) Hechos La sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. el 23 de octubre de 1997, solicitó el registro de la marca DORMILUNA (MIXTA) para distinguir productos de la clase 20.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 20. Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas). Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 455, el señor Mario José Pabón presentó demanda de observaciones con base en sus marcas MARYLUNA (mixta) y PLUMA LUNA (mixta).

Por Resolución Nº 21741 de 29 de diciembre de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación presentada y negó el registro de la marca DORMILUNA (mixta). La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos, quien por Resolución Nº 10694 de 29 de mayo de 2000 confirmó la Resolución impugnada y el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien por Resolución 10971 de 30 de marzo de 2001, igualmente confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 21741. c) Fundamentos jurídicos de la demanda El actor pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: Resolución Nº 21741 de fecha 29 de diciembre de 1998, Resolución Nº 10694 de fecha 29 de mayo del 2000, y Resolución Nº 10971 de fecha 30 de marzo del 2001.

Señala que se ha violado la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; al respecto expresa que el funcionario administrativo, no puede desconocer la norma comunitaria vigente al momento de emitir una Resolución y que “Aceptar que los funcionarios administrativos pueden 06/05/2005 10.52 determinar los casos, en los que los cuales se puede decidir con base en la legislación derogada, por cuanto los principios contenidos en la dicha legislación forman parte de los principios de derecho comunitario, implica el incumplimiento y desconocimiento del Tratado Constitutivo del Acuerdo de Cartagena y el Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ”.

Al comparar los signos en conflicto en su aspecto gráfico se observa que la única semejanza entre ellos es la presencia de una media luna, que no constituye un factor capaz de confundir a los consumidores, porque los trazos de las figuras se presentan de una manera distinta. Del cotejo se concluye, que el elemento predominante en los signos mixtos, es el denominativo, que evidentemente es diferente, por lo que no existe la posibilidad de confusión “por cuanto han coexistido pacíficamente en el ámbito registral y en el mercado a lo largo, de por lo menos, 5 años.

Esto sumado al hecho de que las marcas opositoras MARY LUNA y PLUMA LUNA, fueron otorgadas encontrándose ya vigente el registro de la marca DORMILUNA a favor de mi poderdante, y al hecho adicional de que los actos administrativos que conceden los mencionados registros, fueron expedidos bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” Indica que “… la única semejanza que presentan las marcas es la presencia de una media luna, lo cual no constituye un factor capaz de inducir a confusión, en primer lugar porque los trazos de cada una de las figuras de media luna son diferentes, y por otra parte porque la media luna es la representación gráfica del concepto luna … es parte de la marca registrada DORMILUNA, y en consecuencia se encuentra demostrado que no genera confusión con la marca MARYLUNA”.

Agrega que la Sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA., usa su nombre comercial y la enseña comercial “DORMILUNA”, desde el 6 de agosto de 1991; por lo que concluye que la coexistencia pacífica de los signos en conflicto es posible. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda dice: GACETA OFICIAL Que es claro e inequívoco que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial, es legalmente aplicable al caso presente y es el que debió adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas.

Con respecto a la confusión entre la marca DORMILUNA (solicitada) y las marcas PLUMA LUNA y MARYLUNA (registradas) observa que analizadas en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitud y no existen rasgos suficientes que permitan que el público consumidor pueda realizar una correcta diferenciación. Al cotejar los signos mixtos en conflicto, se concluye que el elemento gráfico es el predominante en ellos; se observa que coinciden aspectos como: la figura de una media luna, y el uso de un tipo de letra semejante en la conformación de los signos. Por lo expuesto la marca solicitada es susceptible de generar confusión y por lo tanto es irresgitrable. 06/05/2005 11.52 de 1997, en vigencia de la Decisión 344, por lo que, de los hechos controvertidos, de las normas aplicables al caso concreto y de las expresamente solicitadas por el consultante corresponde interpretar el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y, en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se interpretará de oficio el artículo 81 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser aplicables al caso concreto y no así el artículo 83 literal b) de la indicada Decisión 344 por no ser pertinente y 146 y 147 de la misma Decisión, por constituir compromisos adquiridos por los Países Miembros cuya interpretación no es pertinente, ni el articulo 136 de la Decisión 486.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 CONSIDERANDO: Disposiciones Transitorias Que las normas contenidas en los artículos 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 83 literales a) y b), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

“Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Que, la solicitud de registro de marca del signo DORMILUNA (mixto) se presentó 23 de octubre Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Decisión 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. GACETA OFICIAL Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa en torno al ámbito de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado la improcedencia de la interpretación solicitada del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por haberse determinado que la solicitud de registro del signo DORMILUNA (mixto) ha sido presentada el 23 de octubre de 1997, es decir en vigencia de la Decisión 344, por lo que corresponde referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria.

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución y, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud 06/05/2005 12.52 de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicial– de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, GACETA OFICIAL publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo DORMILUNA (mixto), como se tiene dicho, se presentó durante la vigencia de la Decisión 344, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente establecer, de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto.

II. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser expresado y materializado para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoria- 06/05/2005 13.52 les y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el GACETA OFICIAL artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo DORMILUNA (mixto) cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentre incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. III. Signos mixtos El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, puesto que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis … hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores …”.

Con relación a la prioridad de estos elementos, la doctrina, también dice que se debe determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y 06/05/2005 14.52 sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 240). La jurisprudencia del Tribunal dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000). Sin embargo para el cotejo de estas marcas, el Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Igualmente, el Tribunal dice: “Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos.” (Proceso 86-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 633 de 17 de enero de 2001, marca: SIXLETS).

Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder al cotejo, en el presente caso, entre el signo DORMILUNA (mixto) y las marcas MARILUNA (mixta) y PLUMA LUNA (mixta). GACETA OFICIAL IV. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos 06/05/2005 15.52 o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de GACETA OFICIAL confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La 06/05/2005 16.52 determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, de ser aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

GACETA OFICIAL 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre DORMILUNA (mixta), MARYLUNA (mixta) y PLUMALUNA (mixta) es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

V. Coexistencia de hecho Respecto a la coexistencia de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma comunitaria que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, 06/05/2005 17.52 será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo mixto el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos, por lo que el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionali- GACETA OFICIAL 06/05/2005 18.52 dad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

SEXTO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2001-00321 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Mónica Rosell SECRETARIA Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 23-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio, de los artículos 82 literal h) y, 83 literal d) de la misma Decisión. Actor: COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL SOCIEDAD ANÓNIMA.

Marca: “POLYTEX”. Proceso interno N° 1589-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS: La solicitud recibida por este Tribunal el 14 de febrero del año 2005, la cual por cierto no se ha ajustado a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por el hecho de que la Instancia Consultante se ha limitado, por medio de Oficio Nº 030-2005-SGS-CS, de 27 de enero del corriente año, a una remisión de copias certificadas de las piezas consideradas principales del proceso, existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal que, no obstante, este Tribunal, por esta vez, las estime subsanables, luego de haber procedido a una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas, razón por la cual el pedido hecho ha GACETA OFICIAL 06/05/2005 19.52 sido admitido a trámite, sin embargo de las limitaciones observadas, por medio de auto de 9 de marzo del 2005. ner el registro de la denominación “POLYTEX”, como marca destinada a amparar servicios de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza. 1). 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL SOCIEDAD ANÓNIMA, siendo demandado el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual- INDECOPI-, de la República del Perú. Se considera como tercero interesado en este proceso, a la firma COMERCIAL POLYTEX S.A. 1.2. Acto demandado El pedido hecho, en los términos inusuales antes aludidos se origina, como se ha dicho, en la demanda interpuesta por la Compañía Universal Textil S.A., la que mediante apoderado impugna la siguiente Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI: Nº 1405-1999 TPI-INDECOPI, emitida el 26 de noviembre de 1999, por medio de la cual se confirma la Resolución Nº 5240-1999/OSDINDECOPI, de 11 de mayo del mismo año y, en consecuencia, se otorga el registro de la marca de producto POLYTEX, solicitado por Comercial Polytex S.A. para distinguir tejidos y productos textiles referidos a ropa de cama para hospitales, clínicas y demás de la clase 24 de Nomenclatura Oficial. - El 9 de noviembre del mismo año, luego de haber sido publicado el extracto de esa solicitud, la COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. presentó observación en contra del registro solicitado. - El 23 de diciembre también de 1998, la firma COMERCIAL POLYTEX S.A. contestó dicha observación, manifestando que la Compañía Universal Textil S.A. “…debe aceptar la coexistencia de sus marcas que presenten dicho prefijo con otros signos que también lo contengan, siempre que presenten elementos adicionales que les otorguen suficiente capacidad distintiva…”. - El 11 de mayo de 1999, la oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución Nº 5240-1999/OSD-INDECOPI, por medio de la cual rechazó la observación presentada y concedió el registro del signo requerido. - El 21 de mayo del mismo año, la COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. interpuso recurso de apelación, dirigido a impugnar la Resolución emitida. - El 2 de julio también de 1999, la firma COMERCIAL POLYTEX S.A. absolvió el traslado del recurso de apelación reiterando sus argumentos.

Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de la declaración de invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 1405-1999/TPIINDECOPI, se ordene al INDECOPI que cancele el Certificado de Registro correspondiente a la marca POLYTEX, concedido en favor de Comercial Polytex S.A. - El 26 de noviembre de 1999, el INDECOPI resolvió el recurso de apelación interpuesto, mediante Resolución Nº 1405-1999, por la cual confirmó la resolución Nº 5240-1999/ OSD-INDECOPI y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca de producto POLYTEX, solicitado por Comercial Polytex S.A. 1.3.

Hechos relevantes b) Escrito de demanda Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: La COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. con domicilio en la Av. Venezuela 2505 de la ciudad de Lima, Perú, por intermedio de apoderado manifiesta que el 3 de julio de 1998, la firma COMERCIAL POLYTEX S.A. presentó solicitud a) Los hechos - El 3 de julio de 1998, la firma COMERCIAL POLYTEX S.A. presentó solicitud para obte- 1 Clase 24.- Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y mesa.

GACETA OFICIAL para el registro de la denominación “POLYTEX”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 24 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza), respecto de la cual fue presenta observación por parte de la demandante, con base en las marcas de su propiedad POLYSTEL, GOL POLYSTEL, POLYSTEL CLASSIC, POLYSTEL EL TEJIDO FORMIDABLE, POLYSTEL SE MANTIENE JOVEN AUNQUE PASEN LOS AÑOS, POLYSTEL y etiqueta, POLYSTEL-ESTABILIZADO, SUPER GOL DE POLYSTEL, que amparan también productos de la clase 24.

Afirma que “la Autoridad ha reconocido en varias resoluciones su titularidad sobre una familia de marcas en base al prefijo POLY”. Argumenta que “el signo solicitado es confundible gráfica, fonética y conceptualmente con su marca POLYSTEL, ya que ambos se inician con el prefijo POLY, están compuestos por igual número de sílabas, coinciden en sus dos primeros fonemas (sic) y sus sílabas finales son semejantes.“.

Expresa la accionante, que su marca “ es conocida en nuestro medio desde hace muchos años por la publicidad y la calidad de los diversos productos textiles que distingue.” Sostiene finalmente, que “ de otorgarse el registro del engañoso signo solicitado, POLYTEX, se producirá una sustancial dilución del poder distintivo de su marca renombrada.”. c) Contestaciones a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, da contestación a la demanda sosteniendo que la resolución impugnada es válida y legal.

Manifiesta, en lo fundamental, que respecto a la afirmación de la actora sobre familia de marcas “…no existe una familia de marcas de propiedad de la actora, que pueda haberse constituido sobre la base del elemento ‘POLY’ la actora no es la única persona autorizada a utilizar dicho elemento como parte de una marca, y que por lo tanto, la resolución sub-litis se ajusta a Derecho al haber otorgado a nuestro litisconsorte el registro de la marca POLYTEX”. 06/05/2005 20.52 Sostiene que “…En consecuencia, la actora no podría oponerse al registro de la marca POLITEX, por el sólo hecho de que ésta incluyese el elemento ‘POLY’, puesto que dicho elemento se ha convertido en un elemento marcario débil, es decir, que puede ser usado por terceros sin generar riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial del producto.”.

Expresa que “realizado el examen comparativo entre el signo solicitado POLYTEX y las marcas registradas POLYSTEL y POLYSTEL y LOGOTIPO se ha determinado que pese a la coincidencia en el orden de sus vocales … la presencia de la letra S en la segunda sílaba de la marca registrada y la diferencia entre sus sílabas finales (TEX/TEL), generaran una impresión sonora de conjunto distinta…”.

Asevera, finalmente, que “…las marcas en litigio ‘suenan’ (aspecto fonético) y se ‘ven’ (aspecto gráfico) distinto, razón por la cual el otorgamiento de la marca POLYTEX se ajusta a Derecho … Consecuentemente, la resolución sublitis resulta plenamente válida.”. Tercero Interesado La firma COMERCIAL POLYTEX S.A., por medio de apoderado da también contestación a la demanda, considerando los siguientes principales aspectos: Alega que el elemento POLY es un término de uso común en la clase 24 y sostiene que “es evidente que no puede concederse a una sola empresa el monopolio de un término utilizado para aludir a una característica de los productos textiles fabricados por todo un sector de la economía nacional.”.

Argumenta que las denominaciones POLYTEX y POLYSTEL son diferentes e inconfundibles, señalando que “realizado el examen de registrabilidad del signo POLYTEX se ha concluido que cumple con ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.”. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La solicitud sobre interpretación prejudicial recibida por este Organo Jurisdiccional, como ya se dijo, no ha sido formulada en los términos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, siendo preciso reiterar a ese respecto, que la Instancia Consultante se ha limitado, por medio de Oficio Nº 030-2005-SGS-CS, de 27 de enero del corriente año, a una remisión de copias certificadas de las “…piezas principales del proceso signado con el número 1589-2003 en los seguidos por la Compañía Universal Textil Sociedad Anónima contra el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual- INDECOPI sobre impugnación de Resolución Administrativa…”.

Dicha solicitud se afirma que tiene sustento, en la Resolución adoptada por la Instancia compareciente, el 19 de noviembre del 2004, por medio de la cual, en lo sustantivo, se ha considerado necesario suspender la tramitación del referido proceso judicial, “…a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto de la correcta interpretación de los artículos ochentiuno y ochentitrés inciso a) y e) de la Decisión trescientos cuarenta y cuatro que regulan los requisitos para el registro de marcas…”.

Sin embargo de lo observado, a través de una minuciosa revisión de las piezas procesales recibidas, se aprecia que la información que el Estatuto de este Tribunal exige para proceder a atender consultas en materia de interpretación prejudicial, puede ser extraída de la documentación conformante del expediente remitido, en lo relativo a la identificación de la Instancia Nacional Consultante, a la relación de las normas cuya interpretación se requiere, a los hechos considerados relevantes para la interpretación, a la determinación de la causa interna que origina la consulta, así como al lugar para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal concluye, por otra parte, que es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo. 06/05/2005 21.52 Requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial Con carácter de simplemente ilustrativo, este Organo Comunitario se permite confirmar con esta oportunidad, que la solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta.

En particular, la solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane este Tribunal.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. Para asegurar el propósito antes señalado, el Tribunal ha concebido un informativo para el planteamiento de la solicitud sobre interpretación prejudicial por los Organos Judiciales de los Países Miembros, cuyo texto se transcribe a continuación, a los fines de que la Instancia Nacional Compareciente lo utilice en las consultas que considere necesario formular en el futuro, documento que se encuentra publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 694, de 3 de agosto del 2001: “1.

La interpretación prejudicial es el mecanismo de cooperación entre el juez nacional y el comunitario, en la que este último, representado por el Tribunal de Justicia, interpreta en forma objetiva la norma comunitaria y al primero le corresponde aplicar el derecho al caso concreto que se ventila en el orden interno. Su finalidad no es otra que resguardar la aplicación uniforme por todos los jueces en el territorio de los Países Miembros.

“2. En efecto, la función del Tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista GACETA OFICIAL jurídico, es decir buscar el significado para precisar su alcance; función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia. No obstante, el Tribunal de Justicia se encuentra facultado para referirse a los hechos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.

“3. Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar del Tribunal de Justicia Andino la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina –contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaria General; y, en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina–, en todos aquellos casos en que éstas deban ser aplicadas o sean controvertidas por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno –o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria–, están obligados, en todos los procesos en los que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la misma materia debatida o sobre casos similares o análogos.

“4. En los casos en los que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria –jueces nacionales de única o de última instancia–, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta que el Tribunal comunitario se pronuncie, constituyéndose en un presupuesto procesal de la sentencia y en una solemnidad inexcusable e indispensable que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo, cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales de consecuencias impredecibles. 06/05/2005 22.52 “5.

La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso. “6. La solicitud del juez nacional por la cual requiere la interpretación prejudicial debe motivarse de manera sucinta, pero suficientemente completa, de modo que permita al Tribunal lograr una comprensión global del caso consultado.

En efecto: Debe, en particular, incluir un informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para que el Tribunal Andino pueda cumplir su cometido, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere y las alegaciones que se hubieren hecho respecto de la aplicación de tales normas; deberá asimismo ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables; todo ello con el objeto de permitir al Tribunal de Justicia enfocar u orientar la interpretación al caso concreto, de suerte que ésta resulte efectivamente útil para el juez que debe fallar.

De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. “7. La consulta prejudicial puede presentarse en cualquier tiempo antes de dictar sentencia, aunque, a los efectos de lograr una comprensión global del asunto debatido y que la respuesta del Tribunal de Justicia resulte útil, es deseable que la decisión de plantear una solicitud de interpretación prejudicial se adopte después de haber oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en la correspondiente solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

“8. Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia el determinar cuáles son, en definitiva, las normas pertinentes a inter- GACETA OFICIAL pretar, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trate, el acervo de las normas sugeridas o no por el requeriente; le corresponde también absolver la consulta en el orden de prelación que él mismo estime conducente.

“9. Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste continuará la tramitación del proceso interno y en su sentencia deberá adoptar el pronunciamiento del Tribunal Andino. Además, el juez nacional remitirá al Tribunal de Justicia la sentencia dictada en los casos objeto de interpretación prejudicial. “10. La solicitud de interpretación prejudicial y los documentos pertinentes deben ser enviados por correo a la sede del Tribunal, en la ciudad de Quito, Roca 450 y Av. 6 de Diciembre.” 2

2. CONSIDERACIONES PREVIAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado de este Organismo, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y, 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, considerando este Tribunal, que procede la interpretación en los términos formulados, por haber constatado con los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro de la marca “POLYTEX” ha sido presentada el 3 de julio de 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

Estima conveniente, además, extender dicha interpretación, de oficio, a los artículos 82 literal h) y 83 literal d) de la misma Decisión, por corresponder a normas relacionadas con los actos administrativos materia de la controversia; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 2 Nota Informativa sobre Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial, publicada en la Gaceta Oficial N° 694, de 3 de agosto del 2001. 06/05/2005 23.52 DECISION 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”;

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

GACETA OFICIAL “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

(…)

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la referida Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 06/05/2005 24.52 que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia

5. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Denominaciones que pueden producir engaño El literal h) del artículo 82 de la referida Decisión considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

Esta prohibición tiene como objetivo, aquel de resguardar el orden público amparando por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades GACETA OFICIAL deseadas o requeridas; y, por otro lado, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan alcanzado en el mercado, productos o servicios identificados con marcas de las cuales es titular aquél. El Tribunal al respecto ha expresado: “Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”. 3 06/05/2005 25.52 bilidad.

El uso de ciertos gráficos en distintivos que amparen una clase determinada de productos o de servicios, puede también acarrear al signo la característica de “débil” y, será admitido a registro, en tanto no induzca a confusión a los consumidores respecto a marcas previamente registradas. Si este tipo de denominaciones se encuentran acompañadas de algún otro elemento, en el examen de registrabilidad se deberá verificar si aquél tiene un “poder diferenciador” que le brinde la debida distintividad al signo. En este contexto el Tribunal en sus pronunciamientos ha manifestado: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, ‘la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro’.

(BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79). Este Organismo ha manifestado, con respecto a la prohibición del registro de un signo engañoso que: “…incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee.

Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de una marca en que alguno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañosa in totum y no podrá ser registrada.”. 4 “Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente’. (OTAMENDI, Jorge, op.cit., pp. 191 y 192).” 5

6. IRREGISTRABILIDAD DE OTROS SIGNOS COMO MARCAS Las Marcas Débiles Toda denominación debe tener en su estructura un elemento que la haga distintiva, caso contrario, se constituirá en un signo débil; de ser así, podría ocasionarse una situación de irregistra3 4 Proceso 07-IP-95; sentencia de 7 de agosto de 1995; G.O. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: “COMODISIMOS (etiqueta)”;

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Tomo IV, Pág. 166. Proceso 76-IP-2004, sentencia del 4 de agosto del 2004; G.O. Nº 1114, de 7 de septiembre del 2004; marca: “ZURIT”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 1-IP-2004, sentencia de 10 de marzo de 2004. G.O. Nº 1057, de 21 de abril del 2004. Marca: “SPORT SPIRIT”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 06/05/2005 26.52 marcas ajenas, próximas por similitud gráfica o fonética.” 6

7. FAMILIA DE MARCAS En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. Las marcas derivadas o defensivas Este Tribunal se refiere a las marcas derivadas o defensivas, toda vez que en este proceso se menciona por una de las partes que la marca POLYTEX es una derivación de la marca principal POLY, de propiedad de la Compañía Universal Textil S.A. Ha este respecto se ha dicho: “La presencia de marcas no destinadas a un uso efectivo responde también y en gran medida al propósito de ampliar en lo posible la defensa de las marcas propias realmente usadas.

Para ello, se extiende la protección de estas marcas registrándolas también para productos distintos de los efectivamente explotados, a efectos de evitar que la misma marca u otra muy similar sea adoptada por empresa extraña, aun cuando sea para productos o servicios distintos de los que se explotan. Igualmente para evitar la posible adopción por terceros de signos semejantes a los constitutivos de marcas valiosas, las empresas que las explotan registran variantes o derivaciones de las mismas, a fin de asegurar una fácil eliminación de dichas eventuales Las marcas derivadas son definidas como: “Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.” 7 De lo citado anteriormente, se puede colegir que estos dos conceptos están íntimamente relacionados, de tal manera que si se registra una marca derivada, ésta puede tener como objetivo el de constituirse en marca defensiva; de la misma manera, cuando una marca es defensiva, ésta se deriva de una marca principal, esto es que tendrá la característica de ser derivada para cumplir con su objetivo.

Siguiendo estas consideraciones, las marcas defensivas o derivadas deberán, en cualquier caso, tener un uso práctico, puesto que si la marca registrada no es explotada por su titular, podrá tener lugar a la cancelación del registro de la marca, conforme el artículo 108 de la Decisión 344.

8. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, 6 7 Respecto a las marcas defensivas, se refiere PELLA, para definirlas como las que consisten en “nombres o dibujos que formen variantes de la marca principal, para impedir toda discusión con marcas de mala fe intencionalmente colocadas en el límite dudoso de la semejanza o la diversidad.

Cfr. Pella, R., Casos prácticos en propiedad industrial, Barcelona, p.101. citando en MASCAREÑAS, Carlos et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 888. MASCAREÑAS, Carlos et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908. GACETA OFICIAL conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. 06/05/2005 27.52 en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 8 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de establecer si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 9. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Reglas para realizar el cotejo marcario Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas 8 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un 9 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 10

9. LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. 06/05/2005 28.52 esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 11 Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. 12 La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 determina una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace, estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

Con base en estos fundamentos, 11 10 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ibídem. GACETA OFICIAL EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

Según lo determina el artículo 82 literal h) de la misma Decisión, no pueden registrarse los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, o de prestación de los servicios, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios. 3.

Los signos denominativos deben, en su composición, contener elementos con aptitud suficientemente distintiva; tratándose de prefijos o de sufijos, si éstos son de uso común convertirán a la marca en débil. 4. Las marcas derivadas y las marcas defensivas, son conceptos que se relacionan en forma recíproca, tanto por la forma como surgen, como por el objetivo de su registro.

En todo caso, estas marcas, deberán ser usadas por su titular, caso contrario, podrá tener lugar la cancelación del registro de la marca, conforme el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 5. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 06/05/2005 29.52 6.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 7. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 8.

La marca notoria se caracteriza, entre otras particularidades, por sus atributos específicos, por la difusión y por el reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. Se destaca que la notoriedad debe necesariamente ser probada por quien la alega. 9.

No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 1589-2003, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial a la mencionada Sala, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE GACETA OFICIAL 06/05/2005 30.52 Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA PROCESO 18-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), d) y e), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 113 literal a) de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 5061-ML. Actor: PEÑAFLOR S.A. Marca: “RVT (Etiqueta)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

Magistrado consultante: doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial se ajustó a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente, en el auto dictado el 23 de febrero de 2005. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.

Las partes: Demandante: PEÑAFLOR S.A. Demandado: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Tercero Interesado: INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. 1.2. La demanda: Según el demandante, el 28 de diciembre de 1994, la compañía INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE CIA. LTDA. solicitó de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial la concesión del registro de la marca mixta RON VIEJO TRAPICHE, “erróneamente denominada “RVT (ETIQUETA)” “, para identificar a los productos incluidos en la Clase No 33, de la Clasificación Internacional de Niza.

PEÑAFLOR SOCIEDAD ANÓNIMA mantiene en el Ecuador el registro de la marca “TRAPICHE” desde el 28 de octubre de 1941, para proteger productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, y su marca está registrada en 30 países, entre ellos, todos los de la Comunidad Andina para distinguir la misma clase de productos.

Dentro del término legal establecido en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, el 1 de agosto de 1995, PEÑAFLOR SOCIEDAD ANÓNIMA presentó observaciones a la solicitud del registro del signo “RON VIEJO TRAPICHE”, con fundamento en su titularidad sobre la marca GACETA OFICIAL “TRAPICHE”. Las observaciones se sustentaron principalmente en que el signo solicitado para el registro está compuesto por las denominaciones “RON VIEJO TRAPICHE”, que vulnera el derecho de uso exclusivo que PEÑAFLOR SOCIEDAD ANÓNIMA tiene sobre la marca registrada “TRAPICHE”.

El 16 de febrero de 1998, a través de la Resolución Nº 09629253, el Director Nacional de Propiedad Industrial, sin una adecuada motivación, rechazó las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca “RVT - RON VIEJO TRAPICHE (ETIQUETA)”. Considera que existe violación del artículo 95, inciso segundo, de la Decisión 344, en cuanto la “formalidad legal omitida consiste en la falta de realización del examen de registrabilidad previo a decidir sobre las observaciones y la concesión del registro “ y, consignar también lo relativo a la falta de motivación (porque se desarrolla este tema) remitiéndose a la normativa nacional, señala que para que un acto administrativo goce de validez jurídica debe provenir de una autoridad competente, y que la omisión de este requisito es causal de nulidad; considera que en el caso presente, la Resolución impugnada está viciada de esta clase de nulidad ya que no proviene del “titular del órgano administrativo competente.” Agrega que el signo solicitado RON VIEJO TRAPICHE (ETIQUETA), no cumple con todos los requisitos necesarios para ser registrable ya que no tiene la suficiente calidad distintiva con respecto de los productos que distingue y, además, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 82 y literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Finaliza diciendo que la marca “TRAPICHE” es notoriamente conocida en los países de la Comunidad Andina y en Argentina, por lo que se le debe dar una protección especial al momento de realizar el cotejo marcario. 06/05/2005 31.52 El Procurador General del Estado compareció a través del Director Nacional de Patrocinio del Estado, y manifiesta que en la presente causa intervendrá el Director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso, y señaló casillero judicial.

El tercero beneficiario, no contestó a la demanda; sin embargo, el apoderado de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE intervino en la etapa probatoria solicitando que se tenga por reproducido todo aquello que le sea favorable y en particular la resolución impugnada. 2. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. 3.

Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas. Por ser pertinentes dentro del caso planteado, se interpretarán los artículos solicitados por el consultante, que son los que se enumeran a continuación: 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), 84 y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se interpretará de oficio el artículo 113 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISIÓN 344 Artículo 81 1.3. La contestación a la demanda. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Consta en el expediente que el Director Nacional de Propiedad Industrial no compareció a contestar la demanda. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comer- GACETA OFICIAL cializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” Artículo 83 06/05/2005 32.52 Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

“e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cua=les el uso de la marca pueda inducir al público a error.” d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

(…) Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” (…) Artículo 113 “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte intere- GACETA OFICIAL sada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión”. 4.

Consideraciones. La presente interpretación se referirá, de manera principal a los siguientes temas: requisitos para el registro de marcas; prohibiciones al registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; inducción a error en el público consumidor; la marca notoriamente conocida y la prueba de tal calidad; reglas para el cotejo marcario.

Comparación entre una marca denominativa y una mixta; observaciones a la solicitud del registro; motivación de los actos administrativos referentes a marcas; la nulidad del registro de una marca. 4.1. Requisitos para el registro de marcas. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, define lo que es marca y los requisitos para que un signo pueda ser registrado; estos son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; si el signo no cumple con estos tres requisitos no es posible que se conceda su registro.

Así lo ha precisado este Tribunal: “El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. 1 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. 06/05/2005 33.52 En el mundo moderno, la marca es un elemento indispensable dentro del proceso de comercialización de productos y servicios, es un bien económicamente valioso para su titular y sirve de nexo entre el consumidor y el fabricante, quien utilizará todos los recursos a su disposición para lograr aceptación, reconocimiento y prestigio en el mercado.

La doctrina expresa que las ventajas de la marca son: “a) la posibilidad de que el comerciante sea identificado en el mercado al ofertar su producto; b) que el consumidor tiene la seguridad de adquirir un producto cuyas cualidades ha apreciado con anterioridad; y c) para el Estado, el beneficio se encuentra en la influencia que la marca ejerce sobre la oferta y la demanda al motivar un aumento de productividad de las empresas.” 2 De manera que la marca no solo crea una relación entre fabricante y consumidor sino que, además, involucra una razón de interés público al ser factor generador del mercado.

Los requisitos de la marca, como se anotó, son: La distintividad. La función principal de la marca, es distinguir los bienes y servicios que se ofertan en el mercado, lo que posibilita que el consumidor realice una elección conciente e informada, que le permita reiterar la compra de los productos o servicios signados con la marca que reúne ciertas características o condiciones especiales.

Las marcas son de gran importancia en el mercado ya que sirven como nexo entre el fabricante y consumidor, por ello es importante que exista la suficiente fuerza distintiva a fin de que no se genere confusión. Sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado dentro de los procesos 95-IP-2004, y 54-IP-2004, lo que se expone a continuación: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de 2 MORENO Y BRAVO, Emilio.

“DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” Editorial Dykinson. Madrid 1999. Pág.

4. GACETA OFICIAL los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 3 06/05/2005 34.52 Este requisito de la marca ha sido definido por el Tribunal así: “La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial, por ello debe encontrar un medio para pasar de lo abstracto a lo tangible a fin de poder ser captada por los sentidos para asociarla con el producto o servicio que identifica. Un signo que no es perceptible no es apto para cumplir con la función identificadora de la marca. “ es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.” 4 La susceptibilidad de representación gráfica.

El signo que constituye la marca puede expresarse a través del empleo de diferentes medios tales como: palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que permiten que el receptor pueda tener una imagen o idea del signo. La representación gráfica de la marca posibilita su publicación, registro, archivo y consulta. 3 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de julio del 2000, Proceso Nº 46-IP2000. Marca: “CAMPO VERDE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594, de 21 de agosto del 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 15 de septiembre del 2004. Proceso N° 89-IP-2004. Marca: “ODU S”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1115 de 9 de septiembre del 2004.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.” 5 4.2. Prohibiciones al registro de marcas. Como ya se anotó, para que un signo pueda obtener su registro marcario, es fundamental que cumpla con los requisitos de: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, pero además no debe incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; mediante la consagración de tales causales se protege el interés del consumidor.

Las prohibiciones al registro de marcas son de dos clases intrínsecas o absolutas y relativas. Al primer grupo pertenecen las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y se presentan cuando el signo es incapaz de cumplir sus funciones de marca según lo determinado por el artículo 81. La segunda clase de prohibiciones, son las llamadas relativas, y están contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, donde se hace referencia al impedimento de registrar signos que afecten el derecho de terceras personas.

La prohibición contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está encaminada a proteger el derecho de terceras personas, que pueden ser titulares o previos solicitantes de un registro marcario. La norma claramente estable- 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 25 de agosto del 2004.

Proceso N° 91IP-2004. Marca: “FLEX SYSTEM”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 115 de 9 de septiembre del 2004. GACETA OFICIAL ce que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o aquéllos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

El literal d) del citado artículo, ofrece protección a la marca notoriamente conocida ya que prevé la irregistrabilidad de signos distintivos que constituyan la reproducción, imitación, traducción o trascripción de un signo notoriamente conocido en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, en los casos en que la marca que se aspira a registrar sea confundible. 4.3.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Conforme lo establece el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es registrable un signo confundible ya que carece de fuerza distintiva, siendo ésta una condición fundamental que debe cumplir la marca. De permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca y el de los consumidores.

La similitud entre marcas puede presentarse en los aspectos ideológico, ortográfico o fonético; será de naturaleza ideológica, cuando al observar dos signos evoquen las mismas o similares ideas y, en consecuencia, pueden ser considerados confundibles. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de las letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las terminaciones o las raíces comunes, pueden causar confusión. La similitud fonética, existe cuando las palabras que conforman las marcas al ser pronunciadas producen un sonido semejante, similitud que puede darse por la identidad en la sílaba tónica, o en la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. 4.4.

Inducción a error en el público consumidor. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala que los signos engañosos no 06/05/2005 35.52 son susceptibles de registro, y denomina tales a los que inducen a hacer creer al consumidor que sus productos o servicios tienen determinadas particularidades, en cuanto a su naturaleza, calidad, origen, etc.

La Normativa Comunitaria Andina trata de precautelar el interés público, protegiendo al consumidor a fin de evitar que se merme su voluntad al adquirir productos y servicios en el mercado, ya que el registro de marcas engañosas trae como resultado la existencia de relaciones comerciales injustas. El engaño existe cuando un signo produce en la mente del consumidor una idea distorsionada o errada acerca de la naturaleza del producto o del servicio, su procedencia, sus características, su modo de fabricación, u otras informaciones que induzcan al público a equivocación. 4.5.

La marca notoriamente conocida y la prueba de tal calidad. Para considerar una marca como notoriamente conocida hay necesidad de probar que la misma se ubica en un nivel superior al que no llega la generalidad de los signos registrados; que goza de una amplia difusión, que le permite ser conocida por los consumidores de la clase de los productos o servicios de que se trate.

La Normativa Comunitaria Andina protege a la marca que ha alcanzado amplia difusión frente a signos confundibles con ésta; por ello prohíbe el registro de los signos susceptibles de generar confusión con una marca de esta clase, a fin de evitar que se genere un beneficio injusto en el que terceros aprovechen indebidamente el prestigio y fama conseguidos antes con el esfuerzo de otra persona, que logró colocar a la marca en un sitial privilegiado en el mercado, por sus cualidades especiales.

Esta clase de marca goza de una protección más amplia, que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad que rigen en el caso de las marcas comunes; al titular de este tipo de marca se le garantiza su derecho de uso exclusivo sobre el signo estableciéndose que no son susceptibles de registro los signos que puedan causar confusión con una marca notoria, aún cuando los productos o servicios que otra persona pretenda distinguir con la marca idéntica o semejante se ubiquen dentro de una clasificación diferente.

GACETA OFICIAL Pero, corresponde probar la calidad de notoria a quien la alega, mediante los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional que se valoren como en todo proceso, de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 4.6. Reglas para el cotejo marcario. Comparación entre una marca denominativa y una mixta.

A fin de determinar el riesgo de confusión que pudiera producirse entre las marcas en conflicto, se debe analizar si verdaderamente existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si las marcas en conflicto son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y sin afectar el derecho de exclusividad.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la materia, ha mencionado las reglas que deben ser consideradas para determinar la existencia del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.)” 6 El cotejo de todo tipo de marcas debe realizarse en conjunto, sin descomponer los signos en conflicto para establecer similitud, pues lo importante es tener una visión global de todos los factores integrantes de la marca con la finalidad 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA.

Sentencia del 10 de abril del 2002. Proceso Nº 01-IP2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 633 de 17 de enero de 2001. 06/05/2005 36.52 de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica; la visión de conjunto se da por la impresión que el consumidor tiene sobre la misma. En la comparación debe emplearse el método de cotejo sucesivo; no cabe realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada o por separado.

En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se deben observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión. Al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe tomar en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables; además, porque el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, ya que es a través de la denominación como por lo general se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico de la marca mixta, por sus especiales características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.

De manera que para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas enfrentadas, se debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. Al respecto el Tribunal ha señalado: “La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas.

El siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que: En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en GACETA OFICIAL base a los elementos semejantes y no a los desemejantes.

Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio”. 7 El Juez Nacional Competente, tomando en cuenta las orientaciones contenidas en la presente interpretación prejudicial, deberá determinar si los signos en conflicto: ”TRAPICHE” (registrada) y “RON VIEJO TRAPICHE” (solicitada) son susceptibles de generar confusión o si, por el contrario, cuentan con elementos suficientes que les permitan ser perfectamente diferenciables y consecuentemente tener la posibilidad de coexistir en el mercado de manera pacífica. 4.7.

Observaciones a la solicitud del registro; motivación de los actos administrativos referentes a marcas. El artículo 93 de la Decisión 344, plantea tres eventos de legitimación para la presentación de observaciones a la solicitud de registro de un signo: 1. El de la persona que tiene legítimo interés, que se acreditará ante la Oficina Nacional Competente, que es la encargada de calificar tal condición. 2.

La Norma otorga legitimación para presentar observaciones en los demás Países Miembros al titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3. A quien solicitó primero el registro en cualquiera de los Países Miembros. La Oficina Nacional Competente deberá recibir y resolver las observaciones presentadas rechazando las que incurran en los supuestos descritos en el artículo 94 de la Decisión 344, es decir: las que se presenten de manera extemporánea; que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; que se fundamenten en tratados no vi- 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA.

Sentencia del 27 de noviembre de 2002. Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: “COLA REAL + GRÁFICA” Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 877 de 19 de diciembre de 2002. 06/05/2005 37.52 gentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquéllas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

El artículo 95 de la Decisión 344 plantea el trámite que se debe dar a las observaciones al registro de marcas, el que debe desarrollarse de la siguiente manera: una vez admitida a trámite la observación la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos; vencido el plazo se debe decidir sobre las observaciones y luego efectuar el examen de registrabilidad para terminar pronunciándose sobre la concesión o denegación del registro de la marca; este acto debe ser motivado; finalmente se debe hacer la respectiva notificación al peticionario.

El examen de registrabilidad comprende el análisis de todas las exigencias que la Norma Comunitaria en materia de propiedad industrial impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos, y tomando en consideración las prohibiciones para el registro de marca. Este constituye un requisito ineludible que debe cumplirse con anterioridad a la concesión o denegación del registro de marca; es obligación de la Oficina Nacional Competente y se debe realizar siempre, existan o no observaciones al registro; este estudio, como se dijo atrás, será minucioso y deberá observar los criterios contenidos en la doctrina y en la jurisprudencia. Es claro que todos los actos provenientes de la administración pública deben ser motivados, este principio es acogido por la Normativa Comunitaria Andina en el artículo 96 de la Decisión 344.

Los actos administrativos deben reflejar las razones que hicieron que el órgano emisor se pronunciara en uno u otro sentido; es decir, que la motivación constituye la razón de ser del acto, una formalidad sustancial; por lo tanto, su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. Los actos provenientes de la administración pública deben exponer las razones de hecho y de derecho que han conducido a adoptar determinada decisión, conceder o denegar un registro de marca, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de GACETA OFICIAL debatir ante el órgano judicial que corresponda las razones de la decisión administrativa.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema ha expuesto lo siguiente en el fallo emitido dentro del Proceso 02-IP-2001: “La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” 8 Criterio reiterado en el Proceso 115-IP-2003: “ la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial N° 04-AN-97)” 9. 4.8. La nulidad del registro de una marca. El artículo 113 de la Decisión 344, señala las causales por las que se puede proponer la acción de nulidad de registro de una marca y agrega en su parte final que ésta podrá proponerse en cualquier momento, lo que quiere decir que la acción es imprescriptible.

El mismo artículo se refiere a las causales que sirven de fundamento para perseguir la nulidad 8 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 2 de marzo del 2001. Proceso N° 82-IP2000. Caso: “DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 651 de marzo del 2001. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 1 de agosto del 2001. Proceso Nº 02-IP2001. Marca: “DDN DISCADO DIRECTO”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 651 de 20 de marzo del 2001. 06/05/2005 38.52 del registro de una marca, estas son: que el registro haya sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Decisión 344; que se haya otorgado con base en datos o documentos que previamente hubiesen sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente y que estén contenidos en la solicitud y que sean esenciales, y finalmente, que el registro se haya obtenido de mala fe.

El artículo 113 plantea dos supuestos de esta naturaleza: el primero cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada; el segundo, cuando la solicitud hubiese sido presentada o el registro obtenido por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización, y obtenga para si o para un tercero el registro de la marca.

Sobre la nulidad del registro de marca el Tribunal se ha pronunciado de la siguiente forma: “En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario ‘DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA’. En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO … El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su GACETA OFICIAL 06/05/2005 39.52 favor.

Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial, pues el ejercicio de la acción contencioso-administrativa fue consagrado para restaurar los agravios ya producidos en perjuicio de los administrados.” 10 to o relativo; al primer grupo, pertenecen las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 y tienen que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca; las prohibiciones de carácter relativo son las contenidas en el artículo 83 y se relacionan con los derechos de terceros, que se pudieran ver afectados por la concesión del registro de nuevos signos como marca.

De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344, además de no estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad que al respecto señala la Decisión citada.

SEGUNDO: La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros de diferente procedencia. Por ello no hay lugar al registro de un signo que pudiese engañar al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, el engaño existe cuando un signo produce en la mente del consumidor una idea distorsionada o errada acerca de la naturaleza del producto o del servicio, su procedencia, sus características, su modo de fabricación, u otras informaciones que induzcan al público a equivocación. El registro de marcas engañosas da como resultado la existencia de relaciones comerciales injustas.

TERCERO: Las prohibiciones al registro de marcas, pueden ser de carácter absolu10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 12 de mayo del 2004. Proceso 24-IP2004. Marca: “HUMO DE LEÑA LIQUIDO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1080, del 9 de junio de 2004.

CUARTO: Si los signos son idénticos y los productos idénticos, la confusión es apreciable a primera vista, sin necesidad de recurrir a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, han establecido para determinar la confusión.

QUINTO: El juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones doctrinales referidas en esta sentencia, para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.

SEXTO: La marca notoriamente conocida goza de una amplia protección, que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad que rigen en el caso de las marcas comunes. La notoriedad de un marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega.

SÉPTIMO: Las observaciones a la solicitud de registro de una marca pueden ser formuladas por las personas que acrediten tener legítimo interés, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de que se trate.

OCTAVO: Todos los actos provenientes de la Administración Pública deben ser motivados y reflejara las razones que hicieron que el órgano emisor se pronunciara en uno u otro sentido, es decir, que la motivación constituye la razón de ser del acto, es además una formalidad sustancial y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

GACETA OFICIAL NOVENO: 06/05/2005 40.52 Las causales para proponer la acción de nulidad del registro de marca están determinadas en forma taxativa en la Decisión 344 y puede proponerse de oficio o a petición de parte; la mencionada acción es imprescriptible. neral de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (e) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO En el aspecto marcario, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión 344 abre la posibilidad a que se emprenda la acción de nulidad de la concesión de la marca. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 5061-ML, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Ge- Mónica Rosell SECRETARIA Mónica Rosell Medina SECRETARIA PROCESO 31-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio, de los artículos 81, 93, 102 y 108 de la misma Decisión. Actor: JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS.

Marca: “VICTORIA’S SECRET”. Proceso interno N° 1984-2004. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: La solicitud recibida por este Tribunal el 28 de febrero del año 2005, la cual por cierto no se ha ajustado a los requisitos establecidos por el ar- tículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por el hecho de que la Instancia Consultante se ha limitado a remitir, sin que medie oficio o comunicación, un expediente integrado por copias certificadas de piezas correspondientes, según se aprecia, del expediente organizado por esa Dependencia con ocasión de la controversia interna dentro de la cual ha sido emitida la providencia de 13 de diciembre del 2004, en la que se dispone solicitar “…un informe de la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo ochentitrés de la Decisión trescientos cuarenti- GACETA OFICIAL cuatro que regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, así como la suspensión del aludido trámite, hasta que “…el citado organismo emita el informe correspondiente…”.

No obstante, este Tribunal, por esta vez, estima subsanables estas insuficiencias, luego de haber procedido a una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas, razón por la cual el pedido hecho ha sido admitido a trámite, sin embargo de las limitaciones observadas, por medio de auto de 18 de marzo del 2005. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante el señor JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS, siendo demandado el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual- INDECOPI-, de la República del Perú. Se considera como tercero interesado en este proceso, a la firma V. SECRET CATALOGUE, INC. 1.2. Acto demandado El pedido hecho, en los términos inusuales antes aludidos se origina, como se ha dicho, en la demanda interpuesta, según así aparece, por el señor JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS, quien mediante apoderado impugna la siguiente Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI: Nº 441-2002/TPI-INDECOPI, emitida el 10 de mayo del 2002, por medio de la cual se confirma la Resolución Nº 9904-2001/OSDINDECOPI, de 31 de agosto del 2001 y, en consecuencia, se otorga el registro de la marca de servicio VICTORIA’S SECRET, solicitado por la firma V Secret Catalogue, Inc. para distinguir servicios de pedidos por correo, mediante catálogos que presentan ropa y productos para el cuidado personal y accesorios para los mismos, correspondientes a la clase 35 de Nomenclatura Oficial. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 06/05/2005 41.52 a) Los hechos - El 12 de Octubre de 1999, la firma V. Secret Catalogue, Inc. presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “VICTORIA’S SECRET”, como marca destinada a amparar servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza. 1). - El 25 de enero del 2000, luego de haber sido publicado el extracto de esa solicitud, el señor LUIS MIGUEL SACO VERTIZ CRUZADO presentó observación en contra del registro solicitado, con fundamento en la marca de su propiedad VICTORIA’S SECRET, registrada bajo certificado Nº 86385. - El 22 de febrero también de 2000, la firma V Secret Catalogue, Inc. contestó dicha observación, manifestando que “…es la legítima creadora y titular de la marca VICTORIA’S SECRET y no el observante, ya que su empresa la registró por primera vez en los Estados Unidos de América el 20 de enero de 1981, con mucha anterioridad al registro del observante…” adjuntando, para acreditar sus afirmaciones, certificados de su marca y logotipo en los Estados Unidos. - El 31 de agosto del 2001, la oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución Nº 9904-2001/OSD-INDECOPI, por medio de la cual rechazó la observación presentada y concedió el registro del signo VICTORIA’S SECRET, argumentando que el observante ya no contaba con el legítimo interés para formular observaciones, pues a ese momento había transferido los derechos sobre la marca al señor JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS. - El 24 de septiembre del mismo año, el señor LUIS MIGUEL SACO VERTIZ CRUZADO interpuso recurso de apelación, dirigido a impugnar la Resolución emitida. - El 23 de octubre también del 2001, la firma V. Secret Catalogue, Inc. absolvió el traslado del recurso de apelación, sosteniendo que “…con fecha 18 de setiembre del 2000, Luis Miguel Saco Vertiz Cruzado presentó la solicitud de acto modificatorio Nº 114133-2000 a efectos 1 Clase 35.- Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

GACETA OFICIAL de transferir la marca VICTORIA’S SECRET … a favor de José Alberto Rojas Armas…”. - El 27 de diciembre del 2001, el señor JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS, por su parte, interpuso también recurso de apelación contra la resolución Nº 9904-2001/OSD-INDECOPI, manifestando que “…la resolución de Primera Instancia ha concedido indebidamente el registro del signo solicitado, toda vez que ha expedido dicha resolución contraviniendo lo dispuesto por las normas de Propiedad Industrial…”. - El 17 de enero del 2002, la firma V Secret Catalogue, Inc. absolvió el traslado de la apelación, manifestando que al momento se encontraba en trámite una acción de cancelación de la marca VICTORIA’S SECRET por falta de uso. - El 10 de mayo del 2002, el INDECOPI decidió confirmar la Resolución Nº 9904-2001/OSDINDECOPI, de 31 de agosto del 2001, mediante Resolución Nº 441-2002/TPI-INDECOPI y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca de servicio VICTORIA’S SECRET solicitado por la firma V Secret Catalogue, Inc., para distinguir servicios de pedidos por correo mediante catálogos que presentan ropa y productos para el cuidado personal y accesorios para los mismos, correspondientes a la clase 35 de Nomenclatura Oficial. b) Escrito de demanda El señor JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS determina como demandado al Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual- INDECOPI-, de la República del Perú. Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, a la firma V Secret Catalogue, Inc. Manifiesta el demandante, que el 12 de octubre de 1999, la mencionada firma presentó solicitud para el registro de la denominación “VICTORIA’S SECRET”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza), respecto de la cual fue presentada observación por parte del señor Luis Miguel Vertiz Cruzado, con base en la marca de su propiedad 06/05/2005 42.52 VICTORIA’S SECRET, sosteniendo que las dos marcas en conflicto son idénticas gráfica y fonéticamente, al grado de inducir al público a error.

Posteriormente, el INDECOPI emitió la resolución 9904-2001/OSD-INDECOPI, de 31 de agosto del 2001, declarando improcedente la observación y otorgando, en consecuencia, el registro solicitado, argumentando que, al momento, el señor Luis Miguel Vertiz Cruzado ya no era propietario de la marca observante, pues había transferido sus derechos al señor JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS.

Expresa, finalmente, que el INDECOPI emite luego la Resolución Nº 441-2002/TPI-INDECOPI, de 10 de mayo del 2002, por medio de la cual confirma la Resolución inicial. Sostiene además el actor, que interpuso demanda de nulidad respecto de la última resolución emitida ya que en dicha emisión se “…incurre en graves errores, lo cual hace que la misma no se encuentra arreglada a la ley y por ende pasible de ser impugnada ante ente jurisdiccional para que sea este quien determine su validez o nulidad”.

Argumenta que “…existen diversos hierros (sic) en la Resolución sub materia, que perjudican directamente los derechos de propiedad industrial que el actor tiene protegidos en virtud del Certificado Nº 86385 que el INDECOPI le otorgara en su oportunidad”, expresando también, que “…al recurrente se le recorto el válido derecho de oposición y que la primera instancia resolvió el proceso administrativo incoado sin evaluar los fundamentos de la contradicción formulada por el recurrente ”.

Sostiene también, que “ en un inusual acto, la Sala de Propiedad Industrial pretende resolver el proceso con una Resolución de cancelación de Marca dictada por una instancia inferior del mismo ente administrativo y en un proceso distinto al que se resolvía en ese momento, lo cual continúa evidenciando un grave perjuicio y un irregular favorecimiento del ente administrativo al tercero solicitante”. c) Contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, da contestación a la demanda sosteniendo que la resolución impugnada es válida y legal.

GACETA OFICIAL Manifiesta, acerca de la afirmación de la actora respecto de la consideración a una resolución administrativa de primera instancia, dictada en otro proceso sobre cancelación de marca, que “…en este sentido, al verificar el Tribunal del INDECOPI, que en forma paralela se venían tramitando dos procedimientos de cancelación de registro de marca por falta de uso, los cuales eran capaces de extinguir los derechos del opositor señor Saco Vertiz, era ineludible tener a la vista dichos procesos, por cuanto los juicios de fundabilidad que recayeran sobre los mismos, inducirían de manera directa en las resultas del procedimiento de registro, ya que la única posibilidad de denegatoria provenía de la existencia de los derechos reconocidos en el certificado cuyas cancelaciones se promovieron”.

Con referencia a la aseveración de la actora, en el sentido de que al haberse resuelto sin evaluar los fundamentos de la contradicción se le habría recortado su derecho a oponerse al registro, sostiene que “el procedimiento administrativo, a diferencia del proceso civil –en el cual discurre como finalidad concreta la solución de un conflicto de Interés privado– se entreteje una finalidad pública, una voluntad de resguardar los interese de las mayorías … de tal suerte queda conformada una correlación teleológica entre finalidad y contenido de los actos administrativos, ya que en todos ellos existe una común finalidad que determina su contenido, los cuales deber guardan proporcionalidad de medio (contenido) a fin (finalidad del acto)”.

Continua sosteniendo que “en este contexto, tenemos que siendo el procedimiento administrativo de registro de marcas un instrumento que privilegia el interés público de los consumidores, y cuenta para ello, con medios eficientes que aseguren el reguardo (sic) de dichos intereses, tales como los principios de simplicidad, celeridad, eficacia y economía procesal, así como las normas relativas a la simplificación administrativa, no pueden serle contrapuestos formalismos que entorpezcan la instrumentalidad (sic) del procedimiento, como mecanismo capaz de resguardar los intereses generales.”.

Expresa, finalmente, en lo fundamental, que “se infiere que la resolución del INDECOPI que confirma la de primera instancia, es perfectamente válida, y no recortó ningún derecho al demandante, derechos que al haber sido cancelados, no surtían de su inexistencia una obligación de observarlos, siendo así, es de estimarse que los 06/05/2005 43.52 argumentos del actor devienen en inconsistentes e infundados también en este extremo.”. d) Tercero Interesado No existe entre las copias enviadas a este Tribunal, prueba de que la firma V. SECRET CATALOGUE, INC. haya contestado la demanda.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La solicitud sobre interpretación prejudicial recibida por este Organo Jurisdiccional, como ya se dijo, no ha sido formulada en los términos establecidos por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, siendo preciso reiterar a ese respecto, que la Instancia Consultante se ha limitado a remitir copias certificadas de las piezas consideradas principales dentro de la controversia interna.

Dicha solicitud se afirma que tiene sustento, en la Resolución adoptada por la Instancia compareciente, el 13 de diciembre del 2004, por medio de la cual, en lo sustantivo, se ha considerado necesario suspender la tramitación del referido proceso judicial, “…a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto de la correcta interpretación del artículo ochentitrés de la Decisión trescientos cuarenticuatro que regula los requisitos para el registro de marcas…”.

Sin embargo de lo observado, luego de una minuciosa revisión de las piezas procesales recibidas, este Tribunal aprecia que la información que su Estatuto exige para proceder a atender consultas en materia de interpretación prejudicial, puede ser extraída de la documentación conformante del expediente remitido, en lo relativo a la identificación de la Instancia Nacional Consultante, a la relación de las normas cuya interpretación se requiere, a los hechos considerados relevantes para la interpretación, a la determinación de la causa interna que origina la consulta, así como a la identificación del lugar para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal concluye, por otra parte, que es competente para interpretar, en vía prejudicial, GACETA OFICIAL las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

Requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial Con carácter simplemente ilustrativo, este Organo Comunitario se permite confirmar con esta oportunidad, que la solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. En particular, la solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane este Tribunal.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción, que resultaría inútil, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. Para asegurar el propósito antes señalado, el Tribunal ha concebido un informativo para el planteamiento de la solicitud sobre interpretación prejudicial por los Organos Judiciales de los Países Miembros, cuyo texto se transcribe a continuación, a los fines de que la Instancia Nacional Compareciente lo utilice en las consultas que considere necesario formular en el futuro, documento que se encuentra publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 694, de 3 de agosto del 2001: “1.

La interpretación prejudicial es el mecanismo de cooperación entre el juez nacional y el comunitario, en la que este último, representado por el Tribunal de Justicia, interpreta en forma objetiva la norma comunitaria y al primero le corresponde aplicar el derecho al caso concreto que se ventila en el orden interno. Su finalidad no es otra que resguar- 06/05/2005 44.52 dar la aplicación uniforme por todos los jueces en el territorio de los Países Miembros.

“2. En efecto, la función del Tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el significado para precisar su alcance; función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia. No obstante, el Tribunal de Justicia se encuentra facultado para referirse a los hechos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.

“3. Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar del Tribunal de Justicia Andino la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina –contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaria General; y, en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina–, en todos aquellos casos en que éstas deban ser aplicadas o sean controvertidas por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno -o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria-, están obligados, en todos los procesos en los que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la misma materia debatida o sobre casos similares o análogos.

“4. En los casos en los que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria –jueces nacionales de única o de última instancia–, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta que el Tribunal comunitario se pronuncie, constituyéndose en un presupuesto pro- GACETA OFICIAL 06/05/2005 45.52 cesal de la sentencia y en una solemnidad inexcusable e indispensable que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo, cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales de consecuencias impredecibles. mir, en la correspondiente solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

“8. Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia el determinar cuáles son, en definitiva, las normas pertinentes a interpretar, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trate, el acervo de las normas sugeridas o no por el requeriente; le corresponde también absolver la consulta en el orden de prelación que él mismo estime conducente.

“5. La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso. “9. Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste continuará la tramitación del proceso interno y en su sentencia deberá adoptar el pronunciamiento del Tribunal Andino. Además, el juez nacional remitirá al Tribunal de Justicia la sentencia dictada en los casos objeto de interpretación prejudicial.

“6. La solicitud del juez nacional por la cual requiere la interpretación prejudicial debe motivarse de manera sucinta, pero suficientemente completa, de modo que permita al Tribunal lograr una comprensión global del caso consultado. En efecto: Debe, en particular, incluir un informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para que el Tribunal Andino pueda cumplir su cometido, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere y las alegaciones que se hubieren hecho respecto de la aplicación de tales normas; deberá asimismo ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables; todo ello con el objeto de permitir al Tribunal de Justicia enfocar u orientar la interpretación al caso concreto, de suerte que ésta resulte efectivamente útil para el juez que debe fallar.

De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. “7. La consulta prejudicial puede presentarse en cualquier tiempo antes de dictar sentencia, aunque, a los efectos de lograr una comprensión global del asunto debatido y que la respuesta del Tribunal de Justicia resulte útil, es deseable que la decisión de plantear una solicitud de interpretación prejudicial se adopte después de haber oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resu- “10.

La solicitud de interpretación prejudicial y los documentos pertinentes deben ser enviados por correo a la sede del Tribunal, en la ciudad de Quito, Roca 450 y Av. 6 de Diciembre.” 2

2. CONSIDERACIONES PREVIAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado de este Organismo, la interpretación prejudicial del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sin precisar ninguno de los literales que forman parte de esa norma.

Al respecto considera este Tribunal, que procede la interpretación formulada, pero limitada a únicamente el literal a) de dicho artículo, por haber constatado con los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro de la marca “VICTORIA’S SECRET” ha sido presentada el 12 de octubre de 1999, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

Estima conveniente, además, extender dicha interpretación, de oficio, a los artículos 81, 93, 102 y 108 de la misma Decisión, por corresponder a normas relacionadas con los actos administrativos ma- 2 Nota Informativa sobre Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 694, de 3 de agosto del 2001.

GACETA OFICIAL teria de la controversia; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 06/05/2005 46.52 respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS ( ) En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

(…) (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.” “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

“A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, (…)

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la referida Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

GACETA OFICIAL La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 06/05/2005 47.52 conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 3 b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de establecer si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Similitud ideológica, que se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 4 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; 06/05/2005 48.52 “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 5.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la expresión, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 5 4 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo – Perrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 153. BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 6

6. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO MARCARIO Examen de registrabilidad, observación a un registro El Derecho Comunitario, en el caso en estudio la Decisión 344, establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados directos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “observaciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 93 y 95 de la mencionada Decisión. Una vez recibida la observación, a la Oficina Nacional Competente le corresponde examinar si ésta cumple las exigencias establecidas, de manera especial, si no se encuentra afectada por las situaciones previstas en el artículo 94 de la misma.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el artículo 81 ya analizados y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de aquélla.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios. 06/05/2005 49.52 muladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio, puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

7. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA Se entiende claramente que en un mercado comercial activo de registros de marcas, puedan ser presentadas más de una solicitud dentro de un mismo período, e incluso al mismo tiempo. En solución del conflicto que ese hecho puede originar, se ha establecido el derecho de uso exclusivo de la marca. En la doctrina y en diversas legislaciones se reconocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y, el sistema atributivo, que sólo confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

La norma comunitaria consagrada en el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se encuentra ubicada en el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo “es decir, en las normas del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas.” (Proceso 20-IP-98, G.O. No. 393, de 14 de diciembre de 1998, marca: “RIO CLARO” nominativa).

Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones for- La doctrina reconoce las siguientes tres facultades que se derivan del registro y, por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario: Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de 6 GACETA OFICIAL impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;

“Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar; “La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.” 7 El valor constitutivo del registro de marca se produce desde el momento de su concesión por parte de la Oficina Nacional Competente, adquiriendo su titular el derecho exclusivo sobre una marca, derecho subjetivo éste, para usarla en la identificación de productos o de servicios.

8. CANCELACION DEL REGISTRO POR FALTA DE USO El artículo 108 de la Decisión 344 determina en su primer inciso, que la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; iniciativa que le corresponde tramitar a la respectiva Dependencia, a través del procedimiento administrativo específicamente establecido por la propia Decisión. La figura de la cancelación de la marca por falta de uso, prevista en el primer inciso del referido artículo 108, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.

Para evitar dicha cancelación, el interesado deberá probar que en al menos uno de los Países 7 Proceso 4-IP-94, sentencia de 7 de agosto de 1995. G.O. No. 189, de 15 de septiembre de 1995, marca: “EDEN FOR MAN (etiqueta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 06/05/2005 50.52 Miembros está siendo utilizada la marca. Los medios probatorios serán los enumerados en el citado artículo.

Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por élla han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.

Este Organo Jurisdiccional ha venido sosteniendo los siguientes conceptos en lo relativo a la competencia y al procedimiento aplicable a la acción de nulidad de un registro marcario, con el propósito de diferenciarla del procedimiento de cancelación de una marca: “Como puede apreciarse de su simple lectura, esta norma consagra las causales de “nulidad” del registro de marca en forma diferente a la del último párrafo del artículo 108.

En efecto, si bien son establecidas así mismo en forma taxativa, tal como las dos contenidas en el artículo 108, aquellas en cambio se encuentran inspiradas, como ya se ha expresado y ahora se insiste, en razones de exclusiva ilegalidad, quedando el juzgamiento de los vicios derivados de ésta, encomendado -previa audiencia de las partes- a la autoridad nacional administrativa o judicial investida de función jurisdiccional en la materia, es decir, la competente conforme al Derecho interno de los Países Miembros (párrafo segundo de la Disposición Final Única de la Decisión 344);

“De lo expuesto se infiere que quien se sienta lesionado por la concesión del registro de un signo en contra de sus intereses: “A) En el caso de ser titular de una marca notoria para el momento en que fuere solicitado por otro el registro de la misma, podrá alegar –si ésta hubiere sido concedida y registrada mediante actuación administrativa ya firme– la notoriedad previa de la suya, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo final del artículo 108 de la Decisión 344.

“Este recurso administrativo deberá intentarlo solamente ante la Oficina Nacional Competente –es decir la concedente del registro GACETA OFICIAL inicial– en solicitud de cancelación, vale decir, de revocatoria por la propia administración, del acto de concesión de la marca correspondiente al signo igual, o que se preste a confusión con aquel del cual él es titular; para lo cual le bastará demostrar en reivindicación de su derecho, cómo el signo que considera es el que debe prevalecer, era notoriamente conocido de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro cuya cancelación solicita.

Y siempre en el bien entendido de que el pronunciamiento de la “Oficina Nacional Competente” al respecto, quedará también sometido a los otros recursos de revisión que pudieren haberse legalmente previsto para su tramitación no sólo ante la propia administración concedente, sino también ante la jurisdicción judicial, en vía contencioso-administrativa; y también cuenta habida de que –además del recurso comunitario descrito–, todos y cada uno de esos recursos administrativos y judiciales establecidos por el Derecho interno resulten procedentes dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales, y compatibles asimismo con las normas comunitarias en análisis (artículos 108 y 113).

“B) Podrá asimismo él “interesado legítimo”, en su caso y conforme a las también preeminentes normas comunitarias, acogerse a las prescripciones del artículo 113 de la Decisión 344, demostrando ante la autoridad nacional -administrativa o judicial- competente conforme al Derecho interno, su cualidad de “parte interesada”. Se encuentra facultado en este caso para solicitar de la autoridad nacional competente la nulidad de una marca con base en las pertinentes pero taxativas causales previstas por este artículo, todas de exclusiva ilegalidad, entre las cuales –por vía de remisión, del literal a) del artículo 113 al párrafo d) del artículo 83 de la misma Decisión 344 o de sus equivalentes en las Decisiones 85, 311 y 313– el haber sido otorgado el registro desconociendo que existía una marca notoria ya concedida en las condiciones reconocidas por la ley comunitaria.

“Finalmente, observa el Tribunal Andino que con las respectivas expresiones “cancelación” y “nulidad” consagradas en los textos transcritos, está acogiendo el legislador comunitario una respetable distinción doctrinaria, a menudo jurisprudencial y en ocasiones de 06/05/2005 51.52 Derecho positivo interno, que reposa sobre los conceptos de que la “cancelación”, “revocación” o “retiro” de ciertas actuaciones administrativas (artículo 108) puede responder a motivos de oportunidad o de conveniencia, sólo concebibles por cierto en manos de una autoridad administrativa (en el caso, la Oficina Nacional Competente).

En tanto que la nulidad, en sus dos especies (absoluta y relativa), responde a exclusivos motivos de ilegalidad, pudiendo ser declarada, en general, tanto por autoridad administrativa como judicial -conforme a las prescripciones del derecho interno-, pero obviamente siempre en ejercicio de función jurisdiccional”. 8 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 8 Proceso 28-IP-95, sentencia de 13 de febrero de 1998.

En G. O. A. C. Nº 332, de 30 de marzo de 1998. Marca “CANALI”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5.

La Oficina Nacional Competente debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. 6.

La única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, es mediante el registro concedido por la Autoridad Nacional Competente. Este registro le permite a su titular, la posibilidad de ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios de la misma clase, induciendo de este modo a error al público consumidor. 7.

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los pro- 06/05/2005 52.52 ductos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.

Asimismo, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 1984-2004, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial a la mencionada Sala, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú