PROCESO 31-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio, de los artículos 81, 93, 102 y 108 de la misma Decisión. Actor: JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS.
Marca: “VICTORIA’S SECRET”. Proceso interno N° 1984- 2004. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: La solicitud recibida por este Tribunal el 28 de febrero del año 2005, la cual por cierto no se ha ajustado a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por el hecho de que la Instancia Consultante se ha limitado a remitir, sin que medie oficio o comunicación, un expediente integrado por copias certificadas de piezas correspondientes, según se aprecia, del expediente organizado por esa Dependencia con ocasión de la controversia interna dentro de la cual ha sido emitida la providencia de 13 de diciembre del 2004, en la que se dispone solicitar “…un informe de la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo ochentitrés de la Decisión trescientos cuarenticuatro que regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, así como la suspensión del aludido trámite, hasta que “…el citado organismo emita el informe correspondiente…”.
No obstante, este Tribunal, por esta vez, estima subsanables estas insuficiencias, luego de haber procedido a una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas, razón por la cual el pedido hecho ha sido admitido a trámite, sin embargo de las limitaciones observadas, por medio de auto de 18 de marzo del 2005. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante el señor JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS, siendo demandado el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual- INDECOPI-, de la República del Perú. Se considera como tercero interesado en este proceso, a la firma V. SECRET CATALOGUE, INC. 1.2. Acto demandado El pedido hecho, en los términos inusuales antes aludidos se origina, como se ha dicho, en la demanda interpuesta, según así aparece, por el señor JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS, quien mediante apoderado impugna la siguiente Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI: Nº 441-2002/TPI-INDECOPI, emitida el 10 de mayo del 2002, por medio de la cual se confirma la Resolución Nº 9904-2001/OSD-INDECOPI, de 31 de agosto del 2001 y, en consecuencia, se otorga el registro de la marca de servicio VICTORIA’S SECRET, solicitado por la firma V Secret Catalogue, Inc. para distinguir servicios de pedidos por correo, mediante catálogos que presentan ropa y productos para el cuidado personal y accesorios para los mismos, correspondientes a la clase 35 de Nomenclatura Oficial. 1.3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 12 de Octubre de 1999, la firma V. Secret Catalogue, Inc. presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “VICTORIA’S SECRET”, como marca destinada a amparar servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza.[1]). - El 25 de enero del 2000, luego de haber sido publicado el extracto de esa solicitud, el señor LUIS MIGUEL SACO VERTIZ CRUZADO presentó observación en contra del registro solicitado, con fundamento en la marca de su propiedad VICTORIA’S SECRET, registrada bajo certificado Nº 86385. - El 22 de febrero también de 2000, la firma V Secret Catalogue, Inc. contestó dicha observación, manifestando que “…es la legítima creadora y titular de la marca VICTORIA’S SECRET y no el observante, ya que su empresa la registró por primera vez en los Estados Unidos de América el 20 de enero de 1981, con mucha anterioridad al registro del observante…” adjuntando, para acreditar sus afirmaciones, certificados de su marca y logotipo en los Estados Unidos. - El 31 de agosto del 2001, la oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución Nº 9904-2001/OSD-INDECOPI, por medio de la cual rechazó la observación presentada y concedió el registro del signo VICTORIA’S SECRET, argumentando que el observante ya no contaba con el legítimo interés para formular observaciones, pues a ese momento había transferido los derechos sobre la marca al señor JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS. - El 24 de septiembre del mismo año, el señor LUIS MIGUEL SACO VERTIZ CRUZADO interpuso recurso de apelación, dirigido a impugnar la Resolución emitida. - El 23 de octubre también del 2001, la firma V. Secret Catalogue, Inc. absolvió el traslado del recurso de apelación, sosteniendo que “…con fecha 18 de setiembre del 2000, Luis Miguel Saco Vertiz Cruzado presentó la solicitud de acto modificatorio Nº 114133-2000 a efectos de transferir la marca VICTORIA’S SECRET … a favor de José Alberto Rojas Armas…”. - El 27 de diciembre del 2001, el señor JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS, por su parte, interpuso también recurso de apelación contra la resolución Nº 9904-2001/OSD-INDECOPI, manifestando que “…la resolución de Primera Instancia ha concedido indebidamente el registro del signo solicitado, toda vez que ha expedido dicha resolución contraviniendo lo dispuesto por las normas de Propiedad Industrial…”. - El 17 de enero del 2002, la firma V Secret Catalogue, Inc. absolvió el traslado de la apelación, manifestando que al momento se encontraba en trámite una acción de cancelación de la marca VICTORIA’S SECRET por falta de uso. - El 10 de mayo del 2002, el INDECOPI decidió confirmar la Resolución Nº 9904-2001/OSD-INDECOPI, de 31 de agosto del 2001, mediante Resolución Nº 441-2002/TPI-INDECOPI y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca de servicio VICTORIA’S SECRET solicitado por la firma V Secret Catalogue, Inc., para distinguir servicios de pedidos por correo mediante catálogos que presentan ropa y productos para el cuidado personal y accesorios para los mismos, correspondientes a la clase 35 de Nomenclatura Oficial. b) Escrito de demanda El señor JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS determina como demandado al Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual- INDECOPI-, de la República del Perú. Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, a la firma V Secret Catalogue, Inc. Manifiesta el demandante, que el 12 de octubre de 1999, la mencionada firma presentó solicitud para el registro de la denominación “VICTORIA’S SECRET”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza), respecto de la cual fue presentada observación por parte del señor Luis Miguel Vertiz Cruzado, con base en la marca de su propiedad VICTORIA’S SECRET, sosteniendo que las dos marcas en conflicto son idénticas gráfica y fonéticamente, al grado de inducir al público a error.
Posteriormente, el INDECOPI emitió la resolución 9904-2001/OSD-INDECOPI, de 31 de agosto del 2001, declarando improcedente la observación y otorgando, en consecuencia, el registro solicitado, argumentando que, al momento, el señor Luis Miguel Vertiz Cruzado ya no era propietario de la marca observante, pues había transferido sus derechos al señor JOSE ALBERTO ROJAS ARMAS.
Expresa, finalmente, que el INDECOPI emite luego la Resolución Nº 441-2002/TPI- INDECOPI, de 10 de mayo del 2002, por medio de la cual confirma la Resolución inicial. Sostiene además el actor, que interpuso demanda de nulidad respecto de la última resolución emitida ya que en dicha emisión se “…incurre en graves errores, lo cual hace que la misma no se encuentra arreglada a la ley y por ende pasible de ser impugnada ante ente jurisdiccional para que sea este quien determine su validez o nulidad”.
Argumenta que “…existen diversos hierros (sic) en la Resolución sub materia, que perjudican directamente los derechos de propiedad industrial que el actor tiene protegidos en virtud del Certificado Nº 86385 que el INDECOPI le otorgara en su oportunidad”, expresando también, que “…al recurrente se le recorto el válido derecho de oposición y que la primera instancia resolvió el proceso administrativo incoado sin evaluar los fundamentos de la contradicción formulada por el recurrente ”.
Sostiene también, que “ en un inusual acto, la Sala de Propiedad Industrial pretende resolver el proceso con una Resolución de cancelación de Marca dictada por una instancia inferior del mismo ente administrativo y en un proceso distinto al que se resolvía en ese momento, lo cual continúa evidenciando un grave perjuicio y un irregular favorecimiento del ente administrativo al tercero solicitante”. c) Contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, da contestación a la demanda sosteniendo que la resolución impugnada es válida y legal.
Manifiesta, acerca de la afirmación de la actora respecto de la consideración a una resolución administrativa de primera instancia, dictada en otro proceso sobre cancelación de marca, que “…en este sentido, al verificar el Tribunal del INDECOPI, que en forma paralela se venían tramitando dos procedimientos de cancelación de registro de marca por falta de uso, los cuales eran capaces de extinguir los derechos del opositor señor Saco Vertiz, era ineludible tener a la vista dichos procesos, por cuanto los juicios de fundabilidad que recayeran sobre los mismos, inducirían de manera directa en las resultas del procedimiento de registro, ya que la única posibilidad de denegatoria provenía de la existencia de los derechos reconocidos en el certificado cuyas cancelaciones se promovieron”.
Con referencia a la aseveración de la actora, en el sentido de que al haberse resuelto sin evaluar los fundamentos de la contradicción se le habría recortado su derecho a oponerse al registro, sostiene que “el procedimiento administrativo, a diferencia del proceso civil – en el cual discurre como finalidad concreta la solución de un conflicto de Interés privado- se entreteje una finalidad pública, una voluntad de resguardar los interese de las mayorías … de tal suerte queda conformada una correlación teleológica entre finalidad y contenido de los actos administrativos, ya que en todos ellos existe una común finalidad que determina su contenido, los cuales deber guardan proporcionalidad de medio (contenido) a fin (finalidad del acto)”.
Continua sosteniendo que “en este contexto, tenemos que siendo el procedimiento administrativo de registro de marcas un instrumento que privilegia el interés público de los consumidores, y cuenta para ello, con medios eficientes que aseguren el reguardo (sic) de dichos intereses, tales como los principios de simplicidad, celeridad, eficacia y economía procesal, así como las normas relativas a la simplificación administrativa, no pueden serle contrapuestos formalismos que entorpezcan la instrumentalidad (sic) del procedimiento, como mecanismo capaz de resguardar los intereses generales.”.
Expresa, finalmente, en lo fundamental, que “se infiere que la resolución del INDECOPI que confirma la de primera instancia, es perfectamente válida, y no recortó ningún derecho al demandante, derechos que al haber sido cancelados, no surtían de su inexistencia una obligación de observarlos, siendo así, es de estimarse que los argumentos del actor devienen en inconsistentes e infundados también en este extremo.”. d) Tercero Interesado No existe entre las copias enviadas a este Tribunal, prueba de que la firma V. SECRET CATALOGUE, INC. haya contestado la demanda.
Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La solicitud sobre interpretación prejudicial recibida por este Organo Jurisdiccional, como ya se dijo, no ha sido formulada en los términos establecidos por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, siendo preciso reiterar a ese respecto, que la Instancia Consultante se ha limitado a remitir copias certificadas de las piezas consideradas principales dentro de la controversia interna.
Dicha solicitud se afirma que tiene sustento, en la Resolución adoptada por la Instancia compareciente, el 13 de diciembre del 2004, por medio de la cual, en lo sustantivo, se ha considerado necesario suspender la tramitación del referido proceso judicial, “…a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto de la correcta interpretación del artículo ochentitrés de la Decisión trescientos cuarenticuatro que regula los requisitos para el registro de marcas…”.
Sin embargo de lo observado, luego de una minuciosa revisión de las piezas procesales recibidas, este Tribunal aprecia que la información que su Estatuto exige para proceder a atender consultas en materia de interpretación prejudicial, puede ser extraída de la documentación conformante del expediente remitido, en lo relativo a la identificación de la Instancia Nacional Consultante, a la relación de las normas cuya interpretación se requiere, a los hechos considerados relevantes para la interpretación, a la determinación de la causa interna que origina la consulta, así como a la identificación del lugar para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal concluye, por otra parte, que es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
Requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial Con carácter simplemente ilustrativo, este Organo Comunitario se permite confirmar con esta oportunidad, que la solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. En particular, la solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane este Tribunal.
De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción, que resultaría inútil, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. Para asegurar el propósito antes señalado, el Tribunal ha concebido un informativo para el planteamiento de la solicitud sobre interpretación prejudicial por los Organos Judiciales de los Países Miembros, cuyo texto se transcribe a continuación, a los fines de que la Instancia Nacional Compareciente lo utilice en las consultas que considere necesario formular en el futuro, documento que se encuentra publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 694, de 3 de agosto del 2001: “1.
La interpretación prejudicial es el mecanismo de cooperación entre el juez nacional y el comunitario, en la que este último, representado por el Tribunal de Justicia, interpreta en forma objetiva la norma comunitaria y al primero le corresponde aplicar el derecho al caso concreto que se ventila en el orden interno. Su finalidad no es otra que resguardar la aplicación uniforme por todos los jueces en el territorio de los Países Miembros.
“2. En efecto, la función del Tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el significado para precisar su alcance; función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia. No obstante, el Tribunal de Justicia se encuentra facultado para referirse a los hechos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.
“3. Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar del Tribunal de Justicia Andino la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaria General; y, en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que éstas deban ser aplicadas o sean controvertidas por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno -o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria-, están obligados, en todos los procesos en los que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la misma materia debatida o sobre casos similares o análogos.
“4. En los casos en los que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria -jueces nacionales de única o de última instancia-, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta que el Tribunal comunitario se pronuncie, constituyéndose en un presupuesto procesal de la sentencia y en una solemnidad inexcusable e indispensable que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo, cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales de consecuencias impredecibles.
“5. La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso. “6. La solicitud del juez nacional por la cual requiere la interpretación prejudicial debe motivarse de manera sucinta, pero suficientemente completa, de modo que permita al Tribunal lograr una comprensión global del caso consultado.
En efecto: Debe, en particular, incluir un informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para que el Tribunal Andino pueda cumplir su cometido, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere y las alegaciones que se hubieren hecho respecto de la aplicación de tales normas; deberá asimismo ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables; todo ello con el objeto de permitir al Tribunal de Justicia enfocar u orientar la interpretación al caso concreto, de suerte que ésta resulte efectivamente útil para el juez que debe fallar.
De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. “7. La consulta prejudicial puede presentarse en cualquier tiempo antes de dictar sentencia, aunque, a los efectos de lograr una comprensión global del asunto debatido y que la respuesta del Tribunal de Justicia resulte útil, es deseable que la decisión de plantear una solicitud de interpretación prejudicial se adopte después de haber oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en la correspondiente solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.
“8. Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia el determinar cuáles son, en definitiva, las normas pertinentes a interpretar, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trate, el acervo de las normas sugeridas o no por el requeriente; le corresponde también absolver la consulta en el orden de prelación que él mismo estime conducente.
“9. Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste continuará la tramitación del proceso interno y en su sentencia deberá adoptar el pronunciamiento del Tribunal Andino. Además, el juez nacional remitirá al Tribunal de Justicia la sentencia dictada en los casos objeto de interpretación prejudicial. “10. La solicitud de interpretación prejudicial y los documentos pertinentes deben ser enviados por correo a la sede del Tribunal, en la ciudad de Quito, Roca 450 y Av. 6 de Diciembre.” [2]
2. CONSIDERACIONES PREVIAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado de este Organismo, la interpretación prejudicial del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sin precisar ninguno de los literales que forman parte de esa norma.
Al respecto considera este Tribunal, que procede la interpretación formulada, pero limitada a únicamente el literal a) de dicho artículo, por haber constatado con los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro de la marca “VICTORIA’S SECRET” ha sido presentada el 12 de octubre de 1999, esto es, en vigencia de la Decisión 344.
Estima conveniente, además, extender dicha interpretación, de oficio, a los artículos 81, 93, 102 y 108 de la misma Decisión, por corresponder a normas relacionadas con los actos administrativos materia de la controversia; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.
“A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” ( ) “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
(…) “Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.” (…)
4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la referida Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[3] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de establecer si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[4] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la expresión, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [5]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [6]
6. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO MARCARIO Examen de registrabilidad, observación a un registro El Derecho Comunitario, en el caso en estudio la Decisión 344, establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados directos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “observaciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 93 y 95 de la mencionada Decisión. Una vez recibida la observación, a la Oficina Nacional Competente le corresponde examinar si ésta cumple las exigencias establecidas, de manera especial, si no se encuentra afectada por las situaciones previstas en el artículo 94 de la misma.
El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el artículo 81 ya analizados y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de aquélla.
La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.
Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio, puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.
7. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA Se entiende claramente que en un mercado comercial activo de registros de marcas, puedan ser presentadas más de una solicitud dentro de un mismo período, e incluso al mismo tiempo. En solución del conflicto que ese hecho puede originar, se ha establecido el derecho de uso exclusivo de la marca. En la doctrina y en diversas legislaciones se reconocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y, el sistema atributivo, que sólo confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.
La norma comunitaria consagrada en el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se encuentra ubicada en el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo “es decir, en las normas del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas.” (Proceso 20-IP-98, G.O. No. 393, de 14 de diciembre de 1998, marca: “RIO CLARO” nominativa).
La doctrina reconoce las siguientes tres facultades que se derivan del registro y, por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario: "La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;
"Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar; "La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.” [7] El valor constitutivo del registro de marca se produce desde el momento de su concesión por parte de la Oficina Nacional Competente, adquiriendo su titular el derecho exclusivo sobre una marca, derecho subjetivo éste, para usarla en la identificación de productos o de servicios.
8. CANCELACION DEL REGISTRO POR FALTA DE USO El artículo 108 de la Decisión 344 determina en su primer inciso, que la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; iniciativa que le corresponde tramitar a la respectiva Dependencia, a través del procedimiento administrativo específicamente establecido por la propia Decisión. La figura de la cancelación de la marca por falta de uso, prevista en el primer inciso del referido artículo 108, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.
Para evitar dicha cancelación, el interesado deberá probar que en al menos uno de los Países Miembros está siendo utilizada la marca. Los medios probatorios serán los enumerados en el citado artículo. Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por élla han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.
Este Organo Jurisdiccional ha venido sosteniendo los siguientes conceptos en lo relativo a la competencia y al procedimiento aplicable a la acción de nulidad de un registro marcario, con el propósito de diferenciarla del procedimiento de cancelación de una marca: “Como puede apreciarse de su simple lectura, esta norma consagra las causales de “nulidad” del registro de marca en forma diferente a la del último párrafo del artículo 108.
En efecto, si bien son establecidas así mismo en forma taxativa, tal como las dos contenidas en el artículo 108, aquellas en cambio se encuentran inspiradas, como ya se ha expresado y ahora se insiste, en razones de exclusiva ilegalidad, quedando el juzgamiento de los vicios derivados de ésta, encomendado -previa audiencia de las partes- a la autoridad nacional administrativa o judicial investida de función jurisdiccional en la materia, es decir, la competente conforme al Derecho interno de los Países Miembros (párrafo segundo de la Disposición Final Única de la Decisión 344);
“De lo expuesto se infiere que quien se sienta lesionado por la concesión del registro de un signo en contra de sus intereses: “A) En el caso de ser titular de una marca notoria para el momento en que fuere solicitado por otro el registro de la misma, podrá alegar -si ésta hubiere sido concedida y registrada mediante actuación administrativa ya firme- la notoriedad previa de la suya, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo final del artículo 108 de la Decisión 344.
"Este recurso administrativo deberá intentarlo solamente ante la Oficina Nacional Competente -es decir la concedente del registro inicial- en solicitud de cancelación, vale decir, de revocatoria por la propia administración, del acto de concesión de la marca correspondiente al signo igual, o que se preste a confusión con aquel del cual él es titular; para lo cual le bastará demostrar en reivindicación de su derecho, cómo el signo que considera es el que debe prevalecer, era notoriamente conocido de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro cuya cancelación solicita.
Y siempre en el bien entendido de que el pronunciamiento de la "Oficina Nacional Competente" al respecto, quedará también sometido a los otros recursos de revisión que pudieren haberse legalmente previsto para su tramitación no sólo ante la propia administración concedente, sino también ante la jurisdicción judicial, en vía contencioso-administrativa; y también cuenta habida de que -además del recurso comunitario descrito-, todos y cada uno de esos recursos administrativos y judiciales establecidos por el Derecho interno resulten procedentes dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales, y compatibles asimismo con las normas comunitarias en análisis (artículos 108 y 113).
“B) Podrá asimismo él “interesado legítimo”, en su caso y conforme a las también preeminentes normas comunitarias, acogerse a las prescripciones del artículo 113 de la Decisión 344, demostrando ante la autoridad nacional -administrativa o judicial- competente conforme al Derecho interno, su cualidad de "parte interesada". Se encuentra facultado en este caso para solicitar de la autoridad nacional competente la nulidad de una marca con base en las pertinentes pero taxativas causales previstas por este artículo, todas de exclusiva ilegalidad, entre las cuales -por vía de remisión, del literal a) del artículo 113 al párrafo d) del artículo 83 de la misma Decisión 344 o de sus equivalentes en las Decisiones 85, 311 y 313- el haber sido otorgado el registro desconociendo que existía una marca notoria ya concedida en las condiciones reconocidas por la ley comunitaria.
“Finalmente, observa el Tribunal Andino que con las respectivas expresiones "cancelación" y "nulidad" consagradas en los textos transcritos, está acogiendo el legislador comunitario una respetable distinción doctrinaria, a menudo jurisprudencial y en ocasiones de Derecho positivo interno, que reposa sobre los conceptos de que la "cancelación", "revocación" o "retiro" de ciertas actuaciones administrativas (artículo 108) puede responder a motivos de oportunidad o de conveniencia, sólo concebibles por cierto en manos de una autoridad administrativa (en el caso, la Oficina Nacional Competente).
En tanto que la nulidad, en sus dos especies (absoluta y relativa), responde a exclusivos motivos de ilegalidad, pudiendo ser declarada, en general, tanto por autoridad administrativa como judicial -conforme a las prescripciones del derecho interno-, pero obviamente siempre en ejercicio de función jurisdiccional”. [8] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.
No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 4.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5. La Oficina Nacional Competente debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344.
Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. 6.
La única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, es mediante el registro concedido por la Autoridad Nacional Competente. Este registro le permite a su titular, la posibilidad de ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios de la misma clase, induciendo de este modo a error al público consumidor. 7.
La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.
Asimismo, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 1984-2004, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial a la mencionada Sala, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 35.- Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. [2] Nota Informativa sobre Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 694, de 3 de agosto del 2001. [3] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo – Perrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 153. [5] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [6] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 4-IP-94, sentencia de 7 de agosto de 1995. G.O. No. 189, de 15 de septiembre de 1995, marca: “EDEN FOR MAN (etiqueta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 28-IP-95, sentencia de 13 de febrero de 1998. En G. O. A. C. Nº 332, de 30 de marzo de 1998. Marca “CANALI”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.